VOI©E jaarverslag 2012, Den Haag: voice-info.nl.
Uit't persbericht: VOI©E streeft naar zoveel mogelijk zelfregulering. De branche is daarbij in de afgelopen jaren succesvol geweest met een keurmerk, onafhankelijke geschillenbeslechting voor ondernemers, een klokkenluidersregeling en vergroting van transparantie en vergelijkbaarheid van de onderscheiden CBO’s. Succesvol, omdat het aantal klachten aanzienlijk is afgenomen.

Lees verder

Rechtbank Den Haag 19 juni 2013, HA ZA 13-193 (Kalida BV tegen Nexco Pharma)
Uitspraak ingezonden door Wim Maas en Eelco Bergsma, Deterink N.V..
Procesrecht. Bevoegdheidsverweer bij verklaring van niet-inbreuk. Kalida houdt zich bezig met de verhandeling van 4ME, een varkensleverextract waaraan antivirale en immuniteitsversterkende werking wordt toegedicht. Nexco brengt een varkensleverextract op de markt onder de naam Nexavir. Kalida vordert een verklaring voor recht dat zij geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht. Nexco vordert bij incidentele conclusie de onbevoegdheid van de rechtbank. Zij stelt dat Kalida niet is aangeschreven, haar sommatiebrieven waren gericht aan Belgische (rechts)personen en zij baseerde zich op een distributieovereenkomst.

Voor de vaststelling van de bevoegdheid is bepalend wat door Kalida wordt gevorderd. Indien de stellingen worden betwist, kan dat leiden tot afwijzing van de vordering, maar een dergelijk verweer doet in beginsel niet af aan de bevoegdheid. De negatieve verklaring van recht (niet-inbreuk) wordt gevraagd voor Nederlandse en Europese octrooien, gemeenschapsmerken, Benelux merken, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

Lees verder

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) González / OHMI (Agipa)
B) González / OHMI (Apli-Agipa)
C) Rocket Dog Brands, K9 en K9 PRODUCTS zijn niet conceptueel gelijk

Gerecht EU 18 juni 2013, zaak T-219/11 (Otero González / OHMI (Apli-Agipa (AGIPA)) - dossier
A) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het nationale woordmerk „AGIPA” en van het nationale beeldmerk met de woordelementen „a agipa” voor waren van klasse 16 en strekkende tot vernietiging van beslissing R 556/20102 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt van 14 januari 2011 houdende gedeeltelijke verwerping van verzoekers beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot gedeeltelijke afwijzing van de oppositie tegen de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk „AGIPA” voor waren van klasse 16. Het beroep wordt gedeeltelijk afgewezen voor kantoorproducten in klasse 16.

28      À cet égard, il convient de préciser que c’est de manière contradictoire que la chambre de recours a d’abord reconnu, aux points 24 et 25 de la décision attaquée, l’existence de similitudes entre les bristols métallisés, d’une part, et les produits de l’imprimerie, les articles pour reliures et le matériel destiné aux artistes, d’autre part, pour ensuite conclure, au point 26 de ladite décision, à l’absence d’une telle similitude avec les photographies, les adhésifs, les pinceaux, les articles de bureau, le matériel d’instruction ou d’enseignement, les matières plastiques pour l’emballage, les caractères d’imprimerie et les clichés, alors même que les motifs énoncés aux points 26 et 27 ci-dessus, de même que ceux développés par le chambre de recours elle-même aux points 24 et 25 de la décision attaquée, sont tout autant pertinents pour ces derniers produits. Ainsi, les produits de l’imprimerie, d’une part, et les photographies, les articles de papeterie de bureau, le matériel d’instruction ou d’enseignement édité en papier ou en bristol, les clichés ainsi que les bristols, d’autre part, sont partiellement identiques. De même, quant à leur utilisation et à leur destination, les articles de reliure, les articles de bureau, les adhésifs et les matières plastiques pour l’emballage sont très proches les uns des autres, et le matériel destiné aux artistes couvre non seulement, comme le constate la chambre de recours, la toile pour la peinture, mais aussi, dans une très large mesure, d’autres produits destinés à des activités artistiques, tels que les photographies, les adhésifs, les pinceaux, les caractères d’imprimerie, les clichés et les bristols. Il en résulte par ailleurs que, eu égard à leurs caractéristiques et destinations d’utilisation communes, les produits susmentionnés doivent être considérés comme relevant d’un groupe homogène de produits [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 20 mai 2009, CFCMCEE/OHMI (P@YWEB CARD et PAYWEB CARD), T‑405/07 et T‑406/07, Rec. p. II‑1441, points 80 et suivants]. Enfin, c’est précisément en raison de ces liens étroits entre les produits précités que ceux-ci sont normalement distribués par les mêmes canaux et vendus par les mêmes points de vente.

29      C’est donc par erreur que la chambre de recours a conclu, au point 26 de la décision attaquée, à l’existence de différences entre les « bristols métallisés », d’une part, et les « photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés », d’autre part, et il convient de rejeter les arguments de l’OHMI visant à défendre cette conclusion.

Gerecht EU 18 juni 2013, zaak T-522/11 (Otero González/OHMI - Apli-Agipa (APLI-AGIPA)) - dossier
B) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het nationale woordmerk "AGIPA" en van het nationale beeldmerk met de woordelementen "a agipa" voor waren van klasse 16 en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1454/20102 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 13 juli 2011 houdende gedeeltelijke vernietiging van de weigering van de oppositieafdeling om het woordmerk "APLI - AGIPA"  in te schrijven voor waren van klasse 16 in het kader van de door verzoeker ingestelde oppositie. Het beroep wordt gedeeltelijk afgewezen voor kantoorproducten in klasse 16.

33      À cet égard, le Tribunal estime que, à l’exception des machines à écrire (voir point 37 ci-après), c’est à bon droit que le requérant avance qu’il existe une certaine similitude entre les produits cités au point 29 ci-dessus, en particulier dans la mesure où ils disposent d’un support papier plus ou moins fin ou flexible, tels que les photographies, certains articles de papeterie, du matériel d’instruction ou d’enseignement, dont les cahiers et les ouvrages édités en papier ou en bristol, les clichés et les bristols de tous types, y compris métallisés, et où ils sont destinés à des usages très proches. En effet, ces produits constituent du matériel destiné à des activités de bureau, d’instruction ou de formation, ou artistiques, dans le cadre desquelles ils font l’objet d’usages soit identiques, soit similaires, soit étroitement liés ou complémentaires. Ainsi, les photographies, les bristols et les clichés sont fréquemment utilisés dans la fabrication d’imprimés, de catalogues, de brochures ou dans les créations artistiques, de sorte qu’un certain lien de substituabilité, de compétitivité ou de complémentarité entre ces produits doit être reconnu. L’aspect de l’usage lié ou complémentaire permet de reconnaître également une certaine similitude des produits susmentionnés avec les adhésifs, les pinceaux, d’autres articles de bureau, tels que les presse-papiers, les ciseaux, les agrafeuses, les règles et les gommes, certaines matières plastiques pour l’emballage, par exemple celles destinées à protéger des photographies, des ouvrages ou des cahiers, et les caractères d’imprimerie, qui visent tous des travaux manuels à effectuer dans le cadre des activités susmentionnées.

34      En outre, c’est également à juste titre que le requérant fait valoir que les « photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés » ainsi que les « bristols métallisés » sont généralement distribués par les mêmes canaux et vendus dans les mêmes points de vente. Il s’agit, notamment, de librairies-papeteries ou de grands magasins, dont les rayons respectifs se trouvent souvent au même endroit ou sont contigus, dès lors que les produits offerts satisfont à des besoins identiques, similaires ou complémentaires des clients ou usagers. Ce mode de commercialisation est donc susceptible de créer ou de renforcer l’impression du consommateur moyen que les produits en cause sont destinés à des usages proches ou similaires et qu’il existe des liens étroits entre eux, voire qu’ils ont une même origine commerciale.

Gerecht EU 18 juni 2013, zaak T-338/12 (Rocket Dog Brands / OHMI - Julius-K9 (K9 PRODUCTS)) - dossier
C) Gemeenschapsmerk – Beroep door de houder van het gemeenschapsbeeldmerk in zwart en wit met het woordelement K9 voor waren van klasse 25 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1961/20114 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 21 mei 2010 houdende vernietiging van de gedeeltelijke nietigverklaring door de nietigheidsafdeling van het gemeenschapsbeeldmerk in zwart en wit met de woordelementen K9 PRODUCTS voor waren van onder meer de klassen 18 en 25 in het kader van de door verzoekster ingestelde vordering tot nietigverklaring. Het beroep wordt afgewezen.

33      Moreover, the argument relating to the existence of a British television series and the evidence adduced in support of it were presented for the first time before the General Court. It follows from Article 65(2) of Regulation No 207/2009 that facts not submitted by the parties before the adjudicating bodies of OHIM cannot be submitted at the stage of the appeal brought before the General Court, which is called upon to assess the legality of the decision of the Board of Appeal by reviewing the application of European Union law made by that board, particularly in the light of facts which were submitted to the latter. The General Court cannot, however, carry out such a check by taking into account matters of fact newly produced before it (see, to that effect, Case C‑29/05 P OHIM v Kaul [2007] ECR I‑2213, paragraph 54, and judgment of 10 December 2008 in Case T‑228/06 Giorgio Beverly Hills v OHIM – WHG (GIORGIO BEVERLY HILLS), not published in the ECR, paragraph 26). To admit such evidence would be contrary to Article 135(4) of the Rules of Procedure of the Court, under which the parties’ pleadings may not change the subject matter of the proceedings before the Board of Appeal (see judgment of 13 May 2009 in Case T‑183/08 Schuhpark Fascies v OHIM – Leder & Schuh (jello SCHUHPARK), not published in the ECR, paragraph 45 and the case-law cited).
34      In the light of the above, it must be held that the marks at issue are not conceptually similar.
37      Second, the argument that, in its grounds of appeal, the other party to the procedure before the Board of Appeal recognised that the products on which it placed its mark were linked to dogs must be rejected as irrelevant.
38      It should be recalled that it is for the person requesting registration of a sign as a Community trade mark to give, in the application, a list of the goods or services in respect of which the registration is requested and to provide, for each of those goods or services, a description clearly indicating their nature. OHIM, for its part, must examine the application in relation to all the goods or services on the list concerned (Case T‑483/10 Pukka Luggage v OHMI – Azpiroz Arruti (PUKKA), not published in the ECR, paragraph 37). If the list of goods or services covered by a Community trade mark application includes one or more categories of goods or services, OHIM is not under any obligation to make an assessment of each of the goods or services coming within each category, but must direct its examination to the category in question, as such (order of 15 November 2006 in Case T‑366/05 Anheuser-Busch v OHIM – Budĕjovický Budvar (BUDWEISER), not published in the ECR, paragraph 35, and Case T‑304/06 Reber v OHIM – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart) [2008] ECR II‑1927, paragraph 23).
40      Lastly, the applicant contests the fact that the alphanumeric combinations may be used to designate size and that the element ‘K9’ could therefore be perceived as such an indication.
41      At paragraph 37 of the contested decision, the Board of Appeal indicates that, in the overall assessment of the likelihood of confusion, it also had to take into account the fact that letters and alphanumeric combinations were often used to designate the size of articles of clothing and that consumers would, therefore, not focus on them as an indication of the products’ origin.
42      Even though it is well known that the size of articles of clothing is indicated by letters or figures or by the combination of a figure with a letter (like, for example, the size of brassieres) it has not, however, been shown that the reverse combination, namely that of a letter and a figure, might be used to designate the size of articles of clothing. Accordingly, the Board of Appeal made an error of assessment in finding that the relevant consumer would not see that type of combination as an indication of the origin of the products.
43      However, that error does not undermine the Board of Appeal’s assessment that the marks at issue are not conceptually similar. First of all, that error occurred during the global assessment of the likelihood of confusion and not during the assessment of the conceptual similarity. Second, the fact that the consumer concerned does not perceive the alphanumeric combination ‘K9’ of the contested mark as designating the size of the articles of clothing at issue does not necessarily imply that he will perceive it as being linked to dogs.

Hof Den Haag 28 mei 2013, LJN CA3854 (Bugatti-register)
Als randvermelding. Beschrijving Bugatti in het Bugatti-register (replica chassis) niet onrechtmatig. Maatstaf voor beschrijvende mededelingen; bewijslast. In dit geding is tussen partijen in geschil de rechtmatigheid van de vermelding in het 'Bugatti Register The Netherlands-Belgium Vol. III', bij de beschrijving van een Bugatti aangeduid met type '45'R, dat deze is gebouwd op een nagemaakt ('replica') chassis. De betreffende vermelding, zo stelt de voormalig eigenaar, is onrechtmatig, omdat de auto een origineel chassis heeft en dat in de melding in het Register een nadelige invloed heeft op de waarde ervan. Appellant vordert een verbod op verdere uitgifte en diverse rectificaties. Vordering wordt afgewezen door de voorzieningenrechter en door het hof bekrachtigd.

3. Volgens de voorzieningenrechter geven de door [geïntimeerde] vermelde bronnen in onderlinge samenhang bezien voldoende steun voor de mededeling dat de Bugatti een door of in opdracht van [A] omstreeks 1978 gefabriceerd (replica) chassis heeft en leggen de door [appellant] in het geding gebrachte documenten daar tegenover onvoldoende gewicht in de schaal om [geïntimeerde] ertoe te verplichten bedoelde mededeling te nuanceren. Het Hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep.

13. De overige, door [appellant] aangedragen documenten bieden naar 's hofs oordeel onvoldoende grond voor het oordeel dat de vermelding in het Register onvoldoende steun vindt in de feiten, respectievelijk aanpassing behoeft. Daartoe overweegt het hof als volgt.

[appellant] beroept zich in de eerste plaats op het rapport van Matti van 15 mei 2011. [geïntimeerde] trekt in twijfel of dat rapport betrekking heeft op de onderhavige Bugatti, omdat Matti schrijft over een auto met chassisnummer 54'206. Echter, ook in het Register wordt dit nummer in verband met de Bugatti in geschil genoemd (onder de onderste foto), zodat het hof ervan uitgaat dat het rapport op die auto betrekking heeft. In het rapport schrijft Matti onder meer dat de auto met motor nummer 4, tot tenminste 1965, absoluut origineel was. Verder schrijft hij dat hij de auto in februari 1978 heeft gezien, dat [A] diverse wijzigingen heeft aangebracht, maar dat "as a whole, the car was kept original (engine, chassis)." Afgezien van het door [geïntimeerde] gestelde en door [appellant] niet weersproken feit dat de auto pas 10 maanden daarna door [A] is verkocht aan [B], zodat niet valt uit te sluiten dat het chassis na het bezoek van Matti is vervangen, acht het hof het rapport in dit opzicht niet voldoende overtuigend. Matti vermeldt immers niet waarop hij zijn waarneming baseert. Nu partijen het erover eens zijn dat, wanneer het chassis is nagemaakt, dit exact volgens de specificaties is geschied, valt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien hoe Matti heeft kunnen vaststellen dat het origineel was.

[appellant] beroept zich daarnaast op het metallurgisch onderzoek van GL Werkstoffe und Schadeanalyse (hierna: "GL"). De vaststelling van GL dat de staalsoort waarvan het chassis van de auto is gemaakt "in westeuropäischer Produktion schon seit mehrere Jahrzehnten nicht mehr hergestellt" wordt, sluit niet uit dat die staalsoort eind zeventiger jaren in Amerika nog wel gebruikt werd, althans verkrijgbaar was, zoals [geïntimeerde] stelt. Bovendien kwalificeert GL deze vaststelling slechts als indicatie voor de originaliteit van het chassis.

14. Tijdens het pleidooi is het hof namens [appellant] verzocht om een onafhankelijke deskundige te benoemen, teneinde voor eens en voor al te doen vaststellen of het chassis van de Bugatti origineel is of niet. Mede gelet op het verzet daartegen van [geïntimeerde], ziet het hof daartoe geen aanleiding. Het betreft immers een kort geding. Bovendien gaat het daarin niet om de vraag of het chassis origineel is. De (voorshands) te beantwoorden vraag is of [geïntimeerde] voldoende zorgvuldig heeft gehandeld bij de vermelding in het Register dat het chassis van de Bugatti is nagemaakt, respectievelijk of het thans voorhanden materiaal aanleiding geeft van hem te verlangen de betreffende vermelding aan te passen, c.q. te nuanceren. De eerste vraag beantwoordt het hof bevestigend, de tweede ontkennend.

Bij die stand van zaken kan het belang van [appellant] bij de gevraagde voorzieningen niet tot toewijzing van de vorderingen leiden. Overigens dient het door [appellant] gestelde belang te worden gerelativeerd. In de eerste plaats gaat het, naar is komen vast te staan, niet om een dreigende waardevermindering, maar om een mogelijk te derven waardevermeerdering. [appellant] wist, op basis van de door [B] verstrekte verkoopinformatie, dat hij een Bugatti kocht waarvan wordt aangenomen dat deze op een replica chassis staat.

In de tweede plaats zijn er, zoals in het voorgaande is overwogen, vele andere bronnen waarin is vermeld dat de Bugatti op een replica-chassis rust. De bij pleidooi betrokken stelling dat het Register van [geïntimeerde] daarin stelliger is dan bedoelde andere bronnen kan het hof, gelet op de inhoud daarvan, niet volgen.

Rechtbank Den Haag 19 juni 2013, HA ZA 11-1939 (Informa, A + B tegen Multi Tasking c.s.)
Auteursrecht. Contractenrecht. In de serie Informa / Multi Tasking. Kort: Informa is exploitant van de Cicero software, Multi Tasking heeft (op onderdelen) de software doorontwikkeld binnen de distributieovereenkomst. Door Multi Tasking c.s. wordt niet (voldoende onderbouwd) bestreden dat de Cicero software een auteursrechtelijk beschermd werk is, noch dat A en B de auteursrechthebbenden zijn. Multi Tasking c.s. voert weliswaar aan dat Multi Tasking aanspraak kan maken op auteursrechten ten aanzien van door haar ontwikkelde delen van de software, daarmee worden de auteursrechten van A en B op zich nog niet betwist. Evenmin is (voldoende onderbouwd) bestreden dat Informa op grond van een licentie van A en B de Cicero software exploiteerde en dat Multi Tasking haar recht om de Cicero software te exploiteren ontleende aan de distributieovereenkomst met Informa. Er wordt inbreuk op de auteursrechten van A en B aangenomen.

 4. De beoordeling in conventie
Inbreuk op auteursrechten van A en B
4.2. Door Multi Tasking c.s. wordt niet (voldoende onderbouwd) bestreden dat de Cicero software een auteursrechtelijk beschermd werk is noch dat A en B de auteursrechthebbenden zijn. Multi Tasking c.s. voert weliswaar aan dat Multi Tasking aanspraak kan maken op auteursrechten ten aanzien van door haar ontwikkelde delen van de software, daarmee worden de auteursrechten van A en B op zich nog niet betwist. Evenmin is (voldoende onderbouwd) bestreden dat Informa op grond van een licentie van A en B de Cicero software exploiteerde en dat Multi Tasking haar recht de Cicero software te exploiteren ontleende aan de distributieovereenkomst met Informa.

4.3. A en B hebben hun stellingen betreffende de gestelde auteursrechtinbreuk – onder meer – onderbouwd aan de hand van een overzicht (met onderliggende stukken) van 17 advocatenkantoren waar Multi Tasking de Cicero software heeft geplaatst op in totaal 108 verschillende werkplekken zonder dit te melden bij Informa en onder daarover licentievergoedingen af te dragen aan Informa. A en B hebben berekend dat Multi Tasking voor deze in hun ogen illegale versies van de Cicero software in ieder geval € 126.024,47 aan illegale licentie-inkomsten heeft gegenereerd en daarnaast in ieder geval € 80.371,95 aan illegale inkomsten heeft gegenereerd voor upgrades van de Cicero software.

(...) Nog los van de vraag of sprake was van gebrekkig functionerende software, is van belang dat geen rechtvaardiging is gesteld of gebleken voor het niet melden door Multi Tasking van de desbetreffende gebruikersplekken aan Informa, zodat daaruit alleen al strijd met de voorwaarden voor het aan gebruikers ter beschikking stellen van de Cicero software kan worden afgeleid.

4.8. Gelet op het voorgaande wordt als vaststaand aangenomen dat Multi Tasking zonder dat Informa c.s. daarvan op de hoogte is gesteld de Cicero software heeft geïnstalleerd op de in het door Informa c.s. overgelegde overzicht genoemde 108 gebruikersplekken bij 17 kantoren, zonder dat zij over deze plekken een licentievergoeding heeft afgedragen aan Informa. Nu niet is komen vast te staan dat haar een beroep toekomt op opschorting, is de slotsom dat Multi Tasking in ieder geval ten aanzien van deze 108 gebruikersplekken geen recht kan ontlenen aan de distributieovereenkomst, zodat sprake is van inbreuk op de auteursrechten van A en B. Dat Belgisch recht op dit punt tot een ander oordeel zou nopen, is gesteld noch gebleken.

4.9. Aangezien Multi Tasking de inbreuk op de hun toekomende auteursrechten blijft betwisten, hebben A en B belang bij de vaststelling dat inbreuk op hun auteursrechten heeft plaatsgevonden en bij een verbod inbreuk te maken. De vorderingen sub A. en B. zullen daarom als in het dictum verwoord worden toegewezen. Nu geen andere inbreuk aan de orde is gesteld dan die op de Cicero software zal het verbod niet op iets anders betrekking kunnen hebben. Ook de sub C. gevorderde inzage in de in beslag genomen documentatie zal worden toegewezen, met dien verstande dat de inzage slechts betrekking kan hebben op A en B, nu hun auteursrechten (en niet ook die van Informa zijn geschonden). Dat eerder in kort geding inzage reeds is toegewezen maakt nog niet dat A en B nu in deze procedure niet ontvankelijk zijn in hun vordering tot inzage in de documentatie. Zoals A en B onbestreden hebben aangevoerd heeft het onderzoek van de accountant beschreven in 4.2 van het kortgedingvonnis van 26 september 2011 nog niet plaatsgevonden. Hun belang is er alleen al in gelegen dat wordt zeker gesteld dat ook na het te wijzen vonnis inzage kan worden verkregen in de in beslag genomen documentatie. De dwangsom zal geen betrekking hebben op gelieerde rechtspersonen nu daarvoor geen rechtsgrond is. Voorts wordt de dwangsom inclusief het maximum gematigd.

De beslissing
5.3. De rechtbank verklaart voor recht dat Multi Tasking inbreuk heeft gemaakt op aan A en B toebehorende auteursrechten, door de Cicero software openbaar te maken en te verveelvoudigen zonder de daarvoor vereiste toestemming van Informa;

5.20. verklaart voor recht dat uit de verklaring van C van 20 januari 1990 niet volgt dat C persoonlijk bepaalde concurrerende handelingen ten aanzien van de Cicero software kunnen worden verboden.

Rechtbank Den Haag 19 juni 2013, HA ZA 12-255 (Sandoz tegen Bayer)
Octrooirecht. Geen toegevoegde materie. Inbreuk. Sandoz c.s. maakt onderdeel uit van de Novartis-groep, welke groep wereldwijd actief is op het gebied van zowel innovatieve als generieke geneesmiddelen. Bayer is houdster van Europees octrooi EP 0 918 791 (hierna: EP 791 / moederoctrooi) voor een ‘Verfahren zur Herstellung von Drospirenon und Zwischenprodukte davon’ en van het daarvan afgesplitste Europees octrooi EP 1 149 840 voor “Drospirenon (hierna: EP 840 / octrooi).

Bij vonnis in kort geding van deze rechtbank van 27 juni 2012 [IEF 11499] werd Sandoz op vordering van Bayer veroordeeld de inbreuk in Nederland op EP 840, onder andere door de productie en verhandeling van EE/DRSP Sandoz, te staken. Sandoz c.s. vordert vernietiging van het Nederlandse deel van EP 840 en stelt dat er sprake is van toegevoegde materie door de frase “through addition of an acid or a Lewis acid”. Deze vordering wordt afgewezen. Bayer vordert in reconventie, kort samengevat, jegens (uitsluitend) Sandoz een inbreukverbod voor Nederland. De reconventionele vordering wordt toegewezen.

Toegevoegde materie
4.12. De oorspronkelijke aanvraag biedt derhalve een duidelijke en ondubbelzinnige basis voor de in EP 840 afzonderlijk geclaimde watereliminatiestap, zodat van intermediate generalisation geen sprake is.

4.13. Naar het oordeel van de rechtbank is de rutheniumzout-gekatalyseerde oxidatie, anders dan Sandoz c.s. aanvoert, geen essentieel kenmerk van de uitvinding die in WO 738 wordt geopenbaard, zodat weglating daarvan in EP 840 niet leidt tot ontoelaatbare toegevoegde materie.

4.17. De rechtbank komt aldus tot de slotsom dat geen sprake is van ongeoorloofde toegevoegde materie.

Inventiviteit
4.18. De rechtbank is met Bayer van oordeel dat de in het octrooi geclaimde materie niet op voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. Daartoe is het navolgende redengevend.

4.23. Uitgaande van het hiervoor genoemde technische effect van de verschilmaatregel, kan het objectieve technische probleem worden geformuleerd als: het vinden van een werkwijze voor de vervaardiging DRSP waarbij een verbeterde opbrengst DRSP wordt verkregen omdat minder bijproducten ontstaan.

4.24. De vraag die derhalve dient te worden beantwoord is, of de gemiddelde vakman, uitgaande van voorbeeld 5(c) en zoekend naar een oplossing van het hiervoor geformuleerde objectieve probleem, zonder inventieve arbeid tot de oplossing volgens het octrooi zou (‘would’ not ‘could’) zijn gekomen.

4.25. Naar het oordeel van de rechtbank is dat niet het geval. Voorbeeld 5(c) noch de stand van de techniek bevat een pointer die de vakman er toe zou brengen om 5-β-OH-DRSP als uitgangsstof te nemen en daaraan pTSA als watereliminatiemiddel toe te voegen (in een afzonderlijk reactieproces).

In reconventie
4.34. Nu Sandoz c.s. inbreuk op EP 840 niet met andere dan de hiervoor genoemde argumenten heeft betwist, staat die inbreuk vast en kan het in reconventie gevorderde worden toegewezen. De gevorderde dwangsommen zullen zoals verzocht door Sandoz en waartegen door Bayer geen bezwaar is gemaakt worden gematigd en gemaximeerd als in het dictum bepaald. Ter voorkoming van executiegeschillen wordt het gevorderde verbod verduidelijkt waar het ziet op “inbreukmakende producten” tot “DRSP rechtstreeks verkregen door toepassing van de werkwijze volgens conclusie 1”. Bayer heeft evenmin bezwaar gemaakt tegen een uitbreiding van de termijn tot accountantsgecertificeerde opgave van 30 dagen tot 60 dagen, als door Sandoz c.s. verzocht.

5. De beslissing
De rechtbank
In conventie
5.1. wijst de vorderingen af;
5.2. compenseert de kosten in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;
In reconventie
5.3. veroordeelt Sandoz om zich na betekening van dit vonnis te onthouden van het maken van inbreuk op EP 840 door (onder andere) het in Nederland produceren, aanbieden, verkopen, importeren en/of in voorraad houden van DRSP dat rechtstreeks is verkregen door toepassing van de werkwijze volgens conclusie 1 (hierna aangeduid als ‘inbreukmakende producten’) op straffe van een dwangsom van €50.000,- voor ieder dag dat de veroordeling niet wordt nagekomen, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, of - zulks ter keuze van Bayer - € 1.000,- voor ieder product waarmee inbreuk wordt gemaakt, tot een maximum van € 5.000.000,-;

Rechtbank Amsterdam 18 mei 2013, LJN CA3795 (Cleonice c.s. tegen Digikeur)
Merkenrecht. Onrechtmatige daad. Inbreuk. Het betreft in deze zaak een geschil tussen brancheorganisaties die een keurmerk voor webshops uitgeven. Cleonice c.s. (Eisers - WEBSHOP KEURMERK) verwijten Digikeur (gedaagde) inbreuk te maken op de merkrechten en de handelsnaamrechten van de houder daarvan. Verder is in geschil of gedaagde onrechtmatig heeft gehandeld door haar mailingactie. De rechtbank komt tot het oordeel dat er geen sprake is van een inbreuk op de merkrechten en handelsnaamrechten. Wel heeft gedaagde onrechtmatig gehandeld door haar mailingactie, maar wordt geen schadevergoeding toegewezen bij gebreke van een voldoende onderbouwing van de schade en een onvoldoende onderbouwing door eisers van het causaal verband tussen het onrechtmatig handelen en de schade.

Tot slot heeft gedaagde naar het oordeel van de rechtbank geen dwangsommen verbeurd. Cleonice c.s. zal als de (grotendeels) in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

Merkinbreuk - 4.2.  Cleonice c.s. heeft aangevoerd dat Digikeur met het gebruik van het woordelement WEBSHOP KEURMERK in haar mailingactie (zie hiervoor onder 2.7) en in het bericht op Digikeurs website (zie hiervoor onder 2.10) inbreuk op haar merkrechten heeft gemaakt. Dit teken is gelijk aan of stemt in hoge mate overeen met de merken van Cleonice c.s.

Merkinbreuk o.g.v. artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE
4.4.  Vaststaat dat Digikeur geen gebruik maakt van een teken dat gelijk is aan de door Cleonice c.s. gehouden (collectieve) beeldmerken, zodat van een inbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE geen sprake kan zijn.

Merkinbreuk o.g.v. artikel 2.20 lid 1 sub b en/of sub c en (subsidiair) sub d BVIE  
4.5.  Voor het beantwoorden van de vraag of sprake is van gebruik van een overeenstemmend teken moet worden uitgegaan van de totaalindruk die het beeld achterlaat bij de gemiddelde consument die de betrokken producten waren of diensten afneemt. Deze beoordeling ziet op gelijkenis in visueel, auditief of begripsmatig opzicht, waarbij rekening moet worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van de merken en het teken. Gebruik van enkele onderdelen van het merk levert slechts inbreuk op als de totaalindruk van het gebruik overeenstemt met het beeldmerk.

4.7.  De overeenstemming tussen het door Digikeur in haar mailingactie en op haar website gebruikte tekens en de merken van Cleonice c.s. beperkt zich in dit geval tot het gebruik van de woorden ‘Webshop Keurmerk’. De visuele weergave van de woorden stemt echter niet overeen. Bovendien ontbreken in de mailingactie en op de website van Digikeur de beeldelementen van het merk. De woorden WEBSHOP KEURMERK zijn in de bedoelde e-mail en op de desbetreffende webpagina in louter beschrijvende zin gehanteerd, namelijk voor de dienst die wordt aangeboden: een keurmerk voor internetwinkels (webshops). De totaalindrukken verschillen, zodat van gebruik van een overeenstemmend teken geen sprake is en dus ook niet van merkinbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b en c BVIE.

Merkinbreuk o.g.v. artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE
4.8.  Subsidiair – zo begrijpt de rechtbank – beroept Cleonice c.s. zich erop dat Digikeur door gebruik van het teken WEBSHOP KEURMERK, anders dan ter onderscheiding van waren en/of diensten, zonder geldige reden afbreuk doet aan de reputatie van haar merken. Ook bij deze bepaling gaat het om een totaaltoets, die vereist dat er sprake is van een zodanige mate van overeenstemming tussen merk en teken dat vermoedelijk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. In het voorgaande is reeds overwogen dat geen sprake is van overeenstemming, nu de totaalindrukken verschillen. Ook het beroep op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE slaagt dan ook niet.

4.9.  Uit het voorgaande volgt dat Digikeur met het gebruik van teken WEBSHOP KEURMERK geen inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van Cleonice c.s. Dit oordeel brengt verder met zich dat er evenmin sprake is van een inbreuk door gebruik door Digikeur van de woorden Webwinkel Keurmerk. Cleonice c.s. heeft namelijk aan haar stelling dat Digikeur door gebruik van de woorden Webwinkel Keurmerk inbreukmakend c.q. onrechtmatig tegenover haar handelt, in de kern niet meer of anders ten grondslag gelegd dan hiervoor beoordeeld. Overigens heeft Digikeur met de woorden Webwinkel Keurmerk voldoende afstand genomen van het woordelement.

Inbreuk op handelsnaam SWK
4.10.  Cleonice c.s. verwijt Digikeur dat zij door gebruik van het internetadres “www.digikeur.nl/webshop-keurmerk” inbreuk maakt op de handelsnaam van SWK, Stichting Webshop Keurmerk.

4.12.  Tegen de achtergrond van voormelde maatstaf is er naar het oordeel van de rechtbank geen sprake van een inbreuk op de handelsnaam van SWK door Digikeur. Allereerst moet, anders dan Cleonice c.s. betoogt, voor de beantwoording van de vraag of door Digikeur inbreuk wordt gemaakt op de handelsnaam van SWK niet worden uitgegaan van het internetadres “www.digikeur.nl/webshop-keurmerk”. Gesteld noch gebleken is dat Digikeur dit internetadres als haar domeinnaam heeft geregistreerd. Digikeur heeft aangevoerd dat zij niet met voormeld internetadres deelneemt aan het economisch verkeer, maar enkel door middel van de internetadressen www.digikeur.nl, www.digikeur.org en www.digikeur.com. Tegenover deze stelling heeft Cleonice c.s. onvoldoende naar voren gebracht voor het oordeel dat het internetadres “www.digikeur.nl/webshop-keurmerk” als handelsnaam van Digikeur moet worden aangemerkt.

4.13.  Nu er geen sprake is van een inbreuk op merkrechten en handelsnaamrechten van Cleonice c.s. zal de vordering zoals onder 3.1. onder A voor zover die daarop ziet worden afgewezen.

Onrechtmatig handelen door bericht op website Digikeur en benaderen klanten SWK
4.14. De stellingen van Cleonice c.s. worden aldus begrepen, dat Digikeur, door het op haar website vermelde bericht (zie hiervoor onder 2.10) en met haar mailingactie, het heeft doen voorkomen alsof zij het Webshop Keurmerk van Cleonice c.s. beheert en dit zou vervangen door een nieuw keurmerk. Bij haar mailingactie heeft Digikeur volgens Cleonice c.s. het volledige ledenbestand van SWK benaderd, hetgeen volgens haar onrechtmatig is. Verder was volgens Cleonice c.s. Digikeurs website zo ingericht dat er verwarring kon ontstaan, waarmee Digikeur eveneens onrechtmatig handelt, aldus Cleonice c.s.

4.16. De rechtbank is op grond van hetgeen hiervoor onder 4.15 is overwogen van oordeel, dat Digikeur door haar mailingactie van 15 maart 2011, het bericht op haar website en de wijze waarop zij haar website had ingericht onrechtmatig tegenover Cleonice c.s. heeft gehandeld. Digikeur is daarmee in beginsel aansprakelijk voor door Cleonice c.s. geleden schade. Aangezien dit onrechtmatig handelen na het kort gedingvonnis is geëindigd, bestaat er onvoldoende grond voor toewijzing van de vordering zoals onder 3.1 onder A, voor zover deze betrekking heeft op het staken en gestaakt houden van onrechtmatig handelen van Digikeur.

5.  De beslissing
De rechtbank wijst de vorderingen af;

Op andere blogs:
Emerce (Keurmerken ruziën over merkrechten)
DomJur (2013-975)

E.F. Vaal, De thumbnails van Bekendnaakt.net, IEF 12784.
Commentaar in't kort van Eliëtte Vaal, AKD.
Vorige week heeft de Rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan over de vraag of een websitehouder door het plaatsen van thumbnails van auteursrechtelijk beschermde (naakt)foto’s en films, inbreuk maakt op de auteursrechten rustend op de foto’s en films (IEF 12752). In deze zaak waren 191 foto's en 2 filmpjes in thumbnail formaat op de website geplaatst. Na het klikken op de betreffende thumbnail werd de bezoeker van de website doorgeleid naar websites van derden. De auteursrechthebbende op de originele foto’s claimde auteursrechtinbreuk omdat de miniatuurafbeeldingen zonder haar toestemming openbaar werden gemaakt.

(...) Het lijkt mij juist dat het plaatsen van een thumbnail een openbaarmaking is in de zin van de Auteurswet. De overweging van de Rechtbank vind ik wel wat summier. Omdat een werk kan worden waargenomen is sprake van een openbaarmaking, zo lijkt de Rechtbank te overwegen. Bedoeld zal zijn dat het plaatsen van een thumbnail een aan de rechthebbende voorbehouden openbaarmaking oplevert omdat het gehele werk (de foto) en daarmee alle auteursrechtelijk beschermde trekken zijn overgenomen. Vervolgens is het plaatsen van de thumbnail een openbaarmaking in de zin van artikel 12 Auteurswet omdat de foto’s en films op zodanige wijze beschikbaar worden gesteld dat deze voor de leden van het publiek toegankelijk zijn.

(dit artikel is sterk ingekort, lees de volledige bijdrage hier)

Tot slot
De vraag is of een beroep op het citaatrecht de exploitant van <bekendnaakt.net> had kunnen baten. Nog buiten de vraag of de thumbnails in de onderhavige zaak zijn aan te merken als een ‘aankondiging’ of daarmee ‘vergelijkbaar doel’ in de zin van artikel 15a Auteurswet en de vraag of de foto’s voldoen aan de eisen van proportionaliteit, lijkt een beroep op het citaatrecht te kunnen stranden op het feit de foto’s waaruit is geciteerd zelf niet eerder rechtmatig openbaar is gemaakt.

Eliëtte Vaal

Rechtbank Amsterdam 1 mei 2013, LJN CA3484, ECLI:NL:RBAMS:2013:9741 (taxichauffeur A tegen Het Parool)
Mediarecht. Onrechtmatige perspublicatie. Onjuist citaat? Verzwaarde stelplicht. Bewijsopdracht.

Op 6 juli 2012 heeft B in opdracht van Het Parool een aantal Amsterdamse taxichauffeurs geïnterviewd. Aanleiding daarvoor was een ongeval dat op 30 juni 2012 heeft plaatsgevonden. Bij dat ongeval is een 19-jarige vrouw, die van haar fiets op de rijbaan was gevallen, aangereden door een taxi en ernstig gewond geraakt. De taxi is vervolgens doorgereden, zonder zich om het slachtoffer te bekommeren.

Op zaterdag 7 juli 2012 is een artikel in Het Parool verschenen, onder de kop: “Taxichauffeurs doorrijden na ongeluk leidt op taxistandplaatsen tot grote verschillen van mening. Het schorem komt ’s avonds”, met daarin enkele onjuist geciteerde passages uit een interview met een taxichauffeur. De rechtbank ziet, gezien de moeilijke bewijspositie waarin de taxichauffeur zich bevindt - hij moet immers een negatief bewijs leveren - aanleiding om een verzwaarde stelplicht van Het Parool ten aanzien van haar verweer aan te nemen.

De rechtbank laat de taxichauffeur toe tot (nader) bewijs van zijn stelling dat hij de geciteerde woorden als weergegeven onder 2.6. en 4.1. of woorden van gelijke strekking niet heeft uitgesproken tijdens het interview.

4.4.  De rechtbank overweegt dat de stelplicht en bewijslast ten aanzien van de - kort gezegd - (on)juistheid van het citaat, conform de hoofdregel van artikel 150 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), op [A] rusten nu [A] immers aan de stelling dat hij onjuist is geciteerd het rechtsgevolg verbindt dat Het Parool onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld. De eisen van de redelijkheid en billijkheid brengen in dit geval geen andere verdeling van die bewijslast mee. Wel ziet de rechtbank, in de moeilijke bewijspositie waarin [A] zich aldus bevindt - hij moet immers een negatief bewijs leveren - aanleiding om een verzwaarde stelplicht van Het Parool ten aanzien van haar verweer aan te nemen.

4.5.  Ter beantwoording van de vraag of Het Parool aan die verzwaarde stelplicht heeft voldaan, stelt de rechtbank vast dat Het Parool gemotiveerd heeft betwist dat zij [A] onjuist zou hebben geciteerd. Ter onderbouwing van haar stellingen heeft Het Parool in het geding gebracht hetgeen hier voor in rechtsoverweging 4.3. is genoemd. [A] heeft daar nog tegen ingebracht dat het door Het Parool overgelegde notitieblok niet het notitieblok is geweest dat [B] bij het gesprek met hem heeft gebruikt. De rechtbank stelt ten aanzien daarvan vast dat de aantekeningen in het door Het Parool over¬gelegde notitieblok overeenkomen met de eerder door haar overgelegde kopie aantekeningen (als weergegeven onder 2.11.). Voor en na de notities omtrent [A] staan daarin aantekeningen met betrekking tot de door [B] in zijn verklaring (zie hiervoor onder 2.10.) genoemde anonieme chauffeur in een grijze Mercedes en [G]. Voorts constateert de rechtbank dat de aantekeningen met betrekking tot [A] op dezelfde wijze zijn gemaakt als de overige aantekeningen die zich in het notitieblok bevinden. De rechtbank volgt [A] in dit verband dan ook niet in zijn betoog dat de aantekeningen met betrekking tot [A] meer rust uitstralen of meer witregels bevatten. De rechtbank acht het daarmee aannemelijk dat het door Het Parool ter zitting overgelegde notitieblok het notitieblok is dat [B] tijdens het interview met [A] heeft gebruikt. [A] heeft dit nog weersproken met de stelling dat het door [B] gebruikte notitieblok een andere kleur en formaat zou hebben, maar de rechtbank acht deze enkele niet-onderbouwde stelling onvoldoende om tot een ander oordeel te komen. Nu in de aldus door [B] tijdens het interview gemaakte notities twee keer het woord ‘schop’ voorkomt en bij de tweede keer tevens de woorden ‘als ik schade heb en geen excuses’ zijn vermeld, hetgeen strookt met de verklaring van [B] en een onderbouwing vormt voor het standpunt dat [A] tijdens het interview de geciteerde woorden of woorden van gelijke strekking heeft uitgesproken, is de rechtbank van oordeel dat Het Parool aan de op haar rustende verzwaarde stelplicht heeft voldaan en voldoende gemotiveerd heeft weersproken dat zij [A] onjuist heeft geciteerd.

4.6.  Daarmee komt de rechtbank toe aan de vraag of [A] is geslaagd in het bewijs van zijn stelling dat hij de door Het Parool geciteerde woorden of woorden van gelijke strekking niet heeft uitgesproken. Op basis van de thans in het geding gebrachte stukken moet deze vraag ontkennend worden beantwoord. De door [A] overgelegde verklaring van [F] en de anonieme reacties bij AT5, die niet onder ede zijn afgelegd en waarvan de inhoud door Het Parool is betwist, zijn voor dat bewijs onvoldoende. Aangezien [A] een bewijsaanbod heeft gedaan en de rechtbank dit bewijsaanbod aldus verstaat dat dit ook het leveren van bewijs door het horen van getuigen omvat, zal [A] conform zijn aanbod worden toegelaten tot (nader) bewijs van zijn stelling dat hij de geciteerde woorden als weergegeven onder 2.6. en 4.1. - of woorden van gelijke strekking - niet heeft uitgesproken tijdens het interview met [B].

5.1.  laat [A] toe tot (nader) bewijs van zijn stelling dat hij de geciteerde woorden als weergegeven onder 2.6. en 4.1. of woorden van gelijke strekking niet heeft uitgesproken tijdens het interview met [B];

Uit't persbericht: De Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM) kent jaarlijks de BMM Student Award toe aan een student voor een scriptie en/of artikel op het gebied van intellectuele eigendomsrechten. Artikelen en scripties van studenten vormen veelal waardevolle bijdragen; nieuwe zienswijzen worden belicht en kritische geluiden worden gemaakt over wetgeving en rechtspraktijk. Om studenten te enthousiasmeren en te stimuleren tot het schrijven van scripties en artikelen op het gebied van de intellectuele eigendomsrechten en zich daarin verder te specialiseren, kent het bestuur van de BMM deze prijs toe.

De Award voor 2013 is een geldprijs van € 1000. De winnende bijdrage zal bovendien, eventueel in verkorte vorm, gepubliceerd worden in het BMM bulletin.

De sluitingsdatum is verlengd tot 1 juli 2013. De toekenning van de prijs zal plaatsvinden in november tijdens de BMM Najaarsbijeenkomst. Inzendingen kunnen worden aangeleverd via secretariaat@bmm.nl onder vermelding van “Student Award”. Het reglement kan geraadpleegd worden op www.bmm.nl.