Conclusie AG HR 3 mei 2013, nr. 12/02298; ECLI:NL:PHR:2013:CA0265 (Art&Allposters International tegen Stichting Pictoright)
Conclusie ingezonden door Job Hengeveld, Hengeveld Advocaten en Thijs van Aerde, Houthoff Buruma, mede ingezonden door Peter Claassen en Roderick Chalmers, AKD en Tobias Cohen Jehoram, De Brauw Blackstone Westbroek.

Auteursrecht. Pictoright. Persoonlijkheidsrechten. Uitputtingsleer. 12b Aw. Nieuwe exploitatiemogelijkheid. Middels een chemisch procedé worden afbeeldingen van o.a. de kunstenaars Matisse, Picasso, Miro van een poster (waarvoor licentie) overgezet op een canvasdrager. Conclusie strekt tot prejudiciële vragen van uitleg auteursrechtrichtlijn 2001/29/EG. Het Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat er sprake is van een nieuwe exploitatiemogelijkheid en dus een inbreuk op auteursrechten. [IEF 11804], na IEF 10737 (Hof 's-Hertogenbosch), IEF 9106 (Rb Roermond) en IEF 8567 (Vzr. Amsterdam)

De Conclusie, de te stellen vragen:

1. Dient art. 4 (Auteursrechtrichtlijn) ARl aldus te worden uitgelegd dat een wijziging ten aanzien van de vorm van een reproductie van een auteursrechtelijk beschermd werk, die optreedt nadat het betreffende werk door of met toestemming van de rechthebbende in de Gemeenschap is verkocht en aanwezig blijft wanneer de reproductie vervolgens verder wordt verhandeld, relevant kan worden geacht bij de beoordeling van de vraag ofhet distributierecht van de auteursrechthebbende krachtens genoemd artikel al dan niet kan worden uitgeoefend?

2. Indien vraag 1 bevestigend beantwoord wordt, is de beoordeling van de (eventuele) relevantie van zulk een wijziging ten aanzien van de vorm van de reproductie dan:
(a) onderwerp van door het Unierecht (in het bijzonder: art. 4 ARI) beheerst recht; of
(b) overgelaten aan het recht van de lidstaten?

3.1. Indien vraag 2 beantwoord wordt in de onder (a) bedoelde zin, welke maatstaven dienen dan te worden aangelegd om van een Unierechtelijk in aanmerking te nemen - aan de toepassing van art. 4, lid 2 ARI in de weg staande - wijziging ten aanzien van de vorm van de reproductie te spreken?

3.2. Kan of moet daartoe voldoende geacht worden dat sprake is van:
(a) enigerlei vorm van verduurzaming van de reproductie; en/of
(b) enigerlei vorm van verbinding van de reproductie met enigerlei omlijsting; en/of
(c) overbrenging van de atbeelding van het werk (via een chemisch, mechanisch of ander procédé) van het door of met toestemming van de rechthebbende in de Gemeenschap verkochte materiaal (de 'ene drager', bijv. van papier) op een 'andere drager' (bijv. van canvas), waarbij de atbeelding (in casu: de inkt) van de 'ene drager' verdwijnt?

4.1. Indien vraag 3,2 in die zin beantwoord vvordt dat toepassing van een ofmeer van de daar onder (a), (b) en (c) genoemde varianten op zichzelf niet voldoende is om van een aan de toepassing van art. 4, lid 2 ARl in de weg staande wijziging ten aanzien van de vorm van de reproductie te spreken, maar dat dit laatste onder een of meer bijkomende omstandigheden wel het geval kan zijn, welke omstandigheden zijn daartoe dan in aanmerking te nemen?

4.2. Kan of moet als een zodanige omstandigheid gelden, dat de wijziging ten aanzien van de vorm van de reproductie leidt tot:
(a) een nieuwe exploitatiemogelijkheid; en/of
(b) een andere functie van de reproductie; en/of
(c) de mogelijkheid van het realiseren van een hogere prijs; en/of
(d) de mogelijkheid dat een andere doelgroep wordt bereikt?

5. Ziet het Hof van Justitie aanleiding om, rekeninghoudend met de door de Hoge Raad geuite twijfeld, hem anderszins elementen van uitlegging van Unierecht aan te reiken die nuttig kunnen zijn voor de beslechting van de bij hem aanhangige zaak?

Lees de conclusie nr. 12/02298, ECLI:NL:PHR:2013:CA0265

Conclusie PG HR 2 april 2013, LJN BZ9161 (X tegen Staatssecretaris van Financiën) en LJN BZ9195

Als randvermelding. Fiscaal. Belastingen. Royalty vergoeding uit octrooien. Deel van de cassatie slaagt. Belanghebbende heeft in de jaren 1990 t/m 1992 onderzoek verricht aan A in Engeland en was in die jaren niet in Nederland woonachtig. Met A heeft belanghebbende een overeenkomst gesloten op grond waarvan patenten die het resultaat waren van zijn verrichte onderzoeksactiviteiten, aan A toekwamen. In die overeenkomst is tevens opgenomen dat aan belanghebbende een beloning kon toekomen voortvloeiend uit de commerciële uitbating van die patenten door A. In 2001 en 2005 is aan belanghebbende in verband met die uitbating door A een bedrag aan royalty's toegekend en uitbetaald. De inspecteur heeft voormelde royalty's tot belanghebbendes inkomen uit werk en woning gerekend. Belanghebbende betrekt het standpunt dat het bedrag niet belast is als inkomen uit werk en woning vanwege het ontbreken van een bron van inkomen. Voorts heeft belanghebbende aangevoerd dat de inkomsten toegerekend moeten worden aan een vast middelpunt in Engeland en dat daarom artikel 12, lid 3, van het belastingverdrag moet worden toegepast.

De A-G meent dat de criteria 'voordeel beogen en verwachten' geen zelfstandige betekenis hebben indien het voordeel niet in de persoonlijke sfeer ligt maar er wordt deelgenomen aan het economisch verkeer. Nu belanghebbendes activiteiten tweeledig waren en er dus ook in het economisch verkeer werd gehandeld en een voordeel werd behaald, zijn die criteria niet van belang voor de vraag of er een bron van inkomen is. Belanghebbendes primaire standpunt kan hierom niet tot cassatie leiden.

De A-G meent voorts dat belanghebbende in de jaren waarin hij werkzaam was voor A en het onderzoek verrichtte waaruit later de in geschil zijnde inkomsten voortvloeiden, beschikte over een vast middelpunt en dat dat recht deel uitmaakt van het vermogen van de desbetreffende werkzaamheid. Inkomsten daaruit dienen verdragsrechtelijk, ook wanneer zij later worden genoten, daaraan te worden toegerekend. Derhalve geeft het oordeel van het Hof blijk van een onjuiste rechtsopvatting. De hiertegen gerichte klacht van belanghebbende slaagt, aldus de A-G.

BBIE oppositie 15 april 2013, no. 2005851 (R&A Bailey & Co tegen Van der Meulen) (pdf)
Beslissing mede ingezonden door Charles Gielen, NautaDutilh en Rijksuniversiteit Groningen.

Merkenrecht. Oppositieprocedure van Benelux gecombineerde woord-/beeldmerk BIERBAR gebaseerd op eerdere inschrijving van Gemeenschapswoord/beeldmerken 7594484 en 7029788. De oppositie wordt toegewezen en het depot wordt niet ingeschreven, er bestaat verwarringsgevaar.

Merk en teken hebben het beeld bestaande uit de letters “BB” gemeen. De gelijkenis bestaat verder ook uit het feit dat deze letter met de rug naar elkaar staan en verbonden zijn door het middelste streep van de letter "B" en de letters hebben een gelijkaardige ronde, sierlijke vorm. Op visueel vlak stemmen de tekens overeen. Bieren zijn soortgelijk aan alcoholhoudende dranken, want ze kunnen bij en in dezelfde gelegenheden worden genuttigd. Oppositie wordt toegewezen.

Visuele vergelijking
32. Merk en teken hebben het beeld bestaande uit de letters “BB” gemeen. De gelijkenis tussen deze beeldelementen bestaat niet enkel uit het feit dat het twee letters “B” betreft, maar ook uit het feit dat de opbouw en weergave in beide gevallen overeenstemmend is: in beide gevallen staan de letters “B” met de rug naar elkaar toe en worden deze letters verbonden door het middelste streepje van de letter “B”. Bovendien hebben de letters een gelijkaardige ronde, sierlijke vorm.

33. Het Bureau is dan ook van oordeel dat er sprake is van tekens die op visueel vlak overeenstemmen.

Auditieve vergelijking
35. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek de letters BB zowel in het ingeroepen recht als in het bestreden teken zal herkennen. Het ingeroepen recht zal dan ook worden uitgesproken als “BÉBÉ” of als “dubbel “B”. Het bestreden teken zal uitgesproken worden ofwel door enkel te refereren aan “bierbar”, ofwel als “BÉBÉ” of als “dubbel “B”, al dan niet in combinatie met het onderschrift “bierbar”.

36. Merk en teken zijn auditief ofwel niet overeenstemmend, ofwel identiek, ofwel sterk overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking
37. De letters “BB” hebben geen vaststaande betekenis voor het in aanmerking komend publiek, in tegenstelling tot het woord “bierbar” in het bestreden teken. Merk en teken zijn begripsmatig niet overeenstemmend.

41. Bieren zijn soortgelijk aan alcoholhoudende dranken. Ze kunnen immers bij en in dezelfde gelegenheden genuttigd worden. Ze zijn bovendien concurrerend: iemand kan de keuze maken tussen een biertje of een ander alcoholisch drankje. Bovendien worden bieren, die een subcategorie van de alcoholische dranken zijn, verkocht op dezelfde plaatsen waar zij zich in dezelfde rayons of in aanpalende rayons bevinden als de alcoholische dranken (zie: GEU, ROSALIA DE CASTRO, T-421/10, 5 oktober 2011).

42. De niet-alcoholische dranken minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen worden veelal gecommercialiseerd en geconsumeerd samen met alcoholische dranken en zijn het voorwerp van een algemene distributie, gaande van de voedingsschappen van de grootwarenhuizen tot bars en cafés (zie GEU, arrest Hai, T-33/3, 9 maart 2005). Daarnaast is het mogelijk dat een mix van verschillende drankjes wordt aangeboden, zoals een siroop of ander preparaat voor de bereiding van dranken in combinatie met een alcoholhoudend drankje.

49. Op visueel vlak stemmen de tekens overeen. Op auditief vlak zijn zij ofwel niet overeenstemmend, ofwel identiek, ofwel sterk overeenstemmend. Begripsmatig stemmen de tekens niet overeen. In dit kader merkt het Bureau echter op, dat het gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek al voldoende is om een oppositie toe te wijzen (GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005). De waren zijn soortgelijk. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

52. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de betrokken waren afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen, en er aldus sprake is van gevaar voor verwarring.

53. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van één van de ingeroepen rechten, dient aan de beoordeling van het andere ingeroepen recht niet meer toegekomen te worden.

Het Office for the Harmonization in the Internal Market (OHIM) heeft in het kader van de HvJ EU-uitspraak Onel/Omel [IEF 12154] haar Manual on Proof of Use aangepast zodat het overeenkomt met hetgeen is bepaald in dit arrest (hier):

• The revised version of the Manual now spells out the principle that the territorial borders of the Member States should be disregarded in the assessment of whether a CTM has been put to ‘genuine use in the Community’.
• Moreover, the previous reference to the Joint Statements by the Council and the Commission has been deleted. According to these Statements, ‘use which is genuine within the meaning of Article 15 in one country constitutes genuine use in the Community’. Such an automatic assumption can no longer stand.
• Finally, the exact territorial extent of the use that is needed in a particular case to meet the genuine use test has to be determined on a case-by-case basis, taking into account all the relevant facts and circumstances.

The revised version of the Manual will enter into force immediately after publication.

Huidige versie

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 2 mei 2013, ECLI:NL:RBNHO:2013:5911, zaaknr. C/15/201731 / KG ZA 13-144 (Landelijke vereniging van Wereldwinkels tegen stichting Wereldwinkels Nederland)
Uitspraak ingezonden door Paul Mazel, Trip Advocaten & Notarissen.
Collectieve actie (3:305a BW). Geen inbreuk handelsnaamrecht. Misleidende mededeling in combinatie met landkaart over inwisselbaarheid cadeaubon.

De Vereniging is opgericht in 1972 en voert de handelsnamen wereldwinkel en wereldwinkels, in haar Formulehandboek staat "de naam Wereldwinkel is generiek (...en...) kan niet worden gedeponeerd en juridisch beschermd. Elke winkel kan zich dus Wereldwinkel noemen. Het onderscheid zit dan in de huisstijl waarvan het logo dus wel is gedeponeerd.". De Stichting is opgericht in 2012 en gebruikt dezelfde handelsnamen, zij heeft via haar website en via brieven (aan ook leden van de vereniging) opgeroepen tot aansluiting bij haar stichting.

De voorzieningenrechter concludeert dat de aanduiding 'wereldwinkel' een algemeen gebruikte en generieke term is voor winkels die handelen in fair trade producten en als zodanig inmiddels tot het publieke domein is gaan behoren. Dat brengt mee dat het anderen vrij moet staan deze aanduidingen in hun handelsnaam te gebruiken, zodat de vereniging geen exclusief recht kan claimen op het gebruik daarvan. Het is, mede vanwege het gebruik van een andere huisstijl en logo, niet aannemelijk gemaakt dat de brief tot verwarring heeft geleid.

De Stichting wordt bevolen om de misleidende mededelingen in combinatie met de landkaart en een lijst van alle wereldwinkels in Nederland en per provincie van haar website te verwijderen. Het gaat hierbij om de mededeling over de inwisselbaarheid van cadeaubonnen bij deze wereldwinkels.

4.6. In het formulehandboek dat de Vereniging aan haar leden zendt, is over het gebruik van de naam ‘wereldwinkel’ door niet-leden vermeld dat elke winkel zich wereldwinkel kan noemen, omdat de naam ‘wereldwinkel’ generiek van karakter is. Dat deze passage een misvertand is, zoals de Vereniging ter zitting heeft betoogd, acht de voorzieningenrechter niet aannemelijk. Veeleer is aannemelijk dat ook ten tijde van de opstelling van dit handboek al sprake was van gebruik van de aanduiding wereldwinkel als generieke aanduiding, en dat de Vereniging het met haar ideële doelstellingen vond stroken om daarbij aan te sluiten. Van belang is ook dat de Vereniging nooit is opgetreden tegen het gebruik van de aanduiding ‘wereldwinkel’ door de zoëven genoemde ongebonden wereldwinkels.
De Vereniging heeft in dat verband ook benadrukt dat dit kort geding zich uitsluitend richt tot de Stichting en niet mede tot de bij haar aangesloten winkeliers.
Bijkomend argument is tenslotte nog dat het woord ‘wereldwinkel’ in de Van Dale is opgenomen met als omschrijving “verkooppunt van producten uit ontwikkelingslanden” en dat in de ons omringende landen voor die verkooppunten vergelijkbare termen als ‘weltladen’, ‘worldshop’ en ‘magasins du monde’ worden gebruikt.
4.7.
Concluderend acht de voorzieningenrechter aannemelijk dat de aanduiding ‘wereldwinkel’ een algemeen gebruikte en generieke term is voor winkels die handelen in fair trade producten en als zodanig inmiddels tot het publieke domein is gaan behoren. Dat brengt mee dat het anderen vrij moet staan deze aanduidingen in hun handelsnaam te gebruiken, zodat de Vereniging geen exclusief recht kan claimen op het gebruik daarvan. Dat exclusieve recht kan temeer niet worden geclaimd in een situatie waarin de winkeliers die zich bij de Stichting hebben aangesloten zelf de aanduiding wereldwinkel rechtmatig als (onderdeel van hun) handelsnaam gebruiken. Het ligt immers voor de hand dat een associatie van deze wereldwinkels in haar (handels)naam tot uitdrukking wil brengen dat zij een associatie van wereldwinkels is.

Onrechtmatige publicatie
4.10.
Hetgeen hiervoor is overwogen omtrent het rechtmatige gebruik van de aanduidingen ‘wereldwinkel’ en ‘wereldwinkels’ als handelsnaam door de Stichting brengt reeds mee dat voorshands niet aannemelijk is geworden dat de brief die de Stichting aan de leden van de Vereniging heeft gestuurd en op haar website heeft geplaatst onrechtmatig is. Dit geldt te meer nu de Stichting in haar brief een geheel andere huisstijl en logo heeft gebruikt dan de Vereniging hanteert en niet aannemelijk is geworden dat juist het gebruik van de aanduidingen ‘wereldwinkel’ en ‘wereldwinkels’ in de brief tot verwarring heeft geleid. De vordering van de Vereniging tot rectificatie van de brief van de Stichting zal dan ook worden afgewezen.

Misleidende mededelingen
4.14. De Stichting heeft betwist dat sprake is van misleidende mededelingen. Zij stelt dat tussen partijen afspraken zijn gemaakt over het over en weer inwisselen van cadeaubonnen. De Vereniging betwist echter dat dergelijke afspraken zijn gemaakt en nu deze afspraken door de Stichting niet nader zijn onderbouwd, is voorshands niet aannemelijk geworden dat het mogelijk is door (wereldwinkels die zijn aangesloten bij) de Stichting uitgegeven cadeaubonnen in te wisselen bij leden van de Vereniging. Gelet op het vorenstaande zijn de op de website geplaatste teksten “De cadeaubon van Wereldwinkels Nederland kun je gebruiken bij je aankopen in de wereldwinkel”en “De bon is gegarandeerd en inwisselbaar bij de wereldwinkel, kijk onder het kopje 'Wereldwinkels' voor een winkel bij jou in de buurt”5in combinatie met de landkaart met alle wereldwinkels in Nederland6 en de lijst met alle wereldwinkels per provincie7 naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter eveneens misleidend als bedoeld in artikel 6:194 BW. De Stichting dient van alle winkels die zij op haar site vermeldt na te gaan hoe die omgaan met de door haar uitgegeven cadeaubonnen en haar informatie dienovereenkomstig aan te passen.

Lees de uitspraak hier Zaaknr. C/15/201731 / KG ZA 13-144, ECLI:NL:RBNHO:2013:5911 (pdf)

European Trade Mark and  Design Network, Gemeenschappelijke mededeling over de tenuitvoerlegging van “IP Translator”, 2 mei 2013.
Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom heeft, in samenspraak met de andere landen van de Europese Unie en het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt, besloten om een gezamenlijke verklaring te publiceren naar aanleiding van het arrest van het Europees Hof van Justitie van 19 juni 2013 ("IP Translator", zaak C-307/10, IEF 11454).

Uit't persbericht: Dit arrest heeft invloed op de praktijk van alle merkenbureaus van de Europese Unie en noopt tot convergentie in de interpretatie van de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice. Onverminderd het feit dat elk bureau gebonden is aan de eigen nationale wetgeving, nationale rechterlijke uitspraken en in sommige gevallen eerdere mededelingen, bestaat er een bereidheid en een behoefte om samen te werken teneinde dit arrest geharmoniseerd uit te voeren om zowel de bevoegde autoriteiten als de marktdeelnemers
rechtszekerheid te verschaffen.

Wat de eerste vraag betreft, werken de merkenbureaus van de Europese Unie samen om tot een gemeenschappelijke opvatting te komen over de vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid in de benaming van waren en diensten en om een gemeenschappelijke reeks beginselen te ontwikkelen die op hun respectieve classificatiepraktijken moeten worden toegepast.

Wat de tweede vraag betreft, werken de merkenbureaus van de Europese Unie samen om te bepalen welke van de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice aanvaardbaar zijn met het oog op classificatie, krachtens bovengenoemde criteria van duidelijkheid en nauwkeurigheid. Dit zal resulteren in een geharmoniseerde benadering waarbij voor elke benaming wordt onderzocht of zij met het oog op classificatie kan worden aanvaard. Zodra hierover definitief overeenstemming is bereikt, zal dit worden meegedeeld.

Wat de derde vraag betreft, hebben de merkenbureaus van de Europese Unie een overzicht opgesteld van de wijze waarop elk bureau omgaat met specifieke onderwerpen die verband houden met de tenuitvoerlegging van de uitspraak van het Hof. Dit overzicht biedt volledige transparantie en omvat de volgende onderwerpen:
• Het laat zien hoe elk bureau de omvang van de bescherming van zijn eigen merken met de benamingen van een hoofdklasse van de classificatie van Nice als geheel interpreteert – voor merken die voor en na het “IP Translator”-arrest zijn ingediend. (Tabel 1, Tabel 2)
• Het bevat informatie over de wijze waarop elk bureau in zijn register, publicaties en certificaten de intentie van de aanvrager met betrekking tot de hoofdklassen van de classificatie van Nice en de alfabetische lijst zichtbaar maakt. (Tabel 3)
• Elk nationaal bureau geeft aan hoe het de omvang van de bescherming van Gemeenschapsmerken met de benamingen van een hoofdklasse van de classificatie van Nice als geheel interpreteert – voor merken die voor en na het “IP Translator”-arrest zijn ingediend. (Tabel 4)
• Het BHIM geeft aan hoe het de omvang van de bescherming van nationale merken met de benamingen van een hoofdklasse van de classificatie van Nice als geheel interpreteert – voor merken die voor en na het “IP Translator”-arrest zijn ingediend. (Tabel 5)
• Merken ingediend na “IP Translator” met de benamingen van de hoofdklasse als geheel: Hoe kan de aanvrager bescherming krijgen voor de complete alfabetische lijst? (Tabel 6)

De merkenbureaus van de Europese Unie benadrukken nog eens dat zij zullen blijven samenwerken in het kader van het convergentieprogramma, met als doel de transparantie en voorspelbaarheid ten gunste van zowel onderzoekers als gebruikers te vergroten.

Een eerste concreet doel is een geharmoniseerde lijst van aanvaardbare waren en diensten. Deze zal worden gepresenteerd in een visuele hiërarchische structuur die het de gebruiker gemakkelijk zal maken beschrijvingen van waren en diensten te vinden die aan het gewenste niveau van bescherming voldoen. Hiertoe zal worden gebruikgemaakt van classificatie-instrumenten als TMclass.

De hiërarchische structuur dient uitsluitend voor administratieve doeleinden en heeft geen rechtsgevolgen. Niettemin is deze structuur een alomvattend en dynamisch classificatie-instrument dat een algemeen aanvaardbare terminologie bevat en de gebruiker bij de samenstelling van specificaties van waren en diensten meer zekerheid biedt. Aanvragers kunnen hiermee eenvoudiger aan de in het “IP Translator”-arrest bedoelde vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid voldoen.

Lees de gehele mededeling, inclusief tabellen, hier.

Domeinnaamrecht. We beperken ons tot een doorlopende selectie van WIPO-geschillenbeslechtingsprocedures die wellicht interessant zijn. Hier een overzicht van de in de laatste weken gepubliceerde procedures. Ditmaal over:

A) Aanwijzingen dat er meer aan de hand is, eis niet geschikt voor UDRP procedure
B) Easybook.com bestaat uit beschrijvende termen, die te maken hebben met diensten verweerder (e-books)
C) Registratie domeinnaam tijdens onderhandelingen is niet te kwader trouw
D) Zes weken voor indienen van eis een merkregistratie ingediend
E) Natwest heeft geen rechten opgebouwd voor nwolb
F) Ticketnetwork is twee jaar later dan de domeinnaam als merk geregistreerd
G) Eiser bewijst niet 'common law’ merkrechten op afkorting RT van "The Real Truth Magazine"
H) Eiser toont niet te kwader trouw ten tijde van registratie aan

Deze selectie is samengevat door Sara Biersteker, Van Till advocaten.

DNL2012-0076
goolfy.nl > Complaint denied
A) Luxemburgse houder van Beneluxmerk voor indoor glow-in-the-dark golfbanen “Goolfy”. Merk is geregistreerd in December 2007. Domeinnaam is eerder geregistreerd, namelijk in februari van dat jaar. Sinds november 2012 is domeinnaam in handen van verweerder. Sprake van verwarringwekkende overeenstemming en geen sprake van eigen recht of legitiem belang. Geschillenbeslechter wijst de eis toch af omdat de eis niet geschikt is om in de geschillenprocedure te behandelen. Er zijn aanwijzingen om kwader trouw aan te nemen, echter, er zijn ook aanwijzingen om aan te nemen dat er in dit geval (met betrekking tot overdracht van merkrechten en de rol van eventuele derden) meer aan de hand is.

“Having noted that, the Panel finds that aspects of this case together might be taken to suggest bad faith on the part of the Respondent. However, the Panel also notes indications in the record of a rather troubled and protracted history between the parties (and possibly the mentioned third party), in relation to the registration and use of various identifiers potentially relevant to this case, among others the transfer of the Trademarks. In light of this, as much as the Complainant’s case may well have merit, the Panel finds that in the end it is more suited to possible determination in court than within the abbreviated framework of the .NL Regulations. Proceedings under the Regulations do not lend themselves to extensive fact-finding by panels (see, e.g., Avenza Systems Inc. v. Exqte, WIPO Case No. DNL2012-0011).”

D2013-0310
easybook.com > Complaint denied
B) Eiser heeft Italiaans merk “Easy Book” sinds 1987 en biedt onder dat merk reisdiensten aan. Verweerder verkoopt onder de in 1996 geregistreerde domeinnaam e-books. Domeinnaam hoeft niet te worden overgedragen nu verweerder volgens geschillenbeslechter eigen recht/legitiem belang bij de domeinnaam heeft. Domeinnaam bestaat uit beschrijvende aanduidingen. De diensten die verweerder aanbiedt – het verkopen van e-books – hebben te maken met die beschrijvende termen, niet met de diensten (reizen) van eiser.

“The use of a domain name that is linked to the generic or descriptive value of the domain name may be considered a fair and legitimate use. See, e.g., Landmark Group v. DigiMedia.com, L.P., NAF Claim No. 285459 (a legitimate interest, on the part of a respondent, in a disputed domain name may be found “[if] the domain names have been registered because of their attraction as dictionary words, and not because of their value as trademarks”); National Trust for Historic Preservation v. Barry Preston, WIPO Case No. D2005-0424 (“A number of Panels have concluded that a respondent has a right to register and use a domain name to attract Internet traffic based on the appeal of a commonly used descriptive phrase, even where the domain name is confusingly similar to the registered mark of the complainant…It is clear, however, that the respondent must be using the domain name not in the trademark sense but in the descriptive sense, to communicate some aspect of the services offered.”); Havanna S.A. v. Brendan Hight, Mdnh Inc, WIPO Case No. D2010-1652 (“Prior decisions under the UDRP show there may well be a legitimate interest if the domain name is a generic word or a geographic indicator, provided it is not used to trade on the trademark owner’s goodwill.”). See WIPO Overview on WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions (“WIPO Overview 2.0”), paragraph 2.2.

In the case at hand there is a clear link to the generic or descriptive value of the disputed domain name and the use made by Respondent of it. Respondent is offering books for sale and not services or products which are similar to Complainant’s trademark. There are no indications that Respondent is using the disputed domain name to trade on the goodwill that may be linked to Complainant’s trademark. Moreover, the evidence provided by Complainant that Respondent would be offering the disputed domain name for sale is not in itself, in the view of the Panel, conclusive.”

D2013-0253
daedousa.com > Complaint denied
C) Eiser en verweerder zijn in 2007 met elkaar in onderhandeling geweest over het sluiten van een distributieovereenkomst. Verweerder zou daartoe de producten van eiser (Deado vechtsportartikelen) gaan verkopen in de VS. In al zijn enthousiasme heeft verweerder vóór het sluiten van de overeenkomst – dus tijdens de onderhandelingen – zonder goedkeuring van eiser de domeinnaam geregistreerd. Dit maakt echter niet dat er sprake is van kwader trouw. Eiser slaagt er niet in aan te tonen dat er sprake was van registratie te kwader trouw.

“It is clear to the Panel from the factual matrix in this case that the Respondent registered the disputed domain name in contemplation of the commercial arrangement between the Parties coming into existence. There is no evidence in the record that the Respondent either sought or received the Complainants’ permission to do so. However, there is no provision under the Policy or consensus among UDRP panels that registering a domain name in the absence of express authorization is per se bad faith, where that domain name is intended to be used, and ultimately is used, for a business venture between the trademark owner and the other party (see Recaro North America, Inc. v. Speedware Motorsports, WIPO Case No. D2010-0412).”

“In these circumstances, the Panel finds that the Complainants have failed to prove that the disputed domain name was registered in bad faith in terms of the Policy. Accordingly, the Panel does not require to consider in detail the Respondent’s use of the disputed domain name following the termination of the Distribution Contract. In reaching the above conclusion, however, the Panel takes no position on the merits of any contractual dispute that may exist between the Parties, and the finding in the present proceedings should in no way be considered as preventing the Complainants (or indeed either of the Parties) from seeking to pursue this matter through the courts, should they so choose. Furthermore, this Decision should not be regarded as in any way condoning or endorsing the Respondent’s conduct following termination of the Distribution Contract, nor should it be construed as a finding that the Respondent has not acted in bad faith in a wider context than that which the Panel may consider within the framework of the Policy.”

D2013-0260
purva.com > Complaint denied
D) Indiase merkhouder “Purva”, Australische verweerder. Eis loopt stuk op kwader trouw omdat verweerder zes weken voor het indienen van de eis door eiser een merkaanvraag in Australië – ter registratie van het “Purva” merk - heeft gedaan. De geschillenbeslechter vertrouwt het echter niet geheel en geeft aan dat eiser de mogelijkheid krijgt om zijn eis opnieuw in te dienen wanneer door later gebruik van de domeinnaam blijkt dat de intenties (bij registratie van de domeinnaam) van verweerder te kwader trouw waren.

“While the Panel has found that the Complaint has failed under this, the third element of the Policy, the Panel has not found this an easy case to decide and recognises that it is conceivable that the Respondent registered the Domain Name, knowing of the Complainant’s trade mark rights and with the intention at some time to exploit those rights to his own advantage by bad faith use of the Domain Name. It is conceivable that although the trade mark application predated the Complaint, the Respondent had anticipated the Complaint and that the application was a sham designed simply to defeat the anticipated Complaint.

The Panel has sufficient doubts as to the Respondent’s intentions to recommend that if the Respondent’s future use of the Domain Name should suggest that the Respondent’s motivation at the outset was, as the Complainant has contended, in bad faith, the Complainant should be permitted to re-file the Complaint. In so recommending the Panel recognises that whether or not a re-filed complaint is to be accepted is a matter for the Center and the panel selected to decide the case.”

D2013-0120
nwolb-online.com > Complaint denied
E) Erg voor de hand liggende uitkomst: geen sprake van verwarringwekkende overeenstemming tussen merk “Natwest” en domeinnaam www.nwolb-online.com. Ze lijken in de verste verte niet op elkaar. Eiser heeft niet onderbouwd dat zij merkrechten heeft (opgebouwd) op naam “nwolb”.

“Complainant argues that “nwolb” is an abbreviation of “Natwest Online Bank”. However, the Panel finds that Complainant fails to show that it has any (unregistered) trademark rights in the “nwolb” sign1. According to the Panel, the “nwolb” sign cannot be seen as confusingly similar to the NATWEST trademark. Complainant’s NATWEST trademark and the “nwolb” sign only share i) two characters, the letter “n” and the letter “w” and ii) the front position of the letter “n”. According to the Panel, Complainant’s NATWEST trademark and the “nwolb” sign expression are clearly distinct from each other. As a result the disputed domain name does not contain any distinctive element in which the Complainant shows to have rights. (See Viacom International, Inc. (“Viacom”) v. na, Max Crossan and Max Fret, WIPO Case No. D2008-2003)

For these reasons, the Panel finds that Complainant has failed to satisfy the requirements of paragraph 4(a)(i) of the Policy. Because this is an essential element of the claim, it is not necessary to resolve the remaining factual disputes on the other elements. See Pet Warehouse v. Pets.com, Inc., WIPO Case No. D2000-0105 (the panel needs not consider elements of legitimate interests or bad faith if complainant fails to establish enforceable rights in mark).”

D2013-0218
ticket-network.com > Complaint denied
F) Het merk van eiser “ticketnetwork” is later (in 2003) geregistreerd dan de domeinnaam (2001) van verweerder. Registratie te kwader trouw is dan in het algemeen haast niet meer aan te tonen. Deze uitspraak bevestigt het voorgaande. Eis wordt afgewezen wegens onvoldoende bewijs.

“In the present case, the Complainant has failed to demonstrate to the satisfaction of the Panel that the Respondent was aware of the Complainant at the time of registration of the disputed domain name, and that it has intentionally registered the disputed domain name in order to misdirect customers searching for the Complainant. As the disputed domain name was registered several years prior to the filing date of the Trademark, it was the Complainant’s responsibility to come forth with evidence demonstrating this contention, all the more because “ticket network” may be perceived as a generic term and the disputed domain name does not misspell the Trademark, but merely adds a hyphen. The Panel therefore finds that the Complainant has failed to demonstrate that the disputed domain name was registered in bad faith.

Further, the Complainant has not demonstrated that the disputed domain name is being used in bad faith. Although passive holding does not, as such, prevent a finding of bad faith, the Panel must examine all the circumstances of the case to determine whether the Respondent is acting in bad faith (paragraph 3.2 of the WIPO Overview 2.0). In the present case, the Panel finds that the Complainant has failed to bring forward evidence justifying the conclusion that the Respondent is using the disputed domain name in bad faith. The mere fact that the disputed domain name is confusingly similar to Trademark is in itself insufficient to find that customers are misled or that the website linked to the disputed domain name is endorsed by the Complainant. This is even more so given that the designation “ticket network” may be perceived as generic. SeeTicket Software LLC v. MRWFX Inc., WIPO Case No. D2011-0721.”

 D2013-0320
rt.org > Complaint denied
G) Eiser brengt al zo’n 10 jaar een christelijk blad uit onder de naam “The Real Truth Magazine” en meent daarom nu ‘common law’ merkrechten te hebben opgebouwd op de afkorting “RT” (afkorting van “Real Truth”). Voorwaarde hiervoor is dat eiser aantoont dat het publiek het teken “RT” met zijn producten en diensten associeert. Daarin is eiser niet in geslaagd. Geen sprake van verwarringwekkende overeenstemming dan wel kwader trouw. Domeinnaam rt.org hoeft derhalve niet te worden overgedragen.

“To establish common law rights as a trademark in the alleged RT Mark, Complainant must show the Mark acquired secondary meaning, i.e., that the public associates the asserted mark with Complainant's goods or services. See First Place Financial Corp. v. Michele Dinoia c/o SZK.com, NAF Case No. FA 506772; see also CPP, Inc. v. Nokta Internet Technologies, WIPO Case No. D2008-0591 (holding that when relying on common law rights in UDRP proceedings, “the Complainant must adduce sufficient evidence to demonstrate that the claimed mark has in fact been used as a mark labeling goods or services and, through its use, attracted significant goodwill and reputation associated with the Complainant's goods or services in a definable market.”); WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”), at paragraph 1.7 (“The complainant must show that the name has become a distinctive identifier associated with the complainant or its goods or services. Relevant evidence of such “secondary meaning” includes length and amount of sales under the trademark, the nature and extent of advertising, consumer surveys and media recognition […] However, a conclusory allegation of common law or unregistered rights (even if undisputed) would not normally suffice; specific assertions of relevant use of the claimed mark supported by evidence as appropriate would be required.”). On the record here, the Panel agrees with Respondent, Complainant has not shown any rights in the alleged RT Mark.

To begin with, Complainant failed to provide the Panel with any evidence of its use of the alleged RT Mark for even a small amount of time, let alone a time sufficient to establish common law rights. See Koninklijke Nederlandse Springsstoffen Fabriek N.V. v. Kim Hyungho GMM, WIPO Case No. D2002-0707 (holding that “As long as there is no registration of the letters KNSF as a company name or a trademark [for Koninklijke Nederlandse Springsstoffen Fabriek], and the Complainant has not substantiated that the abbreviation has been used to such an extent that it has been generally known to the relevant commercial circuit as a trademark or trade name for Complainant, Complainant has failed to prove that he has rights in KNSF as a trademark.”) Rather, Complainant’s assertion of common law rights is based on bald assertions that the Mark has been in “commercial use, in association with The Real Truth Magazine” and that “The Real Truth” has been in circulation and used the “RT” mark throughout the U.S. and in other countries for 10 years”. So the best that Complainant can do is to try to piggyback rights for the alleged RT Mark on its claimed 10-year use of the term “The Real Truth Magazine”.”

D2012-2516
grupouninter.com > Complaint denied
H) Met betrekking tot de kwader trouw gaat eiser alleen in op gebruik van domeinnaam te kwader trouw. Bij de geschillenprocedure voor .com domeinnamen moet echter ook kwader trouw ten tijde van registratie worden aangetoond. Hier gaat de eiser in zijn geheel niet op in. Het is niet de verantwoordelijkheid van het panel om dat te doen. Eis wordt dan ook afgewezen.

“As the Rules clearly indicate, in order for the panel to adjudicate a domain name dispute, the panel must find that the domain name was registered and is being used in bad faith. In other words, the panel must examine separately two issues which takes place in different moments: 1) whether or not bad faith existed when the disputed domain name was registered; and 2) whether or not the disputed domain name is being used in bad faith.

It is not always easy to draw a clear line between these two circumstances, given that the former requires the evaluation of a static event, while the latter requires examining the dynamics of a conduct during a period of time. The Panel is also aware that in many instances, it is quite difficult to keep these two circumstances separate.

However, the Complainant has a duty to examine and argue both circumstances and it is not the panel's job to do so.

In the present case, the Complainant has only examined and argued that the disputed domain name is being used in bad faith, but said nothing and did not proffer any argument about the disputed domain name having been registered in bad faith.”

Uit't persbericht van VOI©E: Op 23 april heeft Job Cohen, voorzitter van VOI©E, de bronzen Voorhoutkrokus postuum uitgereikt aan André Beemsterboer, één van de drie inititatiefnemers voor de vereniging VOI©E, die deze maand haar eerste lustrum viert. De uitreiking vond plaats tijdens de Werkconferentie Flexibel Auteursrecht, een gezamenlijk initiatief van Google Nederland en de Federatie Auteursrechtbelangen. Uit handen van Job Cohen nam Elma Beemsterboer, de weduwe van André, in het bijzijn van hun kinderen het bronzen beeldje in ontvangst. De bronzen Voorhoutkrokus is vervaardigd door beeldend kunstenaar Loek Bos, naar een idee van Paul van Solingen.

Lees verder

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van 33 oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE serie maart 2013.

Kantonrechter Rechtbank Oost-Brabant 25 april 2013, LJN BZ9289 (Bert van Loo producties tegen F-Actif B.V.)
Uitspraak ingezonden door Bert van Loo, Van Loo Products.

Auteursrecht. Foto. Gematigde schadevergoeding gevorderd. Aansprakelijkheid eigenaar website. Van Loo is gediplomeerd beroepsfotograaf en heeft een toeristisch fotoarchief van Nederland opgebouwd. F-Actif exploiteert onder de naam trouwlocaties.nl een website met een database met verschillende soorten trouwlocaties. Op haar website wordt een foto (ook als thumbnail op de startpagina) getoond waar Van Loo auteur van is.

Dat de foto is verwijderd en per vergissing en foutief geplaatst is en dat er geen commercieel belang is, neemt niet weg dat er geen inbreuk is gepleegd. Het beroep op de disclaimer van F-Actif slaagt niet, evenmin als het verweer dat er misbruik wordt gemaakt van het auteursrecht ex 3:12 lid 2 BW. Dat (een stagiaire bij) Trouwbox de database heeft samengesteld doet er niet aan af dat F-Actif als eigenaar van de website verantwoordelijkheid draagt.

Van Loo heeft aansluiting gezocht bij het door haar gehanteerde basistarief (van €750) en een verhoging op grond van haar leveringsvoorwaarden (3x toeslag). Het totaalbedrag heeft zij gematigd tot €1.500 exclusief BTW, F-Actif wordt veroordeeld in de proceskosten.

4.2. Het verweer dat de foto thans verwijderd is, dat de foto -achteraf bezien- per vergissing en foutief geplaatst is en dat F-Actif geen enkel commercieel belang had bij het plaatsen van de foto neemt niet weg dat F-Actif ten tijde van het plaatsen inbreuk gemaakt heeft (...) zodat deze verweren niet opgaan.

4.3. Ook het beroep dat F-Actif doet op de op haar website geplaatste disclaimer slaagt niet. Gesteld noch gebleken is dat hetgeen in de disclaimer vermeld is, tussen partijen is overeengekomen. Een eenzijdige verwijzing naar een disclaimer op een website kan niet worden aangemerkt als een rechtshandeling die derden zoals Van Loo bindt.

4.5. Ten slotte heeft F-Actif ter comparitie nog naar voren dat niet zij, maar (een stagiaire in dienst van) Trouwbox de database heeft samengesteld. Dit doet echter niet af aan de verantwoordelijkheid die F-Actif als eigenaar van de website heeft voor hetgeen daarop gepubliceerd wordt. Dit kan daarom geen afbreuk doen aan de aansprakelijkheid van F-Activ voor inbreuk op het auteursrecht.

4.7. Van Loo heeft bij de begroting van haar schade aansluiting gezocht bij het door haar gehanteerde basistarief, dat in het onderhavige geval €750,- exclusief btw bedraagt. Op grond van haar leveringsvoorwaarden is zij, naar zij onweersproken gesteld heeft, gerechtigd daarover drie toeslagen van ieder € 750,- exclusief BTW toe te passen. Het totaal heeft Van Loo voorts gematigd tot €1.500, - exclusief BTW.

4.9. De kantonrechter stelt voorop dat het niet aantrekkelijk gemaakt moet worden voor gebruikers van auteursrechtelijk beschermd werk door een inbreuk te herstellen door achteraf alsnog het gangbare tarief te betalen en dan niet slechter af te zijn dan als zij tevoren toestemming zouden hebben gevraagd. In dat geval zou immers het systeem van bescherming van auteursrechten illusoir worden gemaakt. Daarom acht de kantonrechter de door Van Loo gevorderde schade, zoals hiervoor weergegeven, gerechtvaardigd. De schadevordering is dan ook toewijsbaar.

Lees het vonnis rolnr. 12-11211/417, LJN BZ9289 (pdf)