Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:

(A) MISS H. en MISS B. identificeren twee verschillende personen [jongedames/ schoonheidskoninginnen]
(B) Betekenis van CLIMA COMFORT bij het publiek en obiter dictum inzake technische uitleg

Gerecht EU 17 oktober 2012, zaak T-485/10 (MIP Metro / OHMI - J. C. Ribeiro (MISS B))

(A) Gemeenschapsmerk – Beroep door de houder van het nationale en internationale woord- en beeldmerk „Miss H.” voor waren van de klassen 3, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 24, 25 en 26 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1526/20091 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 5 augustus 2010 houdende vernietiging van de weigering van de oppositieafdeling om het woordmerk „MISS B” in te schrijven voor de waren van de klassen 14, 16, 18, 21, 25 en 28 in het kader van de door verzoekster ingestelde oppositie.

Het beroep wordt afgewezen, de term "miss" wordt door de gemiddelde consument begrepen als referentie naar één of meerdere jongedames of schoonheidskoninginnen [reines de beauté]. Het Gerecht oordeelt door de merken visuele en fonetische verschillen zijn tussen de merken, er is sprake van enige betekenis conceptueel, echter daardoor is er nog geen sprake van verwarringsgevaar. Ook op DirkzwagerIEIT.

30 En l’espèce, l’élément verbal « miss » est un terme anglais qui sera compris par le consommateur moyen dans le territoire pertinent comme faisant référence à une ou plusieurs jeunes femmes ou reines de beauté.

43 S’agissant, en troisième lieu, de la comparaison sur le plan conceptuel, il y a lieu de constater que, eu égard au point 30 ci-dessus, les marques en conflit désignent deux jeunes femmes ou reines de beauté dont l’identité est uniquement suggérée. Ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, ces marques identifient deux personnes différentes [red. de merken identificeren twee verschillende personen]. Toutefois, les personnes auxquelles il est fait allusion portent le même titre et seule la première lettre de leur nom ou de leur prénom permet de les distinguer. Par ailleurs, l’élément verbal commun « miss » évoque des caractéristiques partagées par ces deux personnes. Dans ces conditions, contrairement à ce que la chambre de recours a constaté au point 25 de la décision attaquée, il existe un certain degré de similitude conceptuelle entre les marques en conflit.

Gerecht EU 16 oktober 2012, zaak T-371/11 (Monier Roofing Components / OHMI (CLIMA COMFORT))

(C) Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 2026/2010- van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 28 april 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om het woordmerk „CLIMA COMFORT” in te schrijven voor waren van klasse 17. Ook op Class46. De klacht wordt afgewezen, omdat zij niet overtuigend uitlegd - ondanks verwijzingen naar meerdere uitspraken - waarom in haar ogen het in aanmerking komend publiek niet de betekenis en de omvang van de uitdrukking "clima comfort" voor isolatiemateriaal zal begrijpen. Het obiter dictum ["darüber hinaus"] uit de aangevochten beslissing wijst ook uitleg op technische aspecten af en kan niet leiden tot vernietiging van die beslissing.

41 Die Klägerin erläutert jedoch nicht, weshalb ihrer Ansicht nach die maßgeblichen Verkehrskreise nicht in der Lage sein sollen, die Bedeutung und den Umfang des Ausdrucks „clima comfort“ in Bezug auf Wärmedämmplatten und Isoliermaterial zu begreifen.

52 Wie oben in Randnr. 25 ausgeführt, hat die Beschwerdekammer ihre Prüfung nämlich nicht auf die Feststellung gestützt, dass die in Rede stehenden Waren fähig wären, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren. Wie die Verwendung des Ausdrucks „darüber hinaus“ im letzten Satz von Randnr. 17 der angefochtenen Entscheidung zeigt, stellt diese Feststellung nur eine zusätzliche Erwägung gegenüber der maßgeblichen Beschreibung der technischen Merkmale dar, die im ersten Satz dieser Randnummer vorgenommen wird und nach der die in Rede stehenden Waren dazu „beitragen“, ein behagliches, angenehmes Raumklima zu schaffen.

53 Da die Beschwerdekammer bei ihrer maßgeblichen Prüfung der technischen Eigenschaften der in Rede stehenden Waren keinen Beurteilungsfehler begangen hat, kann der Umstand, dass die Klägerin zu einer zusätzlichen technischen Erwägung nicht gehört wurde, nicht zur Aufhebung dieser Entscheidung führen.

HvJ EU 18 oktober 2012, zaak C-173/11 (Football Dataco e.a. tegen Sportradar)

Prejudiciële vraag gesteld door Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).

In navolging van IEF 11471 en meer Football Dataco op IE-Forum. Opvraging en hergebruik (uploads), databankenrecht en IPR.

Uitlegging van de databankenrichtlijn 96/9/EG, met name van artikel 7. Recht van de maker van een database om de opvraging en/of het hergebruik van een deel van de inhoud van de database te verbieden. Begrippen „opvraging” en „hergebruik” (art. 7, lid 2, van de richtlijn). Database met gegevens over aan de gang zijnde voetbalwedstrijden („Football Live”).

Antwoord: Artikel 7 van richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken moet aldus worden uitgelegd dat wanneer een persoon gegevens die hij eerder heeft geüpload uit een databank die wordt beschermd door het recht sui generis ingevolge deze richtlijn, via een webserver in lidstaat A naar de computer van een andere persoon in lidstaat B op diens verzoek verzendt om in het geheugen van deze computer te worden opgeslagen en op het computerscherm te worden getoond, sprake is van „hergebruik” van die gegevens door de verzender. Die handeling moet worden geacht in elk geval in lidstaat B plaats te vinden wanneer er aanwijzingen zijn dat uit de handeling blijkt dat degene die deze verricht zich op leden van het publiek in die lidstaat wil richten, hetgeen ter beoordeling van de nationale rechter staat.

Vraag: 

Wanneer een partij gegevens uploadt van een door een recht sui generis ingevolge richtlijn 96/9/EG1 ("databankrichtlijn") beschermde databank op de webserver van die partij in lidstaat A en deze webserver in reactie op verzoeken van een gebruiker in lidstaat B dergelijke gegevens naar de computer van de gebruiker verzendt, zodat zij worden opgeslagen in het geheugen van die computer en op het computerscherm worden getoond,
a) moet het verzenden van de gegevens dan worden beschouwd als "opvraging" of "hergebruik" door die partij;
b) vindt er dan enige opvraging en/of enig hergebruik door die partij plaats:
i) alleen in [lidstaat] A;
ii) alleen in [lidstaat] B, of
iii) in [lidstaat] A en [lidstaat] B?

Op andere blogs:
1709blog (Football Dataco: the transmission theory may apply...)
DeBrauwBlackstoneWestbroek (Online database infringement takes place in targeted Member State)
JIPLP € (Football Dataco v Yahoo! An article of immediate interest)
KluwerCopyrightBlog (Football Dataco II: ‘Re-utilisation’ must be interpreted broadly)
Mediareport (Dataco – Sportradar: welke rechter is bevoegd bij internet-inbreuk op databankenrecht?)
SCL The IT Law Community (Database Right: ECJ Judgment in Football Data Co v Sportradar)
Internetrechtspraak (Hof van Justitie EU 18 oktober 2012, Football Dataco v Sportradar)
Tijdschrift voor Internetrecht (Annotatie Hof van Justitie Football Dataco v. Sportradar)

Rechtbank 's-Hertogenbosch 3 oktober 2012, HA ZA 11-931 (DEAC Nederland tegen COFFENCO, voorheen Coffema)

Uitspraak ingezonden door Aron Das Gupta en Elsje de Bie, VMW Taxand.

Merkenrecht. Soortgelijkheid, verbondenheid. Handelsnaamrecht. Bodemprocedure na IEF 9528, waarin werd overwogen: Dat alles neemt echter niet weg dat de waren van partijen wel zodanig met elkaar verbonden zijn. dat deze naar het oordeel van de rechter kunnen worden aangemerkt als soortgelijk.

De rechtbank stelt vast dat er geen soortgelijkheid bestaat tussen de als generieke koffie aan te merken waar van DEAC en de voor vele koffiemerken geschikte koffiemachines en geeft hiervoor drie gronden, hieronder in citaat 4.3.2.

De stelling van DEAC dat met het gebruik van het merk COFFEMA door Coffenco ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie en de exclusiviteit van CAFEMA wordt verworpen nu iedere onderbouwing ontbreekt. DEAC voert ook dat een reëel gevaar bestaat dat de aantrekkingskracht van CAFEMA (voor kwaliteitskoffie) verminderd als onder het merk COFFEMA schoonmaakartikelen voor koffiemachines wordt verkocht. De vorderingen worden afgewezen en DEAC wordt veroordeeld in de proceskosten ad €30.000.

Verbondenheid
4.3.2. Het argument van DEAC dat haar koffie in hoge mate verbonden is met de koffiemachines van Coffenco, omdat die machines specifiek bedoeld zijn voor het bereiden van het type koffie dat zij verkoopt faalt op drie gronden:
a. het mist feitelijke grondslag inzoverre dat zij zowel espresso- als "gewone" koffiemachines verhandelt. (...)
b. "Verbondenheid" die verder gaat dan complementariteit is geen criterium dat in de rechtspraak een rol speelt
c. Consumenten (i.c. de professionele gebruikers) moeten het gebruikelijk en normaal vinden deze waren samen te gebruik en vereist dat zij het normaal vinden dat de waren onder hetzelfde merk op de markt worden gebruikt (Vgl. voor deze maatstaf: GvEA EG, 11 juni 2007, T-150/04, Tosca Blu). Daarvan is geen sprake.

4.3.3. Voor de volledigheid merkt de rechtbank nog op dat het bijzondere geval dat koffie wordt aangeboden in een bijzondere vorm (zoals "pads") ten gebruike in een bijzonder daarop afgestemde machine, zich hier niet voordoet.

Merkenrecht 2.20 lid 1 sub c BVIE
4.5.2. De stelling van DEAC dat met het gebruik van het merk COFFEMA door Coffenco ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie en de exclusiviteit van CAFEMA wordt verworpen nu iedere onderbouwing daarvoor ontbreekt.
DEAR voert voorts aan dat, nu zij onder het merk CAFEMA kwaliteitskoffie verkoopt aan de horecabranche en Coffenco onder het merk COFFEMA schoonmaakartikelen voor koffiemachines wil verkopen aan dezelfde horecabranche, een reëel gevaar bestaat dat de aantrekkingskracht voor het merk CAFEMA vermindert waardoor er afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van CAFEMA.
De rechtbank is van oordeel dat het merk COFFEMA geen afbreuk doet aan de reputatie van DEAC's CAFEMA. Onbetwitst heeft Coffenco gesteld dat DEAC ook zelf reinigingsmiddelen verkoopt. Dat DEAC zelf het teken COFFEMA kleiner op de flacons vermeldt doet daaraan niet af...

4.5.3. Daarmee is op twee punten niet voldaan aan de eisen die artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE voor bescherming stelt en faalt de vorderingen van DEAC ook op deze grondslag.

Handelsnaam
4.7. Voor zover DEAC haar vorderingen mede heeft gebaseerd op artikel 5a Hnw of artikel 6:162 BW stranden zij eveneens.
4.[7].2. De strekking van artikel 5a Hnw is om het gebruik te verbieden van een handelsnaam in strijd met een beter merkenrecht van een ander. Maar waar in de voorgaande alinea concluderend werd vastgesteld dat het gebruik van COFFEMA geen merkinbreuk oplevert, geldt voor het gebruik van datzelfde teken als handelsnaam hetzelfde.

Op andere blogs:
Chiever (Coffema wint zaak van Cafema)

Rechtbank 's-Gravenhage 17 oktober 2012, HA ZA 12-85 (Visys N.V. tegen Best N.V.)

Octrooirecht. Best (Belgian Electronic Sorting Technology) is een Belgische onderneming die zich sinds 1996 toelegt op het ontwerpen, produceren en commercialiseren van lasersorteermachines. Machines van deze soort worden toegepast om bulkgoederen, met name voedingsmiddelen, te ontdoen van onzuiverheden. Best is houdster van EP0952895 B1.

Visys is opgericht door een aantal ex-werknemers van Best en brengt ook een lasersorteermachine op de markt welke is van een concave (holle) valplaat met in de lengterichting evenwijdige kanalen (de “channel chute”). Visys vordert de vernietiging van het octrooi, respectievelijk de verklaring niet-inbreuk. Naar het oordeel van de rechtbank kan uit de Aanvrage, gelezen in haar geheel, niet anders worden begrepen dan dat daarin uitsluitend inrichtingen met een convex gekromde valplaat onder bescherming werden gesteld. De conclusie 1 wordt vernietigd vanwege op ongeoorloofde wijze toevoegen van materie (door weglating dat de valplaten "convex" zijn in het uiteindelijke octrooi).

Naar het oordeel van de rechtbank zal de gemiddelde vakman begrijpen dat de stand van de techniek (gekromde) valplaten omvat met daarin middelen, zoals groeven of kanalen, welke het te sorteren product geleiden tot evenwijdige banen, zoals in Kelly. Het Octrooi zet zich daar tegen af en brengt met de conclusies 1 en 8 valplaten onder de beschermingsomvang die completely smooth zijn, dus zonder een geleidingsmiddel in enigerlei vorm. Ook conclusies 2 t/m 7, 9 en 10 voor zover gebaseerd op conclusie 1 worden vernietigd. Ook worden conclusie 8 voor Nederland en conclusie 9 en 10 (voor zover gebaseerd op conclusie 8) vernietigd. De gevorderde verklaring van niet-inbreuk wordt niet-ontvankelijk verklaard, Visys had geen reden een inbreukactie te vrezen voor een inrichting zoals omschreven.

In citaten:

Toegevoegde materie
4.11. De conclusie is dan ook dat een gemiddelde vakman niet duidelijk en ondubbelzinnig zal afleiden uit de Aanvrage dat ook valplaten die niet convex zijn binnen het bereik van de uitvinding vallen. Hij vindt dat kenmerk dan ook terecht terug in conclusie 1 van de aanvraag. Veronderstellenderwijs met de octrooihouder Best er van uitgaande dat een valplaat met concaaf oppervlak binnen het bereik van het octrooi zoals verleend zou vallen (door weglating van “convex” in de uiteindelijk verleende conclusie), dient de conclusie te worden getrokken dat in zoverre sprake is van toegevoegde materie.

4.13. De rechtbank ziet gelet op het voorgaande aanleiding conclusie 1 van het Octrooi, voor zover verleend voor Nederland, te vernietigen voor zover het meer of anders omvat dan in het hulpverzoek vermeld. Hetzelfde geldt voor de conclusies 2 tot en met 7 en 9 en 10, voor zover afhankelijk van conclusie 1.

4.16. Naar het oordeel van de rechtbank zal de gemiddelde vakman begrijpen dat de stand van de techniek (gekromde) valplaten omvat met daarin middelen, zoals groeven of kanalen, welke het te sorteren product geleiden tot evenwijdige banen, zoals in Kelly. Het Octrooi zet zich daar tegen af en brengt met de conclusies 1 en 8 valplaten onder de beschermingsomvang die completely smooth zijn, dus zonder een geleidingsmiddel in enigerlei vorm. In paragraaf 17 van de beschrijving van het Octrooi en ook in de beschrijving in de Aanvrage is dat tot uitdrukking gebracht met de woorden completely smooth, without any channels or grooves in the direction of travel/fall; in de conclusies van het Octrooi met de woorden completely smooth, without any channels in direction of fall. De gemiddelde vakman zal begrijpen dat hier niet iets anders is bedoeld. In alle gevallen hebben de bewoordingen het oog op een gladde valplaat zonder geleidingsmiddelen zoals kanalen of groeven. Van toegevoegde materie is dan ook geen sprake.

4.17. Ook op dit punt heeft Best een hulpverzoek gedaan voor het geval de rechtbank van oordeel zou zijn dat sprake is van toegevoegde materie door het niet opnemen van de woorden ‘or grooves’. Nu dat niet het geval is, is er geen aanleiding het door Best voorgestelde hulpverzoek te beoordelen.

Niet-nawerkbaarheid
4.22. Gelet op hetgeen hierboven is overwogen behoeft de gestelde niet-nawerkbaarheid met betrekking tot conclusie 8 niet meer te worden beoordeeld.

De verklaring van niet-inbreuk
4.52. In essentie komen de argumenten van Visys er op neer dat zij moet vrezen dat Best haar sorteermachine, uitgerust met een valplaat met kanalen die de producten geleiden, zou aanvallen. Dit heeft zij evenwel niet onderbouwd gesteld en is ook overigens niet gebleken, in aanmerking genomen dat Best in deze procedure ook met zoveel woorden heeft erkend dat dergelijke sorteermachines niet onder het bereik van het Octrooi vallen.

4.53. De rechtbank is dan ook van oordeel dat Visys geen reden had een inbreukactie te vrezen voor een inrichting als bedoeld in de verklaring voor recht. Zij heeft dan ook geen belang daartoe en de subsidiaire vordering zal niet-ontvankelijk worden verklaard.

Dictum:
vernietigt conclusie 1 van EP 0 952 895, zoals verleend voor Nederland, voor zover het meer of anders omvat dan het in het eerste hulpverzoek vermelde. vernietigt de conclusies 2 tot en met 7 en 9 en 10, zoals verleend voor Nederland, voor zover afhankelijk van conclusie 1 en voor zover conclusie 1 meer of anders omvat dan het in het eerste hulpverzoek vermelde.
vernietigt conclusie 8 van EP 0 952 895, voor zover verleend voor Nederland, alsmede de conclusies 9 en 10, zoals verleend voor Nederland, voor zover afhankelijk van conclusie 8;

Beleidsnota Biotechnologie; Brief regering; Reactie op motie Ormel/Wiegman betreffende bevorderen Europese vrijstelling cisgenese, Kamerstukken II 2012-2013, 27 428, nr. 239.

Vrijstelling van GGO wet- en regelgeving. Nederland is van mening dat een vrijstelling van de EU ggo wet- en regelgeving alleen tot de mogelijkheden behoort wanneer een bepaalde techniek, in dit geval cisgenese, producten voortbrengt die niet meer risico’s met zich meebrengen dan traditioneel veredelde gewassen. Bij een vrijstelling vervalt naast de etiketteringsplicht namelijk ook de plicht tot een risicobeoordeling in het kader van de EU ggo wet- en regelgeving. Een vrijstelling van cisgenese van de ggo wet- en regelgeving laat onverlet dat een beoordeling van de voedselveiligheid van cisgene producten moet plaatsvinden uit hoofde van de Nieuwe voedingsmiddelen verordening (EG) 258/97.

De COGEM heeft in 2009 aangegeven dat zij vanuit milieuveiligheid geen bezwaren heeft tegen een vrijstelling van cisgenese4. Het toenmalige Ministerie van VROM heeft vervolgens het RIKILT-Instituut voor Voedselveiligheid gevraagd te adviseren over de voedsel- en diervoederveiligheid van cisgenese.

Dit RIKILT rapport van 2010 gaf in de TK aanleiding tot discussie en leidde tot een motie van mevr. Wiegman van Meppelen Scheppink c.s. waarin de regering werd verzocht om plantenwetenschappers onderzoek te laten doen naar de risico’s vergeleken met traditionele veredeling en het RIKILT rapport als voorlopig rapport te beschouwen. Nederland heeft vervolgens de Europese Commissie verzocht om EFSA te mandateren om te adviseren over de veiligheid (voedsel-, diervoeder- en milieuveiligheid) van cisgene gewassen en daarbij een vergelijking te maken met traditionele veredeling en de expertise van plantveredelaars te betrekken. Dit rapport is begin van dit jaar verschenen [Kamerstukken II, 2010-2011, 32 500, Nr. 122]. Hierin is het RIKILT rapport meegenomen en hebben wetenschappers van het RIKILT deelgenomen aan de EFSA werkgroep onder het GMO-panel, dat het advies over cisgenese heeft opgesteld.

Ik heb kennisgenomen van de standpunten van verschillende betrokken partijen in Nederland ten aanzien van cisgenese. Hieruit maak ik op dat de veredelingsbedrijven cisgenese beschouwen als een techniek die vergelijkbaar is met traditionele veredeling maar die tevens efficiënter is. Op basis hiervan en op basis van het EFSA advies zijn zij van mening dat het vrijstellen van cisgenese van de EU ggo wet- en regelgeving verantwoord is. De ketenorganisatie voor de biologische landbouw en de milieubeweging Greenpeace vinden echter dat cisgenese gelijk is aan genetische modificatie en de producten als zodanig moeten worden beoordeeld. Zij hechten waarde aan keuzevrijheid voor (biologische) telers en consumenten.

(...) Consumenten die geen producten willen consumeren van vrijgestelde nieuwe veredelingstechnieken kunnen zo terecht bij producten van de biologische landbouw. Op deze wijze waarborgt de Nederlandse regering keuzevrijheid voor producent en consument en is er voldoende ruimte voor zowel de conventionele landbouw als de biologische landbouw om binnen de eigen kaders te opereren.

De discussie over de veredelingstechnieken is een belangrijke discussie. Nederland heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt om op EU niveau duidelijkheid te verschaffen over de status van deze technieken in relatie tot de ggo wet- en regelgeving. De Nederlandse regering stelt zich op het standpunt dat overregulering voorkomen moet worden en de kansen gegrepen moeten worden die de nieuwe veredelingstechnieken bieden.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 15 oktober 2012, KG RK 12-2144 (Hydrangea Breeders Association en Santho Beheer tegen LJ Trading v.o.f. en Troostwijk Veilingen B.V.)

Ex parte. Gemeenschapskwekersrecht. Aansprakelijkheid van veilinghuis als tussenpersoon.

Verzoekster sub 1)is houdster van het communautaire kwekersrecht voor de navolgende Hortensiarassen:- RED BEAUTY; - HBA 202911 (EARLY BLUE®); - HBA 206901 (HOT RED®).

Citaten uit't verzoek: Gerekwestreerde sub a) heeft recentelijk van de curator van het gefailleerde Botensia B.V. een grote hoeveelheid plantmateriaal (waaronder moederplanten en stekken) van verschillende Hortensiarassen gekocht en geleverd gekregen. Een aanzienlijk gedeelte van dit plantmateriaal is van de rassen waarop kwekersrechten van verzoeksters rusten. In de loop van augustus 2012 bleek dat Van de Bos op allerlei nieuwe locaties actief was met de teelt van Hortensiaplanten, waaronder ook de vermeerdering van Hortensia moederplanten en –stekken. Niet gehinderd door enig besef van het bestaan van kwekersrechten, heeft de curator hoeveelheden planten verkocht. De planten op de locatie in ’s-Gravendeel worden in opdracht van LJ Trading en/of de curator geveild door het veilinghuis Troostwijk. Deze (online) veiling is reeds aan de gang en zal sluiten op dinsdag 16 oktober a.s. om 14:00.

Voorzover echter het veilinghuis op grond hiervan niet als rechtstreekse inbreukmaker kan worden beschouwd, maar louter als tussenpersoon, kan ook op grond van art. 70 lid 2 ZPW tegen het veilinghuis een bevel worden uitgevaardigd om de verkoop van het inbreukmakende plantmateriaal, c.q. het aanbieden daarvan te staken. Mede op grond van art. 9 lid 4 jo 9 lid 1 Handhavingsrichtlijn, die mede zien op een verbod tegen tussenpersonen, moet het mogelijk worden geacht een ex parte bevel tegen tussenpersonen te verkrijgen. Het is niet noodzakelijk dat de tussenpersoon zelf inbreuk maakt. In art. 1019e Rv wordt weliswaar gesproken van een verbod “tegen de vermeende inbreukmaker”, maar vanwege deze woorden moet art. 1019e Rv niet zo beperkt worden uitgelegd dat geen verbod kan worden uitgesproken tegen tussenperso-nen die zelf geen inbreuk maken. Een dergelijke strikte interpretatie zou er immers toe leiden dat de gecreëerde additionele mogelijkheid om ook rechterlijke maatregelen tegen tussenperso-nen te treffen in de praktijk niets toevoegt (omdat dan reeds tegen de tussenpersoon kan worden opgetreden omdat hij ook zelf inbreuk maakt). In de rechtspraak zijn dan ook diverse gevallen bekend van ex parte bevelen tegen tussenpersonen die zelf geen inbreuk maakten.

Ten aanzien van het veilinghuis is voldoende aannemelijk gemaakt dat zij diensten als tussenpersoon verricht of dreigt te verrichten in de zin van artikel 70 lid 2 ZPW. Het ex parte verbod wordt toegekend voor zowel gerekwestreerde als ook het Veilinghuis voor de online veiling.

r.o. 2.3. Ten aanzien van het veilinghuis is echter wel voldoende aannemelijk gemaakt dat zij diensten als tussenpersoon verricht of dreigt te verrichten in de zin van artikel 70 lid 2 ZPW. De specifieke omstandigheden als omschreven in het verzoekschrift, met name onder nr. 17, worden voorshands voldoende geacht om ook een ex parte voorziening te rechtvaardigen jegens het veilinghuis. Doorslaggevend is daarbij de onzekerheid over wie thans eigenaar is van het te veilen of geveilde plantmateriaal, waarbij door de curator van Botensia BV kennelijk andere informatie wordt gegeven dan door het veilinghuis, terwijl volgens de toelichting namens verzoeksters wel duidelijk is dat het bewuste plantmateriaal via het veilinghuis wordt of zal worden verkocht. Om evenwel een al te vergaande aansprakelijk voor dwangsommen te voorkomen, zal het verbod worden beperkt tot het verlenen van diensten als tussenpersoon bij de verhandeling van inbreukmakend plantmateriaal, voor zover het het veilinghuis duidelijk is of had moeten zijn dat dit van in het verzoekschrift bij de illegale teelt of verhandeling daarvan betrokken rechtspersonen afkomstig is. Tevens zal het ex parte verbod worden beperkt tot de in het verzoek-schrift omschreven online veiling (en de afhandeling daarvan).

Dictum (ingekort):
De voorzieningenrechter:
3.1. beveelt gerekwestreerde het plegen van inbreuken op de in dit verzoek omschreven kwekersrechten van verzoeksters met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden (...) van plantmateriaal van de in dit verzoek beschreven kwekersrechtelijk beschermde Hortensiarassen te staken en gestaakt te houden;

3.2. verbiedt gerekwestreerde sub 2 diensten als tussenpersoon te verlenen in verband met de verkoop van het in het verzoekschrift omschreven plantmateriaal, voor zover het gerekwestreerde sub 2 duidelijk is of had moeten zijn dat dit van in het verzoekschrift bij de illegale teelt of verhandeling daarvan betrokken rechtspersonen afkomstig is een en ander voor zover het betreft de in het verzoekschrift omschreven online veiling

3.3. veroordeelt gerekwestreerden tot betaling van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van EURO 10.000 (zegge: tienduizend EURO) voor iedere overtreding van de onder 3.1 resp. 3.2 genoemde bevelen en/of verboden, alsmede een dwangsom van EURO 5.000 (zegge: vijfduizend EURO) voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding van de onder 3.1 resp. 3.2 genoemde bevelen en/of verboden zal voortduren;

Rechtbank Middelburg 24 april 2012, LJN BY0234 (Enza zaden Benelux B.V. tegen Kwekerij van Antwerpen van Veen B.V.)

Als randvermelding. Licentie Sunstreamtomaten. Duurovereenkomst opzegtermijn, geen zwaarwegende grond vereist voor opzegging.

Uit de aard en inhoud van de overeenkomst volgt niet dat opzegging slechts mogelijk was indien daarvoor voldoende zwaarwegende grond was zoals Agrocare stelt. Dat de gevolgen zeer nadelig zijn voor Agrocare is onvoldoende om te concluderen dat een zwaarwegend grond voor opzegging vereist was. Uit de eisen van redelijkheid en billijkheid volgt wel dat een bepaalde opzegtermijn in acht genomen moet worden. Het vonnis vult die omstandigheden in. De overeenkomst is tot stand gekomen op 17 augustus 2005 en zal met inachtneming van de opzegging termijn eindigen op 31 juli 2008. Nergens blijkt dat de algemene voorwaarden van Enza van toepassing zijn op de overeenkomst. Uit hun stellingen volgt dat de algemene voorwaarden en Speciale Ras Overeenkomst ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet aan de orde zijn geweest. De stelling van Enza dat het sluiten van een Speciale Ras Overeenkomst bij rassen als Arcanca en Sunstream gebruikelijk was, onder verwijzing naar de overeenkomst met betrekking tot het Aranca zaad is onvoldoende,

4.3.(...) Indien, zoals hier, wet en overeenkomst niet voorzien in een regeling van de opzegging, geldt dat de overeenkomst in beginsel opzegbaar is. De eisen van redelijkheid en billijkheid kunnen in verband met de aard en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval meebrengen dat opzegging slechts mogelijk is indien een voldoende zwaarwegende grond voor de opzegging bestaat. Uit diezelfde eisen kan, eveneens in verband met de aard en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval, voortvloeien dat een bepaalde opzegtermijn in acht moet worden genomen of dat de opzegging gepaard moet gaan met het aanbod tot betaling van een (schade)vergoeding. (HR 28 oktober 2011, LJN BQ9854).

4.4.  Gelet op het vorenstaande en gezien de discussie tussen partijen zal de rechtbank eerst beoordelen of in casu een zwaarwegende grond voor opzegging vereist was. Uit voornoemd arrest van de Hoge Raad kan worden afgeleid dat niet te snel mag worden aangenomen dat de partij die een overeenkomst opzegt een zwaarwegende grond voor die opzegging zal dienen te hebben. Een zwaarwegende grond zal bijvoorbeeld vereist zijn in een situatie waarin de opgezegde partij voor haar bedrijfsvoering in overwegende mate afhankelijk is van de voortzetting van de overeenkomst. Zulks is in casu gesteld noch gebleken. De stelling van Enza dat Agro Care in haar algemene bedrijfsvoering niet afhankelijk is van de overeenkomst is door Agro Care ook niet gemotiveerd betwist.

Voorts is ook niet gebleken dat Agro Care voor de teelt van Sunstreamtomaten afhankelijk is van de overeenkomst. De stelling van Agro Care dat zij voor levering van het Sunstreamzaad afhankelijk is van Enza, is gelet op haar eigen mededeling dat zij de betreffende zaden de afgelopen jaren toen zij niet geleverd kreeg van Enza uit het buitenland heeft betrokken en toch in staat is geweest diverse hectaren (in 2011 zelfs 13 hectare) Sunstreamtomaten te telen, niet houdbaar.

(...)

De enkele omstandigheid dat de opzegging van de overeenkomst een nadelig effect heeft voor Agro Care en voor haar schade oplevert is eveneens onvoldoende om te kunnen concluderen dat een zwaarwegende grond voor opzegging vereist was. Met de nadelige gevolgen van het beëindigen van de overeenkomst voor Agro Care dient rekening te worden gehouden middels de in acht te nemen opzegtermijn, zoals hierna zal worden overwogen.

4.9.  De gevorderde verklaring voor recht dat op de overeenkomst tot levering van Sunstreamzaad de voorwaarden die zijn opgenomen in de Speciale Ras Overeenkomst en Enza’s algemene voorwaarden van toepassing zijn en dat Agro Care daaraan gebonden is, is niet toewijsbaar. De rechtbank overweegt daartoe het volgende. Zoals hiervoor is overwogen, is de overeenkomst tussen partijen door opzegging beëindigd. Nergens uit blijkt dat de Speciale Ras Overeenkomst deel heeft uitgemaakt van hetgeen partijen waren overeengekomen. Uit hun stellingen volgt dat de algemene voorwaarden en Speciale Ras Overeenkomst ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op 17 augustus 2005 niet aan de orde zijn geweest. De enkele stelling van Enza dat het sluiten van een Speciale Ras Overeenkomst bij rassen als Arcanca en Sunstream gebruikelijk was, onder verwijzing naar de overeenkomst met betrekking tot het Aranca zaad is onvoldoende, zeker nu door Agro Care onweersproken is gesteld dat de Speciale Ras Overeenkomst betreffende het Arancazaad niet bij aanvang van de levering daarvan aan Agro Care is gesloten, maar pas vele jaren later.

4.10.  Vast staat dat partijen bij het sluiten van de overeenkomst (nog) geen overeenstemming hadden bereikt omtrent de prijs van de door Enza aan Agro Care te leveren Sunstreamzaden. (...)

De rechtbank is van oordeel dat gelet op de stellingen van partijen zowel in de onderhavige procedure als in de procedure bij de rechtbank Alkmaar als onvoldoende weersproken is komen vast te staan dat Red Star vanwege haar bijdrage in de ontwikkeling van het Sunstreamras een speciale positie inneemt ten opzichte van Enza en dat er tussen Enza en Red Star exclusiviteitsafspraken golden betreffende het Sunstreamzaad.

Bij het bepalen van de door Agro Care aan Enza te betalen prijs voor het Sunstreamzaad kan dan ook niet worden uitgegaan van de prijs die Enza bij Red Star Trading in rekening brengt. Voorts staat als onweersproken vast dat er ten tijde van het sluiten van de overeenkomst tussen partijen prijslijsten waren waarop de voor anderen dan Red Star geldende prijs voor het Sunstreamzaad vermeld stond. De rechtbank is van oordeel dat de op deze lijsten vermelde prijs, eventueel verhoogd met de indexering, een belangrijk uitgangspunt dient te zijn voor de door Agro Care voor het Sunstreamzaad te betalen prijs.

De rechtbank zal een comparitie van partijen bevelen om aan de hand van voornoemde uitgangspunten met partijen te onderzoeken of zij tot een vergelijk kunnen komen omtrent de door Agro Care aan Enza te betalen prijs voor het Sunstreamzaad in de jaren dat Enza dit zaad aan Agro Care geleverd heeft. De rechtbank verzoekt Enza daartoe, overeenkomstig haar daaromtrent ter gelegenheid van het pleidooi op 31 januari 2012 gedane aanbod, inzichtelijk te maken hoe de prijs van het Sunstreamzaad tot stand komt en deze uitleg samen met de hiervoor genoemde prijslijsten een week voorafgaand aan de zitting aan de rechtbank en de wederpartij te doen toekomen.

5.  De beslissing

De rechtbank
5.1.  verklaart voor recht dat de overeenkomst tussen Enza en Agro Care, indien en voor zover in kracht van gewijsde komt vast te staan dat deze tussen Enza en Agro Care op 17 augustus 2005 tot stand is gekomen, door Enza’s opzegging bij brief van 11 juni 2007 is geëindigd op 31 juli 2008; 

Domeinnaamrecht. We beperken ons tot een doorlopende selectie van WIPO-geschillenbeslechtingsprocedures die wellicht interessant zijn. Hier een overzicht van de in de laatste weken gepubliceerde procedures. Ditmaal over: een obiter dictum over "Respondent Consent”, Cyberflight (overdracht eigendom/registrar hangende UDRP procedure),  Het Panel zet de criteria uiteen voor het rechtvaardigen van een herhaalde klacht, in een concurring opinion wordt voorgesteld om ambtshalve domeinname hijacking te toetsen.

D2012-1437 conversbank.com / konversbank.com > Complaint denied
Indien het Panel dit had geoordeeld als "“Respondent Consent”, dan zou het oordeel anders uitvallen.

In light of the decision below, it is noteworthy that if the Panel had treated this case as a “Respondent Consent” and had adopted the short-cut route favoured by the panel in Merck KGaA v. c/o whoisproxy.com Ltd / Galib Gahramanov, G Domains, WIPO Case No. D2011-1271, the result would have been very different, but not in line with this Panel’s reading of the requirement of paragraph 4(a) of the Policy.

D2012-1153 viedemerde.com > Transfer with concurring opinion
Over "cyberflight".

The Complainant also provided sufficient evidence to prove that the disputed domain name was used to direct Internet users to a parking webpage containing pay-per-click links that direct users to websites that offer various goods and services. This constitutes bad faith registration and use of the disputed domain name as Complainant’s trademark was being used in it for commercial gain. (See Schur International A/S v. Jorge Massa, WIPO Case No. D2009-0450). The disputed domain name currently appears to be parked and not actively used. UDRP panels have found that such “use” of a website may not prevent a finding of bad faith, having regard to the totality of the circumstances. (See WIPO Overview 2.0, paragraph 3.2)

Also, as established above, Respondent 1’s transfer of the disputed domain name after it was informed of the Complaint constitutes cyberflight. UDRP panels have ruled that cyberflight is indicative of bad faith registration and use under paragraph 4(b)) (See Fifth Third Bancorp v. Secure Whois Information Service, WIPO Case No. D2006-0696).

Concurring opinion
“Cyberflight” is an attempt to delay a UDRP proceeding by changing the domain name registration details or registrar after learning of the complaint (See PREPADOM v. Domain Drop S.A. (PREPADOM-COM-DOM), WIPO Case No. D2006-0917). Transferring the disputed domain name during a pending proceeding is considered cyberflight and is in direct violation of the Policy paragraph 8(a). As was asserted by the UDRP panel in Humana Inc. v. CDN Properties Incorporated, WIPO Case No. D2008-1688, “there is no bright line rule regarding what constitutes a “pending proceeding”, prior cases have found that process starts from the filing of the complaint rather than from the formal commencement of the proceedings. See PREPADOM v. Domain Drop S.A., WIPO Case No. D2006-0916 or Imperial Chemical Industries, PCL. v. Oxford University, WIPO Case No. D2001-0292.”

D2012-1149
publicstoragephoenix.com > Complaint denied
Het Panel zet de criteria uiteen voor het rechtvaardigen van een herhaalde klacht

These criteria were followed and supplemented in Creo Products Inc. v. Website In Development, WIPO Case No. D2000-1490 where the panel, also following general principles applicable to re-litigation, required an UDRP complainant to demonstrate that its re-filed complaint should be considered, based on clearly identified grounds, proceeding to a decision on the merits only where the complainant made out aprima facie case to justify re-filing. See also, in accord, Sensis Pty Ltd., Telstra Corporation Limited v. Yellow Page Marketing B.V., WIPO Case No. D2011-0057 where the panel permitted re-filing of a complaint in view of material, credible results of an investigation conducted by an Australian competition and law enforcement authorities which were simply not available at the time of the prior decision. Paragraph 4.4 ofWIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”), specifies the criteria justifying a re-filed complaint as being:

a) relevant new actions which have occurred since the original decision;
b) a breach of natural justice or of due process has occurred, or other serious misconduct in the original case (such as perjured evidence); or
c) newly presented evidence that was reasonably unavailable to the complainant during the original case.

Given the criteria set forth above, the Complainant here has not met its burden.

First, the Panel views the existence of potentially inconsistent decisions as insufficient to justify re-filing. As discussed, apparent inconsistencies can and do arise between otherwise seemingly similar decisions, which can be justified on a more careful examination of the specific underlying facts and governing law. Such a situation simply does not rise to the high level demanded by the Grove/Creo andWIPO Overview 2.0, paragraph 4.4 criteria above.

This Panel will not substitute its view for those of the panel in Public Storage 1. The Complainant had a full, fair and complete opportunity to be heard before that panel. While the Complainant basically points to alleged procedural errors inherent in that panel’s decision and fervently disagrees with the result, we will not entertain its disagreement nor opine on the propriety of that decision.

Second, the Panel finds that the additional fact advanced by the Complainant that the registration for one of the domain names in dispute inPublic Storage 1, which is not before the Panel in the present matter, i.e.

D2012-0614
legoego.com
> Met enige twijfel van het panel omtrent het onderdeel "ter kwader trouw", omdat de verweerder geen bevredigende verklaring heeft voor de keuze van de domeinnaam vertaald uit het Chinees, wordt de klacht toch afgewezen. LEGO is niet in haar belangen geschaad.

On the other hand, the Respondent has not provided a completely satisfactory explanation for the choice of the domain name. To this panel, “Legoego” is not the most obvious choice for an online shop trading under the name “Le-Yi-Gou”. It does not seem to the Panel to be a transliteration as submitted by the Respondent. If the Respondent’s transliteration submission was correct, it seems to this Panel that, “乐易购” should be “le-e-go”, but not “le-go-e-go”. There is the addition of an additional syllable “go”. The Respondent stated it did not respond to correspondence from the Complainant because it did not understand the correspondence. This may be true, but the correspondence from the Centre was sent to the Respondent in Chinese and English.

In this case, on the evidence before the Panel it appears the Respondent is running a legitimate business and not selling any products which compete with the Complainant or are likely to damage the Complainant’s brand; there is no use of the trademark LEGO by itself on the website; and there is no other evidence of any likely damage to the interests of the Complainant or to its trademark LEGO.

The Panel therefore finds that, on the evidence before it, it cannot conclude that the Respondent has been using the disputed domain name in bad faith. Having reached its conclusion, the Panel does not need to decide if the Respondent registered the disputed domain name in bad faith or has rights and legitimate interests in the disputed domain name.

Accordingly, somewhat reluctantly, the Panel has determined to deny the Complaint.

D2012-1326
altom.com > Complaint denied
In de concurring opinion wordt voorgesteld om ambtshalve domeinname hijacking te toetsen.

There was never any prospect of proving any of the three elements in the Policy as the facts clearly do not exist to prove them and the Complainant seemed to acknowledge this by not even attempting to prove them. It did not submit that it had a registered or common law trademark or adduce any facts that, even on the most charitable interpretation, showed that it had such an entitlement. Its case on the other two elements was a series of formal assertions and reliance on the fact that the disputed domain name was for sale. It also overlooked the main point about this case which is that the disputed domain name was registered 6 years before the Complainant was incorporated, requiring that for the Respondent to be liable, even in a layman’s sense, it must have had what were referred to in Success Bank v. ZootGraphics c/o Ira Zoot, NAF Claim No. 1259918 as “psychic powers” to predict that the Complainant would be incorporated several years later.

All of this might be put down to inexperience rather than bad faith. But what has swayed me is that instead of dealing with the evidence, the Complainant chose to attack the Respondent’s bona fides and to allege, before it saw the Response and the Respondent’s version of events, that it was guilty of bad faith and that it was “predatory and parasitical”, apparently because it had registered a domain name that the Complainant, 10 years later, now wanted, but which is for sale at a price it does not want to pay.

Such allegations can always be made, but they should not be made unless there seem on reasonable grounds to be facts to support them. Moreover, those who make such allegations run the risk of an examination of their own bona fides, for allegations of bad faith made without supporting facts are themselves a form of bad faith and that is the feature that the Rules require to be in evidence before a finding of Reverse Domain Name Hijacking may be made. When it is then seen on such an examination that its own case, complete with accusations of bad faith and of other allegedly improper behaviour, is not only without merit but entirely baseless, a finding of Reverse Domain Name Hijacking is open and should be made in an appropriate case. This case, on the totality of the evidence is such a case and it is by no means a borderline one.

D2012-1329
youi.com > Complaint denied with dissenting opinion
In de dissenting opinion wordt uitleg gegeven over de ter kwader trouw registratie van de domeinnaam door de verweerder.

It is true that the Complainant did not prove that the Respondent had actual knowledge of the Complainant or its trademark rights at the time it purchased the disputed domain name. As other panelists have recognized, this is not surprising, because

“… in a Policy proceeding, without provision for discovery and live testimony, a complainant has little or no opportunity to obtain evidence routinely available in civil litigation but ordinarily within the control of the respondent. For this reason bad faith may be proven inferentially.” Public Service Electric & Gas Company v. Definitive Sports Management LLC, WIPO Case No. D2012-0617 (“the PSEG Decision”).

The PSEG Decision’s discussion of bad faith is instructive. In that case, the Panel found that the Respondent’s conduct did not amount to bad faith registration or use. But is also recognizes the concept of “willful blindness”, where the respondent is a professional domain name registrant who turns a blind eye to third party trademark rights.

Here, the Respondent is a well-known professional domain name registrant that purchases domain names and operates pay-per-click websites. It has been involved in a number of prior disputes under the Policy, including disputes where the complainant was successful (, , ) and disputes where the Respondent was successful (...).

It is true that the Complainant did not prove that the Respondent had actual knowledge of the Complainant or its trademark rights at the time it purchased the disputed domain name. As other panelists have recognized, this is not surprising, because

“… in a Policy proceeding, without provision for discovery and live testimony, a complainant has little or no opportunity to obtain evidence routinely available in civil litigation but ordinarily within the control of the respondent. For this reason bad faith may be proven inferentially.” Public Service Electric & Gas Company v. Definitive Sports Management LLC, WIPO Case No. D2012-0617 (“the PSEG Decision”).

The PSEG Decision’s discussion of bad faith is instructive. In that case, the Panel found that the Respondent’s conduct did not amount to bad faith registration or use. But is also recognizes the concept of “willful blindness”, where the respondent is a professional domain name registrant who turns a blind eye to third party trademark rights.

Here, the Respondent is a well-known professional domain name registrant that purchases domain names and operates pay-per-click websites. It has been involved in a number of prior disputes under the Policy, including disputes where the complainant was successful (, , ) and disputes where the Respondent was successful (...).

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Vandaag heeft het BBIE een serie oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE serie augustus 2012.

Een bijdrage van Anke Verhoeven, SOLV.

Auteursrecht. Toepassing UsedSoft-zaak. In de VS loopt momenteel een zeer interessante zaak tussen enerzijds platenmaatschappij EMI en anderzijds het relatief jonge bedrijf ReDigi.

EMI v ReDigi
ReDigi brengt software op de markt waarmee je door jou gekochte iTunes-liedjes kan doorverkopen aan anderen. Deze software zorgt ervoor dat het iTunes-bestand na verkoop wordt gewist uit jouw collectie en voor de koper beschikbaar wordt via streaming vanuit een persoonlijke ‘locker’ in de cloud.

EMI is daar niet blij mee en verzoekt om een ‘preliminary injunction’. Volgens EMI maakt ReDigi namelijk inbreuk op haar auteursrechten doordat de muziekbestanden worden gekopieerd en worden doorverkocht. ReDigi verweert zich met een beroep op de uitputtingsleer (in de VS: ‘first sale doctrine’). Die houdt in dat een rechthebbende zich, nadat een exemplaar van zijn werk voor het eerst door verkoop in het verkeer is gebracht, niet meer kan verzetten tegen verdere distributie van dat exemplaar.

Ook Google heeft zich met de zaak geprobeerd te bemoeien, omdat zij vreesde dat de onafhankelijkheid van de aanbieders van clouddiensten in het geding zou komen. Google stelt zich namelijk op het standpunt dat een dergelijke service provider niet aansprakelijk gesteld kan worden voor kopieën van auteursrechtelijk beschermde werken die via zijn dienst worden gemaakt en dat doorgifte van een bepaald werk aan één persoon geen mededeling aan het publiek is. Dit baseert Google op de belangrijke Cablevision case in de VS. Door de rechtbank werd de bemoeienis van Google echter niet geaccepteerd.

Wel heeft de rechtbank de ‘preliminary injunction’ van EMI afgewezen. De rechtbank wil dus niet zonder uitgebreide behandeling van de zaak een verbod opleggen aan ReDigi. Er volgt nu een volwaardige ‘trial’.

De rechtsvraag: geldt uitputting ook voor immateriële exemplaren?
Ondertussen wordt ook in de VS volop gediscussieerd over de onderliggende rechtsvraag, namelijk of de uitputtingsleer alleen geldt voor fysieke exemplaren zoals een CD of DVD (standpunt EMI) of ook voor immateriële exemplaren zoals een gedownload muziekbestand (standpunt ReDigi).

In Section 109 van de Copyright Law of the USA staat de uitputtingsleer als volgt verwoord:

“the owner of a particular copy or phonorecord lawfully made under this title, or any person authorized by such owner, is entitled, without the authority of the copyright owner, to sell or otherwise dispose of the possession of that copy or phonorecord.”

Deze formulering maakt niet duidelijk of de uitputting ook geldt voor immateriele exemplaren. De term ‘particular copy’ maakt niet duidelijk of daarmee alleen op een fysiek exemplaar wordt bedoeld.

Het Europese geval - UsedSoft
In Europa is door het Hof van Justitie van de EU afgelopen zomer het belangrijke UsedSoft arrest gewezen over deze rechtsvraag. In een zaak die zag op de wederverkoop van computerprogramma’s, heeft het Hof namelijk geoordeeld dat het in beginsel niet uitmaakt of het gaat om een fysiek exemplaar (op een CD of DVD) of een immaterieel exemplaar (gedownloade kopie). De rechten op beide soorten computerprogramma’s kunnen, onder bepaalde voorwaarden, uitgeput raken. Dat is het geval wanneer er tegen betaling een eeuwigdurend gebruiksrecht is verkregen, omdat er dan functioneel en economisch geen verschil is met de situatie dat je een fysiek exemplaar koopt.

De redenering in het UsedSoft arrest geldt in beginsel alleen voor software in de zin van de Europese Softwarerichtlijn. Het Hof oordeelt immers alleen ten aanzien van de Softwarerichtlijn dat de wetgever van de EU immateriële en materiële exemplaren heeft willen gelijkstellen.

Muziekbestanden vallen niet onder de bescherming van de Softwarerichtlijn. Het is dus de vraag of de redenering van het UsedSoft arrest ook op andere auteursrechtelijk beschermde werken dan computerprogramma’s kan worden toegepast.

Kan het UsedSoft arrest ook toegepast worden op muziekbestanden?
Problematisch daarbij is met name overweging 29 bij de Auteursrechtrichtlijn:

Het vraagstuk van de uitputting rijst niet in het geval van diensten en in het bijzonder on-linediensten. Dit geldt eveneens voor een materiële kopie van een werk of een andere zaak, die door een gebruiker van een dergelijke dienst met de toestemming van de rechthebbende wordt vervaardigd. Bijgevolg geldt hetzelfde voor het verhuren en het uitlenen van het origineel of kopieën van werken of andere zaken die de aard van diensten hebben. Anders dan het geval is bij een CD-ROM of een CD-i, waarbij de intellectuele eigendom in een materiële drager, dus in een zaak, is belichaamd, is elke on-linedienst in feite een handeling die aan toestemming is onderworpen, wanneer het auteursrecht of het naburige recht dit vereist.

Deze overweging lijkt in de weg te staan aan toepassing van de uitputtingsleer op immateriële exemplaren. Ten aanzien van dezelfde Auteursrechtrichtlijn oordeelt het Hof echter ook:

Zoals de advocaat-generaal in punt 73 van zijn conclusie opmerkt, volgt uit artikel 6, lid 1, van het Auteursrechtverdrag, aan de hand waarvan de artikelen 3 en 4 van richtlijn 2001/29 zoveel mogelijk moeten worden uitgelegd […], dat de „handeling, bestaande in een mededeling aan het publiek” bedoeld in artikel 3 van die richtlijn door een eigendomsoverdracht een distributiehandeling bedoeld in artikel 4 van die richtlijn wordt, die, indien is voldaan aan de in lid 2 van laatstgenoemd artikel gestelde voorwaarden, evenals een „eerste verkoop van een computerprogramma” in de zin van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 tot uitputting van het distributierecht kan leiden.

Dit wijst dan weer in de richting dat ook het verspreiden van een immaterieel exemplaar (indien gecombineerd met een eigendomsoverdracht) kan leiden tot een distributiehandeling waardoor de rechten worden uitgeput.

Daar komt nog bij dat het Hof sterk de nadruk legt op de ratio van het auteursrecht en de uitputtingsleer. De bedoeling is immers dat de rechthebbende een passende vergoeding kan vragen voor het eerste vermarkten van zijn werk. Wanneer hij die vergoeding al heeft gehad, is het niet meer wenselijk om de rechthebbende ook bij iedere wederverkoop de mogelijkheid te bieden om een vergoeding te vragen. Economisch gezien maakt het hiervoor niet uit of de eerste verkoop of de wederverkoop via een fysiek exemplaar of via een download geschiedt.

Conclusie
Hoewel het Hof in deze zaak haar oordeel specifiek op de Softwarerichtlijn baseert en in toepassing beperkt tot immateriële exemplaren van computerprogramma’s, ben ik met name op basis van deze laatste overwegingen van mening dat er een mogelijkheid bestaat dat deze redenering ook van toepassing is op immateriële exemplaren van andere auteursrechtelijk beschermde werken, zoals muziek. Vanzelfsprekend is dit echter niet. Het wachten is op een Europese ReDigi-achtige zaak die tot prejudiciële vragen aan het Hof leidt. Ondertussen zal ik de Amerikaanse zaak aandachtig volgen.

Anke Verhoeven