Rechtspraak  

HR 25 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:1037 (eiser tegen Gemeente De Ronde Venen)
Handelsnaamwet. Rectificatie. Niet-bestaande vennootschap veroordeeld in proceskosten. Nadat de Gemeente had verzocht de B.V. niet-ontvankelijk te verklaren op de grond dat deze vennootschap niet bestaat, heeft de B.V. rectificatie gevraagd omdat zij in de inleidende dagvaarding abusievelijk als partij is genoemd. De Hoge Raad vernietigt de arresten van het gerechtshof te Amsterdam, wijst de reconventionele vordering af en veroordeelt de Gemeente in de cassatiekosten.

Ingevolge art. 4 lid 1 Handelsnaamwet is het verboden een handelsnaam te voeren die in strijd met de waarheid de indruk wekt dat de onderneming rechtspersoonlijkheid bezit of een ander type rechtspersoonlijkheid dan de naam suggereert. Degene die schade lijdt door overtreding van art. 4 lid 1 Hnw, kan in beginsel krachtens art. 6:162 BW een vordering tot schadevergoeding instellen. Onder deze omstandigheden is er niet onrechtmatig gehandeld door de procedure op naam van de BV aanhangig te maken.

Daarbij wordt in aanmerking genomen dat de Gemeente zich in die procedure heeft gesteld, dat zij toen een niet-ontvankelijkheidsverweer heeft gevoerd op de grond dat de B.V. niet bestond, dat de B.V. duidelijk heeft gemaakt dat sprake was van een vergissing en bedoeld was om eiser als partij te laten optreden, en dat de Gemeente vervolgens bezwaar heeft gemaakt tegen deze rectificatie van de partij-aanduiding. Onder deze omstandigheden biedt art. 4 lid 1 Hnw in verbinding met art. 6:162 BW geen grondslag voor de reconventionele vordering van de Gemeente tot vergoeding van de proceskosten van de eerste procedure.

(ii)    Nadat de Gemeente had verzocht de B.V. niet-ontvankelijk te verklaren op de grond dat deze vennootschap niet bestaat, heeft de B.V. rectificatie gevraagd omdat zij in de inleidende dagvaarding abusievelijk als partij is genoemd. De B.V. heeft aangevoerd dat de werkelijke naam is [eiser], tevens handelende onder de naam [A].

3.3

Onderdeel 2.3, dat is gericht tegen rov. 4.12 van het tussenarrest, is gegrond.

Ingevolge art. 4 lid 1 Handelsnaamwet (hierna: Hnw) is het verboden een handelsnaam te voeren die in strijd met de waarheid de indruk wekt dat de onderneming rechtspersoonlijkheid bezit of een ander type rechtspersoonlijkheid dan de naam suggereert. Degene die schade lijdt door overtreding van art. 4 lid 1 Hnw, kan in beginsel krachtens art. 6:162 BW een vordering tot – onder meer – schadevergoeding instellen.

In het onderhavige geval echter kan niet worden geoordeeld dat [eiser] onrechtmatig jegens de Gemeente heeft gehandeld door de eerste procedure aanhangig te maken op naam van de B.V. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat de Gemeente zich in die procedure heeft gesteld, dat zij toen een niet-ontvankelijkheidsverweer heeft gevoerd op de grond dat de B.V. niet bestond, dat de B.V. duidelijk heeft gemaakt dat sprake was van een vergissing en bedoeld was als partij te laten optreden [eiser] h.o.d.n. [A], en dat de Gemeente vervolgens bezwaar heeft gemaakt tegen deze rectificatie van de partij-aanduiding. Onder deze omstandigheden biedt art. 4 lid 1 Hnw in verbinding met art. 6:162 BW geen grondslag voor de reconventionele vordering van de Gemeente tot vergoeding van de proceskosten van de eerste procedure.

Het hiervoor overwogene brengt mee dat de bestreden arresten niet in stand kunnen blijven voor zover zij betrekking hebben op de reconventionele vordering van de Gemeente ter zake van die proceskosten en dat de overige klachten van het middel geen behandeling behoeven.

Op andere blogs:
Cassatieblog (Procederen op naam van een niet-bestaande BV en vergoeding van proceskosten)

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 9 oktober 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:4715 (Pacific Island TraVEL B.V. tegen Bushman B.V.)
PIT houdt zich bezig met het aanbieden van, bemiddelen bij en organiseren van reizen naar onder meer Afrika en de Indische oceaan onder de handels- en merknaam 'Impala Tours' en gebruikt de domeinnaam www.impalatours.nl. Tussen PIT en Bushman is een licentieovereenkomst gesloten waarmee Bushman het recht op het gebruik en eigendom van de handels- en merknaam 'Impala Tours' krijgt voor de indirecte verkoop van reizen, er is een rapportageverplichting en een non-concurrentiebeding in opgenomen. Verder mag Bushman geen gebruik maken van de domeinnaam, het beeldmerk of de telefoonnummers van Impala Tours. Bij strijd met de overeenkomst verbeurt Bushman boetes en mag PIT de overeenkomst opzeggen. Nu Bushman een logo hanteert dat erg lijkt op dat van PIT, verscheidene domeinnamen met 'Impala Reizen' gebruikt en niet voldoet aan de overige bedingen, trekt PIT de licentie in.

De voorzieningenrechter oordeelt dat PIT de licentie rechtsgeldig mocht intrekken. Nu er geen licentieovereenkomst meer is hoeft PIT het merkgebruik van Bushman niet te gedogen. Er is sprake van verwarringsgevaar nu beiden reizen aanbieden in Afrika en de Indische oceaan. Bushman moet stoppen met het gebruik van het merk- en de handelsnaam en de domeinnamen overdragen. Verder moet Bushman een overzicht van alle aangegane inkoop- en verkoopverplichtingen aan PIT verstrekken en het non-concurrentiebeding nakomen. Ook moet zij de contractueel verbeurde dwangsommen betalen.

De beoordeling
5.21 Het voorgaande betekent dat PIT rechtsgeldig tot opzegging van de licentieovereenkomst is overgegaan. Dit heeft tot gevolg dat Bushman met ingang van 9 juli 2013 zich moest houden aan het non-concurrentiebeding van artikel 5.1 van de activa-overeenkomst, en dus met ingang van die datum niet betrokken mocht zijn bij het aanbieden en verkopen van reizen naar Afrika en de Indische oceaan, zowel voor de directe als de indirecte markt (behoudens de ‘timesharepunten-uitzondering’). Vaststaat dat Bushman niet tot staking van deze activiteiten is overgegaan, zodat de op staking daarvan gerichte vordering van PIT in beginsel toewijsbaar is. De voorzieningenrechter constateert wel dat door de opzegging de uitzondering op het non-concurrentiebeding met betrekking tot de timesharepunten niet is komen te vervallen, zodat dat onderdeel van het gevorderde bevel zal worden uitgezonderd.

5.23 De opzegging van de licentieovereenkomst betekent voorts dat Bushman met ingang van 9 juli 2013 geen gebruik meer mag maken van de handelsnaam “Impala Reizen”. Vast staat evenwel dat Bushman het gebruik van die handelsnaam heeft gecontinueerd. Daarmee heeft Bushman inbreuk gemaakt op het recht van PIT met betrekking tot de handelsnaam “Impala Tours”. De voorzieningenrechter volgt Bushman niet in haar stelling dat niet voldaan is aan het (door artikel 5 Handelsnaamwet gestelde) vereiste van gevaar voor verwarring, omdat partijen met de wijziging van de handelsnaam van “Impala Tours” in “Impala Reizen” dat gevaar voldoende zouden hebben ondervangen. De handelsnamen van partijen verschillen immers maar in geringe mate van elkaar. Het eerste (meest kenmerkende) deel “Impala” is hetzelfde, en het tweede deel is begripsmatig hetzelfde. Het publiek zal de Engelse term “Tours” niet anders begrijpen dan het Nederlandse woord “Reizen”. Aangezien beide partijen:
- de handelsnaam gebruiken voor het aanbieden van reizen naar dezelfde bestemmingen (Afrika en de Indische Oceaan),
- landelijk actief zijn en - via hun websites dezelfde markt bereiken (zowel reisbureaus als particulieren), acht de voorzieningenrechter het gevaar voor verwarring aannemelijk. Overigens wordt het bestaan van gevaar voor verwarring ook bevestigd door het feit dat Bushman regelmatig particulieren die geïnteresseerd waren in een reis die onder de naam “Impala Reizen” werd aangeboden, heeft verwezen naar PIT. Nu de licentieovereenkomst is geëindigd, hoeft PIT dit verwarringsgevaar niet meer voor lief te nemen. Het gevorderde bevel om gebruik van de handelsnaam “Impala Reizen” te staken en gestaakt te houden, zal dan ook worden toegewezen.

5.24. Ten aanzien van het beroep van PIT op haar merkrecht heeft Bushman alleen als verweer aangevoerd dat zij van PIT toestemming tot gebruik van het beeldmerk van PIT heeft verkregen in de zin van artikel 2.20 lid 1 BVIE. Door het einde van de licentieovereenkomst is deze toestemming evenwel komen te vervallen, zodat dit verweer faalt. Voor zover het gaat om het woordmerk IMPALA van PIT, is dit door PIT gedeponeerd na het einde van de licentieovereenkomst, zodat de toestemming van PIT nooit betrekking heeft kunnen hebben op dit merk. Het gevorderde bevel om inbreuk op de merkrechten van PIT te staken en gestaakt te houden is dan ook voor toewijzing vatbaar.

5.25. Hetzelfde geldt voor het gevorderde bevel om de domeinnamen www.impalareizen.nl, www.impalareizen.org en www.impalareizen.info aan PIT over te dragen. Door het eindigen van de licentieovereenkomst handelt Bushman in strijd met de merk- en handelsnaamrechten van PIT en daarmee onrechtmatig door deze domeinnamen te blijven gebruiken. Tegenover het zwaarwegende belang van PIT tot handhaving van haar intellectueel eigendomsrecht staat geen rechtens te respecteren belang van Bushman bij het voortzetten van het gebruik van deze domeinnamen, zodat Bushman tot overdracht daarvan aan PIT moet overgaan.

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 26 april 2013 ECLI:NL:RBNHO:2013:3732 (Sushi-restaurants MANEKI tegen MISAKI)
Verzoeker drijft sinds 2002 een onderneming onder handelsnaam [red. MANEKI]. Het gaat om een "all-you-can-eat" sushi-restaurant. Sinds 1 januari 2012 voeren verweerders, op minder dan 200m afstand van verzoeker, een "all-you-can-eat" Chinees en Japans restaurant onder de naam [MISAKI]. Verzoeker vraagt verweerders te gebieden het gebruik van hun handelsnaam te staken of zodanig te wijzigen dat de lettergreep "ki"  er niet in voorkomt, deze niet begint met de letter "M" en een ander aantal dan drie lettergrepen bevat.

De voorzieningenrechter wijst de vordering toe, nu door gebruik van deze handelsnaam bij het publiek verwarring kan ontstaan. De restaurants zijn vlak bij elkaar gevestigd en bieden een "all-you-can-eatformule" aan met Japanse gerechten. Voor het gemiddelde publiek hebben de handelsnamen geen betekenis en zal men geleid worden door de klanken van de woorden en hun ritme. De twee handelsnamen bestaan uit drie lettergrepen en beide beginnen zij met de letter “M”. Zij  eindigen met de lettergreep “ki” en bevatten een lettergreep die eindigt met de letter “a”. De voorzieningenrechter wijst het verzoek toe, nu verweerders niet zelf bereid waren de naam te wijzigen [red. nu OIKA].

De beoordeling
7. De primair gevoerde formele verweren falen. Weliswaar dient een verzoekschrift krachtens artikel 6 lid 3 Hnw aan verweerders te worden betekend, hetgeen hier niet is gebeurd, maar verweerders zijn daardoor niet in hun belangen geschaad. Zij zijn immers in de procedure verschenen en hebben daarin verweer gevoerd. Dat het verzochte af zou wijken van hetgeen krachtens artikel 6 Hnw verzocht kan worden is, zo zal hierna blijken, niet het geval.

8. Dan de inhoudelijke beoordeling. Artikel 5 Hnw verbiedt een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Met verzoekers is de kantonrechter van oordeel dat bij het publiek verwarring is te duchten tussen de ondernemingen doordat de handelsnaam van verweerders slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam van verzoekers. Hierbij is het volgende doorslaggevend. Zowel verzoekers als verweerders voeren een restaurant waarbij op basis van een “all-you-can-eatformule” Japanse gerechten gegeten kunnen worden. De restaurants zijn op minder dan tweehonderd meter van elkaar in de binnenstad van Hoorn gevestigd. Beide handelsnamen zijn Japanse woorden met drie lettergrepen. Voor het gemiddelde publiek in Hoorn zullen de beide namen geen specifieke betekenis hebben. De woorden zijn ook niet beschrijvend. Het (gemiddelde) publiek zal derhalve geleid worden door de klanken van de woorden en hun ritme. Daarbij is van belang dat de beide handelsnamen bestaan uit drie lettergrepen. Beide beginnen zij met de letter “M”, eindigen zij met de lettergreep “ki” en bevatten zij een lettergreep die eindigt met de letter “a”. Wellicht zal bij een deel van het publiek geen verwarring bestaan, maar dat neemt niet weg dat bij een (ander) deel van het publiek wel verwarringgevaar te duchten is. Hetgeen verweerders daar verder tegen hebben aangevoerd, doet daar niet aan af.

9. Verzoekers hebben belang bij hun verzoek, nu verweerders niet uit eigen beweging bereid zijn gebleken hun handelsnaam te wijzigen. De kantonrechter zal het verzoek van verzoekers dan ook toewijzen, in die zin dat verweerders de door hen gevoerde handelsnaam/-namen per 1 juni 2013 zodanig dienen te wijzigen dat deze niet begint of beginnen met de letter “M”, niet bestaat/bestaan uit drie lettergrepen en niet eindigt/eindigen met de letters “ki”. De te verbeuren dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd.

10. Als de in het ongelijk te stellen partij, dienen verweerders de proceskosten te dragen. Daarbij worden verweerders ook veroordeeld tot betaling van € 100,- aan nasalaris voor zover daadwerkelijk nakosten door verzoekers worden gemaakt.

Hof Den Haag 13 augustus 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:2967 (Koninklijke Talens B.V. tegen V)
Uitspraak mede ingezonden door Menno Heerma Van Voss, KEENON en Wim Maas en Frederick Leentfaar, Deterink. In navolging van IEF 11520.
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Wederverkoop, bona fide merkgebruik in domeinnaam. WIPO arbitrage toetsing. Talens is een bekende producent en aanbieder van verf- en tekenmaterialen. V. is lijstenmaker en biedt ophangsystemen aan. Per 27 november 2011 is V. een fysieke en online winkel in schilder- en tekenmaterialen begonnen via de domeinnaam talensshop.nl.

In eerste aanleg zijn de vorderingen van Talens afgewezen. In hoger beroep vordert Talens - middels negentien grieven die er toe strekken om het geschil in volle omvang aan het hof voor te leggen - de vernietiging van het bestreden vonnis. Het hof oordeelt dat er sprake is van verwarringsgevaar en dat er ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het bekende merk. Het hof beveelt V om iedere inbreuk op de merkrechten van Talens te staken, volledige opgave te doen en de domeinnamen waarin het woord 'Talens' voorkomt (op eigen kosten) op naam van Talens te zetten.

Gebruik van 'Talensshop' en 'Talensshop.nl' als handelsnaam, merk en domeinnaam
9. Naar voorlopig oordeel van het hof gebruikt V de tekens Talensshop en Talensshop.nl als handelsnaam ter aanduiding van de desbetreffende onderneming. Talens heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de naam waaronder de (web)winkel zich bij het publiek ter identificatie aandient op bijvoorbeeld (iedere pagina van) haar website, op ordebevestigingen, (...) Het hof verwerpt daarmee het betoog van V dat Talensshop thans alleen nog wordt gebruikt als domeinnaam van een website die wordt gevoerd door een onderneming genaamd Artimat.

10. Voorts moet het gebruik dat V maakt van de tekens Talensshop en Talensshop.nl naar voorlopig oordeel van het hof worden aangemerkt als gebruik van die tekens als merk, namelijk ter onderscheiding van de diensten van Talensshop (detailshandelsdiensten; het aanbieden en wederverkopen van schilder- en tekenbenodigdheden van Talens). Gelet op de hiervoor in rechtsoverweging 9 genoemde uitingen maakt V met het teken Talensshop het publiek kenbaar dat hij is gespecialiseerd in (de verhandeling van) Talens-producten. Dit gebruik is zodanig dat een verband ontstaat tussen dit ook als handelsnaam gebruikte teken en de waren en/of diensten van Talensshop, zodat sprake is van gebruik 'voor waren en diensten' in de zin van sub a, b en c van artikel 2.20 BVIE en van artikel 9 lid 1 GMV (vgl. HvJ EG 11 september 2007, zaak C-17/06, IER 2007/102, Céline).

11. De website die V exploiteert en waarop hij via zijn webwinkel zijn waren en diensten aanbiedt, heeft als domeinnaam www.talensshop.nl (ook als www.talensshop.be). Gelet op het in rechtsoverweging 9 en 10 overwogene, moet het gebruik van deze domeinnamen, mede in aanmerking genomen de onder deze domeinnamen actieve website(s), worden aangemerkt als gebruik als handelsnaam alsmede als merk (ter onderscheiding van (op deze website aangeboden) diensten).

Merkinbreuk ex artikel 2.20 lid 1 sub b, c en d BVIE en artikel 9 lid 1 sub b en c GMV
14. Naar voorlopig oordeel van het hof is in casu sprake van verwarringsgevaar als bedoel in de bepaling sub b van eerdergenoemde artikelen. De hiervoor in overweging 2(iii) aangeduide merken van Talens en de tekens Talensshop en Talensshop.nl zoals in casu gebruikt stemmen, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, in auditief, visueel en begripsmatig opzicht zodanig overeen dat het relevante publiek daardoor kan menen dat de betrokken diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen. (...)

15. Naar voorlopig oordeel van het hof is in casu ook sprake van merkinbreuk als bedoeld in de bepaling sub c van artikel 2.20 lid 1 BVIE en artikel 9 lid 1 GMV omdat V ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de bekende merken van marktleider Talens (dat, zoals door Talens gesteld, het merk Talens bekend is, is door V niet betwist). Daartoe overweegt het hof als volgt. In de eerste plaats geldt, gelet op hetgeen in rechtsoverweging 14 is overwogen dat het bekende merk Talens en de litigieuze tekens zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen deze tekens en het merk legt. In de tweede plaats trekt V ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken van Talens doordat hij met het gebruik van het woord 'Talens' in de handelsnaam van zijn onderneming of in een teken dat hij gebruikt als merk ter onderscheiding van de door Talensshop aangeboden diensten naar voorlopig oordeel van het hof bij het relevante publiek de indruk wekt dat er een bijzonder (commerciële) band bestaat tussen de onderneming en Talens. (...) Door aldus de indruk te wekken van een bijzondere band met Talens probeert V in het kielzog van het bekende merk Talens te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die Talens heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden (HvJ EG 18 juni 2009, zaak C-487/07, NJ 2009/576, L'Oréal/Bellure). Daarbij merkt het hof op dat tussen partijen in confesso is dat V zich met Talensshop in een voordeliger positie heeft gemanoeuvreerd en significant meer Talens-producten verkoopt dan andere wederverkopers van Talens-producten. Bij dit alles is niet van belang of schade aan het merk wordt berokkend, of dat de handelswijze van V voordelig voor Talens zou zijn. Ten slotte is door V geen (steekhoudende) geldige reden voor de noodzaak van het gewraakte gebruik aangevoerd.

Beperkingen ex artikel 2.23 BVIE en artikelen 12 en 13 GMV?
23. Uit het voorgaande blijkt dat het beroep van V in artikel 2.23 lid 1 en 3 BVIE en artikelen 12 en 13 GMV niet opgaat. Deze bepalingen staan er in deze zaak dus niet aan in de weg dat Talens zich op haar merkrechten beroept. In zoverre slagen de grieven 3 tot en met 11.

Slotsom merkinbreuk; vorderingen
24. Slotsom is dat Talens zich op grond van haar merkrechten kan verzetten tegen het (in rechtsoverweging 10 en 11 genoemde) gewraakte gebruik van de tekens 'Talensshop' en 'Talensshop.nl', daaronder begrepen gebruik van het aan het merk Talens gelijke teken als trefwoord in het kader van zoekmachineadvertentiediensten op internet, nu (de reclame op) Talensshop.nl het voor de gemiddelde internetgebruiker moeilijk maakt om te weten of de diensten die op deze website worden aangeboden afkomstig zijn van Talens of een economisch met Talens verbonden onderneming dan wel een derde (vgl. HvJ EU 23 maart 2010, zaken C-236/08 tot en met C 238/08, NJ 2012/523, Google). Ook kan zij zich, op grond van haar Benelux-merkrechten, verzetten tegen gebruik van het merk Talens anders dan ter onderscheiding van waren en diensten, zoals als handelsnaam en als metanamen/metatag alsmede tegen het geregistreerd hebben en houden van (nog) niet actieve domeinnamen waarin het met Talens is opgenomen. Het voorgaande geldt, zo overweegt het hof voor de volledigheid, ook voor variaties met beschrijvende toevoegingen (...) eveneens voor het gebruik van de beeldmerken van Talens, waarin immers het woordelement Talens centraal staat (zie overweging 2(iii).

25. Op grond van het hiervoor overwogene slagen (ook) de grieven 15 en 16, en zal het gevorderde bevel tot staking van de merkinbreuk alsnog worden toegewezen.

Handelsnaaminbreuk, oneerlijke handelspraktijk en onrechtmatige daad
26. Nu haar merkenrechtelijke vorderingen worden toegewezen, heeft Talens geen belang meer (gesteld) bij het gevorderde handelsnaaminbreukverbod. De grieven 2, 12, 13 en 14 en dit deel van de vorderingen behoeven dan ook geen verdere bespreking. Evenmin bespreking behoeft grief 17, die (de vorderingen voor zover gegrond op) de subsidiaire grondslag (oneerlijke handelspraktijk; artikel 6:193 BW) en de meer subsidiaire grondslag (onrechtmatige daad; artikel 6:162 BW) betreft.

Beslissing

Het hof:
vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank 's-Gravenhage, sector Civiel recht, van 2 juli 2012
en, opnieuw rechtdoende:
a) beveelt V om binnen achtenveertig uur na betekening van dit arrest iedere inbreuk op de in overweging 2(iii) genoemde Benelux- en Gemeenschapsmerkrechten van Talens in het Benelux-gebied respectievelijk de lidstaten van de Europese Unie te staken en gestaakt te houden, een en ander als nader omschreven in rov. 24;
b) beveelt V om binnen zeven dagen na betekening van dit arrest aan de advocaat van Talens schriftelijk en volledig opgave te doen, voorzien van deugdelijk schriftelijk bewijs, van alle domeinnaamregistraties die zijn verricht op naam, op naam van aan hem gelieerde ondernemingen, en/of op naam van derden ten behoeve van hem, waarin het woord 'talens' voorkomt;
c) beveelt V om binnen veertien dagen na betekening van dit arrest al datgene te doen wat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd om, op eigen kosten, de domeinnamen talensshop.nl, talens-shop.nl, talensshop.eu, talenswinkel.eu, talensshop.be, talens-shop.be en talensshop.de, alsmede de eventuele andere domeinnamen waarin het woord 'talens' voorkomt, blijkend uit de opgave genoemd onder b), op naam te zetten van Talens, één en ander in overeenstemming met de desbetreffende voorwaarden van de betreffende domeinnaam-organisatie, zoals de SIDN;
(...)

Lees de uitspraak hier:
Grosse KG ZA 12-383 (pdf)
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:GHDHA:2013:2967 (pdf)

Hof Arnhem-Leeuwarden 23 juli 2013, zaaknr. 200.115.916 (Leushuis c.s. tegen Geïntimeerden c.s.)

Uitspraak ingezonden door Pascal Hulsegge, JPR Advocaten.

In de zaak van de koeien- en kippenschilderijen wordt het vonnis vernietigd. De openbaarmaking van de schilderijen gesigneerd met 'Fiore' kan niet worden gekwalificeerd als een openbaarmaking van het desbetreffende werk 'als van de rechtspersoon afkomstig' als bedoeld in artikel 8 Aw. Ook bestaat er na beëindiging van de opdrachtrelatie geen (impliciet)  gebruiksrecht meer. Geïntimeerden c.s. worden bevolen de inbreuk te staken. In de zaak van de kikker- en papegaaienschilderijen wordt het vonnis bekrachtigd. Er is onvoldoende toegelicht welke (concrete) auteursrechtelijke beschermde trekken zijn overgenomen, waardoor niet voldoende aannemelijk is dat er sprake is van auteursrechtinbreuk.

De koeien- en kippenschilderijen
4.7 Onder grief II (memorie van grieven, onder 38-40) voeren Leushuis c.s. (onder meer) aan dat de openbaarmaking van de schilderijen onder de naam van en/of gesigneerd met 'Fiore' niet kwalificeert als een openbaarmaking van het desbetreffende werk 'als van de rechtspersoon afkomstig' als bedoeld in artikel 8 Aw.

4.8 Dit betoog slaagt. Geïntimeerden c.s. hebben hun - door Leushuis c.s. gemotiveerd betwiste - stelling dat 'Fiore' een handelsnaam van Geïntimeerden c.s. is, onvoldoende onderbouwd. Blijkens hetgeen partijen hierover hebben gesteld en ter zitting nog nader is toegelicht, verwijst de aanduiding 'Fiore' uitsluitend naar de (groep van) free-lance kunstenaars die onder diezelfde signatuur in opdracht van Geïntimeerden c.s. schilderijen vervaardigen. Desgevraagd heeft [...], eigenaar van Geïntimeerden c.s., ter zitting in hoger beroep ook verklaard dat Fiore als zoekterm op internet vermoedelijk niet naar Geïntimeerden c.s. leidt. Verder wijst het hof in dit verband op productie 11 bij memorie van grieven, volgens welke webuitdraai Fiore een kunstenaarscollectief is. Ter zitting is gebleken dat het daarbij om een website van een wederverkoper gaat waarbij Geïntimeerden c.s. niet is betrokken. Ook uit deze website blijkt niet van een (voor het publiek duidelijk) relatie tussen de aanduiding 'Fiore' en de rechtspersoon Geïntimeerden c.s.. Dat op de eigen website van Geïntimeerden c.s. voor het publiek duidelijk zou zijn dat met 'Fiore' gesigneerde schilderijen exclusief voor Geïntimeerden c.s. zijn vervaardigd, is niet in voldoende mate aannemelijk geworden. Bovendien is het hof voorshands van oordeel dat de vermelding bij de openbaarmaking van de naam van een collectie onvoldoende is om te bewerkstelligen dat deze is openbaargemaakt 'als van de rechtspersoon afkomstig' in de zin van artikel 8 Aw. Tegen een ruimere uitleg van het vereiste dat het werk als afkomstig van de rechtspersoon is openbaar gemaakt, spreekt naar het voorlopige oordeel van het hof voorts dat artikel 8 Aw een uitzondering vormt op de hoofdregel dat de (feitelijke) maker auteursrechthebbende is. Het hof wijst in dit verband nog op recente jurisprudentie van het Europese Hof (HvJEU 9 februari 2012, C-277/10, Luksan/Van der Let), in welk licht een ruime uitleg van artikel 8 ten nadele van de feitelijke maker en ten gunste van de rechtspersoon te minder voor de hand ligt.

4.10 De grieven II en III, voor zover daarin is betoogd dat het beroep van Geïntimeerden c.s. op art. 8 Aw moet falen, omdat de schilderijen niet als van haar afkomstig zijn openbaargemaakt, zijn dan ook gegrond en behoeven voor het overige geen bespreking meer. Dat laatste geldt ook voor de grieven I en IV, waarmee door Leushuis c.s. wordt bestreden dat Geïntimeerden c.s. de onderhavige schilderijen als eerste openbaar heeft gemaakt. Grief V, voor zover gericht tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat Geïntimeerden c.s. krachtens art. 8 Aw auteursrechthebbende is op de koeien- en kippenschilderijen, slaagt eveneens.

4.12 Met de diverse verwante koeien- en kippenschilderijen (zoals door Geïntimeerden c.s. met productie 17 is onderbouwd) heeft Geïntimeerden c.s. voldoende aannemelijk gemaakt dat sprake is en was van een 'umfeld' van min of meer vergelijkbare koeien- en kippenschilderijen. Dit brengt naar het voorlopige oordeel van het hof voor de schilderijen van Leushuis mee dat de auteursrechtelijke beschermde trekken van de in productie 8 afgebeelde koeien- en kippenschilderijen beperkt zijn tot de (exacte) wijze waarop de koeien en kippen verbeeld zijn, waardoor de omvang van de auteursrechtelijk bescherming hiertoe beperkt blijft. Voorshands is het hof dan ook van oordeel dat alleen (vrijwel) exacte kopieën van de schilderijen van Leushuis als auteursrechtelijk relevante verveelvoudiging kunnen worden aangemerkt. Voor zover Leushuis c.s. een verdergaande (stijl)bescherming pretenderen, bestaat daarvoor naar het voorlopig oordeel van het hof rechtens geen grondslag.

(Impliciet) gebruiksrecht Geïntimeerden c.s.
4.18 Aldus is het hof voorshands van oordeel dat Geïntimeerden c.s. gedurende de samenwerking met Leushuis c.s. krachtens een impliciet verleende licentie bevoegd was de hier bedoelde in opdracht gegeven koeien- en kippenschilderijen al dan niet door derden te (laten) verveelvoudigen en de originelen, evenals verveelvoudigingen daarvan, aan derden te verkopen. Gelet op de voor Leushuis c.s. voldoende kenbare strekking van die samenwerking en handelswijze van Geïntimeerden c.s., strekte dit gebruiksrecht zich gedurende die samenwerking tevens uit tot het tonen van die werken aan (potentiele) eindafnemers op de website van Geïntimeerden c.s. en (zonodig) in haar winkel/galerij. Na beëindiging van de opdrachtrelatie mocht Geïntimeerden c.s. er redelijkerwijs niet op vertrouwen dat dit gebruiksrecht voortduurde en mocht Geïntimeerden c.s. uitsluitend nog de zich in haar voorraad bevindende (resterende) exemplaren behouden en verkopen. (...)

De kikker- en papegaaienschilderijen
4.21 Naar het voorlopige oordeel van het hof hebben Leushuis c.s. onvoldoende geconcretiseerd (per schilderwerk) dat de desbetreffende schilderijen gezien hun sterke gelijkenis met de door Geïntimeerden c.s. in het geding gebrachte foto's (producties 18 en 19 van Geïntimeerden c.s.) voldoen aan de hiervoor vermelde maatstaf voor auteursrechtelijke bescherming. Maar ook indien deze schilderijen van Leushuis c.s. voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking zouden komen, hebben Leushuis c.s. in dit kort geding onvoldoende toegelicht welke (concrete) auteursrechtelijke beschermde trekken van welke specifieke schilderijen zijn overgenomen in welke specifieke schilderijen van Geïntimeerden c.s. en/of welke (combinatie van) oorspronkelijke elementen is overgenomen. Aldus is niet voldoende aannemelijk gemaakt dat ten aanzien van deze groep schilderijen sprake is van auteursrechtinbreuk door Geïntimeerden c.s..

6. De beslissing

Het hof, recht doende in kort geding in hoger beroep:

In de zaak tussen Rolofes en Geïntimeerden c.s.:
bekrachtigt het vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo van 25 september 2012 voor zover het gaat om het dictum onder 5.1 en vernietigt dit voor het overige;
veroordeelt Rolefes in de kosten van beide instanties, aan de zijde van Geïntimeerden c.s. begroot op nihil;

In de zaak van Leushuis en Geïntimeerden c.s. :
vernietigt het vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo van 25 september 2012 en, opnieuw recht doende:
beveelt Geïntimeerden c.s. om vanaf vier weken na betekening van dit arrest het (doen) vervaardigen, aanbieden, tentoonstellen, verhandelen, verhuren, leveren en op voorraad hebben van (nagenoeg identieke) verveelvoudigingen van de in productie 8 bij inleidende dagvaarding afgebeelde koeien- en kippenschilderijen - met uitzondering van het leveren, verhandelen en op voorraad hebben van reeds voor eind november 2011 in opdracht van Geïntimeerden c.s. vervaardigde en door haar verkregen exemplaren - te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom (...);
beveelt Geïntimeerden c.s. om vanaf vier weken na betekening van dit arrest iedere openbaarmaking van afbeeldingen van de in productie 8 bij inleidende dagvaarding afgebeelde koeien- en kippenschilderijen, waaronder op de website [...] en in catalogi, - met uitzondering van de reeds voor eind november 2011 in opdracht van Geïntimeerden c.s. vervaardigde, door haar verkregen en nog niet verkochte exemplaren - te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom (...);

In beide zaken:
veroordeelt Geïntimeerden c.s. - hoofdelijk - tot terugbetaling van de proceskosten voor de eerste aanleg, voor zover Leushuis c.s. deze op grond van het vonnis van de voorzieningenrechter aan Geïntimeerden c.s. hebben betaald, (...);
bepaalt de termijn voor het instellen van de bodemprocedure op drie maanden vanaf de datum van dit arrest;
verklaart dit arrest, voor zover het bovenstaande veroordelingen betreft, uitvoerbaar bij voorraad;
wijst het meer of anders gevorderde af.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:GHARL:2013:5404 (pdf)
Zaaknr. 200.115.916 (afschrift) 

Rechtbank Overijssel 31 juli 2013, ECLI:NL:RBOVE:2013:1691 (Carriënta c.s. tegen Buffel c.s.)
Uitspraak ingezonden door Marjolein Driessen, Legaltree.
Merkenrecht. Misleiding ex 6:194 BW. Carriënta biedt diverse outdooractiviteiten aan in een steengroeve (95% vaste klant), activiteiten worden vaak geboekt via buitensportbedrijven zoals Buffel. Met Buffel c.s. (95% vaste klant) is de zakelijke relatie beëindigd en is haar de toegang tot Outdoordrôme en de camping ontzegd. Buffels heeft aan vaste klanten per brief aangekondigd te "moeten kiezen voor een verandering van de locatie voor zowel de camping als wel de steengroeve".

Buffel gebruikte de merken en handelsnamen op haar website als methode om klanten te trekken. Buffel betwist dat de foto's en beschrijvingen van locatie misleidend kunnen zijn nu in de naaste omgeving veel meer outdoorbedrijven zijn die dergelijke activiteiten aanbieden in (voormalige) steengroeven. Door na de sommatie op de aangepaste website nog foto's en teksten te laten staan, heeft Buffel een situatie doen ontstaan waardoor bij haar vaste klanten, die met de locaties door eerdere bezoeken bekend waren, de indruk kon postvatten dat Buffel nog steeds outdooractiviteiten kan boeken. Voor die groep klanten is dit misleidend ex 6:194 BW.

Buffel heeft geen valide reden om gedurende langere tijd (sinds mei 2011) dit te laten staan. Het is niet onaannemelijk dat klanten, ook vaste klanten, vooral de website consulteren waar de gewraakte Carriënta afbeeldingen op stonden, waardoor die vaste klanten konden worden misleid.

De rechtbank verklaart voor recht dat Buffel c.s. onrechtmatig heeft gehandeld door foto's en teksten te tonen op haar website die verwijzen naar Carriënta c.s. en verbiedt om beeldmateriaal en merk- en handelsnamen te staken. De rechtbank ziet aanleiding om te veroordelen tot de proceskosten, maar niet tot de volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv.

5.9. Door na de sommatie op de aangepaste website nog steeds foto's, afbeeldingen en teksten die verwijzen naar Carriënta of Carriënta locaties in beeld te brengen, te laten staan, heeft Buffel een situatie doen ontstaan waardoor in het bijzonder bij haar vaste klanten, die met die locatie en dergelijke door eerdere bezoeken bekend waren, de indruk kon postvatten dat Buffel nog steeds outdooractiviteiten bij Carriënta c.s. kan boeken. In zoverre was de website met daarop die foto's, afbeeldingen en teksten mitsdien voor die groep klanten misleidend.

5.12. Daaraan doet niet af dat Buffel geruime tijd daarvoor haar vaste klanten met de in rechtsoverweging 2.11 bedoelde brief had geïnformeerd over de verandering van locatie. Het is niet onaannemelijk dat klanten, ook vaste klanten, ook een mogelijk vooral de website consulteren waar de gewraakte Carriënta afbeeldingen en dergelijke op stonden, waardoor die vaste klanten konden worden misleid.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:RBOVE:2013:1691 (pdf)
HA ZA 12-330 (grosse)

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 31 juli 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:3212 (Taxiconcurrent c.s. tegen M De Taxiconcurrent)
Uitspraak ingezonden door Helen Maatjes, The Legal Group - Intellectueel Eigendom Advocaten.
Handelsnaamrecht, toegewezen. Verwijderingsverzoek bij Google is onvoldoende om aan vordering te voldoen, afgewezen. Taxi Concurrent is een taxibedrijf. Zij voert haar handelsnaam sinds 2005 en exploiteert ten behoeve van haar onderneming de website www.taxi-concurrent.nl. M voert sinds 2012 de handelsnaam 'De Taxiconcurrent' en exploiteert in dat kader de websites wwww.detaxiconcurrent.nl, www.taxiconcurrent030.nl en een eigen facebookpagina.

Beide handelsnamen zijn in zijn geheel (indirect) beschrijvend: het woord taxi is beschrijvend voor de aard van de onderneming en het woord concurrent is op zijn minst indirect beschrijvend. Verwarringsgevaar is te duchten nu uitsluitende het woord 'De' is toegevoegd en gelet op de aard van diensten het bereik en de uitstraling van de ondernemingen zich over heel Nederland uitstrekken. Het handelsnaamrechtelijk beschermen van 'Taxi Concurrent' leidt niet tot monopolisering.

De vordering tot het verwijderen van de handelsnaam en adresgegevens in de zoekmachine Google wordt afgewezen. Het realiseren van die vordering is gelegen in de macht van Google. Het is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat een verwijderingsverzoek voldoende is om aan de vordering te voldoen. De voorzieningenrechter veroordeelt M de Taxi Concurrent om handelsnaaminbreuk te staken.

4.8. (...) Voldoende aannemelijk is dat dit verwarringsgevaar bij het relevante publiek te duchten is. Hiervoor is redengevend dat de kenmerkende woorden 'taxi' en 'concurrent' in beide handelsnamen gelijk zijn aan elkaar, in dezelfde volgorde in de naam zijn geplaatst en voorts dat door M uitsluitend het woord 'De' is toegevoegd aan de woorden 'taxi' en 'concurrent'. Dit betekent dat de beide handelsnamen slechts in zeer geringe mate van elkaar afwijken. Voorts heeft te gelden dat beide ondernemingen dezelfde diensten verkopen, zijnde taxivervoersdiensten, zij beiden hun potentiële klanten hoofdzakelijk benaderen door middel van hun website waardoor - mede gelet op de aard van de diensten - het bereik en de uitstraling van de ondernemingen zich over heel Nederland uitstrekken en zij zich beiden mede richten op de klant die gebruik wil maken van vervoer van en naar een luchthaven, ziekenvervoer en zakelijk vervoer. Tot slot zijn beide ondernemingen gelet op de aard van de ondernemingen op relatief geringe afstand van elkaar gelegen en is door Taxi Concurrent c.s. mede klanten bedient vanuit de regio alwaar M zijn bedrijf voert.

4.9. In beginsel komt gelet op het vorenstaande aan Taxi Concurrent c.s. - zij het in zeer geringe mate - handelsnaamrechtelijke bescherming toe, tenzij - gezien de beschrijvende aard van de handelsnaam - het aannemen van deze (geringe) mate van bescherming zou leiden tot monopolisering van de kenmerkende woorden door Taxi Concurrent c.s.. Dat is echter niet het geval. Het staat X immers vrij een handelsnaam te voeren waarin de woorden 'taxi' en 'concurrent' voorkomen maar het gebruik van deze identieke woorden in dezelfde volgorde zodat de handelsnamen nagenoeg identiek aan elkaar zijn, is niet toegestaan. Daarvoor is mede maatgevend dat niet aannemelijk is dat M hierdoor wordt belemmerd in zijn mogelijkheden om een andere passende handelsnaam te kiezen.

4.11. Gelet op het vorenstaande heeft Taxi Concurrent c.s. in het kader van dit kort geding voldoende aannemelijk gemaakt dat door het gebruik van de handelsnaam 'De Taxiconcurrent' door M verwarringsgevaar is te duchten bij het relevante publiek, zodat M in strijd handelt met artikel 5 Hnw. Vordering I van Taxi Concurrent c.s. zal daarom worden toegewezen als volgt.

5. De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1. veroordeelt M om onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van Taxi Concurrent te staken en gestaakt te houden, waaronder ieder gebruik van een teken uitsluitend bestaande uit een combinatie van de woorden 'taxi' en 'concurrent' in die volgorde zoals vermeld in de handelsnaam van Taxi Concurrent c.s., al dan niet met een domeinnaam extensie of een voor- tussen en/of achtervoegsel zoals 'de', al dan niet als domeinnaam, handelsnaam of onderscheidingsteken voor activiteiten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met Taxi Concurrent.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:RBMNE:2013:3212 (pdf)
KG ZA 13-452 (afschrift)

Rechtbank Noord-Holland 10 juli 2013, HA ZA 12-336 (Sweet Things B.V. tegen M&D Pastries)
Uitspraak ingezonden door Roel Dolk, Van Doorne NV.
Handelsnaamrecht. Onrechtmatige daad. Eiseres voert sinds eind 2005 een onderneming in Utrecht onder de handelsnaam Sweet Things. De activiteiten bestaan de vervaardiging en (online) verkoop van gespecialiseerde (bruids)taarten, banketbakkers- en suikerwerken (via sweetthings.nl) en het geven van workshops hierover. M&D Pastries heeft een soortgelijke onderneming en gevestigd in Hoogkarspel. M&D Pastries heeft een website actief onder de domeinnaam 'sweet-things.nl' waarbij de term 'sweet things' veelvuldig op de website wordt gebruikt.

Sweet Things B.V. vordert succesvol de staking van het teken Sweet Things voor banketbakkers- en suikerwerkwaren en de website www.sweet-things.nl, de overdracht van deze domeinnaam en de nietigverklaring van het Benelux beeldmerk Sweet Things!.

De rechtbank oordeelt dat verwarring te duchten is aangezien de aard van beide ondernemingen hetzelfde is. Door de online mogelijkheden is de uitoefening van de ondernemingen niet plaatsgebonden. De ondernemingen opereren in een kleine kring, omdat zij speciaalzaken zijn, waardoor de kans dat een potentiële klant bij een van beide partijen terecht komt navenant groter is. Nu eiseres oudere rechten heeft op de handelsnaam 'Sweet Things', is het gebruik van diezelfde naam door gedaagden in strijd met artikel 5 Hnw. De vorderingen worden toegewezen.

Handelsnaamwet
4.3. Met de website onder de domeinnaam sweet-things.nl en de inhoud van de informatie daarop over Sweet Things!, zoals hierboven onder 2.1 sub f weergegeven, kan het gebruik dat M&D Pastries c.s. maakt van de aanduiding 'Sweet Things!' niet anders worden geduid dan op commerciële wijze deelnemen aan het handelsverkeer. De rechtbank komt dan ook tot het oordeel dat M&D Pastries c.s. (ook) Sweet Things! als handelsnaam gebruikt.
4.4. (...) de rechtbank komt tot het andersluidende oordeel dat wel verwarring is te duchten. Dit oordeel is gegrond op de volgende omstandigheden. De aanduiding die gedaagden gebruiken is (nagenoeg) identiek aan de handelsnaam van eiseres, want deze wijkt immers alleen af door het gebruik van hoofdletters en leestekens. De aard van de beide ondernemingen is dezelfde, beiden bieden uiterlijk - voor de leek - sterk gelijkende producten aan, te weten (thema-)taarten uit het luxe segment en leveren als dienst workshops op dat terrein. De uitoefening van de bedrijfsactiviteiten van beide partijen is door de online bestelmogelijkheden en de mogelijkheid workshops op locatie te verzorgen niet gebonden aan de plaats van vestiging of van de winkel. Beide ondernemingen zijn speciaalzaken en opereren daarmee in een kleinere kring van soortgelijke ondernemingen dan een niet-gespecialiseerde bakker, waardoor de kans dat een potentiële klant bij een van beide partijen terecht komt navenant groter is. Daartegenover is die klant (voornamelijk) de gewone consument, van wie niet in het bijzonder verwacht kan en mag worden dat hij alert is op mogelijke verwarring.
4.6. Nu eiseres, naar onomstreden is, oudere rechten op de handelsnaam 'Sweet Things' heeft is het gebruik van diezelfde naam door gedaagden in strijd met artikel 5 Hnw. De vorderingen voorzover daarop gestoeld zijn voor toewijzing vatbaar, dit betreft het gevorderde onder 3.1 sub a. voor zover dat ziet op gebruik door gedaagden als handelsnaam, en onder sub b.

Onrechtmatige daad
4.7. Uit hetgeen hiervoor is overwogen vloeit tevens voort dat gebruik door M&D Pastries c.s. van 'Sweet Things' anders dan als handelsnaam een onrechtmatige daad jegens Sweet Things B.V. oplevert. De vordering tot staken van zulk gebruik onder 3.1 sub a. is dan ook toewijsbaar. Tevens is op grond hiervan toewijsbaar de gevorderde overdracht van de domeinnaam <sweet-things.nl>. Sweet Things B.V. heeft haar belang hierbij toereikend en onbetwist gemotiveerd, door erop te wijzen dat resultaten van een zoekopdracht met de zoekterm 'sweet things' op internet, als eerste twee treffers direct onder elkaar oplevert de onderneming van eiseres en de onderneming van gedaagden.

Benelux-merkdepot
4.11. Op grond van het onder 4.10 overwogene en onder herhaling van hetgeen over het verwarringgevaar reeds is overwogen, acht de rechtbank het depot van M&D Pastries c.s. te kwader trouw verricht. Met gedaagden neemt de rechtbank daarbij aan dat zij niet hebben getracht eiseres 'een hak te zetten' of 'een slaatje te slaan uit haar handelsdebiet', maar dit doet geen afbreuk aan juistgenoemd oordeel. De vordering van Sweet Things B.V. als belanghebbende tot nietigverklaring van de inschrijving van het merkdepot is dan ook toewijsbaar.

5. De beslissing

De rechtbank
5.1. a. gebiedt elk der gedaagden om, binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis, ieder gebruik van het teken Sweet Things als handelsnaam of anderszins, of enig daarmee overeenstemmend teken voor de handel in banketbakkers- en suikerwerkwaren en daaraan verwante activiteiten te staken en gestaakt te houden;
b. gebiedt elk der gedaagden om binnen zeven dagen na de betekening van dit vonnis, de openbaarmaking van de website 'www.sweet-things.nl' te staken en gestaakt te houden;
c. gebiedt gedaagden om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis de domeinnaam <sweet-things.nl> tegen vergoeding van de werkelijke registratiekosten, aan Sweet Things B.V. over te dragen;
d. verklaart nietig de inschrijving in de Benelux van het (beeld)merk 'Sweet Things!', nummer 1250360, d.d. 29 juni 2012, op naam van M&D Pastries vof en beveelt doorhaling daarvan;
5.2. veroordeelt gedaagden tezamen, hoofdelijk des dat bij betaling door de een de anderen zullen zijn bevrijd, om aan Sweet Things B.V. een dwangsom te betalen van € 500,-,- voor iedere dag of dagdeel dat gedaagden in gebreke blijven aan de veroordeling onder 5.1 te voldoen, met een maximum van € 20.000,-;
5.3. veroordeelt gedaagden hoofdelijk, des dat bij betaling door de een de anderen zullen zijn bevrijd, in de proceskosten, aan de zijde van Sweet Things B.V. tot op heden begroot op €9.410,05;
5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
5.5. wij st het meer of anders gevorderde af.

Op anders blogs:
DirkzwagerIEIT (Zoek de verschillen: Sweet Things vs Sweet Things!)

Vzr. Rechtbank Gelderland 23 juli 2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:2404 (Connect tegen Conact Uitzendbureau B.V.)
Uitspraak ingezonden door Laurens Kamp, Simmons & Simmons LLP en Gert Jan van de Kamp, Parklegal.
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Connect is sinds 1992 actief als uitzendbureau met diverse vestigingen, waaronder Rotterdam, en is houder van het woordmerk CONNECT. ConAct is een uitzendbureau sinds 2005 en heeft vestigingen in Maasland, Vlaardingen en Den Haag.

Dat het beginsel van hoor en wederhoor is geschonden in kort geding, omdat in de overlegde pleitnota meer jurisprudentie wordt aangehaald dan in de dagvaarding, faalt nu het eigen is aan een kort geding. Het past in de context van een uitzendbureau dat beide tekens CONNECT en ConAct Engels worden uitgesproken.

Voor wat betreft de laatste is het niet geloofwaardig dat het met een a-klank wordt uitgesproken, nu laag-opgeleide buitenlandse uitzendkrachten eerder bekend zullen zijn met het Engels (e-klank) dan het Latijn (a-klank). Het is niet aannemelijk dat aan de tekens een ander begrip zal worden toegekend dan aan het Engelse 'connect', dus verbinden en samenbrengen. Dat past immers in de context van een uitzendbureau.

De voorzieningenrechter oordeelt dat er sprake is van merkinbreuk en concludeert ook tot verwarring in de zin van art. 5 Handelsnaamwet en is het tevens ex 5a Hnw verboden om een handelsnaam te voeren die het merk bevat waarop een ander recht heeft. Ook de domeinnaam uzbcontact.nl wordt als handelsnaam in strijd met artikel 5 Hnw gevoerd.

4.3. Volgens ConAct is het beginsel van hoor en wederhoor geschonden omdat Connect in haar ter zitting overlegde pleitnota meer jurisprudentie aanhaalt en uitgebreider ingaat op de juridische standpunten dan in de dagvaarding. Dat verweer faalt. Het is eigen aan een kort geding dat ter zitting in aanvulling op de dagvaarding de standpunten verder worden uitgediept en met jurisprudentie onderbouwd.

4.7. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de tekens ConAct en ConAct Uitzendbureau in het economisch verkeer worden gebruikt voor identieke diensten als waarvoor Connect haar woordmerk heeft geregistreerd. Het teken wordt immers gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, te weten het aanbieden van uitzenddiensten, terwijl het woordmerk CONNECT (onder meer) is ingeschreven in klasse 35, die ziet - kort gezegd - op uitzending en detachering van personeel, waaronder tekenkamer- en technisch uitvoerend personeel, en werving en selectie van personeel.(...) Het mag zo zijn dat ConAct thans vooral de agrarische markt bedient, maar zij kan ook (weer) uitzendactiviteiten ontplooien in de techniek sector. Aldus is er sprake van identieke uitzenddiensten.

4.11. In dat kader wordt overwogen dat in dit geval het merk en de tekens auditief en begripsmatig overeenstemmen. Het is niet aannemelijk dat daar waar in de uitzendbranche connect onweersproken wordt opgevat als een Engels woord en als zodanig wordt uitgesproken, het tegen ConAct, zoals ConAct heeft aangevoerd, door het relevante publiek van opdrachtgevers en werkzoekenden wordt opgevat als een woord afkomstig uit het Latijn en daarom door hen wordt uitgesproken met een a-klank, in plaats van een e-klank, zoals het geval is indien het woord ConAct wordt opgevat als een Engels woord. Dat is vooral neit geloofwaardig waar het de werkzoekenden betreft die zich bij ConAct inschrijven. Die hebben volgens ConAct niet of nauwelijks opleiding gehad en zullen dus doorgaans niet vertrouwd zijn met Latijn en dikwijls, omdat het buitenlanders zijn, wel enigzins met het Engels. (...) Gelet op het vorenstaande is ook niet aannemelijk dat aan de tekens ConAct of ConAct Uitzendbureau een ander begrip zal worden toegekend dan aan het Engelse connect, dus verbinden en samenbrengen. Dat past immers in de context van een uitzendbureau.

4.21. Met betrekking tot de vraag of ook de domeinnaam www.uzbconact.nl in strijd is met art. 5 Hnw, geldt het volgende. In beginsel is een domeinnaam niet meer of anders dan een (internet)adres van de domeinnaamhouder en is het gebruik daarvan niet aan te merken als het voeren van een handelsnaam. Door omstandigheden kan het evenwel anders zijn. Dat is het geval als de domeinnaam overeenkomt met een handelsnaam en gebruikt wordt ter aanduiding van de bedrijfsactiviteiten van een onderneming, waarbij ook de inhoud van de website achter de domeinnaam van belang is (vgl. o.a. gerechtshof Amsterdam 19 oktober 2006, red. IEF 3344).

Lees de uitspraak hier
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:RBGEL:2013:2404 (pdf)
KG ZA 13-285 (afschrift)

Hof Den Haag 23 juli 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:2585 (Zumba Holland tegen Zumba Fitness LLC)
Zie eerder IEF 10352. Merkenrecht. Forumkeuzebeding. Contractenrecht. Handelsnaamgebruik online en offline. Metatags. Matiging dwangsom. In kort geding werd geoordeeld dat de handelsnaam moet worden uitgeschreven en het gebruik van de domeinnamen en metatags op de website moet worden gestaakt. Auteursrechtinbreuk en rectificatie werd afgewezen. Appellanten hebben acht grieven tegen het vonnis aangevoerd.

Appellanten hebben onvoldoende onderbouwd waarom de opzegging bij e-mail niet tot een rechtsgeldige beëindiging heeft geleid, waardoor het beroep - dat er geen sprake is van inbreuk omdat zij gerechtigd is de merken te gebruiken - geen doel treft. Daarnaast gaat het gebruik van de aanduiding ZUMBA op inschrijfformulieren, het zomerrooster, aan de sportschool en op posters verder dan gebruik om de door ZIN-leden te geven Zumba-lessen aan te duiden. De indruk wordt gewekt dat er een economisch verband bestaat.

Het hof is met de rechtbank van oordeel dat de omstandigheid dat voor een beslissing op de inbreukvorderingen een voorlopig oordeel zal moeten worden gegeven over de beëindiging van de ZIN-overeenkomst, waarbij partijen een Amerikaanse rechter hebben aangewezen als de bij uitsluiting bevoegde rechter voor All disputes under this Agreement niet kan leiden tot een ander resultaat. Zoals hiervoor overwogen is de Nederlandse rechter c.q. de Haagse rechter bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen van Zumba Fitness en daarmee is hij ook bevoegd de (onderhavige) verweren tegen die vorderingen te beoordelen.

Het gebruik van de aanduiding ZUMBA offline (als onderdeel van handelsnamen en op posters, inschrijfformulieren en roosters en in promotiemateriaal) wordt gezien als inbreukmakend gebruik. De stelling dat de posters historisch materiaal betreffen en dat een deel van de lessen in dezelfde sportschool is gerealiseerd rechtvaardigt een verbod.

De domeinnaam www.zumbaholland.com verwijst automatisch door naar de website www.marlonconnor.com. Appellanten betwisten ten onrechte dat zij hierdoor merkinbreuk maken, nu dit gebruik slechts valt aan te merken als gebruik van een adres of vindplaats op internet en niet als handelsnaamgebruik. Dit geldt idem voor metatags.

Appellanten hebben niet gemotiveerd betwist dat zij in beginsel door derden geplaatste berichten op Hyves, Facebook, Twitter en LinkedIn kunnen verwijderen.

20. Het hof is voorshands van oordeel dat het hiervoor in rechtsoverweging 14 omschreven gebruik verder gaat dan gebruik om de door ZIN-leden te geven Zumba-lessen aan te duiden. Er wordt immers de indruk gewekt dat er een economisch verband bestaat tussen Zumba Fitness en [appellant 1] – wiens foto en/of naam op allerlei posters met een of meer ZUMBA-merken voorkomt – en de sportschool van [appellant 1], waar immers ook andere lessen worden gegeven, terwijl niet aannemelijk is geworden dat daarvoor een andere handelsnaam of een afwijkend inschrijfformulier wordt gebruikt. Het hof wijst er in dit verband op dat “de bewijslast” ter zake rust op [appellanten] die zich op voormelde beperkingen beroepen. Het beroep van [appellanten] op voormelde beperkingen en toestemming kan dus niet slagen. Dit gebruik levert derhalve inbreuk op de merkrechten van Zumba Fitness op.

21. [appellanten] stellen in de memorie van grieven dat zij de bestreden handelsnamen (thans) nog slechts gebruiken voor Zumba-lessen in de sportschool en dat de posters historisch materiaal betreffen en daardoor bovendien niet de indruk wordt gewekt dat [appellant 1] Zumba lessen geeft. Voor zover [appellanten] hiermee beogen te stellen dat het hiervoor vermelde gebruik geen inbreukmakend gebruik oplevert heeft het hof die stelling al (in rechtsoverweging 20) verworpen. Voor zover [appellanten] stellen dat zij daarna geen inbreukmakend gebruik meer hebben gemaakt geldt het volgende. Nog daargelaten dat niet duidelijk is vanaf wanneer [appellanten] het gebruik zouden hebben aangepast, of dat gebeurd is naar aanleiding van het bestreden vonnis en hoe in concreto het handelsnaamgebruik voor een deel van de lessen in dezelfde sportschool is gerealiseerd, is een verbod nog steeds gerechtvaardigd alleen al omdat [appellanten] zich op het standpunt stellen dat zij (onder meer op grond van de in hun visie niet rechtsgeldig beëindigde ZIN-overeenkomst tussen [appellant 1] en Zumba Fitness) gerechtigd zijn de ZUMBA-merken te gebruiken, ook wanneer het niet slechts gaat om het aanduiden van Zumba-lessen door ZIN-leden en niet gesteld of aannemelijk is geworden dat zij zich bereid hebben verklaard zich van dat gebruik te onthouden. Gelet op het bovenstaande is de tussen partijen gevoerde discussie of [appellanten] aan het vonnis hebben voldaan en al dan niet dwangsommen hebben verbeurd weliswaar van belang in een eventueel executiegeschil, maar niet voor de beoordeling van dit hoger beroep.

Het gebruik van de domeinnaam www.zumbaholland.com en het teken zumba als metatag
25. Grief 4 richt zich tegen het bevel om het gebruik van de domeinnaam www.zumbaholland.com en het teken zumba als metatag te staken en gestaakt te houden. Bedoelde domeinnaam verwijst automatisch door naar de website van [appellanten] onder de domeinnaam www.marlonconnor.com. [appellanten] betwisten dat zij hierdoor merkinbreuk maken, nu dit gebruik slechts valt aan te merken als gebruik van een adres of vindplaats op internet en niet als handelsnaamgebruik (of als gebruik “als merk”, begrijpt het hof). In het midden kan blijven of het gebruik van de domeinnaam moet worden aangemerkt als gebruik “als merk” in de zin van artikel 2.20, lid 1, sub (a, b of) c, BVIE of als ander gebruik in de zin van artikel 2.20, lid 1, sub d, BVIE, nu [appellanten] het oordeel van de voorzieningenrechter dat [appellant 1] c.s door het gebruik van de domeinnaam, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk, niet hebben bestreden. Daarvan uitgaande is sprake van merkinbreuk. Voor zover [appellanten] bedoelen te betogen dat in het geheel geen sprake is van gebruik, kan het hof hen niet volgen in dat standpunt. Wat betreft het gebruik van het merk ZUMBA als metatag op laatstgenoemde website, geldt hetzelfde. Het bovenstaande brengt mee dat grief 4 faalt.

Sociale media
26. Grief 6 richt zich tegen het bevel het gebruik van het merk of een overeenstemmend teken binnen sociale media zoals Hyves, LinkedIn en Facebook te staken en gestaakt te houden voor zover door dit gebruik bij het publiek de indruk kan ontstaan dat er (nog steeds ) een economische band bestaat tussen [appellanten] en Zumba Fitness. (...)
30. Voor wat betreft eventueel door derden op de pagina’s/ the wall van de accounts van [appellanten] in Hyves, Facebook, Twitter en LinkedIn geplaatste en te plaatsen berichten, hebben [appellanten] niet gemotiveerd betwist dat zij deze in beginsel kunnen verwijderen. Dit valt ook af te leiden uit het feit dat [appellant 1] na de melding van Zumba Fitness een bericht van Bernadet Leijssenaar heeft verwijderd (zie akte uitlaten van [appellanten] onder 8). Zonder nadere onderbouwing van het tegendeel door [appellanten] acht het hof voorshands aannemelijk dat dit ook geldt voor “historische gegevens”.
Dit doet er echter niet aan af dat [appellanten] naar het voorlopig oordeel van het hof in redelijkheid eerst tot verwijdering gehouden zijn nadat zij op de hoogte zijn van door derden geplaatste berichten. Gelet daarop zal het hof het bevel in zoverre aanpassen dat het pas geldt 48 uur nadat Zumba Fitness schriftelijk (per e-mail) heeft verzocht een bericht van een derde te verwijderen. Grief 6 slaagt derhalve in zoverre.

Proceskosten in eerste aanleg
33. Uit het vorenstaande vloeit voort dat de grieven deels slagen en voor het overige falen en dat het vonnis deels zal worden vernietigd. [appellanten] zullen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep.
Nu de in de memorie van antwoord aangekondigde specificatie van proceskosten niet is overgelegd, zullen deze kosten worden begroot aan de hand van het liquidatietarief.


Het hof:
vernietigt het tussen partijen door de voorzieningenrechter in de rechtbank ’s-Gravenhage in kort geding gewezen vonnis van 17 oktober 2011 voor zover daarbij
-
[appellanten] zijn bevolen het registreren en geregistreerd houden van een met het merk overeenstemmende handelsnaam te staken en gestaakt te houden;
-
[appellanten] zijn bevolen het gebruik van het merk of een overeenstemmend teken binnen sociale media, zoals Hyves, LinkedIn en Facebook te staken en gestaakt te houden, voor zover dit meer inhoudt dan het bevel het gebruik van het merk of een overeenstemmend teken binnen sociale media, zoals Hyves, LinkedIn en Facebook
a. voor zover door dit gebruik bij het publiek de indruk kan ontstaan dat er (nog steeds) een economische band bestaat tussen [appellanten] en Zumba Fitness en
b. voor zover [appellanten] de inhoud van het desbetreffende account kunnen wijzigen en
c. in geval het gaat om een door een derde op de pagina van het desbetreffende account geplaatste bericht, nadat ten minste 48 uur zijn verstreken na een verzoek namens Zumba Fitness om het bericht te verwijderen,
te staken en gestaakt te houden;
- is bepaald dat de gedaagde die in gebreke blijft met de nakoming van het in 5.1 opgenomen bevel een dwangsom aan Zumba Fitness zal verbeuren van € 5000,00 per overtreding, dan wel – ter keuze van Zumba Fitness – van € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van in totaal € 100.000,00, voor zover dit meer inhoudt dan de bepaling dat de gedaagde/appellant(e) die in gebreke blijft met de nakoming van het aan [appellanten] opgelegde bevel, een dwangsom aan Zumba Fitness zal verbeuren van € 2.000,00 per overtreding, dan wel – ter keuze van Zumba Fitness – van € 400,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van in totaal € 20.000,00 voor inbreuken tot 23 juli 2013 en € 20.000,00 voor inbreuken vanaf 23 juli 2013.