Rechtspraak  

Gerechtshof Den Haag 15 januari 2013, LJN BY8261 (Dr. Ing. H.C.F. Porsche AG tegen Porsche Specialist Van Den Berg Apeldoorn B.V.)

Uitspraak ingezonden door Josine van den Berg en Jacqueline Schaap, Klos Morel Vos & Schaap.

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Eerlijk gebruik. Rechtsverwerking. Arrest na IEF 10012 waarin het gebruik van de tekens door Van den Berg (Porschespecialist Van den Berg) is geoorloofd en dat zij hierdoor geen ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Voor de beoordeling dat er sprake is van eerlijk gebruik van de handelsnaam in nijverheid en handel wordt de toets van Anheuser-Busch (IE-Klassieker handelsnaamrecht) aangehaald: de mate waarin het gebruik van de handelsnaam van de derde door (een aanzienlijk deel van) het betrokken publiek zou worden begrepen als aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen de derde en de houder van het merk. Er is een reële kans dat (een aanzienlijk deel van) het betrokken publiek in het gebruik van de handelsnaam Porschespecialist aanwijzing ziet voor het bestaan van een verband tussen de waren en diensten van de onderneming en Porsche. Het hof is van oordeel dat het gebruik van het woord 'specialist' die indruk niet wegneemt. Het kan zich niet verenigen met het oordeel van de rechtbank dat Van den Berg zich afficheert als 'specialist' en derhalve juist niet de indruk kan wekken als ware zij een officiële dealer.

Naar het oordeel van het hof kan er niet van worden uitgegaan dat het relevante publiek het teken 'porschespecialist' in een handelsnaam of in een als merk gebruikt teken aldus begrijpt dat de desbetreffende onderneming dus géén officiële dealer van Porsche is. Voor oneerlijk gebruik is reeds voldoende dat bij het publiek de indruk kan ontstaan dat er een bijzonder band tussen Van den Berg en Porsche bestaat; dat hoeft niet een officieel dealerschap te zijn (BMW / Deenik, IE-Klassieker merkenrecht).

De disclaimer op de website, waarin staat dat Van den Berg op generlei wijze is verbonden aan Porsche AG en dat het woord louter verwijst naar het type auto, baat niet. Een beroep op eerlijk gebruik van de tekens als bedoeld in artikel 2.23 lid 1 BVIE en 12 GMV slaagt niet. Dat Van den Berg toestemming heeft gekregen van de Porsche (Service) Dealerorganisatie, betekent niet dat Porsche aan Van den Berg toestemming heeft verleend om het merk te gebruiken. Een beroep op rechtsverwerking vanwege enkel tijdsverloop of louter stilzitten levert geen toereikende grond op voor het aannemen van dit beroep. Naar het oordeel van het hof is Van den Berg niet opgenomen in de Porsche-organisatie, er is slechts sprake van een jarenlange, wellicht innige, vaste-klant-relatie met Pon.

Door gebruik te maken van de gestroomlijnde vormgeving en profile wordt nog geen inbreuk gemaakt op auteursrechten van Porsche (geen EOK/PS).

Het Hof vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis en verbiedt Van den Berg de aanduiding Porschespecialist te gebruiken als merk-, handels- of domeinnaam. Het is in beginsel wel toegestaan om in (andere) reclame-uitingen te vermelden dat zij is gespecialiseerd in Porsche.

13. Naar het oordeel van het hof is het gebruik door Van den Berg van de tekens (i) tot en met (iv), beoordeeld aan de hand van bovenstaande maatstaven, geen eerlijk gebruik als hier bedoeld.
Gebruik van het woord 'Porsche' of het woord 'porschespecialist' door Van den Berg in haar handelsnaam of in een teken dat zij gebruikt 'als merk' (ter onderscheiding van waren en diensten) kan naar het oordeel van het hof bij het relevante publiek (in dit geval: Porsche-bezitters als het gaat om reparatie/onderhoud van hun Porsche-automobiel en om de aanschaf van reserve-onderdelen, en (potentiële) kopers van gebruikte automobielen) de indruk wekken dat er een bijzondere band bestaat tussen die onderneming en Porsche. Er is een reële kans dat (een aanzienlijk deel van) het betrokken publiek in dergelijk gebruik een aanwijzing ziet voor het bestaan van een verband tussen de waren of diensten van die onderneming en Porsche.
Het hof is van oordeel dat het gebruik van het woord 'specialist' die indruk niet wegneemt. Het kan zich dus niet verenigen met het oordeel van de rechtbank dat Van den Berg zich aldus afficheert als 'specialist' en derhalve juist de indruk kan wekken als ware zij officiële dealer. Naar het oordeel van het hof kan er niet van worden uitgegaan dat (een aanzienlijk deel van) het releva14. Ten aanzien van de website met de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl' overweegt het hof in dit verband nog als volgt. Op de website is steeds linksboven het logo afgebeeld en rechtsboven de handelsnaam 'Porschespecialist [naam geïntimeerde] Apeldoorn B.V.' met contactgegevens. Mede in het licht van hetgeen hiervoor is overwogen wekt de inhoud van de website daarmee, anders dan de rechtbank oordeelde, de indruk dat er een bijzondere band bestaat tussen [geïntimeerde] en Porsche.
[geïntimeerde] heeft aangevoerd dat zij op haar website een disclaimer heeft opgenomen die haar disculpeert: onderaan de webpagina wordt meegedeeld dat Porschespecialist [naam geïntimeerde] op generlei wijze is verbonden aan Porsche AG automobielen of [naam importeur] Porsche, en dat het woord Porsche louter verwijst naar het type auto. Deze disclaimer baat [geïntimeerde] echter niet. Daargelaten dat zij alleen ziet op de website en niet op gebruik van de gewraakte tekens elders, is, zoals Porsche heeft uiteengezet in de memorie van grieven onder 91, de disclaimer dermate onderaan de webpagina's geplaatst dat zij door de gemiddelde websitebezoeker niet zal worden waargenomen.

19. Wat betreft het primaire betoog (toestemming) merkt het hof in de eerste plaats op dat [geïntimeerde] ten pleidooie in hoger beroep heeft erkend dat zij nimmer officiële Porsche-dealer is geweest. Ten aanzien van de vraag of [geïntimeerde] de hiervoor bedoelde toestemming had, overweegt het hof dat de stelplicht en bewijslast ter zake bij [geïntimeerde] ligt. Naar het oordeel van het hof heeft [geïntimeerde] haar stelling op dit punt onvoldoende onderbouwd. Uit de correspondentie, (algemene) brieven, facturen, softwarelicentie, e.d. in genoemde producties blijkt niet dat Porsche (of [naam importeur]) aan [geïntimeerde] toestemming heeft verleend om het merk Porsche te gebruiken in de gewraakte tekens.

23. Naar het oordeel van het hof blijkt uit de door [geïntimeerde] in dit verband overgelegde producties slechts dat [geïntimeerde] een jarenlange, wellicht innige vaste-klant-relatie heeft (gehad) met [naam importeur], maar niet dat zij verregaand was opgenomen in de Porsche organisatie. [geïntimeerde] is altijd buiten deze organisatie gebleven. Reeds daarom kan [geïntimeerde] niet worden gevolgd in haar stelling dat zij, omdat zij verregaand was opgenomen in de Porsche organisatie, er op mocht vertrouwen dat Porsche haar aanspraken niet (meer) geldend zal maken zodat Porsche thans haar rechten heeft verwerkt. De vraag of gedragingen van [naam importeur] in dit verband kunnen/moeten worden toegerekend aan Porsche, kan dus in het midden blijven.

24. [geïntimeerde] heeft, onder overlegging van voorbeelden, ook nog gesteld dat zij bij [naam importeur] bestellingen plaatste onder de naam 'Porschespecialist [naam geïntimeerde]' (zodat [naam importeur] op de hoogte was van het gebruik van deze naam, terwijl zij niet daartegen protesteerde) en dat [naam importeur] en Porsche ook brieven hebben gericht aan 'Porschespecialist [naam geïntimeerde]'. Volgens Porsche zegt dat niets omdat de verkoopafdeling van [naam importeur] de persoon die de onderdelen bestelt op naam van 'Porschespecialist [naam geïntimeerde]' in het kader van de afwikkeling van die transactie ook op die manier terugschrijft. Wat daar ook van zij, naar het oordeel van het hof bieden deze (en de andere overgelegde) stukken onvoldoende grond voor het oordeel dat [geïntimeerde] het gerechtvaardigd vertrouwen mocht koesteren dat zij impliciete toestemming had om de aanduiding 'porschespecialist' te voeren of dat Porsche haar aanspraken niet (meer) geldend zou maken. nte publiek het teken 'porschespecialist' in een handelsnaam of in een als merk gebruikt teken aldus begrijpt dat de desbetreffende onderneming dus géén officiële dealer van Porsche is. Bovendien is voor oneerlijk gebruik reeds voldoende dat, kort gezegd, bij het publiek de indruk kan ontstaan dat er een bijzondere band tussen Van den Berg en Porsche bestaat; dat hoeft niet een officieel dealerschap te zijn. Die indruk kan, zoals hiervoor is overwogen, in dit geval naar het oordeel van het hof worden gewekt. Van den Berg had zich hier bewust van moeten zijn. Bij dit alles komt dat het merk 'Porsche' in de Benelux bekendheid geniet, waaruit Van den Berg voordeel zou kunnen halen om haar waren en/of diensten in de handel te brengen.

Overige leessuggesties rechtsoverweging 27 e.v.

Lees het arrest hier zaaknr. 200.098.670/01, LJN BY8261.

Op andere blogs:
DirkzwagerIEIT ('Porschespecialist' met succes verboden door Porsche)
DomJur 2012-928 (Porsche AG – Porsche Specialist B.V.)
Marques (Court of Appeal The Hague drives Porsche to victory in trade mark infringement case against ‘Porschespecialist’)
SOLV (Wereld van verschil tussen "Porschespecialist" en "Gespecialiseerd in Porsche")
Rechtennieuws.nl ('Porschespecialist' met succes verboden door Porsche)

Vzr. Rechtbank Zwolle-Lelystad, locatie Zwolle 17 oktober 2012, LJN BY7944 (Onbezorgd Wonen tegen Residence Paasberg c.s.)

Domeinnaamrecht. Handelsnaamrecht. Slechts in reconventie gevorderd: Meewerken aan de tenaamstelling van de domeinnaam en de website www.residencepaasbergkerk.nl op naam van Résidence Paasberg.

Résidence Paasberg c.s. betoogd, onder verwijzing naar notulen van het kerngroepoverleg, dat zij gerechtigd is de domeinnaam te houden en te beheren. Onbezorgd Wonen c.s. heeft aangevoerd dat de notulen zijn vervalst en dat zij niet zijn ondertekend. In kort geding is geen plaats voor nadere bewijsvoering die nodig is om de vraag wie gerechtigd is de domeinnaam te houden en te beheren te beantwoorden. De vordering wordt afgewezen.

De vordering van Résidence Paasberg c.s. om Onbezorgd Wonen c.s. te verbieden om de (handels)namen "Résidence Paasberg" of "Résidence Paasbergkerk" te gebruiken zal ook worden afgewezen, nu Résidence Paasberg c.s. niet heeft onderbouwd op grond waarvan Onbezorgd Wonen c.s. niet gerechtigd is deze namen te gebruiken.

5.7.    Met betrekking tot de domeinnaam www.depaasbergkerk.nl wordt overwogen dat Résidence Paasberg c.s. heeft betoogd dat zij gerechtigd is om deze domeinnaam te houden en te beheren, waarbij zij heeft verwezen naar de notulen van het kerngroepoverleg van 28 december 2011, waarin staat vermeld dat de domeinnaam "Residence Paasberg" al lang geleden door Aktua is vastgelegd en dat Résidence Paasberg de eigenaar/aanvrager van de nieuwe domeinnaam "Résidence Paasbergkerk" dient te zijn. Onbezorgd Wonen c.s. heeft echter aangevoerd dat deze notulen zijn vervalst en heeft erop gewezen dat de notulen niet zijn ondertekend. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is, gelet op de standpunten van partijen en de stukken die zij hebben overgelegd, onduidelijk wat partijen ten aanzien van de domeinnaam en de website www.depaasbergkerk.nl zijn overeengekomen. Voor de beantwoording van de vraag wie gerechtigd is om de domeinnaam www.depaasbergkerk.nl te houden en te beheren is nadere bewijsvoering nodig, waarvoor in kort geding evenwel geen plaats is. De vordering van Onbezorgd Wonen c.s. om Résidence Paasberg c.s. te gebieden deze website van het internet te verwijderen en verwijderd te houden zal daarom worden afgewezen.

6.3.    Résidence Paasberg c.s. heeft ter onderbouwing van haar vordering om de domeinnaam en website www.residencepaasbergkerk.nl op haar naam te doen stellen, verwezen naar de notulen van het kernteamoverleg van 28 december 2011. Zoals in rechtsoverweging 5.7 reeds is overwogen heeft Onbezorgd Wonen c.s. de juistheid van de inhoud van deze notulen betwist. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is ook ten aanzien van de domeinnaam www.residencepaasbergkerk.nl nadere bewijsvoering nodig met betrekking tot de vraag wie gerechtigd is deze domeinnaam te houden en te beheren, waarvoor in dit kort geding geen plaats is. Gelet hierop zal deze vordering van Résidence Paasberg c.s. worden afgewezen.

6.4.  De vordering van Résidence Paasberg c.s. om Onbezorgd Wonen c.s. te verbieden om de (handels)namen "Résidence Paasberg" of "Résidence Paasbergkerk" te gebruiken zal ook worden afgewezen, nu Résidence Paasberg c.s. niet heeft onderbouwd op grond waarvan Onbezorgd Wonen c.s. niet gerechtigd is deze namen te gebruiken.

Op andere blogs:
DomJur 2013-929 (Onbezorgd Wonen B.V. – Résidence Paasberg B.V.)

WIPO 12 november 2012, DNL2012-0059 (Smaragd Music tegen Benson and Partner Ltd.), link

Beslissing ingezonden door Janouk Kloosterboer, QuestIE Advocatuur.

Domeinnaamrecht. Eiser baseert zijn vordering op haar Benelux beeld (2005) en woord (2012) merken en haar handelsnaamrecht Smaragd Music. Verweerder heeft de domeinnaam smaragdmusic.nl in juli 2012 geregistreerd. De domeinnaam is conform artikel 2.1(a) under I van de Regulations identiek aan de handelsnaamrechten. Enkel de handelsnaamrechten zijn voldoende om te voldoen aan het eerste criteria. De website bevat gesponsorde links gerelateerd aan muziekproducten en -diensten. Het wordt daarom gebruikt voor commercieel gewin, door bezoekers aan te trekken via een online locatie die voor verwarring kan zorgen. De domeinnaam dient te worden overgedragen.

Onder A
The Panel finds that the Domain Name is identical to the Complainant’s trade name within the meaning of article 2.1(a) under I of the Regulations.  As the Complainant’s trade name rights are sufficient to fulfill the first requirement of the Regulations, the Panel rules that Complainant has met the first ground of the Regulations.

Onder C
The Respondent did not file any Response.  The Panel considers it likely, as asserted by the Complainant, that the Respondent was able to snap up the Domain Name in a situation where the Complainant had previously registered and used the Domain Name for his business. 

The Complainant has furthermore submitted evidence that the Domain Name is being used for a website containing sponsored links mainly relating to music products and services.  The Panel therefore finds that the Domain Name is being used for commercial gain, by attracting Internet users to a website of the Respondent or other online location through the likelihood of confusion which may arise with the Complainant’s trade name as to the source, sponsorship, affiliation or endorsement of such website or other online location. 

Op andere blogs:
DomJur 2013-930 (Smaragd Music – Benson and Partner Ltd)

Rechtbank Amsterdam 14 november 2012, LJN BY7236 (Boost Group [Boost c.s.] tegen Boost Company [BST c.s.])

Eindvonnis na IEF 9470 en KG ZA 09-735. Merkenrecht. Zeggenschap. Vennootschapsverhoudingen. Boost c.s. is houder van Europees woordmerk BOOST voor reclame en marketingactiviteiten en voert sinds 2000 het woord "Boost" als handelsnaam. BST c.s. is in het economisch verkeer enkel actief als fondsenwerver, slechts  als professioneel aandeelhouder zonder enige activiteit, het gaat om een tusssenholding die onder de naam "boost" actief waren in de drankenindustrie. Zij heeft op geen enkel moment reclame of marketingdiensten aangeboden.

Het door BST c.s. verschaffen van kapitaal en investering aan start-ups en het uitrollen van de projecten, gaat gepaard met marketingactiviteiten, zodoende verrichten zij die ook. De rechtbank oordeelt dat BST c.s. marketingactiviteiten aanbood en liet uitvoeren. Het gevorderde verbod is jegens haar, en de rechtspersonen waarin zij zeggenschap heeft, toewijsbaar. Ex nunc toetsing bij vordering verbod. Zie de Atos-uitzondering (Hof ’s Hertogenbosch van 20 juli 2004, LJN AQ5691) die van toepassing is op dochtervennootschappen voor de handelsnaam.

Een tussen partijen bereikte schikking in kort geding over de proceskosten hield in dat die zouden worden voorgelegd aan de bodemrechter, de rechtbank legt die overeenkomst zo uit dat die kosten beoordeeld moeten worden aan de hand van 1019h Rv. BST voert verweer, maar vordert zelf "conform 1019h Rv. In hoger beroep is de omissie door in kort geding geen proceskostenveroordeling te vorderen niet herstelt en het is toen conform liquidatietarief afgehandeld. De vordering wordt ex 1019h Rv afgehandeld.

Marketingactiviteiten
2.13. (...) De rechtbank is van oordeel dat met betrekking tot BST Company – op grond van de onder 2.11 aangehaalde stellingen van BST c.s. omtrent de activiteiten van BST Company – voldoende aannemelijk is dat zij onder de naam “Boost Company Network” marketing-activiteiten aanbood en liet uitvoeren. Dat zij die marketing-activiteiten niet zelf uitvoerde is daarbij – op zichzelf – geen grond om het verbod te weigeren: ook als zij daarbij derden inschakelde, maakte BST Company immers inbreuk op de merkrechten van Boost Group. Het gevorderde verbod jegens haar, daarin rechtspersonen waarin zij zeggenschap heeft begrepen, is derhalve toewijsbaar. Het verweer dat de gedaagde rechtspersonen geen (volledige) zeggenschap hebben in niet nadere genoemde andere vennootschappen van het “Boost Company Network” kan daar niet aan af doen: het gevorderde en toegewezen verbod kan alleen zien op partijen die in het geding betrokken zijn en die vennootschappen waarin zij (in)direct zeggenschap hebben. De vennootschappen waarover BST c.s. geen zeggenschap heeft, worden derhalve niet geraakt door dit vonnis.

2.14.  Met betrekking tot de overige verschenen gedaagden, BST Brands en BST Beverages geldt echter dat in deze procedure onvoldoende is komen vast te staan dat zij inbreuk maakten op de merkrechten van BST c.s. door marketingactiviteiten aan te bieden of uit te voeren. Tegenover de gemotiveerde betwisting van BST c.s. onderbouwt Boost Group haar stellingen dat ook die vennootschappen, direct of middellijk, marketing¬activiteiten hebben aangeboden of uitgevoerd onder de handelsnaam “Boost”, onvoldoende. Aan nadere bewijslevering komt de rechtbank niet toe. Evenmin is voldoende aannemelijk geworden dat nu een gerechtvaardigde vrees bestaat voor inbreukmakend handelen. Het merkenrechtelijke verbod jegens hen zal derhalve worden afgewezen.

2.15.  Jegens de niet verschenen gedaagden zijn de vorderingen van Boost Group grotendeels toewijsbaar, zoals beslist in het tussenvonnis van 22 september 2010.

Proceskosten

2.19.  Hetgeen BST c.s. daartegen aanvoert kan niet slagen, reeds niet omdat zijzelf in haar conclusie van antwoord een proceskostenveroordeling “conform 1019h Rv” vordert voor “de daadwerkelijke kosten van deze en voorgaande procedures”, waaruit volgt dat ook zij de schikking op dezelfde wijze uitlegt. Daarbij overweegt de rechtbank dat BST c.s. in het midden laat wat de “letterlijke” uitleg die zij voorstaat in zou houden en hoe die uitleg zich verhoudt tot de door partijen ingestelde vorderingen, anders dan dat de proceskosten¬veroordeling zoals gevorderd door Boost Group, volgens BST c.s. op grond van haar uitleg, niet toewijsbaar zou zijn.

2.20.  In het kort geding is geen proceskosten veroordeling conform artikel 1019h Rv gevorderd en derhalve is een proceskostenveroordeling uitgesproken conform het liquidatietarief.

2.21.  De rechtbank overweegt als volgt. Partijen hebben de gelegenheid om in hoger beroep eigen fouten te herstellen en daartoe nieuwe stellingen te betrekken maar ook (binnen de grenzen van de goede procesorde) de eis te wijzigen. Het appel bood derhalve Boost Group de gelegenheid haar omissie (het niet vorderen van de een proceskosten¬veroordeling conform artikel 1019h Rv in eerste aanleg) te herstellen. Boost Group heeft ook daadwerkelijk in appel haar eis op dit punt vermeerderd. De bereikte schikking in appel ziet niet expliciet op dat punt, maar houdt in dat partijen het geschil omtrent de proceskosten van het kort-geding en het spoedappel zullen voorleggen aan de rechtbank. Daarin ziet de rechtbank aanleiding om – op grond van die schikking – nu BST c.s. in het kort geding in het ongelijk is gesteld, BST c.s. te veroordelen in de werkelijke proceskosten van Boost Group in het kort geding in eerste aanleg, conform artikel 1019h Rv.

Ktr. Rechtbank Utrecht 19 december 2012, LJN BY6456 (Inventum Holding B.V. tegen Inventum Group B.V.)

Uitspraak ingezonden door Geert Theuws, Hoyng Monegier LLP.

Handelsnaamrecht. Doorstart na faillissement. Intensieve zakelijke omgang. Rechtsverwerking. Inventum c.s. (eiser) houdt zich bezig met het adviseren omtrent het produceren en verkopen van in het bijzonder boilers. Inventum Holland heeft de divisie huishoudelijke apparaten verkocht aan Martex, die haar statutaire naam wijzigde in Inventum Holland B.V., maar Martex bleef voeren. Inventum Holland is failliet verklaard en Inventum Group heeft de onderneming overgenomen en is het teken Inventum als handelsnaam gaan gebruiken.

Inventum c.s. verzoekt de kantonrechter op basis van haar handelsnaamrechten om Inventum Group B.V. te veroordelen om haar handelsnaam zodanig te wijzigen dat het teken “INVENTUM” daarin niet meer voorkomt. De kantonrechter wijst het verzoek af omdat Inventum c.s. het recht om haar handelsnaamrechten in te roepen jegens Inventum Group B.V. heeft verwerkt. Partijen zijn in voorgaande jaren intensief zakelijk met elkaar omgegaan en ook vóór de datum van het faillissement van Inventum Holland is zij bekend geweest met haar optreden naar buiten. Indachtig dat gerechtvaardig vertrouwen heeft de curator ook de desbetreffende delen van de activa verkocht aan Inventum Group. Het verzoek wordt afgewezen en Inventum c.s. wordt veroordeeld in de niet-betwiste proceskosten ad €25.920,00.

4.13. Pas bij brief van 30 december 2010 -derhalve na het faillissement van Inventum Holland en de overname door Inventum Group- heeft Inventum c.s. aan Inventum Group haar ongenoegen kenbaar gemaakt inzake het gebruik van de handelsnaam 'Inventum' en Inventum Group gesommeerd om het gebruik van die handelsnaam te staken en gestaakt te houden. Gelet hierop (...) is de kantonrechter van oordeel dat Inventum c.s. haar rechten om een beroep te kunnen doen op artikel 5 Handelsnaamwet heeft verwerkt. Immers, Inventum c.s. heeft door haar handelen dan wel nalaten Inventum Group het gerechtvaardigd vertrouwen gegeven dat zij de handelsnaam 'Inventum' - zoals ook Inventum Holland in het verleden heeft gedaan - mag voeren. Uit hetgeen hiervoor is overwogen blijkt dat partijen in voorgaande jaren intensief zakelijk met elkaar zijn omgegaan. Inventum c.s. is dan ook steeds op de hoogte geweest van het optreden naar buiten van Inventum Group en haar rechtsvoorgangers ook voor de datum van het faillissement van Inventum Holland. Indachtig dat gerechtvaardig vertrouwen heeft de curator ook de desbetreffende delen van de activa verkocht aan Inventum Group. Inventum c.s. kan zich gelet op het voorgaande niet verzetten tegen het gebruik van een mogelijk verwarrende handelsnaam.

Lees het afschrift zaaknr. 813445 AE VERZ 12/207 AK 4075, LJN BY6456.

HR 19 december 1927 (Lampe)
Rangorde handelsnamen: Partij die als nieuwkomer verwarring veroorzaakt.

 HR 24 januari 1936 (Blitz) (tip?)
Rechtmatig voeren van handelsnaam tegenover iedere derde.

HR 6 september 1962, BIE 1963, 59 (Schimmerling / Apollo Hotel)
Verzoekster voerde naast de naam Apollohuis niet ook de naam Apollohotel.

HR 28 maart 1963, BIE 1963, 49 (Dirna / Van der Zee; Bali)
Verwarring bij het publiek, rekening houden met alle omstandigheden: de aard,de plaats van ondernemingen en of dit gevaar in de hand werkt dan wel tegengaat.

HR 14 november 1975, BIE 1976, 26 (Janssen-Schellings B.V. / Jansen; De Assenburg)
De B.V. exploiteert een winkelcentrum, zij is voor het publiek geen detailhandel.

HR 6 januari 1967, BIE 1967, 43 (Raiffeissen- und Volksbanken / Centrale Raiffeisen-Bank; Raiffeisenbank)
Verwarring, indien'n deel van't publiek de indruk krijgt dat het bijkantoor te Zevenaar deel uitmaakt van de Centrale Raiffeissen-Bank.

HR 24 december 1976, BIE 1977, 72 (Tandem Kommunikatie Konsepten / Tendum Visuele Kommunikatie; Tandem/Tendum)
Het bestaan van een onderneming wordt aangenomen indien in een georganiseerd verband het oogmerk om materieel voordeel te behalen aanwezig is.

HR 11 februari 1977, BIE 1978, 23 (Van Kempen / Van de Wouw; Mosterdmanneke)
Het vervaardigen van mosterd door één man is een zó ongebruikelijk verschijnsel, dat de aanduiding 'het Mosterdmanneke' voldoende onderscheidend vermogen; dat hieraan niet in de weg staat dat de term mosterdman als een beroepsaanduiding kan worden beschouwd, waar juist de zeldzaamheid van deze wijze van beroepsuitoefening en deze beroepsaanduiding meebrengt dat bij het publiek verwarring te duchten is als deze aanduiding door twee ondernemingen in een zelfde gebied naar buiten wordt gebruikt.

HR 2 juni 1978, BIE 1978, 53 (Kooy-Zeist / Kooy-Enschede)
Niet uitgesloten is, ook indien plaats en ondernemingsgebied niet dezelfde zijn, toch verwarringsgevaar bestaat.

HR 9 februari 1979, BIE 1980, 34 (Diko Best B.V. / Dico B.V.)
De rechter is niet bevoegd te verbieden in de te voeren handelsnaam één of meer letters van het alfabet te gebruiken.

HR 18 januari 1980, BIE 1983, 84 (Churrasco / Blonk)
Niet aannemelijk dat de naam Churrasco dusdanig bekend is, dat de naam Charousko bij het publiek verwarring geeft.

HR 26 juni 1981,BIE 1982, 43 (G. IJskes en Zonen/Palen Jan IJskes; Heipalenhandel)
Woord(combinatie) aanmerken als het voeren van 'n handelsnaam indien de naam wordt gebruikt jegens het publiek.

HR 2 april 1982, IEF 12152 klassiekers handelsnaamrecht (Accountants- en Belastingadviesbureau)
Ideële motieven van een niet-commerciële stichting (Conclusie AG)

HR 29 maart 1985, BIE 1986, 33 (Van Maaren Brillen/C. van Maaren Optiek)
Geen schending art. 6 Hnw door de veroordeling van gerequestreerden de handelsnaam aldus te wijzigen.

HR 19 april 1985, BIE 1985, 43 (Consulair / Air Holland)
De strekking van de Handelsnaamwet, die mede beoogt nabootsing van handelsnamen tegen te gaan, verzet zich er evenwel tegen aan de naam waaronder een onderneming in dit stadium van haar bestaan naar buiten treedt, de bescherming van die wet te onthouden.

HR 6 december 1985 (Seaship/Sealiner)
De deskundigheid en de oplettendheid van dat publiek kan verschillen, afhankelijk van't soort onderneming.

HR 24 januari 1986, BIE 1986, 76 (Rudolf Huyser + Assoc. / Kamer van Koophandel en Fabrieken)
De stelling dat de uitzondering welke art. 4 lid 3 Handelsnaamwet maakt op het verbod van art. 4 lid 1, niet beperkt is tot de in lid 3 genoemde gevallen dat de handelsnaam en de onderneming afkomstig zijn van een v.o.f. of een c.v. die die handelsnaam heeft gevoerd niet in strijd met die wet.

HR 8 mei 1987, BIE 1987, 64 (Stichting Bouwcentrum/ Farmex Handelsmaatschappij)
Niet uitgesloten is dat latere omstandigheden een eerdere aanvankelijk rechtmatig gevoerde handelsnaam onrechtmatig zouden kunnen maken, doch alleen onder bijzondere bijkomende omstandigheden.

HR 29 juni 1990 (Matrix/Sebastopol) (tip?)

HR 25 november 1994, BIE 1996, 5 (Steenhouwerij P. Overkamp / Natuursteenbedrijf Ben Overkamp)
Verzoek tot wijziging handelsnaam niet ontvankelijk op grond van verjaring; in de periode van 1970 tot 1983 was er een onrechtmatige toestand als bedoeld in art. 3:314, lid 1 BW.

HR 13 september 1996, BIE 1997, 5 (Le Lido / Lido)
Gebruik ex art. 5 aanhef onder 3, (oud) BMW: merkgebruik door iemand die niet in naam, maar wel optreden met instemming van merk‑ of licentiehouder.

BenGH 20 december 1996, rolnr. A 95-2 (Europabank)
Gebruik in economisch verkeer van handelsnaam hangt af van de publieksopvatting.

HR 6 december 1996, BIE 1999, 52 (Ster Woningen / Stermij)
Hiervan uitgaande heeft zij vervolgens onderzocht of de beide handelsnamen, in hun geheel beschouwd, toch een zo grote gelijkenis vertonen dat het bedoelde gevaar te duchten is, maar op grond van de visuele en auditieve verschillen tussen de beide namen heeft zij geoordeeld dat dit niet het geval is.

HR 19 september 1997 (Gaswacht) (tip?)

HR 28 september 2001, LJN ZC3656 (Rowa / Hooters)
De aanduiding Hooters is in de bedoelde periode niet ‘gevoerd’ in de zin van art. 5 Hnw, niet op een zodanige wijze onder die naam naar buiten zijn getreden dat daardoor voor Rowa c.s. een recht op die handelsnaam is ontstaan.

HvJ EG 16 november 2004, zaak C-245/02 (Anheuser-Busch / Budvar)
TRIPs-overeenkomst, omvang van recht van merkhouder, beweerd gebruik als handelsnaam.

HR 14 januari 2005, LJN AR5403 (Ayk)
Indien de rechtbank onder 'de rechten' ook het recht op de handelsnaam 'Ayk Suncentre' (en het element 'Ayk') heeft verstaan, is rov. 6.4 van de tussenbeschikking onvoldoende gemotiveerd.

Heeft u een afschrift van een 'klassieker' die nog niet digitaal beschikbaar is, of meent u dat een andere inhoudsindicatie treffender is, tipt u dan de redactie: redactie@ie-forum.nl.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 18 december 2012, zaaknr. 429233 / KG ZA 12-1139 (X hodn PUBLIEC tegen Publiq B.V. c.s.)

Uitspraak ingezonden door Chantal Bakermans en Peter Kits, Holland Van Gijzen.

PUBLIEC drijft een communicatiebureau en is gespecialiseerd op het gebied van non-profit- en overheidscommunicatie. Publiq verricht dienstverlening aan de publieke sector en werkt nauw samen daarmee.

Auditieve en begripsmatige overeenstemming: Het relevante publiek kan de handelsnaam PUBLIEC niet alleen uitspreken als "publiek", maar ook als "Publie-cee", nu op de website zij de handelsnaam schrijft met een bijzondere nadruk op de letter C.

4.8. Of juist is dat Publiq c.s. haar handelsnaam PBLQ zelf of diverse manieren uitspreekt (...), kan in het midden blijven. Het gaat immers om hoe het relevante publiek de handelsnaam PBLQ opvat.

En al zou het merendeel van het relevante publiek de handelsnaam uitspreken als "publiek", dan geldt dat de handelsnaam PUBLIEC, hoewel niet zuiver beschrijvend voor een communicatiebureau, wel enigszins beschrijvend zijn, omdat zij zich richt op de overheid oftewel de publieke sector. Van een zodanig geringe afwijking dat tussen PUBLIEC en PBLQ verwarring te duchten is, is geen sprake. De vorderingen worden afgewezen.

4.7. Allereerst is aan de orde of er tussen de handelsnamen ook auditieve en begripsmatige overeenstemming bestaat. Door Publiq c.s. is aangevoerd dat het in aanmerking komende publiek de handelsnaam PUBLIEC niet alleen als “publiek” maar ook als “publie-cee” kan uitspreken hetgeen volgens Publiq c.s. niet ondenkbeeldig is nu X op haar website door de wijze waarop zij haar handelsnaam schrijft bijzondere nadruk legt op de letter c. Dit is door X betwist met de stelling dat zij consequent haar handelsnaam uitspreekt als “publiek” zodat haar communicatiebureau als zodanig bekend is bij haar klanten. Publiq c.s. heeft voorts betwist dat de handelsnaam PBLQ wordt uitsproken als “publiek”. Zij heeft betoogd dat zij haar handelsnaam op meerdere wijzen uitspreekt namelijk niet alleen als “publiek” maar ook als afkorting “pee-bee-el-kuu” of als “publikuu” en in een internationale context als het Engelstalige woord “public” en dat ook het in aanmerking komende publiek de handelsnamen op verschillende wijzen uitspreekt.

4.8. Of juist is dat Publiq c.s. haar handelsnaam PBLQ zelf op diverse manieren uitspreekt, hetgeen door X uitdrukkelijk is betwist, kan in het midden blijven. Het gaat er immers om hoe het relevante publiek de handelsnaam PBLQ opvat. Hierover is door X niets gesteld. Wat betreft de uitspraak van de handelsnaam PUBLIEC is door X niets anders gesteld dan dat zij consequent haar handelsnaam uitspreekt als “publiek” zodat haar communicatiebureau als zodanig bekend is bij haar klanten.

4.9. In aanmerking nemende dat beide handelsnamen op diverse manieren kunnen worden uitgesproken, is voorshands oordelend door X onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het merendeel van het relevante publiek, dat volgens partijen bestaat uit overheidsinstanties in ruime zin, beide handelsnamen zal opvatten of uitspreken als “publiek”. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is dan ook niet vast komen te staan dat sprake is van auditieve en (gelet hierop) begripsmatige overeenstemming tussen de handelsnamen.

4.10. Als al met X ervan zou worden uitgegaan dat zowel PUBLIEC als PBLQ door het merendeel van het relevante publiek wordt uitgesproken als “publiek” - hetgeen zou betekenen dat wel sprake is van auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen beide handelsnamen - dan geldt nog het navolgende. Door Publiq c.s. is terecht aangevoerd dat in dat geval de handelsnaam PUBLIEC, hoewel niet zuiver beschrijvend voor een communicatiebureau, wel enigszins beschrijvend is omdat X zich met haar communicatiebureau met name richt op de overheid of te wel de publieke sector. Het woord publiek geldt in die zin als een verwijzing naar het relevante publiek. Dit betekent voorshands oordelend dat de handelsnaam PUBLIEC (uitgesproken als “publiek”) een relatief beperkte beschermingsomvang heeft.

Lees het afschrift KG ZA 12-1139, en een schone versie KG ZA 12-1139.

Beschikking Hof 's-Gravenhage 27 november 2012, LJN BY6175 (Main Freight Carriers B.V. tegen Mainfreight B.V.)

Uitspraak ingezonden door Richard Latten en Julian van de Velde, Smallegange.

Handelsnaamrecht. Procesrecht. Toelichting bij honderden ingebrachte stukken. In navolging van IEF 11376, waarin het verzoek ex artikel 6 Handelsnaamwet wordt afgewezen, nu niet is voldaan aan de stelplicht. De enkele inschrijving in het Handelsregister dient niet als onderbouwing van het feitelijke gebruik van de handelsnaam.

Rangorde van de gevoerde handelsnamen: Middels vrachtbrieven of cognossementen die door Main Freight Carriers zijn uitgegeven of waarbij zij partij, is voldoende onderbouwd dat de handelsnaam werd gevoerd nog voor de verweerster de handelsnaam in Nederland ging voeren. Voor bescherming van een buitenlandse handelsnaam in Nederland is niet nodig dat de onderneming in Nederland gevestigd is en de handelsnaam in Nederland wordt gevoerd. Voldoende is dat de naam in Nederland bij het in aanmerking komende publiek beschermenswaardige bekendheid geniet.

Procesrecht: Een toelichting bij de ingebrachte stukken is niet nodig - en het is zelfs niet wenselijk - dat de honderden overlegde stukken ieder afzonderlijk worden besproken.

Er zijn in 2006 en 2011 merkrechten aangevraagd/ gedeponeerd, derhalve toen de handelsnaam Main Freight Carriers reeds werd gevoerd door (de rechtsvoorgangster van) verzoekster. Dat brengt mee dat deze oudere handelsnaam niet in strijd met de merkrechten is gevoerd.

Het staat derden niet vrij om de combinatie van (beschrijvende) woorden te gebruiken, als daardoor verwarring tussen de ondernemingen te duchten is. Verzoekster stelt dat er daadwerkelijk verwarring heeft plaatsgevonden, met name bij klanten en bij vervoerders, die verweerster meedeelden dat voor verzoekster bestemde ladingen konden worden afgehaald en omgekeerd en die ladingen verkeerd afleverden. Het verzoek ex 6 Hnw wordt toegewezen onder last van een dwangsom van €5.000 per dag met een maximum tot €2.000.000,-.

De rangorde van de gevoerde handelsnamen: 
12. Verzoekster heeft gesteld dat SCR de handelsnaam Main Freight Carriers heeft gevoerd van 1997 tot juli 2008. In hoger beroep heeft verzoekster als productie 8 een groot aantal stukken overlegd betreffende gebruik van deze handelsnaam in de jaren 1997 tot en met 2012 door achtereenvolgens SCR en verzoekster. Het gaat daarbij (...) om vrachtbrieven of cognossementen die door Main Freight Carriers zijn uitgegeven of waarbij zij partij was en om facturen, correspondentie en bankafschriften, waarop de handelsnaam voorkomt. (...) Het hof is van oordeel dat de toelichting dat het gaat om vrachtbrieven, facturen, correspondentie en bankafschriften, waarop de handelsnaam Main Freight Carriers voorkomt, in dit geval, ook gelet op de aard van de stukken en hetgeen daarme bedoeld is aan te tonen - dat de handelsnaam daarop voorkomt- , voldoende is om de stelling dat de handelsnaam vanaf 1997 in Nederland is gebruikt te onderbouwen. Daarvoor is niet nodig - en zelfs niet wenselijk - dat de honderden overlegde stukken ieder afzonderlijk worden besproken. (...)

Aan het bovenstaande kunnen onvoldoende afdoen de stellingen van verweerster:
- dat geen reclame-uitingen zijn overlegd, (...)
- dat uit een, door verweerster als productie 13 in eerste aanleg overlegd marktonderzoek van Markenizer zou zijn gebleken dat Main Freight Carriers bij (ongeveer) 16 van 20 benaderde bedrijven en een aantal organisatie niet bekend was, alleen al omdat uit dat onderzoek juist de, ook in het rapportage van dit onderzoek vermelde, conclusie "op bais van bovenvermeld onderzoek kan het gebruik van de handelsnaam MAIN FREIGHT CARRIERS BV in Nederland worden bevestigd" valt te trekken. Daarvoor is niet nodig dat het gebruik bij iedereen in de "logistieke markt" bekend is. Overigens heeft verzoekster de juistheid van de onderzoeksmethode en de -resultaten betwist.

15. Voorts overweegt het hof over dit gestelde gebruik als volgt. Voor bescherming van een buitenlandse handelsnaam in Nederland is niet nodig dat de onderneming in Nederland gevestigd is en de handelsnaam in Nederland wordt gevoerd. Voldoende is dat de naam in Nederland bij het in aanmerking komende publiek beschermenswaardige bekendheid (zodanie bekendheid dat daardoor verwarring is te duchten) geniet. Ter onderbouwing van de gestelde bekendheid in Nederland heeft verweerster concreet gesteld dat er contacten met Nederlandse bedrijven en transporten via, van en naar Rotterdam en Amsterdam zijn geweest in de periode van 2000 tot en met 2007 en daarvan bewijsstukken zijn overlegd.

Verwarringsgevaar
20. Verzoeksters handelsnaam bestaat uit, ook voor het Nederlandse publiek, beschrijvende bestanddelen main (belangrijkste/ hoofd-), freight (vracht) en carriers (vervoerders). Dat brengt mee dat dei bestanddelen in beginsel ook door derden moeten kunnen worden gebruikt en de beschermingsomvang in zoverre beperkt is. Dat betekent echter niet dat het derden ook vrij staat eenzelfde combinatie van die woorden te gebruiken, als daardoor verwarring tussen de ondernemingen te duchten is.

22. Verzoekster stelt dat er daadwerkelijk verwarring heeft plaatsgevonden, met name bij klanten en bij vervoerders, die verweerster meedeelden dat voor verzoekster bestemde ladingen konden worden afgehaald en omgekeerd en die ladingen verkeerd afleverden. (...)

23. Gelet op de mate van overeenstemming tussen de handelsnamen en de omstandigheid dat partijen beide vanuit (de omgeving van) Rotterdam een expeditiebedrijf uitoefenen en zich daarbij deels op hetzelfde soort vervoer en dezelfde klanten richten, is het hof van oordeel dat bij het publiek tussen de ondernemingen van verzoekster en verweerster verwarring is te duchten. Dit geldt temeer nu reeds daadwerkelijke verwarring is opgetreden. Het hof is dan ook van oordeel dat verweerster de handelsnaam Mainfreight voert in strijd met het in artikel 5 Hnw vermelde verbod.

Lees een afschrift zaaknr. 200.107.660/01 of LJN BY6175.

Op andere blogs:
Dirkzwagerieit (Buitenlandse handelsnaam ook beschermd in Nederland)

Vzr. Rechtbank Almelo 20 november 2012, LJN BY4531 (ITW Eibergen B.V. tegen gedaagden)

Handelsnaamrecht. Vier gefailleerde bedrijven hebben een doorstart gemaakt. ITW en de curator vorderen staking van gebruik van de handelsnamen en stellen daartoe dat de handelsnamen “[A]”, “[C]” en “[D]” zich in de faillissementsboedel bevonden. Deze handelsnamen zijn bij de doorstart van de onderneming verkocht en overgedragen aan ITW.

Op grond van artikel 2 Hnw kan de handelsnaam slechts worden overgedragen in verbinding met de onderneming, die onder die naam wordt gedreven. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat door overdracht van alle activa zulke essentiële onderdelen van de onderneming zijn overgedragen dat aan het vereiste van artikel 2 Hnw is voldaan. Dat de passiva niet zijn overgedragen, doet daaraan niet af. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter zijn de handelsnamen “[A]”, “[C]” en “[D]” dan ook rechtsgeldig overgedragen.

De stakingsvordering wordt dan ook toegewezen. Door de anonimisering een leuk citaat over het onderscheidend vermogen van de handelsnaam: "Enkel aan de letter “Y” in combinatie met “[Z]” komt volgens hen enige bescherming toe in de zin van de Handelsnaamwet; de toevoegingen “Elektroburo”, “Materieel” en “Installateurs” zijn puur beschrijvend en zijn niet als handelsnamen beschermd."

5.2 De voorzieningenrechter is van oordeel dat artikel 6 van de Handelsnaamwet (Hnw) aan iedere belanghebbende (dus niet alleen aan de rechtmatige gebruiker) de mogelijkheid geeft een geschil op grond van de Hnw door de rechter te doen beslissen. Hierbij geldt onder meer het belang-criterium van artikel 3:303 Burgerlijk Wetboek (BW), te weten zonder voldoende belang komt niemand een rechtsvordering toe. De curator is belast met het beheer en de vereffening van de failliete boedel. De curator wenst met de onderhavige procedure te voorkomen dat de boedel wordt aangesproken voor eventuele schade voortvloeiend uit de overdracht van de bedrijfsactiviteiten en de handelsnamen aan ITW. Voorts heeft de curator gesteld dat voorkomen moet worden dat debiteuren in verwarring raken en vorderingen aan [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] voldoen in plaats van aan de boedel. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de curator hiermee voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij met onderhavige procedure het belang van de boedel dient. De curator is derhalve ontvankelijk in zijn vorderingen.

5.5 Op grond van artikel 2 Hnw kan de handelsnaam slechts worden overgedragen in verbinding met de onderneming, die onder die naam wordt gedreven. Niet in geschil is dat de curator en ITW op 7 augustus 2012 een activa-overeenkomst hebben gesloten. De curator heeft ter zitting verklaard dat bij deze overeenkomst alle materiële en immateriële activa zijn overgedragen. De heer [W] heeft ter zitting verklaard een bedrag voor de overgedragen handelsnamen te hebben betaald. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat door overdracht van alle activa zulke essentiële onderdelen van de onderneming zijn overgedragen dat aan het vereiste van artikel 2 Hnw is voldaan. Dat de passiva niet zijn overgedragen, doet daaraan niet af. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter zijn de handelsnamen “[A]”, “[C]” en “[D]” dan ook rechtsgeldig overgedragen. Nu de handelsnaam “[gedaagde sub 2]” eerst op 17 augustus 2012 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, staat hiermee vast dat de handelsnamen “[A]”, “[C]” en “[D]” eerder werden gevoerd dan de handelsnaam “[gedaagde sub 2]”.

Met dank aan de anonimisering een leuk citaat over onderscheidend vermogen van de handelsnaam: 5.6 [Gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] hebben vervolgens betoogd dat de handelsnamen “[A]”, “[C]” en “[D]” een zeer beperkt onderscheidend vermogen hebben. Enkel aan de letter “Y” in combinatie met “[Z]” komt volgens hen enige bescherming toe in de zin van de Handelsnaamwet; de toevoegingen “Elektroburo”, “Materieel” en “Installateurs” zijn puur beschrijvend en zijn niet als handelsnamen beschermd.

Conclusie

5.14 [Gedaagde sub 1] heeft op 29 juli 2012 de klanten van de gefailleerde bedrijven op briefpapier van [A] aangeschreven met de mededeling dat hij een doorstart zou maken. De biedingsprocedure was toen echter nog in gang. [Gedaagde sub 1] heeft hieraan meegedaan, maar heeft deze niet gewonnen. Hoewel [gedaagde sub 1] op 10 augustus 2012 op verzoek van de curator een correctiebrief aan de klanten heeft gestuurd, was de verwarring naar het oordeel van de voorzieningenrechter op dat moment al gezaaid. [Gedaagde sub 1] is vervolgens met zijn zoon een eigen bedrijf onder de naam “[gedaagde sub 2]” gestart, terwijl hij zelf noch zijn zoon de achternaam “[Z]” draagt. Hoewel [gedaagde sub 1] ter zitting heeft verklaard dat hiervoor is gekozen uit eerbetoon voor [Y. Z], is dit -wat hier ook van zij- verwarrend voor het relevante publiek. Dit klemt temeer nu [gedaagde sub 1] afnemers en leveranciers op de hoogte heeft gesteld van de nieuwe adresgegevens van [gedaagde sub 2] en daarbij heeft vermeld dat [gedaagde sub 2] voorheen “[Y. Z] bv” was, hetgeen onjuist is. Voorts is gebleken dat de curator is benaderd door afnemers c.q. leveranciers van de gefailleerde bedrijven met vragen over de doorstart. De curator en ITW hebben in dit verband onder meer een mail van 28 augustus 2012 van [G] aan mr. M.S. de Waard, een kantoorgenoot van de curator, overgelegd. Ook hebben de curator en ITW een brief van het Stedelijk Lyceum van 17 september 2012 overgelegd, waaruit blijkt dat zij de betaling van facturen opschort tot duidelijkheid is verkregen aan wie moet worden betaald.

Tot slot acht de voorzieningenrechter relevant dat op het pand aan de [adres], het adres waar notabene [A], [D] en [C] waren gevestigd en thans [gedaagde sub 2] is gevestigd, banners hangen met de tekst “[gedaagde sub 2]” en “wij zijn terug”.

5.15 Uit vorenstaande feiten en omstandigheden, in onderling verband en samenhang bezien, volgt dat het gevaar voor verwarring niet alleen aanwezig is bij het relevante publiek maar dat dit gevaar zich ook daadwerkelijk heeft voorgedaan.

Conclusie
5.16 Gelet op de omstandigheid dat ITW en haar formele rechtsvoorgangsters het eerst en rechtmatig de handelsnamen “[A]”, “[C]” en “[D]” hebben gevoerd, alsmede de omstandigheid dat door het gebruik door [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] van de handelsnaam “[gedaagde sub 2]” gevaar voor verwarring bij het publiek is te duchten en reeds daadwerkelijk heeft voorgedaan, handelen [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] in strijd met artikel 5 Hnw door de naam “[gedaagde sub 2]” te gebruiken. De primaire vordering onder I. kan derhalve worden toegewezen, met dien verstande dat de gevorderde dwangsom zal worden gemaximeerd als na te melden.

5.17 De voorzieningenrechter zal de primaire vordering onder II. afwijzen nu niet gebleken is dat [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] handelsnamen voeren die gelijk zijn aan of slechts in geringe mate afwijken van de namen “[A] B.V.” of “[C] B.V.”.

Vzr. Rechtbank Rotterdam 27 november 2012, zaaknr. 410645 / KG ZA 12-830 (Kitvoegen.nl tegen Sluisvoeren h.o.d.n. kitvoegen-renovatie.nl)
Uitspraak ingezonden door Joost Becker, Dirkzwager.

Handelsnamen. Domeinnaamrecht. Google Adwords. Kitvoegen.nl richt zich op het afdichten van voegen in de ruimste zin en heeft in 2003 de domeinnaam geregistreerd en per 2008 in gebruik genomen. Sluis houdt zich bezig met het aanbrengen van kitsystemen en het afwerken van vloeren en wanden en heeft per 2012 de domeinnaam en per september 2012 de handelsnaam www.kitvoegen-renovatie.nl geregistreerd in het handelsregister.

Er is sprake van verwarringsgevaar, omdat het onderscheidende en kenmerkende onderdeel, en daarmee het hoofdbestanddeel, van beide handelsnamen ‘kitvoegen.nl’ is. De toevoeging renovatie wordt van geheel beschrijvende aard en niet relevant geacht. Van belang is voorts dat de feitelijke bedrijfsactiviteiten van beide ondernemingen een groot aantal raakvlakken vertonen en elkaar deels overlappen en partijen zich op dezelfde particuliere en zakelijke markt richten en de vestigingsplaats voor beiden op het eiland Goeree-Overflakkee is.

5.4.3. (...) De aanduiding ‘kitvoegen’ heeft voldoende onderscheidend vermogen (Sluis c.s. is van mening dat de naam bij het publiek niet bekend en ingeburgerd is, doch op grond van de door Kitvoegen.nl overgelegde stukken is in voldoende mate het tegendeel aannemelijk geworden) en kan ook niet als louter beschrijvend worden aangemerkt. Voor dat laatste acht de voorzieningenrechter van belang dat in het Van Dale woordenboek het woord ‘kitvoegen’ niet voorkomt.

In conventie wordt Sluis c.s. veroordeeld tot het staken van inbreuk en overdracht van de domeinnaam op naam van Kitvoegen.nl. De reconventionele vordering, tot staking van de naam kitvoegen-renovatie.nl door eiseres, wordt afgewezen, mede omdat eiseres de naam kitvoegen-renovatie.nl niet als handelsnaam voert.

5.4.3. De voorzieningenrechter is van oordeel dat er geen sprake is van een beperkte beschermingsomvang van de handelsnaam kitvoegen.nl. De aanduiding ‘kitvoegen’ heeft voldoende onderscheidend vermogen (Sluis c.s. is van mening dat de naam bij het publiek niet bekend en ingeburgerd is, doch op grond van de door Kitvoegen.nl overgelegde stukken is in voldoende mate het tegendeel aannemelijk geworden) en kan ook niet als louter beschrijvend worden aangemerkt. Voor dat laatste acht de voorzieningenrechter van belang dat in het Van Dale woordenboek het woord ‘kitvoegen’ niet voorkomt. Mede gelet hierop wordt niet aannemelijk geacht dat het woord ‘kitvoegen’ een tot het publieke domein behorend zuiver beschrijvend woord is. Sluis c.s. staat weliswaar voor dat sprake is van een zuiver beschrijvend woord, doch dit heeft zij onvoldoende concreet onderbouwd. Daartegenover, uit productie 7, blad 6 (site-info van kitvoegen.nl op www.alexa.com d.d. 9 oktober 2012) van Kitvoegen.nl kan worden afgeleid dat het relevante publiek in zoekmachines op het internet ook niet zoekt op het woord ‘kitvoegen’, maar bijvoorbeeld op ‘sanitair kitten’, ‘afkitten tips’ en ‘kitrand vervangen’, om bij de website van Kitvoegen.nl terecht te komen, zodat ook in dat licht bezien geen indicatie bestaat dat ‘kitvoegen’ een afgesleten en veelgebruikte term is, maar veeleer een aanwijzing dat deze term in zekere zin origineel is. Het voorgaande geldt temeer nu aan het woord ‘kitvoegen’ de aanduiding ‘.nl’ is toegevoegd.

Over het gebruik van kitvoegen-renovatie.nl:
5.5.1. (.. ) afhankelijk van de op die website weergegeven informatie kan de domeinnaam ‘gekleurd’ worden tot handelsnaam (…) 5.5.3. Naast het gebruik van de domeinnaam kitvoegen-renovatie.nl in de adresbalk is gebleken dat op de website van Sluis c.s., ook nadat de sommatie van Kitvoegen.nl ertoe heeft geleid dat Sluis c.s. - uit proceseconomische motieven - wijzigingen heeft doorgevoerd op haar website, in de disclaimer nog immer herhaaldelijk worden gesproken over “kitvoegen-renovaties” en als copyright notice nog steeds wordt weergegeven: © kitvoegen-renovatie.nl. Nu dit het geval is (hetgeen onbetwist blijkt uit productie 22 van Kitvoegen.nl) en de website zonder meer een bedrijfsmatig karakter heeft, wordt het gebruik sinds begin 2012 van de domeinnaam kitvoegen-renovatie.nl door Sluis c.s., althans Van der Sluis als domeinnaamhouder, tevens als gebruik als handelsnaam aangemerkt. Dat onbetwist is gebleven dat in de metadata, ook na de doorgevoerde wijzigingen, nog steeds vermeld staat “Welkom op de site van kitvoegen en renovatie” (zie productie 23 van Kitvoegen.nl) draagt daaraan tevens bij.

Google Adword handelsnaamgebruik (r.o. 5.8):
Nu voorts aannemelijk is dat Sluis c.s. het zoekwoord kitvoegen (een aanverwante termen) als adword advertentie(s) – in strijd met het handelsnaamrecht van Kitvoegen.nl – heeft gebruikt en daartoe een overeenkomst met Google heeft gesloten, zal de vordering onder 3.1 sub VI eveneens worden toegewezen op de wijze als in het dictum bepaald.