Rechtspraak  

Vzr. Rechtbank Almelo 20 november 2012, LJN BY4531 (ITW Eibergen B.V. tegen gedaagden)

Handelsnaamrecht. Vier gefailleerde bedrijven hebben een doorstart gemaakt. ITW en de curator vorderen staking van gebruik van de handelsnamen en stellen daartoe dat de handelsnamen “[A]”, “[C]” en “[D]” zich in de faillissementsboedel bevonden. Deze handelsnamen zijn bij de doorstart van de onderneming verkocht en overgedragen aan ITW.

Op grond van artikel 2 Hnw kan de handelsnaam slechts worden overgedragen in verbinding met de onderneming, die onder die naam wordt gedreven. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat door overdracht van alle activa zulke essentiële onderdelen van de onderneming zijn overgedragen dat aan het vereiste van artikel 2 Hnw is voldaan. Dat de passiva niet zijn overgedragen, doet daaraan niet af. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter zijn de handelsnamen “[A]”, “[C]” en “[D]” dan ook rechtsgeldig overgedragen.

De stakingsvordering wordt dan ook toegewezen. Door de anonimisering een leuk citaat over het onderscheidend vermogen van de handelsnaam: "Enkel aan de letter “Y” in combinatie met “[Z]” komt volgens hen enige bescherming toe in de zin van de Handelsnaamwet; de toevoegingen “Elektroburo”, “Materieel” en “Installateurs” zijn puur beschrijvend en zijn niet als handelsnamen beschermd."

5.2 De voorzieningenrechter is van oordeel dat artikel 6 van de Handelsnaamwet (Hnw) aan iedere belanghebbende (dus niet alleen aan de rechtmatige gebruiker) de mogelijkheid geeft een geschil op grond van de Hnw door de rechter te doen beslissen. Hierbij geldt onder meer het belang-criterium van artikel 3:303 Burgerlijk Wetboek (BW), te weten zonder voldoende belang komt niemand een rechtsvordering toe. De curator is belast met het beheer en de vereffening van de failliete boedel. De curator wenst met de onderhavige procedure te voorkomen dat de boedel wordt aangesproken voor eventuele schade voortvloeiend uit de overdracht van de bedrijfsactiviteiten en de handelsnamen aan ITW. Voorts heeft de curator gesteld dat voorkomen moet worden dat debiteuren in verwarring raken en vorderingen aan [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] voldoen in plaats van aan de boedel. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de curator hiermee voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij met onderhavige procedure het belang van de boedel dient. De curator is derhalve ontvankelijk in zijn vorderingen.

5.5 Op grond van artikel 2 Hnw kan de handelsnaam slechts worden overgedragen in verbinding met de onderneming, die onder die naam wordt gedreven. Niet in geschil is dat de curator en ITW op 7 augustus 2012 een activa-overeenkomst hebben gesloten. De curator heeft ter zitting verklaard dat bij deze overeenkomst alle materiële en immateriële activa zijn overgedragen. De heer [W] heeft ter zitting verklaard een bedrag voor de overgedragen handelsnamen te hebben betaald. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat door overdracht van alle activa zulke essentiële onderdelen van de onderneming zijn overgedragen dat aan het vereiste van artikel 2 Hnw is voldaan. Dat de passiva niet zijn overgedragen, doet daaraan niet af. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter zijn de handelsnamen “[A]”, “[C]” en “[D]” dan ook rechtsgeldig overgedragen. Nu de handelsnaam “[gedaagde sub 2]” eerst op 17 augustus 2012 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, staat hiermee vast dat de handelsnamen “[A]”, “[C]” en “[D]” eerder werden gevoerd dan de handelsnaam “[gedaagde sub 2]”.

Met dank aan de anonimisering een leuk citaat over onderscheidend vermogen van de handelsnaam: 5.6 [Gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] hebben vervolgens betoogd dat de handelsnamen “[A]”, “[C]” en “[D]” een zeer beperkt onderscheidend vermogen hebben. Enkel aan de letter “Y” in combinatie met “[Z]” komt volgens hen enige bescherming toe in de zin van de Handelsnaamwet; de toevoegingen “Elektroburo”, “Materieel” en “Installateurs” zijn puur beschrijvend en zijn niet als handelsnamen beschermd.

Conclusie

5.14 [Gedaagde sub 1] heeft op 29 juli 2012 de klanten van de gefailleerde bedrijven op briefpapier van [A] aangeschreven met de mededeling dat hij een doorstart zou maken. De biedingsprocedure was toen echter nog in gang. [Gedaagde sub 1] heeft hieraan meegedaan, maar heeft deze niet gewonnen. Hoewel [gedaagde sub 1] op 10 augustus 2012 op verzoek van de curator een correctiebrief aan de klanten heeft gestuurd, was de verwarring naar het oordeel van de voorzieningenrechter op dat moment al gezaaid. [Gedaagde sub 1] is vervolgens met zijn zoon een eigen bedrijf onder de naam “[gedaagde sub 2]” gestart, terwijl hij zelf noch zijn zoon de achternaam “[Z]” draagt. Hoewel [gedaagde sub 1] ter zitting heeft verklaard dat hiervoor is gekozen uit eerbetoon voor [Y. Z], is dit -wat hier ook van zij- verwarrend voor het relevante publiek. Dit klemt temeer nu [gedaagde sub 1] afnemers en leveranciers op de hoogte heeft gesteld van de nieuwe adresgegevens van [gedaagde sub 2] en daarbij heeft vermeld dat [gedaagde sub 2] voorheen “[Y. Z] bv” was, hetgeen onjuist is. Voorts is gebleken dat de curator is benaderd door afnemers c.q. leveranciers van de gefailleerde bedrijven met vragen over de doorstart. De curator en ITW hebben in dit verband onder meer een mail van 28 augustus 2012 van [G] aan mr. M.S. de Waard, een kantoorgenoot van de curator, overgelegd. Ook hebben de curator en ITW een brief van het Stedelijk Lyceum van 17 september 2012 overgelegd, waaruit blijkt dat zij de betaling van facturen opschort tot duidelijkheid is verkregen aan wie moet worden betaald.

Tot slot acht de voorzieningenrechter relevant dat op het pand aan de [adres], het adres waar notabene [A], [D] en [C] waren gevestigd en thans [gedaagde sub 2] is gevestigd, banners hangen met de tekst “[gedaagde sub 2]” en “wij zijn terug”.

5.15 Uit vorenstaande feiten en omstandigheden, in onderling verband en samenhang bezien, volgt dat het gevaar voor verwarring niet alleen aanwezig is bij het relevante publiek maar dat dit gevaar zich ook daadwerkelijk heeft voorgedaan.

Conclusie
5.16 Gelet op de omstandigheid dat ITW en haar formele rechtsvoorgangsters het eerst en rechtmatig de handelsnamen “[A]”, “[C]” en “[D]” hebben gevoerd, alsmede de omstandigheid dat door het gebruik door [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] van de handelsnaam “[gedaagde sub 2]” gevaar voor verwarring bij het publiek is te duchten en reeds daadwerkelijk heeft voorgedaan, handelen [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] in strijd met artikel 5 Hnw door de naam “[gedaagde sub 2]” te gebruiken. De primaire vordering onder I. kan derhalve worden toegewezen, met dien verstande dat de gevorderde dwangsom zal worden gemaximeerd als na te melden.

5.17 De voorzieningenrechter zal de primaire vordering onder II. afwijzen nu niet gebleken is dat [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] handelsnamen voeren die gelijk zijn aan of slechts in geringe mate afwijken van de namen “[A] B.V.” of “[C] B.V.”.

Vzr. Rechtbank Rotterdam 27 november 2012, zaaknr. 410645 / KG ZA 12-830 (Kitvoegen.nl tegen Sluisvoeren h.o.d.n. kitvoegen-renovatie.nl)
Uitspraak ingezonden door Joost Becker, Dirkzwager.

Handelsnamen. Domeinnaamrecht. Google Adwords. Kitvoegen.nl richt zich op het afdichten van voegen in de ruimste zin en heeft in 2003 de domeinnaam geregistreerd en per 2008 in gebruik genomen. Sluis houdt zich bezig met het aanbrengen van kitsystemen en het afwerken van vloeren en wanden en heeft per 2012 de domeinnaam en per september 2012 de handelsnaam www.kitvoegen-renovatie.nl geregistreerd in het handelsregister.

Er is sprake van verwarringsgevaar, omdat het onderscheidende en kenmerkende onderdeel, en daarmee het hoofdbestanddeel, van beide handelsnamen ‘kitvoegen.nl’ is. De toevoeging renovatie wordt van geheel beschrijvende aard en niet relevant geacht. Van belang is voorts dat de feitelijke bedrijfsactiviteiten van beide ondernemingen een groot aantal raakvlakken vertonen en elkaar deels overlappen en partijen zich op dezelfde particuliere en zakelijke markt richten en de vestigingsplaats voor beiden op het eiland Goeree-Overflakkee is.

5.4.3. (...) De aanduiding ‘kitvoegen’ heeft voldoende onderscheidend vermogen (Sluis c.s. is van mening dat de naam bij het publiek niet bekend en ingeburgerd is, doch op grond van de door Kitvoegen.nl overgelegde stukken is in voldoende mate het tegendeel aannemelijk geworden) en kan ook niet als louter beschrijvend worden aangemerkt. Voor dat laatste acht de voorzieningenrechter van belang dat in het Van Dale woordenboek het woord ‘kitvoegen’ niet voorkomt.

In conventie wordt Sluis c.s. veroordeeld tot het staken van inbreuk en overdracht van de domeinnaam op naam van Kitvoegen.nl. De reconventionele vordering, tot staking van de naam kitvoegen-renovatie.nl door eiseres, wordt afgewezen, mede omdat eiseres de naam kitvoegen-renovatie.nl niet als handelsnaam voert.

5.4.3. De voorzieningenrechter is van oordeel dat er geen sprake is van een beperkte beschermingsomvang van de handelsnaam kitvoegen.nl. De aanduiding ‘kitvoegen’ heeft voldoende onderscheidend vermogen (Sluis c.s. is van mening dat de naam bij het publiek niet bekend en ingeburgerd is, doch op grond van de door Kitvoegen.nl overgelegde stukken is in voldoende mate het tegendeel aannemelijk geworden) en kan ook niet als louter beschrijvend worden aangemerkt. Voor dat laatste acht de voorzieningenrechter van belang dat in het Van Dale woordenboek het woord ‘kitvoegen’ niet voorkomt. Mede gelet hierop wordt niet aannemelijk geacht dat het woord ‘kitvoegen’ een tot het publieke domein behorend zuiver beschrijvend woord is. Sluis c.s. staat weliswaar voor dat sprake is van een zuiver beschrijvend woord, doch dit heeft zij onvoldoende concreet onderbouwd. Daartegenover, uit productie 7, blad 6 (site-info van kitvoegen.nl op www.alexa.com d.d. 9 oktober 2012) van Kitvoegen.nl kan worden afgeleid dat het relevante publiek in zoekmachines op het internet ook niet zoekt op het woord ‘kitvoegen’, maar bijvoorbeeld op ‘sanitair kitten’, ‘afkitten tips’ en ‘kitrand vervangen’, om bij de website van Kitvoegen.nl terecht te komen, zodat ook in dat licht bezien geen indicatie bestaat dat ‘kitvoegen’ een afgesleten en veelgebruikte term is, maar veeleer een aanwijzing dat deze term in zekere zin origineel is. Het voorgaande geldt temeer nu aan het woord ‘kitvoegen’ de aanduiding ‘.nl’ is toegevoegd.

Over het gebruik van kitvoegen-renovatie.nl:
5.5.1. (.. ) afhankelijk van de op die website weergegeven informatie kan de domeinnaam ‘gekleurd’ worden tot handelsnaam (…) 5.5.3. Naast het gebruik van de domeinnaam kitvoegen-renovatie.nl in de adresbalk is gebleken dat op de website van Sluis c.s., ook nadat de sommatie van Kitvoegen.nl ertoe heeft geleid dat Sluis c.s. - uit proceseconomische motieven - wijzigingen heeft doorgevoerd op haar website, in de disclaimer nog immer herhaaldelijk worden gesproken over “kitvoegen-renovaties” en als copyright notice nog steeds wordt weergegeven: © kitvoegen-renovatie.nl. Nu dit het geval is (hetgeen onbetwist blijkt uit productie 22 van Kitvoegen.nl) en de website zonder meer een bedrijfsmatig karakter heeft, wordt het gebruik sinds begin 2012 van de domeinnaam kitvoegen-renovatie.nl door Sluis c.s., althans Van der Sluis als domeinnaamhouder, tevens als gebruik als handelsnaam aangemerkt. Dat onbetwist is gebleven dat in de metadata, ook na de doorgevoerde wijzigingen, nog steeds vermeld staat “Welkom op de site van kitvoegen en renovatie” (zie productie 23 van Kitvoegen.nl) draagt daaraan tevens bij.

Google Adword handelsnaamgebruik (r.o. 5.8):
Nu voorts aannemelijk is dat Sluis c.s. het zoekwoord kitvoegen (een aanverwante termen) als adword advertentie(s) – in strijd met het handelsnaamrecht van Kitvoegen.nl – heeft gebruikt en daartoe een overeenkomst met Google heeft gesloten, zal de vordering onder 3.1 sub VI eveneens worden toegewezen op de wijze als in het dictum bepaald.

Vzr. Rechtbank Arnhem 30 oktober 2012, LJN BY4209 (eiseres tegen LSH c.s.)

Handelsnaamrecht na overname. Het is onvoldoende aannemelijk dat gedaagden op onrechtmatige wijze alarmsystemen van eiseres hebben omgezet naar een andere particuliere alarmcentrale. Door gebruik van handelsnaam "Locked Safe Holland" handelen gedaagden niet in strijd met de overnameovereenkomst.

Eiseres houdt zich bezig met de installatie van alarmsystemen en het onderhoud daarvan, zowel ten behoeve van bedrijven als particulieren en is actief in heel Nederland. LSH Nachtschadeservice biedt bewakingsdiensten aan in de vorm van alarmopvolging nadat de meldkamer een signaal heeft gekregen van een alarmsysteem dat er mogelijk sprake is van een inbraak. LSH Beveiliging is door eiseres overgenomen, waarover in de overeenkomst staat: "2.d.  de handelsnaam Locked Safe Holland Beveiliging is niet in de overname inbegrepen doch verkoper verplicht zich deze handelsnaam niet actief meer te gebruiken."

In de overnameovereenkomst is het gebruik van de handelsnaam "Locked Safe Holland" niet uitgesloten noch is er enige aanwijzing dat dat wel de bedoeling van partijen is geweest. Slechts is uitgesloten het gebruik van de handelsnaam “Locked Safe Holland Beveiliging”, waarvan niet in geschil is dat [[gedaagden]] van deze specifieke handelsnaam na de overnameovereenkomst geen gebruik hebben gemaakt en ook niet voornemens zijn dat in de toekomst alsnog te doen.

Vanwege het non-concurrentiebeding uit artikel 4 hebben gedaagden “Locked Safe Holland” gedurende vijf jaren na de overnameovereenkomst niet gebruikt voor het verrichten van installatie- en onderhoudswerkzaamheden aan alarmsystemen. Na deze periode zijn gedaagden gerechtigd om de naam “Locked Safe Holland”, al dan niet met een toevoeging - met uitzondering van de toevoeging “Beveiliging” actief te voeren. De vorderingen worden afgewezen.

Gebruik (handels)naam “Locked Save Holland”
4.8.  [eiseres] vordert onder V, kort samengevat, een verbod voor [[gedaagden]] op het gebruik van de naam “Locked Safe Holland”, met eventuele toevoegingen, voor het aan¬bieden van alarmsystemen en het onderhoud daaraan. De voorzieningenrechter consta¬teert allereerst dat [eiseres] de handelsnaam “Locked Save Holland Beveiliging” niet heeft overgenomen, maar dat [[gedaagden]] zich in de overnameovereenkomst wel hebben verplicht om deze handelsnaam niet meer actief te gebruiken voor ondernemings¬activiteiten (artikel 2 sub d van de overnameovereenkomst). Dit betekent dat [eiseres] geen aanspraak kan maken op de ruime bescherming die de rechthebbende op een handelsnaam toekomt op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet. [eiseres] doet daar ook geen beroep op. Zij beroept zich enkel op nakoming van de overnameovereenkomst.

4.9.  [eiseres] stelt dat ter voorkoming van verwarring tussen partijen bij klanten, partijen in de overname¬overeenkomst zijn overeengekomen dat de handelsnaam “Locked Safe Holland Beveiliging” door [[gedaagden]] niet meer zou worden gebruikt in het economisch handelsverkeer. Aangezien [eiseres] in de overnameovereenkomst de installatie- en onderhoudswerkzaamheden aan alarmsystemen van [[gedaagden]] heeft overgenomen, moet volgens [eiseres] artikel 2 sub d van de overnameovereenkomst zodanig worden uitgelegd dat het de bedoeling van partijen is geweest dat ook de naam “Locked Safe Holland”, met eventuele toevoegingen, door [[gedaagden]] niet zou worden gebruikt voor het aanbieden van installatie- en onderhouds¬werkzaamheden ten aanzien van alarmsystemen om verwarring tussen partijen te voorkomen. Doen [[gedaagden]] dat wel, dan handelen zij dus in strijd is met (het doel en de strekking van) de overnameovereen¬komst, aldus [eiseres]. [[gedaagden]] betwisten deze uitleg van de overname¬overeenkomst. Zij stellen dat daarin enkel is overeengekomen dat de handelsnaam “Locked Safe Holland Beveiliging” niet meer zou worden gebruikt en dat zij zich daaraan altijd hebben gehouden.

4.10.  Beoordeeld dient te worden of [[gedaagden]] uit hoofde van de overname¬overeenkomst verboden kan worden om de naam “Locked Safe Holland”, met eventuele toevoegingen, te gebruiken voor het aanbieden van installatie- en onderhoudswerkzaam¬heden ten aanzien van alarmsystemen, omdat dat in strijd zou zijn met (het doel en de strekking van) de overnameovereenkomst.

4.11.  Vast staat dat een deel van de in artikel 2 sub d overnameovereenkomst genoemde handelsnaam “Locked Safe Holland Beveiliging”, te weten “Locked Safe Holland” al dan niet met de toevoeging “Security” of “Nachtschadeservice”, door [[gedaagden]] wordt gebruikt. De voorzieningenrechter constateert dat de naam “Locked Safe Holland” onderdeel uitmaakt van de handelsnamen en de benamingen van de vennootschappen binnen [[gedaagden]] en dat deze handelsnamen door die vennootschappen altijd zijn gevoerd, ook na de overname¬overeenkomst in 2007. In de overnameovereenkomst is dit gebruik ook niet uitgesloten noch is er enige aanwijzing dat dat wel de bedoeling van partijen is geweest. Slechts is uitgesloten het gebruik van de handelsnaam “Locked Safe Holland Beveiliging”, waarvan niet in geschil is dat [[gedaagden]] van deze specifieke handelsnaam na de overnameovereenkomst geen gebruik hebben gemaakt en ook niet voornemens zijn dat in de toekomst alsnog te doen. Weliswaar is de naam “Locked Safe Holland” door [[gedaagden]] gedurende vijf jaren na de overnameovereenkomst niet gebruikt voor het verrichten van installatie- en onderhoudswerkzaamheden aan alarmsystemen, omdat op grond van het non-concurrentiebeding van artikel 4 van de overnameovereenkomst [[gedaagden]] in die periode niet was toegestaan om [eiseres] op dat gebied te beconcurreren. Dit neemt echter niet weg dat thans gelet op de uitwerking van het non-concurrentiebeding door het verstrijken van de vijf jaarperiode, waardoor het [[gedaagden]] weer is toegestaan om installatie- en onderhoudswerkzaam¬heden met betrekking tot alarmsystemen te verrichten en daarmee dus met [eiseres] te concurreren, [[gedaagden]] gerechtigd zijn om de naam “Locked Safe Holland”, al dan niet met een toevoeging - met uitzondering van de toevoeging “Beveiliging” - ook weer te gebruiken voor die activiteiten.

4.12.  Geconcludeerd moet dan ook worden dat [[gedaagden]] niet in strijd met (het doel en de strekking van) de overnameovereenkomst handelen door gebruik te maken van de naam ‘”Locked Safe Holland”, al dan niet met toevoegingen, waarvan de toevoeging “Bevei¬liging” is uitgezonderd gelet op artikel 2 sub d van de overnameovereenkomst, voor het aanbieden en verrichten van installatie- en onderhouds¬werkzaam¬heden aan alarm¬systemen. Dit betekent dat ook de vordering onder V zal worden afgewezen.  

Rechtbank Alkmaar 14 november 2012, zaaknr. 13796 / HA ZA 11-626 (Union Milieu B.V. tegen Calleur)

Merkenrecht na niet-succesvolle oppositieprocedure. Handelsnaamwet. Auteursrecht op site. Union houdt zich bezig met de verhuur van afvalcontainers aan particulieren en ondernemers en is houdster van woord/beeldmerk BOUWBAK en domeinnaam bouwbak.nl. DNACC is houdster van bouwbakkie.nl waar afvalcontainers via een webshop wordt aangeboden. Calleur, moeder van DNACC, is houdster van woordmerk BOUWBAKKIE. De door Union gevoerde oppositie is afgewezen [2005437].

In't kort: Geen schending van handelsnaamrechten, merkenrecht noch sprake van onrechtmatige daad.
In reconventie: Geen inbreuk door Google Adwords dat slechts kortstondig gebruik is geweest en thans niet meer.

4.23 Calleur is van mening dat Union inbreuk heeft gemaakt op haar handelsnaam- en merkrecht Bouwbakkie door op internet/google te adverteren met bouwbakkie en bouwbakkie.nl voor haar eigen bouwbak.

Er is onvoldoende aangetoond dat Union, na daarop te zijn gewezen door Calleur in april 2011, is doorgegaan met het gebruik van het merk bouwbakkie, de rechtbank gaat er dan ook vanuit dat het een kortstondig gebruik is geweest. Op de lay-out van de website rust geen auteursrecht, de opzet en vorm van beiden websites zijn zo triviaal en voor de hand liggend dat daarachter geen creatieve arbeid valt aan te wijzen. Alle vorderingen worden afgewezen.

In conventie
Uit het voorgaande leidt de rechtbank af dat Union de naam bouwbak op haar briefpapier en op haar vrachtwagens en containers in combinatie met Union of Union Milieu gebruikt. In zoverre kan er van het gebruik van de handelsnaam Bouwbak niet worden gesproken, maar is er sprake van een handelsnaam Union Bouwbak of Union Milieu bouwbak. Wordt het gebruik van die handelsnaam vergeleken met de handelsnaam bouwbakkie.nl dan is er naar het oordeel van de rechtbank geen sprake van een handelsnaam van Calleur die slechts in geringe mate afwijkt van die van Union. Naast de beschrijvende aanduiding bouwbak is Union immers het overheersende bestanddeel van de handelsnaam. Van verwarringsgevaar is dan geen sprake. In zoverre is er dan ook geen inbreuk van Calleur op de handelsnaamrechten van Union.

4.9. Het vorenoverwoge leidt ertoe dat de rechtbank van oordeel dat Calleur met het voeren van de handelsnaam bouwbakkie.nl geen inbreuk maakt op de handelsnaam bouwbak.nl van Union. Ten eerste niet omdat bouwbak.nl pas daadwerkelijk als handelsnaam werd gebruikt toen bouwbakkie.nl al als handelsnaam werd gevoerd en bouwbakkie.nl om die reden als oudere handelsnaam voorgaat. En ten tweede omdat naar het oordeel van de rechtbank het beschrijvende karakter van de handelsnaam van Union afgezet tegen de naam bouwbakkie die door de verkleiningsuitgang meer een eigen naam is, meebrengt dat er geen verwarring is te duchten bij het in aanmerking komende publiek. Voor zover die verwarring er wel is, kan deze bezwaarlijk worden toegeschreven aan het voeren van zo’n soortaanduiding of beschrijvende aanduiding, te meer nu door Calleur voldoende aangetoond is dat de aanduiding bouwbak.nl veelal gebruikt wordt in combinatie met de handelsnaam Union. Voor zover er, tot slot, overigens daadwerkelijk sprake is van verwarring, zoals door Union gesteld maar niet uitgebreid onderbouwd en door Calleur betwist, is de rechtbank van oordeel dat die verwarring als verwaarloosbaar buiten beschouwing dient te blijven.

Merkenrecht
4.16. De rechtbank sluit zich aan bij het oordeel van het BBIE. Naar het oordeel van de rechtbank heeft het BBIE de maatstaf zoals hiervoor onder 4.14 geformuleerd toegepast. Daaraan voegt de rechtbank nog het volgende toe. Ofschoon het wel is gesteld door Union, is het de rechtbank niet gebleken dat het woord/beeldmerk Bouw(b)ak door de gestelde intensieve reclamecampagnes een zodanige bekendheid heeft gekregen dat de onderscheidende kracht van het merk is toegenomen en daarmee de beschermingsomvang. Verder is de rechtbank met Calleur van oordeel dat de verkleiningsuitgang “ie” a-typisch is voor grote voorwerpen als afvalcontainers en het woord een andere lading geeft. Tot slot heeft Calleur onvoldoende weersproken gesteld dat zij zich hoofdzakelijk richt op de consumentenmarkt en dat Union zich meer richt op de professionele aannemerij. Aldus is er ook sprake van een verschillend publiek.

4.21. De rechtbank is van oordeel dat er van een onrechtmatige daad van Calleur jegens Union geen sprake is. Union heeft immers geen andere feiten en omstandigheden aan de gestelde onrechtmatige daad ten grondslag gelegd dan de feiten en omstandigheden die reeds onvoldoende zijn bevonden om een inbreuk op de handelsnaam en het merkrecht aan te nemen. Nu tussen de ondernemingen en de door hen gebruikte aanduidingen geen verwarring is duchten, zoals uit al het voorgaande blijkt, komen de vorderingen voor zover gegrond op een gestelde onrechtmatige daad ook niet voor toewijzing in aanmerking.

In reconventie
4.28 Onder verwijzing naar artikel 2.26 BVIE en artikel 2.28 lid 1 sub b, c en d BVIE vordert Calleur wegens het verworden tot soortnaam van het merk bouwbak en het missen van elk onderscheidend vermogen van dat merk, dat het merk vervallen en nietig wordt verklaard.

4.29 (...) Ook is de rechtbank van oordeel dat het woord bouwbak weliswaar in hoge mate beschrijvend is, maar dat hetzelfde niet kan worden gezegd van het woord/beeldmerk met daarin de hierboven onder 2.1. weergegeven figuratieve elementen. Anders gezegd: de combinatie van het woord en beeldmerk mist niet ieder onderscheidend vermogen.

Auteursrecht
4.30 Calleur is van mening dat Union met - naar de rechtbank begrijpt – de lay out van haar website inbreuk maakt op het auteursrecht dat op de website van Union rust. De websites tonen een grote gelijkenis en de website van Union is van Calleur gekopieerd.

4.31 Union betwist dat er sprake is van een inbreuk op een auteursrecht van Calleur. Volgens haar is de website van Calleur een website met een standaard opzet en vormgeving. Deze vormgeving is niet aan te merken als een oorspronkelijk werk, voortvloeiend uit creatieve keuzes van de maker. Daarbij zijn de websites verschillend wat kleur en opzet betreft.

4.32 De rechtbank is met Union van oordeel dat er op de lay out van de website van Calleur geen auteursrecht rust en er dus ook geen inbreuk op dat recht kan worden gemaakt. Naar het oordeel van de rechtbank hebben beide websites, zowel die van Union als die van Calleur, een opzet en vorm die zo triviaal en zo voor de handliggend is (zie ook de websites van andere aanbieders van afvalcontainers) dat daarachter geen creatieve arbeid valt aan te wijzen. Als dat al wel het geval zou zijn dan is het oorspronkelijk karakter zeer gering en heeft Union, gegeven de mogelijkheden, aan haar website een eigen karakter gegeven door te kiezen voor een andere kleurstelling, lettertype en -grootte.

Rechtbank Dordrecht 14 november 2012, LJN BY2784 (Artiestenverloning B.V. tegen Prae artiestenverloning B.V.)

Zie eerder IEF 11037 en IEF 10184. Domeinnaamzaak. Handelsnaamrecht. Merkenrecht. In conventie: gedaagde gebruikt artiestenverloning.nl niet als handelsnaam, maar dit gebruik is wel onrechtmatig wegens verwarringsgevaar. Het belang van Prae om de domeinnaam te kunnen gebruiken omdat zij volgens eigen stelling dan op zo goedkoop mogelijke wijze hoog in de zoekresultaten van zoekmachines komt, ontneemt het onrechtmatig karakter niet aan haar handelwijze.

In reconventie: de enkele registratie van domeinnamen levert geen inbreuk op handelsnaamrecht of (beeld)merkrecht, maar is wel onrechtmatig wegens hinderlijk blokkeren. In citaten:

4.15.  AV vraagt wel een verbod van het specifieke gebruik door Prae; als domeinnaam voor haar website. Dat gebruik is naar het oordeel van de rechtbank wel onrechtmatig, ook al wordt in de domeinnaam een beschrijvende aanduiding gebruikt. De rechtbank wijst daarbij in de eerste plaats op de zeer nauwe overeenstemming met de handelsnaam en het emailadres van AV en, dientengevolge, de grote mate van verwarring(sgevaar). Voorts het feit dat partijen dezelfde diensten verrichten en zij beiden hebben meegedeeld dat mondelinge verwijzingen naar hun websites vaak voorkomen en men zich dan juist des te gemakkelijker kan vergissen. Voorts is van belang dat de handelsnaam van AV een zekere bekendheid heeft verworven, zoals AV heeft gesteld en voldoende heeft onderbouwd (productie 14 AV). Zo heeft bijvoorbeeld FNV/KIEM meegedeeld dat het bedrijf van AV een begrip is geworden in de wereld van de podiumkunsten en

“De service en activiteiten van Artiestenverloningen.nl staan bovenaan onze ‘voorbeeldfolders’ om potentiële leden het nut van een lidmaatschap van FNV Kiem te doen laten inzien. “

4.23.  Voor een geslaagd beroep op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE is onder meer vereist dat verwarringsgevaar ontstaat bij het publiek. Prae stelt echter niet – en ook is niet gebleken – dat door de loutere registratie van de domeinnamen verwarringsgevaar ontstaat met het beeldmerk van Prae.

Wat artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE betreft geldt dat, daargelaten de overige vragen die in het kader van het beroep op deze bepaling moeten worden beoordeeld, in dit geval onvoldoende is gesteld door Prae om aan te nemen dat door de enkele registratie van de domeinnamen schade aan het onderscheidend vermogen en reputatie van haar beeldmerk wordt veroorzaakt.

4.23.  Voor een geslaagd beroep op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE is onder meer vereist dat verwarringsgevaar ontstaat bij het publiek. Prae stelt echter niet – en ook is niet gebleken – dat door de loutere registratie van de domeinnamen verwarringsgevaar ontstaat met het beeldmerk van Prae.

Wat artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE betreft geldt dat, daargelaten de overige vragen die in het kader van het beroep op deze bepaling moeten worden beoordeeld, in dit geval onvoldoende is gesteld door Prae om aan te nemen dat door de enkele registratie van de domeinnamen schade aan het onderscheidend vermogen en reputatie van haar beeldmerk wordt veroorzaakt.

Onrechtmatige daad
4.25.  Zoals hierboven in r.o. 4.10 is overwogen is het op zichzelf niet onrechtmatig om gebruik te maken van een teken dat gelijkenis vertoont met een onderscheidingsteken van een ander. Daarvoor zijn bijkomende omstandigheden nodig. Zo’n bijkomende omstandigheid kan (behalve verwarringsgevaar) zijn dat de enige bedoeling van de registratie is om specifiek aan een ander de mogelijkheid te ontnemen om de domeinnaam te registreren, zodat sprake is van hinderlijk blokkeren. Prae beroept zich daar op.

4.26.  Het enige doel van AV met de registratie is Prae de mogelijkheid te ontnemen om zelf de domeinnamen te registreren. Daarmee wil AV Prae bewegen tot ruilhandel; ruil van de door AV geregistreerde domeinnamen tegen de domeinnaam artiestenverloning.nl. Misschien zou dateen praktische oplossing van het geschil kunnen zijn, zoals AV aanvoert, maar het is onrechtmatig van AV om Prae daartoe op deze wijze te dwingen. Door de registratie van de domeinnamen door AV wordt Prae belemmerd in haar mogelijkheden om haar handelsnaam tevens als domeinaam te gaan gebruiken. Prae had daar tot nog toe geen belangstelling voor, zoals tijdens de comparitie is gebleken (zij wilde alleen maar de domeinnaam artiestenverloning.nl), maar dat kan veranderen nu zij in conventie in het ongelijk wordt gesteld.

Op andere blogs:
DomJur 2012-906 (Artiestenverloningen B.V. – Prae Artiestenverloning B.V.)

Hof 's-Hertogenbosch 23 oktober 2012, LJN BY2074 (Tilburgs Ambulatorium Neuropsychologie C.V. tegen Pontifix)

In't kort: Executiegeschil over de vraag of dwangsommen zijn verbeurd. Na uitleg van het verbod conform de regel uit HR 5 april 2002, LJN AD8183 (Euromedica tegen MSD) oordeelt het hof dat het verbod niet is overtreden. Een redelijke uitleg van het verbod – tot het gebruik van handelsnamen – brengt mee dat het verbod zich beperkt tot het niet gebruiken van de handelsnamen; het “archief schonen” van websites zoals Google valt daar niet onder. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep (zie eerder op IE-Forum).

4.14. Het hof is van oordeel dat op de grond van de omstandigheden, dat
a) Pontifix en/of [geintimeerde sub 2.] enkel is verboden het gebruik van de handelsnamen voort te zetten,
b) [appellanten c.s.] tijdens de procedure, die leidde tot het verbod, niet aan de orde heeft gesteld dat onder het verbod ook moest worden begrepen het actief schonen van websites op het internet en
c) [geintimeerde sub 2.] het verbod ook niet in die zin heeft opgevat,
niet kan worden gezegd dat in ernst niet kan worden betwijfeld dat deze handelingen, het actief schonen van het internet, onder het opgelegde verbod zijn begrepen.
Een redelijke uitleg van het verbod brengt dan ook mee dat het verbod zich beperkt tot het niet gebruiken van de handelsnamen door Pontifix c.q. [geintimeerde sub 2.] zelf. Het actief schonen van websites zoals Google valt daar dus niet onder.
Dit leidt ertoe dat geen dwangsommen zijn verbeurd. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van Pontifix c.s. tot opheffing van de ten laste van [appellanten c.s.] gelegde beslagen op juiste en deugdelijke gronden opgeheven.

Op andere blogs:
DomJur 2012-907 (Hof: TAN C.V. - Pontifix B.V.)
Internetrechtspraak (Hof 's-Hertogenbosch 23 oktober 2012 (actief schonen van Google))

Rechtbank 's-Gravenhage 31 oktober 2012, zaaknr. 412843/ HA ZA 12-189 (PSV n.v. tegen Geretti Sports b.v.)

Uitspraak ingezonden door Luc Tacx, Goorts & Coppens advocaten.

PSV is houdster van verschillende merken voor waren in klasse 25 (kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels) onder het Benelux-woordmerk PSV. Onder deze PSV-merken worden met toestemming van PSV diverse producten op de consumentenmarkt gebracht waaronder wedstrijdshirts voor de voetbalclub, casual kleding en badartikelen. Daarnaast exploiteert PSV een website voor PSV artikelen, www. psvfanstore.nl.

Geretti Sport exploiteert een sportwinkel te Helmond. Zij verkoopt offiële PSV artikelen. Naast de winkel, exploiteert Geretti verschillende webwinkels, waaronder psvshop.nl. Op naam van Geretti Sports staan meerdere domeinnamen geregistreerd waarin de naam PSV is verwerkt. PSV stelt dat Geretti met het gebruik van de domeinnamen inbreuk heeft gemaakt op het merk van PSV. PSV  vordert dat Geretti Sports iedere inbreuk op het merk en de handelsnaamrechten van PSV staken en gestaakt te houden en dat de domeinnamen van Geretti worden overgedragen aan PSV. De rechtbank wijst de vorderingen af, PSV heeft onvoldoende onderbouwd aangevoerd dat er sprake is van verwarring.

4.11. De rechtbank is van oordeel dat indien en voor zover hier al sprake is van handelsnaamgebruik en nog geen sprake van is van verwarring in handelsnaamrechtelijke zin, althans PSV heeft daarvoor onvoldoende onderbouwd aangevoerd. Er is onvoldoende onderbouwd aangevoerd dat tot de conclusie leidt dat de gemiddelde internetgebruiker bij een bezoek aan de webshop van Geretti Sports zal (kunnen) denken dat hij bij de webshop van PSV is beland, of daaromtrent in verwarring kan zijn. Daarvoor is de vermelding van Geretti Sport duidelijk genoeg. Verwarring omtrent de herkomst van de van op de website aangeboden artikelen, is niet door PSV gesteld en ligt niet voor de  hand aangezien de aangeboden artikelen door of met toestemming van PSV op de markt zijn gebracht. Bezoekers zullen dan ook terecht denken dat de aangeboden artikelen originele PSV-artikelen zijn, hetgeen derhalve evenmin tot verwarring leidt. De op het handelsnaamrecht gegronde vorderingen zullen dan ook worden afgewezen.

De rechtbank

5.1. wijst de vorderingen af.

Rechtbank 's-Gravenhage 19 september 2012, LJN BY1753 ([A] Street One Barneveld / Wijchen tegen Street-one Modehandel b.v.)

Merkenrecht. Franchiseovereenkomst. Domeinnaam. Geen onjuiste prognoses franchisegever. Franchisegever Street One Modehandel B.V. heeft op haar rustende zorgplicht om advies en bijstand te geven om tot een succesvolle exploitatie te komen nageleefd. Geen schuldeisersverzuim franchisegever. Tekortkoming in de nakoming van de franchiseovereenkomsten door franchisenemer door ontoelaatbaar gedrag en het maken van inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten door zonder de daarvoor vereiste schriftelijke toestemming een domeinnaam te laten registreren en via de website met die domeinnaam een webshop te openen. Ontbinding van de franchiseovereenkomsten door de franchisegever en schadeplichtigheid franchisenemer.

4.29 Uit de inhoud van de overeenkomsten en de zin die partijen daar in de gegeven omstandigheden aan mochten toekennen en wat zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten, volgt dat samenwerking een essentieel onderdeel is van de contractuele relatie tussen partijen. Dit staat met zoveel woorden in de POS-overeenkomsten en volgt ook meer in het algemeen uit het gegeven dat in de gangbare verschijningsvorm van franchising sprake is van een systeem een hechte en voortdurende samenwerking tussen de betrokken partijen.
De uitingen van [A] getuigen van weinig respect, zijn niet constructief en zijn niet gericht op samenwerking. [A] heeft zich gedurende een langere periode zo geuit in de contacten met Street One en is daarmee doorgegaan nadat Street One hem erop had gewezen dat hij daarmee moest stoppen. De onder 4.25 geciteerde e-mailberichten van 25 december 2011 bevestigen dit beeld.
Van Street One kon niet worden gevergd dat zij het voortduren van dit gedrag van [A], ook na herhaalde verzoeken om dat na te laten, zou (blijven) billijken en de samenwerking met [A] zou voortzetten. Dit leidt tot de conclusie dat [A] met zijn gedrag de (verdere) samenwerking onmogelijk heeft gemaakt. Hij is daarmee toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomsten.

ad v) registreren domeinnaam www.streetone.nl en gebruik domeinnaam voor webshop
4.30Met het registreren van de domeinnaam en het gebruik daarvan voor de door hem gelanceerde website heeft [A] gebruik gemaakt van de merk- en handelsnaam STREET ONE. [A] heeft daar nooit met zoveel woorden toestemming voor gekregen van Street One.

4.32 Uit het voorgaande volgt dat [A] zonder recht of toestemming van Street One gebruik heeft gemaakt van de merk- en handelsnaam STREET ONE door het registreren van de domeinnaam en voor de door hem gelanceerde website. Voor de webshop geldt bovendien dat [A] niet heeft bestreden dat zijn activiteiten dienaangaande niet voldoen aan de daaraan door Street One gestelde en aan hem kenbaar gemaakte eisen.
Ook in dit opzicht is [A] dus toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomsten. Dat Street One niet meteen heeft geageerd tegen de registratie van de domeinnaam door [A], maakt het voorgaande niet anders, net zo min als het voorkomen van de naam Street One in domeinnamen van andere franchisenemers, die kleding van Street One zouden verkopen via webshops. Of deze stellingen van [A] juist zijn kan dus in het midden blijven.

De rechtbank
in conventie
5.1.wijst de vordering af;

in reconventie
5.2 verklaart voor recht dat de POS-overeenkomsten op 7 november 2011 buitengerechtelijk zijn ontbonden;

5.3 veroordeelt [A] tot betaling van schadevergoeding aan Street One op te maken bij staat en te vereffenen bij wet;

Op andere blogs:
DomJur 2012-909 (Street One – Street-One Modehandel B.V.)
Sprout (Webwinkel beginnen met de naam van je franchisegever? Eerst even kijken of dat wel mag!)
Internetrechtspraak (Rechtbank 's-Gravenhage 19 september 2012 (Street One))

Vzr. Rechtbank Almelo 2 oktober 2012, LJN BY1638 (Twentaccount Advies B.V. tegen vof Twent Account Bedrijfs- en Fiscaal Advies)

Handelsnaamrecht. In de ontbindingsovereenkomst van de maatschap is bepaald: “Beide partijen blijven het recht houden de naam Twentaccount en de slogan “de mensen achter de cijfers” te voeren. Nadat de samenwerking in de maatschap Twentaccount was beëindigd, is [N] – conform de ontbindingsovereenkomst – verder gegaan met Twentaccount Advies B.V. [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] hebben – eveneens conform de ontbindingsovereenkomst – een start gemaakt met de v.o.f. Twentaccount Accountants en Fiscalisten.

Onder het eerste gedachtestreepje vordert Twentaccount Advies – kort gezegd – dat gedaagden hun handelsnaam zodanig moeten wijzigen dat daarin het bestanddeel ‘advies’ niet meer voorkomt.

De voorzieningenrechter beveelt gedaagden hoofdelijk om binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis de handelsnaam Twentaccount Bedrijfs & Fiscaal advies zodanig te wijzigen dat het bestanddeel “advies”daarin niet meer wordt gevoerd en bepaalt dat dit bevel geldt voor iedere openbare uiting (waaronder briefpapier, website enz.); en  verbiedt gedaagden hoofdelijk om vanaf de 31ste dag na betekening van dit vonnis in hun handelsnaam de term “advies” te bezigen.

4.2.  Niet in geschil is dat het wijzigen van de handelsnaam door gedaagden an sich niet in strijd is met artikel 6 van de ontbindingsovereenkomst. Twentaccount Advies heeft zich echter op het standpunt gesteld dat het gedaagden op grond van artikel 6 van de ontbindingsovereenkomst verboden is om het bestanddeel “advies” in hun handelsnaam te gebruiken. Gedaagden hebben aangevoerd dat dit artikel zo niet kan worden uitgelegd.

4.12.  Ten aanzien van de (uiterst subsidiaire) stelling van gedaagden dat het gevorderde onder het eerste gedachtestreepje in de dagvaarding dient te worden afgewezen omdat geen toegevoegde waarde heeft ten opzichte van het onder het tweede gedachtestreepje gevorderde, overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Onder het eerste gedachtestreepje vordert Twentaccount Advies – kort gezegd – dat gedaagden hun handelsnaam zodanig moeten wijzigen dat daarin het bestanddeel ‘advies’ niet meer voorkomt. De vordering tot wijziging van de handelsnaam is iets anders dan de vordering dat gedaagden de handelsnaam niet meer mogen bezigen. Dit laatste kan immers ook zonder de handelsnaam bij de kamer van koophandel te laten wijzigen.

RCC 19 oktober 2012, dossiernr. 2012/00852 (Hans Anders tegen Beter Horen)

Hans Anders TV Commercial - Oost Indisch doof.

Handelsnaam/merkgebruik in reclame. Reclamerecht. Ongeoorloofde vergelijkende reclame. De bestreden reclame-uiting komt voor in een televisiecommercial van Hans Anders, waarin een man voor een winkel staat waar een oranjekleurige poster hangt met de afbeelding van een hoortoestel en de tekst “gratis hoortest”. De man zegt, op verontwaardigde toon: “Ik wil gewoon niet te veel betalen voor een goed hoortoestel. Maar volgens mij zijn ze hier (de man wijst op de winkel achter zich) zelf Oost-Indisch doof. Beter horen kost nou eenmaal geld, zeggen ze.”

De gemiddelde consument zal begrijpen dat het onderdeel van de commercial, waarin de man een afkeurend gebaar maakt naar de winkel achter hem en zegt “Ik wil gewoon niet te veel betalen voor een goed hoortoestel. Maar volgens mij zijn ze hier zelf Oost-Indisch doof. Beter horen kost nou eenmaal geld, zeggen ze”, humoristisch en niet serieus is bedoeld, en dat met een knipoog een verwijzing wordt gemaakt naar ‘Hollandse krenterigheid’. Niet kan worden geoordeeld dat Hans Anders zich hierdoor kleinerend uitlaat over Beter Horen of de goede naam van Beter Horen schaadt.

Voor zover al wordt geoordeeld dat in de commercial sprake is van een verwijzing naar of zinspeling op de handelsnaam van klager, dan betreft dit een speelse verwijzing die toelaatbaar is.

Beter Horen voert echter ook zodanig geprijsde hoortoestellen in het assortiment dat bijbetaling niet nodig is. Door de onjuiste presentatie in de commercial krijgt de consument een verkeerd beeld. Hans Anders verweert zich door te stellen dat met een knipoog een verwijzing wordt gemaakt naar ‘Hollandse krenterigheid’. Niet kan worden geoordeeld dat Hans Anders zich hierdoor kleinerend uitlaat over Beter Horen of de goede naam van Beter Horen schaadt. De Commissie vindt dat de uiting gepaard gaat met onjuiste informatie. De Commissie beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

3. Op grond van het voorgaande is sprake van vergelijkende reclame in de zin van artikel 13 NRC. Vergelijkende reclame is, wat de vergelijking betreft, geoorloofd indien aan de in artikel 13 NRC (onder a t/m h) genoemde voorwaarden is voldaan. De eerste voorwaarde luidt dat de vergelijking niet misleidend is in de zin van de NRC. Naar het oordeel van de Commissie wordt aan deze voorwaarde niet voldaan.

In de commercial wordt gesuggereerd dat voor hoortoestellen bij Beter Horen en andere concurrenten altijd geld betaald moet worden, terwijl bepaalde hoortoestellen bij Hans Anders voor 0 euro verkrijgbaar zijn. Vast staat dat met de in de commercial aangeboden “nul euro hoortoestellen” wordt gedoeld op de hoortoestellen waarvan de aanschafprijs niet boven de (tot 1 januari 2013 geldende) vergoedingslimieten van de Rzv uitkomen, zodat de (verzekerde) consument geen eigen bijdrage hoeft te betalen. Als onweersproken is echter komen vast te staan dat ook Beter Horen en andere concurrenten zodanig geprijsde hoortoestellen in het assortiment voert dat deze onder de vergoedingslimiet van de Rzv vallen en bijbetaling dus niet nodig is.

Op andere blogs:
DirkzwagerIEIT (TV-Spot Hans Anders: "Beter horen kost nou eenmaal geld" in strijd met reclamecode)