Rechtspraak  

Vzr. Rechtbank Rotterdam 21 januari 2013, LJN BZ0085 (Tegeldump.nl B.V. tegen M.R. Tegels B.V.)

Executiegeschil na bodemprocedure LJN BZ0871. Gebruik van gegevens uit KvK door derde, is geen gebruik handelsnaamrecht. Geen dwangsommen verbeurd. Opheffing beslagen. Artikel 1019h Rv ziet ook op procedures die het vervolg zijn op IE-inbreukprocedures, waaronder executiegeschillen zoals hier aan de orde.

Bij vonnis van de voorzieningenrechter is Tegeldump veroordeeld tot het staken van het gebruik van de handelsnaam "Mr. Tegeldump.nl" op straffe van een dwangsom. Anders dan M.R. Tegels stelt, brengt een redelijke uitleg van die veroordeling niet mee dat Tegeldump.nl ook tegen het gebruik van die handelsnaam “Mr. Tegeldump.nl” in de vorm van de vermelding op internet van die handelsnaam door derden op te treden.

Het betreft een vermelding op www.allebedrijvenincapeleaandenijssel.nl, die haar gegevens van de Kamer van Koophandel heeft verkregen. Ten tijde van de registratie van de handelsnaam was er geen sprake van een veroordeling met een daaraan verbonden dwangsom. De dwangsom kan dus niet op basis van die eerdere actie verbeurd zijn. De voorzieningenrechter oordeelt dat de veroordeling geen verplichting inhield om actief alle vermeldingen op diverse sites te doen verwijderen, zelfs niet als dat mogelijk was. Daarbij doet niet ter zake dat die vermelding het gevolg was van het registreren van de handelsnaam in het handelsregister.

Artikel 1019h Rv ziet ook op procedures die het vervolg zijn op IE-inbreukprocedures, waaronder executiegeschillen zoals hier aan de orde. De gelegde beslagen worden opgeheven.

3.6 (...) Dat de vermelding Mr.Tegeldump.nl op de site www.allebedrijvenincapelleaandenijssel.nl heeft gestaan tot 5 november 2012 of (kort) daarna staat vast.
M.R. Tegels heeft niet betwist dat Tegeldump.nl de vermelding “Mr. Tegeldump.nl” niet zelf op de betreffende websites heeft doen plaatsen. Op basis van de over en weer ingenomen stellingen en de overgelegde stukken moet worden aangenomen dat de organisatie achter deze website dit gegeven heeft verkregen van de Kamer van Koophandel, waar Tegeldump.nl in het handelsregister aanvankelijk “Mr. Tegeldump.nl” als handelsnaam had geregistreerd.

3.7.  M.R. Tegels is van oordeel dat die aanvankelijke vermelding een onrechtmatige daad van Tegeldump.nl vormt. Dat is op zich in beginsel juist, maar ten tijde van die registratie was geen sprake van een veroordeling met een daaraan verbonden dwangsom. Tegeldump.nl had die handelsnaam immers al op 26 augustus 2011 doen inschrijven in het handelsregister, derhalve ruim voor het vonnis in kwestie.
De dwangsom kan dus niet op basis van die eerdere actie verbeurd zijn.

3.8.  Daarnaast meent M.R. Tegels dat Tegeldump.nl gehouden was de betrokken site te benaderen om de vermelding te laten verwijderen. Dat was mogelijk en Tegeldump.nl heeft dat ook gedaan, zowel bij deze site als bij andere sites, maar te laat.
Naar het oordeel van de voorzieningenrechter hield de veroordeling, zoals uit het voorgaande blijkt, geen verplichting in om actief alle vermeldingen op diverse sites, waaronder de onderhavige, te doen verwijderen, zelfs niet als dat (zoals hier moet worden aangenomen, met enige moeite) mogelijk was. Daarbij doet niet ter zake dat die vermelding het gevolg was van een eerdere actie van Tegeldump.nl (het registreren van de handelsnaam in het handelsregister).

3.10.  Tegen de achtergrond van het voorgaande en nu van enig ander actief gebruik van de vermelding “Mr. Tegeldump.nl” na de in het vonnis genoemde maand niet is gebleken, moet worden aangenomen dat Tegeldump.nl tijdig heeft voldaan aan het vonnis van 12 september 2012 en dat zij derhalve geen dwangsommen heeft verbeurd. Nu de beslagen louter waren gelegd omdat M.R. Tegels meende dat de maximale dwangsommen waren verbeurd, zijn de beslagen dus ten onrechte gelegd. De vraag of deze beslagen ook zijn gelegd voor de proceskostenveroordeling (waarvan vast staat dat deze eind september 2012 is betaald en waarvoor M.R. Tegels de deurwaarder ook niet had opgedragen beslag te leggen) kan, gelet op het voorgaande, als irrelevant verder onbesproken blijven. Datzelfde geldt voor de vraag of de bankbeslagen geacht moeten worden nog te liggen of niet (omdat de rekening een debetsaldo vertoont).

Dat betekent dat de vordering tot opheffing van de door M.R. Tegels ten laste van Tegeldump.nl gelegde beslagen zal worden toegewezen. Om praktische problemen te voorkomen zullen de beslagen per 22 januari 2013 te 08:00 uur worden opgeheven.

Hof 's-Hertogenbosch 29 januari 2013, LJN BZ1057 (Melano B.V. tegen T. hodn Quiges Fashion Jewels)

Uitspraak ingezonden door Hans Erik van Gorp, Rassers advocaten.

Onrechtmatige daad. Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Sieraden. Merkenrecht/handelsnaam. Proceskosten. 

In navolging van IEF 9708. De op slaafse nabootsing gebaseerde vordering kan niet worden toegewezen reeds omdat niet is komen vast te staan dat T. de Melano-sieraden heeft nagebootst. De stelling dat Tang jegens Melano onrechtmatig heeft gehandeld door de door een derde onrechtmatig nagebootste Eligo sieraden te verhandelen, is onvoldoende onderbouwd. Ook het in hoger beroep aangevoerde verwarringsgevaar is, volgens het hof, onvoldoende onderbouwd.

Het door Melano gestelde gebruik door T. van Melano's handelsnaam en merk is naar het oordeel van het hof niet komen vast te staan. Het enkele feit dat de namen op een website van een derde voorkwamen is onvoldoende om gebruik door Tang van de naam Melano aan te nemen. Geen van de principale grieven slaagt.

Proceskosten
Het feitencomplex is naar het oordeel van het hof beperkt qua omvang. Gelet hierop, op de gemotiveerde betwisting door Melano van de urenspecificatie van T. ('s raadsman) en op het feit dat de rechtbank naar het oordeel van het hof deze zaak terecht als eenvoudige bodemzaak heeft aangemerkt, slaagt de incidentele grief niet. T. wordt veroordeeld in de proceskosten. Het hof bekrachtigt het vonnis van de Rechtbank 's-Hertogenbosch.

7.6.4. Het hof oordeelt als volgt.
De op slaafse nabootsing gebaseerde vordering kan niet worden toegewezen reeds omdat niet is komen vast te staan dat T. de Melano sieraden heeft nagebootst. T. heeft reeds in eerste aanleg – door Melano onweersproken - gesteld dat hij de Eligo sieraden in november 2009 als gereed product heeft gekocht van een met name genoemde leverancier. Uit niets blijkt dat T. zelf heeft nagebootst of heeft laten nabootsen. Voorzover Melano heeft bedoeld te stellen dat T. niettemin jegens haar onrechtmatig handelt door de door een derde onrechtmatig nagebootste Eligo sieraden te verhandelen, heeft zij die stelling niet althans onvoldoende onderbouwd.
Tenslotte – en ten overvloede – overweegt het hof dat hetgeen Melano in hoger beroep heeft aangevoerd omtrent de eigen plaats op de markt en het verwarringsgevaar, in het licht van de gemotiveerde betwisting door T., onvoldoende is onderbouwd. De enkele eervolle vermelding op een sieradenbeurs, welke vermelding overigens één Melano sieraad betrof, of een aantal “hits” via Google is onvoldoende om aan te nemen dat de Melano sieraden een eigen plaats op de markt innemen, temeer nu T. onderbouwd heeft aangevoerd dat er veel meer vergelijkbare sieraden op de markt zijn. Verder blijkt nergens uit dat de door Melano gestelde Verispect controle verband hield met de Eligo sieraden. Ook de door de rechtbank aangenomen overeenstemming (in het kader van een auteursrechtelijke toetsing), die T. overigens heeft betwist, is zonder nadere toelichting, die ontbreekt, onvoldoende om verwarringsgevaar aan te nemen.
De derde grief slaagt niet.

7.7.3. Het hof is van oordeel dat het door Melano gestelde gebruik door T. van Melano’s handelsnaam en merk niet is komen vast te staan. Het enkele feit dat de namen Melano en Quiges op een website van een derde voorkomen is onvoldoende om gebruik door T. van de naam Melano aan te nemen.
De vierde grief slaagt evenmin.

7.9.3. Het hof stelt voorop dat het verweer tegen vergoeding van volledige proceskosten zich toe kan spitsen niet alleen op het aantal in rekening te brengen uren van de behandelend advocaat en het daarop toe te passen uurtarief, maar ook op de vraag of die kosten “redelijk en evenredig” zijn en of de billijkheid zich wellicht tegen de gevorderde vergoeding verzet.
Hoewel het enkele feit dat de advocaat van de ene partij beduidend meer uren in rekening heeft gebracht dan de advocaat van de andere partij op zichzelf genomen nog niet betekent dat de kosten van eerstgenoemde partij niet als redelijk en evenredig zijn aan te merken, kan een grote discrepantie tussen de in rekening gebrachte uren daarvoor wel een indicatie zijn. T. heeft deze discrepantie – tussen 154 uren aan de zijde van T. en 20 uren aan de zijde van Melano - niet toegelicht. Verder heeft T. onvoldoende concreet toegelicht waarom deze zaak geen eenvoudige bodemzaak zou zijn. T. heeft verwezen naar “de omvang van het redelijkerwijs noodzakelijke feitenonderzoek en de omvang van het relevante feitencomplex”. Dat feitencomplex is naar het oordeel van het hof echter beperkt qua omvang, mede gelet op de eigen stellingen van T. dat hij slechts een maand of twee een beperkt aantal Eligo sieraden heeft verkocht. T. heeft verder zijn stelling dat Melano “zelf van deze zaak een niet eenvoudige bodemzaak heeft gemaakt” niet toegelicht.
Gelet hierop, op de gemotiveerde betwisting door Melano van de urenspecificatie van T. (’s raadsman) en op het feit dat de rechtbank naar het oordeel van het hof deze zaak terecht als eenvoudige bodemzaak heeft aangemerkt, slaagt de incidentele grief niet.
T. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de aan de zijde van Melano gevallen proceskosten worden veroordeeld.

Lees het afschrift HD 200.094.532, schone versie hier, LJN BZ1057.

Gerecht EU 24 januari 2013, zaak T-474/09 (Fercal - Consultadoria e Serviços / OHMI - Jacson of Scandinavia (JACKSON SHOES)) - dossier

Gemeenschapsmerk. Handelsnaamrecht. Beroep tot nietigverklaring, door de houder van het gemeenschapswoordmerk „JACKSON SHOES” voor waren van de klassen 25 ingesteld tegen beslissing R 1253/2008-2 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (BHIM) van 18 augustus 2009 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling houdende toewijzing van het verzoek om nietigverklaring van bedoeld merk, ingediend door de houder van de nationale handelsnaam „JACSON OF SCANDINAVIA AB".

Het beroep wordt afgewezen. Gelet op de gelijkenis van de elementen "Jackson" en "Jacson" en de totaalindruk die door de conflicterende tekens en de identiteit van de betrokken producten, is door de kamer terecht vastgesteld dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen het Gemeenschapsmerk en de handelsnaam.

35. À cet égard, il y a lieu de relever que ces allégations ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours. Il convient en effet de constater que la requérante reconnaît la similitude des éléments « jackson » et « jacson ». Par ailleurs, les écritures de la requérante ne comportent aucun élément quant à l’incidence du mot « shoes » et de la combinaison de mots « of scandinavia » sur la similitude des signes en conflit et sur le risque de confusion. De même, la requérante n’a pas démontré dans quelle mesure lesdits signes, pris dans leur ensemble, se distinguaient. Dans ces conditions, même en admettant, comme le soutient la requérante, que les éléments « jackson » et « jacson » sont faiblement distinctifs, la chambre de recours était fondée, au vu de la similitude desdits éléments et de l’identité des produits, à reconnaître l’existence d’un risque de confusion.

37. Eu égard à la similitude des éléments « jackson » et « jacson », à l’impression d’ensemble dégagée par les signes en conflits et à l’identité des produits visés, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit en constatant, au point 21 de la décision attaquée, l’existence d’un risque de confusion entre la marque communautaire et le nom commercial de l’intervenante.

Ktr. Sneek, Rechtbank Leeuwarden 3 december 2012, LJN BY9737 (Recreatiecentrum Sondel B.V. tegen Vereniging van Eigenaren Sondelergaast)

Handelsnaamrecht. Boek 5 BW-vereniging / artikel 2:26 BW. Ondernemingsbegrip uit handelsregisterwet. Verenigingenregister bestaat niet meer. Afgewezen vordering tot wijziging handelsnaam.

Op het recreatiepark Sondelergaast staan 40 recreatiewoningen die in eigendom zijn van individuele eigenaren, verenigd in de VvE Sondelergaast. Het recreatiepark stelt zich op het standpunt dat de vereniging zich naar buiten toe presenteert alsof zij rechthebbende is van het recreatiepark en dat door de handelsnaam niet enkel verwarring wordt gesticht, maar dat deze naam tevens misleidend is in de zin van 5b Hnw. Daarom moet de handelsnaam gewijzigd worden.

De kantonrechter wijst het verzoek af. Er wordt aangehaakt bij het ondernemingsbegrip van de Handelsregisterwet. Gelet op de definitie in die wet, handelt de vereniging niet als onderneming. Met het argument dat er een inschrijving is in het Handelsregister en niet in het verenigingenregister wordt miskend dat deze laatste niet meer als zodanig bestaat. Ten overvloede wordt overwogen dat er geen misleiding te duchten is: de naam geeft de feitelijke situatie aan, namelijk dat er sprake is van een vereniging van eigenaren. Het is niet aangetoond dat de vereniging zich naar buiten toe presenteert als rechthebbende van het park of als vereniging ex boek 5 BW.

5.2.  Voor de beoordeling van dit verzoek is primair van belang of de Handelsnaamwet van toepassing is. Artikel 1 van de Handelsnaamwet bepaalt dat onder handelsnaam wordt verstaan de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Als regel kan voor de uitleg van het begrip onderneming aansluiting gezocht worden bij het ondernemingsbegrip van de Handelsregisterwet. Een onderneming is een op commerciële wijze aan het economische verkeer deelnemende organisatie, waarbij materieel voordeel moet worden beoogd en waartoe een min of meer blijvend georganiseerd verband bestaat, dat naar buiten optreedt (Kamerstukken II 2005/06, 30 656, nr. 3, p. 31-32). Gelet op deze definitie van de handelsnaam is de kantonrechter van oordeel dat de handelsnaam toepassing mist, nu uit de door het recreatiecentrum aangehaalde feiten niet kan worden afgeleid dat de vereniging handelt als een onderneming.
Daar waar (de gemachtigde van) het recreatiecentrum nog heeft betoogd dat de vereniging staat ingeschreven in het handelsregister in plaats van in het verenigingenregister, wordt miskend dat met de wijzing van de Handelsregisterwet het verenigingenregister niet meer als zodanig bestaat.

5.3.  Ten overvloede overweegt de kantonrechter dat de door de vereniging gevoerde naam ook geen onjuiste indruk geeft en dat er ook geen misleiding van het publiek te duchten is. De naam geeft de feitelijke situatie aan, namelijk het feit dat er sprake is van een vereniging van eigenaren. Dat die vereniging zich naar buiten toe presenteert als rechthebbende van het park en/of als een vereniging als bedoeld in boek 5 BW, heeft het recreatiecentrum niet aangetoond. Voor zover zij heeft verwezen naar de correspondentie van de gemeente, overweegt de kantonrechter dat er kennelijk in juli 2011 bij de gemeente enig misverstand is ontstaan over de eigendom van de inrit naar het park, doch dat de naamgeving van de vereniging hiervan de oorzaak is geweest, blijkt daaruit niet. Uit de brief van de gemeente van 27 februari 2012 naar aanleiding van een klacht van de vereniging over de staat van de toegangsweg naar het park blijkt duidelijk dat de vereniging gemeld heeft dat het recreatiecentrum de beheerder is.

Gerechtshof Den Haag 15 januari 2013, LJN BY8261 (Dr. Ing. H.C.F. Porsche AG tegen Porsche Specialist Van Den Berg Apeldoorn B.V.)

Uitspraak ingezonden door Josine van den Berg en Jacqueline Schaap, Klos Morel Vos & Schaap.

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Eerlijk gebruik. Rechtsverwerking. Arrest na IEF 10012 waarin het gebruik van de tekens door Van den Berg (Porschespecialist Van den Berg) is geoorloofd en dat zij hierdoor geen ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Voor de beoordeling dat er sprake is van eerlijk gebruik van de handelsnaam in nijverheid en handel wordt de toets van Anheuser-Busch (IE-Klassieker handelsnaamrecht) aangehaald: de mate waarin het gebruik van de handelsnaam van de derde door (een aanzienlijk deel van) het betrokken publiek zou worden begrepen als aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen de derde en de houder van het merk. Er is een reële kans dat (een aanzienlijk deel van) het betrokken publiek in het gebruik van de handelsnaam Porschespecialist aanwijzing ziet voor het bestaan van een verband tussen de waren en diensten van de onderneming en Porsche. Het hof is van oordeel dat het gebruik van het woord 'specialist' die indruk niet wegneemt. Het kan zich niet verenigen met het oordeel van de rechtbank dat Van den Berg zich afficheert als 'specialist' en derhalve juist niet de indruk kan wekken als ware zij een officiële dealer.

Naar het oordeel van het hof kan er niet van worden uitgegaan dat het relevante publiek het teken 'porschespecialist' in een handelsnaam of in een als merk gebruikt teken aldus begrijpt dat de desbetreffende onderneming dus géén officiële dealer van Porsche is. Voor oneerlijk gebruik is reeds voldoende dat bij het publiek de indruk kan ontstaan dat er een bijzonder band tussen Van den Berg en Porsche bestaat; dat hoeft niet een officieel dealerschap te zijn (BMW / Deenik, IE-Klassieker merkenrecht).

De disclaimer op de website, waarin staat dat Van den Berg op generlei wijze is verbonden aan Porsche AG en dat het woord louter verwijst naar het type auto, baat niet. Een beroep op eerlijk gebruik van de tekens als bedoeld in artikel 2.23 lid 1 BVIE en 12 GMV slaagt niet. Dat Van den Berg toestemming heeft gekregen van de Porsche (Service) Dealerorganisatie, betekent niet dat Porsche aan Van den Berg toestemming heeft verleend om het merk te gebruiken. Een beroep op rechtsverwerking vanwege enkel tijdsverloop of louter stilzitten levert geen toereikende grond op voor het aannemen van dit beroep. Naar het oordeel van het hof is Van den Berg niet opgenomen in de Porsche-organisatie, er is slechts sprake van een jarenlange, wellicht innige, vaste-klant-relatie met Pon.

Door gebruik te maken van de gestroomlijnde vormgeving en profile wordt nog geen inbreuk gemaakt op auteursrechten van Porsche (geen EOK/PS).

Het Hof vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis en verbiedt Van den Berg de aanduiding Porschespecialist te gebruiken als merk-, handels- of domeinnaam. Het is in beginsel wel toegestaan om in (andere) reclame-uitingen te vermelden dat zij is gespecialiseerd in Porsche.

13. Naar het oordeel van het hof is het gebruik door Van den Berg van de tekens (i) tot en met (iv), beoordeeld aan de hand van bovenstaande maatstaven, geen eerlijk gebruik als hier bedoeld.
Gebruik van het woord 'Porsche' of het woord 'porschespecialist' door Van den Berg in haar handelsnaam of in een teken dat zij gebruikt 'als merk' (ter onderscheiding van waren en diensten) kan naar het oordeel van het hof bij het relevante publiek (in dit geval: Porsche-bezitters als het gaat om reparatie/onderhoud van hun Porsche-automobiel en om de aanschaf van reserve-onderdelen, en (potentiële) kopers van gebruikte automobielen) de indruk wekken dat er een bijzondere band bestaat tussen die onderneming en Porsche. Er is een reële kans dat (een aanzienlijk deel van) het betrokken publiek in dergelijk gebruik een aanwijzing ziet voor het bestaan van een verband tussen de waren of diensten van die onderneming en Porsche.
Het hof is van oordeel dat het gebruik van het woord 'specialist' die indruk niet wegneemt. Het kan zich dus niet verenigen met het oordeel van de rechtbank dat Van den Berg zich aldus afficheert als 'specialist' en derhalve juist de indruk kan wekken als ware zij officiële dealer. Naar het oordeel van het hof kan er niet van worden uitgegaan dat (een aanzienlijk deel van) het releva14. Ten aanzien van de website met de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl' overweegt het hof in dit verband nog als volgt. Op de website is steeds linksboven het logo afgebeeld en rechtsboven de handelsnaam 'Porschespecialist [naam geïntimeerde] Apeldoorn B.V.' met contactgegevens. Mede in het licht van hetgeen hiervoor is overwogen wekt de inhoud van de website daarmee, anders dan de rechtbank oordeelde, de indruk dat er een bijzondere band bestaat tussen [geïntimeerde] en Porsche.
[geïntimeerde] heeft aangevoerd dat zij op haar website een disclaimer heeft opgenomen die haar disculpeert: onderaan de webpagina wordt meegedeeld dat Porschespecialist [naam geïntimeerde] op generlei wijze is verbonden aan Porsche AG automobielen of [naam importeur] Porsche, en dat het woord Porsche louter verwijst naar het type auto. Deze disclaimer baat [geïntimeerde] echter niet. Daargelaten dat zij alleen ziet op de website en niet op gebruik van de gewraakte tekens elders, is, zoals Porsche heeft uiteengezet in de memorie van grieven onder 91, de disclaimer dermate onderaan de webpagina's geplaatst dat zij door de gemiddelde websitebezoeker niet zal worden waargenomen.

19. Wat betreft het primaire betoog (toestemming) merkt het hof in de eerste plaats op dat [geïntimeerde] ten pleidooie in hoger beroep heeft erkend dat zij nimmer officiële Porsche-dealer is geweest. Ten aanzien van de vraag of [geïntimeerde] de hiervoor bedoelde toestemming had, overweegt het hof dat de stelplicht en bewijslast ter zake bij [geïntimeerde] ligt. Naar het oordeel van het hof heeft [geïntimeerde] haar stelling op dit punt onvoldoende onderbouwd. Uit de correspondentie, (algemene) brieven, facturen, softwarelicentie, e.d. in genoemde producties blijkt niet dat Porsche (of [naam importeur]) aan [geïntimeerde] toestemming heeft verleend om het merk Porsche te gebruiken in de gewraakte tekens.

23. Naar het oordeel van het hof blijkt uit de door [geïntimeerde] in dit verband overgelegde producties slechts dat [geïntimeerde] een jarenlange, wellicht innige vaste-klant-relatie heeft (gehad) met [naam importeur], maar niet dat zij verregaand was opgenomen in de Porsche organisatie. [geïntimeerde] is altijd buiten deze organisatie gebleven. Reeds daarom kan [geïntimeerde] niet worden gevolgd in haar stelling dat zij, omdat zij verregaand was opgenomen in de Porsche organisatie, er op mocht vertrouwen dat Porsche haar aanspraken niet (meer) geldend zal maken zodat Porsche thans haar rechten heeft verwerkt. De vraag of gedragingen van [naam importeur] in dit verband kunnen/moeten worden toegerekend aan Porsche, kan dus in het midden blijven.

24. [geïntimeerde] heeft, onder overlegging van voorbeelden, ook nog gesteld dat zij bij [naam importeur] bestellingen plaatste onder de naam 'Porschespecialist [naam geïntimeerde]' (zodat [naam importeur] op de hoogte was van het gebruik van deze naam, terwijl zij niet daartegen protesteerde) en dat [naam importeur] en Porsche ook brieven hebben gericht aan 'Porschespecialist [naam geïntimeerde]'. Volgens Porsche zegt dat niets omdat de verkoopafdeling van [naam importeur] de persoon die de onderdelen bestelt op naam van 'Porschespecialist [naam geïntimeerde]' in het kader van de afwikkeling van die transactie ook op die manier terugschrijft. Wat daar ook van zij, naar het oordeel van het hof bieden deze (en de andere overgelegde) stukken onvoldoende grond voor het oordeel dat [geïntimeerde] het gerechtvaardigd vertrouwen mocht koesteren dat zij impliciete toestemming had om de aanduiding 'porschespecialist' te voeren of dat Porsche haar aanspraken niet (meer) geldend zou maken. nte publiek het teken 'porschespecialist' in een handelsnaam of in een als merk gebruikt teken aldus begrijpt dat de desbetreffende onderneming dus géén officiële dealer van Porsche is. Bovendien is voor oneerlijk gebruik reeds voldoende dat, kort gezegd, bij het publiek de indruk kan ontstaan dat er een bijzondere band tussen Van den Berg en Porsche bestaat; dat hoeft niet een officieel dealerschap te zijn. Die indruk kan, zoals hiervoor is overwogen, in dit geval naar het oordeel van het hof worden gewekt. Van den Berg had zich hier bewust van moeten zijn. Bij dit alles komt dat het merk 'Porsche' in de Benelux bekendheid geniet, waaruit Van den Berg voordeel zou kunnen halen om haar waren en/of diensten in de handel te brengen.

Overige leessuggesties rechtsoverweging 27 e.v.

Lees het arrest hier zaaknr. 200.098.670/01, LJN BY8261.

Op andere blogs:
DirkzwagerIEIT ('Porschespecialist' met succes verboden door Porsche)
DomJur 2012-928 (Porsche AG – Porsche Specialist B.V.)
Marques (Court of Appeal The Hague drives Porsche to victory in trade mark infringement case against ‘Porschespecialist’)
SOLV (Wereld van verschil tussen "Porschespecialist" en "Gespecialiseerd in Porsche")
Rechtennieuws.nl ('Porschespecialist' met succes verboden door Porsche)

Vzr. Rechtbank Zwolle-Lelystad, locatie Zwolle 17 oktober 2012, LJN BY7944 (Onbezorgd Wonen tegen Residence Paasberg c.s.)

Domeinnaamrecht. Handelsnaamrecht. Slechts in reconventie gevorderd: Meewerken aan de tenaamstelling van de domeinnaam en de website www.residencepaasbergkerk.nl op naam van Résidence Paasberg.

Résidence Paasberg c.s. betoogd, onder verwijzing naar notulen van het kerngroepoverleg, dat zij gerechtigd is de domeinnaam te houden en te beheren. Onbezorgd Wonen c.s. heeft aangevoerd dat de notulen zijn vervalst en dat zij niet zijn ondertekend. In kort geding is geen plaats voor nadere bewijsvoering die nodig is om de vraag wie gerechtigd is de domeinnaam te houden en te beheren te beantwoorden. De vordering wordt afgewezen.

De vordering van Résidence Paasberg c.s. om Onbezorgd Wonen c.s. te verbieden om de (handels)namen "Résidence Paasberg" of "Résidence Paasbergkerk" te gebruiken zal ook worden afgewezen, nu Résidence Paasberg c.s. niet heeft onderbouwd op grond waarvan Onbezorgd Wonen c.s. niet gerechtigd is deze namen te gebruiken.

5.7.    Met betrekking tot de domeinnaam www.depaasbergkerk.nl wordt overwogen dat Résidence Paasberg c.s. heeft betoogd dat zij gerechtigd is om deze domeinnaam te houden en te beheren, waarbij zij heeft verwezen naar de notulen van het kerngroepoverleg van 28 december 2011, waarin staat vermeld dat de domeinnaam "Residence Paasberg" al lang geleden door Aktua is vastgelegd en dat Résidence Paasberg de eigenaar/aanvrager van de nieuwe domeinnaam "Résidence Paasbergkerk" dient te zijn. Onbezorgd Wonen c.s. heeft echter aangevoerd dat deze notulen zijn vervalst en heeft erop gewezen dat de notulen niet zijn ondertekend. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is, gelet op de standpunten van partijen en de stukken die zij hebben overgelegd, onduidelijk wat partijen ten aanzien van de domeinnaam en de website www.depaasbergkerk.nl zijn overeengekomen. Voor de beantwoording van de vraag wie gerechtigd is om de domeinnaam www.depaasbergkerk.nl te houden en te beheren is nadere bewijsvoering nodig, waarvoor in kort geding evenwel geen plaats is. De vordering van Onbezorgd Wonen c.s. om Résidence Paasberg c.s. te gebieden deze website van het internet te verwijderen en verwijderd te houden zal daarom worden afgewezen.

6.3.    Résidence Paasberg c.s. heeft ter onderbouwing van haar vordering om de domeinnaam en website www.residencepaasbergkerk.nl op haar naam te doen stellen, verwezen naar de notulen van het kernteamoverleg van 28 december 2011. Zoals in rechtsoverweging 5.7 reeds is overwogen heeft Onbezorgd Wonen c.s. de juistheid van de inhoud van deze notulen betwist. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is ook ten aanzien van de domeinnaam www.residencepaasbergkerk.nl nadere bewijsvoering nodig met betrekking tot de vraag wie gerechtigd is deze domeinnaam te houden en te beheren, waarvoor in dit kort geding geen plaats is. Gelet hierop zal deze vordering van Résidence Paasberg c.s. worden afgewezen.

6.4.  De vordering van Résidence Paasberg c.s. om Onbezorgd Wonen c.s. te verbieden om de (handels)namen "Résidence Paasberg" of "Résidence Paasbergkerk" te gebruiken zal ook worden afgewezen, nu Résidence Paasberg c.s. niet heeft onderbouwd op grond waarvan Onbezorgd Wonen c.s. niet gerechtigd is deze namen te gebruiken.

Op andere blogs:
DomJur 2013-929 (Onbezorgd Wonen B.V. – Résidence Paasberg B.V.)

WIPO 12 november 2012, DNL2012-0059 (Smaragd Music tegen Benson and Partner Ltd.), link

Beslissing ingezonden door Janouk Kloosterboer, QuestIE Advocatuur.

Domeinnaamrecht. Eiser baseert zijn vordering op haar Benelux beeld (2005) en woord (2012) merken en haar handelsnaamrecht Smaragd Music. Verweerder heeft de domeinnaam smaragdmusic.nl in juli 2012 geregistreerd. De domeinnaam is conform artikel 2.1(a) under I van de Regulations identiek aan de handelsnaamrechten. Enkel de handelsnaamrechten zijn voldoende om te voldoen aan het eerste criteria. De website bevat gesponsorde links gerelateerd aan muziekproducten en -diensten. Het wordt daarom gebruikt voor commercieel gewin, door bezoekers aan te trekken via een online locatie die voor verwarring kan zorgen. De domeinnaam dient te worden overgedragen.

Onder A
The Panel finds that the Domain Name is identical to the Complainant’s trade name within the meaning of article 2.1(a) under I of the Regulations.  As the Complainant’s trade name rights are sufficient to fulfill the first requirement of the Regulations, the Panel rules that Complainant has met the first ground of the Regulations.

Onder C
The Respondent did not file any Response.  The Panel considers it likely, as asserted by the Complainant, that the Respondent was able to snap up the Domain Name in a situation where the Complainant had previously registered and used the Domain Name for his business. 

The Complainant has furthermore submitted evidence that the Domain Name is being used for a website containing sponsored links mainly relating to music products and services.  The Panel therefore finds that the Domain Name is being used for commercial gain, by attracting Internet users to a website of the Respondent or other online location through the likelihood of confusion which may arise with the Complainant’s trade name as to the source, sponsorship, affiliation or endorsement of such website or other online location. 

Op andere blogs:
DomJur 2013-930 (Smaragd Music – Benson and Partner Ltd)

Rechtbank Amsterdam 14 november 2012, LJN BY7236 (Boost Group [Boost c.s.] tegen Boost Company [BST c.s.])

Eindvonnis na IEF 9470 en KG ZA 09-735. Merkenrecht. Zeggenschap. Vennootschapsverhoudingen. Boost c.s. is houder van Europees woordmerk BOOST voor reclame en marketingactiviteiten en voert sinds 2000 het woord "Boost" als handelsnaam. BST c.s. is in het economisch verkeer enkel actief als fondsenwerver, slechts  als professioneel aandeelhouder zonder enige activiteit, het gaat om een tusssenholding die onder de naam "boost" actief waren in de drankenindustrie. Zij heeft op geen enkel moment reclame of marketingdiensten aangeboden.

Het door BST c.s. verschaffen van kapitaal en investering aan start-ups en het uitrollen van de projecten, gaat gepaard met marketingactiviteiten, zodoende verrichten zij die ook. De rechtbank oordeelt dat BST c.s. marketingactiviteiten aanbood en liet uitvoeren. Het gevorderde verbod is jegens haar, en de rechtspersonen waarin zij zeggenschap heeft, toewijsbaar. Ex nunc toetsing bij vordering verbod. Zie de Atos-uitzondering (Hof ’s Hertogenbosch van 20 juli 2004, LJN AQ5691) die van toepassing is op dochtervennootschappen voor de handelsnaam.

Een tussen partijen bereikte schikking in kort geding over de proceskosten hield in dat die zouden worden voorgelegd aan de bodemrechter, de rechtbank legt die overeenkomst zo uit dat die kosten beoordeeld moeten worden aan de hand van 1019h Rv. BST voert verweer, maar vordert zelf "conform 1019h Rv. In hoger beroep is de omissie door in kort geding geen proceskostenveroordeling te vorderen niet herstelt en het is toen conform liquidatietarief afgehandeld. De vordering wordt ex 1019h Rv afgehandeld.

Marketingactiviteiten
2.13. (...) De rechtbank is van oordeel dat met betrekking tot BST Company – op grond van de onder 2.11 aangehaalde stellingen van BST c.s. omtrent de activiteiten van BST Company – voldoende aannemelijk is dat zij onder de naam “Boost Company Network” marketing-activiteiten aanbood en liet uitvoeren. Dat zij die marketing-activiteiten niet zelf uitvoerde is daarbij – op zichzelf – geen grond om het verbod te weigeren: ook als zij daarbij derden inschakelde, maakte BST Company immers inbreuk op de merkrechten van Boost Group. Het gevorderde verbod jegens haar, daarin rechtspersonen waarin zij zeggenschap heeft begrepen, is derhalve toewijsbaar. Het verweer dat de gedaagde rechtspersonen geen (volledige) zeggenschap hebben in niet nadere genoemde andere vennootschappen van het “Boost Company Network” kan daar niet aan af doen: het gevorderde en toegewezen verbod kan alleen zien op partijen die in het geding betrokken zijn en die vennootschappen waarin zij (in)direct zeggenschap hebben. De vennootschappen waarover BST c.s. geen zeggenschap heeft, worden derhalve niet geraakt door dit vonnis.

2.14.  Met betrekking tot de overige verschenen gedaagden, BST Brands en BST Beverages geldt echter dat in deze procedure onvoldoende is komen vast te staan dat zij inbreuk maakten op de merkrechten van BST c.s. door marketingactiviteiten aan te bieden of uit te voeren. Tegenover de gemotiveerde betwisting van BST c.s. onderbouwt Boost Group haar stellingen dat ook die vennootschappen, direct of middellijk, marketing¬activiteiten hebben aangeboden of uitgevoerd onder de handelsnaam “Boost”, onvoldoende. Aan nadere bewijslevering komt de rechtbank niet toe. Evenmin is voldoende aannemelijk geworden dat nu een gerechtvaardigde vrees bestaat voor inbreukmakend handelen. Het merkenrechtelijke verbod jegens hen zal derhalve worden afgewezen.

2.15.  Jegens de niet verschenen gedaagden zijn de vorderingen van Boost Group grotendeels toewijsbaar, zoals beslist in het tussenvonnis van 22 september 2010.

Proceskosten

2.19.  Hetgeen BST c.s. daartegen aanvoert kan niet slagen, reeds niet omdat zijzelf in haar conclusie van antwoord een proceskostenveroordeling “conform 1019h Rv” vordert voor “de daadwerkelijke kosten van deze en voorgaande procedures”, waaruit volgt dat ook zij de schikking op dezelfde wijze uitlegt. Daarbij overweegt de rechtbank dat BST c.s. in het midden laat wat de “letterlijke” uitleg die zij voorstaat in zou houden en hoe die uitleg zich verhoudt tot de door partijen ingestelde vorderingen, anders dan dat de proceskosten¬veroordeling zoals gevorderd door Boost Group, volgens BST c.s. op grond van haar uitleg, niet toewijsbaar zou zijn.

2.20.  In het kort geding is geen proceskosten veroordeling conform artikel 1019h Rv gevorderd en derhalve is een proceskostenveroordeling uitgesproken conform het liquidatietarief.

2.21.  De rechtbank overweegt als volgt. Partijen hebben de gelegenheid om in hoger beroep eigen fouten te herstellen en daartoe nieuwe stellingen te betrekken maar ook (binnen de grenzen van de goede procesorde) de eis te wijzigen. Het appel bood derhalve Boost Group de gelegenheid haar omissie (het niet vorderen van de een proceskosten¬veroordeling conform artikel 1019h Rv in eerste aanleg) te herstellen. Boost Group heeft ook daadwerkelijk in appel haar eis op dit punt vermeerderd. De bereikte schikking in appel ziet niet expliciet op dat punt, maar houdt in dat partijen het geschil omtrent de proceskosten van het kort-geding en het spoedappel zullen voorleggen aan de rechtbank. Daarin ziet de rechtbank aanleiding om – op grond van die schikking – nu BST c.s. in het kort geding in het ongelijk is gesteld, BST c.s. te veroordelen in de werkelijke proceskosten van Boost Group in het kort geding in eerste aanleg, conform artikel 1019h Rv.

Ktr. Rechtbank Utrecht 19 december 2012, LJN BY6456 (Inventum Holding B.V. tegen Inventum Group B.V.)

Uitspraak ingezonden door Geert Theuws, Hoyng Monegier LLP.

Handelsnaamrecht. Doorstart na faillissement. Intensieve zakelijke omgang. Rechtsverwerking. Inventum c.s. (eiser) houdt zich bezig met het adviseren omtrent het produceren en verkopen van in het bijzonder boilers. Inventum Holland heeft de divisie huishoudelijke apparaten verkocht aan Martex, die haar statutaire naam wijzigde in Inventum Holland B.V., maar Martex bleef voeren. Inventum Holland is failliet verklaard en Inventum Group heeft de onderneming overgenomen en is het teken Inventum als handelsnaam gaan gebruiken.

Inventum c.s. verzoekt de kantonrechter op basis van haar handelsnaamrechten om Inventum Group B.V. te veroordelen om haar handelsnaam zodanig te wijzigen dat het teken “INVENTUM” daarin niet meer voorkomt. De kantonrechter wijst het verzoek af omdat Inventum c.s. het recht om haar handelsnaamrechten in te roepen jegens Inventum Group B.V. heeft verwerkt. Partijen zijn in voorgaande jaren intensief zakelijk met elkaar omgegaan en ook vóór de datum van het faillissement van Inventum Holland is zij bekend geweest met haar optreden naar buiten. Indachtig dat gerechtvaardig vertrouwen heeft de curator ook de desbetreffende delen van de activa verkocht aan Inventum Group. Het verzoek wordt afgewezen en Inventum c.s. wordt veroordeeld in de niet-betwiste proceskosten ad €25.920,00.

4.13. Pas bij brief van 30 december 2010 -derhalve na het faillissement van Inventum Holland en de overname door Inventum Group- heeft Inventum c.s. aan Inventum Group haar ongenoegen kenbaar gemaakt inzake het gebruik van de handelsnaam 'Inventum' en Inventum Group gesommeerd om het gebruik van die handelsnaam te staken en gestaakt te houden. Gelet hierop (...) is de kantonrechter van oordeel dat Inventum c.s. haar rechten om een beroep te kunnen doen op artikel 5 Handelsnaamwet heeft verwerkt. Immers, Inventum c.s. heeft door haar handelen dan wel nalaten Inventum Group het gerechtvaardigd vertrouwen gegeven dat zij de handelsnaam 'Inventum' - zoals ook Inventum Holland in het verleden heeft gedaan - mag voeren. Uit hetgeen hiervoor is overwogen blijkt dat partijen in voorgaande jaren intensief zakelijk met elkaar zijn omgegaan. Inventum c.s. is dan ook steeds op de hoogte geweest van het optreden naar buiten van Inventum Group en haar rechtsvoorgangers ook voor de datum van het faillissement van Inventum Holland. Indachtig dat gerechtvaardig vertrouwen heeft de curator ook de desbetreffende delen van de activa verkocht aan Inventum Group. Inventum c.s. kan zich gelet op het voorgaande niet verzetten tegen het gebruik van een mogelijk verwarrende handelsnaam.

Lees het afschrift zaaknr. 813445 AE VERZ 12/207 AK 4075, LJN BY6456.

HR 19 december 1927 (Lampe)
Rangorde handelsnamen: Partij die als nieuwkomer verwarring veroorzaakt.

 HR 24 januari 1936 (Blitz) (tip?)
Rechtmatig voeren van handelsnaam tegenover iedere derde.

HR 6 september 1962, BIE 1963, 59 (Schimmerling / Apollo Hotel)
Verzoekster voerde naast de naam Apollohuis niet ook de naam Apollohotel.

HR 28 maart 1963, BIE 1963, 49 (Dirna / Van der Zee; Bali)
Verwarring bij het publiek, rekening houden met alle omstandigheden: de aard,de plaats van ondernemingen en of dit gevaar in de hand werkt dan wel tegengaat.

HR 14 november 1975, BIE 1976, 26 (Janssen-Schellings B.V. / Jansen; De Assenburg)
De B.V. exploiteert een winkelcentrum, zij is voor het publiek geen detailhandel.

HR 6 januari 1967, BIE 1967, 43 (Raiffeissen- und Volksbanken / Centrale Raiffeisen-Bank; Raiffeisenbank)
Verwarring, indien'n deel van't publiek de indruk krijgt dat het bijkantoor te Zevenaar deel uitmaakt van de Centrale Raiffeissen-Bank.

HR 24 december 1976, BIE 1977, 72 (Tandem Kommunikatie Konsepten / Tendum Visuele Kommunikatie; Tandem/Tendum)
Het bestaan van een onderneming wordt aangenomen indien in een georganiseerd verband het oogmerk om materieel voordeel te behalen aanwezig is.

HR 11 februari 1977, BIE 1978, 23 (Van Kempen / Van de Wouw; Mosterdmanneke)
Het vervaardigen van mosterd door één man is een zó ongebruikelijk verschijnsel, dat de aanduiding 'het Mosterdmanneke' voldoende onderscheidend vermogen; dat hieraan niet in de weg staat dat de term mosterdman als een beroepsaanduiding kan worden beschouwd, waar juist de zeldzaamheid van deze wijze van beroepsuitoefening en deze beroepsaanduiding meebrengt dat bij het publiek verwarring te duchten is als deze aanduiding door twee ondernemingen in een zelfde gebied naar buiten wordt gebruikt.

HR 2 juni 1978, BIE 1978, 53 (Kooy-Zeist / Kooy-Enschede)
Niet uitgesloten is, ook indien plaats en ondernemingsgebied niet dezelfde zijn, toch verwarringsgevaar bestaat.

HR 9 februari 1979, BIE 1980, 34 (Diko Best B.V. / Dico B.V.)
De rechter is niet bevoegd te verbieden in de te voeren handelsnaam één of meer letters van het alfabet te gebruiken.

HR 18 januari 1980, BIE 1983, 84 (Churrasco / Blonk)
Niet aannemelijk dat de naam Churrasco dusdanig bekend is, dat de naam Charousko bij het publiek verwarring geeft.

HR 26 juni 1981,BIE 1982, 43 (G. IJskes en Zonen/Palen Jan IJskes; Heipalenhandel)
Woord(combinatie) aanmerken als het voeren van 'n handelsnaam indien de naam wordt gebruikt jegens het publiek.

HR 2 april 1982, IEF 12152 klassiekers handelsnaamrecht (Accountants- en Belastingadviesbureau)
Ideële motieven van een niet-commerciële stichting (Conclusie AG)

HR 29 maart 1985, BIE 1986, 33 (Van Maaren Brillen/C. van Maaren Optiek)
Geen schending art. 6 Hnw door de veroordeling van gerequestreerden de handelsnaam aldus te wijzigen.

HR 19 april 1985, BIE 1985, 43 (Consulair / Air Holland)
De strekking van de Handelsnaamwet, die mede beoogt nabootsing van handelsnamen tegen te gaan, verzet zich er evenwel tegen aan de naam waaronder een onderneming in dit stadium van haar bestaan naar buiten treedt, de bescherming van die wet te onthouden.

HR 6 december 1985 (Seaship/Sealiner)
De deskundigheid en de oplettendheid van dat publiek kan verschillen, afhankelijk van't soort onderneming.

HR 24 januari 1986, BIE 1986, 76 (Rudolf Huyser + Assoc. / Kamer van Koophandel en Fabrieken)
De stelling dat de uitzondering welke art. 4 lid 3 Handelsnaamwet maakt op het verbod van art. 4 lid 1, niet beperkt is tot de in lid 3 genoemde gevallen dat de handelsnaam en de onderneming afkomstig zijn van een v.o.f. of een c.v. die die handelsnaam heeft gevoerd niet in strijd met die wet.

HR 8 mei 1987, BIE 1987, 64 (Stichting Bouwcentrum/ Farmex Handelsmaatschappij)
Niet uitgesloten is dat latere omstandigheden een eerdere aanvankelijk rechtmatig gevoerde handelsnaam onrechtmatig zouden kunnen maken, doch alleen onder bijzondere bijkomende omstandigheden.

HR 29 juni 1990 (Matrix/Sebastopol) (tip?)

HR 25 november 1994, BIE 1996, 5 (Steenhouwerij P. Overkamp / Natuursteenbedrijf Ben Overkamp)
Verzoek tot wijziging handelsnaam niet ontvankelijk op grond van verjaring; in de periode van 1970 tot 1983 was er een onrechtmatige toestand als bedoeld in art. 3:314, lid 1 BW.

HR 13 september 1996, BIE 1997, 5 (Le Lido / Lido)
Gebruik ex art. 5 aanhef onder 3, (oud) BMW: merkgebruik door iemand die niet in naam, maar wel optreden met instemming van merk‑ of licentiehouder.

BenGH 20 december 1996, rolnr. A 95-2 (Europabank)
Gebruik in economisch verkeer van handelsnaam hangt af van de publieksopvatting.

HR 6 december 1996, BIE 1999, 52 (Ster Woningen / Stermij)
Hiervan uitgaande heeft zij vervolgens onderzocht of de beide handelsnamen, in hun geheel beschouwd, toch een zo grote gelijkenis vertonen dat het bedoelde gevaar te duchten is, maar op grond van de visuele en auditieve verschillen tussen de beide namen heeft zij geoordeeld dat dit niet het geval is.

HR 19 september 1997 (Gaswacht) (tip?)

HR 28 september 2001, LJN ZC3656 (Rowa / Hooters)
De aanduiding Hooters is in de bedoelde periode niet ‘gevoerd’ in de zin van art. 5 Hnw, niet op een zodanige wijze onder die naam naar buiten zijn getreden dat daardoor voor Rowa c.s. een recht op die handelsnaam is ontstaan.

HvJ EG 16 november 2004, zaak C-245/02 (Anheuser-Busch / Budvar)
TRIPs-overeenkomst, omvang van recht van merkhouder, beweerd gebruik als handelsnaam.

HR 14 januari 2005, LJN AR5403 (Ayk)
Indien de rechtbank onder 'de rechten' ook het recht op de handelsnaam 'Ayk Suncentre' (en het element 'Ayk') heeft verstaan, is rov. 6.4 van de tussenbeschikking onvoldoende gemotiveerd.

Heeft u een afschrift van een 'klassieker' die nog niet digitaal beschikbaar is, of meent u dat een andere inhoudsindicatie treffender is, tipt u dan de redactie: redactie@ie-forum.nl.