Rechtspraak  

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 6 maart 2013, zaaknr C/02/259245 / KG ZA13-56 (Baboprint hodn SiteSupport tegen Advasu BV)

Uitspraak ingezonden door Janouk Kloosterboer, QuestIE advocatuur B.V..

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. SiteSupport exploiteert sinds1994 landelijk een onderneming voor het ontwikkelen en exploiteren van maatwerksoftware, websites, e.d., en heeft de website www.sitesupport.nl. Advasu, die zich met soortgelijke activiteiten bezighoudt, heeft in 2010 een beeldmerk SITESUPPORT gedeponeerd. Zij biedt onder het merk SiteSupport een tool aan om mee te kijken op websites en gebruikt de website www.sitesupport.com.

Advasu stelt zich (ten onrechte) op het standpunt dat zij SiteSupport niet gebruikt als handelsnaam, maar slechts als merk en voert als verweer dat de Handelsnaamwet slechts bescherming biedt tegen het gebruik van een verwarringwekkende jongere handelsnaam en niet tegen het gebruik van andersoortige tekens zoals merken.

De voorzieningenrechter oordeelt dat ook het gebruik van de naam SiteSupport voor het product van Advasu, al dan niet in verband met een merk, onrechtmatig is, omdat het gevaar bestaat dat het publiek, internetgebruikers, in verwarring geraken in die zin dat zij kunnen menen dat er verband bestaat tussen de bedrijven. Staking van de handelsnaam wordt bevolen, overdracht van de domeinnaam wordt bevolen.

4.10. Het deponeren van de domeinnaam www.sitesupport.com is onder de gegeven omstandigheden aan te merken als onrechtmatig occuperen van de handelsnaam van SiteSupport. De gevorderde overdracht is aan te merken als een passende vorm van tegemoetkoming in de daardoor geleden schade en dus toewijsbaar. De omstandigheid dat die domeinnaam is gedeponeerd door (bestuurder) behoeft aan toewijzing van de gevorderde overdracht door Advasu niet in de weg te staan, nu de heer (indirect) bestuurder is van Advasu en het derhalve mogelijk is voor Advasu om aan de vordering te voldoen.

Op andere blogs:
DomJur 2013-946

R.J.F. Wigman, Een nieuwe visie op gemeenschappelijk auteursrecht?, www.ie-forum.nl, IEF 12404.

Een bijdrage van Roland Wigman, Versteeg Wigman Sprey advocaten.

Inmiddels is het wetsvoorstel tot implementatie van Richtlijn 2011/77/EU (verlenging beschermingstermijn uitvoerende kunstenaars) al weer enige tijd terug bij de Tweede Kamer ingediend. Tot mijn grote verbazing heeft het wetsvoorstel kennelijk de zegen van de Commissie Auteursrecht en heeft de Memorie van Toelichting niet tot reuring onder de beoefenaars en liefhebbers van het auteursrecht geleid.

Volgens de betreffende richtlijn wordt richtlijn 2006/116/EG (betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en bepaalde naburige rechten) gewijzigd in die zin dat in die richtlijn aan art. 1 een zevende lid wordt toegevoegd dat bepaalt dat de beschermingstermijn van een muziekwerk met tekst 70 jaar bedraagt na de dood van de langstlevende van de componist en tekstdichter, mits muziek en tekst specifiek zijn gecreëerd voor het muziekwerk met tekst. Ik zou bijna zeggen, met de woorden van art. 45a Aw.: "een daartoe bestemde bijdrage" zijn.

(...bijdrage is ingekort...)

Heb ik iets gemist? Sinds wanneer bestaat op een muziekwerk met tekst gemeenschappelijk auteursrecht wanneer de muziek is gecomponeerd door maker A en de tekst is geschreven door maker B? Het nog altijd geldende arrest van de Hoge Raad in deze is het arrest La belle et la bête. De Hoge Raad overweegt in dit arrest: "dat toch voor de vraag of er is een gemeenschappelijk auteursrecht als bedoeld in artikel 26 der Auteurswet, toekomende aan de gezamenlijke makers van eenzelfde werk, waarbij ieders auteursrecht slechts aandeel geeft in het auteursrecht op het geheel, niet doorslaggevend is of uit de samenwerking van twee of meer kunstenaars een zelfstandig kunstwerk is geboren, waarin hun bijdragen tot één aesthetische eenheid zijn geworden, maar beslissend is of dit werk is ontstaan door zodanige samenwerking der kunstenaars, dat ieders afzonderlijke bijdrage daarvan niet meer is te scheiden, zodat het buiten het verband van het geheel geen afzonderlijk voorwerp van artistieke beoordeling kan zijn."

Roland Wigman

Rechtbank Den Haag 4 maart 2013, KG ZA 13-6 (Ziengs Schoenen B.V. tegen De Schoenenfabriek B.V.)

Mede ingezonden door Maarten Haak en Daan van Eek, Hoogenraad & Haak advocaten.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Ziengs Schoenen is houdster van diverse ZIENGS Benelux woordmerken. Ziengs heeft twee vestigingen in Groningen. De Schoenenfabriek heeft de publiciteit gezocht met haar voornemen een schoenenwinkel te openen in de Groningse binnenstad. De Schoenenfabriek heeft het Beneluxwoordmerk DE SCHOENENFABRIEK gedeponeerd. Ziengs Schoenen heeft tevergeefs De Schoenenfabriek "door Berend Ziengs" herhaaldelijk verzocht het gebruik van het logo, althans de naam 'Berend Ziengs' te staken. Ziengs stelt dat sprake is van merkinbreuk door De Schoenenfabriek.

De voorzieningenrechter oordeelt dat De Schoenenfabriek het logo van Ziengs gebruikt en dat het in aanmerking komende publiek een verband zal leggen tussen het gebruik van het logo en de door De Schoenenfabriek aan te bieden waren (vgl. HvJ EU 11 september 2007 (Céline)). Dit verwarringsgevaar wordt naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet weggenomen door gebruik van de handelsnaam ‘De Schoenenfabriek’ in het logo die niet overeenstemt met de ZIENGS merken. Verwarringsgevaar kan immers ook bestaan wanneer het teken wordt gevormd door samenvoeging van een firmanaam met een merk dat een normaal onderscheidend vermogen heeft, en het ingeschreven merk weliswaar niet als enige bepalend is voor de totaalindruk van het samengestelde teken, doch daarin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt (vgl. HvJEG 6 oktober 2005 (Thomson Life)).

Ziengs heeft ter zitting verklaard dat in het geval van toewijzing van het stakingsbevel op grond van merkenrechten geen afzonderlijk belang te hebben bij toewijzing van het stakingsbevel op grond van het handelsnaamrecht. Deze vordering blijft derhalve onbesproken. De Schoenenfabriek wordt verboden op haar winkelpand of via enig digitaal medium waarop zij haar diensten onder de aandacht brengt, het logo of een ander met ZIENGS merken overeenstemmend teken op of aan te brengen.

4.11. Gelet op de sterke mate van overeenstemming tussen het zelfstandige bestanddeel ‘door Berend Ziengs’ in het logo en de ZIENGS merken, het grote onderscheidend vermogen van de ZIENGS merken en het feit dat het logo wordt gebruikt voor exact dezelfde waren als waarvoor de ZIENGS merken zijn ingeschreven maar ook waarvoor deze feitelijk worden gebruikt, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat door het gebruik van het logo verwarring bij het publiek kan ontstaan. Het in aanmerking komende publiek zal namelijk op grond van het gebruikte logo op zijn minst kunnen menen dat de betrokken waren of diensten van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

4.12. Dit verwarringsgevaar wordt naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet weggenomen door gebruik van de handelsnaam ‘De Schoenenfabriek’ in het logo die niet overeenstemt met de ZIENGS merken. Verwarringsgevaar kan immers ook bestaan wanneer het teken wordt gevormd door samenvoeging van een firmanaam met een merk dat een normaal onderscheidend vermogen heeft, en het ingeschreven merk weliswaar niet als enige bepalend is voor de totaalindruk van het samengestelde teken, doch daarin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt (vgl. HvJEG 6 oktober 2005, IER 2006, 1 (Thomson Life)). Die situatie doet zich hier voor. Ook de hiervoor genoemde beschrijvende bestanddelen in het logo nemen het verwarringsgevaar niet weg.

4.17. Het uitsluitend recht van een merkhouder strekt zich op grond van artikel 2.23 lid 1 onder a BVIE niet uit tot het gebruik in het economisch verkeer door een derde van diens eigen naam (en adres) voor zover er sprake is van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van eerlijk gebruik, moet rekening worden gehouden met de mate waarin het gebruik van de naam van de derde door het betrokken publiek of althans een aanzienlijk deel daarvan wordt begrepen als aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen de waren of de diensten van de derde en de houder van het merk (of een persoon die toestemming heeft voor het gebruik van het merk), alsook met de mate waarin de derde zich daarvan bewust had moeten zijn. Voorts moet bij deze beoordeling rekening worden gehouden met de omstandigheid dat het een merk betreft dat een zekere bekendheid geniet waaruit de derde voordeel zou kunnen trekken om zijn waren of zijn diensten in de handel te brengen (vgl. het hiervoor in 4.4 vermelde arrest Céline).

4.18. Van eerlijk gebruik van het logo in nijverheid en handel is naar voorlopig oordeel geen sprake. Zoals hiervoor overwogen, zal het publiek op grond van het logo op zijn minst kunnen menen dat er een economische band bestaat tussen De Schoenenfabriek en Ziengs Schoenen als houder en gebruiker van de ZIENGS merken, terwijl zulks niet het geval is. Voorts is van belang dat tussen de directeur van Ziengs Schoenen en de oprichter van De Schoenenfabriek een familieband bestaat en dat deze laatste voorheen aandeelhouder was van Ziengs Schoenen en zijn aandelen aan de huidige directeur van Ziengs Schoenen heeft overgedragen. De Schoenenfabriek is zich dus bewust van het feit dat Ziengs Schoenen al decennia lang schoenenwinkels exploiteert onder de naam ZIENGS en hiervoor de ZIENGS merken heeft geregistreerd en gebruikt. Tot slot weegt mee dat, hoewel de ZIENGS merken wellicht niet bekend zijn als bedoeld in van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE, zij in ieder geval in Groningen intensief zijn gebruikt en daardoor wel een zekere mate van bekendheid genieten. Dat is door De Schoenenfabriek ook niet betwist. Naar voorlopig oordeel van de zou De Schoenenfabriek door gebruik van de naam Berend Ziengs in het logo uit die bekendheid voordeel kunnen trekken omdat zij kan meeliften op de reputatie van de ZIENGS merken. Het gebruik van het logo voldoet dus voorshands oordelend niet aan de vereisten van artikel 2.23 lid 1 sub a BVIE.

Vzr. Rechtbank Den Haag 1 maart 2013, zaaknr. C/09/433015 / KG ZA 12-1399 (The Gillette Company Inc. tegen Gillette Bat Company)

Merkenrecht, EU-verbod. Handelsnaamrecht, Nederlands verbod (online/offline). Gelieerde bedrijven.

Gillette en P&G zijn gelieerde rechtspersonen, Gillette is houdster van gelijkluidend geregistreerde Gemeenschapswoordmerk voor scheerproducten. Zowel Gillette als Procter & Gamble voeren de handelsnaam THE GILLETTE COMPANY. Gillette Bat handelt in batterijen.

De internationale bevoegdheid van de rechtbank is gebaseerd op artikel 97 lid 1 GMVo, omdat Gillette Bat B.V. te Alkmaar is aan te merken als een vestiging. De spoedeisendheid wordt niet weggenomen door toegezegde onthoudingsverklaring voor de Benelux.

Gillette Bat bestrijdt met nadruk dat zij enige activiteit in de Benelux heeft gehad maar niet dat zij de inbreukmakende producten elders in de EER op de markt brengt. Inbreuk en dreigende inbreuk op het merk staan daarmee vast. Vordering is toewijsbaar aan Gillette, niet aan P&G. Er volgt een verbod voor de gehele Europese Unie op basis van het merkenrecht ex 97 lid 1 jo. 103 lid 2 GMVo.

Nu verwarring met de handelsnaam van Gillette c.s. niet wordt bestreden is daarmee inbreuk op de handelsnaam in Nederland gegeven. De afgebeelde verpakkingen vermelden niet P&G, waardoor het niet aannemelijk is dat P&G eveneens de handelsnaam gebruikt. Er volgt een verbod voor het gebruik van het element "Gillette" in Nederland (online of offline) in haar handelsnaam. Op straffe van dwangsommen.

Gillette Bat wordt veroordeeld in de proceskosten ad €6.340,59. In de procedure van P&G wordt P&G veroordeeld in de helft van de proceskosten van Gillette Bat ad €3.127,85.

inbreuk op het merkrecht
4.11. Gillette Bat bestrijdt met nadruk dat zij enige activiteit in de Benelux heeft gehad maar niet dat zij de inbreukmakende producten elders in de EER op de markt brengt. Evenmin bestrijdt zij dat plannen bestaan de activiteiten uit te breiden naar Italië. Inbreuk en dreigende inbreuk op het merk staat daarmee voorshands vast.

4.12. Uit de door Gillette c.s. overgelegde producties blijkt dat uitsluitend Gillette merkhoudster is. De op merkinbreuk gebaseerde vorderingen zijn in beginsel toewijsbaar aan Gillette maar die van Procter & Gamble dienen te worden afgewezen.

inbreuk op het handelsnaamrecht
4.13. Gillette c.s. heeft ter onderbouwing van de gestelde merk- en handelsnaaminbreuk gewezen op i) de website van Gillette Bat ii) de hiervoor genoemde brochure van Gillette Bat B.V. en iii) de aanwezigheid van Gillette Bat op een beurs in Moskou.

4.14. Anders dan Gillette stelt, kan niet worden aangenomen dat de website mede op Nederland is gericht, uitsluitend om reden dat daarop informatie in het Engels wordt verstrekt. De aanwezigheid op een beurs in Moskou kan evenmin worden aangemerkt als een handelen in Nederland. Voor de brochure geldt echter dat er voorshands van moet worden uitgegaan dat deze weliswaar is verspreid door Gillette Bat B.V., maar dat daarin na afstemming met Gillette Bat haar handelsnaam wordt gebruikt. Nu verwarring met de handelsnaam van Gillette c.s. niet wordt bestreden is daarmee inbreuk op de handelsnaam in Nederland gegeven. De daarop gebaseerde vorderingen zijn toewijsbaar als hierna vermeld.

4.15. Gillette Bat heeft bestreden dat de handelsnaam ook door Procter & Gamble wordt gevoerd. Ter onderbouwing van het gebruik van de handelsnaam heeft Gillette c.s. gewezen op de hiervoor afgebeelde verpakkingen. Daarop is Procter & Gamble echter niet vermeld. Nu ook overigens niet aannemelijk is geworden dat Procter & Gamble de gestelde handelsnaam eveneens gebruikt en niet is gesteld dat en gemotiveerd waarom zij het handelsnaamrecht van Gillette zou kunnen inroepen, dienen haar vorderingen ook in zoverre te worden afgewezen.

Rechtbank Zeeland- West-Brabant, locatie Breda, 22 februari 2013, LJN BZ2038 (Kever-Club tegen Stichting Beautiful Budel)
Domeinnaam. Handelsnaam. Geen auteursrechten op website. Portretrecht komt niet toe aan vereniging.

Sinds 1984 organiseert KCN een internationaal Keverweekend voor bezitters en liefhebbers van luchtgekoelde motorvoertuigen van het merk Volkswagen, sinds 2003 onder de naam ‘Beautiful Budel’. Gedaagde en de mensen achter de stichting maakten deel uit van het team dat dit evenement in het verleden voor KCN organiseerde. Op de door de Stichting gebouwde website beautifulbudel.nl maakt de stichting thans reclame voor een Keverweekend dat in september 2013 in Budel moet gaan plaatsvinden. Volgens KCN handelt de stichting onrechtmatig jegens haar omdat het gebruik van de aanduiding Beautiful Budel op de website en in de domeinnaam inbreuk maakt op de handelsnaamrechten, auteursrechten en portretrechten van KCN en dat de stichting onrechtmatig aanhaakt bij de bekendheid van KCN en haar internationaal Keverweekend.

De naam 'Beautiful Budel' wordt meestal in combinatie met ‘internationaal keverweekend’ gebruikt en maar in een enkel geval apart zonder vergezeld te gaan van andere bewoordingen. Dat laatste gebruik is te gering om te kunnen oordelen dat KCN onder de naam ‘Beautiful Budel’ als handelsnaam naar buiten treedt. Het beroep van KCN op een handelsnaamrecht faalt.

Zonder nadere onderbouwing kan de website www.beautifulbudel.nl niet als een auteursrechtelijk beschermd werk worden aangemerkt. De Kever Club Nederland heeft geen portretrecht van haar bestuursleden en medewerkers. Portretrecht is een persoonlijkheidsrecht van elke individuele medewerker of bestuurslid van KCN, waar de vereniging geen beroep op kan doen.

Op de website waar in voorgaande jaren het internationaal Keverweekend van KCN werd aangekondigd, wordt nu promotie gemaakt voor het Keverweekend van de stichting. Dat kan verwarrend zijn voor de belangstellenden voor het internationaal Keverweekend van KCN. Niet aannemelijk is dan dat dit aanhaken bij het voormalige evenement van KCN in Budel voor KCN schade oplevert vanwege verwarring of onvoldoende bekendheid van haar evenement. De voorzieningenrechter zal daarom geen voorlopige voorziening treffen.

2.6. De voorzieningenrechter staat echter, indien sprake is van het voeren van een onderneming in de zin van artikel 1 Hnw, vervolgens voor de vraag of KCN op voor derden kenbare wijze naar buiten is getreden met de aanduiding ‘Beautiful Budel’ als handelsnaam van haar ‘onderneming’, zijnde het internationaal Keverweekend. (...) Naar het oordeel van de voorzieningenrechter volgt uit voormelde toegangskaarten e.a. niet, althans onvoldoende, dat KCN onder de naam ‘Beautiful Budel’ als handelsnaam voor de activiteit internationaal Keverweekend naar buiten treedt. De naam wordt meestal in combinatie met ‘internationaal keverweekend’ gebruikt en maar in een enkel geval apart zonder vergezeld te gaan van andere bewoordingen. Dat laatste gebruik is te gering om te kunnen oordelen dat KCN (ook) onder de naam ‘Beautiful Budel’ als handelsnaam naar buiten treedt. Het beroep van KCN op een handelsnaamrecht faalt.

2.8.De website achter deze domeinnaam beautifulbudel.nl is gebouwd door [gedaagde sub 2]. KCN claimt het auteursrecht op deze website. Alleen op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst in de zin van artikel 10 Auteurswet (Aw) kan auteursrecht rusten. Een (handels)naam is geen werk van letterkunde, wetenschap of kunst. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is het niet uitgesloten dat de vormgeving van een webpagina als een werk in de van artikel 10 Aw aangemerkt kan worden, terwijl broncodes ook een werk in de zin van de Aw kunnen opleveren, maar zonder een nadere onderbouwing welke elementen maken dat van een werk in de zin van de Aw sprake is kan de voorzieningenrechter de getoonde pagina’s van de website www.beautifulbudel.nl niet als een auteursrechtelijk beschermd werk aanmerken. Verder is niet gebleken dat het ontwerp van de webpagina’s door [gedaagde sub 2] tot stand is gebracht in opdracht of onder toezicht van KCN.

2.9. [gedaagde sub 2] stelt zijn website thans ter beschikking van de stichting ten behoeve van de promotie van het keverweekend dat de stichting in de maand september in Budel wil laten plaatsvinden onder de naam ‘The VW Aircooled Festival’. Op de website kunnen foto’s van het internationaal Keverweekend Budel 2011 van KCN worden bekeken. Op enkele van die foto’s staat een medewerker of bestuurslid van KCN afgebeeld. Portretrecht is een persoonlijkheidsrecht van elke individuele medewerker of bestuurslid van KCN, waar de vereniging geen beroep op kan doen. Er is gesteld noch gebleken dat KCN door elke van die medewerkers gemachtigd is om namens elke van die medewerkers in rechte op te treden tegen [gedaagde sub 2] en de stichting.

Op andere blogs:
DomJur
Novagraaf

Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem, 5 februari 2013, 200.098.888 (Hei Bike tegen Accell Duitsland)

Uitspraak ingezonden door Sven Klos, Klos Morel Vos & Schaap.

Ouder handelsnaamrecht vs jonger merkenrecht. Geen kwader trouw. Verwarringsgevaar.

Hei Bike verkoop fietsen en fietsonderdelen, heeft de domeinnaam heibike.nl / hei-bike.nl en als woordmerk HEIBIKE geregistreerd. Accell heeft het beeldmerk HAI BIKE geregistreerd en verkoopt fietsen in België en Nederland.

Twee grieven/vragen:
1) is het merkdepot door Accell te kwader trouw (2.4 aanhef en sub f BVIE)? en
2) handelt Accell onrechtmatig door het gebruik van haar jongere merknaam omdat verwarring is te duchten met de oudere handelsnaam van Hei Bike?

Ook als het hof er vanuit gaat dat Accell op de hoogte was van het handelsnaamgebruik van Hei Bike, is dat onvoldoende om te spreken van een depot te kwader trouw. (r.o. 4.3). Deze grief slaagt niet.

Onder verwijzing naar HR Eurotyre IEF 8366, wordt overwogen dat artikel 6:162 BW aan de gebruiker van een oudere handelsnaam aanvullende bescherming biedt tegen het gebruik van een jonger overeenstemmend merk dat verwarring wekt. Dat voor deze aanvullende onrechtmatigheid het gevaar van verwarring (te duchten verwarring) niet voldoende is doch daadwerkelijk opgetreden verwarring vereist is, kan in het arrest noch in de daaraan voorafgaande conclusie worden gelezen. Dat verwarring valt te duchten bij het gebruik van twee zozeer overeenstemmende tekens in dezelfde branche is voldoende aangetoond. Accell wordt onder anderen veroordeeld tot het plaatsen van advertenties in vakbladen.

Leestip: 4.4

Rechtbank Arnhem 19 december 2012, LJN BZ0486 (Surinaamse Brouwerij N.V. tegen gedaagde)

Vordering tot vervallenverklaring van merkregistratie voor alcholvrije dranken en tot doorhaling en nietigverklaring van woordmerk. Naam wordt gebruikt als handelsnaam. Rangorde van merkregistratie.

Surinaamse Brouwerij produceert sinds 1955 bier. Zij verhandelt haar bier voornamelijk in Suriname onder de merknaam PARBO. Deze merknaam bleek in de Benelux al op naam van anderen te zijn ingeschreven voor 'bieren'. Gedaagde is houder van drie woordmerken PARBO voor onder meer alcoholvrije dranken 498574 en diverse waren 869504 en 'bieren' 646953. De nietigheid van de eerste twee merken worden gevorderd omdat het merk helemaal niet is gebruikt voor alcoholvrije bieren.

Gedaagde stelt dat hij het merk de afgelopen 20 jaar wél normaal heeft gebruikt en overlegd daartoe onder andere een ongedateerde afbeelding van een reclameblad met de tekst "De eerste Surinaamse frisdrank in Nederland" met daarboven prominent het woord THRILL. Op de frisdranken wordt Parbo Food slechts als handelsnaam vermeld, zijnde de naam van de onderneming. Daarmee wordt geen normaal gebruik voor alcoholvrije dranken aangetoond. De expliciete keuze voor inschrijving van het merk voor alleen ‘alcoholvrije dranken’, terwijl een ruimere inschrijving ook mogelijk was geweest, brengt naar het oordeel van de rechtbank in dit geval mee dat eventueel gebruik van het merk voor soortgelijke waren geen instandhoudend merkgebruik oplevert.

De merkinschrijving uit 1991 wordt vervallen verklaard wegens gebrek aan normaal gebruik. En daarmee vervalt het oudste recht op het merk PARBO voor alcoholvrije dranken. Surinaamse Brouwerij is succesvol in de nietigverklaring van het merk van gedaagde dat volgens de rangorde is geregistreerd ná haar woordmerk PARBO voor diverse waren.

4.5.  De enige producties van [gedaagde] die normaal gebruik van het merk PARBO voor alcoholvrije dranken zouden kunnen aantonen zijn naar het oordeel van de rechtbank de afbeeldingen van de verschillende frisdranken van Parbo Food Holland. Voor die frisdranken gebruikt [gedaagde] echter prominent het woord THRILL (en voor bronwater Blue Life) als onderscheidingsteken op het etiket, dus als merknaam ter onderscheiding van haar frisdranken. Parbo Food wordt bij deze frisdranken vermeld als handelsnaam, te weten de naam van de onderneming. Daarmee heeft [gedaagde] niet aangetoond dat zij het merk PARBO heeft gebruikt voor alcoholvrije dranken. Voorts wordt overwogen dat eventueel gebruik door [gedaagde] van het merk PARBO voor waren die soortgelijk zijn aan ‘alcoholvrije dranken’ ook géén normaal gebruik voor alcoholvrije dranken zou opleveren. De expliciete keuze voor inschrijving van het merk voor alleen ‘alcoholvrije dranken’, terwijl een ruimere inschrijving ook mogelijk was geweest, brengt naar het oordeel van de rechtbank in dit geval mee dat eventueel gebruik van het merk voor soortgelijke waren geen instandhoudend merkgebruik oplevert. Gelet hierop acht de rechtbank het niet zinvol om [gedaagde] toe te laten tot verder bewijs van instandhoudend merkgebruik.

4.11.  De slotsom is dat Surinaamse Brouwerij met de merkregistratie van het woordmerk PARBO nr. 0842935 van 7 juli 2008 (depotdatum: 14 april 2008) in de klassen 29, 30 en 32 de oudste inschrijving van het woordmerk PARBO in de Benelux op haar naam heeft staan en dat dit merk daarmee in rangorde vóór het op 28 september 2009 onder nr. 0869504 geregistreerde merk PARBO op naam van [gedaagde] komt. De vordering tot nietigverklaring van deze laatstgenoemde merkinschrijving PARBO zal daarom worden toegewezen. Ook zal de gevorderde doorhaling van de desbetreffende merkregistratie van [gedaagde] in het Benelux merkenregister worden gelast.

Vzr. Rechtbank Rotterdam 21 januari 2013, LJN BZ0085 (Tegeldump.nl B.V. tegen M.R. Tegels B.V.)

Executiegeschil na bodemprocedure LJN BZ0871. Gebruik van gegevens uit KvK door derde, is geen gebruik handelsnaamrecht. Geen dwangsommen verbeurd. Opheffing beslagen. Artikel 1019h Rv ziet ook op procedures die het vervolg zijn op IE-inbreukprocedures, waaronder executiegeschillen zoals hier aan de orde.

Bij vonnis van de voorzieningenrechter is Tegeldump veroordeeld tot het staken van het gebruik van de handelsnaam "Mr. Tegeldump.nl" op straffe van een dwangsom. Anders dan M.R. Tegels stelt, brengt een redelijke uitleg van die veroordeling niet mee dat Tegeldump.nl ook tegen het gebruik van die handelsnaam “Mr. Tegeldump.nl” in de vorm van de vermelding op internet van die handelsnaam door derden op te treden.

Het betreft een vermelding op www.allebedrijvenincapeleaandenijssel.nl, die haar gegevens van de Kamer van Koophandel heeft verkregen. Ten tijde van de registratie van de handelsnaam was er geen sprake van een veroordeling met een daaraan verbonden dwangsom. De dwangsom kan dus niet op basis van die eerdere actie verbeurd zijn. De voorzieningenrechter oordeelt dat de veroordeling geen verplichting inhield om actief alle vermeldingen op diverse sites te doen verwijderen, zelfs niet als dat mogelijk was. Daarbij doet niet ter zake dat die vermelding het gevolg was van het registreren van de handelsnaam in het handelsregister.

Artikel 1019h Rv ziet ook op procedures die het vervolg zijn op IE-inbreukprocedures, waaronder executiegeschillen zoals hier aan de orde. De gelegde beslagen worden opgeheven.

3.6 (...) Dat de vermelding Mr.Tegeldump.nl op de site www.allebedrijvenincapelleaandenijssel.nl heeft gestaan tot 5 november 2012 of (kort) daarna staat vast.
M.R. Tegels heeft niet betwist dat Tegeldump.nl de vermelding “Mr. Tegeldump.nl” niet zelf op de betreffende websites heeft doen plaatsen. Op basis van de over en weer ingenomen stellingen en de overgelegde stukken moet worden aangenomen dat de organisatie achter deze website dit gegeven heeft verkregen van de Kamer van Koophandel, waar Tegeldump.nl in het handelsregister aanvankelijk “Mr. Tegeldump.nl” als handelsnaam had geregistreerd.

3.7.  M.R. Tegels is van oordeel dat die aanvankelijke vermelding een onrechtmatige daad van Tegeldump.nl vormt. Dat is op zich in beginsel juist, maar ten tijde van die registratie was geen sprake van een veroordeling met een daaraan verbonden dwangsom. Tegeldump.nl had die handelsnaam immers al op 26 augustus 2011 doen inschrijven in het handelsregister, derhalve ruim voor het vonnis in kwestie.
De dwangsom kan dus niet op basis van die eerdere actie verbeurd zijn.

3.8.  Daarnaast meent M.R. Tegels dat Tegeldump.nl gehouden was de betrokken site te benaderen om de vermelding te laten verwijderen. Dat was mogelijk en Tegeldump.nl heeft dat ook gedaan, zowel bij deze site als bij andere sites, maar te laat.
Naar het oordeel van de voorzieningenrechter hield de veroordeling, zoals uit het voorgaande blijkt, geen verplichting in om actief alle vermeldingen op diverse sites, waaronder de onderhavige, te doen verwijderen, zelfs niet als dat (zoals hier moet worden aangenomen, met enige moeite) mogelijk was. Daarbij doet niet ter zake dat die vermelding het gevolg was van een eerdere actie van Tegeldump.nl (het registreren van de handelsnaam in het handelsregister).

3.10.  Tegen de achtergrond van het voorgaande en nu van enig ander actief gebruik van de vermelding “Mr. Tegeldump.nl” na de in het vonnis genoemde maand niet is gebleken, moet worden aangenomen dat Tegeldump.nl tijdig heeft voldaan aan het vonnis van 12 september 2012 en dat zij derhalve geen dwangsommen heeft verbeurd. Nu de beslagen louter waren gelegd omdat M.R. Tegels meende dat de maximale dwangsommen waren verbeurd, zijn de beslagen dus ten onrechte gelegd. De vraag of deze beslagen ook zijn gelegd voor de proceskostenveroordeling (waarvan vast staat dat deze eind september 2012 is betaald en waarvoor M.R. Tegels de deurwaarder ook niet had opgedragen beslag te leggen) kan, gelet op het voorgaande, als irrelevant verder onbesproken blijven. Datzelfde geldt voor de vraag of de bankbeslagen geacht moeten worden nog te liggen of niet (omdat de rekening een debetsaldo vertoont).

Dat betekent dat de vordering tot opheffing van de door M.R. Tegels ten laste van Tegeldump.nl gelegde beslagen zal worden toegewezen. Om praktische problemen te voorkomen zullen de beslagen per 22 januari 2013 te 08:00 uur worden opgeheven.

Hof 's-Hertogenbosch 29 januari 2013, LJN BZ1057 (Melano B.V. tegen T. hodn Quiges Fashion Jewels)

Uitspraak ingezonden door Hans Erik van Gorp, Rassers advocaten.

Onrechtmatige daad. Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Sieraden. Merkenrecht/handelsnaam. Proceskosten. 

In navolging van IEF 9708. De op slaafse nabootsing gebaseerde vordering kan niet worden toegewezen reeds omdat niet is komen vast te staan dat T. de Melano-sieraden heeft nagebootst. De stelling dat Tang jegens Melano onrechtmatig heeft gehandeld door de door een derde onrechtmatig nagebootste Eligo sieraden te verhandelen, is onvoldoende onderbouwd. Ook het in hoger beroep aangevoerde verwarringsgevaar is, volgens het hof, onvoldoende onderbouwd.

Het door Melano gestelde gebruik door T. van Melano's handelsnaam en merk is naar het oordeel van het hof niet komen vast te staan. Het enkele feit dat de namen op een website van een derde voorkwamen is onvoldoende om gebruik door Tang van de naam Melano aan te nemen. Geen van de principale grieven slaagt.

Proceskosten
Het feitencomplex is naar het oordeel van het hof beperkt qua omvang. Gelet hierop, op de gemotiveerde betwisting door Melano van de urenspecificatie van T. ('s raadsman) en op het feit dat de rechtbank naar het oordeel van het hof deze zaak terecht als eenvoudige bodemzaak heeft aangemerkt, slaagt de incidentele grief niet. T. wordt veroordeeld in de proceskosten. Het hof bekrachtigt het vonnis van de Rechtbank 's-Hertogenbosch.

7.6.4. Het hof oordeelt als volgt.
De op slaafse nabootsing gebaseerde vordering kan niet worden toegewezen reeds omdat niet is komen vast te staan dat T. de Melano sieraden heeft nagebootst. T. heeft reeds in eerste aanleg – door Melano onweersproken - gesteld dat hij de Eligo sieraden in november 2009 als gereed product heeft gekocht van een met name genoemde leverancier. Uit niets blijkt dat T. zelf heeft nagebootst of heeft laten nabootsen. Voorzover Melano heeft bedoeld te stellen dat T. niettemin jegens haar onrechtmatig handelt door de door een derde onrechtmatig nagebootste Eligo sieraden te verhandelen, heeft zij die stelling niet althans onvoldoende onderbouwd.
Tenslotte – en ten overvloede – overweegt het hof dat hetgeen Melano in hoger beroep heeft aangevoerd omtrent de eigen plaats op de markt en het verwarringsgevaar, in het licht van de gemotiveerde betwisting door T., onvoldoende is onderbouwd. De enkele eervolle vermelding op een sieradenbeurs, welke vermelding overigens één Melano sieraad betrof, of een aantal “hits” via Google is onvoldoende om aan te nemen dat de Melano sieraden een eigen plaats op de markt innemen, temeer nu T. onderbouwd heeft aangevoerd dat er veel meer vergelijkbare sieraden op de markt zijn. Verder blijkt nergens uit dat de door Melano gestelde Verispect controle verband hield met de Eligo sieraden. Ook de door de rechtbank aangenomen overeenstemming (in het kader van een auteursrechtelijke toetsing), die T. overigens heeft betwist, is zonder nadere toelichting, die ontbreekt, onvoldoende om verwarringsgevaar aan te nemen.
De derde grief slaagt niet.

7.7.3. Het hof is van oordeel dat het door Melano gestelde gebruik door T. van Melano’s handelsnaam en merk niet is komen vast te staan. Het enkele feit dat de namen Melano en Quiges op een website van een derde voorkomen is onvoldoende om gebruik door T. van de naam Melano aan te nemen.
De vierde grief slaagt evenmin.

7.9.3. Het hof stelt voorop dat het verweer tegen vergoeding van volledige proceskosten zich toe kan spitsen niet alleen op het aantal in rekening te brengen uren van de behandelend advocaat en het daarop toe te passen uurtarief, maar ook op de vraag of die kosten “redelijk en evenredig” zijn en of de billijkheid zich wellicht tegen de gevorderde vergoeding verzet.
Hoewel het enkele feit dat de advocaat van de ene partij beduidend meer uren in rekening heeft gebracht dan de advocaat van de andere partij op zichzelf genomen nog niet betekent dat de kosten van eerstgenoemde partij niet als redelijk en evenredig zijn aan te merken, kan een grote discrepantie tussen de in rekening gebrachte uren daarvoor wel een indicatie zijn. T. heeft deze discrepantie – tussen 154 uren aan de zijde van T. en 20 uren aan de zijde van Melano - niet toegelicht. Verder heeft T. onvoldoende concreet toegelicht waarom deze zaak geen eenvoudige bodemzaak zou zijn. T. heeft verwezen naar “de omvang van het redelijkerwijs noodzakelijke feitenonderzoek en de omvang van het relevante feitencomplex”. Dat feitencomplex is naar het oordeel van het hof echter beperkt qua omvang, mede gelet op de eigen stellingen van T. dat hij slechts een maand of twee een beperkt aantal Eligo sieraden heeft verkocht. T. heeft verder zijn stelling dat Melano “zelf van deze zaak een niet eenvoudige bodemzaak heeft gemaakt” niet toegelicht.
Gelet hierop, op de gemotiveerde betwisting door Melano van de urenspecificatie van T. (’s raadsman) en op het feit dat de rechtbank naar het oordeel van het hof deze zaak terecht als eenvoudige bodemzaak heeft aangemerkt, slaagt de incidentele grief niet.
T. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de aan de zijde van Melano gevallen proceskosten worden veroordeeld.

Lees het afschrift HD 200.094.532, schone versie hier, LJN BZ1057.

Gerecht EU 24 januari 2013, zaak T-474/09 (Fercal - Consultadoria e Serviços / OHMI - Jacson of Scandinavia (JACKSON SHOES)) - dossier

Gemeenschapsmerk. Handelsnaamrecht. Beroep tot nietigverklaring, door de houder van het gemeenschapswoordmerk „JACKSON SHOES” voor waren van de klassen 25 ingesteld tegen beslissing R 1253/2008-2 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (BHIM) van 18 augustus 2009 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling houdende toewijzing van het verzoek om nietigverklaring van bedoeld merk, ingediend door de houder van de nationale handelsnaam „JACSON OF SCANDINAVIA AB".

Het beroep wordt afgewezen. Gelet op de gelijkenis van de elementen "Jackson" en "Jacson" en de totaalindruk die door de conflicterende tekens en de identiteit van de betrokken producten, is door de kamer terecht vastgesteld dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen het Gemeenschapsmerk en de handelsnaam.

35. À cet égard, il y a lieu de relever que ces allégations ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours. Il convient en effet de constater que la requérante reconnaît la similitude des éléments « jackson » et « jacson ». Par ailleurs, les écritures de la requérante ne comportent aucun élément quant à l’incidence du mot « shoes » et de la combinaison de mots « of scandinavia » sur la similitude des signes en conflit et sur le risque de confusion. De même, la requérante n’a pas démontré dans quelle mesure lesdits signes, pris dans leur ensemble, se distinguaient. Dans ces conditions, même en admettant, comme le soutient la requérante, que les éléments « jackson » et « jacson » sont faiblement distinctifs, la chambre de recours était fondée, au vu de la similitude desdits éléments et de l’identité des produits, à reconnaître l’existence d’un risque de confusion.

37. Eu égard à la similitude des éléments « jackson » et « jacson », à l’impression d’ensemble dégagée par les signes en conflits et à l’identité des produits visés, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit en constatant, au point 21 de la décision attaquée, l’existence d’un risque de confusion entre la marque communautaire et le nom commercial de l’intervenante.