Rechtspraak  

M. Buijnsters, 'Het ´ondernemingsbegrip´ van de Handelsnaamwet', IEF 10853.

Met commentaar van Mark Buijnsters, BRight advocaten.

Wanneer is er sprake van een “onderneming” in de zin van de Handelsnaamwet? Het antwoord op deze vraag is van groot belang bij het inroepen van enig handelsnaamrecht. Enkel een “onderneming” als zodanig kan namelijk een handelsnaam voeren en het gebruik van andere verwarringwekkende handelsnamen verbieden. Betreft het geen “onderneming” dan kan op grond van de handelsnaamwet niet opgetreden worden. Over hoe ver het ‘ondernemingsbegrip’ reikt, heeft het Hof ’s-Hertogenbosch zich recentelijk uitgesproken (IEF 10718)[1].

In het kort ging het in deze uitspraak om het gebruik van de namen ‘Tilburgs Ambulatorium Neuropsychologie’ en ‘TAN’. Deze namen werden eerst geruime tijd gebruikt door een onderzoekscentrum van de Universiteit van Tilburg en vervolgens is een maatschap onder deze namen gaan handelen. Na beëindiging van deze maatschap ontstond er een geschil over wie het recht heeft op het gebruik van deze namen. Om deze vraag te beantwoorden, diende het Hof allereerst te beoordelen in hoeverre een dergelijk onderzoekscentrum en een maatschap als “onderneming” in de zin van de Handelsnaamwet aangemerkt kunnen worden.

In de jurisprudentie (waaronder in het bekende Tandum-arrest [2]) is de volgende hoofdregel ontwikkeld. Een entiteit is een “onderneming” indien: “in een naar buiten optredend georganiseerd verband op commerciële wijze wordt deelgenomen aan het economisch verkeer, waarbij het oogmerk om materieel voordeel te behalen bestaat, dan wel dat men in concurrentie treedt met derden, die op commerciële wijze aan het economisch verkeer deelnemen. Wordt door een entiteit aan deze criteria voldaan, dan is zij een onderneming in de zin van de Handelsnaamwet en geniet de door haar gebruikte naam handelsnaamrechtelijke bescherming.

Zoals het Hof in casu ook aangeeft, vallen vrije beroepsbeoefenaren als zodanig in beginsel niet onder dit ondernemingsbegrip, ook niet indien zij in een maatschap georganiseerd zijn. Het zonder meer eenvoudig tezamen uitoefenen van een beroep, zonder bedrijfsmatig karakter, kan niet als onderneming beschouwd worden. Zo is in het (verre) verleden bijvoorbeeld geoordeeld dat een tandheelkundig instituut[3] en een mannenkoor[4] niet als “onderneming” zijn aan te merken. Het is slechts anders indien de vrije beroepsbeoefenaren als georganiseerd verband het oogmerk hebben om materieel voordeel te behalen.

Dit toepassend op de voor haar liggende kwestie komt het Hof tot de conclusie dat het onderzoekscentrum geen “onderneming” in de zin van de Handelsnaamwet is en de maatschap wel. Het onderzoekscentrum nam namelijk niet op commerciële wijze deel aan het economisch verkeer omdat het meer gericht was op wetenschappelijk onderzoek en niet op het nastreven van materieel voordeel. De maatschap presenteerde zich daarentegen als georganiseerd verband aan het handelsverkeer en verrichtte in die hoedanigheid testen tegen een commerciële vergoeding (en had derhalve het oogmerk materieel voordeel te behalen!). De handelsnaamrechten zijn derhalve pas gecreëerd in de periode nadat de maatschap was opgericht en niet al ten tijde van het onderzoekscentrum. De handelsnaamrechten behoren dan ook tot het vermogen van de maatschap.

De ruime opvatting van het ondernemingsbegrip die het Hof hier hanteert is niet nieuw. Immers, dit sluit nog steeds aan op het Tandem-arrest en de vele daaropvolgende uitspraken waarin is bepaald dat voor het antwoord op de vraag of aan vrije beroepsbeoefenaren handelsnaamrechten toekomen, beslissend is of het georganiseerd verband commercieel gewin beoogd heeft. Zo zijn reeds eerder als onderneming aangeduid: een maatschap van architecten, een maatschap van samenwerkende muzikanten, alsmede een verpleegkundige maatschap en een VOF van samenwerkende creatieve specialisten [5].

[1] Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 20 december 2011, LJN BU8950.
[2] Hetgeen onder meer is bepaald in: HR 24 december 1976, NJ 1978, 431 (Tandem/Tendum).
[3] Rb. Amsterdam 8 oktober 1938, NJ 1939, 643.
[4] Rb. Zwolle 20 februari 1969, BIE 1971, 92.
[5] Respectievelijk Vzr. Rb. Breda 16 juli 2003, IER 2003, 75 (Parklaan Landschapsarchitecten); Pres. Rb. Utrecht 6 februari 1974, NJ 1974, 381 (Ekseption); Rb. Rotterdam 2 augustus 2007, VZ VERZ 04-3665 (Duozorg); HR 24 december 1976, NJ 1978, 431 (Tandem/Tendum).

OHIM Cancellation division 11 januari 2012, OHIM reference 5018 C (Innova Market Insights B.V. tegen Innovadex LLC)

Met dank aan Arnout Gieske en Sander Verbeek, Van Diepen Van der Kroef.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht tegen een jonger Gemeenschapsmerk. Vraag of er sprake is van een recht van meer dan plaatselijke betekenis in de zin van artikel 8 lid 4 Gemeenschapsmerkenverordening (CTMR). Het OHIM overweegt onder meer dat het onduidelijkheid is of, en zo ja onder welke omstandigheden in Nederland een oudere handelsnaam het recht geeft om het gebruik van jonger merk te verbieden.

Gemeenschapswoordmerk INNOVADEX (klasse 42; technische informatie in databank betreffende ruwe materialen chemicaliën, voedsel, dranken, farmaceutische producten, etc.). Innova Market Insights B.V. vraagt om nietigverklaring van gemeenschapsmerk op basis van haar oudere handelsnaam die wordt gebruikt voor een online databank voor de voedselindustrie.

Slechts sommige bewijsstukken leveren bewijs als gebruik als handelsnaam. Echter het bewijs laat zien dat de databank vanuit Nederland wordt gevoerd, maar bewijst niet gebruik in Nederland. Temeer omdat de databank op een .com-site staat en in het Engels wordt weergegeven.

Er wordt geen bewijs geleverd dat er sprake is van gebruik dat meer dan lokale bekendheid bestaat. Het gebruik van INNOVA is meer een gebruik als merkrecht dan als handelsnaam. Tot slot voegt Cancellation Division een aantal paragrafen toe over het bestaan van een ouder recht in de zin van artikel 8(4) CTMR. Echter omdat artikel 5 Hnw, waarmee gebruik van dezelfde handelsnaam kan worden verboden, geen duidelijke voorwaarden geeft voor het verbieden van een jonger merkrecht op basis van een oudere handelsnaam, kan het niet als 'well-known fact' vaststaan dat een merkaanvrage daarom kan worden geweigerd als uitzondering op artikel 8(4) CTMR.

(39) The invalidity applicant is situated in the Netherlands, and the evidence supports that this is the principal office of the invalidity applicant. This may indicate use from the Netherlands, but as such not in the Netherlands, in particular considering the apparently international flavout of the database. Furthermore, none of the evidence suggests any particular use of the trade name in the Netherlands. The URL of the database indicated in the evidence is the generic top-level domein .com and the database is in English, so it does not prove anything as such in respect of use in any specific country.

(40) Even if use of a trade name on the internet is considered nationwide use under Dutch law, the invalidity applicant is nevertheless required under Article 8(4) CTMR to demonstrate the geographical and economic extent of use of the trade name in the geographical area for which it is claimed, in this cas teh Netherlands.

(44) Therefore, the invalidy applicant has failed to prove that it has axquired rights of more than local significance prior to the filing of the contested CTM under Article 8(4)(a) to the extent it has claimed this in respect of providing a database.

Bekend feit?

(55) One possible exception to the restriction of the OHIM in examing facts ex officio in interpartes proceedings under Article 76 CTMR may occur if the national law relied on can be considered a well-known fact (see the judgment of the General Court of 09/12/2010, T-303/08, 'Golden Elephant', paragrahs 65 and 67). According to the General Court, well-known facts are facts likely to be known by anyone or which may be learnt from generally acceissible sources (see also the judgment of the General Court of 20/042005, T-318/03), 'Atomic Blitz', paragraph 35).

(56) as to the cited national law in the present case, it is clear that the OHIM guidelines state that a right to a trade name may be used to prohibit the use of a subsequent trade mark. Reference is made to Article 2.19 BCIP, the Trade Name Act and Article 6:162 of the Dutch Civil Code. Although this suggests the possibility of using a trade name to prohibit the use of a trade mark under Dutch law, this had been contested by the CTM proprietor.

(58) This provision [red. 5 Hnw] only makes reference to the use of trade names, not trade marks, and therefore does not according to its wording seem to be applicable to the case at hand.

(60) Given the fact that the issue of whether an earlier trade name may be applied to prohibit the use of a later trade mark and the conditions for prohibiting such use at best seems to be a bit unclear under Dutch law, it cannot be considered to be a well-known fact which the Cancellation Divison should establish. Instead, the invalidity applicant should have submitted evidence  proving that a Dutch trade name can be invoked to prohibit use of a later trade mark under Article 8(4) CTMR as well as the conditions for prohibiting use. In the absence of this, the Cancellation Division finds that the invalidity applicant failed to prove under Artle 8(4) CTMR that Dutch law provides the proprietor of an earlier trade name the right to prohibit the use of a later trade mark.

Op andere blogs:
Nederlandsch Octrooibureau (Oudere handelsnaam tegenover jonger merk)

Vzr. Rechtbank Alkmaar 12 januari 2012, LJN BV0727 (Top Verzekeringen v.o.f. tegen Topzeker Heiloo b.v.)

Handelsnaamrecht. Domeinnaam.

In 1990 werd de Top Groep opgericht. Eind 2006 is de afdeling 'Top Verzekeringen en Hypotheken' verkocht en werd onder meer een vergoeding betaald voor het gebruik van de handelsnaam. In september 2010 is Top Verzekeringen opgericht met diverse handelsnamen en is de domeinnaam topgroep.eu geregistreerd. Topzeker Heiloo is in juni 2011 opgericht en gebruikt domeinnaam topzeker.nl. In het plaatselijk weekblad van Heiloo en omstreken "De Uitkijkpost" van 7 september 2011 is in een artikel aandacht besteed aan het bestaan van de nieuwe Topzeker winkel te Heiloo onder de titel 'Alles in één met Topzeker verzekeringen en hypotheken'.

Gezien dezelfde aard van de ondernemingen en de geringe afstand van enkele kilometers tussen de twee vestigingsplaatsen is er verwarringsgevaar. Topzeker moet inbreuk nagenoeg gelijke handelsnaam op Top Verzekeringen & Hypotheken en gebruik domeinnaam staken.

4.3 Vervolgens dient beoordeeld te worden of door het gebruik van de nagenoeg identieke handelsnaam gevaar voor verwarring bij het publiek te duchten valt. Beide vennootschappen zijn actief op de markt als tussenpersoon voor verzekeringen en advisering voor verzekeringen en hypotheken. Daarmee is de aard van de ondernemingen in ieder geval dezelfde. Top Verzekeringen is gevestigd in Limmen, terwijl Topzeker is gevestigd in Heiloo. Door Topzeker is weliswaar betwist dat Top Verzekeringen (mede) vanuit Limmen haar bedrijf uitoefent, maar aan dit standpunt van Topzeker wordt voorbij gegaan. Door Top Verzekeringen is voldoende aannemelijk gemaakt dat daadwerkelijk bedrijfsactiviteiten vanaf het huisadres van [] worden uitgeoefend. Het adres wordt bovendien vermeld in het uittreksel van de Kamer van Koophandel. Verder is van belang dat de onderlinge afstand tussen Limmen en Heiloo slechts enkele kilometers bedraagt. Gelet op deze omstandigheden - in onderlinge samenhang genomen - wordt geoordeeld dat voldoende aannemelijk geworden is dat verwarring bij het publiek tussen beiden ondernemingen te duchten valt. Bovendien is door Top Verzekeringen betoogd dat dit verwarringgevaar zich reeds heeft verwezenlijkt in die zin dat klanten van haar, naar aanleiding van het artikel over de winkel van Topzeker in Heiloo, haar gevraagd hebben of deze winkel onderdeel uitmaakt van de onderneming van Top Verzekeringen. De omstandigheid dat op het woonhuis van [] te Limmen niet - bijvoorbeeld door een bord en dergelijke - kenbaar wordt gemaakt dat vanaf dat adres ook het bedrijf Top Verzekeringen wordt uitgeoefend, maakt dit alles naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet anders. Immers, het is niet ondenkbaar dat klanten van Top Verzekeringen gedacht hebben dat er sprake was van een uitbreiding van de dienstverlening door Top Verzekeringen, bijvoorbeeld door uitbreiding van de openingstijden met een winkeladres.

4.4 Nu aan alle criteria van artikel 5 van de Handelsnaamwet wordt voldaan, wordt geoordeeld dat het gebruik van de handelsnamen 'Topzeker Heiloo' en "Topzeker Verzekeringen en Hypotheken' onrechtmatig is jegens Top Verzekeringen.

Vzr. Rechtbank Utrecht 6 januari 2012, LJN BV0403 (Scorpio Beveiligingen Maarssen/De Kroon beheer tegen Freeth beveiligingen Maarssen)

Handelsnaam. De Kroon heeft het failliete SBM gekocht en het Beneluxwoordmerk SBM geregistreerd. Vóór het faillissement heeft directeur Freeth FBM opgericht, na een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden van SBM wordt Freeth gesommeerd inbreuk op handelsnaam- en merkenrecht te staken.

Handelsnamen met beschrijvende termen "beveiliging" en "Maarssen". De termen “beveiligingen” en “Maarssen” zijn weliswaar identiek, maar deze worden gebruikt in combinatie met de (in de handelsnamen als eerst genoemde) termen Scorpio respectievelijk Freeth, die in het geheel niet op elkaar lijken. Derhalve is niet aannemelijk dat door de toevoeging “Maarssen” achter “Freeth Beveiligingen” bij het op normale wijze oplettend en onderscheidend publiek verwarring wordt gewekt.Freeth Beveiligingen mag de toevoeging "Maarssen" dan ook gebruiken. De voorzieningenrechter beveelt Freeth Beveiligingen om binnen drie weken na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het merkenrecht van De Kroon en het handelsnaam- en auteursrecht van SBM te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder zich te onthouden van het voeren van een handelsnaam en/of logo met daarin de lettercombinatie “FBM".

4.5. Ingevolge artikel 5 HNW is het verboden een handelsnaam te voeren, die voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.
Niet in geschil is dat Freeth Beveiligingen met de handelsnaam “FBM” in strijd met dit verbod handelt. Uit hetgeen Freeth Beveiligingen ter mondelinge behandeling heeft aangevoerd, maakt de voorzieningenrechter op dat Freeth Beveiligingen zich echter op het standpunt stelt dat de commercieel directeur van SBM haar bij e-mails van 2 februari 2011 en 20 april 2011 toestemming voor het gebruik van deze handelsnaam heeft gegeven. SBM c.s. heeft dit betwist. Hoewel Freeth Beveiligingen de desbetreffende e-mails niet in het geding heeft gebracht, komt haar stelling gelet op het in rechtsoverweging 2.7 weergegeven citaat uit de vaststellingsovereenkomst – die van latere datum is – onaannemelijk voor, zodat daaraan voorbij wordt gegaan.

4.6. Tussen partijen staat tot slot nog ter discussie of Freeth Beveiligingen bevoegd is de term “Maarssen” in haar handelsnaam te gebruiken. SBM c.s. heeft daar bezwaar tegen, omdat de afkorting van de handelsnaam dan nog steeds “FBM” is. Zoals Freeth Beveiligingen terecht heeft aangevoerd, betreft Maarssen de vestigingsplaats van haar vennootschap. Deze term is – net als de term “beveiligingen” die de diensten van de vennootschap aanduidt – derhalve louter beschrijvend. Het gebruik van een louter beschrijvende term mag in beginsel niet worden gemonopoliseerd. Bij de beoordeling van een handelsnaam in het kader van artikel 5 HNW is echter doorslaggevend of de handelsnaam in zijn geheel verwarring wekt. Toegespitst op onderhavige zaak dient de vraag te worden beantwoord of de handelsnamen Scorpio Beveiligingen Maarssen enerzijds en Freeth Beveiligingen Maarssen anderzijds, in hun geheel beschouwd, een zodanige grote gelijkenis vertonen dat verwarringsgevaar is te duchten. De voorzieningenrechter beantwoordt die vraag ontkennend. De termen “beveiligingen” en “Maarssen” zijn weliswaar identiek, maar deze worden gebruikt in combinatie met de (in de handelsnamen als eerst genoemde) termen Scorpio respectievelijk Freeth, die in het geheel niet op elkaar lijken. Derhalve is niet aannemelijk dat door de toevoeging “Maarssen” achter “Freeth Beveiligingen” bij het op normale wijze oplettend en onderscheidend publiek verwarring wordt gewekt. Freeth Beveiligingen mag deze toevoeging dan ook gebruiken.

4.7. Het bovenstaande leidt ertoe dat het gevorderde bevel zal worden toegewezen zoals vermeld onder 5.1. De voorzieningenrechter ziet aanleiding om de gevorderde dwangsom te maximeren tot een bedrag van € 50.000,00.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 11 januari 2012, KG ZA 11-1284 (X tegen Y; scally wag's)

Y heeft in 1994 een lunchroom geopend aan de Wagenstraat 117 te ’s-Gravenhage, genaamd ‘Scallywags the Tearoom’. Nadien is de naam gewijzigd in ‘Scallywags Lunchroom’. X was daar werkzaam en kreeg in 2007 de lunchroom verkocht en overgedragen van Y. Hierna volgde Beneluxwoordmerk Scally Wag's op naam van X. Y linkt de website scallywagsrestaurants.com door naar de website van de lunchroom die Y nu exploiteert, tevens heeft hij geïnteresseerden geïnformeerd dat Scallywags niet meer bestaat of is verhuisd. X is hiertoe een kort geding gestart.

Uit de schriftelijke weergave van de afspraken volgt niet dat de handelsnaam Scallywags is overgedragen. Ook bij de inschrijving bij de KvK is nooit door Y aangegeven dat Y de naam niet meer te zullen gebruiken.

In reconventie wordt geoordeeld dat X zijn handelsnaam moet wijziging binnen drie weken. Scally's mag X wel gebruiken, dat heeft Y ter zitting aangegeven.

5.5. Samenvattend is naar voorlopig oordeel niet vast komen te staan dat [Y] de handelsnaam ‘Scallywags’ of ‘Scallywags lunchroom’ heeft overgedragen aan [X]. [X] heeft niet gesteld dat hij op basis van punt 2 van de overeenkomst een exclusief gebruiksrecht van ‘Scallywags’ had gekregen. [Y] is derhalve gerechtigd gebruik te maken van die handelsnaam, zonder dat [X] zich daar tegen kan verzetten. De vordering gegrond op het handelsnaamrecht zal dientengevolge worden afgewezen. Van overig onrechtmatig handelen van [Y] is de voorzieningenrechter voorshands niet gebleken. Evenmin kan [X] zich op basis van zijn merkrechten verzetten tegen het gebruik van de oudere handelsnaam door [Y].

6.2. Tussen partijen is in confesso dat met het voeren van de handelsnaam ‘Scallywags lunchroom’ verwarring te duchten is ten opzichte van ‘Scallywags’of ‘Scallywags the restaurant’, zodat de inbreuk door [X] voorshands vaststaat. Zoals hiervoor reeds is overwogen, heeft [X] niet gesteld dat hij op basis van punt 2 van de overeenkomst een (exclusief) gebruiksrecht van ‘Scallywags’ had gekregen.

6.3. De vordering van [Y] die ziet op het staken van het gebruik van de handelsnaam ‘Scallywags’of ‘Scally Wags’ zal derhalve worden toegewezen. Ter voorkoming van executiegeschillen zal de termijn waarbinnen [X] aan de veroordeling moet voldoen worden gesteld op drie weken na betekening van dit vonnis. Voorts zij voor de duidelijkheid overwogen dat het verbod nadrukkelijk niet ziet op gebruik door [X] van de naam ‘Scally’s’ daar [Y] ter zitting heeft aangegeven dat [X] die naam mocht gebruiken.

Op andere blogs:
Nederlandsch Octrooibureau (Haagse lunchroom in andere handen, maar de naam niet)

WIPO Arbitration 3 januari 2012, DNL 2011-0062 (inzake clickbank.nl; geschillenbeslechter: Wolter Wefers Bettink)

Merkenrecht. Handelsnaamrecht zonder vestiging in Nederland. Eiser is Click Sales, houdster van het merk CLICKBANK in meer dan 200 landen en die via clickbank.com een digitale marktplaats aanbiedt. De .nl-domeinnaam wordt doorgelinkt naar een pornografische website. Naast een beroep op het merkenrecht, doet eiser ook een beroep op haar Nederlandse handelsnaamrecht, ondanks dat ze niet is gevestigd of handel drijft in Nederland. Het is daarvoor voldoende dat zij een reputatie heeft in Nederland (zie voetnoot), om hierop een beroep te kunnen doen.

Gedaagde heeft geen recht of legitiem belang, en de verwijzing naar een pornografische site kan een indicatie zijn van een registratie te kwader trouw gebaseerd op aantasting van de merken van eiser. De overdracht van de domeinnaam wordt bevolen.

Onder A. Complainant also claims that it does business under the name “ClickBank” and that it uses this name to identify itself as a corporate entity. Complainant’s Vice President of Operations has stated in a declaration, which Complainant provided as evidence, that “ClickBank” is used in commerce extensively and therefore has become famous in The Netherlands. As evidence thereof, Complainant has also provided a screenshot which shows the results of a search on “www.google.nl” generated by the term “clickbank ervaringen” (“clickbank experiences”). Complainant also refers to its website “www.clickbank.com”, which contains, inter alia, press articles on ClickBank (the company) and an item “Why ClickBank?” which refers to ClickBank as the company operating the website “www.clickbank.com” (“a secure online outlet for more than 50,000 products and 100,000 active marketers”). The Panel understands from this that Complainant in this case also relies on rights under Dutch law in the trade name “ClickBank”.

Under Dutch law, rights in a trade name are obtained by a company using the relevant name in commerce. It is not necessary that the entity is established in The Netherlands or that its trading area is located in The Netherlands. It is sufficient that a name qualifies for protection because it has a reputation in the Netherlands.

Vzr. Rechtbank Breda 4 januari 2012, KG ZA 11-649 (Van Doorn Dakspecialist Midden-Nederland BV tegen Gulls BV)

Handelsnamen uit faillissement. Geen gebruik handelsnaamrecht gedurende 15 maanden. Optima Dakspecialist is failliet verklaard en de curator heeft de activa aan Vosch Beheer verkocht die het op zijn beurt heeft overgedragen aan Van Doorn. De handelsnaam Optima Dakspecialist staat in het handelsregister op naam van Van Doorn. Optima Techniek BV is failliet verklaard en bij overeenkomst heeft de curator de immateriële activa aan Gulls BV c.s. verkocht. Gulls heeft de o.a. de handelsnamen Optima Techniek, Optima Dakwerken in het handelsregister ingeschreven.

Van Doorne meent dat Gulls c.s. inbreuk maakt op artikel 5 Hnw voor wat betreft de aanduiding Optima in haar handelsnamen. Gulls c.s. verweert zich succesvol door te stellen dat Van Doorn de handelsnaam Optima Dakspecialist BV niet als handelsnaam gebruikt.

Bepalend, zowel voor het rechtsverkrijgend gebruik als voor het inbreukmakend gebruik, is de naam waaronder de onderneming feitelijk wordt gedreven, niet de handelsnaamregisterinschrijving. De gebruikte domeinnaam optimadakspecialist.nl linkt slechts door naar de website van Van Doorn. Uit een ongedateerde e-mail aan Korfbalclub Dalta (inzake sponsorschap) blijkt dat Van Doorn juist niet de handelsnaam wenst te gebruiken. De vorderingen worden afgewezen.

Kantonrechter Rechtbank Breda 21 december 2011, LJN BU9904 (X tegen The Company(TC))

Als randvermelding. Handelsnaamrecht. Casuïstisch onderscheid tussen franchise- of licentieovereenkomst (m.b.t. gebruik handelsnaam). De overeenkomst is door partijen ondertekend als licentie-ondernemer respectievelijk licentiehouder en spreekt over het exploiteren van een winkelformule met verplichting om het bedrijf in te richten volgens de huisstijl en daarvoor een vergoeding te betalen. TC verhuurt een ruimte aan X en zal verder assisteren, aldus is er sprake van een franchiseovereenkomst. Er is altijd gesproken over franchise en rapport van de European Franchise Consultants bestempelt The Company Shoes als soft franchiseformule.

Verder gaat dit vonnis over het instaan voor de juistheid van door franchisegever verstrekte gegevens en de (buitengerechtelijke) vernietiging van overeenkomsten.

3.4. Partijen twisten over de vraag of er tussen hen een licentie- of een franchise-overeenkomst is gesloten. In zijn meest simpele vorm bestaat een licentie uit een verklaring van de kant van de licentiegever dat de licentienemer de omschreven activiteit mag uitvoeren. In de praktijk wordt er meestal een overeenkomst gesloten, waarin de licentie-gever en de licentienemer voorwaarden overeenkomen waaronder de licentienemer de verkregen licentie mag exploiteren. Een franchise is een methode van zakendoen waarbij een ondernemer (de franchisenemer) een contract sluit met de eigenaar van een handelsnaam (de franchisegever) die de franchisenemer het recht geeft om tegen betaling een zaak met die handelsnaam te exploiteren. Kenmerkend voor een franchisecontract is het gebruik van een herkenbare formule.

De tussen partijen gesloten overeenkomst is ondertekend door [X] als ‘licentie-ondernemer’ en The Company als ‘licentiehouder’. Voornoemde benaming brengt echter nog niet met zich, dat er tussen partijen geen sprake zou zijn van een franchiseovereenkomst. In de tussen partijen gesloten overeenkomst wordt gesproken over het exploiteren van een winkelformule door [X]. Verder worden er over en weer verplichtingen beschreven, zoals de verplichting van [X] om het bedrijf in te richten volgens de huisstijl van The Company Shoes en de geldelijke vergoedingen die [X] voor het gebruik van de formule aan The Company verschuldigd is. Aan de zijde van The Company worden -onder meer- als verplichtingen genoemd, dat The Company of een met haar verbonden vennootschap een winkelruimte aan [X] zal gaan verhuren en dat zij [X] op diverse terreinen zal assisteren. Het voorgaande, in samenhang met de inhoud van de overige bepalingen van de tussen partijen gesloten overeenkomst, leidt tot het oordeel, dat de tussen partijen gesloten overeenkomst heeft te gelden als een franchiseovereenkomst.

Daar komt nog bij, dat TC zich bijvoorbeeld beroept op de verklaring van [Y] (productie 2 bij de conclusie van antwoord). Daarin geeft [Y] aan, dat met [X] is gesproken over ‘waarom franchise’ en ‘de vorm van franchise’. Ook beroept TC zich bijvoorbeeld op het rapport van de door haar ingeschakelde European Franchise Consultants (hierna te noemen: ‘EFC’), zoals overgelegd als productie 34 bij de conclusie van antwoord. Ook EFC bestempelt The Company Shoes als een soft franchiseformule. H&L Accountants die voor TC de boekhouding verzorgt, noemt The Company Shoes in het door haar in maart 2009 opgestelde rapport, een franchiseonderneming. TC heeft voor voornoemde, door [Y], EFC en H&L Accountants gebruikte terminologie geen verklaring gegeven. Met betrekking tot de vraag in hoeverre het bestempelen van de tussen partijen gesloten overeenkomst als franchiseovereenkomst gevolgen heeft voor de op The Company rustende zorgplicht, heeft te gelden, dat nu er in Nederland geen specifieke regeling voor franchising is, teruggegrepen dient te worden op het algemene overeenkomsten- en verbintenissenrecht.

Lees het vonnis hier (LJN).

Vzr. Rechtbank Middelburg 19 juli 2011, LJN BU9759 (Nederlands nationaal circus Herman Renz B.V. tegen gedaagde h.o.d.n. Circus Renz International en Circus Franz Renz)

Handelsnaamrecht. Geschil over gebruik van de naam van een circus tussen Nederlands Nationaal Circus Herman Renz b.v. en Circus Renz Internationaal of circus Franz Renz. Beide partijen claimen het oudste recht.

Beide partijen stellen het oudste recht op de naam Renz te hebben en zich derhalve te mogen presenteren als Renz, danwel Circus Renz. Om hun gelijk aan te tonen gaan zij ver terug in de tijd. Voor zo'n diepgaand onderzoek is in kort geding geen plaats. Vooralsnog staat door de inschrijving uit 1973 van eiseres in het handelsregister voldoende vast dat zij recht heeft op het voeren van haar naam. De eerste inschrijving van gedaagde dateert van dit jaar. Gedaagde wordt verboden aanduiding Circus Renz International en/of Circus Franz Renz te gebruiken op straffe van €500 per dag(deel) met een maximum van €15.000.

4.5.  De aard van de ondernemingen van partijen is gelijk, te weten een circus. Eiseres en gedaagde opereren soms gelijktijdig in Nederland. Er ontstaat gevaar voor verwarring als de naam van het circus gelijk of sterk gelijkend is. Uit wat eiseres ter zitting heeft meegedeeld over de verwarring die is ontstaan toen gedaagde in Beverwijk een voorstelling gaf, blijkt dat dit gevaar er ook daadwerkelijk is.

4.6.  De vordering van eiseres is erop gericht aan het woord “Renz” een toevoeging te verbinden waardoor er onderscheid ontstaat. Gedaagde zou het woord “international” moeten toevoegen. Gelet op wat hierboven is overwogen heeft zij het recht dit te vorderen.
Gedaagden hebben gesteld dat zij het woord “international” al aan het woord “Renz” toevoegen. Zij hebben daarmee te kennen gegeven geen bezwaar te hebben tegen deze toevoeging. Uit de ter zitting getoonde foto’s blijkt dat niet alle wagens met de aanduiding “Renz” ook de toevoeging “international” hebben. Dit is ook door gedaagden erkend. Eiseres heeft dus belang bij haar vorderingen.
De vordering van eiseres houdt rekening met de wederzijdse belangen en de achtergronden van de circussen en de wijziging kan, gelet op de omstandigheden, in redelijkheid van gedaagde gevergd worden.

Dictum: De voorzieningenrechter

verbiedt gedaagde om zich op alle aanduidingen op auto’s, wagens, circustent, affiches etc. anders te presenteren dan als Circus Renz International (voluit geschreven) en/of als Circus Franz Renz (voluit geschreven), zulks op straffe van een dwangsom van € 500,-- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat gedaagde met de naleving van dit verbod in gebreke blijft tot een maximum van € 15.000,-- is bereikt;

Lees het vonnis hier (LJN / pdf).

WIPO 13 december 2011, D2011-1559 (LEGO Juris A/S tegen Schuermans, inzake: legoverhuur.nl, geschillenbeslechter: Warwick A. Rothnie)

beeldcitaat van legoverhuur.nl

Domeinnaamrecht. Bekend merk in domeinnaam gebruikt. Geen overdracht.

Inzake de domeinnaam legoverhuur.nl heeft LEGO voldoende aangetoond dat haar merk het meest onderscheidende element is uit de domeinnaam. Zij heeft geen licentie gegeven om het merk te laten gebruiken door verweerster. Na onderlinge communicatie blijkt dat deze domeinnaam slechts verwijst naar de homepage van verweerster en de handelsnaam van verweerster ook is veranderd naar aanleiding van deze communicatie. Haar activiteit blijft hetzelfde: het verhuren van originele LEGO-producten. De omstandigheden onder welke een ongeautoriseerde dealer in merkproducten een merknaam in een domeinnaam mag gebruiken, is nog niet in de Policy opgenomen, maar in deze situatie kan de doorverkopersjurisprudentie naar analogie worden toegepast. Het is door eiser niet bewezen dat er geen recht of legitiem belang is bij de verweerster. De klacht wordt afgewezen.

however, paragraph 2.3 of the WIPO Overview 2.0 states:

“Normally, a reseller or distributor can be making a bona fide offering of goods and services and thus have a legitimate interest in the domain name if its use meets certain requirements. These requirements normally include the actual offering of goods and services at issue, the use of the site to sell only the trademarked goods, and the site’s accurately and prominently disclosing the registrant’s relationship with the trademark holder. The respondent must also not try to ‘corner the market’ in domain names that reflect the trademark. Many panels subscribing to this view have also found that not only authorized but also unauthorized resellers may fall within such Oki Data principles. Pay-per-click (PPC) websites would not normally fall within such principles where such websites seek to take unfair advantage of the value of the trademark.”

This is described as the consensus view. The proposition in Guerlain S.A. v. Peikang, supra, relied on by the Complainant, therefore, must be qualified to some extent.

So far as can be ascertained from the record in this case, each of the requirements summarised in paragraph 2.3 of the WIPO Overview 2.0 appear to be substantially satisfied.