Handelsnaamrecht  

Hof Den Haag 18 november 2014, IEF 15080; ECLI:NL:GHDHA:2014:4655 (Livesafe tegen McAfee)
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Livesafe is eind 2011 opgericht en drijft een onderneming die alarmeringssystemen voor de veiligheid van mensen, dieren en objecten aanbiedt, waarbij gebruik wordt gemaakt van GPS signalen. Het McAfee LiveSafe pakket bevat beveiligingssoftware die bescherming biedt tegen virussen en is door middel van apps uit te breiden en kunnen op apparaten die van GPS zijn voorzien worden getraceerd. De voorzieningenrechter IEF 12932 oordeelde dat er geen verwarringsgevaar bestaat. Het Hof bekrachtigt het vonnis. Handelsnaamrechtelijk gezien is de aanduiding ‘LiveSafe’ door McAfee beschrijvend voor het product.

4.2 Naar voorlopig oordeel van het hof komen de vorderingen niet voor toewijzing op de aangevoerde merkenrechtelijke grondslag in aanmerking, reeds wegens gebrek aan overeenstemming tussen het ingeroepen merk en het aangevallen teken. Daartoe is het navolgende redengevend.


4.3 Het woordelement ‘Live’ kan worden uitgesproken als ‘liv’ en heeft dan (onder meer) de betekenis van ‘leven’, maar kan ook worden uitgesproken als ‘laiv’ en heeft dan (onder meer) de betekenis van ‘levend’ (of, indien verward met ‘life’ dat hetzelfde wordt uitgesproken, de betekenis van ‘het leven’). Naar voorlopig oordeel van het hof zal de gemiddelde consument de woordcombinatie Livesafe (waarbij niet ter discussie staat dat ‘safe’ zal worden opgevat als ‘veilig’), zeker in combinatie met het beeldelement – het gestileerde reddingvest – in alle gevallen, hoe ook uitgesproken, begrijpen als ‘veilig leven / levend’. In zoverre treft de derde grief van Livesafe doel.

4.4 Het woord ‘Livesafe’ is beschrijvend voor software, telecommunicatie en veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen, waarvoor het Livesafe merk mede is gedeponeerd. De woordcombinatie ontstijgt begripsmatig, auditief of visueel niet de som van haar afzonderlijke bestanddelen. Niet aannemelijk is gemaakt dat het teken een eigen betekenis heeft (gekregen) die los staat van haar bestanddelen. Dat geldt ook indien is uit te gaan van de betekenis ‘direct’ of ‘rechtstreeks’ die het woord ‘live’ ook kan hebben zoals Livesafe nog heeft aangevoerd, nog daargelaten dat dit niet juist voorkomt omdat de gemiddelde consument het bestanddeel ‘Live” in combinatie met het beeldelement nu juist zal opvatten in de betekenis van ‘(in) leven’ (zoals ook door Livesafe onderkend: zie appeldagvaarding, par. III.4-6). Het woord ‘livesafe’ bestaat aldus uitsluitend uit bestanddelen die zowel afzonderlijk als in combinatie verwijzen naar een kenmerk van deze ingeschreven waren en diensten en ontbeert derhalve onderscheidend vermogen. Grief 4 treft daarom geen doel. Het hof merkt daarbij op dat Livesafe zich (in hoger beroep) niet heeft beroepen op andere dan de hiervoor genoemde waren en diensten waarvoor het Livesafe merk is ingeschreven.

4.6 Vanwege de beeldelementen in het woord/beeldmerk Livesafe kan het merk niet ieder onderscheidend vermogen worden ontzegd. Daarmee ligt de vraag voor in hoeverre bij de beoordeling van de vraag naar overeenstemming tussen het merk zoals ingeschreven en het teken zoals dat wordt gebruikt, al dan niet rekening gehouden moet (of mag) worden met de niet onderscheidende beschrijvende elementen uit het ingeroepen merk, in dit geval het woordbestanddeel ‘Livesafe’. Het hof is van oordeel dat bij de hiervoor bedoelde overeenstemmingsvraag, de beschrijvende elementen in de zin van artikel 2.11 lid 1 onder c BVIE uit een samengesteld merk, die ieder onderscheidend vermogen ontberen, buiten beschouwing dienen te blijven, ook indien deze elementen in het samengestelde merk het dominante bestanddeel vormen. Indien met deze beschrijvende, niet onderscheidende elementen wel rekening gehouden zou worden, dan zou dat er immers toe leiden dat via de achterdeur – door de toevoeging van een enkel (juist niet dominant) beeldbestanddeel – toch bescherming voor een beschrijvend merk wordt verkregen, in weerwil van artikel 2.11 lid 1 onder c. Dit heeft bovendien het ongerijmde effect dat de beschermingsomvang van een samengesteld woord/beeldmerk met een beschrijvend woordbestanddeel juist groter is, naarmate het beeldelement minder dominant is. Ook zou de aldus verkregen bescherming van beschrijvende woordbestanddelen strijdig zijn met het doel van de absolute weigeringsgrond van artikel 2.11 lid 1 onder c BVIE, te weten het algemeen belang dat beschrijvende tekens door iedereen vrijelijk moeten kunnen worden gebruikt, het zogenoemde freihaltebedürfnis2. Voor zover het Gerecht van Eerste Aanleg hierover een andere opvatting zou hebben (zie de zaak ‘Micro’3 overweging 60 ‘… the word element ‘micro’ will be perceived by the relevant public as referring to the idea of something ‘small’ or to a ‘microphone’. In so far as the word element ‘micro’ is the dominant visual element of the mark applied for, it is clear that, notwithstanding the descriptiveness of the word element (…) there is a large degree of conceptual similarity between the signs at issue.’) deelt het hof deze niet om voornoemde redenen.

4.9
Naar voorlopig oordeel is de aanduiding ‘LiveSafe’ door McAfee als beschrijvend aan te merken voor het door haar onder die aanduiding aangeboden product (zie 2.9 hiervoor). Het gebruik van een beschrijvende productaanduiding, waardoor gevaar bestaat voor verwarring met de oudere handelsnaam van een ander, is in beginsel niet onrechtmatig, ook niet wanneer dit nadeel aan de ander toe kan brengen. Dat kan anders zijn indien sprake is van voldoende ernstige bijkomende omstandigheden.4 Van dergelijke omstandigheden is in het onderhavige geval evenwel geen sprake. Gegeven de ondernemingsactiviteiten van Livesafe, te weten het aanbieden van producten gericht op de fysieke beveiliging van personen en objecten door middel van een GPS tracker dan wel een, door middel van een app, als GPS tracker functionerende mobiele telefoon of tablet, behoefde McAfee zich naar voorlopig oordeel van het hof niet te onthouden van het gebruik van de beschrijvende aanduiding LiveSafe voor haar software product, dat primair gericht is op de beveiliging van digitale (persoons-)gegevens tegen virussen en diefstal. De toegenomen overeenstemming tussen de door Livesafe enerzijds en McAfee anderzijds aangeboden producten, waar Livesafe op heeft gewezen, is niet te wijten aan McAfee, maar aan Livesafe zelf. Pas nadat McAfee met haar LiveSafe product op de markt was gekomen is Livesafe ertoe over gegaan een software product op de markt te brengen waarmee zij dezelfde functionaliteit biedt als de McAfee LiveSafe software (zie pleitnota Livesafe par. 21 en 35,36).

Vzr. Rechtbank Overijssel 22 mei 2015, IEF 15027; ECLI:NL:RBOVE:2015:2845 (Eethuis Laila)
Handelsnaamrecht. Eiser verhuurd 'Eethuis Laila' in Enschede aan diverse exploitanten. Gedaagden voeren de handelsnaam Eethuis Laila Plus. Eiser heeft weliswaar het pand de naam 'Eethuis Laila' meegegeven, althans het pand voorzien van die naam, maar dit neemt niet weg dat eiser geen onderneming voert onder de handelsnaam 'Eethuis Laila'. Omdat eiser slechts verhuurder is en niet de exploitant van horecaonderneming 'Laila', liggen de handelsnaamrechten niet bij eiser. Weigering van de voorzieningen.

4.3. Gelet op het voorgaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat de vorderingen van [eiser] onder I. en II. reeds hierom dienen te worden afgewezen. [eiser] heeft weliswaar het pand de naam 'Eethuis Laila' meegegeven, althans het pand voorzien van die naam, maar dit neemt niet weg dat [eiser] geen onderneming voert onder de handelsnaam 'Eethuis Laila'. Met de opvatting dat [eiser] dat hij met het vorenstaande de handelsnaam ‘Eethuis Laila’ aan zijn onderneming heeft verbonden, miskent hij dat nergens uit blijkt dat hij onder die handelsnaam handelt en dat is het criterium. Het zijn juist gedaagden, en voorganger(s), die de handelsnaam 'Eethuis Laila' hebben gevoerd. Daarenboven geldt dat ook ten aanzien van het gebruik van die handelsnaam geen voorbehoud is gemaakt door [eiser]. In de huurovereenkomst die door [eiser] en [gedaagde 2] en [gedaagde 3] is gesloten is slechts bepaald dat de huurovereenkomst betrekking heeft op de bedrijfsruimte gelegen en staande aan de Marktstraat 6 te Enschede, waarin thans de horecaonderneming “Laila” wordt gedreven, partijen genoegzaam bekend. De horecaonderneming “Laila” werd echter op dat moment gedreven door de heer en mevrouw [D], niet door [eiser]. [eiser] is slechts verhuurder, en niet de exploitant van horecaonderneming ‘Laila’. Nu niet is gebleken dat de handelsnaamrechten met betrekking tot de handelsnaam ‘Laila’ bij [eiser] liggen, kunnen de door hem gevorderde voorzieningen op grond van de handelsnaamwet niet worden toegewezen.

Hof Arnhem-Leeuwarden 26 mei 2015, IEF 14978; ECLI:NL:GHARL:2015:3735 (Gevelbeheer tegen Kozijnbeheer)
Uitspraak ingezonden door Douglas Mensink Henk Bethlehem, Micta. Gevelbeheer vordert staking van gebruik van sinds 2000 door Kozijnbeheer geregistreerde domeinnaam en emailadressen die eindigen op gevelbeheer.nl. Deze domeinnaam wordt gebruikt om door te linken naar kozijnbeheer.nl en de website bevat niet de term gevelbeheer, er is dus geen sprake van handelsnaamgebruik. Nu Kozijn Beheer zich ook daadwerkelijk bezig houdt met werkzaamheden aan gevels, heeft Kozijnbeheer een rechtens te respecteren belang bij het gebruik. De vorderingen worden afgewezen.

3.6 Centraal in dit hoger beroep staat de vraag of het gebruik van de domeinnaam gevelbeheer.nl onrechtmatig jegens Gevelbeheer is. De rechtmatigheid van de registratie van de domeinnaam gevelbeheer.nl is geen onderwerp van debat. Vaststaat dat de domeinnaam door Kozijn Beheer rechtsgeldig is geregistreerd. onduidelijk is, gelet op hetgeen Gevelbeheer onder grief VI aanvoert, of zij ter onderbouwing van haar vorderingen zich tevens op haar handelsnaamrechten beroept. Artikel 5 van de Handelsnaamwet (Hnw) verbied! kort gezegd, het voeren van een handelsnaam die reeds door een ander rechtmatig wordt gevoerd indien daardoor, in verband met de aard van de ondernemingen en hun vestigingsplaats, bij het publiek verwarring tussen beide ondernemingen te duchten is.

Vaststaat dat Gevelbeheer haar naam als handelsnaam voert. Kozijn Beheer bestrijdt dat zij de naam "gevelbeheer" als handelsnaam voert. Volgens Kozijn Beheer kan het doorlinken van de domeinnaam gevelbeheer.nl naar kozijnbeheer.nl niet als het voeren van een handelsnaam worden gekwalificeerd.

3.8 ln dit geval staat vast dat Kozijn Beheer uitsluitend onder die naam naar buiten treedt. Verder staat vast dat Kozijn Beheer de domeinnaam gevelbeheer.nl slechts gebruikt om een potentiële klant naar haar website kozijnbeheer.nl te leiden. Ook staat vast dat op de website van Kozijn Beheer de term "gevelbeheer" niet wordt gebruikt. Het hof is van oordeel dat onder deze omstandigheden geen sprake is van handelsnaamgebruik. Hierop stuiten de vorderingen, voor zover gegrond op de Handelsnaamwet, af.

3.12 Het hof overweegt als volgt. Het betoog van Gevelbeheer valt of staat met het door haar gestelde feit dat Kozijn Beheer de domeinnaam gevelbeheer.nl is gaan gebruiken op het moment dat Gevelbeheer bij het relevante publiek een zekere bekendheid had verworven. Dit door Kozijn Beheer weersproken feit wordt door Gevelbeheer niet nader onderbouwd, terwijl dit ingevolge artikel 150 Rv. op haar weg ligt. Gevelbeheer heeft van deze stelling ook geen bewijs aangeboden. Alleen al om die reden faalt haar betoog.

3.13 Ook de stelling van Gevelbeheer dat Kozijn Beheer door het gebruik van de domeinnaam gevelbeheer.nl de (potentiële) klanten van Gevelbeheer opzettelijk in de waan brengt met haar van te doen hebben, hetgeen naar het oordeel van het hof onrechtrnatig zou kunnen zijn, is door haar, gelet op de onderbouwde betwisting daarvan door Kozijn Beheer en het vaststaande feit dat Kozijn Beheer op haar website de naam "gevelbeheer" niet gebruikt, onvoldoende onderbouwd. Ook aan deze stelling gaat het hof dus voorbij.

3.14 Voor zover Gevelbeheer in het kader van artikel 6:162 BW zich nog op een algemene belangenafweging heeft willen beroepen, valt zonder nadere toelichting – die ontbreekt - niet in te zien dat haar belang bij het staken van de domeinnaam gevelbeheer.nl door Kozijn Beheer dient te prevaleren boven het belang van het gebruik van die domeinnaam door Kozijn Beheer. Het hof verwerpt in dit verband het betoog van Gevelbeheer dat Kozijn Beheer geen rechtens te respecteren belang heeft bij het gebruik van de domeinnaam gevelbeheer.nl, nu Kozijn Beheer zich ook daadwerkelijk bezig houdt met werkzaamheden aan gevels. De omstandigheid dat het woord "gevelbeheer" in het normale spraakgebruik en het Van Dale woordenboek niet voorkomt, acht het hof niet relevant omdat de samenstelling door de beschrijvende bestanddelen door het relevante publiek, zoals door Kozijn Beheer onweersproken is aangevoerd, zal worden opgevat als een omschrijving van de door Kozijn Beheer aangeboden werkzaamheden.

Lees de uitspraak (pdf/html)

Op andere blogs:
DomJur

Hof Arnhem-Leeuwarden 19 mei 2015, IEF 14975; ECLI:NL:GHARL:2015:3762 (Lettercombinatie hout)
Kort geding tot teruggave van in beslag genomen en in bewaring gestelde goederen en tot aanpassing van de handelsnaam. Vorderingen gedeeltelijk toegewezen. verbod tot ondernemersactiviteiten binnen Groningen en Drenthe onder de genoemde handelsnaam met lettercombinatie "hout". Appellante klaagt dat de rechtbank niet heeft toegewezen haar primaire eis dat geïntimeerde geen naam mag voeren met daarin de lettercombinatie “[naam]”. Gesteld noch gebleken is voorts dat geïntimeerde een handelsnaam gebruikt. De lettercombinatie is voldoende onderscheidend ten opzichte van appellante en de belangen zijn vooralsnog voldoende veilig gesteld.

6.8. Met grief VII klaagt [appellante] over de gedeeltelijke afwijzing van haar vordering tot het verbieden van een handelsnaam door [geïntimeerde].
Ten tijde van het geding in eerste aanleg was de handelsnaam van [appellante] “[appellante]” en die van [geïntimeerde] “[B.V. X]”.
De voorzieningenrechter heeft [appellante] verboden om “vanuit de provincies Groningen en Drenthe ondernemersactiviteiten op het gebied van het vervaardigen en/of verhandelen van houtproducten te ontplooien of voort te zetten onder enige handelsnaam met daarin voorkomende de woorden “[naam]” en “hout” en/of woordcombinaties die daarmee in hoofdzaak overeenstemmen, ongeacht het hoofdlettergebruik”.
Voorts heeft de voorzieningenrechter [geïntimeerde] bevolen haar statutaire naam te wijzigen zodanig dat, ongeacht het hoofdlettergebruik, daarin de woorden “[naam]” en “hout” niet meer voorkomen en hierin ook woordcombinaties die daarmee in hoofdzaak overeenstemmen niet meer voorkomen.
Tenslotte is [geïntimeerde] bevolen ervoor te zorgen dat zij in het handelsregister niet meer staat ingeschreven aan het adres [adres] te [vestigingsplaats] (het adres van [appellante]).

6.10. Het hof overweegt als volgt. Vaststaat dat [geïntimeerde] na het vonnis van de voorzieningenrechter haar statutaire naam heeft gewijzigd van [B.V. X] B.V. in [geïntimeerde] Voorts heeft [geïntimeerde] zich laten uitschrijven van het adres [adres] te [vestigingsplaats]. Gesteld noch gebleken is voorts dat [geïntimeerde] thans nog een handelsnaam gebruikt met daarin het woord “[naam]”. De lettercombinatie [geïntimeerde] is naar het oordeel van het hof voldoende onderscheidend ten opzichte van [appellante]. Naar het oordeel van het hof zijn de belangen van [appellante] aldus vooralsnog voldoende veilig gesteld. Door [appellante] is onvoldoende onderbouwd dat bij deze stand van zaken bij het publiek gevaar voor verwarring tussen beide ondernemingen is te duchten. Bij die stand van zaken faalt de grief.

Hof Amsterdam 19 mei 2015, IEF 14974; ECLI:NL:GHAMS:2015:1934 (Money4Wheels)
Executiegeschil. Domeinnaamrecht. Na einde van de samenwerking, staat in de vaststellingsovereenkomst dat appellant onder de naam money4wheels.com doorgaat. Bij vonnis in kort geding is geïntimeerde veroordeeld tot staking van domeinnamen met money4wheels erin. Het gebruik van de genoemde aanduidingen dient appellant te beëindigen en niet om de aanwezigheid van die aanduidingen op het internet ongedaan te maken. Appellant bevestigt dat hij niet heeft gevorderd de aanwezigheid van de naam Money4Wheels van het internet te (doen) verwijderen of ongedaan te maken. De veroordeling kan niet in ruime zin worden opgevat. Er is direct opdracht gegeven aan de samenwerkende partij om vermeldingen en merk/handelsnaam te verwijderen van de site. Geïntimeerde heeft zich voldoende ingespannen om aan veroordeling te voldoen; bekrachtiging.

3.3.2. Zoals door [appellant] gevorderd, heeft de voorzieningenrechter in het vonnis van 11 juni 2013 om redenen als hiervoor onder 2.1.7 vermeld [geïntimeerde] veroordeeld om ieder gebruik van de naam Money4Wheels (en/of een afgeleide daarvan) en van de domeinnamen www.money4wheelsautoverpanden.nl en www.money4wheelsverpanden.nl te staken en gestaakt te houden, alsmede om in de toekomst ieder gebruik van een domein-en/of handelsnaam, direct of indirect, met daarin een combinatie van de woorden Money4Wheels te staken en gestaakt te doen houden.
[appellant] heeft desgevraagd tijdens het pleidooi bevestigd dat hij niet heeft gevorderd de aanwezigheid van de naam Money4Wheels van het internet te (doen) verwijderen of ongedaan te maken, zodat de veroordeling dan ook niet in die (ruime, door [appellant] gewenste) zin kan worden opgevat. Daarom falen beide grieven.

3.4. (...)  Daarom is in de visie van [appellant] de conclusie van de voorzieningenrechter onjuist dat op dit moment onvoldoende duidelijk is of de gewraakte advertenties na het vonnis ondanks de inspanningen van [geïntimeerde] (met behulp van Searchtrends en Vanimedia) op het internet zijn blijven staan, dan wel dat deze later zijn geplaatst, waarbij het de vraag is of dat door [geïntimeerde] dan wel door [appellant] is gedaan (rov. 4.10).

3.4.1
Evenals in eerste aanleg is ook in hoger beroep onvoldoende duidelijk geworden wanneer en door wie de gewraakte advertenties op het internet zijn geplaatst. [appellant] heeft tijdens het pleidooi desgevraagd geantwoord dat niet valt na te gaan wanneer de advertenties zijn geplaatst. Hetgeen partijen over en weer hebben aangevoerd over het gebruik van metatags en de mogelijkheid deze te manipuleren vereist nader onderzoek, waarvoor de kortgedingprocedure zich niet leent. Tegen die achtergrond heeft de voorzieningenrechter terecht en op goede gronden belang gehecht aan de verklaringen van [Y] en [Z] van Searchtrends dat zij na de uitspraak in kort geding in juni 2013 op verzoek van [geïntimeerde] alle vermeldingen van de naam Money4wheels in advertenties op websites en/of als zoekterm die verwezen naar sites van [geïntimeerde] hebben opgespoord en verwijderd evenals aan de verklaring van [A] van Vanimedia dat hij in juli 2013 op verzoek van [geïntimeerde] heeft gecontroleerd of deze inderdaad waren verwijderd. De grieven hebben geen succes.

3.6.1
Gelet op de hiervoor onder 2.1.8 tot en met 2.1.12 weergegeven correspondentie en de door [appellant] in dit hoger beroep niet weersproken verklaringen van [Y] en [Z] van Searchtrends en [A] van Vanimedia is naar het voorlopig oordeel van het hof voldoende aannemelijk geworden dat [geïntimeerde] zich wel degelijk heeft ingespannen om de veroordeling na te komen. Het hof is niet gebleken van een welbewust weigeren van [geïntimeerde] om de domeinnamen www.money4wheelsautoverpanden.nl en www.money4wheelsverpanden.nl aan [appellant] over te dragen. In dat verband verwijst het hof naar het (onherroepelijk geworden) vonnis van 11 juni 2013, waarin de voorzieningenrechter in rov. 6.7 heeft overwogen dat de vordering van [appellant] tot overdracht van voornoemde domeinnamen niet voor toewijzing vatbaar is nu deze domeinnamen niet door [geïntimeerde] (maar door een derde) zijn geregistreerd.

Op andere blogs:
DomJur

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland, IEF 14925, (Stichting Good Bears tegen T, L en SLB)
Uitspraak ingezonden door Landine Varela, De Vos & Partners. Handelsnaamrecht. Domeinnaamrecht. Oneerlijke concurrentie. Merkenrecht. L is oud-bestuurder van de Nederlandse tak van non-profit organisatie Good Bears of The World, en handelt vervolgens onder de naam Stichting Troostbeer Nederland. L registreert een Benelux beeldmerk en verschillende domeinnamen die gebruik maken van de tekens Good Bears. De voorzieningenrechter acht oneerlijke concurrentie en inbreuk op handelsnaamrecht aanwezig en beveelt SLB om de domeinnamen die gebruikmaken van 'Good Bear' over te dragen. De Nederlandse Stichting Good Bears is als licentiehouder van het Amerikaanse merk niet bevoegd zelfstandig (en zonder toestemming) in rechte op te treden op grond van merkenrecht.

Vzr. Rechtbank Den Haag 21 april 2015, IEF 14906 (Barplanet tegen Mijn Kroeg)
Procesrecht. Handelsnaamrecht. Barplanet levert pop-up bars, voorzien van personeel en benodigdheden. Mijn Kroeg exploiteert via een webapplicatie een uitgaansgids, tot voor kort onder de naam ‘Barplanet.com’ en organiseert promotionele activiteiten en ‘beerpongwedstrijden’. Barplanet verzette zich tegen het gebruik van zijn handelsnaam, waarna Mijn Kroeg een Beneluxwoordmerk heeft laten registreren. Een dag voor de mondelinge behandeling in kort geding hebben partijen een gedeeltelijke schikking bereikt: Mijn Kroeg heeft onder meer het merk door laten halen. In feite is het enige belang bij het gevorderde bevel tot nakoming van de vaststellingsovereenkomst dat Barplanet daarmee een executoriale titel verkrijgt om de aangezegde boetes te kunnen executeren. De voorzieningenrechter wijst het gevorderde af, wegens ontbreken van het spoedeisend belang.

3.2. Barplanet legt aan haar primaire vorderingen ten grondslag dat mijn Kroeg niet tijdig heeft voldaan aan de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de vaststellingsovereenkomst.

3.3. Aan haar subsidiaire vordering legt Barplanet ten grondslag dat Mijn Kroeg de handelsnamen Barplanet en Barplanet.com in strijd met artikel 5 Handelsnaamwet (hierna: Hnw) heeft gebruikt.

Bevoegdheid

4.1. Mijn Kroeg heeft de exceptie van onbevoegdheid van de voorzieningenrechter opgeworpen en gesteld dat de bevoegdheid door Barplanet ten onrechte wordt gebaseerd op onrechtmatige daad ex artikel 6:162 BW jo artikel 102 Rv, terwijl de grondslag van haar vordering handelsnaaminbreuk ex artikel 5 Hnw is.

4.2. De voorzieningenrechter verwerpt dit verweer. De bevoegdheid om kennis te nemen van de primaire vordering tot nakoming is niet bestreden, zodat de voorzieningenrechter al daarom bevoegd is om van deze vordering kennis te nemen. Ten aanzien van het subsidiair gevorderde geldt dat Mijn Kroeg miskent dat een handelsnaaminbreuk kwalificeert als een onrechtmatige daad ex artikel 102 Rv (en overigens ook als onrechtmatige daad in de zin van artikel 6:162 BW maar dat is niet relevant voor de vaststelling van de relatieve bevoegdheid). De gestelde handelsnaaminbreuk vindt plaats onder meer via een op heel Nederland en derhalve ook op dit arrondissement gerichte website, zodat deze voorzieningenrechter op grond van artikel 102 Rv bevoegd is om kennis te nemen van de conventionele subsidiaire vordering.

Spoedeisend belang
4.4. Het meest verstrekkende verweer van Mijn Kroeg is dat Barplanet onvoldoende (spoedeisend) belang heeft bij de gevorderde voorlopige maatregelen. Mijn Kroeg voert aan dat zij grotendeels heeft voldaan aan de verplichtingen in de vaststellingsovereenkomst en dat ten aanzien van het overige onduidelijkheid bestaat over de afspraken. Een geschil over een al dan niet op te leggen boete heeft naar stelling van Mijn Kroeg geen spoedeisend karakter.

4.6. In de onderhavige zaak is naar voorlopig oordeel geen sprake van voldoende (spoedeisend) belang bij de gevorderde voorlopige voorzieningen. Daartoe is ten aanzien van het primair gevorderde het volgende redengevend.

4.7. Ter zitting is gebleken dat tussen partijen niet (langer) in geschil is dat zij – behoudens de twee discussiepunten – afspraken hebben gemaakt in de vaststellingsovereenkomst om het geschil over het gebruik van de tekens Barplanet en Barplanet.com door Mijn Kroeg te beëindigen.

4.8. [...] Barplanet stelt zich echter op het standpunt dat Mijn Kroeg daarbij niet de afgesproken termijnen in acht heeft genomen wat betekent dat zij wat betreft het te laat nakomen van het bepaalde in artikel 1A ingevolge artikel 1C van de vaststellingsovereenkomst een boete verschuldigd is van € 262.500,-.

4.9. In feite is het enige belang, en dat erkent Barplanet ook, bij het gevorderde bevel tot nakoming van de vaststellingsovereenkomst dat deze alsnog zoals bepaald in artikel 4 wordt vastgelegd in een proces-verbaal zodat Barplanet daarmee een executoriale titel verkrijgt om de aangezegde boetes te kunnen executeren. De vraag of Mijn Kroeg enige boete verschuldigd is, ligt in dit kort geding niet voor. Daargelaten dat Mijn Kroeg gemotiveerd heeft betwist enige boete verschuldigd te zijn en heeft betwist dat de boetebepaling voldoende bepaald is, is het belang van Barplanet in het vastleggen van de vaststellingsovereenkomst in een proces-verbaal ter verkrijging van een executoriale titel ten aanzien van de boetes naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet spoedeisend. Voor zover vastlegging van de vaststellingsovereenkomst in een proces-verbaal er al toe zou leiden dat Barplanet een executoriale titel verkrijgt ten aanzien van boetes die reeds aangezegd zijn, heeft Barplanet niet aannemelijk gemaakt dat zij bij het executeren van die boetes enig spoedeisend belang heeft. Barplanet heeft niet gesteld dat en waarom ten aanzien van de reeds aangezegde boetes geen beslissing in een bodemprocedure kan worden afgewacht.

Hof Arnhem-Leeuwarden 28 april 2015, IEF 14892; ECLI:NL:GHARL:2015:3034, (Weduwe Kopland tegen Stichting Het Kopland)
Uitspraak ingezonden door Arnout Groen, Hofhuis Alkema Groen. Onrechtmatige daad. Zie eerder IEF 13409. Eiseres heeft in hoger beroep haar gronden sterk gewijzigd. Dit staat eiseres in beginsel vrij en levert geen strijd op met artikel 111 Rv. Eiseres stelt hoofdzakelijk, als erfgename en rechtsopvolger onder algemene titel van Rutger van den Hoofdakker (pseudoniem: Kopland), dat de stichting door het adopteren van de naam Het Kopland heeft gehandeld in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Dat in het maatschappelijke verkeer bij vernoeming van een instelling naar een bekende persoon de norm is dat de nabestaande om toestemming moet worden gevraagd, wordt door het hof niet onderschreven. Terughoudendheid is daarnaast op zijn plaats omdat door het formuleren van een dergelijke algemene norm alsnog zou worden bereikt dat de naam (Rutger) Kopland de exclusieve bescherming van een merk toekomt.

Omvang van het hoger beroep, koerswijziging

2.4 [...] De grieven leggen het geschil in volle omvang ter beoordeling aan het hof voor. Lamberts heeft in hoger beroep haar gronden gewijzigd. [...]

2.5 [...] Het hof stelt voorop dat het hoger beroep mede ertoe strekt de appellerende partij de gelegenheid te bieden tot het verbeteren en aanvullen van hetgeen zij in eerste aanleg heeft gedaan of nagelaten. Het staat Lamberts daarom in beginsel vrij in hoger beroep een ander standpunt in te nemen dan zij in eerste aanleg heeft gedaan, ook als dat standpunt sterk afwijkt van eerder ingenomen standpunten. [...] [H]et hof [acht] deze wijze van procederen niet in strijd met artikel 111 Rv.

Negatieve reflexwerking artikel 2:19 BVIE

2.7 [...] Artikel 2.19 lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang, dat niemand, welke vordering hij ook instelt, in rechte bescherming kan inroepen voor een teken, dat als merk wordt beschouwd in de zin van artikel 2.1 lid 1 BVIE tenzij hij zich kan beroepen op een inschrijving van het door hem gedeponeerde merk. Artikel 2.19 lid 3 BVIE bepaalt vervolgens dat artikel 2.19 lid 1 BVIE het recht van gebruikers van een teken, dat niet als merk wordt beschouwd, onverlet laat om de bepalingen van het gemene recht in te roepen voor zover dit toestaat zich te verzetten tegen onrechtmatig gebruik van dit teken. Uit de samenhang van de artikelen 2.19 en 2.1 lid 1 BVIE volgt dat de gebruiker van een teken dat in de zin van het BVIE als merk moet worden beschouwd, geen bescherming toekomt tegen het gebruik daarvan, ook niet op basis van artikel 6:162 BW. Artikel 2.19 lid 1 BVIE laat niet toe dat langs de weg van artikel 6:162 BW eenzelfde bescherming wordt verkregen tegen handelingen die het merkrecht beoogt tegen te gaan, waaronder bijvoorbeeld het zonder toestemming van de rechthebbende aanhaken bij en het profiteren van de bekendheid van een teken (vgl. BenGH 23 oktober 2010, ECLI:NL:XX:2010:BP4851, Engels/Daewoo). De hier bedoelde negatieve reflexwerking geldt niet voor een teken dat ingevolge artikel 2 lid 1 BVIE niet als merk wordt beschouwd doordat het niet wordt gebruikt ter onderscheiding van waren en diensten.

2.8 Ingevolge artikel 2.1 lid 1 BVIE worden alle (voor grafische voorstelling vatbare) tekens die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden als merk beschouwd. Bij de beantwoording van de vraag of een teken de in artikel 2.1 lid 1 BVIE bedoelde onderscheidingsflinctie vervult, komt het aan op de opvattingen van het terzake relevante publiek, welke opvattingen door de wijze van het gebruik van het betrokken teken kunnen worden beïnvloed. Ingevolge vaste rechtspraak is niet vereist dat het in aanmerking komende publiek het teken als merk beschouwt, of dat het teken (door de betrokken onderneming) bewust als merk is gebruikt. Voldoende is dat het in aanmerking komende publiek door het gebruik dat van het teken is gemaakt er een onderscheidingsteken in ziet. (vgl. BenGH 16 december 1991, ECLI:NL:XX:1991:AD1556, Burberry's II en HvJEG, 24 juni 2004, ECLI:EU:C:2004:384, Heideiberger Bauchemie).

2.9 Naar het oordeel van het hof staat een pseudoniem in beginsel voor de naam van een auteur. In die zin geeft het de herkomst van een verhaal of een gedicht weer, zoals de Stichting stelt, maar daarmee is het nog geen herkomstaanduiding die wordt gebruikt ter onderscheiding van een boek of een gedicht. Het hof acht het in beginsel niet uitgesloten dat een pseudoniem met betrekking tot een boek of een gedicht door de context waarin het is gebruikt door het in aanmerking komende publiek tevens wordt gepercipieerd als teken ter onderscheiding van boeken en gedichten uit de ene onderneming van andere ondernemingen. Het hof is echter voorshands van oordeel dat het in aanmerking komende publiek door de wijze waarop het pseudoniem (Rutger) Kopland is gebmikt, te weten boven een gedicht en op het voorblad van een gedichtenbundel, die naam uitsluitend zal opvatten als de naam van de auteur. Dit zijn immers de gebruikelijke plaatsen om de naam van de auteur van een gedicht of een gedichtenbundel weer te geven. Dat de naam door de wijze waarop die is gebruikt voor het in aanmerking komende publiek bovendien de betekenis heeft van onderscheidingsteken, is gesteld noch gebleken. Naar het voorlopig oordeel van het hof wordt het pseudoniem (Rutger) Kopland dan ook niet als merk gebruikt. Om die reden faalt het beroep van de Stichting op artikel 2.19 BVIE. Het verweer dat Lamberts niet over een procesvolmacht beschikt, behoeft daarom geen bespreking meer.

Schending zorgvuldigheidsnorm?

2.12 Het hof komt daarmee toe aan de kern van de zaak, te weten de vraag of de Stichting, geheel afzonderlijk van enig recht van intellectuele eigendom of een daarmee op één lijn te stellen prestatie, door het adopteren van de naam Het Kopland voor haar stichting heeft gehandeld in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, meer in het bijzonder in strijd met de zorgvuldigheid die zij in het maatschappelijk verkeer jegens Lamberts in acht heeft te nemen.

2.15 Het hof overweegt als volgt. Bij de beoordeling van de vraag of de Stichting door het adopteren van de naam Kopland jegens Lamberts in strijd heeft gehandeld met de in het maatschappelijk verkeer betamende zorgvuldigheid, komt het in essentie neer op een afweging van de door partijen concreet gestelde nonnen en belangen. Dat in het maatschappelijke verkeer bij vernoeming van een instelling naar een bekende persoon de norm is dat de nabestaande om toestemming moet worden gevraagd, wordt door het hof niet onderschreven. De algemene aanwijzing aan ambtenaren bij de vernoeming van straten in het handboek van de VNG is onvoldoende om een dergelijke algemene norm, die ook zou gelden voor niet (gemeentelijke) overheden of organisaties, aan te kunnen nemen.

Terughoudendheid is op zijn plaats omdat door het formuleren van een dergelijke algemene nonn alsnog zou worden bereikt dat de naam (Rutger) Kopland de exclusieve bescherming van een merk toekomt die de hiervoor onder 2.7 vermelde rechtspraak beoogt te voorkomen (vgl. HR 29 maart 2013, ECLI:NL:fIR:2013:BY8661). Dat er geen algemene norm is die voorschrijft dat een nabestaande bij een vernoeming naar de (bekende) overledene om toestemming moet worden gevraagd, sluit niet uit dat de Stichting in de concrete omstandigheden van deze zaak door zonder toestemming van Lamberts de naamswijziging door te zetten, onvoldoende rekening heeft gehouden met de belangen van Lamberts en daardoor heeft gehandeld in strijd met de door de Stichting in acht te nemen zorgvuldigheid.

2.16 Naar het oordeel van het hof heeft Lamberts, zelfs indien bij wijze van veronderstelling moet worden aangenomen, zoals Lamberts onder grieven I en II betoogt, dat de bevolking van Groningen bij de naam "(Het) Kopland" onmiddellijk een verband legt met de dichter Kopland, onvoldoende concreet gemaakt dat door de vernoeming van de Stichting haar belangen zijn geschaad. [...]

2.18 Het enige concrete belang dat Lamberts stelt, is dat de naam van haar overleden echtgenoot door toedoen van de Stichting niet wordt verbonden aan een instelling van haar voorkeur, ahhans dat de kans daarop fors is afgenomen. Wat er van het laatste ook zij, het vernoemen van een instelling naar haar overleden echtgenoot heeft Lamberts echter niet in haar macht. Zij vernoemt niet, dat doen anderen eventueel. [...] Dat de naam door de Stichting als het ware "bezet" wordt gehouden, valt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien.

Lees hier de uitspraak (pdf / html)

Uit het persbericht:  23 april 2015. Vandaag presenteert Legaltree Publishers ‘Handelsnamen en Merken’: het eerste boek in de 8-delige serie ‘Intellectueel Eigendom in Bedrijf’. Geen juridisch naslagwerk, maar het eerste, écht praktische boek voor ondernemingen die zorgvuldig om willen gaan met hun handelsnaam en merk. Duidelijke taal voor ondernemers: ‘IE in Bedrijf’ is geschreven in duidelijke taal en staat vol met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van de auteurs: Marjolein Driessen, advocaat/partner bij Legaltree en specialist op het gebied van intellectuele eigendom en reclamerecht en Theo-Willem van Leeuwen, merkenjurist en eigenaar van merkenbureau Abcor. Fabels worden uit de wereld geholpen en ondernemers krijgen tips over hoe ze de vruchten kunnen plukken van een goede bescherming van hun intellectueel eigendom.

Handelsnaam of merk?
Het eerste deel van de serie is getiteld: Handelsnamen en Merken. Wat is eigenlijk het verschil tussen een handelsnaam en een merk? Hoe ga je goed om met de naam van je bedrijf en van je producten? Hoe voorkom je dat een ander met jouw zorgvuldig gekozen naam aan de haal gaat? En als dat toch gebeurt, welke middelen heb je dan om dit misbruik tegen te gaan? Het is slechts een greep uit de vragen die Marjolein Driessen en Theo-Willem van Leeuwen helder hebben beantwoord.

De kansen van intellectuele eigendom
Het intellectuele eigendomsrecht is een bonte verzameling van diverse wettelijke regelingen zoals merkenrecht, modellenrecht, auteursrecht, handelsnaamrecht en octrooirecht. Voor ondernemers is het vaak bijzonder ingewikkeld om deze regelingen goed te doorgronden en optimaal toe te passen in hun bedrijf. “Hardnekkige misverstanden en foute adviezen zorgen voor tijdrovende en vooral dure juridische kwesties. Zonde, want een sterk merk kan een onderneming juist heel ver brengen. Met ‘IE in Bedrijf’ willen we ondernemers laten zien hoe ze deze kansen kunnen grijpen”, aldus de auteurs. Het boek is als E-book gratis te downloaden via www.ie-inbedrijf.nl. Een hardcopy versie is vanaf 15 mei a.s. te bestellen via onder meer www.bol.com. www.ie-inbedrijf.nl. Voor meer informatie over Legaltree en/of Merkenbureau Abcor verwijzen wij u graag naar www.legaltree.nl en https://merkenbureau.abcor.nl/

Over Legaltree
Advocatenkantoor Legaltree uit Leiden heeft de juridische dienstverlening op innovatieve wijze opnieuw vormgegeven. Legaltree heeft vanaf de oprichting in 2008 een unieke organisatiestructuur en -cultuur, waarin de vrijheid om te excelleren voor de advocaten en persoonlijk contact met de cliënten centraal staan. Legaltree werkt onder het motto 'Quality is personal' en wordt gevormd door ruim 20 partners die - individueel en als team - maatwerk leveren aan nationale en internationale cliënten.

Over Abcor
Abcor ontzorgt klanten en biedt praktische, heldere adviezen op het gebied van merkenrecht, zoals het claimen van rechten en het aanpakken van online merkinbreuk via websites en social media. Daarbij worden de grenzen van het IE-recht graag opgezocht. Met deze out-of-the-box benadering lukt het Abcor vaak om IE-rechten te claimen waar anderen dit opgeven.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 9 april 2014, IEF 14864; ECLI:NL:RBAMS:2015:2110 (Luizenklinieken tegen Hoofdluisvrij) 
Franchise. Begin 2012 is [eiseres] gestart met het opzetten van de Luizenkliniek franchise, met Hoofdluisvrij is een franchise-overeenkomst gesloten. Eiseres ontbindt deze overeenkomst vanwege schending geheimhouding en verbod op negatieve uitlatingen. Door een onderneming onder een andere naam voort te zetten, heeft gedaagde het non-concurrentiebeding geschonden en wordt haar verboden handelsnaam en andere elementen van de franchiseformule van de Luizenkliniek te staken.

2.14. Op 5 februari 2015 heeft [gedaagde] de volgende e-mail aan haar klanten verstuurd:
“Beste Klant,
Het afgelopen jaar heb ik u in de kliniek mogen ontvangen voor een behandeling, vandaar dat u nu mail van mij ontvangt.
De laatste 3 maanden is er veel gebeurd, 4 filialen van De Luizenkliniek zijn gedwongen te stoppen maar we hebben ons er niet zomaar bij neergelegd. (…) Met alle steun van Larada Sciences, die de provider is van het Airallé apparaat, hebben we een doorstart gemaakt.
Super trots presenteren wij dan ook onze nieuwe website www.hoofdluisvrij.nl (…) De behandelingen zijn nu aanzienlijk goedkoper en dat geldt ook voor onze producten!!! € 89,- in plaats van € 109,-/€ 119,- (…)
Mijn contactgegevens zijn ongewijzigd (…)”

4.4. De vordering strekt zoals gezegd onder meer tot nakoming van het overeengekomen non-concurrentiebeding. [gedaagde] voert als verweer dat de ontbinding van de Overeenkomst door [eiseres] niet rechtsgeldig is, omdat [eiseres] in strijd met de vereiste zorgvuldigheid heeft nagelaten om, voordat zij tot ontbinding overging, bij [gedaagde] te informeren of zij vóór verzending wist van de e-mail die [X] aan Larada zou sturen en of die e-mail haar instemming had. Ook heeft [eiseres] voorafgaand aan de ontbinding geen aanmaning verstuurd. [gedaagde] verbindt daaraan de conclusie dat het op de ontbinding gebaseerde bevel aan [gedaagde] om haar bedrijf te staken geen rechtsgevolgen heeft. [gedaagde] stelt geen andere keuze te hebben gehad dan haar onderneming onder een andere naam voort te zetten.

4.5. [gedaagde] miskent hiermee dat indien de Overeenkomst niet rechtsgeldig is ontbonden, zoals zij stelt, de rechten en verplichtingen zoals het non-concurrentiebeding onverkort van kracht blijven. Indien zij heeft willen aanvoeren dat zij in de beëindiging van de Overeenkomst heeft berust kan ook dat verweer haar niet baten. Het non-concurrentiebeding en de overige in artikel 12 en 13 van de Overeenkomst opgenomen verplichtingen gelden (ook) juist na afloop van de Overeenkomst.
Dat [gedaagde] feitelijk niet anders kon dan haar onderneming voort te zetten onder een andere naam, is voorshands onvoldoende aannemelijk geworden.

De voorzieningenrechter
5.1. gebiedt [gedaagde] om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het non-concurrentiebeding ex artikel 12.2 van de Franchiseovereenkomst, direct dan wel indirect door middel van een (rechts)persoon waarover zij direct of indirect zeggenschap heeft, te staken en gestaakt te houden,

5.2. gebiedt [gedaagde] om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis, direct dan wel indirect door middel van een (rechts)persoon waarover zij direct of indirect zeggenschap heeft, ieder gebruik van de handelsnaam en van andere elementen van de franchiseformule van de Luizenkliniek te staken en gestaakt te houden,