Vormmerk  

De Commissie van de Europese Gemeenschappen heeft reeds aangevoerd dat het voorwerp van een dergelijke aanvraag geen „teken” in de zin van artikel 2 van de richtlijn is, en dat het dus niet als merk kan worden ingeschreven. Ondanks dat de prejudiciële vragen betrekking hebben op artikel 3, belet een en ander niet "dat het Hof de nationale rechter alle uitleggingsgegevens met betrekking tot het gemeenschapsrecht verschaft die nuttig kunnen zijn met het oog op een beslissing in de bij hem aanhangige zaak, ongeacht of er in zijn vragen naar wordt verwezen." Het hof gaat aldus eerst in op artikel 2 van de richtlijn.

Het voorwerp van een aanvraag kan slechts een merk in de zin van artikel 2 van de richtlijn vormen, indien aan drie voorwaarden is voldaan. "Deze bepaling noemt weliswaar slechts twee- of driedimensionale tekens die visueel waarneembaar zijn en die dus door middel van letters of lettertekens of door een afbeelding kunnen worden voorgesteld, maar uit de tekst van zowel artikel 2 als de zevende overweging van de considerans van de richtlijn, die spreekt van een „niet-limitatieve opsomming” van tekens die een merk kunnen vormen, blijkt dat dit geen uitputtende opsomming is. Het Hof heeft derhalve reeds geoordeeld dat, hoewel artikel 2 van de richtlijn geen tekens noemt die als zodanig niet visueel kunnen worden waargenomen, zoals klanken of geuren, die tekens niet met zoveel woorden uitgesloten zijn.

Evenwel kan niet worden aanvaard dat het voorwerp van elke merkaanvraag noodzakelijkerwijs een teken in de zin van artikel 2 van de richtlijn is, omdat anders deze voorwaarde een dode letter zou worden."

De merkaanvraag in het geding heeft op algemene en abstracte wijze betrekking op alle denkbare vormen van een dergelijke verzamelbak. "Dienaangaande kan Dyson niet aanvoeren dat het voorwerp van haar merkaanvraag in het hoofdgeding visueel waarneembaar is." Het voorwerp van de aanvraag kan een veelheid aan verschillende verschijningsvormen aannemen en is het dus niet bepaald. Bovendien biedt transparantie de mogelijkheid om gebruik te maken van uiteenlopende kleuren. "Het voorwerp van de merkaanvraag die in het hoofdgeding aan de orde is, is dus in werkelijkheid niet meer dan een eigenschap van de betrokken waar en is dus geen „teken” in de zin van artikel 2 van de richtlijn."
     
"Mitsdien moet aan de verwijzende rechter worden geantwoord dat artikel 2 van de richtlijn aldus dient te worden uitgelegd dat het voorwerp van een aanvraag tot inschrijving van merken zoals die welke in het hoofdgeding is ingediend, die betrekking heeft op alle denkbare vormen van een transparante bak of verzamelkamer die deel uitmaakt van de buitenkant van een stofzuiger, geen „teken” in de zin van die bepaling is en derhalve geen merk in de zin daarvan kan vormen." Aan een uitleg van artikel 3 komt het Hof derhalve niet meer toe.

Lees het arrest hier. Lees de conclusie van AG Léger hier.

Lees hier verder.

Ten aanzien van de gestelde inbreuk op de beeld/vormmerken van Duyvis oordeelt de rechter het volgende: "Geoordeeld moet worden dat de ‘poemanoten’ op deze wijze waargenomen een grote mate van overeenstemming vertonen met de ‘tijgernootjes’. Daarbij is mede van belang dat bij die waarneming niet een afzonderlijk exemplaar, maar een grotere hoeveelheid in het desbetreffende zakje, in een schaaltje of in de hand wordt gezien. Gevaar voor verwarring moet dan ook aannemelijk worden geacht." Op grond hiervan dient ook het gebruik van de afbeeldingen van de poemanoten op de verpakking van de 'poemanoten bacon-kaas' onrechtmatig te worden geacht. Dit geldt niet voor de verpakking van de 'Kenia mix met poemanoten' nu op die verpakking de 'poemanoten' niet prominent staan afgebeeld.

Het voorgaande leidt er toe dat de vordering van Duyvis strekkende tot het staken van de handel in ‘poemanoten’ en in de verpakkingen ‘poemanoten bacon-kaas’ zal worden toegewezen, als ook de vordering tot terugneming door DNG van vorenbedoelde inbreukmakende noten en verpakkingen en/of het reclamemateriaal voor die noten.

De rechtbank wijst de gevorderde advocaatkosten toe voor een (gematigd) bedrag van EUR 25.000,--.

Lees het vonnis hier.

Bij arrest van 25 november 2004 (Benetton - G-Star) heeft het Gerechtshof Amsterdam geoordeeld dat de vormmerken van G-star onderscheidend vermogen hebben, alsmede dat de Elwood kan worden aangemerkt als een auteursrechtelijk beschermd werk in de zin van de Auteurswet. Benetton is van het arrest in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Bij uitspraak van 8 september 2006 heeft de Hoge Raad aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen twee prejudiciële vragen gesteld met betrekking tot de, kort gezegd, geldigheid van de uitsluiting van een vormmerk en de beslissing voor het overige aangehouden (eerder bericht hier).

Auteursrechteljke bescherming.

Elwood. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter vertoont de Crash Pant in zodanige mate auteursrechtelijk beschermde trekken van de Elwood dat de totaalindrukken die de beide broeken maken te weinig verschillen om te kunnen oordelen dat de Crash Pant als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt. In de Crash Pant zijn immers drie van de vijf onderscheidende elementen van de Elwood overgenomen, te weten de schuine stiksels van heuphoogte naar kruisnaad, de bollend ingezette kniestukken en het ingezette ronde stuk op het zitvlak, zodat sprake is van nabootsing op karakteristieke onderdelen. De ook bestaande verschillen maken dit niet anders. Daarbij gaat het niet om stijlelementen, technische of functionele elementen, maar om elementen die oorspronkelijk zijn en derhalve niet noodzakelijk zijn om een broek een broek te laten zijn.

Mash Jacket. Jacks kunnen op tal van verschillende wijzen worden uitgevoerd. Geoordeeld wordt dat de verschillende elementen van het Mash Jacket zodanig in combinatie zijn verwerkt dat de Mash Jackets van G-Star een oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen.
Overwogen wordt dat de door PRL gesignaleerde verschillen in het niet vallen bij de overeenkomsten met de karakteristieke elementen van de Mash Jackets van G-Star. PRL maakt derhalve ook met de Fatigue jas h inbreuk op de auteursrechten van G-Star.

Merkenrechtelijke bescherming

Uitgangspunt is ook hier dat het Hof te Amsterdam in haar arrest van 25 november 2004 heeft beslist dat beide vormmerken onderscheidend vermogen hebben. Het verweer van PRL dat, nu de Hoge Raad aan het Europese Hof prejudiciële vragen heeft gesteld omtrent, kort gezegd, de geldigheid van de vormmerken van G-Star, aan het arrest van het Hof in afwachting van de beantwoording van die vragen geen rechtskracht toekomt, moet worden verworpen. Totdat Het Europese Hof anders zal hebben beslist, dient van de geldigheid van beide vormmerken te worden uitgegaan.

Vormmerk Elwood kniestuk. De voorzieningenrechter beschikt over een exemplaar van beide broeken met de bedoelde kniestukken. Een globale visuele vergelijking van de voorzijde van beide kniestukken als een geheel levert de volgende constatering op. De onderscheidende elementen van het vormmerk kniestuk als de ovale vorm en de horizontale inkepingen zijn op dezelfde wijze terug te vinden in het kniestuk van de Crash Pant. Er is sprake van dezelfde totaalindruk van de kniestukken. Slechts op detailniveau, te weten de wijze waarop de stiksels zijn aangebracht, is een verschil te zien.(…)Het publiek zal dan ook de beide kniestukken met elkaar kunnen verwarren en zich in de herkomst van de beide waren kunnen vergissen.

Vormmerk Elwood broek. Ook hier dient bij de beoordeling te worden uitgegaan van het vormmerk zoals door G-Star is gedeponeerd en de Crash Pant zoals die op de markt is gebracht en door het relevante publiek is waargenomen. Globale vergelijking van de Elwood met de Crash Pant laat zien dat drie meest dominerende punten van de vijf gedeponeerde onderscheidende elementen van de Elwood zijn overgenomen, te weten het kniestuk, de van heup tot kruisnaad lopende naden, en het ronde ingezette stuk op het zitvlak. De beide broeken geven dezelfde totaalindruk, zodat het relevante publiek niet alleen de beide broeken met elkaar kan verwarren maar tevens het gevaar aanwezig is dat zij aan de Crash Pant van PRL dezelfde herkomst toedichten als aan de broek van G-Star. Er is derhalve sprake van zowel direct als indirect verwarringsgevaar. Hieraan doet niet af dat er ook enkele punten van verschil aanwezig zijn.

De voorzieningenrechter beveelt PRL om onmiddellijk na betekening van dit vonnis in Nederland te staken en gestaakt te houden ieder vervaardigen, inkopen, afbeelden, verkopen, ter verkoop aanbieden en/of verhandelen van de Fatigue jas en de Crash Pant,

Met betrekking tot schadevergoeding en proceskosten, stelt de voorzieningenrechter dat “een geldvordering in kort geding alleen toewijsbaar is, indien voldoende aannemelijk is dat de vordering in een eventuele bodemprocedure zal worden toegewezen en van de eiser niet gevergd kan worden dat hij de afloop van de bodemprocedure afwacht.” De geëiste schadevergoeding wordt gematigd. Over de proceskosten stelt de rechtbank:

“Conform artikel 14 van Richtlijn 2004/48/EG van 29 april 2004 zal PRL als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de feitelijke proceskosten van G-Star, nu deze gelet op de omstandigheden en complexiteit van de zaak, niet onredelijk voorkomen. Buiten het griffierecht bedragen deze kosten € 12.707,85 aan advocatendeclaraties. Het standpunt van PRL dat deze kosten onvoldoende zijn aangetoond kan niet worden gevolgd nu immers de urendeclaraties, waarop geen concrete aanmerkingen zijn gemaakt, door 6- Star in het geding zijn gebracht. Deze geldvordering zal derhalve worden toegewezen. Het toe te wijzen bedrag geldt als voorschot op en ter nadere verrekening met hetgeen PRL in de bodemprocedure zal blijken verschuldigd te zijn.”

Lees het vonnis hier.

1.2 Overweging 3.7.4 van het arrest van 8 september 2006 dient als volgt te worden gelezen:

3.7.4 De vraag rijst evenwel of het verwijzingshof aan een hernieuwd onderzoek als hiervoor in 3.7.3 bedoeld wel behoort toe te komen. Aan de bestreden overwegingen van het hof ligt de opvatting ten grondslag dat de uitsluiting van art. 3 lid 1 onder e, derde streepje van de Merkenrichtlijn, dus voor zover die betrekking heeft op de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, niet aan een rechtsgeldige merkinschrijving in de weg behoeft te staan, indien te eniger tijd - gelet op hetgeen hiervoor in 3.7.2 is overwogen: voorafgaande aan het depot - de aantrekkelijkheid van de vorm een gevolg is geworden van de wervingskracht die samenhangt met de bekendheid van de vorm als merk. Het HvJEG heeft (in rov. 75 van het eerdergenoemde arrest inz. Philips/Remington), zoals vermeld hiervoor in 3.7.2, weliswaar eraan herinnerd dat merken waarvan inschrijving op grond van (onder meer) art. 3 lid 1 onder e van de Merkenrichtlijn moet worden geweigerd, gelet op art. 3 lid 3, niet door het gebruik dat daarvan is gemaakt onderscheidend vermogen kunnen verkrijgen, maar daarmee is niet de hier in het geding zijnde vraag beslist, die immers geen betrekking heeft op het onderscheidend vermogen van het omstreden merk.

De Hoge Raad zal daarom op dit punt de hierna onder 5 te formuleren prejudiciële vragen aan het HvJEG voorleggen.

1.3 De eerste prejudiciële vraag dient als volgt te worden gelezen:
1. Moet art. 3 lid 1 onder e, derde streepje aldus worden uitgelegd dat de daarin vervatte uitsluiting de inschrijving als merk van een vorm blijvend belet, indien de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter geheel, dan wel in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen, of mist die uitsluiting toepassing indien, voorafgaand aan de aanvrage om inschrijving, voor het publiek de aantrekkingskracht van de desbetreffende vorm in overwegende mate bepaald is gaan worden door de bekendheid daarvan als onderscheidingsteken?

2. Beslissing

De Hoge Raad:  Verbetert de bovenvermelde fouten in het op 8 september 2006 in deze zaak uitgesproken arrest;  stelt de verbeteringen op de minuut van dat arrest.

Dit arrest is gewezen door de vice-president D.H. Beukenhorst als voorzitter en de raadsheren O. de Savornin Lohman, A.M.J. van Buchem-Spapens, E.J. Numann en W.A.M. van Schendel, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 13 oktober 2006.

Lees het arrest hier.