Vormmerk  

GEA 5 maart 2003, zaak T-128/01 DaimlerChrysler/ OHIM; Jeep-grille
Voldoende onderscheidend en niet technisch bepaald: ‘In dit verband zij opgemerkt dat het betrokken teken de voorzijde van een auto weergeeft. Op het tijdstip van indiening van de aanvraag was deze afbeelding de tekening van een ongebruikelijke grille die het beeld van een ouderwetse grille met een eenvoudige configuratie opriep, welke in de omstandigheden van het tijdstip van de indiening van de aanvraag niet als alledaags kon worden beschouwd.

Het betrokken teken kan dus niet worden beschouwd als het beeld dat iemand spontaan voor de geest komt als de typische weergave van een hedendaagse grille. De vaststelling van het OHIM, dat het betrokken teken bestaat uit elementen die gewoonlijk worden gebruikt voor de weergave van een grille, kan derhalve niet worden aanvaard. In deze omstandigheden dient te worden aangenomen dat de betrokken grille in het geheugen van het in aanmerking komende publiek de commerciële herkomst van de waar kan oproepen, en dus motorvoertuigen met een dergelijke grille kan onderscheiden en individualiseren ten opzichte van die van andere ondernemingen.’ (Ov. 46-48).

GEA 3 december 2003, zaak T-305/02, Nestlé/ OHIM; vorm van fles
Niet alledaags, esthetisch, bijzonder (zie afbeelding): De combinatie van de presentatie-elementen, waaruit het aangevraagde merk bestaat, is werkelijk specifiek en kan niet als alledaags worden aangemerkt: ‘Deze combinatie [van visuele elementen] verleent de betrokken fles dus een bijzonder uiterlijk dat, mede gelet op het esthetisch resultaat van het totaal, de aandacht van het in aanmerking komende publiek trekt en dit publiek, ontvankelijk geworden voor de verpakking van de betrokken waren, in staat stelt, de in de inschrijvingsaanvraag bedoelde waren te onderscheiden van waren met een andere commerciële herkomst.’ (Ov. 41)

GEA 24 november 2004, zaak T-393/02, Henkel/OHIM; witte doorzichtige flacon
De combinatie van visuele kenmerken verleent de flacon ‘een bijzonder en ongebruikelijk uiterlijk dat de aandacht van het betrokken publiek trekt en dit publiek, ontvankelijk geworden voor de verpakking van de betrokken waren, in staat stelt, de in de inschrijvingsaanvraag opgegeven waren te onderscheiden van waren met een andere commerciële herkomst.’ (Ov. 40.)

HvJ EG 29 april 2004, zaken C-456/01 P, C-457/01 P en C-468/01 P t/m C-472/01 P, Henkel en P&G/ OHIM; afwasmiddeltabletten
Tweekleurig afwasmachineblokje van Henkel en het gekleurd gespikkeld afwasmachineblokje van Procter & Gamble (zie afbeeldingen) missen ieder onderscheidend vermogen.

HvJ EG 7 oktober 2004, zaak C-136/02 P, Maglite/ OHIM; zaklantaarn
De vijf gedeponeerde Maglite zaklantaarns (zie afbeelding) missen ieder onderscheidend vermogen. Het feit dat ze zijn aan te merken als ‘hoogwaardig design’ brengt niet automatisch onderscheidend vermogen met zich mee.

HvJ EG 30 juni 2005, zaak C-286/04 P, Eurocermex/OHIM; Corona bierflesje
De vorm van een fles met lange hals waarin een schijfje citroen is vastgeklemd en waarvoor de kleuren geel en groen worden geclaimd (zie afbeelding) heeft geen onderscheidend vermogen voor o.a. bier. (Het Hof geeft geen inhoudelijke beoordeling).

HvJ EG 12 januari 2006, zaak C-173/04 P, SiSi/OHIM; vorm stazakjes
Het Hof bevestigt het oordeel van het Gerecht van Eerste Aanleg dat dergelijke zakjes (zie afbeelding) ‘geen onderscheidend vermogen hebben op grond (van het feit) dat deze verpakkingswijze in de Gemeenschap reeds wordt gebruikt voor vloeibare levensmiddelen in het algemeen, zodat zij niet zo ongebruikelijk is dat de gemiddelde consument ze op zich opvat als een aanduiding van de specifieke commerciële herkomst van een waar behorend tot deze categorie.’ (Ov. 66).

‘Door te bepalen dat inschrijving van de daarin vermelde tekens wordt geweigerd, geeft artikel 3 lid 1 sub e tweede streepje van de richtlijn de legitieme doelstelling weer, particulieren niet toe te staan een merk in te schrijven teneinde uitsluitende rechten op technische oplossingen te verkrijgen of te bestendigen.’ (Ov. 82).

‘[E]en teken waarvan de inschrijving op basis van artikel 3 lid 1 sub e van de richtlijn wordt geweigerd, [kan] nooit onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3 lid 3 verkrijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt.’ (Ov. 75).

‘De weigeringsgronden van artikel 3 lid 1 sub e van de richtlijn hebben als ratio te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt. Artikel 3 lid 1 sub e wil aldus vermijden dat het merkrecht verder gaat dan de bescherming van tekens op basis waarvan een waar of dienst van die van concurrenten kan worden onderscheiden, en op die manier eraan in de weg zou komen te staan dat concurrenten ongestoord in concurrentie met de merkhouder waren kunnen aanbieden waarin die technische oplossingen of die gebruikskenmerken aanwezig zijn.’ (Ov. 78).

Een vorm kan niet als merk worden ingeschreven ‘indien wordt aangetoond dat de wezenlijke functionele kenmerken van die vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven. Bovendien kan het bewijs dat er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, de in deze bepaling vermelde grond voor weigering of nietigheid van de inschrijving niet opzij zetten.’ (Dictum sub 4).

‘De vorm van de waar waarvoor het teken wordt ingeschreven, hoeft geen grillig element, zoals een verfraaiing zonder functioneel doel, te bevatten om deze waar te kunnen onderscheiden in de zin van artikel 2 [Merkenrichtlijn].’ (Dictum sub 2).

HvJ EG 29 september 2001, zaak C-383/99 P, P&G/OHIM; Baby-dry
Baby-dry was volgens het HvJ EG ten onrechte als gemeenschapsmerk voor luiers geweigerd op basis van artikel 7 lid 1 sub c Merkenverordening.

‘Met betrekking tot merken die uit woorden bestaan, zoals het merk dat in casu voorwerp is van het geschil, moet een eventueel beschrijvend karakter niet alleen worden vastgesteld ten aanzien van elk van de woorden afzonderlijk, doch ook ten aanzien van het geheel dat zij vormen. Elk merkbaar verschil tussen de formulering van de woordcombinatie waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, en de terminologie die in het normale taalgebruik van de betrokken categorie consumenten wordt gebezigd om de waar of de dienst of de essentiële eigenschappen daarvan aan te duiden, is geschikt om deze woordcombinatie onderscheidend vermogen te verlenen, zodat zij als merk kan worden ingeschreven.’ (Ov. 40).

NJ 2002/139, m.nt. DWFV;
BIE 2001, p. 344 (act.) Br.;
IER 2001/54, m.nt. SdW;
AA 2002, p. 40, m.nt. ChG;
NTER, m.nt. HMHS

N.B. Algemeen wordt aangenomen dat dit arrest inmiddels is achterhaald door Biomild en Postkantoor.

HvJ EG 4 oktober 2001, zaak C-517/99, Merz & Krell/ OHIM; Bravo
Het Bundespatentgericht weigerde het woordmerk Bravo voor schrijfbenodigdheden op grond van artikel 3 lid 1 sub d van de Merkenrichtlijn, omdat het woord ‘bravo’ voor de betrokken handelskringen louter een bijvalsbetuiging zou zijn.

Reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot het kopen van de waren of diensten kunnen volgens het HvJ EG op zich merken zijn.

‘Het is aan de nationale rechter om van geval tot geval uit te maken of die tekens of benamingen in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden ter aanduiding van de waren of diensten waarop dat merk betrekking heeft.’ (Ov. 40).

NJ 2002/140, m.nt. DWFV;
IER 2001/56, m.nt. HMHS

HvJ EG 19 september 2002, zaak C-104/00 P, Deutsche Krankenversicherung/OHIM; Companyline
Companyline is in het Engelse taalgebied een beschrijvende combinatie die geen onderscheidend vermogen heeft voor (een ‘lijn’ van) verzekeringsproducten voor ondernemingen (‘companies’).

‘In casu gaat het om een woordmerk bestaande uit twee beschrijvende termen, zonder dat de combinatie van de twee termen een verbeeldingselement bevat dat de beschrijvende begripsinhoud overstijgt. De beschrijvende betekenis is ondubbelzinnig en dringt zich zonder analyse-inspanningen onmiddellijk op.’ (Ov. 19).

BIE 2003/19, m.nt. Ste;
IER 2002/52, m.nt. ChG

HvJ EG 5 februari 2004, zaak C-150/02 P, Streamserve/OHIM; Streamserve
Volgens het Gerecht van Eerste Aanleg was het woord streamserve samengesteld uit een basiswerkwoord (serve) en een zelfstandig naamwoord (stream) en liet het bij de betrokken consumenten dus geen ongewone indruk achter. Het was verder van oordeel dat het woord Streamserve betrekking had op een techniek voor het overbrengen van numerieke gegevens via een server, waardoor deze in een regelmatige en continue stroom kunnen worden verwerkt en dat die overbrengingstechniek een van de functies van de betrokken waren was en niet alleen een van de toepassingsgebieden daarvan. Het Gerecht heeft daaruit afgeleid dat dit woord kon dienen ter aanduiding van een kenmerk van het merendeel van de in de inschrijvingsaanvraag bedoelde waren, zodat voor de inschrijving van dit woord voor die waren de absolute weigeringsgrond van artikel 7 lid 1 sub c Merkenverordening moest gelden. Daarentegen was het Gerecht van oordeel dat het OHIM niet had aangetoond dat dit woord een beschrijvend karakter kon hebben, en evenmin dat het onderscheidend vermogen miste voor de waren van de categorieën ‘handboeken’ en ‘publicaties’. (Ov. 14-17).

HvJ EG: ‘Door […] aan te nemen dat artikel 7, lid 1, sub c, van [Merkenverordening] een doel van algemeen belang nastreefde, volgens hetwelk de voorgestelde tekens of aanduidingen door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt, heeft het Gerecht geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting over de doelstellingen van die bepalingen, zodat het die bepalingen juist heeft uitgelegd.’ (Ov. 26).

HvJ EG 5 februari 2004, zaak C-326/01 P, Telefon & Buch/OHIM; Universaltelefonbuch
In het Duits betekenen de woorden ‘Universaltelefonbuch’ en ‘Universalkommunikationsverzeichnis’ respectievelijk universele telefoongids en universele communicatiegids. Zij zijn correct gevormd in overeenstemming met de grammaticaregels van deze taal en bestaan uit gangbare Duitse termen. De woordcombinaties ‘Telefonbuch’ en ‘Kommunikationsverzeichnis’ duiden de soort van de waren en de bestemming van diensten aan, waarvoor merkinschrijving wordt gevraagd. Zij kunnen derhalve worden aangemerkt als beschrijvend voor de betrokken waren en diensten.

HvJ EG 16 september 2004, zaak C-329/02 P, Sat.1/ OHIM; Sat.2
Sat.2 is een combinatie van een gebruikelijke afkorting voor ‘Satelliet’ met een cijfer, maar kan toch wél onderscheidend vermogen hebben voor een televisiezender. ‘Dat merken bestaande uit een woordelement en een cijferelement in de telecommunicatiesector vaak worden gebruikt, wijst erop dat een dergelijke combinatie niet kan worden geacht in beginsel onderscheidend vermogen te missen.’ (Ov. 44). Het gemeenschapsmerk is inmiddels ingeschreven (op 6 februari 2006).

IER 2005/8

HvJ EG 16 september 2004, zaak C-404/02, Nichols/Registrar of Trademarks; Nichols
Een gangbare familienaam kan op zichzelf een merk zijn. ‘In het kader van artikel 3 lid 1 sub b [Merkenrichtlijn], dient de beoordeling van het al dan niet onderscheidend vermogen van een uit een - zelfs gangbare - familienaam bestaand merk concreet te gebeuren, aan de hand van de criteria die gelden voor alle in artikel 2 van voornoemde richtlijn bedoelde tekens, uitgaande van enerzijds de waar of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd en anderzijds de perceptie van de betrokken kringen. Dat aan de rechtsgevolgen van de inschrijving van het merk ingevolge artikel 6 lid 1 sub a van dezelfde richtlijn beperkingen zijn gesteld, is niet van invloed op deze beoordeling.’ (Dictum).

IER 2005/9

HvJ EG 5 oktober 2004, zaak C-192/03 P, Alcon/OHIM; BSS
HvJ EG: Het Gerecht heeft art. 7 lid 1 sub d Merkenverordening correct toegepast. Het feitelijk oordeel van het Gerecht was dat het woord ‘BSS’ ten tijde van de indiening van de inschrijvingsaanvraag van het merk BSS een gebruikelijke soortnaam voor een gebalanceerde zoutoplossing (balanced salt solution) was geworden voor de doelgroep van de betrokken waren, (oogartsen en oogchirurgen). Dit bleek uit verschillende wetenschappelijke woordenboeken en publicaties en uit de verkoop door verschillende vennootschappen van oogproducten onder benamingen met het woord ‘BSS’.

‘Het Gerecht heeft aan zijn oordeel dat het merk BSS uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik van het doelpubliek gebruikelijk zijn geworden ter aanduiding van de waren waarvoor dit merk is ingeschreven, en dat het om die reden bij de litigieuze beslissing rechtmatig nietig is verklaard, in punt 39 van het bestreden arrest terecht ten grondslag gelegd, dat niet het beschrijvende karakter van het merk, maar het heersende gebruik in de kringen waarin deze waren worden verhandeld, beslissend is.’ (Ov. 28)

HvJ EG 21 oktober 2004, zaak C-64/02 P, Erpo/OHIM; Das Prinzip der Bequemlichkeit
‘Slagzinnen kunnen een merk zijn en er gelden geen andere/ strengere criteria voor het onderscheidend vermogen. Wel moet rekening worden gehouden met ‘de omstandigheid dat de gemiddelde consument niet gewend is om de herkomst van de waar uit dergelijke slogans af te leiden.’

Het HvJ EG bevestigde de beslissing van het Gerecht om de beslissing van de Kamer van Beroep om wél strengere criteria aan te leggen te vernietigen. Zie inmiddels Kamer van Beroep 24 januari 2006 (R 392/1999-2): merk geaccepteerd en ingeschreven.

HvJ EG 9 maart 2006, zaak C-421/04, Matratzen Concord/Hukla; Matratzen
‘Matratzen’ kan in Spanje een geldig merk zijn voor matrassen, ook al is het in het Duits volledig beschrijvend voor de waar ‘matrassen.’

‘Artikel 3, lid 1 sub b en c [Merkenrichtlijn] verzet zich niet ertegen dat een leenwoord uit een taal van een andere lidstaat, waarin het onderscheidend vermogen mist of beschrijvend is voor de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, in een lidstaat als nationaal merk wordt ingeschreven, tenzij de betrokken kringen in de lidstaat waar de inschrijving is aangevraagd, in staat zijn om de betekenis van dat woord vast te stellen.’ (Dictum).

IER 2005/8

HvJ EG 15 september 2005, zaak C-37/03 P, BioID/OHIM; BioID
Dit acroniem voor ‘biometrical identification’ wordt door het relevante publiek als zodanig opgevat en mist derhalve elk onderscheidend vermogen. Het lettertype (Arial) en de grafische elementen punt ‘ ’ en het teken ‘®’, zijn ‘niet van dien aard dat ze het relevante publiek in staat stellen, de in de inschrijvingsaanvraag opgegeven waren of diensten zonder gevaar van verwarring te onderscheiden van waren of diensten met een andere herkomst.’ (Ov. 70-72).

Het Gerecht heeft rechtens genoegzaam aangetoond datde vorm van de snoepjes en de vorm van de verpakking ‘niet op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de suikergoedsector gangbaar is.’ (Ov. 26, zaak C-24/05).

‘Een driedimensionaal merk kan […] onderscheidend vermogen verkrijgen door het gebruik, ook al wordt het gebruikt in combinatie met een woord- of beeldmerk. Dat is het geval wanneer het merk bestaat in de vorm of de verpakking van de waar en daarop stelselmatig een woordmerk wordt afgebeeld waaronder deze worden verkocht.’ (Ov. 59, zaak C-25/05).

Volgens artikel 7 lid 1 sub b jo. lid 2 [Merkenverordening] moet inschrijving van een merk worden geweigerd indien het in een deel van de Gemeenschap onderscheidend vermogen mist. Volgens artikel 7 lid 3 [Merkenverordenin] wordt inschrijving evenwel niet geweigerd indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren en diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd.

‘Bijgevolg kan een merk op grond van artikel 7, lid 3 [Merkenverordening] slechts worden ingeschreven wanneer is bewezen dat het onderscheidend vermogen door het gebruik heeft verkregen in het deel van de Gemeenschap waarin het ab initio dergelijk onderscheidend vermogen miste in de zin van lid 1, sub b, van dat artikel. Het in lid 2 van dat artikel bedoelde deel van de Gemeenschap kan, in voorkomend geval, uit slechts een lidstaat bestaan.’ (Ov. 83, zaak C-25/05).

’Aangezien het Gerecht […] heeft vastgesteld dat het aangevraagde merk ab initio in alle lidstaten van de Gemeenschap onderscheidend vermogen miste, en dat rekwirante bovendien niet had aangetoond dat tijdens de referentieperiode in een aantal lidstaten reclame voor dat merk was gemaakt, heeft het terecht geoordeeld dat het cijfermateriaal betreffende de door rekwirante gemaakte reclamekosten niet het bewijs opleverde dat dit merk onderscheidend vermogen had verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan was gemaakt.’ (Ov. 86, zaak C-25/05).

‘Bij driedimensionale merken bestaande in de verpakking van waar die om met de aard van die waar verband houdende redenen in verpakte vorm in de handel wordt gebracht, moet de verpakking van de waar worden gelijkgesteld met de vorm van de waar, zodat die verpakking de vorm van de waar kan vormen in de zin van artikel 3 lid 1 sub e [Merkenrichtlijn], en in voorkomend geval kan dienen ter aanduiding van kenmerken, daaronder begrepen de hoedanigheid, van de verpakte waar in de zin van artikel 3 lid 1 sub c van deze richtlijn.’ (Dictum sub 1).

‘In elk geval is de waarneming van de gemiddelde consument in het geval van een driedimensionaal merk bestaande in de verpakking van de waar, niet noodzakelijkerwijs dezelfde als bij een woord of beeldmerk, dat bestaat in een van het uiterlijk van de erdoor aangeduide waar onafhankelijk teken. De gemiddelde consument is immers niet gewend om de herkomst van de waar bij gebreke van enig grafisch of tekstueel element af te leiden uit de vorm van de verpakking, en in het geval van een dergelijk driedimensionaal merk zou het dus moeilijker kunnen zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan in geval van een woord of beeldmerk.’ (Ov. 52).

‘Het onderscheidend vermogen [dient] te worden beoordeeld aan de hand van de waarneming van de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende, gemiddelde consument van die waar. Een dergelijk merk moet het deze consument mogelijk maken, de betrokken waar ook zonder analytisch of vergelijkend onderzoek en zonder bijzondere oplettendheid van die van andere ondernemingen te onderscheiden.’ (Dictum sub 2).

Een eenvoudige afwijking van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, volstaat niet om de weigeringsgrond van artikel 3 lid 1 sub b van de richtlijn opzij te zetten. Een merk daarentegen dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is en derhalve zijn essentiële functie als herkomstaanduiding vervult, heeft wel onderscheidend vermogen.

Voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3 lid 1 sub b [Merkenrichtlijn], van een driedimensionaal merk bestaande uit de vorm van een waar, moet geen
strenger criterium worden gehanteerd dan voor andere soorten merken.’ (Dictum sub 1).

Vanwege de ‘perceptie’ van het publiek kan het ‘in de praktijk evenwel moeilijker zijn om het onderscheidend vermogen aan te tonen van een merk bestaande uit de vorm van een waar
dan dat van een woord- of beeldmerk. Die moeilijkheid, die aan de basis kan liggen van de weigering van de inschrijving van dergelijke merken, sluit evenwel niet uit dat zij als gevolg
van het gebruik dat ervan wordt gemaakt onderscheidend vermogen kunnen verwerven en dat zij bijgevolg als merken kunnen worden ingeschreven op grond van artikel 3 lid 3 van de richtlijn’.

‘Naast artikel 3 lid 1 sub e [Merkenrichtlijn] is ook artikel 3 lid 1 sub c van betekenis voor driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar.

Bij het onderzoek van de in artikel 3 lid 1 sub c voorziene weigeringsgrond voor inschrijving moet in elk concreet geval rekening worden gehouden met het algemeen belang dat aan deze bepaling ten grondslag ligt, namelijk dat alle uit de vorm van een waar bestaande driedimensionale merken welke uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die tot aanduiding van de kenmerken van waren of diensten in de zin van deze bepaling kunnen dienen, voor eenieder vrij beschikbaar moeten zijn en niet kunnen worden ingeschreven, onverminderd de toepassing van artikel 3, lid 3, van de richtlijn.’ (Dictum sub 2).

Materieelrechtelijk gezien is het vonnis weinig interessant: de messen zijn nagemaakt en ook is er sprake van merkinbreuk. Onder verwijzing naar de Handhavingsrichtlijn vordert Yoshida een bedrag van ruim 15 duizend euro voor werkelijk gemaakte procureurskosten.
 
De rechter wijst deze vordering toe. Het verweer van Hunter dat "het hier gaat om het aanpakken van een eenvoudige potten en pannen verkoper" treft volgens de rechter geen doel, omdat "slechts de ernst en omvang van de inbreuk van belang zijn, en de omstandigheden van dit geval (te weten: een meer dan incidentele verkoop van kennelijk in bedrijfsmatig verband vervaardigde bedrieglijk echt voorkomende doch inferieure namaakproducten die aan de producent van de originele producten grote schade kunnen toebrengen) toewijzing van de nevenvorderingen waar het thans om gaat alleszins rechtvaardigen".
 
Lees het vonnis hier.

The hearing officer (Registrar of Trade Marks) rejected that application on the ground that the sign in question was devoid of any distinctive character within the meaning. He also stated that the transparent collection chamber ultimately served to designate the kind and the intended purpose of the product in question, which was an absolute ground for refusal of registration. Dyson brought an appeal against that decision at the High Court of Justice.

The High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division decided to stay the proceedings and to make reference to the Court of Justice for a preliminary ruling on the following questions:

1- In a situation where an applicant has used a sign (which is not a shape) which consists of a feature which has a function and which forms part of the appearance of a new kind of article, and the applicant has, until the date of application, had a de facto monopoly in such articles, is it sufficient, in order for the sign to have acquired a distinctive character within the meaning of Article 3(3) of Directive 89/104/EEC, that a significant proportion of the relevant public has by the date of application for registration come to associate the relevant goods bearing the sign with the applicant and no other manufacturer?

2- If that is not sufficient, what else is needed in order for the sign to have acquired a distinctive character and, in particular, is it necessary for the person who has used the sign to have promoted it as a trade mark?’

In Libertel relating to the registration of the colour orange as a trade mark for telecommunications goods and services, the Court considered that in order to consider those questions it was necessary as a preliminary matter to determine whether a colour per se was capable of constituting a trade mark for the purposes of Article 2 of the directive. (23)

I believe that this reasoning can be legitimately applied to the present case. Like the Commission, I consider that in order to consider the questions raised by the High Court of Justice it is necessary as a preliminary matter to determine whether a functional feature like that at issue in the main proceedings is capable of constituting a trade mark for the purposes of Article 2 of the directive.

Contrary to the arguments made by the applicant and the United Kingdom Government, I consider that a functional feature which forms part of the appearance of a product does not fulfil the necessary conditions under that provision to constitute a trade mark since it does not, in my view, constitute a sign capable of being represented graphically and capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings.

 In the light of the foregoing, I propose that the Court give the following answers to the questions asked:

1-  A visible functional feature of a product which is capable of taking on a multitude of appearances does not fulfil the necessary conditions to constitute a trade mark within the meaning of Article 2 of First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks since it does not constitute a sign capable of being represented graphically and capable of distinguishing goods and services of one undertaking from those of other undertakings.

2- In any event, Article 3(1)(e), second indent, of First Council Directive 89/104/EEC precludes the registration as a trade mark of a visible functional feature of a product.’

Lees de conclusie hier.