Woord- en of beeldmerk  

Hof van beroep Antwerpen 19 januari 2015, IEF 14623 / eerder als IEFbe 1188 (Optiteam tegen Velum)
Uitspraak aangebracht door Eric De Gryse, Emmanuel Cornu en Anne Delheid, Simont Braun. Merkenrechtinbreuk. Parallel circuit. Reserveonderdelen. Geen soortnaamverwording. Velum is titularis van de woordmerkrechten LASER en het beeldmerk SUNBURST voor zeilboot(toebehoren) en buiten de EER als PERFORMANCE SAILCRAFT (AUSTRALIA). Optiteam verkoopt zeilboten en toebehoren onder deze tekens die niet afkomstig zijn van Velum maar die vanuit een parallel circuit vanuit Australië worden ingevoerd. Door de Voorzitter van de Rechtbank van koophandel Antwerpen werd merkinbreuk vastgesteld:

met uitzondering van het gebruik van vernoemde merken met toevoeging van het begrip “voor” (“for”) om de bestemming van het onderdeel/accessoire aan te duiden, voor zover dit onderdeel/accessoire niet zelf het één of beide merken draagt. 

De merken zijn in de zeilwereld bekend. Volgens het Hof zijn de twee merken fantasiebenamingen, die niet beschrijvend zijn voor de waren waarvoor de merken zijn gedeponeerd en die wel degelijk de herkomst van de boten kunnen aanduiden. Er is geen sprake van verwording tot soortnaam doordat de ontwerper de "LASER"-boten benoemd of door het bestaan van een vereniging zoals International Laser Class Association.

Appellanten wordt toegestaan om bij de verkoop van onderdelen/accessoires die niet zelf één of beide merken dragen, ter indicatie van de bestemming van “voor/for LASER” te gebruiken. De producten worden met de aanduiding REPLICA voorgesteld als imitatie van het originele product, hetgeen niet kan beschouwd worden als een eerlijk gebruik in de handel en nijverheid. Hof bevestigt het eerdere stakingsbevel.

(...) Zij moeten [red. hun tegenvordering tot nietigveklaring ex 2.28 a t/m d BVIE] aantonen dat het teken waaruit het merk bestaat een beschrijvend karakter heeft, dan wel dat het om een andere reden niet in staat is waren te onderscheiden naar hun herkomst uit een bepaalde onderneming. Zij doen zulks niet. 
(...)

Met de geïntimeerde kan worden vastgesteld dat het geenszins is aangetoond dat "LASER" in 1970 ten tijde van het merkdepot de gebruikelijke benaming was voor boten, zonder dat "LASER" nog verband hield met de herkomst van de boten.
(...)
Terecht oordeelde de eerste rechter dat het gegeven dat de ontwerper, (...) de boten benoemd als "LASER"-boten, geen bewijs kan inhouden dat het begrip tot een soortnaam zou zijn verworden. (...)
Het bestaan van ILCA, zijnde de International Laser Class Association, kan geen afbreuk doen aan het voorgaande. Dat een vereniging de naam draagt van het merk, betekent immers niet noodzakelijk dat het merk haar onderscheidend vermogen verliest.(...)

Dat het relevante publiek de "LASER-boot" uitsluitend zal associëren met de constante eigenschappen die de "LASER Class Rules" vooropstelt - zoals de appellanten beweren - betekent volgens het hof nog niet noodzakelijk dat "LASER" een soortnaam is geworden bij dit publiek.

(...)
Het hof treedt het oordeel van de eerste rechter bij. De appellanten kunnen worden toegelaten om onderdelen/accessoires voor boten vermarkt onder het merk "LASER" op de door de eerste rechter bepaalde wijze aan te duiden als mogelijk onderdeel ervan. Dergelijk gebruik is noodzakelijk om het publiek volledige en begrijpelijke informatie te verstrekken over de bestemming van het onderdeel/accessoire.

Zoals ook de eerste rechter, oordeelt het hof dat het gebruik van het merk "LASER" voorafgegaan door het begrip "Replica" niet kan worden beschouwd als in overeenstemming met de toepassingsvoorwaarden van artikel 2.23.1 c BVIE. De producten worden op die wijze voorgesteld als imitatie van het originele product, hetgeen niet kan beschouwd worden als een eerlijk gebruik in de handel en nijverheid. Terecht besloot de eerste rechter dat de legitieme belangen van de geïntimeerde als merkhouder niet afdoende worden gewaarborgd door een dergelijk gebruik.

Hof van beroep Brussel 14 januari 2015, IEF 14608 (PRONAILS-Amazing Brands tegen BOIE)
Merkenrecht. Inburgering. Het beroep strekt tot vernietiging van de beslissing van het BBIE om het woordmerk 'PRONAILS' te weigeren omdat het is samengesteld uit het gangbare voorvoegsel, PRO voor professioneel (vgl. Gerechte EU T-145/12; IEF 12600(B)), en de soortnaam, NAILS voor nagels. Tevens zou deze samenstelling beschrijvend voor cosmetica en nagelschoonheidsverzorging zijn. Marktonderzoek toont aan dat eiseres in haar nichemarkt een bedrijf van betekenis is. Dit gebeurt onder verwijzing naar een artikel in Trends, het aantal medewerkers, de omzet, selectief distributienetwerk en 26e plaats onder gerenommeerde cosmeticabedrijven. Het Hof doet de BBIE-beslissing teniet en wijst de inschrijving in het register toe.

30. Het door het BBIE voor inschrijving geweigerde woordteken ‘pronails’ is een neologisme: in geen van de talen die in de Benelux worden gesproken komt het voor, evenmin trouwens als in de Engelse taal.

45. Eiseres legt meer dan 100 bewijsstukken voor -waarvan sommige tientallen bladzijden omvatten- waarvan de oudste dateren uit 2002.

47. Over de plaats van eiseres in de betrokken sector kan nuttig verwezen worden naar een artikel ‘De kunstnagel wint terrein’ gepubliceerd in Trends (september 2012).

Er wordt aangegeven dat de omzet van eiseres in 2011 meer dan 15 miljoen euro bedroeg en dat bet bedrijf, dat over een team van 80 medewerkers beschikt, Europees marktleider is in de niche van de gel- of kunstnagel.

Ook wordt vermeld dat de producten niet verkrijgbaar zijn in de doorsneeparfumerie of in het grootwarenhuis, maar dat gewerkt wordt met een netwerk van distributeurs die leveren aan de betere nagelsalons.

Nader detail over die omzet doet blijken dat er tijdens de periode 2007-2011 gemiddeld ruim 3,5 miljoen EUR in de Benelux werd gerealiseerd.

Als bedrijf dat actief is in slechts een nichemarkt van de cosmetica, wordt eiseres door het vakblad Trends in Juni 2013 gerangschikt op de 26ste plaats onder de tal van gerenommeerde cosmeticabedrijven. Hieruit mag worden afgeleid dat eiseres in haar nichemarkt een bedrijf van betekenis is.

48. Een marktonderzoek dat uitgevoerd werd in maart 2014, en zodoende ook relevant is voor de graad van Inburgering die tot november 2012 al was gegroeid, nu wordt aangenomen dat inburgering een jarenlang proces vergt, geeft aan dat van alle respondenten, waarvan er 159 in België, 175 in Nederland en 15 in bet Groothertogdom Luxemburg waren gevestigd, 83% het merk ‘pronails’ kent voor nagelverzorging en dat dit percentage zowat gelijkmatig in de drie landen worden bereikt (van 78% In Nederland, over 80% in Luxemburg tot 88% in België).

Van de respondenten weet meer dan 60% bet merk spontaan te duiden als merk voor waren in verband met nagelverzorging en 45% onderscheidt bet ook voor dienstverlening In dat verband. (...)

50. Op grond van al de voormelde relevante gegevens, die alle de peildatum van november 2012 betreffen, is bet hof van oordeel dat moet worden aangenomen dat het teken bij bet doelpubliek in de Benelux al onderscheidend vermogen had verkregen toen het in november 2012 werd gedeponeerd voor de waren en diensten uit de klassen 3, 35 en 44 die betrekking hebben op de waren en diensten waarvoor een weigeringsgrond wegens bet eventueel beschrijvend karakter van het teken door het BBIE wordt tegengeworpen.

Aangezlen boven werd vastgesteld dat bet teken onderscheidend vermogen heeft en er hoe dan ook geen weigeringsgrond uit artikel 2.11.1.c. BVIE kan geput worden voor de geclaimde waren en diensten die geen verband houden met nagelverzorging, is zonder belang dat bet gebruik voor deze waren en diensten niet is aangetoond.

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van negental oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE-serie december 2014.

Behoefte aan of maakt u graag een verdere analyse? Tip de redactie: redactie@ie-forum.nl.

Hof Den Haag 30 december 2014, IEF 14600 (DSM tegen Vion)
Beschikking ingezonden door Marlies Wiegerinck en Michiel Rijsdijk, Arnold + Siedsma. Merkenrecht. VION is merkhouder van gemeenschapswoordmerk VION, DSM heeft voor een jonger Beneluxwoordmerk ZIVION een spoedinschrijving verricht. DSM verzoekt tevergeefs het hof de gedeeltelijke toewijzing van de oppositie van Vion tegen DSMs ZIVION te vernietigen. De waren uit klasse 1 (B) chemische en biochemische producten voor land-,tuin- en bosbouwkundige doeleinden, etc.. zijn tenminste in zekere zin vergelijkbaar aan de ongedierteverdelging, parasietverdelging van de 'VION-klasse 5-waren'. Vanwege de indeling in verschillende klassen bestaat er niet automatisch een verschil in de aard van de waren, ook niet wanneer daarbij het bijvoeglijk naamwoord 'chemisch' ontbreekt, wat niet direct betekent dat er alleen natuurlijke producten zouden zijn. Vordering wordt afgewezen.

5.3. (...) Meer in het bijzonder kan DSM niet worden gevolgd in haar stelling dat, vanwege de indeling in verschillende klassen, er een verschil in de aard van de waren bestaat, in die zin dat alle "ZIVION Klasse 1(B)-waren', ook wanneer daarbij het bijvoeglijk naamwoord 'chemisch' ontbreekt, chemische producten zouden zijn en dat de 'VION Klasse 5-waren' geen chemische maar alleen natuurlijke producten zouden zijn. Niet valt in te zien dat bijvoorbeeld 'micro-organismen als plantbeschermings- en gewasbeschermingsmiddelen' uit de 'ZIVION Klasse 1 (B)-waren' chemisch moeten zijn, en, no minder, dat bijvoorbeeld 'middelen ter verdelging van ongebierte' uit de 'VION Klasse 5-waren' niet chemisch zouden kunnen zijn. Nu het derhalve bij beide warengroepen gaat om (bio)chemische of natuurlijke stoffen die, in de woorden van het Bureau (punt 42 van zijn beslissing), 'worden toegepast op planten en gewassen om die te vrijwaren van ongerechtigheden, om hun groei en meer in het algemeen hun gezondheid te bevorderen' zijn naar het oordeel van het hof wat hun aard betreft de 'ZIVION Klasse 1 (B)-waren' tenminste in zekere zin vergelijkbaar met de in overweging (b) van het Bureau genoemde 'VION klasse 5-waren'.

Hof van beroep Brussel 14 januari 2015, IEF 14596 (De TV-Makers tegen BBIE)
Merkenrecht. Het beroep strekt tot vernietiging van de beslissing van het BBIE om het woordmerk 'VLAANDEREN MUZIEKLAND' te weigeren vanwege het beschrijvend karakter en aanduiding van de herkomst. Het woord 'muziekland' bestaat niet in het Nederlands, het gaat om een neologisme dat door De TV-makers is bedacht. Het gaat om een voeging van een plaatsnaam (Vlaanderen) en een neologisme (muziekland) die wel degelijk ongewoon is, berust op fantasie en ongetwijfeld iets 'extra' bezit ten aanzien van de individuele woorden. Het merk wordt ingeschreven.

31. In het onbestaande woord 'muziekland' zal het doelpubliek weliswaar de onderdelen 'muziek' en 'land' herkennen.

Evenwel heeft het woord 'muziek' verschillende betekenissen (gaande van het geordende klankengeheel, over de partituur hiervan tot de uitvoering) en dat is niet anders voor de term 'land' (gaande van vaste bodem, over afgebakend territorium tot de volksgemeenschap in het territorium).

Het zijn telkens betekenissen die in bepaalde opzichten wel raakpunten kunnen hebben, maar waarvan in het voorliggende geval geen enkele a priori een spontane cognitieve reflex in de zin van één van de betekenissen zal opwekken. Dit is ook niet het geval wanneer die woorddelen worden gepercipieerd in samenhang met het woord 'Vlaanderen'.

Het gaat derhalve om een voeging van een plaatsnaam en een neologisme die wel degelijk ongewoon is, berust op fantasie, en ongetwijfeld iets 'extra' bezit ten aanzien van de individuele woorden, waarvan er één zelfs niet tot die woordenschat van de Nederlandse taal behoort.
32. (...) Op zich heeft het teken een uitgesproken abstract karakter ten aanzien van alle geclaimde waren uit de klassen 9 en 16: er valt direct en concreet verband te leggen tussen die waren en het teken. Ten aanzien van de geclaimde diensten uit klasse 41 ligt het enigszins anders nu voor ieder van die vijf diensten het onderdeel 'muziekland' kan refereren aan een 'muzikale' dimensie.

Hoe dan ook blijft dat het ongewone teken gemakkelijk in het geheugen blijft hangen en de gemiddelde consument zal op basis van dat teken zich gemakkelijk een positieve of negatieve ervaring herinneren met het oog op aankoop- of vermijdingsgedrag en aldus de betrokken waren en diensten kunnen identificeren als afkomstig van de onderneming

Vzr. Rechtbank Den Haag 26 januari 2015, IEF 14591 (Converse/All star tegen Carmika)
Uitspraak ingezonden door Reindert van der Zaal, Kennedy Van der Laan. Namaak. Merkenrecht. De voorzieningenrechter gebiedt Carmika bij verstek ieder inbreukmakend gebruik van de gemeenschapsmerken van licentiehouder Converse en het gebruik van de Benelux- en gemeenschapsmerken van All Star te staken en gestaakt te houden. Carmika wordt veroordeeld in de proceskosten ad €26.140,55.

2.1 (...) Ter zitting heeft Converse c.s. verklaard het verbod op inbreuk op de Beneluxmerken niet door Converse, maar uitsluitend door All Star wordt gevorderd. De eis in zoverre verminderd.

2.5. De vorderingen komen de rechtbank niet onrechtmatig of ongegrond voor zodat deze zullen worden toegewezen (...). Het uit te spreken inbreuk verbod op de Beneluxmerken wordt, zoals gevorderd, slechts toegewezen aan All Star als houdster van deze merken. De dwangsom zal worden gemaximeerd.

Vrz. Rechtbank van Koophandel (en afd.) Antwerpen 23 januari 2015, IEF 14587 (Optima tegen Belgacom)
Uitspraak ingezonden door Kristof Neefs, Altius. Optima stelt financiële planningsdiensten op basis van vier pijlers (inkomen, vermogen, pensioen en nalatenschap) en voert een logo met 4 lussen. Belgacom beslist met haar submerk PROXIMUS voortaan handelsnaam te voeren, met een nieuw logo en merk; alle iconen ondergaan een visuele herstilering. Optima komt op tegen het X-teken. Er wordt niet voldaan aan de bekendheid van het merk en een verband tussen merk en teken als drempelvoorwaarde in artikel 2.20.1.c. BVIE. Er wordt niet voldaan aan de soortgelijkheid van de waren en het verwarringsgevaar uit artikel 2.20.1.b BVIE. Er is geen sprake van inbreuk. Twee OPTIMA-merken worden op tegenvordering vervallen verklaard.

19. Concreet dient aan volgende volgende cumulatieve voorwaarden voldaan te zijn:
(i) Het ingeroepen merk moet bekend zijn.
(ii) Het merk en teken moeten gelijk zijn of met elkaar overeenstemmen.
(iii) Het publiek moet een verband leggen tussen merk en teken.
(iv) Er wordt afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk of de reputatie van het merk (OPTIMA BANK verwijst in hoofdzaak naar de afbreuk aan het onderscheidend vermogen.
(v) Er bestaat geen geldige reden voor het gebruik van het teken.
Artikel 2.20.1.c. BVIE is zowel van toepassing op het gebruik in het economische verkeer voor soortgelijke als niet-soortgelijke diensten. De aard van de aangeboden artikelen kan wel een rol spelen bij de boordeling omtrent het verband tussen merk en teken (infra).

(i) Het ingeroepen merk moet bekend zijn.
22. De bekendheid van het [OPTIMA]teken in de zin van art. 2.20.1.c. BVIE (hetzij als onderscheiden merk, hetzij als onderdeel van een complex beeldmerk) wordt niet aanvaard op grond van volgende overwegingen:
• De aangehaalde krantenartikels wijzen niet op de bekendheid van het -teken, doch geven aan dat merk en teken hun oorsprong vinden in een gelijkaardige inspiratiebron (“oneindige lussen”). Verder wordt de journalist (De Tijd/L’Echo en hernomen in het Het Laatste Nieuws) niet beschouwd als representatief voor de doelgroep (grote publiek) gezien hij een bijzonder waakzame positie inneemt (en dit in het licht van het doelpubliek van het dagblad). Verder wordt aangegeven dat in het desbetreffend artikel wordt gewezen
op het gegeven dat de ontwerpers “hun inspiratie halen bij de “oneindige lussen” die je ook in heel wat andere logo’s terugziet” zonder dat de vermeende bekendheid van [OPTIMA-teken]
• Het marktonderzoek aangereikt door OPTIMA BANK (uitgevoerd door MeMo2) zou aangegeven dat in november 2014 (concreet tussen 13 en 21 november 2014) de bekendheid van het merk zou gedaald zijn tot 4% van het relevante publiek (waarbij tevens een foutmarge van 4% wordt aangegeven). Deze marktstudie bewijst onvoldoende naar recht de bekendheid van het merk: (...)
• Het gegeven dat het merk een beeldmerk betreft, houdt een zekere drempel in voor het uitgroeien van de bekendheid van een merk aangezien het niet kan uitgesproken worden en specifiek aangezien de inspiratiebron (“oneindige lussen”) reeds bekend bij het doelpubliek in tal van alternatieve vormen: (...)
• Verder staat het concrete gebruik dat OPTIMA BANK maakt van haar merk, d.i. in combinatie met het woordonderdeel OPTIMA het uitgroeien van het grafisch onderdeel als bekend merk in de weg. Zowel visueel als in het herinneringsbeeld van het doelpubliek is het woordgedeelte dominant (zelfs indien het
grafische onderdeel visueel wordt voorgesteld voor of boven het woordgedeelte).

Er dient immers te worden uitgegaan van een natuurlijke intellectuele luiheid van een consument die eerst nota zal nemen van het uitspreekbare indien geen woordbegrip kan gedistilleerd worden uit de vormgeving (visueel dan wel intellectueel). Uit de voorgelegde communicatie blijkt dat het grafisch onderdeel slechts
sporadisch zonder bijkomende elementen wordt gebruikt. Het betreft een brochure omtrent de investeringen in appartementen in Brussel waarbij het merk (met uitzondering van de eerste pagina waar het grafische element wordt gecombineerd met het woordelement OPTIMA) onderaan elke pagina prominent aanwezig is. Uit al de overige communicatie (sponsoring) blijkt dat het grafisch element steeds in combinatie wordt gebruikt met andere grafische en woordelementen, waarbij de combinatie met het woordelement OPTIMA het talrijkste zijn (cfr. OPTIMA OPEN (tennis); OPTIMA RALLY (autorally), KAA OOSTENDE en BEERSCHOT (voetbal), KINGS OF GOLF (golf), OPTIMA GENT (basketbal), ….. ). Gezien deze wijze van reclame kan ook geen rekening worden gehouden met de totale investeringen in reclame aangezien onvoldoende naar recht wordt bewezen dat deze betrekking heeft op het grafische element op zich. In het licht hiervan wordt opgemerkt dat in de aangehaalde krantenartikels van 25 en 26 september
2014 het grafisch element wordt weergegeven samen met het woordgedeelte OPTIMA.

(ii) Het merk en teken moeten gelijk zijn of met elkaar overeenstemmen.
26. Volledigheidshalve (en wederom wijzend op de abstractie die werd gemaakt van de niet-aanvaarde bekendheid van het merk) wordt aangegeven dat deze overeenstemming enkel wordt aanvaard bij beoordeling van merk [OPTIMA] en teken [PROXIMUS] op zich. Waar de kleur en inkleuring een overheersend herinneringsbeeld als gevolg hebben, zal bij integratie van het teken [PROXIMUS] als vervanging van de letter “X” deze intellectuele invulling bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument de eerdere idee van overeenstemming doorkruizen. De herkenbaarheid van een letter in een begrip neemt de overheersende indruk ontstaan door kleur en kleurschakering weg.

(iii) Het publiek moet een verband leggen tussen merk en teken
29. Er is niet voldaan aan de voorwaarde van verband tussen merk en teken als aangegeven als drempelvoorwaarde in artikel 2.20.1.c. BVIE. De vordering die haar grond kent in vermeld artikel dient te worden afgewezen als ongegrond.

(iv) Afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk.
32. Er is niet voldaan aan de voorwaarde van “afbreuk aan het onderscheidende vermogen van het merk” als aangegeven als drempelvoorwaarde in artikel 2.20.1.c. BVIE. De vordering die haar grond kent in vermeld artikel dient te worden afgewezen als ongegrond.

(v) Er bestaat geen geldige reden voor het gebruik van het teken.
34 (...) De geldige reden wordt niet aanvaard.

35. De vorderingen op grond van artikel 2.20.1.c. BVIE worden ongegrond verklaard gezien er onvoldoende bewijs voorligt omtrent volgende toepassingsvoorwaarden:
• bekend merk.
• verband tussen merk en teken.
wordt aangehaald.

Artikel 2.20.1.b. BVIE
37. Concreet dient aan volgende cumulatieve voorwaarden voldaan te worden:
(i) Het gewraakte teken moet als merk gebruikt zijn
(ii) Het merk en teken moeten gelijk zijn of met elkaar overeenstemmen.
(iii) de aangeboden diensten moeten gelijk of soortgelijk zijn.
(iv) er bestaat verwarring(of kan verwarring ontstaan) in hoofde van het publiek

44. De vorderingen op grond van artikel 2.20.1.c. BVIE worden ongegrond verklaard gezien het niet voldoen aan de volgende toepassingsvoorwaarden:
• Soortgelijke waren in de zin van vermeld artikel
Verwarringsgevaar in de zin van vermeld artikel

IV.B. Inbreuk op artikel VI.104 WER
Afgewezen als ongegrond

IV.C. Tegenvorderingen

Rechtbank Den Haag 21 januari 2015, IEF 14585; ECLI:NL:RBDHA:2015:575 (City Box tegen Boxaround)
Uitspraak mede ingezonden door Maarten Haak en Daan van Eek, Hoogenraad & Haak. Merkenrecht. Citybox is aanbieder van (tijdelijke) opslagruimte en is houdster van Benelux woord- en beeldmerk CITY BOX. Boxaround biedt via internet opslagruimte te huur aan en heeft derde opdracht gegeven diensten onder aandacht te brengen. Die derde doet dat door Google Adwords te kopen voor Google.nl, waaruit de bevoegdheid van deze rechtbank ex 4.6 BVIE volgt. Boxaround heeft een aangepaste onthoudingsverklaring getekend zonder adequaat boetebeding. Boxaround wordt bevolen merkinbreuk te staken, mede inbegrepen ieder gebruik als advertising keyword waarbij na invoeren daarvan in een online zoekmachine afgebeelde advertenties verschijnen. Dit verbod wordt versterkt met een dwangsom.

4.3. Nu Boxaround in haar onthoudingsverklaring de inbreuk niet heeft erkend, en zij slechts een geclausuleerd boetebeding heeft aanvaard, blijft de dreiging van verdere inbreuk op de rechten van City Box bestaan. Immers, niet in geschil is dat het door Boxaround getekende boetebeding beperkt is in die zin dat overtredingen door derden die in opdracht van Boxaround werken daardoor niet worden bestreken als Boxaround niet uitdrukkelijk opdracht heeft gegeven voor het gebruik van de City Box-merken of daarmee overeenstemmende tekens. Met City Box acht de rechtbank een dergelijke beperkte boeteclausule niet adequaat om de dreiging van inbreuk door het gebruik van de City Box-merken als advertising keyword weg te nemen, mede in het licht van het ontbreken van een erkenning van de inbreuk. De conclusie is dat de inbreuk op de City Box-merken door het gebruik in advertenties en als advertising keyword nog steeds dreigt.

4.4. Aan het voorgaande doet niet af dat Boxaround niet bewust merkinbreuk zou hebben gepleegd, dat Boxaround inmiddels een andere partij heeft ingeschakeld om haar internetmarketing te verzorgen, en dat er geen sprake zou zijn van een counterfeit-situatie. Deze omstandigheden, hoewel niet betwist door City Box, geven City Box als merkhouder niet dezelfde mate van zekerheid als een onthoudingsverklaring met een adequaat boetebeding.

Lees de uitspraak (pdf/html)

Gerecht EU 15 januari 2015, IEF 14562 (Marques de l'ëtat de Monaco)
Merkenrecht. De internationale inschrijving voor het Gemeenschapswoordmerk MONACO is geweigerd op absolute gronden vanwege het beschrijvend karakter en ontbreken van onderscheidend vermogen. MONACO duidt de herkomst aan of is een geografische benaming voor bepaalde producten en diensten. Het beroep wordt verworpen.

Uit het persbericht: The Principality of Monaco cannot benefit from the protection of the trade mark MONACO in the EU in respect of certain goods and services. The word ‘MONACO’ designates the origin or geographical destination of the goods and services concerned and is devoid of distinctive character.

58      Om de gegronde redenen van de kamer van beroep die in punt 20 van het onderhavige arrest in herinnering zijn gebracht, moet worden geoordeeld dat die kamer van beroep – anders dan verzoekster stelt – voor elk van de betrokken waren en diensten rechtens genoegzaam het bewijs heeft geleverd van een voldoende rechtstreeks en concreet verband tussen die waren en diensten en het betrokken merk om te oordelen dat de term „monaco” in de handel kon dienen tot aanduiding van de plaats van herkomst of bestemming van de waren of van de plaats van het verrichten van diensten en bijgevolg dat genoemd merk de betrokken waren en diensten beschreef.

59      Met betrekking tot de beweerde kennelijk onjuiste beoordeling van het geografische criterium faalt verzoeksters argument dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen de volledige („Vorstendom Monaco”) en de afgekorte („Monaco”) benaming van de Staat. Dat onderscheid staat immers niet in de weg aan de vaststelling van het verband tussen de betrokken waren en diensten en het betrokken gebied. Dienaangaande is verzoeksters argument dat het BHIM met het betrokken merk overeenstemmende woordmerken heeft aanvaard, in tweeërlei opzicht problematisch. Allereerst zij vastgesteld dat hoewel het BHIM, gelet op het gelijkheidsbeginsel en het beginsel van behoorlijk bestuur, rekening moet houden met beslissingen die reeds zijn genomen en zeer aandachtig moet onderzoeken of al dan niet een beslissing in dezelfde zin moet worden genomen, de toepassing van deze beginselen moet worden verzoend met het wettigheidsbeginsel (zie arrest van 17 juli 2014, Reber Holding/BHIM, C‑141/13 P, EU:C:2014:2089, punt 45 en aldaar aangehaalde rechtspraak). In casu heeft de kamer van beroep, zoals hierboven in de punten 47 tot en met 58 is gebleken, terecht geoordeeld dat het aangevraagde merk onder de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 viel, zodat verzoekster zich ter ontkrachting van die vaststelling niet zinvol op eerdere beslissingen van het BHIM kon beroepen. Voorts heeft het BHIM zich op een voor verzoekster gunstige wijze uitgesproken over tal van andere, in punt 23 van dit arrest opgesomde waren en diensten die inmiddels door het betrokken merk worden beschermd.

Op andere blogs:
NLO Shieldmark
Hoogenraad & Haak

Vzr. Rechtbank Den Haag 14 januari 2015, IEF 14559; ECLI:NL:RBDHA:2015:799 (Tommy Teleshopping tegen Tel Sell)

Uitspraak ingezonden door Diederik Stols, Boekx Advocaten.

Inbreuk:

4.5. Voorhans is voldoende aannemelijk dat door het gebruik van de bedoelde tekens voor de apparaten die TSA verkoopt, verwarring kan ontstaan bij het relevante publiek. Ten eerste staat buiten kijf dat de apparaten die TSA verkoopt, identiek zijn aan de waren waarvoor het merk is ingeschreven. Ten tweede zijn de apparaten van TSA identiek aan de waren waarvoor Genius, Tommy en Teltv het merk gebruiken lijken de apparaten - zoals Tommy c.s. onbestreden heeft opgemerkt - ook qua vormgeving op elkaar. Ten derde worden de apparaten verkocht via vergelijkbare verkoopkanalen, te weten thuiswinkel via onder meer internet.

Zoektermen:

4.12 Naar voorlopig oordeel kan Tommy c.s. zich niet verzetten tegen het gebruik van de met de merken overeenstemmende zoektermen in het kader van de zoekmachine op de website van TSA. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt dat een dergelijke praktijk is toegestaan omdat die er in de regel louter toe strekt internetgebruikers een alternatief te bieden voor de waren of diensten van de merkhouders en dus inherent is aan de vrije mededinging (...).

4.13 Het gegeven dat op de website van TSA, anders dan doorgaans het geval is bij reclame via een zoekmachine als Google, geen zoekresultaten van de merkhouder worden getoond, brengt naar voorlopig oordeel niet mee dat een uitzondering op de voorgaande regel moet worden gemaakt. Mogelijk brengt dat gegeven mee dat de merkhouders grotere reclame-inspanningen zullen moeten leveren om de bekendheid van de merken te behouden of te verhogen. Dat op zich volstaat echter niet om te concluderen dat er sprake is van een inbreuk (HvJ EU 22 september 2011, ECLI:EU:C:2011:604, Interflora, r.o. 57).

Oneerlijke handelspraktijken:

4.16. Het gebruik van de tekens Cera gold, Nicer, Slencera en Caresse in het kader van reclame voor de eerstgenoemde keramische pannen, groentesnijders, slankheidsleggings en jeanskleurige leggings zal al worden verboden op grond van merkinbreuk. Aangenomen moet worden dat Tommy c.s. geen belang heeft bij een verbod op oneerlijke handelspraktijken, misleiding of onrechtmatig aanhaken met betrekking tot dezelfde reclame-uiting, laat staan een spoedeisend belang. De oneerlijkheid, misleiding en onrechtmatigheid bestaat er volgens Tommy c.s. namelijk in dat het gebruik van de tekens Cera Gold, Nicer, Slencera en Caresse in die reclame-uitingen bij de consument de indruk wekt dat de producten zijn vervaardigd door een van de eiseressen, terwijl dat niet het geval is.

Lees de uitsprak (pdf/html)