Alle rechtspraak  

Volgens het Hof zijn niet-communautaire goederen die in transito zijn geplaatst niet in het vrije verkeer van de Gemeenschap gebracht. "Zolang niet voor deze mogelijkheid wordt gekozen en wordt voldaan aan de voorwaarden voor de douanebestemming (…) waaronder de goederen zijn geplaatst, kan het enkele fysieke binnenbrengen van de goederen op het grondgebied van de Gemeenschap niet worden aangemerkt als "invoeren" in de zin van artikel 5 lid 3, sub c van de richtlijn en artikel 9, lid 2, sub c van de verordening en impliceert het geen gebruik [van het merk] in het economisch verkeer" (…), aldus het Hof. De merkhouder kan ook geen eisen stellen m.b.t. een eindbestemming in een derde land.

Op de vragen van het gerechtshof te Den Haag m.b.t. de mogelijkheid van een merkhouder om het te koop aanbieden of verkopen van oorspronkelijke goederen die in transito zijn geplaatst te verbieden, antwoord het Hof dat dergelijke goederen gewoon te koop kunnen worden aangeboden of worden verkocht met als bestemming een derde land tenzij het te koop aanbieden of de verkoop noodzakelijkerwijs impliceert dat de merkgoederen in de Gemeenschap in de handel worden gebracht. Het Hof formuleert dat als volgt:

"de begrippen "aanbieden" en "in de handel brengen" van goederen in artikel 5, lid 3, sub b, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 2, sub b, van verordening nr. 40/94 kunnen mede omvatten het te koop aanbieden respectievelijk verkopen van oorspronkelijke merkgoederen die de douanestatus van niet-communautaire goederen hebben, wanneer de goederen te koop worden aangeboden en/ of verkocht terwijl de goederen zijn geplaatst onder de regeling extern douane vervoer of de regeling douane-entrepot. De merkhouder kan zich ertegen  verzetten dat dergelijke goederen te koop worden aangeboden of worden verkocht, wanneer dit noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in de Gemeenschap in de handel worden gebracht."
Als laatste oordeelt het HvJ nog over de verdeling van de bewijslast. Het HvJ oordeelt dat "in een situatie zoals die in het hoofdgeding aan de orde is" de bewijslast ter zake van de inbreuk rust op de merkhouder, die zich erop beroept.

Lees het arrest hier.

Deze komen kort gezegd er op neer dat het Hof ten onrechte heeft vastgesteld dat “nu die producties pas bij memorie van antwoord waren overgelegd en Eurochemie daarop niet meer behoefde te reageren en zij dat ook niet gedaan had, het Hof in dit geding niet kon uitgaan van de juistheid van die producties”. De Hoge Raad maakt korte metten met dit standpunt: “bij deze stand van zaken heeft het Hof, nu het hier om een kort geding ging, niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat het niet kon uitgaan van de juistheid van deze producties en dat Eurol daarom voorshands onvoldoende aannemelijk had gemaakt, dat zij EUROL LUBRICANTS al gebruikte voordat Eurochemie in december 2000 een aanvang maakte met het gebruik van het teken EURO LUBRICANTS”.

Ook de cassatiemiddelen, die gericht zijn tegen de vaststelling van het Hof dat niet is komen vast te staan dat Eurol de aanduiding EUROL LUBRICANTS gebruikte voor december 2000, falen.

Wel behaalt Eurol succes met haar cassatiemiddel tegen de verwerping van het Hof van de stelling van Eurol dat het hoger beroep van Eurochemie beperkt was tot de merkenrechtelijke grondslag. Het Hof heeft deze stelling verworpen op de grond dat Eurochemie met haar laatste grief het geschil in volle omvang aan het Hof ter beoordeling had voorgelegd.

De Hoge Raad oordeelt: “ bij de beoordeling van de klachten moet worden vooropgesteld dat aan grieven als eis wordt gesteld dat daarin de gronden die de appellant aanvoert ten betoge dat de besteden uitspraak behoort te worden vernietigd, behoorlijk in het geding naar voren worden gebracht, zodat zij voor de appelrechter en de wederpartij, die immers moet weten waartegen zij zich heeft te verweren, voldoende kenbaar zijn (HR 5 december 2003, nr. C03/124, NJ 2004, 76). Een algemene grief om het geschil in volle omvang aan de appelrechter voor te leggen, is daartoe niet voldoende, aldus de Hoge Raad. 

De Hoge Raad oordeelt: “Dit oordeel (van het Hof) is onbegrijpelijk in het licht van de omstandigheden dat: (a) de veroordeling in eerste aanleg is uitgesproken op zowel de merkenrechtelijke als de handelsnaamrechtelijke grondslag; (b) geen van de grieven van Eurochemie in hoger beroep is gewijd aan de handelsnaamrechtelijke grondslag van de vordering; (c) Eurol in haar memorie van antwoord, onder het opschrift “Omvang hoger beroep” heeft gewezen op het ontbreken van grieven tegen het bestreden vonnis voorzover het op de handelsnaamrechtelijke grondslag berustte (…); (d) de maatstaven aan de hand waarvan inbreuken op merkrechten en handelsnaamrechten moeten worden vastgesteld deels uiteenlopen (...).

De Hoge Raad vernietigt het arrest van het Gerechtshof te Arnhem en verwijst het naar het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch ter verdere behandeling van de beslissing. Lees het arrest hier.

In dit kort geding vordert MF Design om Eastborn te gebieden om ook na 1 november 2005 het volledige aanbod van Eastborn producten te blijven leveren conform de condities zoals deze door partijen zijn overeengekomen. De opzegging is naar het oordeel van MF Design in strijd met de redelijkheid en billijkheid en levert een onrechtmatige daad op.

Eastborn stelt dat de door MF Design verleende kortingen die MF Design via haar website geeft tot grote onrust hebben geleid onder de overige Eastborndealers. Consumenten komen wel in de winkel voor advies, maar kopen de producten uiteindelijk via de website. Tevens maakt MF Design inbreuk op de aan Eastborn toekomende merk-en auteursrechten door het logo/beeldwerk van Eastborn af te beelden op de website.

Met betrekking tot het laatste punt, stelt MF Design dat de dealerovereenkomst mede het gebruik van de naam, het logo en eventuele auteursrechten die op de producten van Eastborn zouden rusten, omvat.

De rechter oordeelt met betrekking tot de opzegging van de dealer overeenkomst als volgt (rov 6):

Of de overeenkosmt geldig is opgezegd door Eastborn kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter in het licht van de door partijen geschetste omstandigheden niet in kort geding worden beantwoord. Daarvoor is de reeds gestarte bodemprocedure de aangewezen weg.
De over en weer gebezigde argumenten maken dat in dit kort geding niet geconcludeerd kan worden dat de bodemrechter naar alle waarschijnlijkheid de opzegging nietig, onrechtmatig of in strijd met de redelijkheid en billijkheid zal oordelen. Hoewel om de opzegging de geur van prijsbeleid hangt, zijn er ook feiten en omstandigheden gesteld die kunnen leiden tot de conclusie dat de opzegging wel door de beugel kan.

Met betrekking tot het gebruik van de merk en beeldrechten (rov 7):

Eastborn erkent dat MF Design in het kader van reclame voor haar onderneming en handel in Eastbornproducten een zeker gebruik mag maken van de merk-en beeldrechten van Eastborn. Indien zij wegens (on)rechtmatigheid een of meer van die gebruiken verboden wenst te zien zal Eastborn in haar vordering toch tenminste duidelijk dienen aan te geven welke vormen van gebruik zij toegelaten acht en welke verboden dienen te worden. Dat doet Eastborn niet en een dusdanig onbepaalde vordering is niet toewijsbaar.

Lees vonnis

Het inbreukverbod wordt uiteraard toegewezen. Interessanter is de behandeling van de nevenvorderingen. Wederom blijkt dat advocaten hun pleidooien voor Mr. Du Pon goed dienen voor te bereiden (zie ook hier):

"Zoals bekend zijn voorzieningenrechters in deze rechtbank terughoudend met het toewijzen van -niet zelden kennelijk bij wege van automatisch geformuleerde - nevenvorderingen in zaken betreffende Intellectuele Eigendom. De veelal aan degelijke (sic!) nevenvorderingen meegegeven (enige) grondslag, inhoudende dat die vorderingen 'gebruikelijk' zijn is, zonder bijkomende omstandigheden, ongenoegzaam."

Na dit lesje wijst de Voorzieningenrechter wel praktisch alle vorderingen toe, inclusief een fors voorschot op de schadevergoeding, zonder opvallend genoeg over de spoedeisendheid van deze vordering te spreken.

Lees hier het vonnis. (Met dank aan Armand Killan ( Bird&Bird) voor het aanleveren van het vonnis, )

7. Het als woordmerk gedeponeerde teken bestaat uit het woord ‘super’, gevolgd door het woord ‘champion’. De betekenis van die woorden is van belang voor de wijze waarop het gehele teken zal worden begrepen. ‘Super’ betekent over, boven, zeer (Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal, 13e druk). Het is een veelgebruikte kwalificatie, vergelijkbaar met ‘geweldig’, ‘top’, ‘eerste-klas’, etc. ‘Champion’ is het Engelse en Franse woord voor kampioen. Een gangbare betekenis van dat woord is de beste of winnaar. Het teken verkrijgt daarmee de letterlijke betekenis eerste-klaskampioen en wekt de indruk van een opeenstapeling van superlatieven. Bij gebruik in verband met waren, waaronder de waren waarvoor inschrijving van het teken wordt gevraagd, zal het in aanmerking komende publiek SUPER CHAMPION opvatten als een louter aanprijzende en niet onderscheidende mededeling: de/het allerbeste.

8. Anders dan Aristocrat aanvoert zal het Benelux-publiek in het teken niet méér zien. Het teken is samengesteld volgens de normale taalregels. Het Benelux-Merkenbureau heeft voorts met producties aannemelijk gemaakt dat de combinatie van de woorden super en champion veel samen voorkomen. Het hof volgt Aristocrat niet in haar betoog dat sprake is van een semantische dubbele bodem. Niet aannemelijk is dat - zoals zij stelt - het teken door het in aanmerking komend publiek vanuit meerdere invalshoeken zal worden begrepen, bijvoorbeeld als verwijzing naar ‘super kampioen onder de speelmachines’ en naar degene die – succesvol – de speelmachine bedient.

SUPER CHAMPION mist derhalve naar het oordeel van het hof (van huis uit) elk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6bis lid 1, onder b, nu het niet het vermogen heeft om waren, waaronder de betrokken waren, naar herkomst te onderscheiden. Aan dit oordeel kan niet afdoen, dat - naar Aristocrat aanvoert - het teken niet verwijst naar specifieke kenmerken van de betrokken waar.

Lees de beschikking hier.

Medion die op basis van het merk LIFE ingeschreven voor consumentenelektronica opkwam tegen het merk THOMSON LIFE ving bot bij het Landgericht Dusseldorf. Volgens de Prägetheorie zal er sprake zijn van verwarringsgevaar, aangezien het merk LIFE een zelfstandige onderscheidende plaats in het teken THOMSON LIFE behoudt. Het Oberlandesgericht Dusseldorf vraagt het Hof van Justitie hierover om uitleg. Het Hof oordeelt: "Voor de constatering dat er sprake is van verwarringsgevaar kan niet als voorwaarde worden gesteld dat het deel van het samengestelde teken dat uit oudere merk bestaat, de door dat teken opgeroepen totaalindruk domineert.

Hof blijft trouw aan haar eigen theorie die zij voor alle duidleijkheid nog even kort samenvat: "Artikel 5, lid 1, sub b Merkenrichtlijn dient aldus te worden uitgelegd dat er bij het publiek verwarring tussen dezelfde waren en diensten kan bestaan, wanneer het bestreden teken wordt gevormd door samenvoeging van de firmanaam van een derde met het ingeschreven merk, dat een normaal onderscheidend vermogen heeft, en het ingeschreven merk weliswaar niet als enige bepalend is voor de totaalindruk van het samengestelde teken, doch daarin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt." Lees arrest hier.

Vznr: ro. 5. "Ashlar maakt sedert 1989 gebruik van de naam “Vellum” en het bakstenen logo voor haar software. Voldoende aannemelijk is dat Ashlar de naam “Vellum” en het bakstenen logo heeft geïntroduceerd, althans met betrekking tot computersoftware, ook door het aangaan van distributieovereenkomsten in het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw, in Europa (onder meer) met Vellum Software GmbH en Vellum Benelux. Ook is voldoende aannemelijk dat het opnemen van het woord “Vellum” in de naam van beide laatst genoemde vennootschappen verband houdt met het feit dat zij zijn opgericht voor de distributie van de software van Ashlar. Uit het vorenstaande volgt genoegzaam dat Ashlar eerder gebruik maakte van de naam “Vellum” en het bakstenen logo dan Vellum Benelux en Vellum Software GmbH. Ashlar was daarom niet te kwader trouw toen zij na beëindiging van de distributieovereenkomst het woord “Vellum” en het bakstenen logo als merken liet inschrijven."

6. Het vorenstaande brengt mee dat Ashlar zich jegens Vellum Benelux mag beroepen op haar woordmerk “Vellum” en op het bakstenen logo. Dit leidt ertoe dat Vellum Benelux, doordat zij na de beëindiging van de distributieovereenkomst het bakstenen logo en het woord “Vellum” is blijven gebruiken, onder meer op de software die zij verkoopt, en het woord “Vellum” handhaaft in haar domein- en handelsnaam, op grond van artikel 13A lid 1 sub a BMW en artikel 5a van de Handelsnaamwet onrechtmatig handelt jegens Ashlar.

Ashlar stelt vervolgens in een bodemprocedure dezelfde vorderingen als in kg in. Heeft zij hier nog wel wel belang bij? Ja, oordeelt de Rb.

"Zonder het tijdig instellen van een bodemprocedure bestaat immers de mogelijkheid dat Disaro (de nieuwe naam van Vellum Benelux) een verklaring indient als bedoeld in art. 260 lid 1 Rv, in welk geval de bij het kg-vonnis getroffen voorzieningen hun kracht verliezen. Disaro heeft weliswaar gesteld dat zij berust in het kg-vonnis en niet voornemens is de aanduiding Vellum nog voor haar onderneming en producten te gebruiken (...), maar dat leidt nog niet tot de conclusie dat Disaro daarmee ondubbelzinnig van haar rechten uit hoofde van art. 260 lid 1 heeft afgezien."

Bovendien oordeelt de Rb. dat Disaro inbreuk maakt op de auteursrechten op de software van Ashlar (die zij ook na het uiteengaan van partijen bleef verhandelen) en onrechtmatig handelt door een (overigens niet als auteursrechtelijke werk geachte) slagzin te gebruiken. Van de 19 (!) vorderingen kent de Rb. er 12 toe; de hoogte van de schade dient uitgemaakt te worden in een schadestaatprocedure.

Lees hier kort geding vonnis en hier vonnis in bodemprocedure