Alle rechtspraak  

IEF 1257

Ondertussen op St. Maarten

Gerecht in Eerste Aanleg van de Nederlandse Antillen, zittingplaats Sint Maarten, 22 november 2003, AR no. 326 van 2003. Amerikaanse supermarktgigant 7-Eleven haalt bakzeil op St. Maarten, alwaar een kleine, lokale supermarkt actief is onder de naam 7 Alive. Crux van het verhaal is dat 7-Eleven op St. Maarten de afgelopen vijf jaren niet normaal is gebruikt.

De magere argumenten van 7-Eleven worden door het Gerecht van tafel geveegd: “Voor het normaal gebruik is onvoldoende dat haar merken zijn te zien op haar website, op een lijst van Amerikaanse netwerkseries en grote filmproducties en op de op St. Maarten opgenomen film Speed 2. Van dit gebruik van het merk kan immers niet worden gezegd dat het zich onmiskenbaar (mede) tot het publiek van de Nederlandse Antillen richt. Het tegendeel is het geval, zoals blijkt uit de homepagina van de website van 7-Eleven, waarop is vermeld: “This site is intended for residents of the US and Canada, excluding Quebec.”

Zou het oordeel van de rechter anders zijn indien Speed 2, net als het eerste deel, wél een kassucces was geweest? Lees hier het vonnis (Met dank aan Jolette Wiersema, DLA Schutgrosheide).

IEF 1256

Elke dag: dit of dat

Rechtbank 's-Hertogenbosch, 22 november 2005, KG ZA 05-663. Jumbo Supermarkten tegen Laurus Nederland. Jumbo biedt haar klanten garanties die zij heeft neergelegd in de formule van "de 7 dagelijkse zekerheden." Die zekerheden zijn:  1. elke dag: euro's goedkoper, 2. elke dag: service met een glimlacht, 3. elke dag: voor al uw boodschappen (etcetera).

De 7 zekerheden zijn ieder als tekst onder een bijbehorende afbeelding als Benelux beeldmerk ingeschreven. Als woordmerk zijn "zeven zekerheden" en "Jumbo elke dag beter" ingeschreven. Gedaagde Laurus maakt ter promotie van haar nieuwe Lekker  & Laag Superstores gebruik van de (niet geregistreerde) slogan "Onze 8 elke dag garanties", te weten: 1. elke dag de laagste prijs, 2. elke dag de grootste keus, 3. elke dag absoluut vers (etcetera).

"De rechter wil er veronderstellenderwijs van uitgaan dat ook na de "postkantoor" jurisprudentie de slogan "De 7 Dagelijkse Zekerheden" in aanmerking komt voor merkenrechtelijke en/of auteursrechtelijke bescherming omdat, hoewel de slogan overwegend is gesteld in beschrijvende termen die verwijzen naar het marktconcept, de slogan enigszins associaties oproept met de zeven weekdagen, het onderscheid tussen de zeven hoofdzonden en dagelijkse zonden en door de alliteratie. Een zekere mate van pakkendheid en originaliteit kan haar dan niet worden ontzegd, al acht de rechter die bepaald minder dan die bij slogans als "Have a break.." of "Let's make things better."

Wel is er alleen sprake van een zwakke bescherming die alleen bij al te letterlijke nabootsing kan worden ingeroepen en daarvan is bij "de 8 elke dag garanties" geen sprake. Ook onderschriften van het type "elke dag: dit of dat" missen iedere creativiteit of originaliteit . En "uiteraard haakt Laurus aan bij het (uit Amerika overgewaaide) every day low price marktconcept, maar dat mag zij. "De bewoordingen zijn anders en "dat is dan noch slaafs noch aanhaken."

Volgens de rechter zijn de vorderingen van Jumbo er kennelijk op gericht te verhinderen dat een concurrent in zijn reclame campagne in beschrijvende termen het edlp- concept uitdraagt. Een dergelijke vordering vind geen steun in het recht.  Eerder bericht hier. Lees het vonnis hier. (Met dank aan Marga Verwoert, Allen & Overy).

IEF 1254

Eerst even voor jezelf lezen

- Gerecht van Eerste Aanleg, 23 november 2005, zaak T-396/04, Soffass - OHIM (NICKY). Visueel en fonetisch stemmen de tekens van het aangevraagde merk Nicky en het oudere merk Noky in zekere mate overeen. "Wanneer de conflicterende tekens niet overduidelijk volledig van elkaar verschillen, doch er een aantal elementen van overeenstemming en een aantal mogelijke punten van verschil bestaan, mag het respectieve belang daarvan immers niet los van elkaar worden beoordeeld, maar moet dit gebeuren in het kader van een globale beoordeling van het verwarringsgevaar, met inachtneming van alle relevante factoren". Aldus wordt de beslissing van de kamer van beroep dat de conflicterende merken merkbaar overeenstemmen, in stand gehouden.

- Rechtbank 's-Gravenhage, 23 november 2005, KG 05/1225 (DoubleA - TripleA); vonnis hier

- Rechtbank 's-Gravenhage, 23 november 2005, KG 05/0439 (Stannah - Freelift);vonnis hier

IEF 1247

De volwassen man

Vers op rechtspraak.nl: Voorzieningenrechter Rechtbank Haarlem, 22 november 2005, LJN: AU6584, KG ZA 05-532.  General Media Communications tegen Horeca Exploitatie Maatschappij “Tamarinde.”

Seksclub Penthouse Haarlem maakt geen inbreuk op het merk van het gelijknamige tijdschrift Penthouse Magazine nu de waren en diensten niet soortgelijk worden geacht en Penthouse Magazine ook niet aannemelijk heeft gemaakt dat het bordeel door het gebruik van deze naam voordeel trekt uit de bekendheid en reputatie van het merk PENTHOUSE. Ook de handelsnaam van het bordeel vormt geen inbreuk op het merk van Penthouse Magazine.

"General Media begeeft zich naar eigen zeggen met haar productie en distributie van erotische waren en diensten op het gebied van “adult entertainment” en omschrijft daarbij haar doelgroep als de volwassen man op zoek naar erotische ontspanning. Hoewel gezegd kan worden dat dit gebied en deze doelgroep overeenstemmen met die van Tamarinde, is daarmee de soortgelijkheid van de waren en diensten niet gegeven. Immers, de aanschaf van een tijdschrift dan wel het bezoeken van een aan dat tijdschrift gelieerde internetsite, kenmerkt zich door een hoge mate van anonimiteit, passiviteit en laagdrempeligheid, terwijl het daadwerkelijk brengen van een bezoek aan een bordeel die kenmerken in aanzienlijk mindere mate bezit. Voorstelbaar is dat de volwassen man die een tijdschrift als Penthouse koopt, op zoek is naar een andere vorm van erotische ontspanning dan de volwassen man die een bordeel bezoekt." Lees het vonnis hier.

IEF 1243

Voor meerderlij uitleg vatbaar

Rechtbank Alkmaar, 17 november 2005, KG 05-408. Mr. Boddaert, in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Plyboo Bamboo Design & Products B.V. / Doen Participaties B.V. tegen Shiva Holding B.V. / Charles Younge’s Holding B.V. Vallen de merkenrechten Plyboo onder de failliete boedel van Plyboo of niet?

De curator is in onderhandeling met Moso B.V. inzake de verkoop van goederen van de failliete boedel van Plyboo. Charles Younge’s en Shiva zijn beiden voor de helft rechthebbende op een Gemeenschapsmerk, een Benelux beeldmerk en een Benelux woordmerk. De curator vordert kort gezegd dat Charles Younge’s en Shiva hun medewerking moeten verlenen aan overschrijving van de Plyboo-merken en een verbod tot het gebruik ervan.

Op 22 september 1999 hebben Plyboo enerzijds en Charles Younge’s en Shiva anderzijds een licentieovereenkomst gesloten. Hierbij is aan Plyboo een exclusieve licentie verleend voor het gebruik van het woordmerk ‘PLYBOO’ en beeldmerk ‘PLYBOO’. De overeenkomst is aangegaan voor onbeperkte duur. In het geval van faillissement van Plyboo zou de overeenkomst van rechtswege ontbonden worden.

Op 28 mei 2002 is tussen Plyboo, Doen Participaties, Shiva en Charles Younge’s een zogenaamde ‘Subscription and Shareholders Agreement’ gesloten. Reden daarvoor was de toetreding van Doen Participaties als aandeelhouder (en financier) tot de vennootschap Plyboo. De enige aandeelhouders van Plyboo waren tot die tijd Shiva en Charles Younge’s. In de overeenkomst is, voorzover van belang, het volgende vermeld:

“Article 11. Intellectual Property

Schedule 6 sets fort an accurate, correct and complete list of a) all servicemarks, tradenames, copyrights and any other intellectual property rights (if any) and applications for registration of any of the foregoing (the ‘Intellectual Property Rights’), owned, used or planned to be used by the Company in connection with the Business, and b) all written agreements relating to the Intellectual Property Rights which the Company has licensed from or to a third party.The Intellectual Property Rights are registered in the name of, legally and beneficially vested in and the property of the Company.No further intellectual property rights or licenses are required by the Company to conduct the Business as presently conducted or as currently planned in order to avoid conflicts with or infringements upon the rights of others and no such conflict or infringement currently exists”.

 

De curator c.s. stelt zich op het standpunt dat Charles Younge’s en Shiva zich bij voornoemde overeenkomst hebben verbonden om de merken PLYBOO over te dragen aan Plyboo en deze ook ten name van Plyboo in te schrijven in het Benelux Merkenregister. Charles Younge’s heeft dit standpunt bestreden. Volgens haar is er geen sprake van een verbintenis tot overdracht. Shiva is niet in de procedure verschenen.

De Voorzieningenrechter oordeelt dat “de genoemde bepalingen van de overeenkomst, in onderling verband en samenhangend beschouwd, voor meerderlij uitleg vatbaar zijn en biedt de tekst van deze bepalingen als zodanig onvoldoende houvast voor zowel het standpunt van de curator c.s. als dat van Charles Younge’s.” De Voorzieningenrechter acht “bewijslevering noodzakelijk om te kunnen beoordelen welke van de in de verklaringen weergegeven versies van de gebeurtenissen rondom het sluiten van ‘Subscription and Shareholders Agreement’ de juiste is.” De Voorzieningenrechter weigert de gevorderde voorzieningen. Ook de gevorderde voorzieningen ten aanzien van de niet verschenen Shiva worden geweigerd. Nu Shiva voor de helft eigenaar is van de merken Plyboo zal de curator met een toewijzing van de vordering tegen Shiva niet veel kunnen. Alleen met medewerking van Charles Younge’s kan Shiva de merkrechten aan de curator overdragen.

De eis in reconventie van Charles Younge’s, kort gezegd dat het de curator op straffe van een dwangsom zal worden verboden om gebruik te maken van de aanduiding PLYBOO danwel van andere woord- en beeldmerken van Charles Younge’s wordt afgewezen. De toewijzing van het gevorderde verbod zou met zich meebrengen, dat het de curator praktisch onmogelijk zal worden gemaakt zijn wettelijke taken als curator naar behoren te vervullen. Lees het vonnis hier.

IEF 1233

Breed, breder, breedst (2)

Gerechtshof Amsterdam, 4 augustus 2005, LJN:AU6405, UPC tegen Bbned. Hoger beroep in kort geding Brederland tegen Brederband.

Vandaag gepubliceerd arrest, in navolging van dit eerdere bericht. UPC voert primair aan dat de voorzieningenrechter heeft miskend dat zij de aanduiding BREDERBAND niet als merk gebruikt maar als aanduiding van een eigenschap van de door haar geleverde dienst. Breedband is, aldus UPC, een soortnaam voor internet via DSL en niet gebruikt als teken om de herkomst van de aangeboden diensten te onderscheiden. Het Hof denkt hier anders over.

"BREDERBAND is een fantasiewoord dat in de vergrotende trap verwijst naar het bestaande woord breedband. Dat de term BREDERBAND echter ook in de visie van UPC zelf geen soortnaam is die enkel het kenmerk van het sneller zijn van deze internetdienst beschrijft, valt af te leiden uit de geprononceerde wijze waarop UPC dit woord in haar reclamecampagne gebruikt: tegen een oranje achtergrond volgt na de in wit uitgevoerde woorden "Chello introduceert" het in hetzelfde lettertype in opvallend blauw uitgevoerde woord "brederband©", waarbij het toegevoegde copyright-teken lijkt te benadrukken dat UPC aanspraak maakt op exclusief gebruik van dit woord.

Daarmee is niet verenigbaar dat UPC het woord BREDERBAND louter als soortnaam zou gebruiken. [...] Onder deze omstandigheden acht het hof voorshands niet aannemelijk dat de gemiddelde consument zal menen dat het gebruikte fantasiewoord BREDERBAND niet als herkomstaanduiding maar louter als productbeschrijving wordt gebruikt."

UPC komt verder op tegen de door de voorzieningenrechter aanwezig geachte begripsmatige en auditieve overeenstemming tussen het merk BREDERLAND en het teken BREDERBAND. UPC wijst op een verschil in uitspraak tussen, respectievelijk, de zachte letter L en de harde letter B. Het hof acht dit verschil, zo al aanwezig, niet zodanig groot dat dit noemenswaard afbreuk vermag te doen aan het overigens overeenstemmende klankbeeld, dat geaccentueerd wordt door het identieke woorddeel 'BREDER'. Zo er al enig begripsmatig verschil tussen merk en teken bestaat, acht het hof dit voorshands niet dermate zwaarwegend dat dit de visuele en auditieve overeenstemming kan ontkrachten.

Enige opening voor UPC: "Op zichzelf terecht stelt UPC bij grief 7 dat merken met een grote bekendheid een ruimere bescherming genieten. De vaststelling van de mate waarin Bbned het merk BREDERLAND (heeft) gebruikt, waarover partijen verdeeld zijn, vereist nader feitelijk onderzoek waarvoor dit kort geding geen ruimte biedt. Voorshands is onvoldoende gebleken dat het, aan de hand van bewijsstukken aannemelijk gemaakte, merkgebruik door Bbned in het economisch verkeer dusdanig gering zou zijn dat dit, gelet op de grote mate van overeenstemming tussen merk en teken en de overige omstandigheden van het geval, aan toewijzing van de op merkinbreuk gegronde vordering in de weg zou moeten staan. Grief 7 kan daarom evenmin slagen." Lees het arrest hier.

IEF 1229

Altijd gratis bellen

Voorzieningenrechter Amsterdam, 17 november 2005, KPN/ Tiscali, KG 05-2108.

Als laatste in een reeks van (min of meer) klinkende overwinningen voor KPN in vergelijkende reclame zaken, deze uitspraak van de voorzieningenrechter te Amsterdam. KPN betichtte Tiscali van misleidende reclame en misbruik van haar merknaam. Tiscali beloofde in haar reclame-uitingen op de televisie en op haar website immers altijd gratis bellen, het besparen van 300 EURO, 24,95 per maand en geen KPN meer nodig.

In disclaimers, die niet bij elke uiting aanwezig waren, vermelde Tiscali eventuele beperkende voorwaarden. Na sommaties van de advocaat van KPN heeft Tiscali de uitingen aangepast door disclaimers te plaatsen en bestaande teksten anders te formuleren. Zo werd 'bespaar 300 EURO', 'bespaar gemiddeld 300 EURO per jaar' waarbij Tiscali uitging van een gemiddelde besparing uitgaande van de gemiddelde kosten die (waarschijnlijk door de gemiddelde) consument wordt gemaakt. Dit gemiddelde haalde Tiscali uit een onderzoeksrapport dat verder niet toegankelijk was voor de consument.

Tiscali verweerde zich tijdens het kort geding door te wijzen op de aangepaste teksten en de opgenomen disclaimers. Rullmann heeft echter geen sympathie voor de argumenten van Tiscali. Misleidende reclame wordt aangenomen voor alle televisie-uitingen (dus niet voor uitingen op de website) omdat de dislcaimers in het korte tijdbestek van de commercial niet voldoende opvielen. Echter op één punt kreeg Tiscali gelijk van Rullmann. De uiting 'geen KPN meer nodig' is geen inbreuk op het merkrecht van KPN omdat Tiscali een geldige reden heeft om KPN te noemen. Het is voor de consument immers nieuw dat ze geen abonnement bij KPN meer nodig hebben. Tiscali mag de consument hierover informeren. 

Tiscali moet op haar website rectificeren. Rullmann vond rectificatie in een commercial op televisie, zoals was gevorderd door KPN, disproportioneel en wees deze vordering dan ook af.

Lees het vonnis hier. Zie eerder bericht hier. (Met dank aan Jolette Wiersema, DLA Schutgrosheide).

IEF 1228

Drie maal daags

Arrest GvEA, 17 november 2005, zaak T-154/03, Biofarma SA tegenOHIM/ Bausch & Lomb Pharmaceuticals Inc. Toch gevaar voor verwarring tussen de farmaceutische producten ARTEX (hypertensie) en ALREX (oogdruppels). 

Op basis van haar oudere nationale (Frankrijk, Portugal en Benelux) woordmerken ARTEX heeft Biofarma oppositie ingesteld tegen gemeenschapsmerkaanvrage voor het woord ALREX. De kamer van beroep van het OHIM heeft de  oppositie afgewezen, met name omdat de betrokken waren slechts in geringe mate soortgelijk zijn, hoewel ze tot dezelfde klasse behoren (klasse 5, farmaceutische producten).

Het GvEA gaat eerst na wie het relevante publiek is. Volgens BHIM en Bausch zou het publiek uitsluitend uit deskundige artsen bestaan. Het GvEA verwerpt dit. “Het relevante publiek bestaat dus zowel uit vakmensen uit de medische sector (artsen-specialisten, huisartsen en apothekers) als – anders dan de kamer van beroep heeft geoordeeld – uit patiënten.”

Daarna stelt zij vast dat de betrokken waren wel soortgelijk zijn. “Zoals verzoekster terecht heeft aangevoerd, gaat het in casu om waren van dezelfde aard (farmaceutische producten) met dezelfde doelstelling of bestemming (behandeling van gezondheidsproblemen bij de mens), die bestemd zijn voor dezelfde consumenten (vakmensen uit de medische sector en patiënten) en via dezelfde distributiekanalen worden afgezet (over het algemeen in apotheken).”

Aangezien de soortgelijkheid van de waren groter is dan de punten van verschil ertussen, dient te worden geconcludeerd dat de betrokken waren in zekere mate soortgelijk zijn. Aangezien ook de betrokken tekens in hoge mate overeenstemmen, zijn de onderlinge verschillen niet groot genoeg om het bestaan van verwarringsgevaar bij het relevante publiek uit te sluiten. Ten slotte wordt het bestaan van dit verwarringsgevaar nog versterkt door het feit dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft de verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, en moet aanhaken bij het onvolmaakte beeld dat hem is bijgebleven.

Het GvEA concludeert dat er sprake is van verwarringsgevaar en vernietigt de beslissing van de kamer van beroep. Lees het arrest  hier.

IEF 1211

pseudo-anagram

O.a. Adformatie bericht dat Coca-Cola en Pepsi ruzieen over de naam Ipsei, het nieuwe drankje van Coca-Cola met rode druiven en rooibos. Pepsi wil dat de concurrent die naam niet langer gebruikt. Om Coca-Cola te dwingen de naam te schrappen, is er morgen een kort geding in Den Haag. Pepsi vindt dat Ipsei op verwarringwekkende wijze overeenstemt met Pepsi. Lees hier iets meer.
IEF 1203

Horen, zien en navolgen

Opinion of Advocate general Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, 10 November 2005, Case C-206/04. Muehlens./.OHIM (ZIRH). Nadere uitleg Lloyd/Loints en tik op de vingers van het Hamburgse Landsgericht door A-G Colomer.

Cosmeticafabrikant Muehlens stelt oppositie in tegen de aanvrage van het woordmerk ZIRH en baseert zich daarbij op haar oudere woord/beeldmerk SIR. Beiden zijn aangevraagd voor dezelfde waren in o.a. klasse 3. Muehlens stelt dat er auditieve overeenstemming is tussen beide merken en meent, onder verwijzing naar Lloyd/Loints, dat dit voldoende is om gevaar op verwarring aan te nemen. Zowel het de Opposition Division, de Board of Appeal van het OHIM, GvEA en nu ook A-G Colomer zijn het hier niet mee eens.

De A-G legt uit dat de zinsnede "niet valt uit te sluiten dat de enkele auditieve gelijkenis tussen de merken verwarring kan doen ontstaan" uit het Lloyd/Loints-arrest, niet inhoudt dat enkele auditieve overeenstemming tussen twee merken altijd voldoende is om verwarring aan te nemen; verwarring kan zich voordoen, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn:
42.   My approach to the admissibility of the appellant’s submission having been thus clarified, consideration of this part of the plea must focus on the dicta of the Court of Justice in its judgment in Lloyd Schuhfabrik Meyer, referred to above, specifically in paragraph 28 thereof, where it states that the possibility cannot be ruled out ‘that mere aural similarity between trade marks may create a likelihood of confusion’.

43.   Logically, the meaning of that sentence is not absolute, as the appellant contends, since the judgment declares that phonetic similarity is sufficient for a referring court, where the products are similar, to decide that such likelihood exists. A grammatical interpretation of those words suggest that the Court of Justice does not rule out the possibility that such similarity is sufficient to infer that there is a likelihood of confusion, but it does not necessarily require that conclusion to be arrived at merely on the basis of acoustic resonances.

44.   From the logical and linguistic point of view, where ‘the possibility is not excluded’ that something may happen, it is recognised that it is not very probable and, implicitly, that such an event is unusual. In any case, that statement provides no basis for inferring a general rule according to which it is doubtful that a specific case will arise.

In het onderhavige geval oordeelde de voorgaande instanties dat de begripsmatige en visuele verschillen tussen ZIRH en SIR ervoor zorgden dat, ook al was er (enige) auditieve overeenstemming, er geen verwarringsgevaar te duchten is.

Boeiend wordt het wanneer de A-G uithaalt naar het Landgericht Hamburg, dat het waagde te concluderen dat er wel sprake was van gevaar op verwarring tussen beide merken en daarmee lijnrecht inging tegen eerdere rechtspraak van het OHIM en GvEA.

75.   The German court’s decision rejects the Court of First Instance’s thesis that the degree of phonetic similarity between the two trade marks is so insignificant that it will not give rise to any likelihood of confusion, since the degree of identity of the marks is not sufficiently great. In giving reasons for its decision, the Landgericht Hamburg relies on the case-law of the Bundesgerichtshof (German Supreme Court in civil and criminal matters), according to which failure to consider phonetic similarities when evaluating the likelihood of confusion unjustifiably deprives the proprietor of the trade mark of some of the protection to which he is entitled.

76.   Even if it is accepted that the national judicial authorities to which Article 234(2) EC applies, such as the Landgericht Hamburg, enjoy a degree of latitude as regards preliminary references, (44) the need for the uniform application of Community law dictates that recourse must be had to Article 234 EC, specifically where the approach taken by a national high court is at odds with that taken by a Community Court, particularly if the decisive impact which a request for a ruling might have had in resolving the dispute is taken into account.

77.   The fact that the decision given by the first German court was open to appeal does not diminish the harm caused, essentially by creating legal uncertainty, as the Commission has emphasised. Faced with such a clear conflict of interpretation of a Community provision, the only course open to that court was to use Article 234 EC; (45) it is to be hoped, however, that an appeal court will mitigate the effects of the situation that has arisen, for the sake of interpretative rigour and the European spirit that has presided over the comportment of the judicial authorities in that country, which has always led the field so far as concerns the sincere cooperation with the Court of Justice provided for by the Treaties.

Lees hier conclusie.