Alle rechtspraak  

Conclusie A-G HvJ EU 12 september 2013, zaak C-409/12 (Backaldrin Österreich) - dossier
Verzoek om een prejudiciële beslissing  van het Oberster Patent- und Markensenat.
Uitlegging van artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25) – Gronden voor vervallenverklaring. Ingeschreven woordmerk 'Kornspitz' dat voor de consument de gebruikelijke benaming is geworden voor de betrokken waar omdat de tussenpersonen niet meedelen dat het een merk betreft. Afwezigheid van alternatieve benamingen om de betrokken waar aan te duiden. Nalaten van de merkhouder.

Conclusie A-G:
1. Artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95/EG moet aldus worden uitgelegd dat het relevante publiek voor de beoordeling van de vraag of een merk tot de in de handel gebruikelijke benaming van de waar is geworden waarvoor het is ingeschreven, in de eerste plaats de verbruikers en de eindverbruikers zijn (...)

Naargelang van de kenmerken van de markt moeten eveneens de bij de afzet van de waar betrokken ondernemers in aanmerking worden genomen. Van kenmerken die pleiten voor een dergelijke inaanmerkingneming is met name sprake wanneer de desbetreffende ondernemers een bepaalde mate van invloed op de aankoopbeslissing van de eindverbruiker uitoefenen. Voor zover dat niet het geval is, is een merk tot gebruikelijke benaming geworden van de waar waarvoor het is ingeschreven, wanneer het door de eindverbruikers als zodanig wordt opgevat, hoewel de handelaren die de waar zelf uit een halffabricaat van de merkhouder vervaardigen en de waar met toestemming van de merkhouder onder de merknaam verkopen, zich ervan bewust zijn dat het om een herkomstaanduiding gaat en de eindverbruiker doorgaans niet op deze omstandigheid attenderen.

2. Voor de beoordeling van de vervallenverklaring van een merk is het niet van belang of de eindverbruikers wegens het ontbreken van equivalente alternatieven op de desbetreffende benaming zijn aangewezen.

3. Er is sprake van een nalaten als bedoeld in artikel 12, lid 2, sub a, van de richtlijn wanneer de merkhouder niet de voor hem redelijke maatregelen treft om zijn merk te beschermen tegen een ontwikkeling tot soortnaam. Daartoe behoort eveneens een passende beïnvloeding van zijn licentiehouders.

Gestelde prejudiciële vragen
1. Is een merk "de gebruikelijke benaming van een waar of dienst" geworden in de zin van artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95/EG (merkenrichtlijn) wanneer
a.    de handelaars zich er weliswaar van bewust zijn dat dit een aanduiding van herkomst betreft, maar dit niet laten blijken tegenover de eindverbruikers, en
b.    de eindverbruikers het merk (ook) daarom niet meer als een herkomstaanduiding opvatten, maar als een gebruikelijke benaming van waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven.
2. Is reeds sprake van "nalaten" in de zin van artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95/EG wanneer de merkhouder niet optreedt, ofschoon de handelaars hun klanten er niet op attent maken dat het een ingeschreven merk betreft?
3. Moet een merk dat door het toedoen of nalaten van de houder ervan voor eindverbruikers, maar niet in het handelsverkeer een gebruikelijke benaming is geworden, enkel vervallen worden verklaard wanneer de eindverbruikers op deze benaming zijn aangewezen omdat er geen equivalente alternatieve benamingen bestaan?

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Afwijzing beroep REVARO / RECARO
B) Wel verwarringsgevaar tussen EUROCOOL / EUROCOOL LOGISTICS

Gerecht EU 6 september 2013, zaak T-349/12 (Leiner/OHIM - Recaro (REVARO)) - dossier

Merkenrecht. Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk met het woordelement „REVARO” voor waren van de klassen 11, 20 en 24, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 482/20111 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 16 mei 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van internationale inschrijving „RECARO” voor waren van de klassen 10, 12, 14, 20, 25 en 28. Het beroep wordt afgewezen. Op de MARQUES-blog.

 

25. Ferner könnte der Verbraucher den Würfel trotz seiner nicht zu vernachlässigenden Bedeutung und seiner Stellung am Anfang der angemeldeten Marke im Vergleich mit dem Wortbestandteil als dekoratives Element ansehen (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 11. Mai 2005, Grupo Sada/HABM – Sadia [GRUPO SADA], T‑31/03, Slg. 2005, II‑1667, Randnr. 57). Außerdem hat dieser Bildbestandteil, wie das HABM und die Streithelferin zu Recht geltend machen, keinen eigenen Bedeutungsgehalt, der der Marke Unterscheidungskraft verliehe oder die betroffenen Waren bezeichnete (vgl. in diesem Sinne Urteil MAGIC SEAT, Randnr. 31).

26. Was schließlich die Stilisierung des Bestandteils „Revaro“ in der angemeldeten Marke angeht, ist das Vorbringen der Klägerin, dass diese das Gewicht des Bildbestandteils der angemeldeten Marke verstärke, zurückzuweisen. Die stilisierte Darstellung des Bestandteils „Revaro“ beeinträchtigt nämlich, wie in Randnr. 22 der angefochtenen Entscheidung ausgeführt, in keiner Weise seine Lesbarkeit und unmittelbare Erkennbarkeit in der angemeldeten Marke.

27. Die Beschwerdekammer hat folglich dadurch, dass sie ihre Prüfung beim Vergleich der einander gegenüberstehenden Marken in erster Linie auf den Wortbestandteil der angemeldeten Marke gestützt hat, keinen Fehler begangen.

Gerecht EU 6 september 2013, zaak T-599/10 (Eurocool Logistik / OHMI - Lenger (EUROCOOL)) - dossier
B) Gemeenschapsmerk. Beroep door de aanvrager van het woordmerk „EUROCOOL” voor diensten van de klassen 39 en 42 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 451/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 14 oktober 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie die door de houder van het nationale beeldmerk bevattende de woordbestanddelen „EUROCOOL LOGISTICS”, voor diensten van de klassen 35 en 39, en van de in het economisch verkeer in Duitsland gebruikte handelsnaam „EUROCOOL LOGISTICS” is ingesteld.

Het beroep wordt toegewezen en de beslissing van de Kamer van Beroep wordt vernietigd voor de diensten "ontwikkeling van software voor gekoelde transporten" in klasse 42 en "vervoersdienstverlening" in klasse 39. Er is wel sprake van verwarringsgevaar.

Zur Verwechslungsgefahr
136. Das Gericht übt nämlich, worauf in Randnr. 31 des vorliegenden Urteils hingewiesen worden ist, eine Rechtmäßigkeitskontrolle der Entscheidungen des HABM aus. Folglich hat, wie aus Randnr. 52 des Urteils EUROCOOL (oben in Randnr. 7 angeführt) hervorgeht, die Beschwerdekammer rechtsfehlerhaft festgestellt, dass die angemeldete Marke keine Unterscheidungskraft habe.

144. Im vorliegenden Fall ist festzustellen, dass sich die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung zur Ähnlichkeit zwischen den fraglichen Dienstleistungen geäußert hat, so dass das Gericht über die Befugnis verfügt, die Entscheidung in Bezug auf diesen Punkt abzuändern (vgl. in diesem Sinne Urteil Edwin/HABM, oben in Randnr. 143 angeführt, Randnr. 72). Wie aber aus den Randnrn. 96 und 141 des vorliegenden Urteils hervorgeht, hätte die Beschwerdekammer feststellen müssen, dass zwischen zum einen den von der angemeldeten Marke erfassten Dienstleistungen „Entwicklung von Software für die Lagerhaltung, Kommissionierung und den Transport von gekühlten und tiefgekühlten Waren“ der Klasse 42 und zum anderen der von der älteren Marke erfassten „Dienstleistung einer Spedition“ der Klasse 39 keine Ähnlichkeit besteht, so dass sie mit der Feststellung, dass in Bezug auf diese Dienstleistungen zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen eine Verwechslungsgefahr bestehe, einen Rechtsfehler begangen hat.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 4 september 2013, ECLI:NL:RBZWB:2013:6420 (Converse Inc. en Kesbo Sport B.V. tegen curator Sporttrading c.s. en FM Fashion BV)
Merkenrecht, tussenvonnis, counterfeit, parallelimport, geen Van Doren/LifeStyle, bewijs, eigen deskundigen, bewijs fraude uit administratie van derden in andere procedure.

Converse c.s. stelt dat er sprake is van merkinbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 aanhef en onder a BVIE. Zij voert daartoe aan dat Sporttrading c.s. aan diverse winkelketens in Nederland en België namaak/ counterfeit Converse schoenen heeft verkocht en geleverd. Dit zijn schoenen die voor wat betreft het uiterlijk identiek zijn aan de originele Converse schoenen en waarop zonder toestemming van Converse diverse tekens, logo's en andersoortige afbeeldingen zijn aangebracht die identiek zijn aan de beeldmerken van Converse. Het merkgebruik wordt niet betwist en daarmee staat de inbreuk vast, tenzij Sporttrading c.s. kan aantonen dat er sprake is van uitputting van de merkrechten (art. 2.23 lid 3 BVIE). Onder verwijzing naar Van Doren/Lyfestyle (IE-Klassieker merkenrecht), stelt Converse c.s. dat de bewijslast van dit zogenaamde uitputtingsverweer op Sporttrading c.s. rust.

De rechtbank oordeelt dat Converse c.s. bij de onderbouwing van de door haar gestelde counterfeit niet de zorgvuldigheid in acht heeft genomen die van haar mag worden verwacht, zeker gezien het feit dat de affidavits van haar eigen deskundigen de belangrijkste bewijsmiddelen vormen en aanleiding vormen voor de beslagleggingen, de verkregen ex parte verboden en de diverse procedures.

Converse c.s. is in de loop van de procedure tot andere inzichten gekomen. Bij dagvaarding werden de vorderingen gebaseerd op counterfeit, bij conclusie van repliek stelt Converse c.s. ongeoorloofde parallelimport en de stelling dat er sprake is van namaak alleen heeft te gelden als een betwisting c.q. ontzenuwing van het uitputtingsverweer.

De onderhavige casus is anders dan die in het arrest Van Doren/Lifestyle, aangezien Converse c.s. stelt dat de waren in het geheel niet door haar in de handel zijn gebracht. Volgens de curator kochten zij hun goederen in bij bedrijven die (in)direct inkochten bij de distributeur of licentiehouder van merken en vroegen zij hun leveranciers altijd naar de bron en de nodige documentatie om te kunnen bewijzen dat de door hen gekochte goederen originele merkgoederen zijn die bestemd zijn voor de Europese markt. Dit was nodig omdat hun klanten voornamelijk grootwinkelbedrijven zijn die om verstrekkende garanties vragen dat de goederen Europees en origineel zijn. Vooralsnog mocht Sporttrading c.s. er op vertrouwen dat de door haar verhandelde schoenen afkomstig waren van officiële wederverkopers van Converse binnen de EER.

3.72 (...) Nu Converse c.s. – in een andere procedure [red. IEF 12306] – toegang heeft verkregen tot de administratie van Alpi, ligt het des te meer in de rede om Converse c.s. te belasten met het bewijs van haar stelling dat de door Sporttrading c.s. verhandelde schoenen afkomstig zijn van een Organisatie die zich bezighoudt met grootschalige fraude, daar alleen Converse c.s. toegang heeft tot de administratie van Alpi.

De rechtbank acht het voorshands nodig in het kader van voormelde bewijslevering een deskundigenbericht in te winnen.

3.8 Converse c.s. stelt bij conclusie van repliek dat Sporttrading c.s. niet betwist dat zij in het economisch verkeer gebruik heeft gemaakt van de merken van Converse voor dezelfde waren als waarvoor de merken van Converse zijn ingeschreven en evenmin betwist dat zij voor dat gebruik geen toestemming heeft gekregen van Converse. Daarmee staat de merkinbreuk in de zin van art. 2.20 lid 1 aanhef en onder a BVIE vast, tenzij Sporttrading c.s. kan aantonen dat er sprake is van uitputting van de merkrechten van Converse als bedoeld in art. 2.23 lid 3 BVIE. Onder verwijzing naar het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 8 april 2003 inzake Van Doren/Lyfestyle , stelt Converse c.s. dat de bewijslast van dit zogenaamde uitputtingsverweer op Sporttrading c.s. rust. Converse c.s. is van mening dat Sporttrading c.s. niet in dat bewijs is geslaagd, aangezien de vaststellingen in het rapport van HLB aantoonbaar onjuist zijn. Ter onderbouwing van haar betwisting van de juistheid van het rapport van HLB verwijst Converse c.s. naar de door haar als producties 21a t/m i overgelegde rapporten van IFC. Volgens Converse c.s. is uit het onderzoek van de administratie van Alpi naar voren gekomen dat de schoenen waarvoor Sporttrading c.s. de merken van Converse heeft gebruikt niet afkomstig zijn van officiële (EU) Converse distributeurs, maar van buiten de EER. Uit de rapporten blijkt dat de schoenen zonder toestemming van Converse zijn geïmporteerd door een organisatie van ondernemingen (waarvan sommigen zijn gefingeerd) en personen (waarvan sommigen gebruik maken van meerdere aliassen) en door leden van deze organisatie verder zijn verhandeld binnen de EER. Er is volgens Converse c.s. dan ook geen sprake van geoorloofde parallelimport. Daarnaast handhaaft Converse c.s. haar stelling dat er sprake is van counterfeit . Zij stelt dat ook om die reden het beroep van Sporttrading c.s. op art. 2.23 lid 3 BVIE niet kan slagen.

3.43 De rechtbank is op grond van het voorgaande van oordeel dat Converse c.s. bij de onderbouwing van de door haar gestelde counterfeit niet de zorgvuldigheid in acht heeft genomen die van haar mag worden verwacht, zeker gezien het feit dat de affidavits van haar eigen deskundigen de belangrijkste bewijsmiddelen vormen van de door haar gestelde counterfeit en daarmee ook de aanleiding vormen voor de beslagleggingen, de verkregen ex parte verboden en de diverse procedures. Daarbij laat de rechtbank nog buiten beschouwing dat de deskundige Leo Chang over dezelfde schoenen in diverse procedures wisselende verklaringen heeft afgelegd over de echtheid daarvan, zoals van de zijde van Sporttrading c.s. gemotiveerd is gesteld.

3.50 Converse c.s. is, zo begrijpt de rechtbank, in de loop van de procedure tot andere inzichten gekomen. Baseerde zij bij dagvaarding haar vordering nog op de stelling dat er sprake is van counterfeit en dat er duidelijke aanwijzingen zijn dat Sporttrading c.s. Aziatische fabrikanten opdracht geeft counterfeit schoenen te fabriceren, bij conclusie van repliek stelt Converse c.s. dat er sprake is van ongeoorloofde parallelimport en dat de stelling dat er sprake is van namaak alleen heeft te gelden als een betwisting c.q. ontzenuwing van het uitputtingsverweer. Bovendien stelt Converse c.s. dat de Converse schoenen waarin Sporttrading c.s. heeft gehandeld afkomstig zijn van een organisatie die zich bezig houdt met grootschalige fraude. Volgens de curator is er sprake van een koerswijziging die pas eind 2010 in ingezet, hetgeen ook blijkt ook uit het feit dat Converse c.s. de schoenen die op 21 oktober 2009 bij Erren in beslag zijn genomen heeft vrijgegeven zonder onderzoek in te stellen naar de herkomst van de schoenen. Converse c.s. betwist dat er sprake is van een koerswijziging. Wat daar ook van zij, vast staat in ieder geval dat de (juridische) discussie in de loop van de procedure een andere wending heeft genomen en dat Converse c.s., mede op grond van in andere procedures verkregen informatie waar Sporttrading c.s. vaak geen inzage in heeft, telkens met andere stellingen en weren komt. Dit komt de helderheid van de procedure niet ten goede, getuige ook het grote aantal processtukken en producties in deze procedure.

3.51 Een van de belangrijkste wendingen in deze procedure wordt veroorzaakt door het in opdracht van Converse c.s. verrichte onderzoek van IFC, welk onderzoek is gebaseerd op de digitale administratie van Alpi en waarop Converse c.s. haar stelling baseert dat de aan Sporttrading c.s. geleverde schoenen afkomstig zijn van een organisatie die zich bezighoudt met grootschalige fraude. De curator betwist onder meer dat er een verband kan worden gelegd tussen het handelen van deze organisatie en de aan Sporttrading c.s. geleverde schoenen. In de IFC rapporten wordt er volgens de curator steeds ten onrechte van uitgegaan dat de afkorting ‘STC’ zou betekenen dat het document in kwestie betrekking heeft op ‘Sporttrading Converse’. STC staat echter voor said to contain. . Het gevolg hiervan is dat de IFC mogelijk ten onrechte documenten in haar onderzoek heeft betrokken die helemaal geen betrekking hebben op Converse schoenen. De curator acht dat bijzonder onzorgvuldig. Kwalijker nog vindt de curator dat nadat deze fout door IFC is ontdekt, dat door IFC in haar rapportages niet wordt rechtgezet. Sterker nog, Converse c.s. verzwijgt dat deze fout is gemaakt. In de procedure tussen Converse c.s. en Piet Kerkhof heeft Converse c.s. een tussenrapportage van IFC in het geding gebracht van 16 januari 2012 (productie 50). In die rapportage wordt vermeld dat ‘STC’ toch niet ‘Sporttrading Converse’ betekent. Aan deze vaststelling worden vervolgens geen consequenties verbonden. Deze tussenrapportage is door Converse c.s. in deze procedure niet in het geding gebracht. In plaats daarvan heeft Converse c.s. een tussenrapportage in het geding gebracht van 10 februari 2012. Deze tussenrapportage is vrijwel identiek aan die van 16 januari 2012. Het belangrijkste verschil is dat de fout met betrekking tot de betekenis van ‘STC’ in de rapportage van 16 januari 2012 wel wordt genoemd, maar niet in de rapportage van 10 februari 2012. Daardoor worden de rapportages van IFC misleidend, aldus de curator.

Merkinbreuk
3.54 Niet in geschil is dat er geen sprake is van merkinbreuk, voor zover Sporttrading c.s. heeft gehandeld in Converse schoenen die afkomstig zijn van Kesbo en Converse Netherlands BV. Het antwoord op de vraag of dat ook geldt ten aanzien van de schoenen die afkomstig zijn van Brand Search kan in het midden worden gelaten, nu Converse c.s. haar vordering met betrekking tot deze schoenen heeft ingetrokken.

3.55 Vast staat dat Sporttrading c.s. daarnaast ook heeft gehandeld in Converse schoenen afkomstig van andere leveranciers. Met betrekking tot deze Converse schoenen staat als onweersproken vast dat Sporttrading c.s. voor dat gebruik geen toestemming heeft gekregen van Converse, zodat er sprake is van merkinbreuk in de zin van art. 2.20 lid 1 aanhef en onder a BVIE. Converse kan Sporttrading c.s. dit gebruik van haar merken in het economisch verkeer verbieden, tenzij er sprake is van uitputting van de merkrechten van Converse als bedoeld in art. 2.23 lid 3 BVIE. Partijen verschillen onder meer van mening over het antwoord op de vraag op wie de bewijslast daarvan rust.

3.58 De curator stelt zich onder verwijzing naar – onder meer – de als producties 28 en 29 in het geding gebrachte licentieovereenkomst tussen Kesbo en Converse en de concept licentieovereenkomst tussen Infinity en Converse op het standpunt dat Converse een exclusief distributiestelsel hanteert, zodat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd. De curator is dan ook van mening dat de bewijslast moet worden omgekeerd. Converse c.s. stelt dat nog daargelaten dat Sporttrading c.s. geen belang heeft bij omkering van de bewijslast, omdat Sporttrading c.s. de beweerdelijke bronnen waaruit de schoenen afkomstig zijn in het vrijwaringsincident al bekend heeft gemaakt, Sporttrading c.s. er ook niet in is geslaagd aan te tonen dat er gevaar bestaat voor afscherming van de nationale markten. Converse hanteert in de EU een open afzetsysteem dat volledig verenigbaar is met de regels van het Europese mededingingsrecht en waarbij passieve verkoop contractueel niet is verboden. Er is dan ook geen reden om op grond van het arrest Van Doren/Lifestyle de bewijslast om te keren, aldus Converse c.s.

3.60 De onderhavige casus is anders dan de casus die aanleiding gaf tot het arrest Van Doren/Lifestyle , aangezien Converse c.s. zich in feite op het standpunt stelt dat de waren in het geheel niet door haar in de handel zijn gebracht. Converse c.s. stelt immers dat de door Sporttrading c.s. verhandelde Converse schoenen counterfeit schoenen zijn die door een organisatie van ondernemingen en personen (hierna te noemen: de Organisatie) van buiten de EER zijn ingevoerd en vervolgens binnen de EER zijn verhandeld. Aangezien Converse c.s. zich niet op het standpunt stelt dat de waren door of met haar toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht, kan zij niet overeenkomstig Van Doren/Lifestyle met het bewijs daarvan worden belast.

3.63 De curator stelt dat Sporttrading Holland BV en Sport Concept BV bij hun parallelhandel altijd buitengewoon zorgvuldig te werk zijn gegaan. Volgens de curator kochten zij hun goederen in bij bedrijven die (in)direct inkochten bij de distributeur of licentiehouder van merken en vroegen zij hun leveranciers altijd naar de bron en de nodige documentatie om te kunnen bewijzen dat de door hen gekochte goederen originele merkgoederen zijn die bestemd zijn voor de Europese markt. Dit was nodig omdat hun klanten voornamelijk grootwinkelbedrijven zijn die om verstrekkende garanties vragen dat de goederen Europees en origineel zijn. Wilde een leverancier zijn bron beschermen en om die reden Sporttrading Holland BV of Sport Concept BV geen inzage geven in de documenten, dan werd door de leverancier een notariële- of accountantsverklaring afgegeven. Dat is bijvoorbeeld door de Spaanse leverancier Ressokd-Rings verschillende malen gedaan. Was de leverancier niet bereid om zelf een notariële- of accountantsverklaring te verstrekken, dan werd door Sporttrading Holland BV en/of Sport Concept BV gevraagd om, onder geheimhouding, aan hun registeraccountant inzage te verschaffen in de administratie van de leverancier, zodat de accountant kon verifiëren (op basis van de aan hem ter beschikking gestelde bescheiden van voorafgaande schakels) dat de door Sporttrading Holland BV en/of Sport Concept BV ingekochte goederen met instemming van de merkhouder binnen de EER in het verkeer waren gebracht. De curator stelt dat Sporttrading Holland BV en Sport Concept BV daarmee afdoende zekerheid hadden dat de door hen ingekochte goederen door hen vrij konden worden verhandeld zonder dat op enig merkenrecht inbreuk zou worden gemaakt.

3.70 Uit het voorgaande volgt vooralsnog dat Sporttrading c.s. er op mocht vertrouwen dat de door haar verhandelde schoenen afkomstig waren van officiële wederverkopers van Converse binnen de EER. In het feit dat Converse c.s. het bestaan van de door Sporttrading c.s. gestelde legale goederenstroom erkent, maar betwist dat de merkinbreukmakende schoenen uit deze legale goederenstroom afkomstig zijn, ziet de rechtbank aanleiding om Converse c.s. te belasten met het bewijs van haar stelling dat de door Sporttrading c.s. verhandelde schoenen afkomstig zijn van een Organisatie die zich bezighoudt met grootschalige fraude. Daarbij weegt nog het volgende mee.

3.72 Gezien deze verklaringen valt naar het oordeel van de rechtbank niet uit te sluiten dat de door de vermeende Organisatie ingevoerde Converse schoenen originele Converse schoenen zijn, verkregen via de zogenaamde ‘back door’ orders . Dat ‘de Benelux sinds de zomer van 2008 wordt overspoeld door grote partijen Converse schoenen die zonder toestemming van Converse in de handel zijn gebracht’, zoals Converse c.s. stelt, is in dat geval te wijten aan een probleem binnen de eigen organisatie van Converse. Converse heeft er dan ook alle belang bij dat er door een onafhankelijke deskundige een deugdelijk onderzoek wordt verricht naar de herkomst van deze schoenen, waarbij niet alleen de administratie van Alpi wordt betrokken – zoals IFC heeft gedaan – maar ook de administratie van Sporttrading c.s. Nu Converse c.s. – in een andere procedure – toegang heeft verkregen tot de administratie van Alpi, ligt het des te meer in de rede om Converse c.s. te belasten met het bewijs van haar stelling dat de door Sporttrading c.s. verhandelde schoenen afkomstig zijn van een Organisatie die zich bezighoudt met grootschalige fraude, daar alleen Converse c.s. toegang heeft tot de administratie van Alpi.

3.73 De rechtbank acht het voorshands nodig in het kader van voormelde bewijslevering een deskundigenbericht in te winnen. Voordat daartoe wordt overgegaan, zal de rechtbank partijen in de gelegenheid stellen zich uit te laten over de wenselijkheid van een deskundigenbericht, over het aantal en het specialisme van de te benoemen deskundige(n) en over de aan de deskundige(n) voor te leggen vragen. Indien partijen zich wensen uit te laten over de persoon van de te benoemen deskundige(n), dienen zij daarbij aan te geven over welke deskundige(n) zij het eens zijn, dan wel tegen wie zij gemotiveerd bezwaar hebben. De rechtbank zal de zaak hiertoe naar de rol verwijzen.

Lees de uitspraak
ECLI:NL:RBZWB:2013:6420 (link)
ECLI:NL:RBZWB:2013:6420 (pdf)

Rechtbank Rotterdam 4 september 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:7817 (Vaise tegen Jansen/Savoy Club)
Uitspraak ingezonden door Thera Adam-van Straaten, Kneppelhout & Korthals N.V..
Beneluxmerk, vervallenverklaring, normaal gebruik. Geen "Heilung" na vordering.

Herman Jansen heeft in 1971 de Benelux woordmerken SAVOY CLUB (merk 1) en in 1993 SAVOY CLUB (merk 2) laten registreren. Vaise is voornemens om in de Europese Unie alcoholische dranken te verkopen onder de aanduiding Savoy Club. Vaise verlangt de vervallenverklaring en de ambtshalve doorhaling. Hij stelt dat er gedurende een onafgebroken periode van 3 (merk 1) en 5 jaar (merk 2) zonder geldige reden geen normaal gebruik van deze merken is gemaakt.

Indien in de periode van 12 november 2007 tot 12 november 2012 het merk normaal is gebruikt, is in ieder geval sprake van "Heilung" [red. herstel van het verval wegens niet-normaal gebruik]. Er zijn onderhandelingen geweest met Savoy Hotels over de levering van drank onder de merknaam. Nu dit nimmer tot enig resultaat heeft geleid, is dit niet als normaal gebruik aan te merken. Ook zijn er voorbereidingen geweest om vodka op de markt te brengen, maar dit waren intercompany handelingen en hebben dat ook niet tot normaal gebruik geleid. Jansen heeft wel hernieuwd gebruik van SAVOY CLUB aangetoond ná 12 november, dus nadat de vordering tot vervallenverklaring is ingesteld. De rechter wijst de vervallenverklaring van beide merken toe.

De beoordeling
4.1 Vaise verlangt dat de merken 1 en 2 vervallen worden verklaard omdat Herman Jansen gedurende een onafgebroken periode van vijf jaar zonder geldige reden geen normaal gebruik van deze merken heeft gemaakt in de Benelux. Vaise stelt voorts dat merk 1 vanaf de inschrijvingsdatum gedurende drie jaar niet is gebruikt voor de waar waarvoor het merk is ingeschreven, te weten whisky, en dat met betrekking tot merk 1 artikel 14c Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW-oud) van toepassing is. Daarin is bepaald dat de termijn van verval wegens niet normaal gebruik vanaf de inschrijvingsdatum 3 jaar bedraagt.

4.4 Artikel 2.27 lid 1 BVIE bepaalt dat iedere belanghebbende het verval van het merkrecht kan inroepen. het begrip "belanghebbende" dient blijkens de jurisprudentie en literatuur ruim uitgelegd te worden. Herman Jansen heeft - ondanks dat haar daartoe de gelegenheid is geboden - niet nader onderbouwd dat Vaise geen belanghebbende is omdat hij een stroman van een derde zou zijn en misbruik van recht zou maken door het verval van de merkrechten in te roepen. Nu de stellingen van Herman Jansen daarom voldoende feitelijke grondslag ontberen, wordt zij niet toegelaten tot nadere bewijslevering; haar verweer wordt gepasseerd. Naar het oordeel van de rechtbank is reeds voldoende voor het aanmerken van Vaise als belanghebbende in de zin van artikel 2.27 lid 1 BVIE dat hij op 12 november 2012 een (internationale) merkregistratie heeft verricht in onder andere de Benelux van het merk Savoy Club.

4.8 (...) Ter onderbouwing van haar betwisting heeft Herman Janssen onder meer bescheiden overlegd uit de periode tot en met 2003, zoals orders uit de administratie van UTOP en een persoverzicht van de in 2003 te Bordeaux gehouden Vinexpo.

4.9 De rechtbank is van oordeel dat deze bescheiden niet relevant zijn voor de beantwoording van de vraag of Herman Jansen gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar normaal gebruik heeft gemaakt van het merk SAVOY CLUB. Daarvoor is met name de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van de dagvaarding, te weten 12 november 2012, relevant. indien in die periode het merk normaal is gebruikt is in ieder geval sprake van "Heilung" waardoor een belanghebbende het verval van een merkrecht niet meer kan inroepen. Daarom zal hierna worden onderzocht of Herman Jansen in de periode van 12 november 2007 tot 12 november 2012 het merk SAVOY CLUB normaal heeft gebruikt.

4.10 Herman Jansen heeft haar betwisting dat zij sinds november 2007 geen normaal gebruik van echt merk SAVOY CLUB heeft gemaakt onderbouwd door overlegging van 1) een pro forma factuur d.d. 17 juli 2009. (...) 2) een pro forma factuur d.d. 14 oktober 2010.

4.11 Vaise heeft terecht betoogd dat deze leveringen binnen eigen onderneming hebben plaatsgevonden; gelet op de namen UTO USA Inc en Herman Jansen Shanghai Co Ltd moeten deze rechtspersonen geacht worden deel uit te maken van het concern Herman Jansen Beverage Group. (...) Het hiervoor omschreven gebruik is derhalve niet aan te merken als normaal gebruik dat in de weg staat aan vervallenverklaring als bedoeld in art. 2.26 lid 2 BVIE.

4.12 Herman Jansen heeft verder aangevoerd dat zij tot in november 2007 onderhandelingen heeft gevoerd met The Savoy Hotel Ltd. over de levering van dranken onder de merknaam SAVOY CLUB aan onder meer de Savoy hotels in Amsterdam en Rotterdam. (...)

4.13 (...) Anders dan Herman Jansen meent zijn de onderhandelingen met The Savoy Hotel als zodanis niet als normaal gebruik aan te merken. (...)

4.14 Tot slot heeft Herman Jansen opgemerkt dat zij in het voorjaar van 2012 aan Inspirits opdracht heeft gegeven om onder het merk SAVOY CLUB een wodka in de Nederlandse markt te introduceren. (...)

4.15 (...) Herman Jansen heeft ter comparitie erkend dat Inspirits een concernonderdeel is van de Herman Jansen Beverage Group. Daarom is sprake van een intercompanyverhouding. (...)

4.17 Nu op grond van het vorenstaande vast staat dat Herman Jansen van merk 2 gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen gebruik heeft gemaakt binnen het Benelux-gebied voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven en Herman Jansen daarvoor geen geldige reden heeft aangevoerd, zal de vordering tot vervallenverklaring van dit merk worden toegewezen.

Zoals onder 4.5 is overwogen leidt het vorenstaande tot het oordeel dat van merk 1 evenmin normaal gebruik is gemaakt. Ook de vordering tot vervallenverklaring van merk 1 is derhalve toewijsbaar.

De doorhaling van beide merken zal worden bevolen per 12 november 2012, zijnde het moment waarop de merken gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet meer normaal zijn gebruikt. Gesteld noch gebleken is dat Vaise bij een doorhaling per een eerdere datum belang heeft.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:RBROT:2013:7817(pdf)
HA ZA 12-1022 (afschrift)

Rechtbank Den Haag 28 augustus 2013, HA ZA 11-2527 (Marel Stork Poultry Processing tegen Rodon Parts)
Uitspraak ingezonden door Ivy de Bruijn, Willem Hoyng en Robin van Kleeff, Hoyng Monegier LLP.
Merkenrecht. Rechtsverwerking. Artikelnummers. Refererend merkgebruik. Kleurmerk. Stork ontwikkelt en produceert apparatuur voor de verwerking van geslacht gevogelte en heeft verschillende woord- en beeldmerken STORK geregistreerd, en een kleurmerk (links). Rodon verkoopt (machine)onderdelen voor de pluimveeverwerkende industrie. Rodon heeft een folder uitgebracht met titel "Overhead Conveyor Systems Stork Style" en een categorie-aanduiding "Stork" op haar website. Dit is niet (gemotiveerd) bestreden en wordt door de rechtbank verboden. Daarbij maakt Rodon gebruik van de aanduiding "compatible with Stork (machines)" en van artikelnummers van Stork voor het aanbieden van haar reserveonderdelen, dit wordt door de rechtbank toegestaan.

De rechtbank beveelt Rodon om inbreuk op de Stork-merken te staken, meer speciaal: teken "Stork" in de foldertitel en als aanduiding van een categorie reserveonderdelen op haar website. De aanduiding "compatible with Stork (machines)" en het gebruik van artikelnummers van Stork voor het aanbieden van reserveonderdelen, worden door de rechtbank wel toegestaan. Tevens beveelt de rechtbank het gebruik van het kleurmerk voor geassembleerde, complete delenhaken voor slachterijen te staken en de schade te vergoeden of genoten winst af te dragen voor de periode vijf jaar vóór 28 september 2011.

Rechtsverwerking

5.5. Volgens Rodon was Stork al vanaf de aankoop in 1993 [red. van een ketting] op de hoogte van het bestaan van Rodon en heeft Stork haar rechten verwerkt althans handelt zij in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid door, nadat zij in 2004 niet was komen opdagen bij een geplande bijeenkomst, pas in 2010 actie te ondernemen. Zij heeft volgens Rodon aldus het vertrouwen gewekt dat zij haar merkrechten niet meer tegen Rodon zal inroepen.

5.6. Het beroep op rechtsverwerking en het beroep op de maatstaven van de redelijkheid en billijkheid worden door de rechtbank verworpen. Uitgangspunt is dat enkel tijdsverloop geen toereikende grond oplevert voor het aannemen van rechtsverwerking. Daartoe is immers vereist de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan hetzij bij de schuldenaar het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekte dat de schuldeiser zijn aanspraak niet (meer) geldend zal maken, hetzij de positie van de schuldenaar onredelijk zou worden benadeeld of verzwaard in geval de schuldeiser zijn aanspraak alsnog geldend zou maken. (...) 

Compatible with Stork: Volgens Rodon is er sprake van refererend merkgebruik. De vermelding "Compatible with Stork" wekt niet de indruk dat er een commerciële band bestaat, maar wijst eerder op het tegendeel. Het gebruik van Storks artikelnummers bij het aanbieden van reserveonderdelen valt niet onder het gebruik van de Stork-merken. De mededeling dat zij "compatible with Stork" zijn, is een toegelaten wijze van aanduiding van de bestemming van die artikelen.

Kleurmerk: Het kleurmerk voldoet aan de vereisten dat het aan de eisen om een kleurmerk te kunnen vormen, omdat de kleurencombinatie waarvan de kleuren voldoende zijn beschreven en waarbij ook de specifieke plaatsing van de kleuren op de specifieke waren is beschreven. Het had echter op de weg van Rodon gelegen haar stelling dat het merk onderscheidend vermogen ontbreekt, te bewijzen. Dat heeft zij nagelaten. De rechtbank oordeelt dat de complete, geassembleerde delenhaken van Rodon inbreuk maken op het kleurmerk.

Slaafse nabootsing: Stork heeft geen belang (meer) bij een beoordeling van hetzelfde handelen op de grondslag van slaafse nabootsing.

5.19. De rechtbank overweegt dat het kleurmerk betrekking heeft op een kleurencombinatie waarvan de betrokken kleuren door middel van RAL- en Pantone-kleurnummers zijn beschreven en waarbij ook de specifieke plaatsing van deze kleuren op de specifieke waren (haken) is beschreven. In zoverre voldoet het aan de eisen om een merk te kunnen vormen die het Hof van Justitie heeft geformuleerd. Dat er anderen ondernemingen zijn die een blauw/grijze kleurencombinatie gebruiken voor haken, leidt er niet zonder meer toe dat aan het kleurmerk van Stork geen onderscheidend vermogen kan worden toegedicht, zelfs niet wanner zij eerder dan Stork gebruik hebben gemaakt van deze kleurencombinatie. Het gaat er om of het in aanmerking komende publiek in het blauw/grijs dat Stork heeft vastgelegd voor (...) haken, een teken ziet die de haken als van haar afkomstig identificeert.

Verdere leestips: 5.8, 5.13, 5.25, 5.36, 5.38 en het dictum.

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van zeven oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE serie juli 2013.

22-08	2007099	BULLIT	Bouillet	1233225	Toegew.	fr
19-08	2007473	JOURNAL DU MEDICIN	LE JOURNAL DU SPECIALISTE	1242085	Afgew.	fr
19-08	2007472	JOURNAL DU MEDICIN	LE JOURNAL DU SPECIALISTE	1242085	Afgew.	fr
19-08	2007474	JOURNAL DU MEDICIN	LE JOURNAL DU SPECIALISTE	1242085	Afgew.	fr
19-08	2007475	JOURNAL DU MEDICIN	LE JOURNAL DU SPECIALISTE	1242085	Afgew.	fr

14-08	2007331	PARTY	PARTY	1238637	Afgew.	fr
06-08	2006297	FT	FTI	1220009	Toegew.	nl

Rechtbank Den Haag 28 augustus 2013, HA ZA 12-926 (Tommy Hilfiger tegen Sporttrading Holland B.V. c.s.)
Uitspraak ingezonden door Carja Mastenbroek, DLA Piper.

Merkenrecht. Tommy Hilfiger is houdster van verschillende Benelux en Gemeenschapsmerken. In februari 2012 ontving zij een tip dat een partij van 19.000 stuks inbreukmakende kleding, voorzien van de merken was aangeboden aan een van haar afnemers. Sporttrading Holland heeft inbreukmakende kleding in voorraad gehouden en aan verschillende partijen aangeboden, dan wel verkocht, geproduceerd dan wel verkregen. Tommy Hilfiger vordert onder meer met onmiddelijke ingang de inbreuk op de merken te staken en dat het bestellen, verkopen, de opslag, de levering en/of verhandeling van de inbreukmakende kleding onrechtmatig is. Sporttrading c.s. betwist dat het gaat om inbreukmakende goederen. De kleding is in 2009 door Sporttrading Oud betrokken van een Duitse onderneming genaamd Marken Textil GmbH, waarbij de originele facturen van de officiële distributeur zijn getoond. Zij ging er derhalve vanuit dat de goederen origineel waren en is van mening dat zij geen merkinbreuk heeft gepleegd.

De rechtbank stelt vast dat de kleding inbreukmakend is en er geen sprake is van uitputting, zoals Sporttrading c.s. stelt. Naar voorlopig oordeel heeft Tommy Hilfiger voldoende gemotiveerd dat Sporttrading Holland B.V. de inbreukmakende kleding in voorraad hield teneinde deze aan te bieden en heeft deze ook daadwerkelijk aangeboden. Het gevorderde merkinbreukverbod wordt toegewezen. Ten aanzien van bestuurders en aandeelhouders van Sporttrading Holland wordt merkinbreuk deels aangenomen. De door Sporttrading c.s. gevorderde vrijwarig voor de vordering tot informatieverstrekking wordt afgewezen.

Merkinbreuk

5.2. Vooropgesteld wordt dat op grond van de in de dagvaarding opgenomen foto's van de in beslag genomen kledingstukken afdoende duidelijk is dat de kledingstukken zijn voorzien van de merken. Dit is als zodanig ook niet door de gedaagden bestreden. Tommy Hilfiger heeft voorts gemotiveerd gesteld dat zij geen toestemming heeft gegeven voor het aanbieden, in voorraad hebben ter verkoop of het verhandelen en verkopen van deze kleding onder de merken binnen de EER. Sporttrading c.s. heeft verweer gevoerd en gesteld dat de kleding zou zijn betrokken van Marken Textil, die de kleding op haar beurt van een officiële distributeur zou hebben gekocht. Sporttrading c.s. hebben dit in het licht van het voorgaande evenwel onvoldoende aannemelijk gemaakt; zij heeft niet eens genoemd van welke officiële distributeur in welk land, op welk moment Marken Textil welke kleding zou hebben betrokken. (...) Het moet er daarom voor worden gehouden dat van uitputting geen sprake is, zodat de beslagen kleding inbreukmakend is. In het midden kan voorshands blijven of het hier (ongeoorloofde) parallelimport of namaak betreft. Vervolgens zal de rechtbank hiervan uitgaande de provisionele vorderingen bespreken, ten eerste de verbodsvordering.

6. Het vrijwaringsincident

6.1. De door Sporttrading c.s. gevorderde vrijwaring voor de vordering tot informatieverstrekking wordt afgewezen. De rechtbank is met Tommy Hilfiger van oordeel dat Sporttrading c.s. niet heeft gemotiveerd waarom en op basis van welke rechtsverhouding Marken Textil een verplichting zou hebben om de betreffende informatie te verschaffen en aldus een deel van een veroordeling tot informatieverstrekking op haar zou kunnen worden afgewenteld. Bovendien dient de vordering waarvoor Sporttrading c.s. Marken Textil in vrijwaring wil oproepen, te weten informatieverstrekking (van - zo begrijpt de rechtbank - voorman en eventuele verdere (originele) herkomst) in beginsel beperkt te worden opgevat als tot wat Sporttrading c.s. zelf aan informatie hebben en derhalve niet (ook) tot wat Marken Textil heeft. In zoverre ontbreekt dan ook een belang bij de vrijwaring.

Rechtbank Den Haag 30 juli 2013, KG ZA 13-752 (Bar Music B.V. tegen Pioneer)
Merkenrecht. Bar Music is houdster van Benelux woordmerk DDJ voor de waren in klasse 9 en de diensten in klasse 38 en 41. DDJ Music B.V. is gelieerd aan Bar Music en verkoopt, onderhoudt en installeert onder het merk muzieksystemen. Pioneer gebruikt op haar websites pioneerdj.com en pioneer.eu/nl het teken DDJ als onderdeel van een of meer productaanduidingen. Het teken DDJ wordt voorts voor derden gebruikt als adword om gebruikers van internetzoekmachines als Google te leiden naar producten van Pioneer. Pioneer heeft na sommatie door Bar Music op haar websites op een aantal plaatsen het teken DDJ vervangen dor Digital DJ maar heeft geweigerd een aan haar voorgelegde onthoudingsverklaring te tekenen. Bar Music is van oordeel dat sprake is van merkinbreuk.

Het beroep op nietigheid van het merk wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen en de gestelde beschrijvendheid van het merk wordt door de rechtbank verworpen. Uitgaande van de bekendheid van het begrip digital DJ is echter wel aannemelijk dat het relevante publiek in het teken DDJ in de samenhang met de afbeeldingen van de apparatuur van Pioneer de afkorting van digital DJ zal herkennen en zal begrijpen dat het een controller betreft die met digitale bestanden werkt.

De rechtbank is van oordeel dat Pioneer het teken DDJ gebruikt om kenmerken van haar controllers aan te duiden. Bar Music heeft niet aangevoerd dat de wijze waarop  Pioneer het teken gebruikt strijdig zou zijn met de eisen van eerlijk gebruik als bedoeld in artikel 2.23 lid 1 BVIE. Zij kan zich aldus niet op grond van haar merkrecht tegen het gebruik verzetten. De vorderingen van Bar Music worden afgewezen.

4.7. Het beroep op nietigheid van het merk wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen en de gestelde beschrijvendheid van het merk moet echter worden beoordeeld naar het tijdstip van inschrijving in 2004. Dat het begrip ook toen al bij het relevante publiek bekend was, heeft Pioneer niet aannemelijk gemaakt, laat staan dat het teken DDJ herkend werd als afkomstig van digital DJ. Zij heeft integendeel zelf gesteld dat de trend om gebruik te maken van digitale DJ controllers in 2008-2009 is ingezet. Het merk is daarom voorshands niet nietig te achten om reden dat al bij inschrijving onderscheidend vermogen ontbrak.

4.8. Uitgaande van de bekendheid van het begrip digital DJ is echter wel aannemelijk dat het relevante publiek in het teken DDJ in samenhang met de afbeeldingen van de apparatuur van Pioneer de afkorting van digital DJ zal herkennen en zal begrijpen dat het een controller betreft die met digitale bestanden werkt. Vooralsnog moet daarom worden geoordeeld dat Pioneer het teken DDJ gebruikt om kenmerken van haar controllers aan te duiden. Bar Music heeft niet aangevoerd dat de wijze waarop Pioneer het teken gebruikt strijdig zou zijn met de eisen van eerlijk gebruik in nijverheid en handel als bedoeld in artikel 2.23 lid 1 BVIE. Ervan uitgaande dat dit niet het geval is, kan Bar Music zich niet op grond van haar merkrecht tegen het gebruik verzetten.

S. van Duijn, IE-bescherming van sjaals, IE-Forum.nl, IEF 12982

Een bijdrage van Suzanne van Duijn, LinkedIn-profiel

Op grond van het bekendste arrest (BenGH 16-12-1991) over een sjaal moet aan strenge voorwaarden zijn voldaan om bescherming aan het uiterlijk van een sjaal te doen toekomen. In dit arrest is bepaald dat op de beroemde sjaal van Burberry een merkrecht rust. Maar er zijn meer wegen die naar Rome leiden.

In bovenstaand arrest werd geoordeeld "dat de omstandigheid dat (een relevant deel van) het in aanmerking komende publiek de waar op grond van zijn uiterlijk als afkomstig van de ondernemer herkent, geen andere conclusie toelaat dan dat voldaan is aan het vereiste dat het teken zich ertoe leent als herkomstteken te dienen". Kortom: de bekende geruite sjaal van Burberry komt een ruitmerk toe, nu het relevante publiek de sjaal aan zijn uiterlijk als afkomstig van Burberry herkent. 

Eind vorig jaar is op grond van een modelrecht (wederom van Burberry) bescherming ingeroepen tegen het uiterlijk van een jongere sjaal (OHIM 7-12-2012 IEF 10865). Hoewel de modellen niet identiek waren, waren zij visueel en conceptueel wel erg gelijkend. De verschillen zaten slechts in het gebruik van de kleuren roodbruin, beige en bruin, en de jongere sjaal vertoonde meer verticale en horizontale lijnen dan de ouder sjaal van Burberry. De modelregistraties overlapten ten minste met één van de klassen. Het jongere model is dan ook nietig verklaard. 
 
Ook op grond van het auteursrecht kan het uiterlijk van een sjaal worden beschermd. Vorige maand wees de Rechtbank Gelderland een vonnis over de bescherming van een sjaal tegen een vermeende inbreuk. De betreffende sjaal kon auteursrechtelijke bescherming toekomen op grond van ontwerpkeuzes, aldus de rechtbank. Door deze ontwerpkeuzes stemde de totaalindruk van de beide sjaals zodanig overeen dat zelfs wanneer beide sjaals naast elkaar werden gelegd en grondig werden geïnspecteerd, de totaalindruk nog steeds hetzelfde was. De sjaal van verweerder maakte dan ook inbreuk op het auteursrecht op de sjaal van de eiser.
 
Suzanne van Duijn

Rechtbank Noord-Nederland 14 augustus 2013, HA ZA 12-178 (Baidu Online Network Technology Co.Ltd tegen Baidu Europe B.V.)

Uitspraak en samenvatting ingezonden door Steffen Hagen, CMS Derks Star Busmann N.V.
Benelux merkenrecht; algemeen bekend merk; depot te kwader trouw; geen belang; normaal gebruik; bewijsaanbod; proceskostenveroordeling. Het Chinese bedrijf Baidu Online Network Technology (hierna: BONT) – met haar Chinese internetzoekmachine baidu.com wel de ‘Google van China’ genoemd – is niet blij met de (reeds van 2005 , 2006  en 2007 daterende) Benelux merkregistraties ‘Baidu’ van het Nederlandse IT-dienstverleningsbedrijf Baidu Europe B.V.. BONT vordert dan ook, primair, nietigverklaring van deze merken o.g.v. algemene bekendheid van haar Chinese merk BAIDU en vermeend depot te kwader trouw en, subsidiair, vervallenverklaring van de Benelux merken wegens non-usus.

De rechtbank oordeelt dat BONT onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het merk BAIDU van BONT buiten China enige bekendheid genoot, laat staan in de ICT sector in de Benelux; hetgeen BONT hiertoe als bewijs aandraagt wijst veeleer op “een tot 2010 alom geconstateerde onbekendheid van haar merk BAIDU buiten China”.

Omdat de eerste twee Benelux merkregistraties dateren van meer dan 5 jaar vóór dagvaarding, dient voor nietigverklaring algemene bekendheid én depot te kwade trouw (cumulatief) te worden aangetoond. Nu geen sprake is van een algemeen bekend merk van BONT blijven daarmee de oudste twee Benelux merken sowieso in stand. Ten aanzien van het jongste Benelux merk heeft Baidu Europe, naast haar betwisting van de door BONT gestelde kwade trouw, betoogd dat BONT geen belang heeft bij nietigverklaring van deze derde inschrijving nu dit de oudere inschrijvingen onverlet laat en BONT zich niet richt op waren/diensten uit de extra klasse (16: drukwerk e.d.) waarvoor het derde merk is geregistreerd. De rechtbank volgt Baidu Europe hierin. Ook de vervallenverklaring wegens non-usus wordt afgewezen, omdat kort gezegd BONT slechts normaal gebruik van de merken in twijfel had getrokken zonder dit voldoende te onderbouwen en “handen en voeten te geven”, terwijl de bewijslast terzake in beginsel op haar rust.  Aan het bewijsaanbod van BONT (ten aanzien van zowel haar primaire als subsidiaire vordering) wordt door de rechtbank als “dermate weinig specifiek en onvoldragen” voorbijgegaan. BONT wordt veroordeeld in de volledige (inzichtelijk gemaakte en niet betwiste) proceskosten.

Algemeen bekend merk
5.13. Het oordeel dat niet is gebleken van algemene bekendheid van het merk Baidu in 2005 en/of 2007 in de Benelux leidt ertoe dat niet is voldaan aan de in artikel 2.4, sub e, BVIE gestelde voorwaarde voor nietigverklaring van de door [...] verrichte inschrijvingen. Het beroep van Baidu Online Network op deze bepaling kan dus niet tot nietig verklaring van de door [...] verrichte inschrijvingen leiden. Nu Baidu Online Network zich ter zake de eerste twee inschrijvingen niet (meer) op het in artikel 2.4, sub f, BVIE bepaalde kan beroepen, zullen de vorderingen van Baidu Online Network tot nietig verklaring van de eerste twee inschrijvingen van Baidu Europe worden afgewezen.

Inschrijving van 7 augustus 2007
5.18. (...) Weliswaar betreft de derde merkregistratie ook inschrijving voor klasse 16 (drukwerk, kantoorbenodigdheden etc.), maar nu Baidu Online Network niet heeft gesteld, en ook overigens niet is gebleken, dat zij daadwerkelijk voornemens is om met betrekking tot deze klasse activiteiten in de Benelux te gaan ontplooien, is de rechtbank van oordeel dat Baidu Online Network ter zake haar belang bij nietig verklaring aan de inschrijving op 7 augustus 2007 onvoldoende heeft gesteld. Aldus zal de vordering van Baidu Online Network tot nietig verklaring van de merkregistratie van 7 augustus worden afgewezen.

Normaal gebruik merkregistraties
5.23. De rechtbank is van oordeel dat Baidu Online Network haar stelling dat er sprake is van niet-normaal gebruik van de merkregistraties door Baidu Europe onvoldoende handen en voeten heeft gegeven. Zij heeft immers slechts gesteld dat zij gegrond redenen heeft of te betwijfelen of de merkregistraties wel op normale wijze worden gebruikt, waarbij zij enkel heeft gewezen op de grote van Baidu Europe en haar stelling dat Baidu Europe zich veel groter voor doet dan zij daadwerkelijk is. Aldus is de rechtbank van oordeel dat Baidu Online Network haar stelling onvoldoende heeft onderbouwd.

6. De beslissing

De rechtbank:
6.1. wijst de vorderingen af,
6.2. veroordeelt Baidu Online Network in de proceskosten, aan de zijde van Baidu Europe tot op heden begroot op €43.726,61,
6.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.