Alle rechtspraak  

Rechtbank van Koophandel te Brussel 2 september 2013, A.R. 2011/6388 (Bacardi tegen Alcimex)
Ingezonden door Niels Mulder, DLA Piper.
Gemeenschapsmerk, beeldmerk, woordmerk, uitputting. Bacardi is houder van de beeld- en woordmerken Bacardi, ingeschreven voor diverse waren en diensten, waaronder alcoholische en non-alcoholische dranken. Alcimex is groothandelaar in sterke dranken die op de Belgische markt onder meer Bacardi rum verdeelt. Bacardi bewijst dat Alcimex flessen aanbiedt en in voorraad houdt die een inbreuk maken op de merkrechten van Bacardi in de zin van art. 2.20(1)a BVIE en 9(1)a Vo 207/2009. Het betreft de variaties Bacardi Oro, Bacardi Limon en Ron Bacardi Superior. Alcimex stelt dat zij toestemming had deze merken te gebruiken omdat er sprake is van uitputting. Alcimex weet niet aan te tonen dat de producten eerder in de EER in de handel zijn gebracht.

De rechtbank wijst de vorderingen van Bacardi toe. De rechtbank gebiedt Alcimex de inbreukmakende handelingen te staken, onder verbeurte van een dwangsom. Verder moet Alcimex schadevergoeding betalen en winst afdragen. De in beslag genomen flessen moeten worden vernietigd en Alcimex moet de gedingkosten betalen.

De feiten

6. BACARDI stelt zich voor als een wereldwijd opererende onderneming die zich bezig houdt met de productie, de verkoop en marketing van een breed scala aan (alcoholhoudende) dranken, waaronder Bacardi Rum, evenals Dewar's‚ Bombay Sapphire, Grey Goose en Martini.

7. BACARDI is houder van de beeld- en woordmerken BACARDI, ingeschreven voor diverse waren en diensten, waaronder alcoholische en non-alcoholische dranken. BACARDI voert aan dat deze merken, dankzij het grote succes van de rum producten en dankzij de uitgebreide en intensieve reclamecampagnes, grote bekendheid genieten in binnen- en buitenland. Nog volgens BACARDI is het merk BACARDI te beschouwen als een algemeen bekend merk in de zin van artikel 617/3 van het Verdrag van Parijs.

9. ALCIMEX stelt zich voor als een groothandelaar ín sterke dranken die op de Belgische markt onder meer Bacardi rum verdeelt.

10. BACARDI voert aan dat zij had vastgesteld dat ALCIMEX flessen rum van het type Bacardi Oro met een inhoudsmaat van 1 liter en een alcoholpercentage van 40% waarop de BACARDI merken waren aangebracht te koop aanbood en verdeelde. Een gerechtsdeurwaarder heeft een dergelijke fles aangekocht in de vestiging van ALCIMEX in de Maastrichterstraat te Hasselt en hiervan een proces-verbaal van vaststelling opgemaakt (Farde II, stuk 3, bundel BACARDI).

11. Volgens BACARDI maakt deze fles een inbreuk uit op haar Benelux- en Gemeenschapsmerken doordat ze zonder haar toestemming werd verhandeld in de Europese Economische Ruimte (hierna: EER). BACARDI heeft vervolgens op 15 december 2010 een verzoekschrift neergelegd bij de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel tot het bekomen van een beslag inzake namaak op basis van artikel 1369bis/1 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek. De gevraagde maatregel werd toegestaan bij beschikking van 16 december 2010 en mevrouw Cathy van den Daelen werd aangesteld als gerechtsdeskundige. De beschikking werd op 10 januari 2011 betekend aan ALCIMEX en de deskundige heeft haar verslag neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel op 30 juni 2011 (Farde II, stuk 5 bundel BACARDI).

De gronden van beslissing
27. Naar het oordeel van de rechtbank toont ALCIMEX in casu niet aan dat de toepassing van de gewone bewijsregels een reëel gevaar zou creëren van afscherming van nationale markten. De uitzonderingssituatie vindt derhalve geen toepassing en er is bijgevolg geen enkele grond om de bewijslast bij BACARDI te leggen. ALCIMEX legt geen overeenkomsten voor en maakt niet aannemelijk dat er een gevaar voor nationale marktafscherming bestaat. ALCIMB( geeft geen concrete feiten, noch omstandigheden waaruit zou blijken dat BACARDI zich dusdanig opstelt dat verkopen naar het buitenland worden ontmoedigd.

29. Uit hetgeen voorafgaat volgt dat het indien BACARDI zich als verweer tegen de merkinbreuk beroept op het ven/veer dat de van het merk voorziene flessen door of met toestemming van BACARDI in de EER in het verkeer zouden zijn gebracht (en dat derhalve de merkrechten van BACARDI zijn uitgeput), het bewijs daarvan op ALCIMEX rust. ALCIMEX moet hiertoe een toereikende en transparante boekhouding voeren. Bij gebreke hiervan, ontneemt ALCIME)( zich het middel om de plaats van de eerste in omloopbrenging van het product te kunnen bewijzen en moet ALCIMEX hiervan dan ook de gevolgen van dragen.

30. BACARDI bewijst dat ALCIMEX flessen aanbiedt en in voorraad houdt die een inbreuk uitmaken op de merkrechten van BACARDI in de zin van artikel 2.20 (1) a BVIE en 9 (1) a V0 207/2009. Het betreft de volgende inbreuken:

40. De chaotische boekhouding van ALCIMEX mag geen vrijgeleide mag zijn om aan haar bewijslast te ontsnappen. Op ALCIMEX rust de bewijslast van de uitputting en het komt haar toe om er zich voor elk exemplaar” van te verzekeren dat zij dit kan bewijzen met respect voor de rechten van de merkhouder.

46. BACARDI kan zich terecht verzetten tegen het gebruik door ALCIMB< van haar merk op de litigieuze flessen. ALCIMEX moet immers om zich op de uitputting van het merkrecht van BACARDI te kunnen beroepen aantonen dat de producten waarop de merken van BACARDI voorkomen, door BACARDI of met haar toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht. ALCIME)( blijft in casu in gebreke dit te bewijzen. ALCIMEX heeft overigens door (het aanvaarden van) de verwijdering van de identificatiecodes van de betrokken producten zichzelf het middel ontnomen om de plaats van de eerste in omloopbrenging van het product te kunnen bewijzen en moet hier volgens de rechtspraak dan ook de gevolgen van dragen“.

47. BACARDI vordert de stopzetting van de inbreuken overeenkomst artikel 102 (1) V0 207/2009 en artikel 2.20 (1) a van het BVIE.

48. BACARDI verzoekt om de staking van de inbreukmakende handelingen te bevelen onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 euro per fles die in de handel wordt gebracht zonder toestemming van BACARDI. De inbreuken betreffen een ernstige misleiding in een zeer competitieve markt. Deze inbreuken mogen niet worden geminimaliseerd en verantwoorden het opleggen van een dwangsom. Het risico op herhaling is immers niet objectief uitgesloten.

51. De schade van BACARDI bestaat erin dat haar de beschikkingsmacht over de producten is ontnomen en haar de mogelijkheid is ontnomen om de eerste verhandeling ervan in de EER te controleren. Hieruit volgt inderdaad commerciële schade doordat BACARDI niet is staat is gesteld haar merkrechten te verzilveren en de economische waarde van haar merken te realiseren door de eerste verhandeling van merkproducten in de EER. Daarnaast heeft BACARDI ook morele schade geleden bestaande uit schade aan het imago en de reputatie van haar onderneming en merken evenals schade het officiële distributienetwerk. Door de rechtspraak en rechtsleer wordt algemeen aanvaard dat in geval van merkinbreuk schade kan worden toegebracht aan het imago en de reputatie van de merkhouder. De vergoeding van dergelijke morele schade wordt eveneens uitdrukkelijk voorzien in artikel 2.21 (2) a BVIE.

52. Eenmaal het bestaan van schade vaststaat en er, zoals in casu, geen herstel in natura mogelijk is, moet de schade bij equivalent worden hersteld, meer bepaald door een geldelijke vergoeding. Artikel 2.21 (2) BVIE voorziet dat de rechter die de schadevergoeding vaststelt, rekening moet houden met alle passende aspecten, zoals de negatieve economische gevolgen waaronder de winstderving, die de benadeelde partij heeft ondervonden en de morele schade die de merkhouder door de inbreuk heeft geleden. Hetzelfde artikel voorziet ook dat kan worden teruggevallen op een forfaitair bedrag. Ook de rechtspraak bevestigt dat dergelijke forfaitaire ex aequo begroting aangewezen is wanneer de precieze elementen ontbreken voor een exacte bepaling van het schadebedrag. Bovendien aanvaardt de rechtspraak dat bij de schadebegroting rekening moet worden gehouden met de moeilijkheid voor de merkhouder om de schade die voortvloeit uit de aantasting van de aantrekkingskracht en de waarde van de merken precies te begroten.

56. BACARDI vordert bovendien dat ALCIMEX overeenkomstig artikel 2.21 (4) BVIE wordt veroordeeld tot afdracht van de winst op de onrechtmatig door haar verhandelde inbreukmakende goederen voor 1.622,67 euro.

57. Is er sprake van kwade trouw, dan kan de merkhouder naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding een vordering in stellen tot afdragen van de ten gevolge van dit gebruik genoten winst. Van ‘gebruikte kwader trouw‘ is slechts sprake in gevallen van moedwillig gepleegde inbreuk. Hiermee bedoelt men niet alleen de gevallen van piraterij, maar ook iedere opzettelijk gepleegde inbreuk waarbij iemand zich ten tijde van het handelen bewust was van het inbreukmakende karakter daarvan. Daarbij geldt dat ieder die beroeps- of bedrijfsmatig in het economisch verkeer gebruik maakt van een teken, geacht wordt bekend te zijn met de inhoud van het merkregister.

58. Van bewustheid in voormelde zin is geen sprake indien degene wiens handelen achteraf als inbreukmakend wordt bevonden, het verwijt van inbreuk heeft bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt. Dit is in casu naar het oordeel van de rechtbank niet het geval.

59. De kwade trouw blijkt tevens uit het feit dat ALCIME)( haar boekhouding allesbehalve naar behoren voert en zij niet voor alle verkopen facturen uitschrijft. (…) BACARDI vordert de vernietiging van de kwestieuze inbreukmakende producten, waarvan de aanwezigheid werd vastgesteld op de datum van het beslag inzake namaak en die werden geïnventariseerd in de processen- verbaal van de gerechtsdeun/vaarders (Farde II, stuk 6a en stuk 6b bundel BACARDI).

65. BACARDI vordert de publicatie van het vonnis. BACARDI concludeert evenwel niet over het bedrag dat door haar verschuldigd zal zijn aan ALCIMEX indien zij overgaat tot publicatie van het tussen te komen vonnis (of een uittreksel daarvan) en de publicatiemaatregel in hoger beroep desgevallend ongedaan wordt gemaakt.

8 HET BESCHIKKEND GEDEELTE
Op grond van de bovenstaande overwegingen neemt de rechtbank volgende beslissing.

De rechtbank verklaart de vordering van BACARDI ontvankelijk en gegrond als volgt:

De rechtbank stelt vast dat dat de door Alcimex NV gepleegde handelingen van aankopen, invoeren, te koop aanbieden, verkopen en het daartoe in voorraad houden van flessen Bacardi Oro, Ron Bacardi Superior en Bacardi die zonder haar toestemming in de EER in de handel zijn gebracht, een inbreuk uitmaken op de merkrechten van Bacardi & Company Limited.

De rechtbank gebiedt Alcimex NV dienvolgens tot stopzetting van de in punt 6.2 van dit vonnis omschreven inbreukmakende handelingen, onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 euro per fles waarvoor de toestemming van Bacardi & Company Limited voor het in de EER in de handel brengen niet werd bekomen, vanaf 24 uren na de betekening van dit vonnis.

De rechtbank veroordeelt Alcimex NV tot betaling aan Bacardi & Company Limited van een schadevergoeding van 21.680 euro, evenals tot afdracht van de winsten die zij heeft genoten op de verkoop van de producten, voorzien van de merken van Bacardi & Company Limited.

De rechtbank beveelt de vernietiging van alle bij Alcimex NV in beslag genomen flessen RON BACARDI SUPERIOR en BACARDI LIMON‚ voorzien van de "BACARDI" merken van Bacardi & Company Limited, die zonder

toestemming van Bacardi & Company Limited in de EER in de handel werden gebracht en die een inbreuk uitmaken op de merkrechten van Bacardi & Company Limited, op kosten van Alcimex NV en op voorlegging van het bewijs van de vernietiging aan Bacardi & Company Limited, binnen een termijn van uiterlijk één maand na de betekening van dit vonnis.

De rechtbank verklaart de tegenvordering ontvankelijk maar ongegrond.

De rechtbank veroordeelt Alcimex NV tot betaling van de gedingkosten, in hoofde van Bacardi & Company Limited begroot op 2.200 euro rechtsplegingsvergoeding plus 282,22 euro plus de kosten van de procedure beslag inzake namaak: 240,22 euro betekeningsbevel plus 7.737,95 euro kosten deskundige plus 409,65 euro deurwaarderskosten (Holemans) plus 610,19 euro deurwaarderskosten (Vandormael) plus kosten aanzegging bewarend derdenbeslag 194,58 euro.

Figuratief gemeenschapsmerk(1)
Gemeenschapswoordmerk "Bacardi"
Benelux woordmerk "Bacardi"
Figuratief Gemeenschapsmerk(2)
Figuratief Gemeenschapsmerk(3)
Figuratief Beneluxmerk (4)
Figuratief Beneluxmerk (5)

Vzr. Rechtbank Den Haag 2 oktober 2013, KG ZA 12-859 (Van Caem International tegen Bacardi)
Uitspraak ingezonden door Niels Mulder, DLA Piper.
In navolging van IEF 11446 en IEF 11626. Tussen partijen is eerder in 2011 (IEF 10179) eindvonnis gewezen. De  rechtbank concludeerde dat Van Caem inbreuk heeft gemaakt op merkrechten van Bacardi en legde Van Caem opgaveverplichtingen op. In 2012 is Bacardi in kort geding gedagvaard om executiemaatregelen op grond van het eerder vonnis te verbieden, omdat Van Caem geheel aan haar opgaveverplichting had voldaan. De voorzieningenrechter veroordeelde Van Caem tot het doen van opgave van leveranciers. Nu vordert Van Caem wederom een verbod om executiemaatregelen te treffen. Bacardi vordert in reconventie verhoging van de opgelegde dwangsommen en dat Van Caem een door Bacardi aan te wijzen forensische accountant inschakelt om de juistheid en volledigheid van de opgaves na te gaan.

De voorzieningenrechter wijst Van Caem zijn vorderingen in conventie af. Er is geen spoedeisend belang, omdat Bacardi (nog) niet heeft gedreigd met executiemaatregelen. De reconventionele vordering tot verhoging van de opgelegde dwangsommen wordt gedeeltelijk toegewezen. Van Caem wordt bevolen om een nieuwe opgave te doen die door een onafhankelijk forensisch accountant zoveel mogelijk op juistheid en volledigheid is gecontroleerd.

3. Het geschil
3.1. Van Caem vordert na eiswijziging — samengevat — primair dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Bacardi verbiedt executiemaatregelen te treffen op de grondslag dat Van Caem niet zou hebben voldaan aan haar opgaveverplichting voortvloeiend uit het vonnis van 15 juni 2012. Subsidiair vordert Van Caem dat Bacardi bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, wordt verboden executiemaatregelen te treffen wanneer Van Caem opgave II binnen een door de voorzieningenrechter te bepalen redelijke termijn zodanig wijzigt dat zij alsnog voldoet aan de opgaveverplichting, een en ander met veroordeling van Bacardi in de kosten van de procedure conform artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

3.3. Bacardi vordert in reconventie — samengevat — dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoer bij voorraad, bepaalt dat (I) de dwangsommen welke onder 3.6 respectievelijk (II) 3.8 van het vonnis van 14 september 2011 zijn opgelegd worden verhoogd naar een bedrag van € 15.000; per dag met een maximum van € 1.500.000, (III) Van Caem veroordeelt een door Bacardi aan te wijzen forensisch accountant opdracht te geven de juistheid en volledigheid van opgave 1 te controleren aan de hand van in bewijs beslag genomen administratie en daarvan een rapportage aan Bacardi toe te zenden en (IV) Van Caem veroordeelt om opgave te doen, te controleren door een door Bacardi aan te wijzen forensische accountant, van de op 19 juni 2012 aanwezige voorraad inbreukmakende Bacardi Producten, van de leveranciers en afnemers van de aanwezige voorraad inbreukmakende Bacardi Producten in de periode 19 juni 2012 tot en met de datum van betekening van het vonnis, alsmede van de aanwezige voorraad op laatstgenoemde datum, vorderingen III en IV op straffe van verbeurte van een dwangsom, met veroordeling van Van Caem in de volledige proceskosten conform artikel 1019h Rv en met bepaling van de termijn zoals bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na de dagtekening van dit vonnis.

3.4. Bacardi legt aan haar reconventionele vorderingen ten grondslag dat Van Caem nog altijd niet heet voldaan aan haar verplichting tot het doen van opgave I en dat zij na het vonnis van 14 september 2011 en (naar Bacardi ter zitting heeft toegevoegd) ook nog na 19 juni 2012 haar inbreukmakende handelen heeft voortgezet.

3.5. De vorderingen zijn over en weer bestreden. Op de stellingen van partijen wordt hierna voor zover nodig nader ingegaan.

4. De beoordeling in conventie
4.1. Bacardi meent dat Van Caem geen spoedeisend belang heeft bij de in conventie gevorderde voorzieningen omdat zij (nog) niet heeft gedreigd met executiemaatregelen. Bacardi wijst er bovendien op dat Van Caem op grond van het vonnis van 14 september 2011 al twee miljoen euro aan verbeurde dwangsommen dient te betalen, dat zij hiervoor ten laste van Van Caem beslagen heet gelegd maar dat die echter geen doel hebben getroffen omdat de vennootschap leeggehaald zou zijn.

4.2. Van Caem weerspreekt niet dat Bacardi tevergeefs tracht verhaal te zoeken voor een zeer aanzienlijk bedrag. Daarvan uitgaande ziet de voorzieningenrechter met Bacardi niet in dat Van Caem een spoedeisend belang heeft bij maatregelen die zich richten tegen een eventuele executie van het kort geding vonnis omdat, daargelaten dat vooralsnog op grond van dit vonnis geen enkele executiemaatregel is ingezet, voorshands aannemelijk is dat ook daarvoor geen verhaal zal worden gevonden. De door Van Caem in conventie gevorderde maatregelen dienen daarom te worden afgewezen.

5. De beoordeling in reconventie
5.1. Van Caem heeft — anders dan bij de behandeling van het eerdere kort geding — thans ter zitting erkend dat opgave l niet heeft voldaan aan het eindvonnis. Zij heeft thans tevens erkend dat de inbreuk op de merkrechten van Bacardi in de periode vanaf het vonnis van 14 september 2011 tot 19juni 2012 niet is gestaakt. Voorts is aannemelijk dat het in het vonnis bepaalde maximum van de opgelegde dwangsommen mogelijk reeds is verbeurd. Daarvan uitgaande heeft Bacardi een spoedeisend belang bij de vorderingen I en II.

5.2. Van Caem heeft zich met betrekking tot vordering I gerefereerd (zie haar pleitnotities van 22 oktober 2012 onder 50). Nu bovendien de in het eindvonnis bepaalde dwangsom onvoldoende is gebleken om Van Caem te bewegen de inbreuk te staken en gestaakt te houden en niet is uit te sluiten dat verhoging van de dwangsom haar zal bewegen zich alsnog aan het inbreukverbod te houden, zal de vordering worden toegewezen met dien verstande dat het gestelde maximum wordt verhoogd. Verhoging van de dwangsom naar € 15.000 per dag is niet aan de orde omdat dit minder is dan de in het vonnis bepaalde dwangsom van € 25.000 per dag.

5.5. Vordering IV is gebaseerd op de stelling dat Van Caem ook na het kort geding vonnis de inbreuk heeft voortgezet. Van Caem betwist dit maar uit haar eigen opgave Il blijkt dat zij de inbreuk in ieder geval nog tot op de dag van betekening van het vonnis heeft voortgezet. Op grond hiervan is voorshands voldoende aannemelijk dat Van Caem de inbreuk ook nadien heeft voortgezet. Het spoedeisend belang en de toewijsbaarheid van de door Bacardi gevorderde nadere opgave van leveranciers en afnemers van inbreukmakende Bacardi Producten (als bedoeld in het vonnis van 14 september 2011) is daarmee gegeven. De vordering zal worden toegewezen als hierna vermeld. De gevorderde opgave van de voorraad per 19 juni 2012 en per datum van betekening van dit vonnis zal eveneens worden toegewezen omdat Bacardi hierbij uit een oogpunt van controle van de opgave belang heeft. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding te bepalen dat, zoals gevorderd door Bacardi, de opgave zal worden gecontroleerd door een door Bacardi aan te wijzen accountant. Het volstaat dat de controle wordt verricht door een accountant die niet eerder in opdracht van Van Caem werkzaamheden heeft uitgevoerd of met Van Caem anderszins zakelijke banden heeft.

Gerecht EU 2 oktober 2013, T-285/12 (Cartoon Network/OHMI tegen Boomerang TV (BOOMERANG) - dossier
Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk „BOOMERANG”, voor diensten van de klassen 38 en 41, strekkende tot vernietiging van beslissing R 699/20112 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 2 april 2012, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling houdende weigering van inschrijving van dat merk in het kader van de oppositie van de houder van het gemeenschapsbeeldmerk dat de woordelementen „Boomerang TV” bevat, voor diensten van klasse 41.

Dit beroep faalt. Cartoon Network heeft niet aannemelijk kunnen maken dat er geen verwarring  zal optreden met het oudere merk van Boomerang TV S.A.

Law
56. It is clear from that case-law that, contrary to the applicant’s contention, it was required to demonstrate that the coexistence of the marks on which it relied was based on the absence of a likelihood of confusion on the part of the relevant public.

59. It is sufficient to state, as the Board of Appeal found, that that evidence relates solely to the mark applied for, but gives no indication of the way in which the relevant public encountered the conflicting marks on the market and the services for which they were used. Nor can use of the signs on the market be inferred from the national registers, and the affidavit from the applicant itself is disputable evidence which is not substantiated by additional evidence from independent sources. The Board of Appeal was therefore correct to consider that that evidence was insufficient to demonstrate the coexistence of the conflicting marks.

Costs
62. Under Article 87(2) of the Rules of Procedure of the Court, the unsuccessful party is to be ordered to pay the costs if they have been applied for in the successful party’s pleadings. Since the applicant has been unsuccessful, it must be ordered to pay the costs, in accordance with form of order sought by OHIM and the intervener.

On those grounds,
THE GENERAL COURT (Seventh Chamber)
hereby:
1.      Dismisses the action;
2.      Orders The Cartoon Network, Inc. to pay the costs.

Rechtbank Den Haag 25 september 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:12307 (NSpyre tegen Nederlandsch Octrooibureau)
NSpyre drijft sinds 1987 een onderneming die zich toelegt op het leveren van diensten op de markt van de hoogwaardige technische automatisering in vooral Nederland. Na een management buy out voert zij de bedrijfsnaam TASK24 en door een verloren kort geding sinds 2011 de naam NSpyre. NSpyre verwijt NLO een aantal beroepsfouten en stelt NLO aansprakelijk voor de daardoor geleden aanzienlijk schade.

Van MeMo2, het marketingbureau dat is ingeschakeld voor de rebranding naar TASK24, én eiseres mag worden verwacht dat zij zouden doorvragen naar de werkelijke bedoeling van het registreren van een merk. Het staat vast dat de merkgemachtigde zich slechts heeft beperkt tot het verrichten van de verzochte merkinschrijvingen. Het is het niet relevant of MeMo2 óf NSpyre als opdrachtgever van gedaagde moet worden beschouwd, omdat zij dezelfde beroepsnormen en zorgvuldigheid in acht had te nemen jegens de middellijk of onmiddellijk vertegenwoordiger. De rechtbank verklaart voor recht een beroepsfout is gemaakt door haar in juni 2008 in de feitelijke omstandigheden van dit geval niet naar behoren te adviseren over de risico’s van de beoogde nieuwe merknaam TASK24.

4.2 Aldus mochten eiseres en MeMo2 in de voor eiseres zeer hectische periode van de management buy out in juni 2008 van gedaagde als gespecialiseerd merkgemachtigde redelijkerwijs verwachten dat zij adequate informatie zou verwerven en zou doorvragen naar de werkelijke bedoelingen, motieven en belangen van eiseres als de achterliggende opdrachtgever, en voorts dat zij aan eiseres rechtsreeks of via MeMo2 adequate, duidelijke en bedrijfsmatig relevante informatie en adviezen over merkenrechtelijke bescherming zou verschaffen - bij voorkeur schriftelijk om misverstanden te voorkomen -, zodat de achterliggende opdrachtgever bij wijze van informed consent verantwoorde keuzes zou kunnen maken en zich bewust zou zijn van de aan het gewenste nieuwe merk TASK24 eventueel verbonden risico’s. Ook mocht eiseres in dat verband redelijkerwijs verwachten dat gedaagde zich niet zou beperken tot verrichtingen waarom uitdrukkelijk was gevraagd door eiseres of MeMo2, maar dat gedaagde in de gegeven feitelijke omstandigheden ook zelfstandig zou beoordelen wat op het gebied van merkbescherming eventueel nog meer relevant was voor eiseres, en dat gedaagde over dat relevante meerdere duidelijk en tijdig zou adviseren aan eiseres.

4.3. Zoals beide advocaten hebben gesteld is het daarbij uiteindelijk niet relevant of MeMo2 of eiseres in dit geval als opdrachtgever van gedaagde moet worden beschouwd, omdat zij het erover eens zijn dat gedaagde jegens eiseres als achterliggende opdrachtgever dezelfde beroepsnormen en zorgvuldigheid in acht had te nemen als jegens de middellijk of onmiddellijk vertegenwoordiger MeMo2.

4.5 Het staat vast dat merkgemachtigde [X] van gedaagde zich in dit geval slechts heeft beperkt tot het verrichten van de verzochte merkinschrijvingen. Ook staat vast dat [X] over TASK24 slechts per telefoon en per e-mail vluchtig contact heeft gehad met [W] en [Y] en niet of nauwelijks - althans niet over de achterliggende motieven - met beleidsbepalende medewerkers zoals de heer [Z] van eiseres in deze voor eiseres belangrijke en hectische periode. Aldus heeft gedaagde als deskundige nagelaten om de werkelijke bedoelingen en mogelijkheden van deze voor haar nieuwe achterliggende opdrachtgever te achterhalen. Nu het volgens [W] om een heel belangrijke en grote opdrachtgever ging, was er des te meer aanleiding om die bedoelingen en mogelijkheden wel te onderzoeken. Indien gedaagde dat wel zou hebben gedaan, zo is vooral uit het verhandelde ter zitting gebleken, zou gedaagde erachter zijn gekomen dat eiseres niet zozeer geïnteresseerd was in en belang had bij de enkele merkregistratie, maar meer nog bij een goed advies over het beoogde merk TASK24 als al dan niet voor eiseres geschikte nieuwe merknaam en bedrijfsnaam. Vooral zou gedaagde bij doorvragen dan hebben bemerkt dat eiseres wel degelijk belang had bij een beschikbaarheidsonderzoek en bij een gedegen advies over de aan TASK24 als merk en handelsnaam eventueel verbonden risico’s en dat eiseres ook nog voldoende tijd en mogelijkheden had om bij een gerede kans op toekomstige serieuze verwijten van merkinbreuk nog te kiezen voor een ander merk en een andere bedrijfsnaam dan TASK24.

4.6 Dit professionele onderzoek en een daarop aansluitende advisering heeft gedaagde in juni 2008 echter jegens eiseres nagelaten. Dat is ook in strijd met haar gestelde beleid om (nieuwe) cliënten te adviseren om vooraf een beschikbaarheidsonderzoek te verrichten om onvoorziene aanspraken van derden te voorkomen.

De beslissing
De rechtbank:
- verklaart voor recht dat gedaagde jegens eiseres een beroepsfout heeft gemaakt door haar in juni 2008 in de feitelijke omstandigheden van dit geval niet naar behoren te adviseren over de risico’s van de beoogde nieuwe merknaam TASK24, zoals door de rechtbank nader overwogen in de voorgaande alinea’s 4.1 t/m 4.9;
- veroordeelt gedaagde om aan eiseres te betalen de door die beroepsfout van gedaagde door eiseres geleden en daaraan toe te rekenen schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, zoals nader overwogen in de voorgaande alinea’s 4.10 t/m 4.15;

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
Rechtspraak.nl (pdf)
HA ZA 12-1418 (pdf)

Rechtbank Den Haag 11 september 2013, HA ZA 09-528 (Cybergun tegen KLM - Wargaim)
Uitspraak ingezonden door Daan de Lange, Brinkhof.
Zie eerder IEF 8547. Anti-Piraterij. Doorvoer. Algemeen bekende merken. Vervaardigingsfictie. Cybergun, rechthebbende op het  Gemeenschapsmerk KALASHNIKOV en procesgevolmachtigde voor de merken UZI en GALIL, maakt bezwaar tegen transport via Schiphol van “dozen met geweren en aanverwante goederen bedoeld voor "airsoft", een oorlogssimulatiespel dat onder meer voor trainingsdoeleinden van leger en politie wordt gebruikt”. Aanhouding i.v.m. nog onbeantwoorde prejudiciële vragen (Philips en Nokia; IEF 10604 en IEF 10605).

Louter doorvoer van goederen in de EU onder een schorsingsregeling is geen handeling die inbreuk kan opleveren. Cybergun voert aan dat de Taiwanese producent en toeleverancier van Wargaim via internetsites van dealers binnen de Europese Unie AK replica's ten verkoop aanbiedt aan consumenten. Dat AK-74 en Kalashnikov kunnen worden aangemerkt als algemeen bekende merken, zijn in de APV noch het Philips en Nokia arrest aanwijzigen te vinden dat voor algemeen bekende merken de vervaardigingsfictie wél zou gelden.

Van een (dreigende) inbreuk op merk- of auteursrechten in de EU, is geen sprake ex 2(1)(a) en/of (b) jo. 16 en 17 APV. De rechtbank verklaart zich onbevoegd tot kennisneming van de vorderingen jegens Wargaim voor zover die zijn gebaseerd op de gestelde dreigende inbreuk in Rusland en wijst de vorderingen jegens KLM c.s. af.

3.1. Cybergun legt (...) aan haar vorderingen ten grondslag dat (i) het risico bestaat dat de tegengehouden goederen als genoemd in r.o. 2.1 van het tussenvonnis (hierna: de tegengehouden goederen) binnen de Europese Unie in het verkeer worden gebracht en (ii) Wargaim inbreuk dreigt te maken in het land van bestemming (Rusland) op de aan Cybergun toekomende, althans aan haar gelicentieerde, merkrechten uit hoofde van artikel 6bis Unieverdrag van Parijs en auteursrechten onder toepassing van Russisch auteursrecht. (...)

4.1. De rechtbank stelt met Cybergun en Wargaim vast dat het Hof van Justitie voor de Europese Unie (HJEU) in zijn arrest van 1 december 2011 in de gevoegde zaken C-446/09 en C-495/09 (hierna: het Philips en Nokia arrest) de zogenoemde 'vervaardigmgsfictie' bij de beoordeling van de vraag of sprake is van inbreukmakende goederen als bedoeld in de Anti-Piraterijverordening (Verordening (EG) nr. 1383/2003) van de hand heeft gewezen. Louter doorvoer van goederen in de Europese Unie onder een schorsingsregeling is geen handeling die inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht kan opleveren. Gelet daarop komen de vorderingen jegens de niet-verschenen gedaagde KLM, die uitsluitend op de vervaardigingsfictie zijn gebaseerd, ongegrond voor en zullen worden afgewezen.

4.4. De rechtbank wijst dit standpunt van Cybergun van de hand. Gelet op het verwerpen van de vervaardigingsfictie en de bewoordingen waarin het HvJ EU dat heeft gedaan, moet het enkele (hypothetische) risico dat goederen die in de Europese Unie inbreuk zouden maken op rechten van intellectuele eigendom, op enigerlei wijze in de Europese Unie in het verkeer zouden worden gebracht, onvoldoende geacht worden om goederen te kunnen tegenhouden en (doen) vernietigen. Zoals het HvJ EU in r.o. 68-71 van het Philips en Nokia arrest heeft overwogen, dient aan de hand van bewijs te worden vastgesteld of specifiek ten aanzien van deze tegengehouden goederen dat risico bestaat. Dat bewijs ontbreekt in het onderhavige geval. Dat de toeleverancier van Wargaim (en niet Wargaim zelf) soortgelijke (en niet specifiek deze) goederen aanbiedt in de Europese Unie en dat Wargaim in Rusland (en niet de Europese Unie) handeh in dergelijke goederen, zoals door Cybergun aangevoerd, is geenszins toereikend om het bestaan van zo'n concreet risico te kunnen aannemen. Dat geldt temeer nu Cybergun eerder in onderhavige procedure heeft aangegeven (zie met name dagvaarding randnummers 9, 10 en 15) dat de tegengehouden goederen bestemd waren voor Wargaim in Rusland en zij niets heeft aangevoerd waaruit raoet worden afgeleid dat dit toch onjuist of nadien gewijzigd zou zijn. Integendeel, de eerder wel vrijgegeven partij goederen is naar onweersproken stelling van Wargaim naar Rusland vervoerd en voorts heeft Wargaim -naar de rechtbank uit de stukken afleidt-juist een onthoudingsverklaring voor gebruik van de intellectuele eigendomsrechten van Cybergun in de Europese Unie aangeboden.

HvJ EU 26 september 2013, zaak C-610/11P (Centrotherm Systemtechnik tegen BHIM en centrotherm Clean Solutions) - dossier
Zie eerder: IEF 12658. Gemeenschapswoordmerk, normaal gebruik van het merk, bewijs. Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 15 september 2011, Centrotherm Clean Solutions/BHIM (T-434/09), waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 25 augustus 2009 (zaak R 6/20084) voor zover daarbij de vordering tot vervallenverklaring van het merk CENTROTHERM is toegewezen.

Volgens Centrotherm heeft het Gerecht ten onrechte gesteld dat het verklaring op erewoord geen bewijskracht heeft. Ook had het BHIM in een procedure tot vervallenverklaring de in verordening (EG) nr. 207/2009 vastgestelde regels ambtshalve had moeten onderzoeken. Verder stelt Centrotherm had het BHIM de niet tijdig overlegde bewijsstukken in aanmerking kunnen nemen. Tenslotte had het Gerecht regel 40, lid 5, van verordening (EG) nr. 2868/95 buiten toepassing moeten verklaren.

Het Hof (Vierde kamer) verklaart:
1)      Het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 15 september 2011, Centrotherm Systemtechnik/BHIM – centrotherm Clean Solutions (CENTROTHERM) (T‑434/09), wordt vernietigd.
2)      Punt 2 van het dictum van de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 25 augustus 2009 (zaak R 6/2008‑4) wordt vernietigd.
3)      Centrotherm Systemtechnik GmbH, het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) en centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG, dragen hun eigen kosten betreffende zowel de procedure in eerste aanleg als de procedure in hogere voorziening.

HvJ EU 26 september 2013, zaak C-609/11P (Centrotherm Systemtechnik tegen BHIM en centrotherm Clean Solutions) - dossier
Zie eerder: IEF 12658. Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 15 september 2011, Centrotherm Clean Solutions/BHIM (T427/09), waarbij de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 25 augustus 2009 (zaak R 6/20084) is vernietigd voor zover zij de beslissing van de nietigheidsafdeling van 30 oktober 2007 gedeeltelijk heeft vernietigd. Normaal gebruik van het merk. Bewijs. Centrotherm stelt dat het arrest inbreuk maakt op haar recht om autonome conclusies en middelen voor te dragen die met name strekken tot wijziging van de vastgestelde beslissing. Zij is van mening dat het Gerecht blijk gaf van een onjuiste rechtsopvatting betreffende het normaal gebruik van het merk. Verder is volgens Centrotherm het Gerecht voorbijgegaan aan rechtspraak van het Hof betreffende normaal gebruik en symbolisch gebruik. Als laatste heeft het Gerecht ten onrechte een verklaring op erewoord niet als bewijsmiddel gekwalificeerd. De middelen slagen niet.

Het Hof (Vierde kamer) verklaart:
1) De hogere voorziening wordt afgewezen.
2) Centrotherm Systemtechnik GmbH wordt, behalve in haar eigen kosten, verwezen in de kosten van centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG.
3) Het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) draagt zijn eigen kosten.

Vzr. Rechtbank Rotterdam 25 augustus 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:7399 (BSD tegen Honda)
Inbreuk, beeldmerk, woordmerk, procesrecht, opheffing beslag.
BSD vordert opheffing van het door Honda gelegde beslag op 587 voor haar bestemde generatoren, en een verbod om opnieuw op dezelfde of op andere grond beslag te leggen. Opheffing van conservatoir beslag kan bevolen worden, indien summierlijk blijkt van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht. Dat is hier niet het geval. BSD maakt inbreuk op het woord- en/of beeldmerk GX waarvan Honda houdster is. Bij de afbeeldingen op de generatoren van BSD is de kans op verwarringsgevaar groot. BSD stelt nog dat de aanduiding GX een fout is van de fabrikant, maar dit wordt door Honda gemotiveerd betwist. Een extra omstandigheid om bij de belangenafweging van het beslag te betrekken is de vermeende onveiligheid van de generatoren. Subsidiair vordert BSD de vervanging van de stickers op haar generatoren en voorts opheffing van beslag. Gelet op het voorgaande hoeft Honda daar geen genoegen mee te nemen. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af.

Het geschil
2.1 BSD vordert - verkort en zakelijk weergegeven – primair opheffing van het door Honda gelegde beslag op 587 voor haar bestemde en uit China afkomstige generatoren, en een verbod om opnieuw op dezelfde of op andere gronden beslag te leggen. Subsidiair vordert BSD Honda te bevelen om te gehengen en te gedogen dat BSD de beslagen generatoren voorziet van nieuwe niet verwijderbare stickers zonder de letters GX, een en ander onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder, en voorts opheffing van het beslag, eveneens met een beslagverbod zoals primair gevorderd. BSD vordert zowel primair als subsidiair een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv.

2.4 De opheffing van een conservatoir beslag kan onder meer worden bevolen, indien summierlijk blijkt van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht. Meer in het bijzonder is in dit geval de vraag aan de orde of aannemelijk is dat BSD inbreuk maakt op een woord-/beeldmerk GX waarvan Honda houdster is.

2.4.2 Voorshands voldoende aannemelijk is dat de generatoren een inbreuk maken op het woord-/beeldmerk van Honda. Daarbij wordt ten eerste in aanmerking genomen dat voorlopig nergens uit blijkt dat andere aanbieders van identieke generatoren ook de aanduiding/typering GX gebruiken op hun producten. BSD heeft weliswaar gesteld dat ook Gulmay de aanduiding/typering GX gebruikt voor apparaten die vallen binnen de productgroep generatoren, maar dat betoog snijdt geen hout. De generatoren van Gulmay, waarvan BSD ook afbeeldingen in het geding heeft gebracht, zijn, gelet op die afbeeldingen, overduidelijk andersoortige generatoren dan de beslagen generatoren en de generatoren van Honda van het type GX. BSD heeft bovendien ook ter zitting erkend dat het gaat om andere apparaten. Dit alles betekent dat bepaald niet uitgesloten is dat het publiek, vanwege de aanduiding GX, (wel) een relatie met (producten van) Honda zal leggen. Ten tweede zijn de visuele verschillen tussen de stickers die Honda gebruikt en de stickers die op de beslagen apparaten zijn aangebracht beperkt, zodat ook op die grond verwarringsgevaar bepaald niet uit te sluiten is. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat het, op het eerste gezicht anders dan BSD stelt, ook niet zomaar om onopvallende nauwelijks zichtbare stickers gaat.

2.5.1 Voorts is van belang dat de stelling van BSD dat de stickers met de aanduiding GX door haar niet zijn besteld en te wijten zijn aan een fout van de fabrikant, door Honda gemotiveerd betwist wordt. De vraag rijst hoe het kan dat c.q. waarom die stickers dan wel op de generatoren terecht gekomen zijn. Overigens komt de omstandigheid dat de stickers op de generatoren zijn aangebracht, ook voor rekening en risico van BSD.

2.5.2. Geheel ten overvloede zij nog overwogen dat hoewel de vermeende onveiligheid van de generatoren op zichzelf beschouwd geen grond voor een civielrechtelijke beslaglegging kan opleveren, dit wel een omstandigheid is die kan worden meegewogen in het kader van een belangenafweging (als op andere gronden geoordeeld wordt dat het beslag niet opgeheven hoeft te worden). In dit verband wordt overwogen dat Honda gemotiveerd heeft aangegeven dat en waarom er redenen zijn om aan de veiligheid van de apparaten te twijfelen. Zij wijst daarbij op (onmogelijke) specificaties van de generatoren op de verpakking en betwist voorts gemotiveerd het door BSD overgelegde testrapport. BSD heeft al deze argumenten vrijwel onbesproken gelaten. Dit alles leidt ertoe dat een belangenafweging niet leidt tot toewijzing van het gevorderde.

2.7 De vorderingen van BSD worden afgewezen. BSD zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van deze procedure aan de zijde van Honda worden veroordeeld. Voor de bepaling van het salaris voor de advocaat overweegt de voorzieningenrechter dat sprake is van een eenvoudig kort geding in een intellectuele eigendomszaak, waarvoor het (daarvoor geldende) maximale tarief van € 6.000,00 wordt toegekend.

De beslissing

De voorzieningenrechter,

wijst de vorderingen af;

WIPO Arbitrage 23 september 2013, DNL2013-0026 (Bayerische Motoren Werke AG tegen Quispel Motoren; inzake: bmwmotorenshop.nl) - dossier
Beslissing ingezonden door Hidde Koenraad, Simmons & Simmons.
Domeinnaamrecht. Overdracht. BMW klaagt erover dat Quispel het merk "BMW" in haar domeinnaam gebruikt en dat dit verwarring oplevert en vordert de overdracht van de domeinnaam. Het panel stelt dat de domeinnaam verwarringwekkend gelijk is, nu het merk BMW er volledig in is opgenomen. Dit gebruik is toegestaan, mits er sprake is van een legitiem belang en bona fide gebruik.

Bij Quispel is geen sprake van een legitiem belang en bona fide gebruik. Dit heeft het panel gebaseerd op de zogenaamde Oki Data-criteria (Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.). Quispel gebruikt de domeinnaam ook voor de verkoop van producten van andere merken. Tevens is er sprake van gebruik te kwader trouw. Quispel is bekend met de reputatie van BMW en heeft hiervan commercieel gebruik gemaakt. Het panel beveelt de overdracht van bmwmotorenshop.nl.

A. Identical or Confusingly Similar
(...) The Domain Name is confusingly similar to the Complainant’s Trademark, because the Domain Name incorporates the Trademark in its entirety.  The Domain Name differs from the Trademark only in that the Trademark is followed by two generic or descriptive terms, namely “motoren” (in English “motorcycles”) and “shop”.  The addition of such generic or descriptive terms does not eliminate the confusing similarity with the Trademark (see, in particular:  Seiko EPSON Corporation v. ANEM Computers / ANEM, WIPO Case No. DNL2010-0024, in which case the word “shop” was considered descriptive and generic.  See also:  Caterpillar Inc. v. H. van Zuylen Materieel, WIPO Case No. DNL2011-0073;  LEGO Juris A/S v. Nick Terlouw, WIPO Case No. DNL2011-0023;  Taylor Made Golf Company, Inc. v. Lotom Group S.A., WIPO Case No. DNL2010 0067;  and Boels Verhuur B.V. v. Edoco LTD., WIPO Case No. DNL2010-0020).  Rather, the additional term “motoren” adds to the confusion as it describes a type of products manufactured and sold by the Complainant under its Trademark (see:  Aktiebolaget Electrolux v. Buisman-Rosbergen V.O.F., WIPO Case No. DNL2012-0004).

B. Rights or Legitimate Interests
(...) Only under specific circumstances may a reseller of trademarked goods have a legitimate interest in a domain name incorporating the trademark.  Pursuant to the panel decision in Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Case No. D2001 0903, the use of a trademark in a domain name by an authorized sales agent of trademarked goods may be considered a bona fide offering of goods, constituting a legitimate interest, if several requirements are met.  In later panel decisions, the same has been acknowledged in respect of such use by an (unauthorized) reseller, such as the Respondent (see, amongst others:  Maison Louis Latour v. Jos Beeres Wijnkoperij, WIPO Case No. DNL2011-0074;  and Seiko EPSON Corporation v. ANEM Computers / ANEM, WIPO Case No. DNL2010 0024).

The referenced requirements include, at minimum, the following:  (1) the Respondent must actually offer the goods and services at issue;  (2) the website must sell only the trademarked goods;  (3) the website must accurately and promptly disclose the registrant’s relationship with the trademark holder;  and (4) the Respondent must not try to “corner the market” in domain names that reflect the Trademark. 

(...) However, it appears from the evidence brought before the Panel that the second criterion has not been met.  Although the website appears to offer mainly trademarked goods, the Respondent has admitted – and its website clearly shows – that it also sells a number of other products.  In this respect, the Respondent has argued that these other products are all intended for BMW motorcycles, and that the other trademarks mentioned on its website are not (direct) competitors of the Complainant.  However, it cannot be denied that on the website linked to the Domain Name the Respondent not only offers goods under the Trademark, but also products of other companies, which are identical and/or similar to the goods for which the Trademark has been registered, therefore qualifying such companies as being in competition with the Complainant and its trademarked goods.  As the Complainant has correctly indicated, the offering of such other products, including through the alphabetical overview of all (other) trademarks available on the website (headed “Find Your Favorite Brand”, which appears when a visitor clicks on the link “Brands” in the menu on the home page), makes it easy for Internet users to switch to such other products than identical ones produced by the Complainant.  These circumstances indicate that the Respondent was – perhaps not primarily, but not insignificantly also – using the Trademark in the Domain Name to divert the attention of Internet users to competing goods, which implies that the Domain Name is not (only) used for the bona fide offering of goods or services (see:  Seiko EPSON Corporation v. ANEM Computers / ANEM, WIPO Case No. DNL2010 0024).

C. Registered or Used in Bad Faith
(...) Indeed, the Panel notes that the Respondent has indicated to have never acted in bad faith and apparently has, upon receipt of the warning letter(s) on behalf of the Complainant indicating its rights and concerns, made efforts to bring its website in conformity with the (minimum) requirements for use of a Domain Name incorporating the Trademark, in an attempt to meet the criteria mentioned above under Section 6 B. (Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Case No. D2001 0903).  That said, despite its disclaimer on the website, the fact remains that the Domain Name incorporates the Trademark thereby attracting Internet users to the website that also offers products other than trademarked goods.  Therefore, the Panel must conclude that the Domain Name is being used by the Respondent for commercial gain, by intentionally attracting Internet users to its website where the Respondent is also offering goods of competitors of the Complainant, through the likelihood of confusion with the Complainant’s Trademark as to the source, sponsorship, affiliation or endorsement of the Respondent’s website.  This constitutes evidence of bad faith in terms of the Regulations (article 3.2(d)) (see:  Seiko EPSON Corporation v. ANEM Computers / ANEM, WIPO Case No. DNL2010-0024;  and Taylor Made Golf Company, Inc. v. Lotom Group S.A., WIPO Case No. DNL2010 0067). 
(...)

Lees de beslissing hier:
wipo.int (link)
DNL2013-0026(pdf)

Op andere blog:
JPR (Gebruik merk in domeinnaam)

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 8 mei 2013, in zaak C-421/13 (Apple) - dossier
Prejudiciële vragen gesteld door Bundespatentgericht (Duitsland).
Merkenrecht. 3D-vormmerk. Winkelinrichting. Verpakking van de waren ook de presentatie van een dienst. Apple vraagt uitbreiding van de bescherming van haar op 10 november geregistreerd driedimensioneel internationaal merk ‘steel gray and light brown’ tot Duitsland voor klasse 35, met als omschrijving ‘een onderscheidend teken en uit de inrichting van een detailhandelszaak’. Het DPMA weigert de inschrijving op grond van gebrek aan onderscheidend vermogen. Apple gaat tegen dat besluit in beroep.

Het Bundespatentgericht stelt vast dat de uitkomst van het beroep afhangt van de uitlegging van de artikelen 2 en 3 van de richtlijn. De vraag of een driedimensionele vorm van een winkelinrichting als merk voor diensten van detailhandelszaken kan worden beschermd is niet wettelijk geregeld en tot dusver in Duitsland evenmin beantwoord in de rechtspraak.

1. Moet artikel 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat met de mogelijkheid van bescherming van „verpakking” van waren ook de presentatie wordt bedoeld die een dienst belichaamt?

2. Moeten artikel 2 en artikel 3, lid 1, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat een teken dat de presentatie weergeeft die een dienst belichaamt, als merk kan worden ingeschreven?
3. Moet artikel 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat aan het vereiste van grafische voorstelling is voldaan door een uitgetekende voorstelling alleen of met aanvullingen zoals een beschrijving van de presentatie of absolute groottes in meter of relatieve groottes met schaalaanwijzing?
4. Moet artikel 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat de draagwijdte van de bescherming van het dienstmerk voor de detailhandel zich ook uitstrekt tot de door detailhandelaren zelf geproduceerde waren?