Alle rechtspraak  

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 8 mei 2013, in zaak C-420/13 (Netto Marken Discount) - dossier
Prejudiciële vragen gesteld door het Bundespatentgericht (Duitsland).
Merkenrecht. Nice-classificaties. Aangeboden diensten inhoudelijk nader specificeren als de door detailhandelaar verkochte waren? Verzoekster heeft in september 2011 verzocht om opname van het woord-/beeldteken Netto in het door het DPMA bijgehouden register. In september 2012 wordt de opname gedeeltelijk afgewezen: de inhoud en omvang van de diensten zouden niet duidelijk en nauwkeurig van andere diensten te onderscheiden zijn zodat een indeling in klassen niet mogelijk was. Verzoekster gaat tegen dat besluit in beroep.

Het Bundespatentgericht moet de vraag beantwoorden of een opgave van de diensten, waarbij een teken wordt aangevraagd voor detail- en groothandel in nader aangeduide diensten, voldoende bepaald is. Aangezien dat een vraag van Unierecht is legt hij het HvJ EU de volgende vragen voor:

1) Moet artikel 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat onder een dienst in de zin van deze bepaling ook de detailhandel in diensten wordt begrepen?
2) Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord:
Moet artikel 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat de door een detailhandelaar aangeboden diensten inhoudelijk net zo nader moeten worden gespecificeerd als de door een detailhandelaar verkochte waren?

a) Volstaat het voor de specificatie van de diensten dat
aa) enkel de dienstensector in het algemeen of algemene benamingen,
bb) enkel de klasse(n) of
cc) elke afzonderlijke dienst concreet worden aangeduid?
b) Spelen deze aanduidingen dan een rol bij de bepaling van de datum van de aanvraag, of is het bij de aanduiding van algemene benamingen of klassen mogelijk om deze te wijzigen of aan te vullen?
3) Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord:
Moet artikel 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat de beschermingsomvang van het dienstmerk voor de detailhandel in diensten ook betrekking heeft op diensten die de detailhandelaar zelf verricht?

Beschikking Hof Den Haag 17 september 2013, zaaknr. 200.120.870/01 (Mad Dogg Athletics tegen Vereniging van Exclusieve Sportcentra)
Beschikking ingezonden door Helen Maatjes, Intellectueel Eigendom Advocaten. Zie eerder IEF 12066. Merkenrecht. Afwijzing beroep na oppositie. Beroep tegen de afwijzing van de oppositie tegen de inschrijving van het door VES-gedeponeerde woord/beeldmerk SPIN FOR LIFE. De oppositie was gebaseerd op de Europese woordmerken SPIN, SPINNING en SPIN FITNESS van Mad Dogg. Het BBIE heeft deze merken een zeer beperkt onderscheidend vermogen toegeschreven, de toegevoegde beeld- en woordelementen en het kleurgebruik geven voldoende verschillen om de overeenstemmende punten te neutraliseren.

Ondanks de grote mate van soortgelijkheid van de diensten, hebben de woorden 'spin' en 'spinning' nauwelijks onderscheidend vermogen. In het VES-merk maken de woorden 'for life' een aanzienlijk groter deel uit van het merk dan het woord 'spin'. Het Bureau had niet een vergelijking van de waren/diensten achterwege mogen laten, maar dit leidt niet tot vernietiging van de beslissing. Het beroep wordt verworpen.

11. Het hof is met Mad Dogg van oordeel dat in dit geval sprake is van een grote mate van soortgelijkheid van de diensten. Voor de dienst hebben de woorden 'spin' en 'spinning' echter nauwelijks onderscheidingskracht (zie rov 7). Het woord 'spin' vormt daarom niet het onderscheidend element van het VES-merk. Evenmin is het daarin dominerend. De in de SPIN(NING)-merken van Mad Dogg niet voorkomende woorden 'for life' maken een aanzienlijk groter deel uit van het VES-merk dan het woord 'spin'. Tussen de totaalindrukken die (...) worden opgeroepen (...) bestaan om deze redenen grote verschillen. (...)

12. Gezien de uiterst geringe gelijkenis tussen de betrokken merken en het zeer geringe onderscheidend vermogen van de oudere merken, is de hoge mate van gelijksoortigheid van de diensten naar het oordeel van het hof onvoldoende om tot verwarringsgevaar te kunnen concluderen. Hoewel door Mad Dogg terecht naar voren is gebracht dat het Bureau in een geval als het onderhavige, waarin enige gelijkenis tussen de betrokken merken bestaat, een vergelijking van de waren/diensten niet achterwege had mogen laten, kunnen derhalve ook de onder 8 vermelde klachten van Mad Dogg niet tot vernietiging van de beslissing van het Bureau leiden.

HvJ EU 19 september 2013, zaak C-661/11 (Martin Y Paz Diffusion SA tegen David Depuydt) - dossier
Zie eerder IEF 10897 en IEF 12575. Verzoek om een prejudiciële beslissing Hof van Cassatie.
Uitlegging van de artikelen 5, lid 1, en 8, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 40, blz. 1). Rechten van de merkhouder in geval van duurzame verdeling van de exploitatie van het merk met een derde in het kader van een vorm van mede-eigendom voor het gedeelte van de bedoelde waren en van een onherroepelijke toestemming die de houder aan de derde heeft gegeven voor het gebruik van dit merk. Nationale regel die de merkhouder onrechtmatige uitoefening en misbruik van zijn recht verbiedt. Verbod op gebruik van het merk door de houder ten nadele van de derde.

HvJ EU verklaart voor recht:

Artikel 5 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) (...), verzet zich ertegen dat een merkhouder die, in het kader van een gedeeld gebruik met een derde, had ingestemd met het gebruik door deze derde van tekens die gelijk zijn aan zijn merken voor bepaalde waren van de klassen waarvoor deze merken zijn ingeschreven, en die thans niet langer daarmee instemt, elke mogelijkheid wordt ontnomen om het hem door deze merken verleende uitsluitende recht tegen te werpen aan die derde en om dit uitsluitende recht zelf uit te oefenen voor dezelfde waren als die van voornoemde derde.

Gestelde prejudiciële vragen
Het Hof van Cassatie vraagt zich daarentegen af, of het Hof van Beroep te Brussel zonder blijk te geven van een onjuiste rechtsopvatting Martin Y Paz de mogelijkheid kon ontnemen om haar merken aan Gauquie tegen te werpen en om haar merken zelf voor handtassen en schoenen te gebruiken. Derhalve heeft het Hof van Cassatie bij voornoemd arrest van 2 december 2011 de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:
1) a) Moeten de artikelen 5, lid 1, en 8, lid 1, van [richtlijn 89/104] aldus worden uitgelegd dat het door het ingeschreven merk verleende uitsluitende recht door de merkhouder definitief niet meer aan een derde kan worden tegengeworpen voor alle bij de inschrijving bedoelde waren:
– wanneer de houder gedurende een lange periode de exploitatie van dit merk heeft gedeeld met deze derde in het kader van een vorm van mede-eigendom voor een gedeelte van de bedoelde waren;
– wanneer hij, bij deze verdeling, deze derde zijn onherroepelijke toestemming heeft gegeven om van dit merk gebruik te maken voor die waren?
b) Moeten deze artikelen aldus worden uitgelegd dat de toepassing van een nationale regel, zoals die volgens welke de houder van een recht dit niet op een onrechtmatige manier mag uitoefenen en er geen misbruik van mag maken, ertoe kan leiden dat de uitoefening van dit uitsluitende recht definitief wordt verhinderd voor een gedeelte van de bedoelde waren, dan wel aldus dat deze toepassing ertoe moet worden beperkt dat deze onrechtmatige uitoefening van het recht of het misbruik van recht aan een andere sanctie wordt onderworpen?
2) a) Moeten de artikelen 5, lid 1, en 8, lid 1, van [richtlijn 89/104] aldus worden uitgelegd dat, wanneer de houder van een ingeschreven merk een einde maakt aan zijn verbintenis ten aanzien van een derde om dit merk voor bepaalde waren niet te gebruiken, en dus voornemens is dit merk opnieuw te gebruiken, de nationale rechter hem toch definitief kan verbieden dit merk opnieuw te gebruiken op grond dat dit oneerlijke mededinging is, omdat de houder aldus profiteert van de voorheen door deze derde voor dit merk gevoerde publiciteit en bij de clientèle verwarring kan ontstaan, of moeten die bepalingen aldus worden uitgelegd dat de nationale rechter een andere sanctie moet opleggen die de houder niet definitief belet dit recht opnieuw te gebruiken?
b) Moeten deze artikelen aldus worden uitgelegd dat het definitieve verbod op gebruik door de houder gerechtvaardigd is doordat de derde sinds vele jaren heeft geïnvesteerd om de waren waarvoor hij door de houder was gemachtigd het merk te gebruiken, bij het publiek bekend te maken?

Rechtbank Noord-Holland 18 september 2013, HA ZA 12-575 (HLK tegen Scotch & Soda)
Ingezonden door Thera Adam-Van Straaten, Kneppelhout & Korthals N.V..
Merkgebruik, (voor-)voorgebruik, kleding, depot te kwader trouw. HLK vordert nietigverklaring van Benelux merkinschrijving JE M'APPELE van Scotch & Soda (ingeschreven: 24 augustus 2012). HLK stelt dat het gaat om inschrijving te kwader trouw. Zij heeft 'je m'appelle' eind november ingeschreven als domeinnaam en geregistreerd als handelsnaam bij de kamer van koophandel. Op 4 april 2012 heeft zij een facebook pagina van JE M'APPELLE van HLK aangemaakt. HLK heeft het merk voorgebruikt en daarom is het depot van Scotch & Soda te kwader trouw. HLK heeft het merk JE M'APPELE op 29 september 2012 geregistreerd.

Dat er sprake is van voor-voorgebruik, zoals door Scotch & Soda gesteld, gaat niet op. Scotch & Soda heeft het teken slechts als onderdeel van samenhangende zinnen gebruikt. Dit zou kunnen leiden tot merkgebruik, maar daarvan is nu geen sprake. Het in aanmerking komende publiek zal de woorden in de onderhavige context niet aanmerken als (zelfstandig) merk. De rechtbank verklaart de inschrijving van het Beneluxmerk JE M'APPELE van Scotch & Soda nietig en spreekt de ambtshalve doorhaling uit.

De feiten
2.1. Op 10 december 2009 heeft Scotch & Soda het woordmerk SCOTCH R’BELLE gedeponeerd voor de Benelux voor onder meer kledingstukken (klasse 25). Dit merk is op 10 maart 2010 ingeschreven in het register van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (verder: het Bureau). Op 9 februari 20l0 heeft Scotch 8: Soda de domeinnaam www.scotchrbelle.nl geregistreerd bij de Stichting Intemet Domeinregistratie.

2.2 De tekst van voormeld persbericht luidt voor zover hier verder relevant: “[. . .] Scotch 8L Soda surrendered and has given the market another push: the very first collection of the beautiful Scotch R'Belle. [...]”

2.3. Begin 2011 is de collectie met het merk Scotch R'Belle in de winkels gekomen. Op de kleding van Scotch & Soda met het merk Scotch R'Belle worden naast voormeld merk vaak teksten gebruikt, waaronder ook een aantal keer JE M‘APPELLE mademoiselle R'Belle. De tekst JE M'APPELLE wordt in iedere collectie van het merk Scotch R’Bel1e gebruikt, in combinatie met de woorden "mademoiselle R’ belle”. Tot op heden komt de tekst JE M'APPELLE in totaal op ongeveer 9 collectie items voor, waarvan er enkele duizenden zijn verkocht. Er zijn 2 collecties per jaar. Iedere collectie bestaat in totaal uit ongeveer 140 verschillende collectie items.

2.4. Op 21 november 2011 is de domeinnaam www.jemappelle.nl door TGI Friday Holding B.V. (hierna: TGI Friday) ingeschreven bij de Stichting Internet Domeinregistratie. TGI Friday en mevrouw Suzanne de Meyer zijn de statutair bestuurders van HLK.

2.8. Op 22 juli 2012 is kleding van HLK met daarop de tekst JE M'APPELLE gepresenteerd in de stand van Puur Agenturen op een kledingbeurs in Amsterdam.

2.9. Op 24 augustus 2012 heeft Scotch & Soda een spoeddepot gedaan voor het merk JE MAPPELLE voor onder meer kledingstukken (klasse 25). Het merk is op 28 augustus 2012 in het register van het Bureau ingeschreven onder het inschrijvingsnummer 0924699.

Het geschil in conventie
3.1. HLK vordert dat de rechtbank — voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad — de Benelux merkinschrijving met nummer 0924699 nietig verklaart en daarvan ambtshalve de doorhaling uitspreekt, met veroordeling van Scotch & Soda tot betaling van de kosten van dit geding overeenkomstig artikel 10l9h Rv, vermeerderd met alle nog te maken daadwerkelijk proceskosten, alsmede de nakosten en rente.

3.2. HLK legt aan haar vordering ten grondslag dat het merk JE M’APPELLE door Scotch & Soda te kwader trouw is gedeponeerd als bedoeld in artikel 2.4 sub f van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE), aangezien Scotch & Soda wist dat HLK dit merk al voor gelijke, althans soortgelijke waren gebruikte in de Benelux. Zij stelt dat zij als voorgebruiker op grond van dit artikel, juncto artikel 2.28 lid 3 sub b BVIE de nietigheid van de merkregistratie kan inroepen.
in reconventie 3.4. Scotch & Soda vordert — samengevat — veroordeling van HLK (1) ieder gebruik van het teken JE M'APPELLE te staken en gestaakt te houden; (2) een door een registeraccountant goedgekeurd rapport met gegevens ter zake het gebruik van het teken JE M'APPELLE aan Scotch & Soda over te leggen; (3) producten voorzien van het teken JE M'APPELLE te vernietigen, een en ander op straffe van een dwangsom, vermeerderd met de proceskosten op basis van artikel 1019h.

3.5. Scotch & Soda legt aan haar vordering ten grondslag dat zij het merk JE M'APPELLE eerder gebruikte dan HLK. namelijk sinds 2010, zodat zij als voor-voorgebruiker gerechtigd was het depot van het merk JE M'APPELLE te verrichten en er geen sprake is van kwade trouw. Zij stelt dat zij als merkrechthebbende op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a, althans sub b BVIE het inbreukmakende gebruik van het merk JE M'APPELLE door HLK kan verbieden.

3.6. HLK voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

De beoordeling
4.4. HLK stelt zich op het standpunt dat het gebruik van het teken JE M'APPELLE door Scotch 8L Soda niet kan worden gekwalificeerd als merkgebruik, en derhalve niet als voor-voorgebruik, aangezien het in aanmerking komend publiek het gebruik van dat teken door Scotch & Soda niet als zodanig zal hebben opgevat. Scotch & Soda erkent in haar primaire standpunt dat sprake is van voorgebruik door HLK, maar betoogt dat zij voor- voorgebruiker is. subsidiair stelt Scotch 8L Soda zich op het standpunt dat, indien het gebruik dat zij van het teken JE M’APPELLE heeft gemaakt geen merkgebruik is, HLK op haar beurt het teken JE M‘APPELLE evenmin als merk heeft gebruikt. De rechtbank dient daarom allereerst de vraag te beantwoorden of het gebruik dat partijen van het teken JE M’APPELLE hebben gemaakt, te kwalificeren is als merkgebruik.

4.6. Scotch & Soda erkent dat HLK het teken JE M'APPELLE reeds sinds december 2011, derhalve ruim vóór het depot door Scotch & Soda, gebruikte in een presentatie van waren waarop dit teken was aangebracht aan potentiële afnemers en dat HLK het teken JE M'APPELLE vóór het depot door Scotch & Soda ook gebruikte in marketingmateriaal ter promotie van kleding waarop het teken was aangebracht.  (…)

4.7. Scotch & Soda gebruikt het teken JE M'APPELLE slechts als onderdeel van de samenhangende zin “Bonjour. Je m’appelle mademoiselle R’Belle”. Hoewel Scotch & Soda terecht aanvoert dat het enkele feit dat een teken slechts in combinatie met een ander teken of merk wordt gebruikt er niet aan in de weg staat dat van merkgebruik sprake kan zijn, kan in het onderhavige geval, gelet op de wij ze waarop het teken JE M‘APPELLE door Scotch & Soda is gebruikt, naar het oordeel van de rechtbank niet worden gesproken van merkgebruik. Daartoe is het volgende redengevend. In het persbericht waarvan Scotch & Soda stelt dat dit het eerste gebruik van het teken JE MAPPELLE als merk is geweest, wordt het merk “Scotch R’belle" herhaaldelijk en prominent vermeld, terwijl de woorden “Je m’appelle” slechts worden gebruikt als onderdeel van de samenhangende zin “Bonjour. Je m’appelle mademoiselle R'Belle”. Deze zin, die verhalend is (“Goedendag Ik heet mejuffrouw R'Belle, is in kleine schrijfletters weergegeven, als onderschrift bij het met grote kapitalen en drukletters weergegeven merk “Scotch R‘ belle”. Deze weergave geeft “Je m’appelle mademoiselle R’Belle” het karakter van een onderschrift en wijst niet op gebruik als (zelfstandig) merk. Dat het in aanmerking komend publiek de woorden “Je m’appelle" in deze context als een (zelfstandig) merk zal opvatten, valt al helemaal niet in te zien. De tekst van het hiervoor in r.0. 2.2. weergegeven persbericht wijst daar ook niet op: de tekst vermeldt “Scotch &Soda surrendered  and has given the market another push: the very First collection of the beautiful Scotch R’Belle.” Vervolgens noemt het persbericht herhaaldelijk de woorden “Mademoiselle R’Belle" en “Scotch R’ Belle" en, behoudens in de zin "Bonjour je m’appelle mademoiselle R’Belle” in het opschrift, niet één keer de woorden “je m’appelle”. Aldus is aannemelijk dat het in aanmerking komend publiek het teken “Scotch R’Belle” in het in r.0. 2.2. bedoelde persbericht (waarnaar Scotch & Soda voor eerste merkgebruik verwijst) als merk heeft opgevat en de woorden “Je m’ appelle” als onzelfstandig onderdeel van een verhalende tekst, bedoeld om het merk “Scotch R'Belle" te presenteren. Ook op van haar afkomstige kleding heeft Scotch & Soda de woorden “Je m’appelle" uitsluitend gebruikt als onzelfstandig onderdeel van de samenhangende zin “Je m’appelle mademoiselle R'Be1le” of de samenhangende zin “Bonjour. Je m’ appelle mademoiselle R’Belle”. Nu het woord R’Belle een onderscheidend bestanddeel is van het consequent voor alle meisjeskleding door Scotch & Soda gevoerde merk Scotch R’Belle, en de zin “Je m'appelle mademoiselle R'Belle" een verhalend karakter heeft, is aannemelijk dat het in aanmerking komend publiek de woorden “Je m‘appelIe”‚ zelfs wanneer dat op borsthoogte in kapitalen is weergegeven, in deze context opvat als een verwijzing naar iets anders, namelijk naar het merk (Scotch) R'Belle (dat eveneens op prominente wijze op de betreffende kleding is weergegeven), en niet als merk op zichzelf. Dit klemt temeer nu Scotch & Soda in haar collecties van Scotch R'Belle vaker op soortgelijke verwijzende en verhalende wijze teksten ter introductie van haar merk gebruikt, zoals “I LOVE R R'Belle Scotch” en “loved by Scotch R'Belle”. Ter comparitie heeft een in de zittingzaal aanwezige ontwerpster van Scotch & Soda nog aangegeven dat Scotch & Soda vanaf het begin van het op de markt brengen van deze lijn in 2010 het teken JE M'APPELLE (Mademoiselle R'Belle) tevens op het kaartje en op het zijlabeltje aan de buitenkant van de kleding heeft aangebracht. maar dit is door HLK bij gebrek aan wetenschap betwist en hiervan heeft Scotch & Soda geen bewijs overgelegd of aangeboden, zodat de rechtbank hieraan voorbij gaat.

4.8. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat het gebruik dat HLK sinds december 2011 van het teken JE M'APPELLE heeft gemaakt is te kwalificeren als merkgebruik en, nu het merkdepot van Scotch & Soda dateert van 24 augustus 2012, tevens als voorgebruik, en dat Scotch & Soda zich niet op voor-voorgebruik van het teken JE M'APPELLE kan beroepen. Nu Scotch & Soda voorts erkent dat zij ten tijde van het depot van het merk JE M'APPELLE op de hoogte was van het voorgebruik door HLK en dat zij om die reden een spoedinschrij ving van het merk JE M'APPELLE heeft gedaan, terwijl zij voorts de stelling van HLK dat deze het merk te goeder trouw heeft gebruikt. niet betwist, betekent dat, dat het depot door Scotch & Soda van het merk JE M'APPELLE te kwader trouw is gedaan en dat HLK zich hiertegen kan verzetten.

4.9. Het voorgaande brengt mee dat de vordering in conventie inhoudende nietigverklaring van de merkinschrijving van Scotch & Soda met inschrijvingsnummer 0924699 en de ambtshalve doorhaling zullen worden toegewezen en de reconventionele vordering zal worden afgewezen.

4.10. HLK heeft op de voet van artikel 1019h Rv vergoeding gevorderd van haar werkelijk gemaakte kosten ten bedrage van € 14.770,17, alsmede nakosten en rente. HLK heeft daartoe een specificatie overgelegd. Nu Scotch & Soda geen verweer heeft gevoerd tegen de hoogte van de door HLK gevorderde kosten en de rechtbank het bedrag overigens - met uitzondering van het bedrag van € 595,-- terzake van de inschrijving van het merk JE M‘APPELLE bij het Bureau - niet onredelijk acht, zal het gevorderde bedrag ad € 14.770,17 minus € 595,» worden toegewezen. Hierin zijn tevens de kosten aan de zijde van HLK ter zake het uitbrengen van de dagvaarding (€ 76,17) en het griffierecht (€ 575,00) begrepen.

4.11. De door HLK gevorderde veroordeling in de nakosten zullen worden toegewezen als hierna vermeld.
in conventie

De beslissing
5.1. verklaart de inschrijving van het Benelux merk met inschrijvingsnummer 0924699 nietig en spreekt daarvan ambtshalve de doorhaling uit,
in reconventie

5.2. wijst de vorderingen af.

Op andere blogs:
Fashion United (Rechtspraak. Bonjour, Je m’appelle mlle R’belle)

Vzr. Rechtbank Amsterdam 18 september 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:6004 HJ/MV (Morpheus tegen Bremafa)
Ingezonden door Remco Klöters, Van Kaam advocaten.
Merkenrecht. Inbreuk. Morpheus is slaapkamer- en beddenspeciaalzaak actief in Hilversum met tevens vestigingen in Bilthoven, Utrecht en Mijdrecht. Morpheus is houdster van twee Benelux-woordmerken MORPHEUS. Bremafa is een groothandel en heeft boxsprings onder de naam Morpheus verkocht. Zij stelt dat haar gebruik van 'MORPHEUS' rechtmatig is, nu dit is ontleend aan de gelijknamige Griekse god [wikipedia] en alleen wordt gebruikt tegenover fabrikanten en detaillisten, niet tegenover consumenten. Het gebruik begon tijdens de looptijd van het eerste merkinschrijving, die niet voor boxsprings was ingediend.

De voorzieningenrechter oordeelt dat er sprake is van merkinbreuk. Dat het hier gaat om de naam van een Griekse god maakt het teken niet ongeschikt als merk. Het gebruik in communicatie met fabrikanten en detaillisten valt wel onder artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. De boxsprings vallen verder wel onder de eerste merkinschrijving. Bremafa had al beloofd te stoppen met het merkgebruik. De voorzieningenrechter vaardigt, ter zekerheid, een inbreukverbod op straffe van dwangsom uit. De overige vorderingen (afgifte van gegevens en rectificatie) acht de voorzieningenrechter niet proportioneel en wijst ze af.

De feiten
2.6. Op de hiervoor onder 2.4 genoemde e-mail is namens Bremafa gereageerd door een jurist van CBM, de branchevereniging voor interieurbouw en meubelindustrie, bij brief van 13 juni 2013. In deze brief is onder meer het volgende opgenomen:
Alhoewel gelijknamig is er hier absoluut geen sprake van onrechtmatig handelen. Dat u het merk heeft gedeponeerd wil namelijk niet zeggen dat ieder ander die de naam gebruikt inbreuk maakt op uw merk. Tenslotte heeft een ieder de naam ontleend aan de Griekse goal Morpheus. Het enkele gebruik ervan is niet onrechtmatig. Vervolgens is er geen sprake van inbreuk omdat cliënte geen gebruik maakt  van een teken gelijk aan uw merk Er zijn geen visuele kenmerken (design noch tekens) die verwarring stichten in het economische verkeer en waardoor het publiek in de veronderstelling wordt gebracht uw producten te kopen, waar dit eigenlijk producten van cliënte zijn. Wat betreft het verzoek aan cliënte om detaillisten te verzoeken uw merknaam te verwijderen, dien ik op te merken dat het aan u is om hen daartoe te verzoeken. Wanneer detaillisten op onrechtmatige wijze gebruik maken van u merknaam en daarmee inbreuk maken dan dient u den daar op aan te spreken.  (…)

Het geschil
3.l. Morpheus vordert — kon gezegd — het volgende:
l. Bremafa te bevelen ieder gebruik van een met het merk MORPHEUS
overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden;
ll. op straffe van een dwangsom van € 2.500,- per overtreding van het onder l genoemde bevel;
lll. Bremafa te bevelen een door een registeraccountant geaccordeerde opgave te doen van (a) alle detaillisten aan wie de boxspringset met de naam Morpheus is aangeboden, (b) de aantallen boxspringsets die onder de naam Morpheus zijn geproduceerd, besteld, verkocht en/of geleverd en (c) de inkoop- en verkoopprijs hiervan, alsmede de totale omzet en de bruto en netto winst;
lV. Bremafa te bevelen al haar relaties een brief te sturen waarvan de inhoud is opgenomen in het petitum van de dagvaarding;
V. op straffe van een dwangsom van € 2.500,- per overtreding van de onder lll en lV genoemde bevelen;
Vl. Bremafa te veroordelen in de volledige proceskosten, volgens productie 16 van Morpheus begroot op € 9.657,66
Vll. de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv te bepalen op zes maanden.

3.3. Bremafa heeft - samengevat weergegeven — het verweer gevoerd dat Morpheus het op 3 juli 2013 ingeschreven merk pas op 14 juni 2013 heeft gedeponeerd en dat Bremafa op dat moment al boxspringsets onder de naam Morpheus verkocht. Het merk van Morpheus uit 1988 is weliswaar ingeschreven voor bedden en matrassen, maar niet voor boxsprings, aldus Bremafa. Verder voert Bremafa aan dat zij de naam Morpheus (de naam van een Griekse god) nooit als merknaam heeft gebruikt, enkel als aanduiding voor een boxspringset in een bepaalde lijn van boxspringsets. Deze aanduiding is in beginsel alleen gebruikt in de communicatie met de fabrikant en de detaillisten bij het plaatsen van bestellingen. Bij het horen van een naam weet de fabrikant meteen welke boxspringset wordt bedoeld en aan welke eisen die moet voldoen. Ook voor afnemers van Bremafa die een bestelling willen doen is het handig als een boxspringset een bepaalde naam heeft. Bremafa heeft de detaillisten geadviseerd de boxspringsets onder een andere naam aan de consumenten aan te bieden om te voorkomen dat consumenten prijzen vergelijken op internet. De meeste detaillisten hebben dat ook gedaan, maar kennelijk niet allemaal. Morpheus dreigde vanaf het begin meteen met gerechtelijke stappen en hoge kosten, hetgeen Bremafa nogal kinderachtig overkwam. Om van het gezeur af te zijn, heeft zij de naam toen veranderd in Orpheus. Bremafa heeft echter geen geld om een (dure) nieuwe brochure te laten maken. Om die reden verwijdert zij in alle brochures de letter M. Zij heeft inmiddels ook aan alle afnemers laten weten dat de naam Morpheus in Orpheus moet worden veranderd en op alle websites e.d. is deze aanpassing doorgevoerd. Bremafa wil best verklaren dat zij de naam Morpheus niet meer zal gebruiken, maar zij heeft geen geld om van alles formeel te regelen. In twee jaar tijd (van 1 november 201 l tot 29 augustus 2013) heeft Bremafa overigens slechts drie boxspringsets met de naam Morpheus verkocht. Dit blijkt uit een opgave van de Duitse fabrikant die Bremafa in het geding heeft gebracht. Vanwege de economische crisis gaat het slecht in de branche en dit verklaart het lage aantal verkochte boxspringsets.

De beoordeling
(...) Bij beide klassen worden thans ook expliciet “boxsprings" vermeld. Hieruit kan echter niet worden afgeleid dat Morpheus haar merkrecht vóór haar tweede merkinschrijving niet kon inroepen ten aanzien van boxsprings. Boxsprings kunnen in ieder geval geacht worden te vallen onder de oude omschrijving van klasse 20, te weten “meubelen met inbegrip van bedden; matrassen en kussens (.. .). Het verweer van Bremafa dat zij boxspringsets met de naam Morpheus reeds vóór de tweede merk inschrijving van Morpheus op de markt bracht en er om die reden geen sprake zou zijn van merkinbreuk, gaai dan ook niet op.

4.2. Dat Morpheus tevens de naam is van een Griekse god maakt deze naam niet ongeschikt om als merk voor bedden en boxsprings te kunnen dienen. De conclusie tot zover is dan ook dat Morpheus op basis van haar merkinschrijving uit 1988 beschikt over een geldig merk (MORPHEUS) voor onder meer bedden en boxsprings etc.

4.4. Het verweer van Bremafa dat zij de naam Morpheus enkel heeft gebruikt in de communicatie met de fabrikant en met haar afnemers en daarom niet als “merk" maar enkel als “aanduiding”, maakt de conclusie dat in dit geval sprake is van merkinbreuk niet anders. Volgens het BVIE kan als een merk worden beschouwd een benaming om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. Dit is juist wat Bremafa heeft gedaan door een van haar boxspringsets de naam Morpheus te geven, Overigens heefitMorpheus aan de hand van haar producties voldoende aannemelijk gemaakt dat de boxspringsets van Bremafa met de naam Morpheus ook onder die naam aan het grote publiek werden getoond. Verwezen
wordt naar de scherrnprints van verschillende websites die Morpheus als producties 4 en 5 in het geding heeft gebracht. Productie 5 behelst een screenprint van de website van Bremafa waarop ‘de Morpheus’ wordt aangeboden.

4.5. Op grond van het voorgaande is vordering I, zoals hiervoor weergegeven onder 3.1, toewijsbaar. Weliswaar heeft Bremafa toegezegd, zowel in de brief van 24 juni 2013 van de jurist van CBM als ter zitting bij monde van haar directeur, om de naam Morpheus niet langer te gebruiken (en te veranderen in Orpheus), maar gezien de proceshouding van Bremafa, erkent de voorzieningenrechter het belang van Morpheus bij een rechterlijk verbod dat op straffe van dwangsommen kan worden gehandhaafd. Hierbij is tevens van belang dat het handmatig verwijderen van de letter M in alle brochures van Bremafa gemakkelijk een keer kan worden vergeten (zoals Morpheus kennelijk ook zelf heeft geconstateerd), en ook voor die
situatie heeft Morpheus belang bij een rechtens afdwingbaar verbod. De gevorderde dwangsom (zie vordering II) zal echter worden gematigd en gemaximeerd als na te melden.

4.6 (…)
De voorzieningenrechter acht het echter aannemelijk dat het hoe dan ook moet zijn gegaan om geringe aantallen. Grootschalige inbreuk is door Morpheus niet aannemelijk gemaakt. Mede omdat vordering l wordt toegewezen, waardoor reeds grotendeels aan de belangen van Morpheus wordt tegemoetgekomen, acht de voorzieningenrechter toewijzing van vordering III disproportioneel. Het zal Bremafa veel geld en moeite kosten een dergelijke verklaring te doen opstellen, terwijl het nut van een dergelijke verklaring voor Morpheus naar alle waarschijnlijkheid gering is. Bovendien heeft Morpheus bij herhaling aangegeven er niet op uit te zijn een concurrent te dwarsbomen en/of de situatie te laten escaleren. Om dezelfde redenen zal ook vordering IV (het versturen van een brief naar alle afnemers waarin zij in kennis worden gesteld van de merkinbreuk) niet worden toegewezen. Niet getwijfeld hoeft te worden aan de verklaring van Bremafa ter zitting dat zij al haar afnemers reeds heeft ingelicht.

4.7. Als de (principieel) in het ongelijk gestelde partij zal Bremafa worden veroordeeld in de kosten van dit geding, gevallen aan de zijde van Morpheus. Omdat het een IE-geschil betret, kan Morpheus zich hierbij beroepen op artikel l0l9h Rv. De voorzieningenrechter zal echter gezien het verweer van Bremafa tegen de hoogte van de kosten, de kosten matigen tot het indicatietarief in IE-zaken. Voor een eenvoudig kort geding bedraagt het tarief € 6.000,-.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
Rechtspraak.nl (pdf)
KG ZA 131-1030  (afschrift)

Vzr. Rechtbank Den Haag 16 september 2013, KG ZA 13-681 (Kim en Verlegh tegen CHPW)
Uitspraak ingezonden door Joost Becker, Dirkzwager.
Kim is houder van de rechten op twee RE AUDIO-merken, ingeschreven voor onder meer luidsprekers. Verlegh is distributeur en gerechtigd om RE AUDIO als handelsnaam en als merk te gebruiken. Voormalige RE AUDIO-dealer CHPW maakt zonder toestemming van de merkhouder gebruik van de RE AUDIO-merken voor dezelfde waren. Dit gebruik komt voor bij zowel uitgeputte als niet uitgeputte producten. Kim c.s. vordert voor RE AUDIO-merken een merkinbreukverbod, een verbod op onrechtmatig handelen en een handelsnaaminbreukverbod. Ook vordert zij inbreuk door het gebruik van het aangevraagde gemeenschapsmerk aangevraagd DE AUDIO, de controle van verkoopgegevens, recall, vernietiging van inbreukmakende producten, een dwangsom en een uitvoerbaar bij voorraadverklaring.

De voorzieningenrechter wijst het handelsnaamverbod en het merkverbod ten aanzien van niet uitgeputte producten toe, onder last van een dwangsom. Ook moet CHPW de gegevens van haar afnemers overleggen en de verkochte producten terughalen. Het gevorderde verbod met betrekking tot het merk DE AUDIO wordt afgewezen, nu deze vordering onvoldoende is toegelicht.

Het geschil
3.2. Op grond van het voorgaande vorderen Kim c.s., zakelijk weergegeven en na wijziging van de eis, het volgende:
l. een merkinbreukverbod, welk verbod zou moeten gelden voor alle landen van de Europese Unie, subsidiair in Italië, Denemarken, Polen en de Benelux, meer subsidiair in de Benelux, nog meer subsidiair in België en Nederland, uiterst subsidiair in Nederland, door gebruik van de tekens RE AUDIO (en Varianten daarop), DE AUDIO (en varianten daarop) en/of de onder 2.7 vermelde beeldmerken;
II. een verbod op onrechtmatig handelen, bestaande uit de verhandeling van RE AUDIO-producten en verpakkingen, welk verbod zou moeten gelden voor alle landen van de Europese Unie, subsidiair voor Nederland;
III. een verbod voor Nederland op inbreuk op de handelsnaamrechten van Kim c.s.;
IV. een door een registeraccountant gecontroleerde opgave van gegevens met betrekking tot (aantallen) ingekochte en verkochte inbreukmakende producten, prijzen, herkomst- en distributiekanalen, voorraad en winst, een en ander onder overlegging van onderliggende bescheiden;
V. een recall van geleverde inbreukmakende producten;
VI. vernietiging van inbreukmakende producten;
VII. met bepaling van een termijn van zes maanden voor het aanhangig maken van
de bodemprocedure;
VIII. een dwangsom op overtreding van het gevorderde onder l tot en met VI;
[X veroordeling van CHPW in de volgens artikel l0l9h Rv3 te begroten proceskosten en
X. uitvoerbaar bij voorraadverklaring van het vonnis.

De beoordeling
4.4. Uit de door Kim c.s. overgelegde producties blijkt dat uitsluitend Kim merkhouder is. Uit de door Kim c.s. overgelegde power of attorney moet echter worden afgeleid dat Kim aan Verlegh een zeer ruime procesvolmacht heeft verstrekt, mede inhoudende het recht om in procedures namens Kim of in eigen naam op te treden tegen inbreuk. Anders dan CHPW meent, is het niet nodig dat blijkt dat Verlegh licentiehouder is en dat hiervan melding wordt gemaakt in het merkregister omdat hij in zoverre geen eigen rechten als licentiehouder uitoefent maar de aan Kim toekomende rechten van de merkhouder.

spoedeisend belang bij beëindiging van de merkinbreuk
4.7. Kim’s belang bij spoedige beëindiging van de gestelde inbreuk is door de kennis van deze, wat hij noemt, olievlek toegenomen. Zijn belang dient te worden afgewogen tegen het belang van CHPW de gewraakte handelingen te kunnen voortzetten totdat daarover in een bodemprocedure is beslist. Daarbij kan onder meer een rol spelen hoe de kansen op succesvol verweer van CHPW in de bodemprocedure worden ingeschat. Nu die kansen, zoals hierna is overwogen, gering worden ingeschat moet worden geoordeeld dat het belang van Kim c.s. bij spoedige beëindiging van de merkinbreuk van voldoende gewicht is om beoordeling in deze procedure te rechtvaardigen. Dat CHPW naar zij stelt het voornemen zou hebben de bestaande voorraden af te bouwen en verdere verhandeling te stoppen doet daaraan onvoldoende af nu zij de inbreuk blijft betwisten en geen onthoudingsverklaring heeft willen afgegeven. Wat de oppositieprocedure betreft is voorts niet in te zien dat de gevorderde voorzieningen daarop van invloed zouden zijn.

4.8. Dat Kim c.s. op dit punt de feiten wellicht onvolledig heeft weergegeven is geen aanleiding daaraan op de voet van artikel 21 Rv. de conclusie te verbinden dat de gevorderde voorzieningen geweigerd dienen te worden.

spoedeisend belang bij beëindiging van de handelsnaaminbreuk
Uit de overgelegde producties blijkt niet dat Kim c.s. eerder dan in de loop van dit jaar op de hoogte was van het gebruik door CHPW van de handelsnaam in Nederland. Gezien voorts de gestelde voortdurende (dreigende) inbreuk bestaat voldoende spoedeisend belang bij de gevorderde voorzieningen.

inbreuk op de merkrechten
4.10. CHPW heeft erkend de onder 2.5 en 2.6 vermelde tekens te hebben gebruikt voor de verhandeling van luidsprekers die zij zelf bij de Chinese producent heet ingekocht. CHPW betwist voorts niet dat de tekens gelijk zijn aan of verwarring wekkend overeenstemmen met de RE AUDIO—merken en worden gebruikt voor waren waarvoor de RE AUDIO-merken zijn ingeschreven. Merkinbreuk is daarmee voorshands gegeven. Daaraan doet niet af dat CHPW, zoals zij stelt, ook nog altijd originele producten verkoopt uit de oude door US Amps geleverde voorraad en dat zij ook die producten levert in de onder 2.6 weergegeven dozen. Het gebruik van de tekens is in dit verband in beginsel toegestaan omdat het om uitgeputte producten gaat, maar neemt niet weg dat zij daarnaast dezelfde tekens gebruikt voor niet uitgeputte producten. CHPW heet voorts niet betwist dat zij deze producten ook in andere landen van de Europese Unie heeft geleverd. Er is daarom voldoende aanleiding het Europawijd merkinbreukverbod zoals primair gevorderd toe te wijzen.

4.l l. Het toe te wijzen verbod ziet niet tevens op het gebruik van de tekens DE AUDIO of het door Kim c.s. genoemde DE audio.de-logo omdat een toereikende motivering ontbreekt. Kim c.s. heelt in dit verband niet meer aangevoerd dan dat CHPW een dergelijk logo heeft geregistreerd zonder evenwel de registratie of een andere afbeelding van het logo over te leggen. Voor zover dus gebruik van dit logo door CHPW te verwachten is, kan niet worden beoordeeld of dat gebruik ontoelaatbaar zou zijn. Dat CHPW de tekens DE AUDIO gebruikt of dreigt te gebruiken voor goederen waarvoor het woordmerk RE AUDIO is ingeschreven, is niet gesteld noch toegelicht.

inbreuk op het handelsnaamrecht
4,13. CHPW heet niet bestreden dat de door haar gebruikte aanduidingen, voor zover als handelsnaam gebruikt, het oudere woordmerk van Kim bevatten of een aanduiding die in zodanig geringe mate daarvan afwijkt dat bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te duchten is. Voor zover hem in het verleden door Kim is toegestaan de handelsnamen te gebruiken, is deze toestemming kennelijk beëindigd door de sommaties van Kim in 2012. Vooralsnog blijkt niet dat Kim niet bevoegd was zijn toestemming in te trekken. Het op deze grondslag gevorderde verbod is daarom eveneens toewijsbaar als
hierna vermeld.

(Neven)vorderingen
4.15. CHPW voert terecht aan dat de gevorderde verboden te ruim zijn geformuleerd en aanleiding kunnen geven tot executiegeschillen. De verboden worden daarom beperkt als hierna vermeld, Voorts zal een termijn worden gesteld voor de ingang van de verboden.

4.16. Kim c.s. heet gemotiveerd gesteld ook bij de gevorderde nevenvorderingen een spoedeisend belang te hebben. Voor zover opgave is gevorderd van leveranciers en afnemers van inbreukmakende producten en een recall van die producten heeft hij aangevoerd dat aldus verder inbreukmakende handelen kan worden voorkomen. Kim c.s. kan daarin worden gevolgd. Echter bestaat onvoldoende spoedeisend belang bij de gevorderde opgave van door de verhandeling genoten winst, de voorraad inbreukmakende producten, de gevorderde controle door een registeraccountant en vernietiging van inbreukmakende producten. De vorderingen worden in zoverre afgewezen.

4.17. Om naleving van het vonnis te verzekeren is een dwangsom noodzakelijk. De gevorderde dwangsom wordt echter gemaximeerd zoals hierna bepaald. De termijn voor het instellen van de vordering in de hoofdzaak wordt bepaald op zes maanden nu de redelijkheid van die termijn niet is bestreden.

De beslissing
De voorzieningenrechter:
5. l. veroordeelt CHPW om zich na verloop van drie werkdagen na betekening van dit vonnis te onthouden van iedere inbreuk op de RE AUDIO-merken, zoals bijvoorbeeld door - maar niet beperkt tot — het (doen) aanbieden, in de handel brengen, verkopen, leveren, invoeren, uitvoeren, en/of daartoe in voorraad hebben van de in dit vonnis bedoelde niet uitgeputte producten onder de tekens REAUDIO, RE AUDIO, RE Audio, RE audio, reaudio.de en/of het in dit vonnis onder 2.7 weergegeven ‘RE reaudio.de'-logo en/of het beeldelement zoals dat voorkomt in het Europese woord-/beeldmerk RE AUDIO, al dan niet via internet, alsmede door ieder ander gebruik van de RE AUDIO-merken en/of daarmee overeenstemmende tekens waardoor inbreuk wordt gemaakt op de RE AUDIO-m erken, een en ander in de lidstaten van de Europese Unie;

5.2. veroordeelt CHPW om zich na verloop van drie werkdagen na betekening van dit vonnis zich te onthouden van het gebruik van de handelsnamen RE AUDIO, REAUDIO, RE AUDIO EUROPE en/of reaudio.de in Nederland en in enig medium gericht op Nederland, waaronder het internet:

5.3. veroordeelt CHPW om binnen twee maanden na betekening van dit vonnis aan de raadsman van Kim c.s. opgave te doen van naam en adres van leveranciers en (professionele) afnemers van inbreukmakende (niet uitgeputte) producten, een en ander onder overlegging van deugdelijke bewijsstukken;

5.4. veroordeelt CHPW om binnen twee weken na betekening van dit vonnis aan de onder 5.3 bedoelde professionele afnemers de navolgende brief te verzenden:(…)

5.5. veroordeelt Cl-IPW tot betaling aan Kim c.s. van een dwangsom van € 10.000 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat zij de veroordelingen onder 5.l en 5.2 overtreedt, dan wel, ter keuze van Kim c.s., voor elke overtreding van deze veroordelingen, met een maximum van € 2.000.000;

5.6. veroordeelt CHPW tot betaling aan Kim  van dwangsom van € 5.000 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat zij de veroordelingen onder 5.3 en 5.4 overtreedt, dan wel, ter keuze van Kim c.s., voor elke overtreding van deze veroordelingen, met een maximum van € 100.000;

5.7. veroordeelt CHPW in de proceskosten, tot dit vonnis aan de zijde van Kim c.s. (...)

5.8. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.9. stelt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na de datum van dit vonnis;

5.10. wijst af het meer of anders gevorderde;

Conclusie A-G HR 13 september 2013, 08/01901 (Red Bull tegen Frisdranken Industrie Winters)
Conclusie ingezonden door Tobias Cohen Jehoram, Robbert Sjoerdsma, De Brauw Blackstone Westbroek en Peter Claassen, AKD.
Zie eerder: IEF 10674 en IEF 8610. Merk, merkgebruik, na antwoord op prejudiciële vraag, afvuljurisprudentie. De zaak gaat over de vraag of Winters met RED BULL-merken overeenstemmende tekens 'gebruikt' in merkenrechtelijke zin.

Advocaat-Generaal Verkade concludeert dat de Hoge Raad de zaak nu zelf kan afdoen en de vorderingen van Red Bull alsnog kan afwijzen. Winters cassatiemiddel komt er op neer dat het hof heeft miskend "dat geen sprake is van gebruik door Winters voor waren in de zin van genoemde bepalingen, zulks omdat zij niet eigen waren verhandelt, althans niet gebruik ter onderscheiding van waren". Uit de door het HvJ EU gegeven verklaring voor recht blijkt dat deze klacht slaagt. Red Bull stelt nog dat het hof nog niet heeft vastgesteld of zijnde handelingen van Winters voldoen aan de kwalificerende elementen die besloten liggen in de het antwoord van het HvJ EU. Volgens Verkade ligt dit al besloten in rechtsoverweging 2.4 en 2.5 van de voorzieningenrechter.

Procesverloop
1.2. De zaak gaat over de vraag of Winters, die als afvulbedrijf in opdracht van een derde door die derde ter beschikking gestelde blikjes, met daarop tekens die te veel op de merken van RED BULL lijken, vult met energydrank en die blikjes weer ter beschikking stelt aan de opdrachtgever, aldus de met de RED BULL-merken overeenstemmende tekens ‘gebruikt’ in merkenrechtelijke zin.

Nadere beoordeling Winters' cassatiemiddelen
3.1. De Hoge Raad heeft in het arrest van 19 februari 2010 onder 3.3 Winters’ cassatiemiddel l samengevat. Het verst strekkende eerste onderdeel van dit middel komt, in de woorden van de Hoge Raad, in de kern erop neer dat het hof heeft miskend ‘dat geen sprake is van gebruik door Winters voor waren in de zin van genoemde bepalingen, zulks omdat zij niet eigen waren verhandelt, althans niet gebruikt ter onderscheiding van eigen waren’.

3.2. Uit de door het HvJ EU gegeven verklaring voor recht blijkt dat deze klacht slaagt. Een afvuller als Winters maakt zelf geen gebruik van de in het arrest van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch bedoelde, volgens dat hof met de ingeschreven merken van Red Bull overeenstemmende, tekens.

3.5.2. Winters meent dat na het arrest van het HvJ EU de vorderingen van Red Bull voor afwijzing gereed liggen, en dat de Hoge Raad de zaak zelf zou kunnen afdoen.

3.5.3. Red Bull denkt daar anders over. Red Bull legt de door het HvJ EU gegeven verklaring voor recht naast hetgeen door het gerechtshof te 's-Hertogenbosch — al dan niet — zou zijn vastgesteld. Zij merkt in dit verband op:

13. Met name heeft het Gerechtshof niet getoetst en niet kunnen toetsen of de in deze zaak aan de orde zijnde handelingen van Winters voldoen aan de kwalificerende elementen die besloten liggen in de het antwoord van het HvJ EU.

14. Zo heeft het Gerechtshof niet vastgesteld dat Winters en haar handelen voldoen aan de door het HvJ EU gegeven omschrijving van een "(1) dienstverlener die (2) in opdracht en (3) volgens aanwijzingen van een derde verpakkingen afvult die (4) hem door deze derde ter beschikking zijn gesteld en waarop (5) door diens toedoen daaraan voorafgaand een teken is aangebracht".

3.5.4. lk meen dat deze stellingname van Red Bull niet opgaat. In de — in appel niet bestreden — rov. 2.4 en 2.5 van de voorzieningenrechter, en in de — in cassatie niet bestreden — rov. 6.10 van het hof ligt besloten een aanname (in dit kortgeding) van de aanwezigheid van een feitelijke context die Red Bull nu als nog te toetsen ’kwalificaties’ ziet.

3.5.5. Ik meen dus dat de Hoge Raad inderdaad de zaak zelf kan afdoen en de vorderingen van Red Bull alsnog kan afwijzen.

Conclusie
Mijn nadere conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest, met afdoening als in nr. 3.55 van deze conclusie bedoeld.

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Terechte afwijzing inschrijving KNUT - DER EISBÄR
B) Er is lijkt sprake te zijn van een emailadres: "IP_law@mbp." (oppositie: MBP)
C & D) De Engelse woorden „golden” en „ball” behoren tot de basiswoordenschat
E) Verwarringsgevaar tussen beeldmerken met woordelement Gitana en Kitana
F) Overeenstemmingen tussen ROVI Pharmaceuticals en ROVI (FARMA)
G) Verwarringsgevaar tussen ouder merk DENNISON en AVERY DENNISON
H) Prosept wordt niet ingeschreven (oppositie: Pursept)

Gerecht EU 16 september 2013, zaak T-250/10 (Knut IP Management / OHMI - Zoologischer Garten Berlin (KNUT - DER EISBÄR) - dossier - persbericht

CC-BY-SA Jens Koßmagk

106    Nach alledem ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer bei der Prüfung der bildlichen, klanglichen und begrifflichen Ähnlichkeit zwischen der angemeldeten Marke und der älteren Marke keinen Fehler begangen hat..

119 Bei Berücksichtigung zum einen des Umstands, dass die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen teilweise identisch und teilweise zu unterschiedlichen Graden ähnlich sind, und zum anderen der Tatsache, dass die fraglichen Zeichen bei einer Gesamtbeurteilung erhebliche Ähnlichkeiten insbesondere deshalb aufweisen, weil die maßgeblichen Verkehrskreise sich vor allem an den übereinstimmenden Wortanfang der Marken, im vorliegenden Fall die Bestandteile „KNUD“ und „KNUT“, erinnern, konnte die Beschwerdekammer rechtsgültig aufgrund der Gesamtwürdigung aller einschlägiger Faktoren und der Wechselbeziehung zwischen den nach der oben in Randnr. 108 genannten Rechtsprechung in Betracht kommenden Faktoren zu dem Schluss gelangen, dass zwischen den Zeichen kein hinreichender Unterschied besteht, um beim Publikum jede Gefahr von Verwechslungen zwischen der älteren Marke mit durchschnittlicher Kennzeichnungskraft und der Anmeldemarke zu vermeiden.

120 Angesichts dieser Feststellungen hat die Beschwerdekammer entgegen dem Vorbringen der Klägerin keinen Fehler begangen, indem sie eine teilweise Ähnlichkeit „zu unterschiedlichen Graden“ angenommen hat und daher von einer Verwechslungsgefahr für alle geschützten Waren ausgegangen ist, ohne zwischen ihnen zu unterscheiden.

Gerecht EU 16 september 2013, zaak T-338/09 (Müller-Boré & Partner / OHMI - Popp e.a. (MBP)) - dossier
B. Beroep door de aanvrager van het woordmerk „MBP” voor diensten van de klassen 35 en 42 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1176/2007-4 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 23 juni 2009 houdende gedeeltelijke vernietiging van de afwijzing door de oppositieafdeling van de oppositie ingesteld door de houder van het gemeenschapswoordmerk „ip_law@mbp.” voor diensten van klasse 42 [red. o.a. Patent agent services; legal services; services of a representative registered at the European Patent Office (European Patent Attorney)]. Het beroep wordt afgewezen. Tussen de opgevoerde tekens bestaat verwarringsgevaar. Er is (vanwege het ontbreken van een topleveldomeinnaam) geen sprake van slechts een emailadres.

38 In Bezug auf den Vergleich der einander gegenüberstehenden Zeichen trägt die Klägerin zunächst vor, dass sich der identische Teil „mbp“ dieser Zeichen am Ende der älteren Marke befinde, während der Verbraucher seine Aufmerksamkeit vor allem auf den Wortanfang richte, den er als prägend ansehe. Im Übrigen hätte die Beschwerdekammer keine isolierte Prüfung eines einzelnen Bestandteils des Zeichens durchführen dürfen. Die Feststellung einer Ähnlichkeit zwischen den in Rede stehenden Marken hänge vor allem vom relativen Gewicht der verschiedenen Bestandteile „ip“, „_“, „law“, „@“ und „mbp“ der älteren Marke ab. Die Bewertung der Beschwerdekammer, allein dem Bestandteil „mbp“ komme eine prägende Wirkung zu, sei nicht frei von Rechtsfehlern.

51 Die Beschwerdekammer konnte, ohne einen Fehler zu begehen, davon ausgehen, dass die ältere Marke als Ganzes gesehen eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft habe, da die Bestandteile „ip_law“ und „mbp“, die dem „@“-Zeichen vorausgehen bzw. auf es folgten, geeignet seien, die fraglichen Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden und die Funktion einer Angabe der betrieblichen Herkunft zu erfüllen.

55 Daher hat die Beschwerdekammer fehlerfrei dargelegt, dass im Rahmen des Vergleichs der beiden in ihrer Gesamtheit betrachteten Zeichen die Identität zwischen dem zweiten Bestandteil der älteren Marke ip_law@mbp. und dem einzigen Bestandteil der angemeldeten Marke MBP zu dem Schluss führe, dass eine visuelle und phonetische Ähnlichkeit bestehe, indem sie zutreffend darauf hingewiesen hat, dass die beiden Bestandteile der älteren Marke, die durch das für E‑Mail‑Adressen typische „@“-Zeichen getrennt würden, getrennt wahrgenommen würden, auch wenn das ältere Zeichen, als Ganzes betrachtet, keine E‑Mail‑Adresse sei, da die Top-Level-Domain wie etwa „.de“ oder „.com“ am Ende fehle.

77 Nach alledem ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer in Bezug auf die Prüfung der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken keinen Fehler begangen hat. Folglich sind die von der Klägerin insoweit erhobenen Rügen zurückzuweisen.

90 Da die Beschwerdekammer angesichts der vorstehenden Ausführungen fehlerfrei den Schluss ziehen konnte, dass für die Dienstleistungen der Klasse 42 die Gefahr einer Verwechslung mit der älteren Marke ip_law@mbp. besteht, so dass die Klage allein aus diesem Grund abzuweisen ist, ist weder über die Zulässigkeit noch gegebenenfalls die Begründetheit des von den Streithelfern hilfsweise gestellten Antrags zu entscheiden.

Gerecht EU 16 september 2013, zaak T-437/11 (GOLDEN BALLS tegen BALLON D'OR) - dossier
Idem: zaak T-438/11 - dossier
C & D) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk „GOLDEN BALLS”, voor waren van de klassen 9, 21 en 24, strekkende tot vernietiging van beslissing R 1310/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 26 mei 2011, waarbij is vernietigd de beslissing van de oppositieafdeling houdende afwijzing van de oppositie van de houder van het gemeenschapswoordmerk „BALLON D'OR”, voor onder andere waren en diensten van de klassen 9, 14, 16, 25 en 41. Het eerste dispositief wordt vernietigd, de vordering tot vernietiging wordt afgewezen.

De Engelse woorden „golden” en „ball” behoren tot de basiswoordenschat van de Engelse taal en bijgevolg als zodanig begrijpelijk zijn voor de gemiddelde consument, de gemiddelde Franstalige consument daaronder begrepen. Er is een begripsmatige overeenstemming. Echter een louter begripsmatige overeenstemming is onvoldoende om van verwarringsgevaar te spreken. De kamer van beroep heeft ten onrechte geoordeeld dat er verwarringsgevaar bestond.

45      Zelfs wanneer in navolging van de kamer van beroep wordt erkend dat de woorden „golden” en „ball” behoren tot de basiswoordenschat van de Engelse taal en bijgevolg als zodanig begrijpelijk zijn voor de gemiddelde consument, de gemiddelde Franstalige consument daaronder begrepen, betekent dit immers niet dat deze consument, die in het algemeen, zoals tussen partijen vaststaat, een zwakke kennis van het Engels heeft, deze woorden in hun specifieke combinatie „golden balls” spontaan zal begrijpen als een vertaling in het Engels van de Franse uitdrukking „ballon d’or”, die het oudere merk vormt.

59      Het is juist dat in deze context uit de vaste rechtspraak, zoals in de punten 53 en 54 supra in herinnering gebracht, blijkt dat niet kan worden uitgesloten dat een louter begripsmatige overeenstemming van twee merken verwarringsgevaar kan creëren wanneer de waren dezelfde zijn, op voorwaarde echter dat het oudere merk een groot onderscheidend vermogen heeft. Het volstaat evenwel om vast te stellen dat in casu niet is aangetoond dat het merk BALLON D’OR een dergelijk bijzonder onderscheidend vermogen heeft voor de betrokken waren. Zelfs gesteld dat dit merk een groot onderscheidend vermogen zou hebben, en ermee rekening houdend dat de betrokken waren dezelfde zijn, kan de zeer geringe begripsmatige overeenstemming, die een voorafgaande vertaling vereist, bovendien in casu niet volstaan om op zichzelf verwarringsgevaar bij het doelpubliek te creëren (arrest Hai, punt 52 supra, punten 61, 64 en 65).

60      Bijgevolg moet worden vastgesteld dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat bij het relevante publiek verwarringsgevaar bestond voor de door de conflicterende tekens aangeduide waren van klasse 16, die dezelfde waren. Wegens de verschillende talen van de conflicterende tekens is immers een duidelijk onderscheid ertussen ontstaan, zodat, zoals in de punten 44 tot en met 48 supra is opgemerkt, de gemiddelde consument deze niet rechtstreeks associeert zonder een intellectueel vertaalproces (zie in die zin arrest Buonfatti, punt 43 supra, punt 87).

61      Bijgevolg dient te worden besloten dat de bestreden beslissing wat het eerste punt van het dispositief betreft, voor zover daarbij de beslissing van de oppositieafdeling is vernietigd en de oppositie is toegewezen voor de door het aangevraagde merk aangeduide waren van klasse 16, moet worden vernietigd wegens schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009.

Gerecht EU 16 september 2013, zaak T-569/11 (Gitana / OHMI - Teddy (GITANA)) - dossier
E) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk met het woordelement „GITANA” voor waren en diensten van de klassen 14, 16, 18, 21, 24, 25, 34, 35, 36 en 38, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1825/20071 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 4 augustus 2011 houdende gedeeltelijke vernietiging van de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het communautaire, internationale en nationale beeldmerk met het woordelement „KITANA” voor waren van de klassen 18 en 25. Het beroep wordt afgewezen, er is verwarringsgevaar.

75      It follows from all of the foregoing that the Board of Appeal correctly concluded that there was a likelihood of confusion between the marks at issue. Consequently, the applicant’s plea alleging infringement of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009 must be rejected as unfounded.

76      The applicant’s action must therefore be dismissed in its entirety and there is no need to rule on the admissibility of the applicant’s request seeking that the registration of the trade mark sought be authorised.

Gerecht EU 16 september 2013, zaak T-97/11 (Rovi Pharmaceuticals / OHMI - Laboratorios Farmaceuticos Rovi (ROVI Pharmaceuticals)) - dossier
F) Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk „ROVI Pharmaceuticals” voor waren en diensten van de klassen 3, 5 en 44 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 500/20102 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 7 december 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van de nationale en gemeenschapswoord- en beeldmerken met de woordelementen „ROVI”, „ROVI CM Rovi Contract Manufacturing” en „ROVIFARMA” voor waren en diensten van de klassen 1, 3, 5, 39, 42 en 44. Het beroep wordt afgewezen, want er zijn voldoende gelijkenissen tussen de tekens.

88      It follows from the foregoing that the Board of Appeal did not err when it assessed the similarities between the mark applied for and the earlier figurative mark.

99      It follows from the foregoing that the Board of Appeal did not err when it assessed the similarities between the mark applied for and the earlier word mark.

116    Furthermore, the applicant criticises the Board of Appeal on the ground that it assessed the distinctive character of the word element ‘rovi’ by examining whether earlier marks identical to the signs at issue coexisted on the market in such a way that the distinctive character of that element and, therefore, the likelihood of confusion between the signs at issue could be regarded as reduced. According to the applicant, the examination of the distinctive character of that element ought to have been based on the finding that it is present in a large number of marks. The applicant adds that the Board of Appeal erred in finding that it was for the applicant to establish that marks identical to the signs at issue coexisted on the market.

126    The applicant cannot therefore argue that the Board of Appeal did not take account of the absence of similarity between certain of the goods and services designated in the trade mark application and those covered by the earlier word mark when it examined whether there was a likelihood of confusion between those signs.

Gerecht EU 16 september 2013, zaak T-200/10 (Avery Dennison / OHMI - Dennison-Hesperia (AVERY DENNISON)) - dossier
G) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk „AVERY DENNISON” voor waren en diensten van de klassen 1 t/m 10, 12, 16 t/m 20, 22, 24, 28, 35, 37 t/m 42, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 798/2009-2 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 9 februari 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het nationale woordmerk „DENNISON” voor waren van klasse 16. Het beroep wordt afgewezen, er is sprake van verwarringsgevaar tussen de tekens.

151    Par ailleurs, s’agissant des produits désignés par la marque demandée, et considérés par la chambre de recours et la division d’opposition comme ayant de très faibles similitudes avec ceux couverts par la marque antérieure, il convient de conclure également à l’existence d’un risque de confusion. En effet, bien que la similitude des produits, en l’espèce, soit très faible, celle des signes étant élevée, elle ne permet pas ainsi d’exclure l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause [arrêt du Tribunal du 5 octobre 2011, Cooperativa Vitivinícola Arousana/OHMI – Sotelo Ares (ROSALIA DE CASTRO), T‑421/10, non publié au Recueil, point 48].

152    Il s’ensuit que, considérés de façon cumulative, le degré de similitude des marques en cause et le degré de similitude des produits désignés par celles-ci sont suffisamment élevés.

153    Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu, au point 39 de la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent concernant les produits visés au point 3 ci-dessus, à l’exception de ceux visés au point 11 ci-dessus.

Gerecht EU 16 september 2013, zaak T-284/12 (Oro Clean Chemie / OHMI - Merz Pharma (PROSEPT)) - dossier
H) Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk PROSEPT voor waren van klasse 5 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1053/20111 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 29 maart 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dat merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het nationale woordmerk Pursept voor waren van klasse 5 [EU-merk]. Het beroep wordt afgewezen, het merk Prosept wordt niet ingeschreven. De fouten van de kamer van beroep hebben geen uitwerking op het oordeel dat er van overeenstemmende tekens sprake is en daarmee ook niet op de rechtmatigheid van de aangevallen beslissing.

67      Mithin wirken sich die Fehler der Beschwerdekammer nicht auf die Feststellung der Ähnlichkeit der Zeichen aus und beeinträchtigen daher nicht die Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung.

68      Diese Schlussfolgerung wird nicht durch das von der Klägerin im Stadium der Erwiderung hilfsweise vorgetragene Argument in Frage gestellt, dass die Beschwerdekammer, falls es sich bei den maßgeblichen Verkehrskreisen um die breite Öffentlichkeit handele, angesichts der von ihr aufgeführten 62 älteren Marken, die Desinfektionsmittel kennzeichneten und sämtlich den Bestandteil „sept“ enthielten, eine Schwächung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke hätte annehmen müssen.

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Beeldmerk dat een tampon weergeeft, mist onderscheidend vermogen
B) Over het ambtshalve onderzoek van feiten door het OHIM

Gerecht EU 12 september 2013, zaak T-492/11 (Rauscher/OHIM) - dossier
A) Gemeenschapsmerk. Vernietiging van beslissing R 2168/2010-1 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt( BHIM) van 20 juli 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om een beeldmerk dat een tampon weergeeft in te schrijven voor waren van de klassen 3 en 5. Het beroep wordt afgewezen, het aangevraagde beeldmerk mist onderscheidend vermogen.

28 Demnach kann die angemeldete Form, da sie sich nicht wesentlich von der üblichen Form der fraglichen Waren unterscheidet, nicht die Hauptfunktion der Marke erfüllen, nämlich auf die Herkunft der Ware hinzuweisen. Die Beschwerdekammer war daher zu Recht der Meinung, dass der angemeldeten Marke von Haus aus jegliche Unterscheidungskraft fehle.

Gerecht EU 12 september 2013, zaak T-320/10 (Fürstlich Castell'sches Domänenamt / OHMI - Castel Frères (CASTEL)) - dossier
B) Gemeenschapsmerk. Absolute weigeringsgrond – Beschrijvend karakter. Ambtshalve onderzoek van feiten. Beroep tot vernietiging van beslissing R 962/20092 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 4 mei 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de afwijzing door de nietigheidsafdeling van de door verzoekster ingediende vordering tot nietigverklaring van het woordmerk „CASTEL” voor waren van klasse 33. Het beroep wordt toegewezen, de beslissing wordt vernietigd.

Volgens artikel 76 lid 1 moeten de onderzoekers en de kamers van beroep van het BHIM bij het onderzoek naar absolute weigeringsgronden de feiten ambtshalve onderzoeken om uit te maken of het aan hun voorgelegde merk valt onder een absolute weigeringsgrond. In een nietigheidsprocedure kan het BHIM niet ertoe worden verplicht om het door de onderzoeker verrichte ambtshalve onderzoek van de relevante feiten op basis waarvan het de absolute weigeringsgronden kan toepassen, nogmaals uit te voeren. Uit de artt. 52 en 55 volgt dat er een vermoeden van geldigheid is als logische gevolg van de controle door het BHIM. Dit vermoeden beperkt de onderzoeksplicht van het BHIM op absolute weigeringsgronden (art. 76). In een nietigheidsprocedure dient de persoon die de nietigverklaring vordert de concrete elementen aan te voeren voor het BHIM, immers het ingeschreven gemeenschapsmerk wordt geldig geacht.

25 Anders dan verzoeker stelt, moest deze absolute weigeringsgrond hoe dan ook niet ambtshalve worden onderzocht door de kamer van beroep in het kader van een nietigheidsprocedure.

26 Volgens artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 moeten de onderzoekers van het BHIM en, op beroep, de kamers van beroep van het BHIM bij het onderzoek naar absolute weigeringsgronden de feiten ambtshalve onderzoeken teneinde uit te maken of het ter inschrijving voorgedragen merk onder één van de weigeringsgronden van artikel 7 van deze verordening valt. Hieruit volgt dat de bevoegde instanties van het BHIM hun beslissingen kunnen baseren op feiten die door de aanvrager niet zijn aangevoerd. Het BHIM moet de relevante feiten op basis waarvan het een absolute weigeringsgrond kan toepassen, ambtshalve onderzoeken [arrest Hof van 22 juni 2006, Storck/BHIM, C‑25/05 P, Jurispr. blz. I‑5719, punt 50; arresten Gerecht van 15 maart 2006, Develey/BHIM (Vorm van plastic fles), T‑129/04, Jurispr. blz. II‑811, punt 16, en 12 april 2011, Fuller & Thaler Asset Management/BHIM (BEHAVIOURAL INDEXING en BEHAVIOURAL INDEX), T‑310/09 en T‑383/09, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 29].

27 In het kader van een nietigheidsprocedure kan het BHIM evenwel niet ertoe worden verplicht om het door de onderzoeker verrichte ambtshalve onderzoek van de relevante feiten op basis waarvan het de absolute weigeringsgronden kan toepassen, nogmaals uit te voeren. Uit de artikelen 52 en 55 van verordening nr. 207/2009 blijkt dat het gemeenschapsmerk als geldig wordt beschouwd totdat het door het BHIM na een nietigheidsprocedure nietig wordt verklaard. Het geniet dus een vermoeden van geldigheid, dat het logische gevolg is van de controle door het BHIM in het kader van het onderzoek van een aanvraag tot inschrijving.

28 Dit vermoeden van geldigheid beperkt de in artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 neergelegde verplichting van het BHIM om de relevante feiten op basis waarvan het de absolute weigeringsgronden zou kunnen toepassen ambtshalve te onderzoeken, tot het onderzoek van de gemeenschapsmerkaanvraag dat door de onderzoekers van het BHIM en, op beroep, de kamers van beroep wordt verricht in het kader van de inschrijvingsprocedure van dat merk. In een nietigheidsprocedure staat het, aangezien het ingeschreven gemeenschapsmerk geldig wordt geacht, evenwel aan de persoon die de vordering tot nietigverklaring heeft ingediend om de concrete elementen die afdoen aan de geldigheid ervan aan te voeren voor het BHIM.

29 Uit het voorgaande volgt dat de kamer van beroep in het kader van een nietigheidsprocedure niet ertoe was gehouden de relevante feiten op basis waarvan zij de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub d, van verordening nr. 207/2009 had kunnen toepassen, ambtshalve te onderzoeken.

30 Het onderhavige middel dient dus niet-ontvankelijk te worden verklaard.

Gerechtshof Amsterdam 10 september 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:3471 (Cassina tegen Dimensione)
Uitspraak ingezonden door Ruby Nefkens en Anouschka van de Graaf, Van der Steenhoven advocaten N.V.
Zie eerder IEF 9110. Auteursrecht, merkenrecht. Dimensione heeft beroep ingesteld tegen de uitspraak van 14 juli 2010. Zij vordert dat het vonnis vernietigd wordt en de vorderingen van Cassina afgewezen. Dimensione stelt dat Cassina niet gemachtigd is om in eigen naam op te treden tegen Dimensione. Ook heeft Cassina volgens haar geen redelijk belang meer om verklaring van recht en inbreukverboden te vorderen. Beide grieven falen. Het hof bevestigt dat Dimensione inbreuk heeft gemaakt op de auteurs- en de merkenrechten van Cassina. De grief van Dimensione die ingaat op de schadeberekening slaagt. De omvang hiervan kan niet nauwkeurig worden vastgesteld. Gelet op het grote prijsverschil acht het hof het eerder geschatte percentage van klanten van Dimensione, die dezelfde modellen bij Cassina zouden hebben gekocht (50%), te hoog. Het hof zal bij de schadeberekening uitgaan van 33,33% ofwel een verhouding van 3:1 tussen door Dimensione gerealiseerde en door Cassina gemiste verkopen. De vorderingen in incidenteel beroep van Cassina worden afgewezen.

De beoordeling
3.2 Met grief 1 in het principaal appel bestrijdt Dimensione dat Cassina van La Fondation de exclusieve licentie heeft verkregen om het merk LE CORBUSIER te gebruiken alsook dat aan Cassina een volmacht is verleend om in eigen naam op te treden tegenn inbreuken op rechten van La Fondation, zoals de rechtbank onder 2.2 heeft overwogen. Volgens Dimensione heeft de licentieovereenkomst waarop Cassina zich heeft beroepen enkel betrekking op auteursrechten en niet op merkrecht.
3.3 Deze grief faalt. In de door Cassina c.s. als productie 3a overlegde licentieovereenkomst, zoals deze volgens Cassina c.s. moet worden gelezen en welke lezing door Dimensione vervolgens niet is bestreden, is door La Fondation en andere rechthebbenden aan Cassina het exclusieve recht verleend de onderhavige meubelmodellen onder de merknaam "I maestri le Corbusier" te fabriceren en te verkopen en is haar een volmacht verleend om in eigen naam, zonder tussenkomst van de rechthebbenden, op te treden tegen inbreuk op voornoemde auteurs- en merkrechten.

3.4 Grief 2 in het principaal appel strekt ten betoge dat Cassina c.s. geen redelijk belang (meer) hebben bij de gevorderde verklaring voor recht en de gevorderde inbreukverboden. Dimensione wijst erop dat op grond van het tussen partijen gewezen kortgedingvonnis van 12 februari 2009 haar website is geblokkeerd voor het Nederlandse internetpubliek en sindsdien niet meer toegankelijk is geweest voor in Nederland gelokaliseerde IP-adressen, en dat zij in elk geval sinds februari 2009 geen auteursrechtelijk of merkenrechtelijk relevant aanbiedingshandelingen via internet of anderszins heeft verricht op de Nederlandse markt. Volgens Dimensione heet de rechtbank ten onrechte nagelaten een en ander ni de feitenvaststelling te vermelden.

3.5 Ook deze grief treft geen doel. Uit de eigen stellingen van Dimensione vloeit voort dat zij de haar verweten handelingen heeft gestaakt op grond van de veroordelingen bij genoemd kortgedingvonnis, dat door dit hof bij arret van 22 september2009 is bekrachtigd. De daarbij getroffen voorlopige voorziening zou ingevolge art. 1019i Rv haar kracht verliezen wanneer niet binnen de in het vonnis gestelde termijn van zes maanden een eis in de hoofdzaak was gesteld. Het belang van Cassina c.s. bij het instellen van de onderhavige vorderingen is hiermee gegeven. (...)

Auteursrecht
3.11 (...) Daarbij is verder geoordeeld dat  het aanbod van Dimensione, ook indien dit inhoudt dat juridische levering en eigendomsoverdracht in Italië plaatsvindt, ertoe strekt de meubels op de Nederlandse markt ter beschikking te stellen en dat het gaat om een aanbod tot het feitelijk in het verkeer brengen in Nederland van de meubels, hetgeen moet worden aangemerkt als distributie in de zin van art. 4 ARI.
3.12 Dimensione bestrijd die beoordeling met haar grieven 4,5 en 6. (...)
3.13 Dit betoog houdt geen stand.

Merkenrecht
3.15 Met grief 7 bestrijdt Dimensione dat haar website, mailing en catalogus op Nederland zijn gericht. Zoals hierboven is overwogen gaat dit verweer niet op.
3.16 Voorts voert Dimensione tegen de haar verweten merkinbreuk het verweer dat zij op haar website en in haar mailing en catalogus de aanduidingen Le Corbusier en (Gerrit) Rietveld uitsluitend in beschrijvende zin gebruikt, te weten als verwijzing naar de ontwerpers van de door haar aangeboden meubelmodellen. Het gaat bij deze aanduidingen volgens Dimensione om de artistieke herkomst en niet om de commerciële herkomst van de meubels. (...) Zij gebruikt deze namen, die gelijk zijn aan dan wel overeenstemmen met de door Cassina c.s. ingeroepen merken, voor dezelfde waren als die waarvoor de merken zijn ingeschreven, en wel op zodanige wijze dat daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek omdat het publiek denkt dat het originele modellen betreft. Dimensione handelt aldus in strijd met art. 2.20 lid 1 sub b BVIE. (...)

Misleidende reclame
3.17 Zoals het hof hiervoor heeft overwogen is de handelwijze van Dimensione en het door haar gebezigde verkoopmodel aan te merken als distributie in de zin van art. 4 ARI en als auteursrechtinbreuk in Nederland. (...)
3.18 (...) De rechtbank heeft dit handelen terecht als onrechtmatig jegens Cassina c.s. aangemerkt.

Schade
3.23 De omvang van de schade kan niet nauwkeurig worden vastgesteld en het hof zal de schade daarom schatten op de wijze als bedoeld in artikel 6:97 BW. Evenals de rechtbank zoekt het hof daarbij aansluiting bij de opstelling die door Cassina c.s. is overlegd. De daarin gehanteerde winstmarges per meubelmodel bestaan uit een percentage van de 'ricavi netti', dat is het netto resultaat. (...) Gelet op het grote prijsverschil - de prijzen zijn bij Cassina ca. 2,5 á 4 keer hoger dan bij Dimensione - is het onwaarschijnlijk dat het om dezelfde doelgroepen gaat en dat 50% van de klanten van Dimensione dezelfde modellen bij Cassina zouden hebben gekocht wanneer deze niet door Dimensione waren (geïmiteerd en) aangeboden. Het hof acht daarom dit percentage te hoog geschat en zal bij de schadeberekening uitgaan van 33.33% ofwel een verhouding 3:1 tussen door Dimensione gerealiseerde en door Cassina gemiste verkopen.

Slotsom
4.1 In het principaal appel slagen de grieven 13 t/m 16. het ho zal het dictum sub 5.5 inzake de schadevergoeding opnieuw formuleren als hierna te melden en zal het vonnis in zoverre vernietigen. De overige grieven falen n het vonnis zal voor het overige worden bekrachtigd, zulks met aanpassing van het dictum sub 5.2.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
Rechtspraak.nl (pdf)
Afschrift HA ZA 09-33194 (pdf)