Alle rechtspraak  

CBB 18 juli 2013, ECLI:NL:CBB:2013:65 (Stichting Het Ketelhuis tegen Minister VWS)
Uitspraak ingezonden door Joran Spauwen, Kennedy Van der Laan. Zie eerder IEF 10022.
Reclamerecht. Merkenrecht. Parodie op onderscheidend teken van sigarettenfabrikant. Tabakswet. Rechtspraak.nl: Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat artikel 5a, tweede lid, van de Tabakswet beoogt om het omzeilen van het reclame- en sponsoringsverbod te voorkomen. De poster van Het Ketelhuis is geen sluikreclame voor een sigarettenmerk. Met de poster beoogt Het Ketelhuis reclame te maken voor haar zelf en de Nederlandse film. De poster vormt een parodie op tabaksreclame. Het ontbreken van de intentie om het reclameverbod te omzeilen is een element dat voor de beoordeling van de onderhavige zaak mede van belang is.

5.1 In de hiervoor reeds genoemde Nota van wijziging bij de Wijziging van de Tabakswet is ten aanzien van artikel 5a, tweede lid, van die wet het volgende vermeld (blz. 25)

5.2 Het College is met de rechtbank van oordeel dat uit de hiervoor aangehaalde passage uit de wetsgeschiedenis blijkt dat artikel 5a, tweede lid, van de Tabakswet beoogt om het omzeilen van het reclame- en sponsoringverbod te voorkomen. Mede gelet op de door de wetgever uitdrukkelijk genoemde voorbeelden van producten die onder het verbod van de wetsbepaling vallen, acht ook het College de poster van Het Ketelhuis geen sluikreclame voor “Lucky Strike” sigaretten en shag, dan wel voor tabaksproducten meer in het algemeen. Met de poster beoogt Het Ketelhuis reclame te maken voor haar zelf en de Nederlandse film. De poster vormt – gelet op de rode, met ringen omgeven cirkel, de zwarte waarschuwingsstempel en de verdere opmaak – een parodie op tabaksreclame.
Het College kan de minister niet volgen in zijn, niet nader toegelichte en onderbouwde, stellingen dat de poster onvermijdelijk de behoefte aan het roken van sigaretten van het merk “Lucky Strike” stimuleert, en dat het oordeel van de rechtbank de handhaving van het reclameverbod onmogelijk maakt en daarmee het verbod tot een dode letter. De rechtbank heeft eveneens op goede gronden ook aandacht besteed aan de omstandigheid dat het niet de bedoeling van Het Ketelhuis is geweest om enige vorm van tabaksreclame te maken. Alhoewel, zoals de minister terecht heeft opgemerkt, de intentie om het reclameverbod te omzeilen niet bewezen hoeft te worden, vormt het ontbreken van deze intentie, in het licht van hetgeen de wetgever met artikel 5a, tweede lid, van de Tabakswet heeft beoogd, een element dat voor de beoordeling van de onderhavige zaak mede van belang is.

6 De beslissing
Het College bevestigt de aangevallen uitspraak;

Lees de uitspraak:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:CBB_2013:65 (pdf)

Op andere blogs:
Hoogenraad & Haak (noot: Filmhuisposter is geen tabaksluikreclame)
Mediareport (In hoger beroep bevestigd: sigarettenparodie mag)
Wieringa advocaten (Poster van bioscoop is géén tabaksreclame)

HvJ EU 18 juli 2013, zaak C-252/12 (Specsavers tegen Healthcare) - dossier
Prejudiciële vragen gesteld door Court of Appeal, Engeland & Wales.
Gebruik van apart ingeschreven woord- en beeldmerk tezamen gebruiken, levert gebruik ex art. 15 en 51 op? Uitlegging van de artikelen 9, lid 1, sub b en c, 15 en 51 van Gemeenschapsmerkverordening. Begrip „normaal gebruik”. Gecombineerd gebruik van afzonderlijk ingeschreven beeldmerk en woordmerk. Merk ingeschreven zonder kleur, maar gebruikt in een bepaalde kleur zodat die kleur bij een deel van het publiek met het merk geassocieerd is geraakt.

Het Hof verklaart voor recht:

1) De artikelen 15, lid 1, en 51, lid 1, sub a, van Gemeenschapsmerkverordening moeten aldus worden uitgelegd dat aan de voorwaarde van „normaal gebruik” in de zin van deze bepalingen kan zijn voldaan wanneer een gemeenschapsbeeldmerk enkel wordt gebruikt in combinatie met een erover geplaatst gemeenschapswoordmerk, waarbij de combinatie van beide merken bovendien zelf als gemeenschapsmerk is ingeschreven, voor zover de verschillen tussen de vorm waarin het merk wordt gebruikt en die waarin dit merk is ingeschreven, het onderscheidend vermogen van dat merk zoals dit is ingeschreven, niet wijzigen.

2) Artikel 9, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009 moet aldus worden uitgelegd dat, wanneer een gemeenschapsmerk niet in kleur is ingeschreven, maar de houder het op ruime schaal in een specifieke kleur of kleurencombinatie heeft gebruikt, waardoor een aanzienlijk deel van het publiek dit merk met die kleur of kleurencombinatie is gaan associëren, de kleur of kleuren die een derde gebruikt voor de weergave van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op dat merk, relevant zijn bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar of van het ongerechtvaardigd voordeel in de zin van deze bepaling.

3) Artikel 9, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009 moet aldus worden uitgelegd dat het bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar en van het ongerechtvaardigd voordeel in de zin van deze bepaling relevant is dat de derde die gebruikmaakt van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op het ingeschreven merk, door een aanzienlijk deel van het publiek wordt geassocieerd met de specifieke kleur of kleurencombinatie die hij gebruikt om dat teken weer te geven.

Gestelde vragen:

A. Indien een handelaar houder is van afzonderlijk ingeschreven gemeenschapsmerken voor
i) een beeldmerk;
ii) een woordmerk;
en deze beide tezamen gebruikt, kan dit dan gebruik van het beeldmerk voor de toepassing van de artikelen 15 en 51 van verordening nr. 207/2009 opleveren? Zo ja, hoe dient het gebruik van het beeldmerk te worden beoordeeld?
B. Maakt het daarbij verschil of:
i) het woordmerk over het beeldelement is geplaatst?
ii) de handelaar ook de combinatie van het beeldelement en het woordmerk als gemeenschapsmerk heeft ingeschreven?
C. Hangt het antwoord op vraag A of B ervan af of het beeldelement en de woorden door de gemiddelde consument worden opgevat als i) afzonderlijke tekens; of ii) tekens met elk een zelfstandige onderscheidende rol? Zo ja, hoe?
D. Is de kleur (of kleuren) waarin de verwerende partij het omstreden teken gebruikt, relevant bij de globale beoordeling van i) het verwarringsgevaar in de zin van artikel 9, lid 1, sub b, of ii) het ongerechtvaardigd voordeel in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009, indien een gemeenschapsmerk niet in kleur is ingeschreven, maar de houder het op ruime schaal heeft gebruikt in een bepaalde kleur of kleurencombinatie, waardoor het bij een aanzienlijk deel van het publiek (in een deel van, maar niet in de gehele Gemeenschap) met die kleur of kleurencombinatie geassocieerd is geraakt? Zo ja, hoe?
E. Zo ja, is het voor de globale beoordeling relevant dat de verwerende partij zelf bij een aanzienlijk deel van het publiek geassocieerd is geraakt met de kleur of kleurencombinatie die zij voor het omstreden teken gebruikt?

HvJ EU 18 juli 2013, zaak C-621/11 P (New Yorker SHK Jeans/BHIM) - dossier
Zie eerder IEF 10258. Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 29 september 2011, New Yorker SHK Jeans / BHIM (T415/09), waarbij het Gerecht heeft verworpen het beroep tot vernietiging dat door de aanvrager van het woordmerk „FISHBONE”, voor waren van de klassen 18 en 25, is ingesteld tegen beslissing R 1051/20081 van de eerste kamer van beroep van het BHIM tot gedeeltelijke verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie die door de houder van het nationale merk „FISHBONE BEACHWEAR”, voor waren van klasse 25, alsook van het in het economische verkeer gebruikte nationale teken „Fishbone” is ingesteld. Normaal gebruik van het oudere merk. Inaanmerkingneming van extra bewijsmateriaal.

De hogere voorziening wordt afgewezen. Gerecht heeft terecht geoordeeld dat het niet verboden is voor het BHIM om na het door BHIM gestelde termijn ingeleverde bewijzen in aanmerking te nemen ex 76 lid 2.

26 In casu heeft de oppositieafdeling van het BHIM deze regel toegepast en Vallis K.‑Vallis A. een termijn gesteld om dat bewijs te leveren. Bovendien staat vast dat Vallis K.‑Vallis A. binnen deze termijn verschillende bewijzen van het gebruik van het oudere merk heeft overgelegd.

30 Uit hetgeen voorafgaat volgt dat, zoals het Gerecht in het bestreden arrest terecht heeft geoordeeld, wanneer zoals in casu bewijzen die relevant worden geacht om het gebruik van het betrokken merk aan te tonen zijn overgelegd binnen de termijn die het BHIM krachtens regel 22, lid 2, van verordening nr. 2868/95 heeft gesteld, het na verloop van deze termijn nog mogelijk blijft bijkomende bewijzen van dat gebruik aan te dragen. In dat geval is het voor het BHIM geenszins verboden, zoals het Gerecht ook terecht heeft geoordeeld en in de punten 22 en 23 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht, om dergelijke te laat overgelegde bewijzen in aanmerking te nemen op grond van de krachtens artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 hem toegekende beoordelingsbevoegdheid. 31 Derhalve moet het primaire onderdeel van het enige middel worden afgewezen.

Vijf LRO Expert Determinations. Inmiddels zijn de eerste LRO-zaken beslist. In deze zaken die enigszins vergelijkbaar zijn met UDRP-beslissingen, moet een panelist (die in deze procedure ook Expert wordt genoemd) op basis van een klacht gaan bepalen of het nieuwe top level domein (het gedeelte dus achter de punt) inbreuk maakt op de existing legal rights (meestal merkrechten) van derden. De procedure is opgenomen in artikel 9 van ICANN’s New gTLD Dispute Resolution Procedure, en verder uitgewerkt in de WIPO Rules for New gTLD Dispute Resolution. Informatie over de lopende Objections worden geregistreerd op deze pagina: LRO Cases. De vijf gepubliceerde zaken, zijn allemaal afwijzingen:

WIPO LRO 2013-0014, betreft .vip
WIPO LRO 2013-0022, betreft .express
WIPO LRO 2013-0030, betreft .rightathome
WIPO LRO 2013-0032, betreft .home
WIPO LRO 2013-0032, betreft .tunes

Domeinnaamrecht. We beperken ons tot een doorlopende selectie van WIPO-geschillenbeslechtingsprocedures die wellicht interessant zijn. Hier een overzicht van de in de laatste weken gepubliceerde procedures. Ditmaal over:
A) Registratie, slechts beperkte commerciële activiteit
B) Slechts sprake van aanvraag merknaam
C) TUBLR geen foutieve spelling van een woordenboekwoord
D) Domeinnaam eerder geregistreerd, onmogelijk te kwader trouw
E) Lang wachten met procedure brengt hogere eisen voor kwader trouw
F) Te weinig gesteld voor geen eigen recht/legitiem belang

Deze selectie is samengevat door Sara Biersteker, Van Till advocaten.

D2013-0578
samsunghub.com > Complaint denied
A) Merkhouder “Samsung” treedt op tegen de domeinnaam www.samsunghub.com die door de verweerder in 2006 is geregistreerd. Verweerder heeft onder de domeinnaam een website actief met nieuws over de merkhouder. Discussie concentreert zich op de vraag of er sprake is van registratie en gebruik te kwader trouw. Eiser is van mening dat – omdat er advertenties van Google op de website staan – verweerder haar merk (en de domeinnaam) gebruikt om internetgebruikers naar haar website te lokken. De geschillenbeslechter is echter van mening dat dit slechts om beperkte commerciële activiteit (het zijn slechts twee advertenties). Dit is niet voldoende. Daarnaast heeft de merkhouder opmerkelijk lang  gewacht – zeven jaar – met het ondernemen van actie. 

“The Panel acknowledges that the Respondent’s Website contains advertisements provided by Google AdSense, for which, depending on whether visitors to the site click on them, the Respondent may receive revenue. However, the mere fact that the Respondent’s Website involves limited commercial activity in the form of the presence of Google advertisements, does not automatically lead to the finding that the Respondent registered and is using the Domain Name in bad faith pursuant to 4(b)(iv) of the Policy. The Panel finds that this is a case in which the Google advertisements are of an ancillary or limited nature and cannot be used to imply that the Respondent registered and is using the Domain Name in bad faith, see Chivas USA Enterprises, LLC, et al. v. Cesar Carbajal, WIPO Case No. D2006-0551; 2001 White Castle Way, Inc. v. Glyn O. Jacobs, WIPO Case No. D2004-0001 and Nintendo of America Inc. v. Alex Jones, WIPO Case No. D2000-0998. In particular, to succeed under 4(b)(iv) the Complainant must show that the Respondent “intended to create a likelihood of confusion with the Complainant’s mark”. There is little persuasive evidence to support a contention that the Respondent registered the Domain Name to cause confusion with the Complainant for financial gain, rather it appears likely that the Respondent registered the Domain Name to accurately describe the service it was to offer, namely a “hub” for all news about Samsung.”

D2013-0511
indura.com > Complaint denied
B) Verweerder heeft domeinnaam geregistreerd in februari 2013. Op 7 januari 2013 heeft eiser een aanvraag gedaan voor de EU-merknaam “Indura”. Het gaat hier om een aanvraag en niet om een registratie. Geen sprake van een bestaand merkrecht in februari. Eiser stelt ook te weinig om bestaan van een “Common Law trademark” aan te nemen. Eis loopt derhalve al stuk op het eerste vereiste: geen sprake van verwarringwekkende overeenstemming met een merk. Daarnaast ook geen sprake van kwader trouw.

D2013-0220
tublr.com > Complaint denied
C) Eiser is houder van het merk Tumblr. Sprake van verwarringwekkende overeenstemming met een merk. De domeinnaam en de merknaam stemmen overeen. De domeinnaam moet wel zijn afgeleid van de merknaam nu zij geen foutieve spelling is (kan zijn) van een woordenboekwoord. Dit is bij Tumblr (“Tumbler”) wel het geval. De eis wordt uiteindelijk afgewezen nu er te weinig bewijs is om kwader trouw aan de zijde van verweerder aan te nemen. Dat eiser zijn domeinnaam ruim voor registratie van de domeinnaam door verweerder heeft geregistreerd maakt daarbij niet uit.

“Based on a visual comparison of the Disputed Domain Name and the trademark TUMBLR, the similarity is readily visible. Phonetically, the Disputed Domain Name would be missing a distinctive “m” consonant sound at the end of the first syllable “tu”. In addition, the first syllable “tu” may potentially be pronounced as in the word “too”. The Panel would be hesitant to conclude that there is clear phonetic similarity. Conceptually, neither “tublr” nor “tumblr” strikes this Panel as a dictionary word. However, “tumblr” appears to be a misspelling of “tumbler” while “tublr” does not appear to the Panel to be a misspelling of any known English word. Therefore, there is arguably a conceptual difference between “tublr” and “tumblr.

The Panel also noted that the registration of the Complainant’s domain name <tumblr.com> on June 8, 2006 pre-dated the registration of the Disputed Domain Name by about nine months. However, the Panel is mindful that the registration of a domain name does not per se impart any trademark rights, or that the world at large becomes imputed with knowledge of such a domain name. It remains necessary for sufficient use and publicity of a trademark to exist before any unregistered trademark may arise. As use of the trademark TUMBLR took place only from February 19, 2007, and no evidence of use or publicity prior to this date is present before the Panel, the Panel is unable to make any finding that the Complainant had unregistered trademark rights as of February 19, 2007for the purpose of these proceedings under the Policy. There is also insufficient evidence before the Panel in this case that the Respondent must have been aware of the trademark TUMBLR, or even the existence of the domain name <tumblr.com> as of March 27, 2007.”.”

D2012-2413
yu.com > Complaint denied
D) Merkhouder die merk “Yu” heeft geregistreerd in 2012 en voornemens is een app te ontwikkelen onder die naam, komt op tegen verweerder die de domeinnaam sinds 2006 heeft. Op de domeinnaam worden door verweerder Pay-Per-Click diensten aangeboden. Geschillenbeslechters verschillen van mening met betrekking tot eigen recht of legitiem belang van verweerder bij domeinnaam, maar achten allebei geen sprake van kwader trouw. Nu de domeinnaam al eerder was geregistreerd dan de merknaam is het onmogelijk om te zien hoe er sprake kan zijn van kwader trouw aan de zijde van verweerder.

“Complainant’s case is that it does not yet have a business using the expression “yu” on its app, but that it is minded to establish one and that, to that end, it has registered the trademark YU. But Respondent acquired the disputed domain name <yu.com> several years before, on November 18, 2006 and for practical purposes is taken to have registered it on that date. However, the trademark was not applied for until 5 years later, on August 24, 2011 and registered on January 25, 2012. Accordingly, the trademark was not registered or even applied for until several years after the disputed domain name was registered. It is therefore impossible to see how Respondent could have been motivated by bad faith towards Complainant or its trademark or anything else relating to the Complainant when, at the time of registration of the disputed domain name, Complainant’s trademark did not exist, had not even been applied for and Complainant had no business that could have been harmed by the use of the disputed domain name.”

D2013-0495
alterna.com > Complaint denied with dissenting opinion
E) Eiser is sinds 1995 houder van het merk “Alterna” in verschillende landen. Het is geen zogenaamd Engels woordenboekwoord. Verweerder heeft sinds 2006 de domeinnaam. Deze domeinnaam is in 1996 geregistreerd. Domeinnaam verwijst door naar Pay-Per-Click website waar ook links naar pagina’s met producten van eiser worden getoond. Geschillenbeslechters verschillen van mening met betrekking tot kwader trouw. Meerderheid van het panel is echter van mening dat er geen sprake is van kwader trouw nu de eiser niet (voldoende) heeft aangetoond dat verweerder bij verkrijging van de domeinnaam van haar merk op de hoogte was. Het feit dat eiser zo lang heeft gewacht met het starten van een procedure maakt dat aan haar hogere eisen worden gesteld om kwader trouw aan te tonen. Daarnaast wordt de merknaam ook door anderen gebruikt zonder inbreuk te maken op de merkrechten van eiser.

“Even though the Respondent has not explained the reasons why it opted to register the disputed domain name, identical to the Complainant’s trademark, and has merely redirected it since its acquisition to a parking page with pay-per-click links, the majority of the Panel finds that others elements need to be considered in the assessment of bad faith registration. Firstly, based on the documents and statements submitted by the Respondent, that the Panel carefully examined, several companies besides the Complainant have been using ALTERNA as a trademark to identify their goods or services not interfering with the Complainant’s business. In addition, the Complainant, which is based in the United States, has failed to prove that the Respondent, located in Luxembourg, was actually aware of the Complainant’s trademark at the time of the registration. Moreover, the majority of the Panel finds that the Complainant has not submitted sufficient evidence to show that the trademark ALTERNA was well-known at the time the Respondent acquired the disputed domain name. Indeed, the 2013 Huffington Post note, submitted as evidence by the Complainant, is not apt to prove the Complainant’s well-known character, since the first line states that the actress Katie Holmes has signed with a "little-known haircare company”. The Panel recognizes that the use of the disputed domain name to publish links related also to ALTERNA hair care products highlighted by the screenshot taken in 2013 and by the 2008 historical web site record submitted by the Complainant could have mislead Internet users as to the source, sponsorship or affiliation of the correspondent web site by the Complainant. However, based on the documents and statements submitted by the parties in the present proceeding, the majority of the Panel finds that the evidence provided as to the use of the disputed domain name in 2008 and in 2013 is not sufficient to infer that the Complainant was aware of the Complainant’s trademark and registered the disputed domain name to specifically target the Complainant’s trademark.”

D2013-0633
iwebtechno.com > Complaint denied
F) Eiser is sinds eind jaren ’90 in verschillende landen houder van het merk “Iweb”. Verweerder – iWeb Technology Solutions uit India - heeft domeinnaam geregistreerd in februari 2005. Verweerder heeft sinds 2006 ook het merk “Iweb Enterprise suite” geregistreerd in India. Het panel overweegt dat de toevoeging “techno” aan de merknaam er niet aan in de weg staat dat er sprake is van overeenstemming met het merk van eiser. Eiser stelt echter te weinig om geen eigen recht/legitiem belang van verweerder aan te nemen. Daarnaast is er ook onvoldoende bewijs om registratie te kwader trouw aan de zijde van verweerder aan te nemen. In de tijd dat verweerder actief werd en was in India was eiser slechts actief in de VS en Canada. Eiser heeft geen bewijzen overgelegd waaruit blijkt dat zij ook in andere landen (zoals India) actief was. Ook geen sprake van gebruik te kwader trouw.

“In absence of any evidence of sales by the Complainant in India prior to the registration of the disputed domain name, the Panel finds that the Complainant cannot claim to have acquired, at that time, any common law rights, or renown in India for its trademark IWEB.
In light of the above, the Panel finds that the Complainant has failed to prove that the Respondent was or ought to be aware of the Complainant and of its trademark at the time of the registration of the disputed domain name.
With reference to the use of the disputed domain name, the Complainant states that the Respondent is using the correspondent website “solely … to cause confusion amongst consumers looking for the Complainant’s products or services” (paragraph 44 of the Complaint). However, the Panel notes that, considering the goods and services described in the Complainant’s trademark registration, on the one hand, and the description of the Respondent’s activities published on the Respondent’s website, on the other hand, the two companies are not competitors. The activities of the Complainant are, in fact, described in the United States trademark registration No. 3235840 for IWEB as follows: “Internet services, namely, hosting the websites of others on a computer server for a global computer network, dedicated server services, managed hosting services, server co-location application hosting, registration of domain names for identification of users on a global computer network providing customized on-line web pages featuring user-defined information, which includes search engines and on-line web links to other sites”; while the description of the Respondent’s activity published on the Respondent’s website is the following: “iWeb Technology Solutions Pvt. Ltd. (iWeb) is a Private Limited Company incorporated in the year 2005. Using innovative tools, it develops and implements a suite of innovative enterprise applications that operate in an integrated environment and conform to international standards. Although founded as a pure software product/solutions company, it is strategically diversifying as a software services provider to draw on a growing market that wants ‘Software as a Service’ (SaaS) & ‘Platform as a Service’ (PaaS)”. Furthermore, a close examination of the evidence submitted by the parties as to the content of the Respondent’s website clearly explains the origin, the key persons involved and line of activities of the Respondent, all of which are located in India. Furthermore, there is not any link to competitors of the Complainant and the Panel cannot see any Internet users misdirection or comments by the Complainant to that effect. In light of the above, the Panel finds that the Respondent was not acting in bad faith in registering and using the disputed domain name.”

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 12 juli 2013, KG ZA 13-413 (LvB Beheer BV c.s. tegen Magni c.s. en De Koning)
Uitspraak ingezonden door Bert Gravendeel, Gravendeel advocaten.
Nawerking handelsnaamrecht. Lammerts van Bueren Beheer B.V. bestaat uit vier vennootschappen, waarvan een dochterondernemingen failliet gaat. Er geldt een handels- en merknaamlicentie van de holding aan de dochters. De faillissementscurator verkoopt de handelsnamen 'Beddenhuis Lammerts van Bueren' en 'Lammerts van Bueren First Class in Comfort Beds' aan opkoper Magni, welke de handelsnamen (ook statutair) gaat voeren. Beheer trachtte - nadat de handelsnaam was verkocht - de gelijknamige beeldmerk Lammerts van Bueren First Class in Comfort Beds uit faillissement te kopen, het bod werd aanvaardt, maar de faillissementscurator deed de koop niet gestand en beriep zich op mogelijke andere aanbieders en het ontbreken van toestemming van de rechter-commissaris.

De voorzieningenrechter oordeelt dat Magni Vastgoed het gebruik van de handelsnamen moet staken vanwege een te duchten verwarringsgevaar (5 Hnw) omdat de producten gelijk waren, beide partijen regionaal dicht bij elkaar zitten (Woerden tegenover De Bilt) en er sprake is van nawerking na faillissement van de handelsnaam die was opgekocht door Magni. Wat betreft de merknaam achtte de rechter de aankoop door eiseressen niet voldoende om deze afdwingbaar te maken, maar werd de faillissementscurator wel geboden de merknaam te houden en niet aan derden te verkopen of te doen gebruiken.

Handelsnaam
4.4.1. Vast staat dat W.O.C. Lammert van Bueren gedurende de periode van 30 maart 2000 tot 20 november 2012 een onderneming dreef onder de naam 'Beddenhuis Lammerts van Bueren B.V.'. Gesteld nog gebleken is dat W.O.C. Lammerts van Bueren deze handelsnaam niet rechtmatig heeft gevoerd. De voorzieningenrechter stelt voorts vast dat De Koning de handelsnamen 'Beddenhuis Lammerts van Bueren' en 'Lammerts van Bueren First Class in Comfort Beds heeft verkocht aan Magni c.s. Magni, althans J.H. Saurens, heeft vervolgens op 22 maart 2013 - en derhalve slechts vier maanden later - een onderneming opgericht met exact dezelfde handelsnaam. Ter zake de aard van de onderneming, als bedoeld in artikel 5 Hnw, overweegt de voorzieningenrechter dat in voldoende mate is komen vast te staan dat zowel LvB Beheer BV c.s. als Magni c.s. zich richten op - het hogere segment van - de beddenbranche. De conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat de aard van beide ondernemingen grotendeels hetzelfde is. Verder wijst de voorzieningenrechter erop dat Lammerts van Bueren Beheer B.V. en Lin o Lux Lammerts van Bueren B.V. zijn gevestigd in Woerden, terwijl (gedaagde) 'Beddenhuis Lammerts van Bueren B.V.'is gevestigd in De Bilt. Geoordeeld wordt dat de hiermee gemoeide onderlinge afstand niet zodanig is dat elke verwarring daarmee is uitgesloten. Op grond van het voorgaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat LvB Beheer BV c.s. genoegzaam aannemelijk heeft gemaakt dat er bij het publiek verwarring kan ontstaan tussen LvB Beheer BV c.s. enerzijds en Magni c.s. anderzijds. Dat de door W.O.C. Lammerts van Bueren gevoerde onderneming 'Beddenhuis Lammerts van Bueren B.V.' inmiddels failliet is, maakt dit niet anders, gelet op de voormelde periode van vier maanden en het gegeven dat de bekendheid van een handelsnaam ook na een faillissement doorwerkt.

Beeldmerk
4.9. Ten aanzien van de subsidiaire vordering onder a overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Aangezien de naam 'Lammert van Bueren' zowel in meergenoemd Benelux beeldmerk voorkomt als in meergenoemde handelsnamen, wordt geoordeeld dat genoegzaam is komen vast te staan dat dit beeldmerk onlosmakelijk verbonden is aan LvB Beheer BV c.s. Voorts is gebleken dat dit beeldmerk geregistreerd staat op hetzelfde adres als waarop LvB Beheer BV c.s. is geregistreerd. Gelet hierop, alsook in ogenschouw nemend dat de primaire vordering onder a zal worden toegewezen, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat dit deel van de vordering eveneens voor toewijzing in aanmerking komt. Overwogen wordt hierbij nog dat het enkele gegeven dat dit beeldmerk (thans nog) tot de boedel van het failliete 'Beddenhuis Lammert van Bueren B.V.' behoort, niet maakt dat dit beeldmerk aan een (willekeurige) derde kan worden verkocht.

De voorzieningenrechter
5.1. veroordeelt Magni c.s. om binnen acht dagen na betekening van dit vonnis het gebruik van de handelsnamen 'Beddenhuis Lammerts van Bueren' en 'Lammerts van Bueren First Class in Comfort Beds', althans het gebruik van de overeenstemmende bestanddelen 'Lammerts' of Van Bueren' te staken en gestaakt te houden,
5.4. verbiedt De Koning om het Benelux beeldmerk 'Lammerts van Bueren First Class in Comfort Beds' met inschrijvingsnummer 0753696 aan een of meer derde(n) over te dragen of in licentie te verstekken of anderszins te bezwaren,

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Cultra en Sculptra: de tekens klinken niet slechts beperkt gelijk
B) Fout in vergelijkbare diensten, geen uitwerking op rechtmatigheid
C) Bevestiging van het oordeel dat inschrijving te kwader trouw geschiedde

Gerecht EU 11 juli 2013, zaak T-142/12 (Aventis Pharmaceuticals / OHMI - Fasel (CULTRA)) - dossier
Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van de nationale woordmerken „SCULPTRA” voor waren en diensten van de klassen 5, 10 en 44, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 2478/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 26 januari 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling waarbij verzoeksters oppositie tegen de aanvraag om inschrijving van het beeldmerk met het woordelement „CULTRA” voor waren van de klasse 10 is afgewezen. De beslissing van het BHIM wordt vernietigd, omdat het Gerecht EU oordeelt dat de tekens niet slechts beperkt gelijk klinken en conceptueel anders zijn. Op de MARQUES-blog.

51 The Board of Appeal found, in paragraph 26 of the contested decision, that the signs at issue were globally similar to a low degree.
52 That finding cannot be upheld, since it was founded on the incorrect premisses (see paragraphs 42 to 45, 48 and 49 above) that the signs at issue were phonetically similar only to a low degree and that they were conceptually different.
54 In the present case, the Board of Appeal excluded the existence of a likelihood of confusion, despite the identity or similarity of the goods or services at issue.
56 It should be noted that, since the goods and services covered by the trade marks at issue are similar or identical, the exclusion of the existence of a likelihood of confusion between those marks, established in the contested decision, necessarily flows from the inadequate assessment which led the Board of Appeal to its incorrect findings as regards the assessment of the phonetic and conceptual similarity of those trade marks.

Gerecht EU 11 juli 2013, zaak T-197/12 (Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones / OHMI - MIP Metro (METRO)) - dossier
Gemeenschapsmerk – Door de houder van gemeenschapsbeeldmerk in kleur met het woord „GRUPOMETROPOLIS” voor diensten van klasse 36 ingesteld beroep tot vernietiging van beslissing R 2440/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 1 maart 2012 tot verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling die verzoeksters oppositie tegen de aanvraag voor het beeldmerk in kleur met het woord „METRO” voor diensten met name van klasse 36 afwijst. Het beroep wordt afgewezen, dat de kamer van beroep over de vergelijkbaarheid van de beweerde diensten foutief heeft geoordeeld, heeft geen uitwerking op de rechtmatigheid van de beslissing. Een beroep op artikel 6 EVRM strandt.

50 Geboten ist daher die Schlussfolgerung, dass, wie bereits die Widerspruchsabteilung festgestellt hatte, zwischen den fraglichen Dienstleistungen keine Ähnlichkeit besteht, denn selbst wenn man unterstellt, dass die Finanzdienstleistungen für die Verwendung der Immobiliendienstleistungen unerlässlich oder wichtig seien, sind sie dies doch nicht in einem solchen Maße, dass die Verbraucher die Verantwortung für diese Finanzdienstleistungen und Immobiliendienstleistungen demselben Unternehmen zuschreiben würden.

51 Daraus folgt, dass die Beschwerdekammer rechtsfehlerhaft auf eine Ähnlichkeit der fraglichen Dienstleistungen geschlossen hat; dieser Fehler hat jedoch keinerlei Auswirkung auf die Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung, da, wie bereits die Widerspruchsabteilung festgestellt hatte, eine der Anwendungsvoraussetzungen des Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 nicht erfüllt ist.

52 Demgemäß ist der dritte Klagegrund zurückzuweisen, ohne dass es eines Eingehens auf das Vorbringen der Klägerin bedarf, das die von der Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung vorgenommene Prüfung der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen und der Gefahr einer Verwechslung dieser Zeichen betrifft.

Gerecht EU 11 juli 2013, zaak T-321/10 (SA.PAR. / OHMI - Salini Costruttori (GRUPPO SALINI)) - dossier
Gemeenschapsmerk. Kwade trouw. Beroep tot vernietiging van beslissing R 219/20091 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 21 april 2010, waarbij de beslissing van de nietigheidsafdeling is vernietigd en het woordmerk „GRUPPO SALINI”, voor diensten van de klassen 36, 37 en 42, nietig is verklaard, in het kader van het door SA.PAR ingediende verzoek om nietigverklaring. Het beroep wordt verworpen. Op de MARQUES-blog.

33 Hieraan moet worden toegevoegd dat bij de beoordeling of de merkaanvrager te kwader trouw is, tot slot rekening kan worden gehouden met de mate van bekendheid die een teken geniet bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving ervan, aangezien deze mate van bekendheid juist het belang van de aanvrager kan rechtvaardigen om te verzekeren dat zijn teken een ruimere rechtsbescherming geniet (arrest Lindt Goldhase, punt 19 supra, punten 51 en 52). In casu zij erop gewezen dat uit het dossier niet blijkt dat het betwiste merk bij de indiening van de inschrijvingsaanvraag reeds was gebruikt, terwijl vaststaat dat het teken van interveniënte reeds een aantal decennia werd gebruikt en laatstgenoemde de laatste jaren in Italië qua activiteit een significante groei heeft gekend, wat haar bekendheid bij het betrokken publiek heeft versterkt.

34 Uit het voorgaande volgt dat de analyse van de kamer van beroep, die tot de slotsom komt dat verzoekster te kwader trouw was bij de indiening van de merkaanvraag, moet worden bevestigd. Geen van verzoeksters argumenten kan afdoen aan deze conclusie.

Gerecht EU 10 juli 2013, zaak T-3/12 (Kreyenberg / OHMI - Commission (MEMBER OF €e euro experts)) - dossier
Gemeenschapsmerk. Absolute weigeringsgrond. Emblemen van Unie en van haar activiteiten. Bijzonder openbaar belang. Het gebruik van het €uro-symbool. Beroep tot vernietiging van beslissing BHIM en daarmee eerdere toewijzing van de door de Europese Commissie ingestelde nietigverklaring betreffende het beeldmerk bevattende de woordbestanddelen „MEMBER OF €e euro experts” is ingesteld. Het beroep wordt verworpen.

Het feit dat dat een embleem verband houdt met een van de activiteiten van een internationale intergouvernementele organisatie vormt een voldoende bewijs dat de bescherming ervan van openbaar belang is. Het euro-symbool is ongetwijfeld een symbool van een activiteit van de EU, dat bepaalde lidstaten de euro niet als munt hebben, betekent niet dat het ex Verdrag van Parijs en art. 7 lid 1 Verordening is uitgesloten. De vergelijking met het internationale symbool dat recycleerbare producten aanduidt loopt spaak. Dat het euro-symbool „in het leven van elke dag door het publiek louter als een monetair teken wordt opgevat” en niet voor bescherming in aanmerking komt, is onjuist. De mededeling betreffende het gebruik van het euro-symbool staat  niet toe dat het euro-symbool als merk of als bestanddeel van een merk wordt weergegeven of nagebootst.

47 In dit verband preciseert artikel 3, lid 4, VEU dat „[d]e Unie [...] een economische en monetaire unie in[stelt] die de euro als munt heeft”. Het euro-symbool is dus ongetwijfeld het symbool van een activiteit van de Europese Unie. Op basis van de enkele omstandigheid dat bepaalde lidstaten de euro niet als munt hebben, kan niet worden geconcludeerd dat dit symbool, waarvan uit de stukken niet blijkt dat het regelmatig aan de verdragsluitende Staten bij het Verdrag van Parijs is meegedeeld, van de bij artikel 7, lid 1, sub i, van verordening nr. 207/2009 ingevoerde beschermingsregeling is uitgesloten.

51 Ten derde betoogt verzoeker dat het BHIM de bij artikel 7, lid 1, sub i, van verordening nr. 207/2009 verleende bescherming heeft geweigerd voor „andere belangrijke symbolen, zoals het internationale symbool dat recycleerbare producten aanduidt”. De wettigheid van de beslissingen van de kamers van beroep moet evenwel alleen op basis van verordening nr. 207/2009 en van de andere op het geding toepasselijke bepalingen, zoals uitgelegd door de Unierechter, worden beoordeeld en niet op basis van een eerdere beslissingspraktijk van het BHIM [arrest Hof van 26 april 2007, Alcon/BHIM, C‑412/05 P, Jurispr. blz. I‑3569, punt 65, en arrest Gerecht van 2 mei 2012, Universal Display/BHIM (UniversalPHOLED), T‑435/11, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 37]. Dit geldt des te meer daar verzoeker niet aangeeft hoe de oplossing die het BHIM voor het „internationale symbool dat recycleerbare producten aanduidt” heeft gehanteerd, op de onderhavige zaak kan worden toegepast.

53 Verzoeker stelt dat het euro-symbool „in het leven van elke dag door het publiek louter als een monetair teken wordt opgevat”. Zelfs indien het eerste onderdeel van het middel wordt afgewezen, komt dit symbool – als monetair teken – volgens hem niet in aanmerking voor bescherming volgens artikel 7, lid 1, sub i, van verordening nr. 207/2009.

55 Om te beginnen blijkt evenwel nergens uit dat het euro-symbool, te weten een embleem dat verband houdt met een actiegebied van de Europese Unie, van de toepassingssfeer van artikel 7, lid 1, sub i, van verordening nr. 207/2009 kan worden uitgesloten wegens het enkele feit dat het een „monetair teken” is. Voorts staat de mededeling betreffende het gebruik van het euro-symbool niet toe dat het euro-symbool als merk of als bestanddeel van een merk wordt weergegeven of nagebootst. De Commissie verzoekt alle muntgebruikers in dit document immers louter „om het [euro-]symbool te gebruiken telkens als een herkenbaar teken nodig is om bedragen in euro aan te geven, bijvoorbeeld in prijslijsten, op facturen, op cheques en in alle overige rechtsinstrumenten”.

67 Verzoeker stelt dat de kamer van beroep zich ten onrechte aldus heeft uitgesproken. Volgens hem omvat het betrokken merk namelijk geen „identieke” reproductie van het euro-symbool, maar enkel een „gewijzigde” weergave ervan. De betrokken afbeelding heeft niet dezelfde kleur als het euro-symbool, zoals dit in de mededeling betreffende het gebruik van het euro-symbool is beschreven. In tegenstelling tot dit symbool vertoont de afbeelding een kleurverloop. Bovendien is zij „gefuseerd” met de letter „e”. Ten slotte ís de onderste kromming ervan langer dan die van dat symbool.

70 Zelfs indien verzoeker zou hebben willen stellen dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat het betrokken merk een nabootsing van het euro-symbool omvatte, had zijn betoog hoe dan ook niet kunnen slagen.

71 De verschillen tussen de weergave van het in het betrokken merk afgebeelde euro-symbool en dit symbool zelf zijn immers onvoldoende groot aanzienlijk om deze weergave louter als een nabootsing aan te merken.

Gerecht EU 11 juli 2013, zaak T-208/12 (Think Schuhwerk / OHMI (Extrémités rouges de lacets de chaussures) - dossier
Gemeenschapsmerk. Vorm/kleurmerk (vgl. oranje sokkenpunten, IEF 9811). Fashion. Absolute weigeringsgronden altijd voor het algemeen belang. Ontbreken van onderscheidend vermogen voor het rode uiteinde van schoenveters. Vernietiging van beslissing R 1552/20111 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 23 februari 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker van de inschrijving van een merk dat de bescherming beoogt van de rode veteruiteinden van schoenen voor waren van klasse 25.

Het beroep wordt afgewezen. Rode schoenvetereinden die zijn aangemeld als 'Positionsmarke' [red. een merk met een bepaalde positie op of aan het product]. Verzoekster heeft geen bewijs kunnen leveren dat andere schoenontwerpen wezenlijk anders zijn of dat de roodgekleurde schoenvetereinden van de normen of gebruiken in de branche afwijken. Het beroep dat er geen algemeen belang bestaat om het aangemelde merk niet vrij te houden, wordt eveneens afgewezen. Iedere absolute weigeringsgrond is namelijk in het licht van het algemeen belang uit te leggen (r.o. 50 e.v.).

22 Die Klägerin trägt vor, es sei nicht ihre Sache, umfassend die Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke nachzuweisen. Sie habe jedoch Nachweise beigefügt, die zeigten, dass eine Marke, die rote Schnürsenkelenden aufweise, von den angesprochenen Verkehrskreisen als Herkunftshinweis verstanden werde.

35 Im vorliegenden Fall besteht die Anmeldemarke, wie in der Anmeldung beschrieben, aus roten Schnürsenkelenden für Schnürschuhe. Wie die Beschwerdekammer feststellte, ist die Anmeldemarke eine „Positionsmarke“, was die Klägerin bestätigt. Diese Marke besteht in der roten Farbe, die an einer spezifischen Stelle der Schnürsenkel, ihrem Ende, an Schnürschuhen angebracht ist.

43 Das Vorbringen der Klägerin, die Beschwerdekammer habe fehlerhaft angenommen, die maßgeblichen Verkehrskreise bestünden aus dem allgemeinen Publikum, welches einen durchschnittlichen Grad an Aufmerksamkeit aufbringen werde, ist daher zurückzuweisen.

44 Was zweitens die Behauptung der Klägerin betrifft, eine Reihe von Schuhdesigns käme im vorliegenden Fall nicht in Betracht, da sie Herstellerin von Wellness-Schuhen sei, genügt die Feststellung, dass das HABM bei der Prüfung der Eintragungsfähigkeit eines Zeichens nur, vorbehaltlich späterer Änderungen der Anmeldung, das in dieser enthaltene Warenverzeichnis berücksichtigen kann (vgl. in diesem Sinne Urteil Orange Einfärbung des Zehenbereichs einer Socke, oben in Randnr. 31 angeführt, Randnr. 42). Im vorliegenden Fall werden jedoch im Verzeichnis der von der Anmeldemarke erfassten Waren ohne weitere Spezifizierung nur „Schuhwaren, insbesondere Schnürsenkel“ genannt.

49 Da die Beschwerdekammer feststellte, dass es auf dem Markt für Schuhe eine große gestalterische Vielfalt, insbesondere hinsichtlich der Farbgebung, gebe und dies die Gestaltung von Schnürsenkeln einschließe, was die Klägerin nicht bestreitet, kann die Klägerin nicht geltend machen, die roten Schnürsenkelenden wichen erheblich von der Norm oder Üblichkeit in der Branche ab. Darüber hinaus hat die Klägerin nichts vorgebracht, was dafür spräche, dass die maßgeblichen Verkehrskreise die Einfärbung von bestimmten Teilen von Schnürsenkeln gewöhnlich als betrieblichen Herkunftshinweis wahrnähmen.

50 Viertens ist auch das Vorbringen der Klägerin zurückzuweisen, es bestehe kein Allgemeininteresse daran, dass die Anmeldemarke für den Verkehr freigehalten werde.

51 Nach der Rechtsprechung ist nämlich jedes absolute Eintragungshindernis im Licht des ihm zugrunde liegenden Allgemeininteresses auszulegen. Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 untersagt die Eintragung als Gemeinschaftsmarke von Zeichen oder Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen dienen können, für die die Eintragung beantragt wurde, da er das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, dass solche Zeichen oder Angaben von allen frei verwendet werden können und somit verfügbar bleiben. Hingegen ist dieses Kriterium, wonach Marken, die im geschäftlichen Verkehr gewöhnlich für die Präsentation der betreffenden Waren oder Dienstleistungen verwendet werden können, nicht eintragungsfähig sind, zwar im Rahmen von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c relevant, aber nicht dasjenige, das für die Auslegung des Buchst. b dieses Absatzes gilt (Urteil des Gerichtshofs vom 12. Januar 2006, Deutsche SiSi-Werke/HABM, C‑173/04 P, Slg. 2006, I‑551, Randnrn. 62 und 63 und die dort angeführte Rechtsprechung; Urteil Auf einer Seite nach außen gewölbtes Rechteck in Purpur, oben in Randnr. 48 angeführt, Randnr. 38).

Rechtbank Den Haag 10 juli 2013,  HA ZA 12-1270 (Kuchenmeister GMBH tegen Lotte CO.LTD.)
Merkenrecht. Onvoldoende gebruik voor reële commerciële exploitatie. Merk vervallen verklaard. Kuchenmeister drijft een onderneming in de banketbakkersbranche. Zij heeft een licentie verleend aan Nestlé voor het op de markt brengen van koekjes onder het merk KOALA in België. Kuchenmeister is houder van de internationale merkinschrijvingen woordmerk KOALA en woord-beeldmerk KOALA, met gelding in de Benelux. Lotte is een Japanse onderneming die actief is in de zoetwarenbranche. Zij is houder van de internationale merkinschrijving met gelding in de Benelux voor het woordmerk KOALA.

In conventie vordert Kuchenmeister succesvol dat de rechtbank het recht op het Benelux-deel van het Lotte merk vervallen verklaart en ambtshalve de doorhaling daarvan uitspreekt. De reconventionele vordering tot stake van de merkinbreuk wordt afgewezen. Van koekjes mag in beginsel enige kwantiteit van de afzet worden verwacht. Dat zij zijn bestemd voor een niche markt, te weten Aziatische specialiteitenwinkels, neemt niet weg dat er wel sprake moet zijn van een (voor die markt) reëel commercieel gebruik.

Lotte wijst er op dat de producten bestemd zijn voor een niche markt, te weten Aziatische specialiteitenwinkels, zodat in dit geval geen grote kwantiteit van de afzet vereist is. Dat neemt echter niet weg dat er ook in geval van een niche markt wel sprake moet zijn van een (voor die markt) reëel commercieel gebruik. Voorts moet bedacht worden dat de onderhavige waren koekjes zijn, goedkope consumptieproducten met een houdbaarheidsdatum. Van een dergelijk product mag in beginsel enige kwantiteit van de afzet worden verwacht. Lotte heeft bovendien niet gesteld wat de gebruiken in die niche markt zijn, die maken dat het zeer beperkte gebruik in die markt toch gerechtvaardigd moet worden geacht om marktaandeel te verwerven of te behouden.

De rechtbank is van oordeel dat het gebruik (door Lotte) onvoldoende is (mede door de kwantiteit) om te kunnen spreken van een reële commerciële exploitatie die gericht is op het verkrijgen of behouden van een afzet in de Benelux. De rechtbank verklaart het merk vervallen en spreekt doorhaling daarvan ambtshalve uit.

De beoordeling - in conventie en reconventie
Normaal gebruik?
4.11. Uit het voorgaande volgt dat het enige gebruik in de Benelux dat de rechtbank feitelijk kan vaststellen er uit bestaat dat er koekjes voorzien van het Lotte merk in 2008 in Nederland zijn aangetroffen door de VWA en dat Liroy het Lotte merk sinds 2010 vermeldt op haar website.
4.12. De rechtbank is van oordeel dat dit gebruik onvoldoende is om te kunnen spreken van een reële commerciële exploitatie door Lotte die gericht is op het verkrijgen of behouden van een afzet in de Benelux. Lotte wijst er op dat de producten bestemd zijn voor een niche markt, te weten Aziatische specialiteitenwinkels, zodat in dit geval geen grote kwantiteit van de afzet vereist is. Dat neemt echter niet weg dat er ook in geval van een niche markt wel sprake moet zijn van een (voor die markt) reëel commercieel gebruik. Enige aanwezigheid van Lotte Koala koekjes in Nederland in 2008 en de vermelding van het Lotte merk op de website van een derde, Liroy, vormen, zonder nadere onderbouwing op welke wijze daarmee door Lotte getracht wordt marktaandeel in de Benelux te verwerven of te behouden, volstaan daarbij niet. Lotte heeft niet concreet aangegeven op welke wijze zij zelf (of Lotte China) probeert in de Benelux een afzet voor de Koala koekjes te vinden of te behouden. Ter comparitie is door de advocaat van Lotte verklaard dat er aan Liroy vanaf 2003 koekjes zijn geleverd voorzien van het Lotte merk als er bij Liroy vraag was. Die situatie duidt niet op een actieve poging van Lotte om marktaandeel in de Benelux te verwerven of te behouden voor haar Koala koekjes. Voorts moet bedacht worden dat de onderhavige waren koekjes zijn, goedkope consumptieproducten met een houdbaarheidsdatum. Van een dergelijk product mag in beginsel enige kwantiteit van de afzet worden verwacht. Daarnaast koopt het relevante publiek waarschijnlijk ook koekjes op de algemene markt, zodat deze producten tot op zekere hoogte ook concurreren met waren die buiten deze niche worden verhandeld. Lotte heeft ook niet gesteld welk marktaandeel haar koekjes in die specifieke niche markt in de Benelux hebben. Zij heeft bovendien niet gesteld wat de gebruiken in die niche markt zijn, die maken dat het zeer beperkte gebruik in die markt toch gerechtvaardigd moet worden geacht om marktaandeel te verwerven of te behouden.
4.13. De rechtbank stelt derhalve vast dat er in de relevante periode geen normaal gebruik van het Lotte merk is gemaakt, zodat zij in conventie het Lotte merk vervallen zal verklaren en overeenkomstig artikel 4.5 lid 3 BVIE de doorhaling daarvan ambtshalve zal uitspreken.

Reconventie
4.14. Uit het voorgaande volgt dat de vorderingen van Lotte in reconventie niet voor toewijzing in aanmerking komen.