Alle rechtspraak  

Hof van Beroep Brussel 28 mei 2013, 2009/AR/2273 (Academy of Motion Picture Arts and Sciences tegen Belfius Insurance Belgium N.V. [voorheen DVV])
Uitspraak ingezonden door Jeroen Muyldermans en Paul Maeyaert, Altius.
Merkenrecht. Bekend merk. In navolging van IEF 8274 waar is geoordeeld dat het Benelux en gemeenschapsmerk ´OSCAR` van The Academy wel degelijk geldig is en niet gebruikelijk is (geworden) voor het aanduiden van prijzen in het algemeen. DVV voert aan dat op het moment van inschrijving de Oscar-merken een gebruikelijk teken was en daarom wordt de vordering van nietigverklaring gesteund. Tevens zou er geen sprake zijn van niet-normaal gebruik [artt. 2.28 lid 1 sub d (p.14), 2.26 lid 2 sub b (p.17) en sub a BVIE (p.23]. DVV slaagt niet in het bewijs dat The Academy gedurende vijf opeenvolgende jaren geen normaal gebruik van de merken heeft gemaakt.

Het hof oordeelt dat the Academy voldoende heeft aangetoond dat diensten die zij aanbiedt en levert en waarvoor de Oscar-merken zijn ingeschreven, met name het verlenen en uitreiken van een prijs ter aanmoediging van personen om uit te blinken in de filmindustrie, het houden van een jaarlijkse prijzenceremonie en het organiseren daarvan, aangeboden en gebruikt worden onder het merk OSCAR. De Oscar-merken zijn bekende merken. (p. 27) en The Academy kan zich succesvol beroepen op 2.20 lid 1 sub c, maar niet op sub a, omdat er geen sprake is van gebruik van respectieve tekens voor dezelfde diensten. DVV biedt diensten van verzekering aan, en reikt een prijs uit aan voorbeeldige chauffeurs. De inbreuk op een merkenrecht ex art. 95 WMPC is gegrond.

Het hof zegt voor recht dat DVV merkinbreuk pleegt door het voeren van het teken OSCAR, DVV OSCAR en/of het beeldmerk DVV OsCar. Er is een reëel risico op verwatering en er is geen geldige reden om gebruik te maken van het aangevochten teken. DVV wordt veroordeeld in alle kosten van het geding, begroot op €459,19 + €11.000 + €186 + €11.000.

Leeswijzer:
p.10: De Middelen van The Academy
p.10: De Middelen van DVV
p.14: De tegenvordering - vordering tot nietigverklaring van de Oscar merken
p.17: De vordering tot vervallenverklaring van de Oscar merken gesteund op artikel 2.26.2 b. BVIE en artikel 51.1.b GMVO
p.23: De vordering tot vervallenverklaring van de Oscar merken gesteund op artikel 2.26.2.a. BVIE en 51.1.a. GMVO
p.34: De vordering gesteund op artikel 2.20.1.c BVIE en 9.1. c GMVO
p.34: Het gebruik van het aangevochten teken vindt plaats in het economische verkeer
p.37: Het aangevochten teken wordt gebruik voor niet-soortgelijke diensten
p.37: het aangevochten teken stemt overeen met het oudere merk
p.43: De inbreukmaker heeft geen "geldige reden" om gebruik te maken van het aangevochten teken
p.44: Art. 2.20.1.a BVIE en 9.1.a. GMVO
p.45: De aangevoerde inbreuk op artikel 95 WMPC

Vzr. Rechtbank Rotterdam 10 juni 2013, LJN CA2808 (KMI-Music Bank tegen KRG Asian-Food B.V.)
Overdracht auteursrecht. Merkenrecht. Spoedeisend belang ontbreekt vanwege ompakken. KMI handelt in rijst. Asian-Food is een groothandel in levensmiddelen. KMI vordert een staking van het plegen van auteursrechtinbreuk op de President-rijstzak, als ook staking van het gebruik van het beeldmerk PRESIDENT.

Het spoedeisend belang ontbreekt, nu Asian-Food heeft aangegeven 21.000 kilo rijst, die is verpakt in Present-rijstzakken, op de Nederlandse markt in de verkoop te gaan brengen, zij het, dat is toegezegd dat deze partij zal worden omgepakt. De President-rijstzak is een werk in de zin van art. 10 lid 1 sub 11 Aw, echter de verklaring van de creatieve director van Oberoi Multimedia - die in opdracht de zakken heeft ontworpen - dat alle IE-rechten zijn overgedragen aan X, bewijst niet dat KMI rechthebbende is.

De voorzieningenrechter oordeelt dat KMI jegens Asian-Food geen beroep toekomt op auteursrecht met betrekking tot de President-rijstzak. De gevraagde voorziening wordt afgewezen en kan worden daargelaten of de Present-rijstzak, gelet op het uiterlijk, al dan niet inbreuk maakt.

Nu enerzijds nog slechts sprake is van één partij rijst, zij het een aanzienlijke, en Asian-Food heeft toegezegd te zullen ompakken en verder slechts de nieuwe zakken te zullen gebruiken en anderzijds de belangen van KMI nauwelijks zijn onderbouwd, ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding om anders te beslissen.

4.1. Het overigens gevorderde zal reeds worden afgewezen vanwege het ontbreken van spoedeisend belang. Asian-Food heeft ter zitting verklaard dat zij bij al haar overige handelsactiviteiten die zien op de verkoop van Golden Sella Basmati rijst is overgestapt op een ander verpakkingsmateriaal, waarvan tussen partijen vast staat dat dit geen inbreuk maakt op enig recht van KMI. KMI heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt en met stukken onderbouwd dat er thans overigens sprake is van een grootschalige inbreuk op de door KMI gepretendeerde auteursrechten op de President-rijstzak (zie bijlage 2), waardoor KMI schade lijdt.
De vermelding van President op de site dateert van bijna 6 maanden terug en is dus nu niet van belang.

Voor de vermelding van Present Golden Silla Basmati Rice op haar website heeft Asian-Food ter zitting een deugdelijke verklaring gegeven, terwijl voorts die enkele vermelding (zonder afbeelding, want dat daarvan sprake is is niet aannemelijk) wat daarvan zij, geen inbreuk maakt op enig (mogelijk) auteursrecht van KMI. KMI heeft haar vorderingen uitdrukkelijk louter op haar (gestelde) auteursrechten op de President-rijstzakken gebaseerd.

4.5.2.  Dat er, los van de weergave van het uiterlijk van het woord President, geen enkele subjectieve, creatieve keuze door de ontwerper van de President-rijstzak is gemaakt, is niet aannemelijk geworden. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter zijn bij het ontwerpen van een dergelijke zak weliswaar enige technische uitgangspunten in het geding (zoals de afsluitbaarheid) maar vallen ten aanzien van het uiterlijk in voldoende mate creatieve keuzes te maken. Dat is ook gebeurd, naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter, zijn in het uiterlijk van de President-rijstzak - voor wat betreft de specifieke vormgeving van het kader, de rijstafbeelding en de letters duidelijk creatieve keuzes gemaakt, die met behoud van de functionaliteit ook anders hadden kunnen worden gemaakt. Uit de President- rijstzakken blijkt in voldoende mate van persoonlijke, creatieve keuzes van de maker.
Uit de andere getoonde zakken blijkt voorts, dat die keuzes, met behoud van de functionaliteit en de stijl, anders gemaakt kunnen worden.
Zoals Asian-Food terecht opmerkt dienen de - niet auteursrechtelijk beschermde - louter technisch bepaalde aspecten buiten beschouwing te blijven, zoals de maat van de zak, het handvat en de rits etc., maar meer dan dat ook niet. De onder 4.5.1 bedoelde toets kan de President-rijstzak voorshands dus doorstaan.

4.5.3.  Naar voorlopig oordeel moet de conclusie zijn dat de President-rijstzak als een werk in de zin van artikel 10, eerste lid sub 11 Aw moet worden aangemerkt.

4.6. De verklaring van de creatieve Director van Oberoi, dat alle IE-rechten in 2005 aan [X] zijn overgedragen, bewijst niet dat KMI nu rechthebbend is. (...) Asian-Food stelt, dat zij President-zakken al geruime tijd op de markt bracht, dat haar zijdens KMI toen werd bericht dat dat niet langer de bedoeling was, omdat KMI dat zelf wilde doen, en dat Asian-Food toen zelf de Present-zak heeft ontworpen. Anders dan KMI meent blijkt daaruit de inbreuk niet. Subjectieve kwade trouw van de zijde van Asian-Food is onvoldoende aannemelijk, gelet op de toelichting ter zitting van Asian-Food (aangaande ondermeer het depot van het merk), maar belangrijker is de onduidelijkheid aangaande het auteursrecht en de rechten van KMI in dat verband; dat KMI niet de oorspronkelijk auteursrechthebbende is, staat immers vast.

Dat betekent dat binnen dit kort geding onvoldoende aannemelijk is geworden dat KMI rechthebbende is op de auteursrechten op de President-rijstzak in Nederland en dus ook, dat Asian-Food daarop inbreuk maakt.

4.7.  Nu de voorzieningenrechter tot het voorlopig oordeel komt dat KMI jegens Asian-Food geen beroep toekomt op auteursrecht met betrekking tot de President-rijstzak, dient de onder A gevraagde voorziening reeds op die grond te worden afgewezen en kan worden daargelaten of de Present-rijstzak, gelet op het uiterlijk, al dan niet inbreuk maakt.
De overige weren behoeven geen verdere bespreking.

Nu enerzijds nog slechts sprake is van één partij rijst (zij het een aanzienlijke) en Asian-Food heeft toegezegd te zullen ompakken en verder slechts de nieuwe zakken te zullen gebruiken en anderzijds de belangen van KMI nauwelijks zijn onderbouwd, ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding om in het kader van een belangenafweging anders te beslissen.
Indien eventueel te zijner tijd in een bodemprocedure KMI in het gelijk gesteld wordt lost een en ander zich op in een schadevergoeding.

Rechtbank Rotterdam 17 april 2013, LJN CA2733 (De Scheidingsmakelaar B.V. tegen gedaagde)
Merkenrecht. Franchise. Uitleg vaststellingsovereenkomst in kader van beëindiging franchiseovereenkomst. Verbod toegewezen. De Scheidingsmakelaar vordert succesvol een verbod (direct of indirect) gebruik te maken van de merken, handelsnamen, modellen en know-how van de franchiseformule van De Scheidingsmakelaar, op straffe van verbeurte van een gemaximeerde dwangsom van € 500,00 per overtreding / per dag.

Het gebruik van dat woord vormt geen inbreuk op de handelsnaam en evenmin op het merkenrecht nu sprake is van een generieke term, aldus gedaagde. De Scheidingsmakelaar beroept zich op het beeldmerk. Dat neemt echter niet weg dat gedaagde zich ertoe heeft verbonden om zich te profileren onder een naam die niet slaafs gelijkt op die van de franchisegever.

Ten aanzien van het eerste geval (de website) zou betoogd kunnen worden dat slechts sprake is van een beschrijving van de beroepsgeschiedenis van gedaagde. De wijze waarop dat plaatsvindt, in het bijzonder door De Scheidingsplanner vetgedrukt te gebruiken, kan ertoe leiden dat de naam wordt benadrukt en wordt meegelift op de naam bij het intikken van zoeknamen in zoekmachines op internet.

Met betrekking tot het tweede geval (de advertentie, onduidelijk in of voor welk medium) acht de rechtbank van belang dat in de advertentie meermalen het woord scheidings-makelaar zonder achtervoegsel voorkomt. Het ontbreken van het voorvoegsel “de” levert te weinig onderscheiding op om niet te kunnen oordelen dat geen sprake is van slaafse nabootsing. Ten aanzien van beide situaties overweegt de rechtbank voorts dat als gevolg van de slaafse nabootsing ook gevaar voor verwarring te duchten is. Het gevorderde verbod wordt toegewezen.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft gedaagde haar verplichtingen uit hoofde van de vaststellingsovereenkomst geschonden en handelt zij tevens in strijd met artikel 5 HNW.

4.3.  [gedaagde] stelt zich verder op het standpunt dat De Scheidingsmakelaar het woord scheidingsmakelaar niet langer kan monopoliseren. Het gebruik van dat woord vormt geen inbreuk op de handelsnaam en evenmin op het merkenrecht nu sprake is van een generieke term. Met het woord wordt ook geen inbreuk gemaakt op het beeldmerk. In verband hiermee vordert [gedaagde] een verklaring voor recht dat het woord door derden, en dus ook door haar, kan worden gebruikt. Het belang bij die verklaring voor recht is gelegen in het voorkomen van procedures voor iedere keer dat zij het woord scheidingsmakelaar gebruikt.

5.2.  De hoofdvordering van De Scheidingsmakelaar betreft een vordering tot betaling van verbeurde boetes, waartoe De Scheidingsmakelaar zich beroept op artikel 15 van de franchiseovereenkomst en op de vaststellingsovereenkomst.
De rechtbank constateert dat het boetebeding in de franchiseovereenkomst niet is opgenomen onder het kopje Slot- en Postcontractuele bepalingen. Dat kopje ziet, blijkens de tekst van artikel 16 van de franchiseovereenkomst, op bepalingen die ook na beëindiging van de franchiseovereenkomst van kracht zouden blijven. Deze slot- en postcontractuele bepalingen betreffen - uitsluitend - de artikelen 17 tot en met 23 van de franchise-overeenkomst. Opmerkelijk is dat geen van deze artikelen verwijst naar het in artikel 15 van de franchiseovereenkomst opgenomen boetebeding. Dat neemt niet weg dat de strekking van een boetebeding veelal meebrengt dat zij postcontractuele werking heeft. Dat is echter niet altijd het geval. De rechtbank constateert voorts dat de vaststellingsovereenkomst geen boetebeding bevat.


5.5.  Voor het antwoord op de vraag of het gevorderde verbod gebruik te maken van merk, handelsnaam, modellen en knowhow toewijsbaar is, zal de rechtbank eerst beoordelen of sprake is (geweest) van overtreding van de afspraken zoals die zijn neergelegd in de artikelen 2, 3 en 4 van de vaststellingsovereenkomst. Alleen in geval van overtreding bestaat immers belang bij een verbod versterkt met een dwangsom ter voorkoming van herhaling van die overtredingen. Hierbij moet naar het oordeel van de rechtbank een onderscheid worden gemaakt tussen [gedaagde] en de Nederlandse Vereniging van Scheidingsmakelaars, welke laatste partij overigens niet in dit geding in rechte is betrokken.
5.5.1.  De rechtbank stelt voorop dat De Scheidingsmakelaar zelf stelt dat zij slechts rechthebbende is op het beeldmerk De ScheidingsMakelaar. Daar leidt de rechtbank uit af dat zij niet de rechthebbende is op de merknaam De Scheidingsmakelaar, welke merknaam blijkbaar niet geclaimd is. Dat neemt niet weg dat [gedaagde] zich ertoe heeft verbonden om zich te profileren onder een naam die niet (cursivering rechtbank) slaafs gelijkt op die van de franchisegever. Het is haar, op grond van de vaststellingsovereenkomst derhalve verboden om zich te profileren onder een naam die daar wel slaafs op lijkt. Dat is een verbod dat qua strekking overeenkomt met het verbod van art 5 Handelsnaamwet (Hnw). Dat artikel verbiedt het voeren van een handelsnaam die slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam die eerder al rechtmatig door een andere onderneming werd gevoerd, voor zover daardoor verwarring te duchten is.
Naar het oordeel van de rechtbank heeft [gedaagde] in dezen haar verplichtingen uit hoofde van de vaststellingsovereenkomst geschonden en middels de door haar opgerichte B.V. tevens in strijd met artikel 5 HNW gehandeld. Dat heeft zij onder meer gedaan door op de website van het bedrijf waarvan zij oprichter en directeur is (zie productie 8 bij dagvaarding) de woorden De Scheidingsmakelaar vetgedrukt op te nemen en voorts door (haar bedrijf) te (laten) adverteren (zie productie 10 bij dagvaarding) onder de naam Scheidingsmakelaar Scheidingscentrum Nederland en het herhaaldelijk gebruiken van het woord scheidingsmakelaar in advertenties. Ten aanzien van het eerste geval (de website) zou betoogd kunnen worden dat slechts sprake is van een beschrijving van de beroeps-geschiedenis van [gedaagde]. In de kern is dat niet helemaal onjuist, maar de wijze waarop dat plaatsvindt, in het bijzonder door De Scheidingsmakelaar vetgedrukt te gebruiken, brengt de rechtbank tot het oordeel dat een en ander in ieder geval mede is ingegeven om op die naam de nadruk te vestigen. Daarnaast kan alleen al het gebruik van de naam ertoe leiden dat meegelift wordt op de naam (De) Scheidingsmakelaar bij het intikken van zoeknamen in zoekmachines op internet.
Met betrekking tot het tweede geval (de advertentie, onduidelijk in of voor welk medium) acht de rechtbank van belang dat in de advertentie meermalen het woord scheidings-makelaar zonder achtervoegsel voorkomt. Het ontbreken van het voorvoegsel “de” levert te weinig onderscheiding op om niet te kunnen oordelen dat geen sprake is van slaafse nabootsing. Dat aan de kop van de advertentie het achtervoegsel Scheidingscentrum Nederland staat, maakt het oordeel dat ook op dit punt sprake is van slaafse nabootsing niet anders. Daarbij zou ten aanzien van willekeurige derden nog kunnen worden overwogen dat gebruik van het woord scheidingsmakelaar niet zonder meer inbreuk op de rechten van De Scheidingsmakelaar maakt. Gegeven echter de achtergrond van [gedaagde] en de inhoud van de vaststellingsovereenkomst ligt dat voor haar anders. Van haar had verwacht mogen worden dat zij een andere naam althans in ieder geval een ander achtervoegsel achter het woord scheiding had geplaatst.
Ten aanzien van beide situaties overweegt de rechtbank voorts dat als gevolg van de slaafse nabootsing ook gevaar voor verwarring te duchten is. In dit kader is de rechtbank van oordeel dat ten eerste belang moet worden gehecht aan het feit dat [gedaagde] oprichter is van het bedrijf waarvan zij directeur is en dat zij de naam voor dat bedrijf heeft gekozen. Ten tweede is van belang dat zij c.q. Scheidingscentrum Nederland naar aanleiding van de sommatie van De Scheidingsmakelaar het gebruik van het woord scheidingsmakelaar hebben gestaakt. Ten derde zij overwogen dat de strekking van de vaststellingsovereen-komst niet anders kan zijn dan dat iedere profilering, derhalve ook een indirecte, onder een naam die slaafs gelijkt op die van De Scheidingsmakelaar verboden is. Het zou immers anders wel heel erg eenvoudig zijn om de verplichtingen uit de overeenkomst te omzeilen door het optuigen van een vennootschapsrechtelijke constructie. Gelet op alles wat gesteld is en de proceshouding van [gedaagde], die zichzelf ook wel grotendeels met de door haar opgerichte B.V. vereenzelvigt in haar uitlatingen in deze procedure, is de rechtbank van oordeel dat het handelen van die B.V. in deze volledig aan [gedaagde] kan worden toegerekend.
Voor wat betreft de vereniging overweegt de rechtbank dat onvoldoende gebleken is dat de vereniging gebruik maakt van de handelsnaam De Scheidingsmakelaar. Het enkele gebruik van het woord scheidingsmakelaar in de naam van de vereniging is daarvoor naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende. Naar komt het volgende bij. De naam van de Nederlandse Vereniging van Scheidingsmakelaars duidt, net zoals zoveel Nederlandse verenigingen van andere beroepen, op een branche- of beroepsorganisatie. Daar komt nog bij dat De Scheidingsmakelaar niet heeft onderbouwd dat het erop zou lijken dat dit een vereniging van franchisenemers van De Scheidingsmakelaar zou zijn, en evenmin dat het gebruik van de naam van de vereniging verwarring in de hand wekt. De rechtbank overweegt op dit punt ten slotte, maar ook ten overvloede, nog dat het nog maar de vraag is of en in hoeverre [gedaagde] en de vereniging vereenzelvigd kunnen worden. Weliswaar heeft [gedaagde] de vereniging opgericht en is zij daarvan thans voorzitter maar blijkens het uittreksel uit het handelsregister is sprake van een driekoppig bestuur en gesteld noch gebleken is dat [gedaagde] het daarin (doorslaggevend) voor het zeggen heeft.
5.5.2.  Op het punt van de modellen en de knowhow gaat het, zo begrijpt de rechtbank, om het gebruik van de algemene voorwaarden, het convenant, de opdrachtbevestiging en het ouderschapsplan die één op één zouden zijn overgenomen. De Scheidingsmakelaar heeft haar stellingen op dit punt met producties onderbouwd en [gedaagde] heeft niet betwist dat Scheidingscentrum Nederland de modellen en knowhow gebruikt. [gedaagde] stelt zich weliswaar op het standpunt dat zij hier niet op in hoeft te gaan maar dat had wel van haar verwacht mogen worden. Uit het voorgaande vloeit voort dat [gedaagde] verantwoordelijk kan worden gehouden voor het gebruik van een en ander. Uit de vaststellingsovereenkomst volgt dat dit gebruik verboden is. Gelet op het gebruik heeft De Scheidingsmakelaar dan ook belang bij afdwinging van dat verbod versterkt door een dwangsom.
De rechtbank overweegt verder dat ten aanzien van de vereniging niet gesteld of gebleken is dat deze modellen en/of knowhow gebruikt.
5.5.3.  Dit alles betekent dat het gevorderde verbod kan worden toegewezen voor zover het de handelsnaam, de modellen en de knowhow betreft. Van gebruikmaking van het merk, in de vorm van louter het beeldmerk, is onvoldoende gebleken. Dit verbod raakt [gedaagde] direct, maar, zoals uit het vorenstaande blijkt ook indirect. Dat indirecte ziet dan op en moet bij gebreke aan andere stellingen en informatie beperkt blijven tot Scheidingscentrum Nederland, zoals in het dictum zal worden bepaald. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt en gemaximeerd als in het dictum bepaald.

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Verwarringsgevaar Btwin hoeft niet aangetoond te worden onder niet Engels sprekend publiek.
B) Het ontbeert Inspired by efficiency aan onderscheidend vermogen, het is een reclameslogan.
C) Tussen PHARMASEE en PHARMASTREET bestaat geen verwarringsgevaar.
D) Het ontbeert „INNOVATION FOR THE REAL WORLD” aan onderscheidend vermogen, het is een reclameslogan.
E) Er bestaat verwarringsgevaar tussen NICORETTE en NICORONO.

Gerecht EU 4 juni 2013, zaak T-514/11 (i-content / OHMI - Decathlon (BETWIN)) - dossier
A) Gemeenschapsmerk. Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk „BETWIN”, voor waren van onder meer de klassen 25, 26 en 28, strekkende tot vernietiging van beslissing R 1816/2010-1 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 30 juni 2011, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling houdende gedeeltelijke weigering van inschrijving van dat merk in het kader van de oppositie van de houder van de nationale beeldmerken en het gemeenschapsbeeldmerk die het woordelement „bTwin” bevatten, voor waren van onder meer de klassen 25 en 28. Het beroep slaagt gedeeltelijk voor zover het gaat om de waren in klasse 28. De kamer van beroep heeft correct geoordeeld dat er verwarringsgevaar bestond zonder dat er aangetoond hoefde te worden dat er sprake is van verwarring, ook voor het niet Engels sprekende deel van het relevante publiek. Op de MARQUES-blog.

27 (...) The Opposition Division took the view that the other contested goods in Class 28 are various kinds of sporting and gymnastic articles and various games and playthings. In that regard, the Opposition Division took the view that, since the earlier mark protects ‘gymnastic and sporting articles’, the goods covered by that mark are similar to all the goods covered by the mark applied for, because they share the same purpose, the same distribution channels and the same end users.

29 It is necessary to draw a distinction as regards the goods in Class 28.

33 In that regard, it must be observed that the Opposition Division’s analysis, which was upheld by the Board of Appeal, with respect to the similarity between gymnastic and sporting articles (category to which the goods in Class 28 covered by the earlier mark belong) and toys, games and playthings (category to which the goods in Class 28 covered by the mark applied for and identified in paragraph 31 above belong) is based, in essence, on several factors: the same purpose of those goods, the fact that they share the same distribution channels and that the end users are the same.

75 In view of the foregoing, it cannot be ruled out that at least a part of the English‑speaking public is likely to believe that, with the exception of the toys, games and playthings identified in paragraph 31 above, the goods concerned in Class 25 and in Class 28 covered by the marks at issue come from the same undertaking or, as the case may be, from economically‑linked undertakings. The Board of Appeal was therefore right to find that there was a likelihood of confusion between the earlier mark and the mark applied for in respect of those goods, without there being any need to establish whether that likelihood also existed in respect of the non‑English speaking part of the relevant public, as is apparent from the case-law referred to in paragraph 22 above.

Gerecht EU 6 juni 2013, zaak T-126/12 (Interroll / OHMI (Inspired by efficiency)) - dossier
B) Gemeenschapsmerk. Absolute weigeringsgrond, ontbreken van onderscheidend vermogen. Vernietiging van beslissing R 1280/20111 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 12 januari 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de onderzoeker waarbij de inschrijving van het woordmerk „Inspired by efficiency” voor waren en diensten van de klassen 6, 7, 9, 20, 35, 39 en 42 is geweigerd. Het beroep wordt afgewezen, een uit een reclameslogan bestaand merk wordt niet als voldoende onderscheidend gezien. Op de MARQUES-blog.

25. Dagegen ist eine aus einem Werbeslogan bestehende Marke als nicht unterscheidungskräftig anzusehen, wenn sie dazu angetan ist, von den maßgeblichen Verkehrskreisen nur als eine bloße Werbeaussage wahrgenommen zu werden (Urteil Qualität hat Zukunft, oben in Randnr. 18 angeführt, Randnr. 22). Das Fehlen der Unterscheidungskraft kann bereits festgestellt werden, wenn der semantische Gehalt der fraglichen Wortmarke den Verbraucher auf ein Merkmal der Ware oder der Dienstleistung hinweist, das ohne präzise zu sein, eine verkaufsfördernde Information oder eine Werbebotschaft enthält, die von den maßgeblichen Verkehrskreisen in erster Linie als eine solche und nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden wird (vgl. in diesem Sinne Urteile des Gerichts vom 3. Juli 2003, Best Buy Concepts/HABM [BEST BUY], T‑122/01, Slg. 2003, II‑2235, Randnr. 30 und die dort angeführte Rechtsprechung, und vom 12. März 2008, Suez/HABM [Delivering the essentials of life], T‑128/07, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 20 und die dort angeführte Rechtsprechung). Auch erlangt das angemeldete Wortzeichen nicht schon dadurch Unterscheidungskraft, dass es in seinem semantischen Inhalt keine Informationen über die Art der bezeichneten Waren oder Dienstleistungen enthält (vgl. in diesem Sinne Urteil Mehr für Ihr Geld, oben in Randnr. 24 angeführt, Randnr. 31).

26 Im vorliegenden Fall trägt die Klägerin im Kern drei Rügen vor, die die Bedeutung der Wortfolge „inspired by efficiency“, die Beweiskraft der von der Beschwerdekammer angeführten Internetseiten und die Wahrnehmung des angemeldeten Zeichens durch die maßgeblichen Verkehrskreise betreffen.

Gerecht EU 6 juni 2013, zaak T-411/12 (Celtipharm / OHMI - Alliance Healthcare France (PHARMASTREET)) - dossier
C) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het nationale woordmerk „PHARMASEE” [red. hier EU-merk] voor waren en diensten van de klassen 9, 35, 38, 42 en 44, en strekkende tot vernietiging van beslissing – corrigendum R 767/2011-2 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 26 juni 2012 houdende vernietiging van de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om het woordmerk „PHARMASTREET” in te schrijven voor waren en diensten van de klassen 3, 5 en 35 in het kader van de door verzoekster ingestelde oppositie. De beslissing wordt vernietigd, de oppositie slaagt voor wat betreft de waren in klasse 5 "farmaceutische producten" en 35 "commerciële dienstverlening", er is geen verwarringsgevaar.

40 La chambre de recours a considéré que, dans le cas d’espèce, le chevauchement entre les signes reposait essentiellement sur un élément peu distinctif, « pharma », et que les composants restants seraient distingués en raison de la reconnaissance et de la compréhension immédiates par le public pertinent du terme « street ». Elle a ajouté que la fragmentation des signes était très probable en raison du niveau d’attention relativement élevé du public pertinent. Par conséquent, selon elle, il n’existe pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

41 Toutefois, il résulte de ce qui précède que, eu égard aux similitudes entre les produits et les services en cause, d’une part, et aux similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes, d’autre part, il existe, nonobstant le niveau d’attention élevé du public pertinent, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 entre les marques en cause.

42 Cette conclusion, eu égard aux motifs développés au point 29 ci-dessus, n’est pas remise en cause par l’argument de l’OHMI selon lequel l’élément « pharma » est dépourvu de caractère distinctif.

Gerecht EU 6 juni 2013, zaak T-515/11 (Delphi Technologies / OHMI (INNOVATION FOR THE REAL WORLD)) - dossier
D) Gemeenschapsmerk. Absolute weigeringsgrond. Nietigverklaring van beschikking R 1967/2010-2 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 23 juni 2011, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de onderzoeker houdende weigering van inschrijving van het woordmerk „INNOVATION FOR THE REAL WORLD” voor waren van de klassen 7, 9, 10 en 12. Het beroep wordt afgewezen, het merk is een promotionele slogan. Ook op de MARQUES-blog.

25 In any event, assuming that the Board of Appeal erred in not taking professionals into account for the goods in Class 9, such an error is of no consequence, because it is apparent from the case-law that, despite a generally high level of awareness of a general public composed of professionals, that level can be relatively low when it comes to purely promotional indications, which well-informed consumers do not see as decisive (see, to that effect, REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, cited in paragraph 15 above, paragraph 24). As the Board of Appeal noted, without being challenged by the applicant, the mark applied for is a promotional slogan.

56 In the present case, it must be noted that the Board of Appeal referred to the lack of renown of the mark applied for as the final argument of its assessment, before concluding that the mark applied for lacked distinctive character. It must also be pointed out that, at paragraph 26 of the contested decision, that is before addressing the renown of the mark applied for, the Board of Appeal had already concluded that that mark would not be perceived by the general public as an indication of the commercial origin of the goods referred to. The applicant cannot therefore maintain that the Board of Appeal ascribed decisive importance to the lack of renown of the mark applied for.

Gerecht EU 6 juni 2013, zaak T-580/11 (NMcNeil / OHMI - Alkalon (NICORONO)) - dossier
E) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het gemeenschapswoordmerk "NICORETTE" voor waren van de klassen 5, 10 en 30, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1582/20102 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 3 augustus 2011 houdende vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk "NICORONO" voor waren van de klassen 5, 10 en 30 in het kader van de door verzoekster ingestelde oppositie. Het beroep wordt toegewezen, er bestaat een verwarringsgevaar tussen de merken. Ook op de MARQUES-blog.

52 Therefore, the Board of Appeal was correct to hold, in paragraph 31 of the contested decision, that, although not descriptive, the element ‘nico’ could indeed be regarded as highly evocative of a characteristic of the goods in question and could therefore be considered to be of weak distinctive character.

74 The applicant complains that the Board of Appeal failed to examine whether there existed a likelihood of confusion and did not take into account the distinctive character acquired through use of the earlier mark, when carrying out the global assessment of that likelihood.

76 Furthermore, OHIM contends that, even if the earlier mark enjoys a reputation, the relevant public will not link the marks at issue solely because they share the element ‘nico’, which is strongly allusive.

77 In the present case, as stated in paragraph 70 above, the marks at issue are similar and, as the Board of Appeal recognised in paragraph 39 of the contested decision and as is not disputed, the goods in question are identical. Having regard to the case-law cited in paragraphs 18 and 72 above, it must be held that, contrary to what the Board of Appeal concluded in paragraphs 38 and 39 of the contested decision, the relevant public, faced with the marks at issue, will assume that the goods so branded have the same commercial origin. There is therefore a likelihood of confusion on the part of that public between the mark applied for and the earlier mark.

78 Consequently, the second plea in law must be upheld and, therefore, the contested decision annulled, there being no need to examine the relevance of the applicant’s argument concerning the enhanced distinctive character or repute of the earlier mark when carrying out the global assessment of the likelihood of confusion, or to rule on either the first plea, alleging an infringement of the obligation to state reasons, or the third plea, alleging an infringement of Article 8(5) of Regulation No 207/2009.

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) De afwijzing op grond van rechtsmisbruik doet afbreuk aan doelstellingen van art. 7.
B) Be Light en Becks, beiden voor dranken, maar geheel verschillend
C) Woordmerk Roca vs nationale en internationaal beeldmerk Roca
D) Servicepoint wordt gebruikt voor een locatie waar diensten worden verricht

Gerecht EU 30 mei 2013, zaak T-396/11 (ultra air / OHMI - Donaldson Filtration Deutschland (ultrafilter international)) - dossier
A) Gemeenschapsmerk. Absolute weigeringsgrond. Beroep tot vernietiging van beslissing R 374/20104 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 18 mei 2011 houdende vernietiging van de beslissing van de nietigheidsafdeling waarbij verzoeksters vordering tot nietigverklaring van het gemeenschapswoordmerk „ultrafilter international” voor waren en diensten van de klassen 7, 11, 37, 41 en 42 is toegewezen. De beslissing wordt vernietigd. De afwijzing van de nietigheidsvordering op grond van rechtsmisbruik doet afbreuk aan doelstellingen van art. 7 lid 1 sub b en c.

22 Anders dan het BHIM betoogt, is het feit dat degene die om nietigverklaring verzoekt, zijn vordering mogelijkerwijs instelt om het betrokken teken nadien op zijn eigen producten te kunnen aanbrengen, dus juist in overeenstemming met het door artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009 gewaarborgde algemene belang inzake beschikbaarheid en vrij gebruik. In tegenstelling tot hetgeen de kamer van beroep heeft geoordeeld, kan een dergelijke omstandigheid dan ook in geen geval rechtsmisbruik vormen. Deze vaststelling wordt bevestigd door artikel 52, lid 1, van verordening nr. 207/2009, dat bepaalt dat een gemeenschapsmerk ook nietig kan worden verklaard op reconventionele vordering in een inbreukprocedure, hetgeen vooronderstelt dat de verweerder in deze procedure zelfs dan nietigverklaring kan verkrijgen wanneer hij het betrokken merk heeft gebruikt en wil blijven gebruiken.

23 Het is daarentegen de afwijzing van de vordering tot nietigverklaring op grond van „rechtsmisbruik” die afbreuk doet aan de door artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 209/2007 nagestreefde doelstellingen, aangezien een dergelijke afwijzing het in punt 21 supra genoemde onderzoek ten gronde belet.

27 Uit het voorgaande volgt dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de beslissing van de nietigheidsafdeling te vernietigen en de vordering tot nietigverklaring niet-ontvankelijk te verklaren wegens vermeend „rechtsmisbruik”.

 Gerecht EU 30 mei 2013, zaak T-172/12 (Brauerei Beck / OHMI - Aldi (Be Light)) - dossier
B) Gemeenschapsmerk. Beroep ingesteld door de houder van het gemeenschapswoordmerk „BECK’s” voor waren van klasse 32, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 2258/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 19 januari 2012 houdende vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling waarbij de inschrijving van het beeldmerk met de woordelementen „Be Light” in het kader van verzoeksters oppositie gedeeltelijk is geweigerd voor waren van de klassen 29, 30 en 32. Het beroep wordt geweigerd, de totaalindruk van de twee merken is verschillend. Ook op de MARQUES-blog

37      Partant, force est de conclure que, ainsi que la chambre de recours l’a constaté à bon droit, l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit est différente, de sorte qu’elles ne sauraient être considérées comme étant similaires au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

Gerecht EU 30 mei 2013, zaak T-115/12 (Buzil-Werk Wagner / OHMI - Roca Sanitario (Roca)) - dossier
C) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk „Roca” voor waren van klasse 3 en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1907/20104 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 9 januari 2012 houdende vernietiging van de gedeeltelijke afwijzing door de oppositieafdeling van de oppositie ingesteld door de houder van de nationale merken en het internationale merk „Roca” voor waren van de klassen 11, 19, 20 en 21. Het beroep wordt afgewezen, er bestaat verwarringsgevaar tussen de twee merken.

Gerecht EU 30 mei 2013, zaak T-218/10 (DHL International / OHMI - Service Point Solutions (SERVICEPOINT)) - dossier

D) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk dat het woordelement „SERVICEPOINT”  bevat, voor waren en diensten van de klassen 16, 20, 35 en 39, strekkende tot vernietiging van beslissing R 62/20092 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 25 februari 2010, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling houdende weigering van inschrijving van dat merk in het kader van de oppositie van de houder van de gemeenschapsbeeldmerken die de woordelementen „Service Point” en „service point” bevatten, voor waren en diensten van de klassen 8, 9, 16, 20, 35, 38, 39 en 42.

Het beroep wordt afgewezen. De kamer van beroep constateerde juist dat er geen onderscheidend vermogen is van de term servicepoint. Servicepoint wordt gebruikt als een locatie waar de diensten worden verricht, dat bewijst echter niet dat het relevante publiek, op voorwaarde dat hij Engels kent, de betekenis van deze uitdrukking kent. Ook op de MARQUES-blog.

65      Contrairement à ce que prétend la requérante, il ressort clairement de la décision attaquée que la chambre de recours a examiné le caractère distinctif de la marque communautaire antérieure n° 2757078. Premièrement, et ainsi qu’il ressort du point 39 ci-dessus, elle a constaté, que les mots « service » et « point » étaient descriptifs et donc dénués de tout caractère distinctif. Deuxièmement, elle a précisé, au point 23 de la décision attaquée, que ce raisonnement ne pouvait toutefois être retenu que pour les consommateurs jouissant d’une connaissance raisonnable de l’anglais. Troisièmement, elle a procédé, au point 24 de la décision attaquée, à l’examen du sondage fourni par la requérante et en a conclu qu’une grande majorité de la population non originaire des pays anglophones de l’Union n’avait qu’une connaissance limitée de l’anglais, ce qui jetait un doute sur l’argument selon lequel l’expression « servicepoint » aurait été comprise dans toutes les langues du public pertinent. Quatrièmement, aux points 25 à 28 de la décision attaquée, elle a examiné si cette expression était distinctive dans les autres langues de l’Union, avant de constater que tel était le cas dans certaines parties de l’Union et que, par conséquent, ladite expression ne pouvait pas être écartée de la comparaison des signes en cause pour évaluer le risque de confusion. Par conséquent, l’argument tiré de la violation du principe d’examen d’office des faits ne saurait prospérer.

68      La requérante estime que la chambre de recours a commis une erreur en ne tenant pas compte de différents documents présentés par son prédécesseur en droit dans le contexte du recours afin de démontrer le caractère descriptif de l’expression « servicepoint ».

UK High Court of Justice 21 mei 2013, [2013] EWHC 1291 (Ch) (Interflora tegen Marks and Spencer)
Een redactionele bijdrage van Daan van Eek, Hoogenraad & Haak advocaten.
Parallel gepubliceerd op Reclameboek.nl. Toen de Engelse consument in 2008 'Interflora' intoetste op Google kreeg hij/zij waarschijnlijk een Marks & Spencer advertentie te zien. Volgens de Engelse rechter was het voor die consument echter onduidelijk dat de twee ondernemingen concurrent zijn. Waarom? Diezelfde rechter vond dat de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker weinig kennis van Adwords heeft. Is dat in Nederland anders?

Marks & Spencer gebruikte al enige tijd het merk INTERFLORA als Adword: iedere keer als een internetgebruiker dat merk als zoekterm intoetste, verscheen een advertentie van M&S. Daar was Interflora niet blij mee: via die advertenties van M&S liep zij natuurlijk een hoop inkomsten mis. De zaak kwam tot de hoogste Europese rechter [red. HvJ EU zaak C-323/09]. Het Hof van Justitie besliste dat het gebruik van een (bekend) merk van een concurrent als keyword (Adword) onder bepaalde voorwaarden toegestaan is. Daarmee kan die adverteerder immers de eigen vindbaarheid in – in dit geval – Google verbeteren.

Lees verder

Op andere blogs:
SOLV (Interflora Adword advertenties zijn merkinbreuk in Engeland, maar ook in Nederland?)

Gerecht EU 28 mei 2013, zaak T-178/11 (Voss of Norway/OHMI - Nordic Spirit) - dossier
Gemeenschapsmerk. Vormmerk. Beroep ingesteld door de houder van het driedimensionale merk in de vorm van een fles voor waren van de klassen 32 en 33, strekkende tot vernietiging van beslissing R 785/2010-1 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 12 januari 2011, waarbij is vernietigd de beslissing van de nietigheidsafdeling houdend afwijzing van de door Nordic Spirit AB ingestelde vordering tot nietigverklaring en waarbij dit merk is nietig verklaard.

Het beroep wordt verworpen. Het is algemeen bekend dat de meeste flessen een cilindrische vorm gebruiken. De gemiddelde gebruiker ziet de 'perfecte cilinder' dan ook niet als significant afwijkend van wat in deze sector gebruikelijk is.

51      As regards, firstly, the three-dimensional shape of the registered trade mark, it is well known that the vast majority of bottles available on the market have a cylindrical section. Therefore, the average consumer will naturally expect beverage bottles – alcoholic or non-alcoholic – mostly having that shape. Thus, the ‘perfect cylinder’ shape of the applicant’s bottle, although somewhat original, cannot be regarded as departing significantly from the norms and customs of the sector.

52      Next, as regards the non-transparent cap having the same diameter as the bottle itself, that, too, can hardly be considered to depart significantly from the norms and customs of the sector, as it is well known that many bottles are closed with a cap made of a different material and colour from the body of the bottle.

53      Nor can the diameter of the cap, which is the same as the bottle’s and is a mere variant of the existing shapes, be regarded as departing significantly from the norms and customs of the sector, even though it is somewhat original.

54      Consequently, the Board of Appeal’s reasoning in regards to those three assessments is not vitiated by any error.

59      The Board of Appeal therefore made no error in finding that the average consumer in the European Union would perceive the contested trade mark, as a whole, merely as a variant of the shape of the goods for which registration of that trade mark is sought.

89      It should be noted, however, that this plea is lacking a factual basis, since the Board of Appeal did not base itself on the marking on the bottle and on the display of the sign Voss on the bottle in its assessment of there being no significant departure from the norms and customs of the sector as set out in paragraphs 36 to 41 of the contested decision.

90      The Board of Appeal was therefore correct in finding that the registered trade mark was devoid of distinctive character and that it could not really be distinguished from the forms of packaging frequently used in the beverages sector, but rather was a variant of those shapes (see, to that effect, Case T‑399/02 Eurocermex v OHIM (Shape of a beer bottle), paragraph 43 above, paragraph 33).

95      In the present case, even if the pleas directed against the first pillar of OHIM’s decision are well founded, that fact has no bearing on the operative part of the contested decision, since the second pillar is not vitiated by illegality. Even if the Board of Appeal was wrong in finding that it is well known that beverages are almost always sold in bottles displaying a label or a verbal or graphic sign, that those are indications enabling consumers to distinguish between the different products on the market and that the applicant did not adduce any evidence in support of its assertions to the contrary, those considerations still have no bearing on the finding that the contested trade mark lacks distinctive character, based on the legal assessments set out in paragraphs 46 to 91 above.

Op andere blogs:
Novagraaf (De vorm van een waterflesje)

Vzr. Rechtbank Den Haag 23 mei 2013, zaaknr. C/09/438425 / KG ZA 13-240 (Renault tegen Automobielbedrijf Van den Brink B.V.)
Uitspraak ingezonden door Laura Broers, Houthoff Buruma.
Merkenrecht. Ondermijning selectief distributie-systeem. Renault heeft geen rechtstreekse contractuele band met haar dealers, maar per land (op wholesale niveau) een distributeur aangesteld die vaak deel uitmaakt van een door Renault geleide groep ondernemingen. In de dealercontracten staat een wederverkoopverbod. Van den Brink, geen deelnemer van het selectieve distributiesysteem, bemiddelt als tussenpersoon bij de aankoop van nieuwe auto's tussen eindklant en erkende dealer en hij ontvangt daarvoor commissie. Op zijn website profileerde Van den Brink zich (tot voor kort) als "Renault specialist". Een aan het merk van Renault gelijkend teken wordt gevoerd. Renault vordert dat Van den Brink geen nieuwe Renault-voertuigen betrekt en tevens de staking van het Renault-logo en ieder gebruik van het woord Renault. De vorderingen worden toegewezen.

Het selectieve distributiesysteem van Renault wordt ondermijnt nu de bereidheid van erkende dealers zich aan de contractuele verplichtingen te houden afneemt en toetreding van nieuwkomers wordt gehinderd nu zij minder snel grote investeringen wensen te doen.

Het verweer dat uitsluitend tweedehands voertuigen worden aangeboden slaagt niet, nu eerder aanprijzingen zijn gedaan met de woorden 'gloednieuwe Renaults'. Dat voertuigen voor een lagere dan de reguliere verkoopprijs worden verkocht aan Van den Brink, maakt dit niet anders. Vanwege het bonussysteem dat voor dealers geldt (dat uitgaat van aantallen, niet van omzet), kan het voor dealers voordelig zijn om tegen een lagere prijs auto´s te verkopen om de bonus veilig te stellen (r.o. 4.8). Het staat Van den Brink echter wél vrij als tussenpersoon te bemiddelen bij de aankoop  van nieuwe-Renaults bij erkende dealers door consumenten (r.o. 4.10).

Naar voorlopig oordeel moet het oude bedrijfslogo van Van den Brink, waarbij een A en een V uit elkaar getrokken boven elkaar zijn geplaatst, worden beschouwd als een met Renault's beeldmerk overeenstemmend teken in de zin van artikel 9 lid 1 onder b GMVo / artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE. De kans op verwarringsgevaar wordt vergroot door het gebruik van het teken 'Renault specialist' in het bedrijfslogo. Tegen wijziging van de term "Renault Specialist" door "Uw Specialist" is geen bezwaar.

Schattenderwijs wordt ervan uit gegaan dat aan beide grondslagen evenveel tijd is besteed, zodat voor de niet-IE-rechtelijke grondslag een bedrag ter grootte van de helft van het liquidatietarief voor vergoeding in aanmerking komt.

4.5. (...) Ten opzichte van Renault c.s. geldt dat het handelen het selectieve distributiesysteem ondermijnt nu enerzijds de bereidheid van de erkende dealers zich te houden aan hun contractuele verplichtingen zal afnemen, terwijl anderzijds de toetreding van nieuwkomers wordt gehinderd: nieuwkomers zullen door de oneerlijke concurrentie minder snel geneigd zijn grote investeringen te doen aldus Renault c.s..

4.7. Het verweer van Van den Brink beperkt zich ertoe dat zij geen nieuwe auto's verkoopt maar uitsluitend tweedehands voertuigen. Dat verweer slaagt niet. In de eerste plaats niet omdat Van den Brink blijkens haar aanprijzingen op de website tot voor kort kennelijk ook zelf van mening was dat het 'gloednieuwe Renaults' betrof (vgl. 2,8.) zodat haar thans ingenomen standpunt niet overtuigt. In de tweede plaats geldt dat een voertuig voorshands eerst dan niet meer als nieuw is aan te merken indien het op zodanige wijze is gebruikt dat daaraan een economische minderwaarde moet worden toegekend vanwege achteruitgang door gebruik en/of slijtage. Dat kan van de door Van den Brink aangeboden voertuigen niet worden gezegd. Uit de door Renault c.s. overgelegde print sereens van de website van Van den Brink (productie 13 Renault c.s.) blijkt immers dat deze worden aangeboden met een verwaarloosbaar aantal kilometers op de teller. Naar Van den Brink ter zitting desgevraagd heeft verklaard, bestaat haar wagenpark voor circa 30 tot 40 procent uit voertuigen met een kilometerstand tot 200 km. Dergelijke voertuigen moeten naar voorlopig oordeel dan ook als nieuw worden aangemerkt. Dat de voertuigen al eerder op naam waren gesteld (van andere dealers), staat daaraan niet in de weg omdat de kopers van de voertuigen van Van den Brink degenen zijn die deze voor het eerst in gebruik nemen,

4.8. Het feit dat, zoals Van den Brink nog betoogt, erkende dealers voertuigen voor een lagere dan de reguliere verkoopprijs aan Van den Brink verkopen, maakt het vorenstaande niet anders. Ter zitting is gebleken dat het in sommige gevallen voor een erkende dealer aantrekkelijk kan zijn een voertuig onder de marktprijs van de hand te doen. Renault c.s. heeft immers verklaard dat zij een bonussysteem hanteert dat uitgaat van een bepaald aantal verkochte voertuigen - en niet omzet. Als een erkende dealer aan het einde van het jaar zijn aantallen nog niet heeft gehaald, kan het voordelig zijn om voertuigen dan tegen een lagere dan de gangbare marktwaarde te verkopen om op die manier zijn bonus veilig te stellen. Dit voor een lagere prijs van de hand doen (al dan niet met op de factuur de vermelding van 'occasion' of de Belgische term 'occasievoertuig') is voorshands oordelend niet op een lijn te stellen met het hebben van een economische minderwaarde vanwege achteruitgang door gebruik en/of slijtage. De voertuigen die Van den Brink op deze manier immers in haar bezit krijgt, zijn nieuw en ongebruikt.

4.10. Ter vennijding van executiegeschillen zij nog opgemerkt dat het Van den Brink wél vrijstaat als tussenpersoon te bemiddelen bij de aankoop door consumenten van nieuwe Renault-voertuigen bij erkende dealers als bedoeld in 2.6. Desgevraagd heeft Renault c.s. ter zitting immers aangegeven dat dit Van den Brink is toegestaan en haar vorderingen zich hiertegen niet richten.

Op andere blogs:
DirkzwagerIEIT (Gebruik Renaultspecialist in logo verboden)

Vzr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 24 mei 2013, zaaknr. C02/263921 / KG ZA 13-271 (European Sports Nutrition B.V. tegen Dymatize Enterprises LLC)
Uitspraak ingezonden door Rutger van Rompaey, QuestIE Advocatuur B.V..

Merkenrecht. Contractenrecht. ESN vordert succesvol opheffing van gelegde beslagen. Opraken van geleverde verpakkingen en etiketten en nagemaakte verpakkingen brengt geen verandering in de verleende toestemming.

Dymatize produceert en verkoopt voedingssupplementen, ESN distribueert deze sinds 1996/97. Dymatize heeft beslag laten leggen, omdat er in Spanje nepartikelen onder haar merknaam zijn aangetroffen. ESN stelt, en de voorzieningenrechter bevestigt, dat Dymatize de voorzieningenrechter niet correct heeft voorgelicht. Sinds 2004 heeft ESN smaakstoffen, verpakkingen en etiketten van Dymatize gekregen om zelf eindproducten samen te stellen en onder DYMATIZE op de Europese markt te brengen. Echter de nepartikelen bevatten niet de geleverde grondstoffen en de verpakkingen wijken af en zijn niet met toestemming, aldus Dymatize, in het verkeer zijn gebracht.

Van inbreuk op het merkrecht is sprake indien ESN enig product op de markt brengt zonder toestemming van Dymatize. De smaakstoffen zijn echter door ESN gekocht; de verpakkingen en etiketten zijn door Dymatize kosteloos verstrekt, hieruit blijkt dat ESN toestemming heeft. Het is door Dymatize niet aannemelijk gemaakt dat ESN niet langer toestemming heeft voor het op de markt brengen van de smaakstoffen. Dat ESN dit eindproduct sinds het opraken van de verpakkingen en etiketten op de markt brengt in een nagemaakte verpakking met een nagemaakt etiket die sterke gelijkenis vertonen, brengt geen verandering in de verleende toestemming.

Het ligt op de weg van Dymatize om voldoende aannemelijk te maken dat deze producten buiten de reikwijdte van de toestemming vallen, daarin slaagt zij niet.

Leestips 2.5, 2.8, 2.9. 2.11, 2.12.

2.11. In haar verzoekschrift beroept Dymatize zich op een auteursrecht op de uiterlijke kenmerken van haar verpakking. De vorm van de verpakking valt onder modelrecht, niet onder auteursrecht. Auteursrecht kan rusten op het etiket, mits dat een kunstzinnig karakter heeft. Dat kunstzinnige karakter wordt in het verzoekschrift niet toegelicht en acht de voorzieningenrechter voorshands ook niet aanwezig. (...)

Vzr. Rechtbank Den Haag 21 mei 2013, KG ZA 13-395 (Wolfrat Boten B.V. tegen Rederij WK B.V.)
Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Rederij WK is na een aantal overdrachten het rondvaartbedrijf gaan exploiteren onder de handelsnaam 'Rederij Wolfrat'. Wolfrat WK is houdster van twee domeinnamen: redererijwolfrat.nl en wolfratrondvaarten.nl. Wolfrat Boten is houdster van Beneluxwoordmerk WOLFRAT en de domeinnaam rederij-wolfrat.nl. In 2010 is onenigheid tussen partijen ontstaan. Wolfrat Boten vordert thans een verbod op het gebruik van de handelsnamen 'Wolfrat' en 'Rederij Wolfrat' en de domeinnamen 'rederijwolfrat.nl' en 'wolfratrondvaarten.nl'. Rederij WK vordert op haar beurt overdracht van de handelsnaam 'Rederij Wolfrat', alsmede verbod op gebruik van die handelsnaam en de domeinnamen van Wolfrat Boten.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat Rederij WK inbreuk heeft gemaakt op het handelsnaamrecht en het merkrecht van Wolfrat Boten. Voldoende aannemelijk is dat er sprake is van verwarringsgevaar, wat volgt uit het nauwe verband tussen de activiteiten van de ondernemingen en de samenwerking tussen partijen in de afgelopen jaren. Het verweer van Rederij WK dat een mondeling overeengekomen licentie nog altijd van kracht is, moet naar voorlopig oordeel worden verworpen. Rederij WK kan redelijkerwijs niet verwachten dat de licentie zou doorlopen als de beoogde plannen niet zouden doorgaan, laat staan dat deze ook zou gelden voor gebruik ten behoeve van een concurrerende onderneming. Overdracht en verbod op het gebruik van de handelsnaam 'Rederij Wolfrat' en de domeinnamen zijn toewijsbaar. De vorderingen in reconventie worden afgewezen.

4.2. Naar voorlopig oordeel heeft Rederij WK inbreuk gemaakt op het handelsnaamrecht en het merkrecht van Wolfrat boten. Als niet, althans onvoldoende bestreden, staat vast dat Wolfrat Boten de rechthebbende is op de handelsnaam 'Wolfrat' en het Beneluxwoordmerk WOLFRAT en dat het gebruik van de handelsnaam 'Rederij Wolfrat' en de domeinnamen rederijwolfrat.nl en wolfratrondvaarten.nl onder de beschermingsomvang van die rechten valt. Voor het geval dat Rederij WK de handelsnaaminbreuk heeft willen betwisten met haar opmerking dat Wolfrat Boten de afgelopen jaren geen rondvaarten heeft georganiseerd onder de handelsnamen 'Wolfrat' en 'Rederij Wolfrat', wordt dat verweer verworpen. Vast staat dat Wolfrat Boten de afgelopen jaren in ieder geval rondvaartboten heeft verhuurt onder de naam 'Wolfrat Boten'. Omdat het element 'Wolfrat' het meest onderscheidende element is van zowel die handelsnaam als van de door Rederij WK gebruikte handelsnaam van Wolfrat Boten in de zin van artikel 5 van de Handelsnaamwet. Dat door gebruik van die handelsnaam het publiek zou kunnen menen dat Rederij WK gelieerd is aan Wolfrat Boten en dus sprake is van verwarringsgevaar in de zin van die bepaling is voorshands voldoende aannemelijk. Dit volgt naar voorlopig oordeel uit het nauwe verband tussen de activiteiten van de ondernemingen (verhuur van boten van rondvaarten op onder meer de Loosdrechtse plassen, respectievelijk de organisatie van rondvaarten op onder meer de Loosdrechtse plassen) en de samenwerking tussen partijen in de afgelopen jaren.

4.3. Het verweer van Rederij WK dat de tussen partijen mondeling overeengekomen licentie nog altijd van kracht is, moet naar voorlopig oordeel worden verworpen. (...) Daarvan uitgaande kon Rederij WK naar voorlopig oordeel redelijkerwijs niet verwachten dat de licentie zou doorlopen als de bedoelde plannen niet zouden doorgaan, laat staan dat de licentie ook zou gelden voor gebruik ten behoeve van een concurrerend rondvaartbedrijf in Maarsen. (...)

4.14. Rederij WK heeft erop gewezen dat het voor haar ondoenlijk is om iedere verwijzing naar Rederij Wolfrat van internet te laten verwijderen omdat sommige websites - buiten Rederij WK om - gegevens van andere websites kopiëren. Dat heeft Wolfrat Boten niet bestreden. Ter voorkoming van executiegeschillen zal daarom worden bepaald dat Rederij WK geen dwangsommen verbeurt met betrekking tot verwijzingen op internet als zij die laat verwijderen binnen vijf dagen nadat zij door Wolfrat Boten schriftelijk is gewezen op de betreffende verwijzing.