Alle rechtspraak  

Hof Den Haag 12 augustus 2014, IEF 14118; ECLI:NL:GHDHA:2014:4569 (Kruidvat tegen Bakker Partijenhandel)
Uitspraak ingezonden door Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht en Martin Hemmer, AKD. Contract. Merkenrecht. Invoer. Zie eerder (tussen- en eindvonnis). Kruidvat koopt van Bakker een partij Tommy Hilfiger-overhemden, wordt gewezen op een aanmerkelijke kans dat er merkinbreuk wordt gepleegd, ontbindt de koopovereenkomst met Bakker en vordert met succes de terugbetaling van het aankoopbedrag 6:271 BW. Op Bakker rust de stelplicht en bewijslast dat de overhemden met toestemming binnen de EER zijn gebracht. Bakker heeft in strijd met de harde garanties opgenomen in de algemene inkoopvoorwaarde gehandeld en ex 7:15 BW (overdracht vrij van lasten en beperkingen).

3.8 Het vooroverwogene brengt het hof tot het oordeel dat Bakker, door in strijd met artikel 6 van de algemene inkoopvoorwaarden en artikel 7:15 lid 1 BW een partij overhemden te leveren die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van Tommy Hilfiger, is tekortgeschoten in nakoming van haar verplichtingen uit de koopovereenkomst. Daaruh volgt dat Kruidvat het recht had om de overeenkomst op grond van het bepaalde in artikel 6:265 lid 1 BW te ontbinden. Gesteld noch gebleken is dat de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Bakker heeft niet weersproken dat de e-mail van Kruidvat van 7 februari 2011 moet worden beschouwd als een ontbindingsverklaring, zodat die datum geldt als datum van de ontbinding. Als gevolg van de ontbinding zijn er voor Bakker en Kruidvat ongedaanmakingsverbintenissen ontstaan als bedoeld in artikel 6:271 BW. Kort gezegd dient Bakker de koopprijs aan Kruidvat terug te betalen en Kruidvat dient de partij overhemden aan Bakker terug te leveren. De overhemden zijn in de loop van de procedure op last van Tommy Hilfiger vernietigd, zodat Kruidvat haar ongedaanmakingsverbintenis niet kan nakomen. Bakker stelt dat Kruidvat niet gehouden was de overhemden te vernietigen, nu zij deze niet in voorraad had met het oog om deze in de handel te brengen en derhalve geen sprake was van gebruik van het merk in de zin van artikel 2.20 lid 2 BVIE, zodat Bakker geen merkinbreuk pleegde jegens Tommy Hilfiger. Onder die omstandigheden, waarbij Kruidvat zichzelf onnodig in de positie heeft gebracht dat zij de overhemden niet meer kan terugleveren, is het volgens Bakker naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat Kruidvat terugbetaling van de koopprijs en schadevergoeding vordert. Het hof overweegt dienaangaande als volgt. Anders dan Bakker betoogt, heeft Kruidvat de overhemden wel degelijk in voorraad genomen met de intentie om deze in de handel te brengen, zodat sprake is van gebruik van het merk in de zin van artikel 2.20 lid 2 BVIE.

Daaraan doet niet af dat Kruidvat op enig moment van die intentie heeft afgezien nadat haar duidelijk werd dat de overhemden niet met toestemming van de merkhouder bmnen de EER in het verkeer waren gebracht. Kruidvat was daarom gehouden mee te werken aan de vemietiging van de partij overhemden. Aangezien Bakker verder geen omstandigheden heeft gesteld op grond waarvan het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn dat &uidvat aanspraak maakt op terugbetaling van de koopprijs, gaat ook dh verweer van Bakker niet op. Voor zover Bakker betoogt dat Kruidvat jegens haar schadeplichting is vanwege de onmogelijkheid om de partij overhemden terug te leveren,gaat zij eraan voorbij dat Kruidvat zich te dien aanzien - gelet op de hiervoor besproken omstandigheden naar het oordeel van het hof terecht - op overmacht als bedoeld in artikel 6:75 BW beroept (zie proces-verbaal comparitie, p. 4). Een eventueel beroep van Bakker op verrekening van de door hem gestelde schade gaat al om die reden niet op.

3.9 Een en ander leidt tot de conclusie dat het bestreden eindvonnis, voor zover in conventie tussen partijen gewezen, dient te worden vernietigd en dat de vordering tot terugbetaling van de koopprijs alsnog zal worden toegewezen. Op grond van het bepaalde in artikel 6 (iii) van de algemene inkoopvoorwaarden is Bakker bovendien aansprakelijk voor de schade die Kruidvat lijdt als gevolg van de niet-nakoming van de in dat artikel opgenomen garanties.

Lees de uitspraak (pdf/html)

Vzr. Rechtbank Gelderland 11 augustus 2014, IEF 14109 (Clafis tegen Sport Navigator)
Sponsorovereenkomst. Sport Navigator houdt zich bezig met sportmarketing en sportmanagement, waarbij zij professionele schaatsers uit verschillende landen commercieel ondersteunen door sponsors te werven. Tegen betaling voeren de schaatsers het sponsorlogo op hun schaatspak tijdens (internationale) wedstrijden. Partijen hebben een sponsorovereenkomst gesloten. Clafis start een eigen schaatsploeg en vordert met succes dat Sport Navigator de verzochte informatie levert over schaatsers die met het logo van Clafis hebben gereden in de sponsorperiode (tijdens EK’s Allround en de WK’s Sprint) en de exposurepercentages die daarbij werden gehaald.

4.1. Sport Navigator heeft gesteld dat er sprake is van rechtsverwerking en ter onderbouwing aangevoerd dat Clafis gedurende de overeenkomst door Sport Navigator in ruime mate is voorzien van alle gevraagde en ongevraagde informatie. Sport Navigator heeft steeds gefactureerd overeenkomstig de aan Clafis verstrekte overzichten en die facturen zijn zonder protest behouden en betaald door Clafis, aldus Sport Navigator.
Dit verweer treft geen doel. Desgevraagd heeft Sport Navigator verklaard dat de specificatie in de facturen bestond uit de vermelding “logo-overeenkomst”. Clafis heeft daarnaast onweersproken verklaard dat het jaartarief conform de overeenkomst in vier gelijke termijnen werd voldaan waarbij alle facturen aan het begin van het jaar werden verstuurd om vervolgens in de loop van het jaar betaald te worden. Clafis kon dan ook niet aan de hand van de facturen nagaan welke schaatsers op welke wedstrijden met haar logo op het linker- of rechterbeen hadden gereden. Sport Navigator heeft e-mails met lijsten van schaatsers overgelegd ter onderbouwing van haar stelling dat zij Clafis steeds in ruime mate van informatie heeft voorzien. Sport Navigator heeft echter geen stukken in het geding gebracht waaruit blijkt dat zij Clafis steeds heeft meegedeeld welke schaatsers bij de van belang zijnde wedstrijden hebben gereden met het Clafis logo. Aldus heeft zij haar stelling onvoldoende onderbouwd. Dat Sport Navigator Clafis deze informatie al heeft verschaft is derhalve niet aannemelijk geworden. Het enkele tijdsverloop is onvoldoende om te oordelen dat Clafis haar recht om geïnformeerd te worden over de wijze waarop Sport Navigator haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen heeft verwerkt.

4.2. Ook aan het verweer van Sport Navigator dat zij geen informatie meer behoeft te verstrekken omdat de overeenkomst inmiddels is beëindigd, wordt voorbijgegaan. De overeenkomst kan worden aangemerkt als een overeenkomst van opdracht. Bij een dergelijke overeenkomst dient de opdrachtnemer aan de opdrachtgever verantwoording af te leggen over de wijze waarop hij zich van de opdracht heeft gekweten. Die verantwoordingsplicht eindigt niet bij het einde van de overeenkomst. Maar zou over de aard van de overeenkomst tussen partijen anders gedacht worden, dan geldt toch dat partijen niet alleen gedurende de looptijd van de overeenkomst zich jegens elkaar te gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid dienen te gedragen, maar ook daarna. Het enkele feit dat de overeenkomst is beëindigd ontslaat Sport Navigator derhalve niet van haar informatieverplichting.

Hof Den Haag 5 augustus 2014, IEF 14108 (Truvo tegen Yellow Telecom; inzake Yellow) en (Yellow Mobile)
Merkenrecht. Woordmerk. Truvo heeft als houder van het woordmerk YELLOW PAGES oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het woordmerk YELLOW [oppositie] en YELLOW MOBILE [oppositie]. Er moet niet uitsluitend worden gekeken naar de vraag of sprake was van overeenstemming tussen de merken, maar ook naar de vergelijking van waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven en het onderscheidend vermogen van het merk. Nu (soort)gelijkheid een cumulatieve voorwaarde is voor het aannemen van verwarringsgevaar en het slagen van de oppositie, is de oppositie terecht afgewezen. Het hof wijst het verzoek van Truvo af.

18. (…) Het hof is van oordeel dat van gebruik voor alle waren in klasse 9 en van gebruik voor telecommunicatiediensten in klasse 38 niet blijkt; noch uit de stellingen van Truvo, noch uit de door haar overgelegde stukken valt dit af te leiden. Het hof merkt op dat onder telecommunicatie dient te worden verstaan het overbrengen van informatie van de ene plek naar een andere (met name over grotere afstanden) zonder dat iets of iemand zich fysiek daar naartoe verplaatst, bijvoorbeeld via telefoon, of internet. Een aanbieder van telecommunicatiediensten biedt diensten, faciliteiten en/of apparatuur aan waardoor gebruik kan worden gemaakt van (elektronische) communicatie netwerken; het gaat daarbij bijvoorbeeld om providers; het is niet zo dat ieder die informatie verschaft via internet (van de slager tot alle grote bedrijven en de overheid) telecommunicatiediensten aanbiedt. Zij gebruiken telecommunicatie slechts als vehikel om hun informatie over te brengen, maar bieden zelf dit vehikel niet aan Dit brengt mee dat bij de vergelijking van de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven en het teken is gedeponeerd, de inschrijving van het merk voor alle waren in klasse 9 en voor diensten op het gebied van telecommunicatie in klasse 38 buiten beschouwing moeten worden gelaten.

20. Gelet op hetgeen in rechtsoverweging 18 is overwogen over het ontbreken van bewijzen van normaal gebruik van het merk voor waren en diensten in klasse 9 en 38, gaat het hof voorbij aan hetgeen Truvo stelt over de soortgelijkheid van de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven in klasse 9 en diensten op het gebied van telecommunicatie in klasse 38. Het hof zal hierna dus slechts ingaan op de stellingen van Truvo dat de waren en diensten waarvoor het teken is gedeponeerd soortgelijk zijn aan de waren in klasse 16, de diensten in klasse 35 en de “niet-telecommunicatiediensten” in klasse 38, waarvoor het merk is ingeschreven.
Truvo stelt dat de dienst telecommunicatie, waarvoor het teken is gedeponeerd soortgelijk is aan de waren waarvoor het merk is ingeschreven in klasse 16 omdat (adres)boeken en publicaties ondersteunend zijn aan de dienst telecommunicatie en deze “klasse 16 waren” ook door telecommunicatiedienstverleners worden aangeboden en ook contactgegevens bevatten. Dat telecommunicatiedienstverleners bij het aanbieden van hun diensten gebruik maken van publicaties (zoals vrijwel alle aanbieders van diensten en waren), maakt niet dat het publiek aan telecommunicatiediensten en boeken en publicaties in het algemeen dezelfde herkomst zal toekennen. Naar het oordeel van het hof gaat het bij telecommunicatiediensten in voormelde betekenis niet om contactgegevens. Er is dan ook in zoverre geen sprake van soortgelijke waren/diensten.
Voorts heeft Truvo gesteld dat diensten op het gebied van (zakelijke) administratie en reclame in klasse 35, waarvoor het merk is ingeschreven en diensten op het gebied van verzekeringen en financiële diensten, waarvoor het teken is gedeponeerd in klasse 36 soortgelijk zijn. Het hof is van oordeel dat het publiek in het algemeen hieraan niet dezelfde herkomst zal toekennen. Als verzekeringen en financiële diensten al onder administratieve diensten zouden vallen, gaat het bovendien om een algemeen gebruikelijke subcategorie. Ook in zoverre is derhalve geen sprake van soortgelijke diensten.
Tenslotte heeft Truvo nog gesteld dat de dienst software in klasse 38 waarvoor het teken is gedeponeerd gelijk is aan software in klasse 38 waarvoor het merk is ingeschreven. In klasse 38 is het teken niet gedeponeerd voor software. Het is wel in klasse 42 gedeponeerd voor het ontwerpen en ontwikkelen van software. Het merk is daarvoor echter niet ingeschreven. Dat is, voor zover relevant, ingeschreven voor communicatie(diensten) via het internet en het overbrengen van informatie of gegevens via de computer. Daargelaten of deze diensten in klasse 38 thuishoren, is het hof van oordeel dat het publiek ook hieraan niet dezelfde herkomst zal toekennen als aan diensten op het gebied van ontwerpen en ontwikkelen van software. Ook in zoverre is derhalve geen sprake van soortgelijke diensten.

21. Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat de waren en diensten waarvoor het teken is gedeponeerd en het merk (voor zover nog relevant) is ingeschreven niet (soort)gelijk zijn. Nu (soort)gelijkheid een cumulatieve voorwaarde is voor het aannemen van verwarringsgevaar (zie rechtsoverweging 6 hiervoor) en het slagen van de oppositie, is de oppositie terecht afgewezen. De grieven kunnen derhalve niet tot vernietiging leiden.

Op andere blogs: DomJur

OHIM 21 juli 2014, IEF 14105 (Spinning)
Met samenvatting van Helen Maatjes, The Legal Group. Begin jaren ’90 ontstond in de Verenigde Staten een nieuwe sport in de fitnesscentra, die bestaat uit een work-out op een stationaire fiets, waarbij op muziek en op verschillende tempo ‘gefietst’ wordt, een sport die beter bekend staat als  ‘spinning’. Inmiddels wordt deze sport niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in heel veel andere landen, waaronder ook Nederland beoefend. De Amerikaanse onderneming Mad Dogg Athletics Inc., de onderneming achter spinning, zorgt niet alleen voor opleidingen van instructeurs, maar verkoopt daarnaast ook spinningfietsen, spinning DVD’s en spinningkleding. Genoeg reden om er met verschillende merkregistraties voor te proberen te zorgen dat alleen Mad Dogg het recht heeft om het woord spinning te gebruiken.

Sportscholen kunnen licenties afsluiten waarbij zij het recht krijgen om de aanduiding spinning te gebruiken, maar moeten dan wel bijvoorbeeld hun instructeurs bij Mad Dogg laten opleiden en de spinningfietsen aanschaffen die door Mad Dogg worden vervaardigd.

Er zijn echter een heel groot aantal sportscholen die geen enkele band met Mad Dogg hebben en ook spinninglessen of andere spinning activiteiten aanbieden. Mad Dogg heeft al enkele malen in Nederland getracht hier een halt aan toe te roepen, maar zonder succes. Inmiddels heeft ook het Harmonisatiebureau voor de interne markt (OHIM, het ‘Europese merkenbureau’) geoordeeld dat spinning geen geldig merk is.

In 2008 werd door de bekende Nederlandse fietsenfabrikant Batavus een fiets onder de naam “Ultimaate Spinning 3s” aangeboden, waarop Mad Dogg een verbod trachtte te vorderen bij de Rechtbank Den Haag. De Voorzieningenrechter was het eens met Batavus dat de spinning merken van Mad Dogg tot soortnaam zijn verworden. Het publiek gebruikt spinning immers als aanduiding van de activiteit en niet als herkomstteken van Mad Dogg. Nu Batavus de aanduiding bovendien gebruikt ter aanduiding van een wezenlijk kenmerk van de fiets – namelijk om deze bij spinning als spinner te gebruiken – is er sprake van eerlijk gebruik en geen merkinbreuk [IEF6097].

Ook in een procedure die Mad Dogg tegen VES aanspande wegens het gebruik van “Spin for Life” voor een spinningevenement waarbij geld voor een goed doel wordt ingezameld, werd geoordeeld dat gebruik daarvan is toegestaan. Overigens was door VES ook een beeldmerk geregistreerd, hetgeen de verschillen groter maakt. In deze procedure overwoog het Hof Den Haag dat de merken van Mad Dogg een zeer gering onderscheidend vermogen bezaten [IEF13050].

Deze uitspraken maakten al wel duidelijk dat de Nederlandse rechters niet overtuigd waren van een geldige merkregistratie ‘spinning’, maar werd er nog geen definitief antwoord gegeven op de vraag of spinning wel of niet een geldig merk was. Daar is inmiddels verandering in gekomen. Op 21 juli 2014 heeft het OHIM namelijk in een nietigheidsprocedure die door een Tsjechische partij was opgestart, geoordeeld dat het woord spinning geen geldig merk oplevert [IEF 14105].

Het OHIM oordeelt onder meer het volgende. Overigens geldt dat omdat de procedure door een Tsjechische partij is gestart, veel wordt gekeken naar de Tsjechische markt, maar dit heeft uiteindelijk wel effect op de gehele Europese merkregistratie.
Een aanzienlijk deel van het Tsjechische publiek vat de aanduiding spinning niet op als een herkomstteken. Spinning wordt juist gebruikt om een bepaalde soort training aan te duiden, waarbij sporters in een groep en onder leiding van een instructeur aan indoor-cycling doen. Nu Mad Dogg heeft gekozen voor een suggestieve term – spinning refereert immers naar een ronddraaiend wiel of trapper – wordt het risico groter dat dergelijke term op generieke wijze gebruikt wordt.

In veel bewijsstukken die in de procedure aan bod komen, zoals artikelen in de media, wordt spinning gebruikt om het soort training aan te duiden, zoals ook bijvoorbeeld naar yoga of aerobics wordt verwezen. Dit alles heeft tot gevolg dat woord spinning, dan in aanvang nog onderscheidend was, dit onderscheidende vermogen heeft verloren. Mede dankzij het succes op de markt, heeft Mad Dogg het nu te danken dat dit woord op zo’n grote schaal wordt gebruikt, dat het geen merknaam meer is, maar een generieke term.

Het OHIM oordeelt tevens dat Mad Dogg onvoldoende maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat spinning geen soortnaam zou worden. Mad Dogg hoeft niet iedere mogelijke actie daadwerkelijk te ondernemen om haar merknaam te beschermen, maar in dit geval heeft zij toch wat teveel afgewacht.

Dit alles leidt tot de conclusie dat spinning een soortnaam is geworden, de merkregistratie van Mad Dogg wordt doorgehaald en het een ieder vrij staat om deze term te gebruiken. Voor het publiek zal er waarschijnlijk weinig veranderen, immers gebruikt iedereen het woord spinning al als een soortnaam voor de sport. Wel zal het effect hebben voor sportscholen die in het verleden door Mad Dogg werden aangesproken. Spinning mag nu gewoon gebruikt worden zonder een licentie met Mad Dogg af te sluiten. Het wachten is nu op een eventueel hoger beroep dat Mad Dogg nog kan instellen…

Helen Maatjes

Hof Den Haag 5 augustus 2014, IEF 14098 (X tegen Jansen B.V.)
Uitspraak ingezonden door Josine van den Berg en Naomi Ketelaar, Klos Morel Vos & Schaap. Tussenarrest. Merkenrecht. Vervallenverklaring. Zie eerder IEF 13008. X heeft een internationale registratie aangevraagd voor onder andere het Benelux woordmerk SAVOY CLUB. Het BBIE heeft bij besluit de oppositie, ingesteld door Jansen (houder van het woordmerk SAVOY), afgesloten en medegedeeld dat X geacht wordt afstand te hebben gedaan van zijn rechten op het depot. X verzoekt het hof om deze beslissing te vernietigen en alsnog de oppositie af te wijzen. Alvorens hierover te oordelen wordt de procedure aangehouden tot een beslissing is genomen in een procedure tot vervallenverklaring die X tegen Jansen is begonnen. Het door Jansen ingesteld niet-ontvankelijkheidsverweer faalt.

Ontvankelijkheid van X in haar verzoek
2. (...) Op grond van artikel 2.17, lid 1, Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) - hierna: BVIE - kon X zich binnen twee maanden nadat over de oppositie uitspraak is gedaan wenden tot het Gerechtshof Den Haag teneinde een bevel tot vernietiging van de beslissing van het Bureau te verkrijgen. Nu het verzoekschrift 21 maart 2014 is ingekomen, is X tijdig in beroep gekomen.

3. (...) Het hof verwijst in dit verband ook naar het Protocol van 21 mei 2014 houdende wijziging van het BVIE (in verband met de toekomstige overheveling van het beroep van de hoven Den Haag, Brussel en Luxemburg naar het Benelux Gerechtshof), waarin een toekomstig artikel 15bis BVIE is opgenomen, waarin is bepaald dat, kort gezegd, tegen iedere eindbeslissing van het Bureau beroep open staat. Ook in zoverre faalt het niet-ontvankelijkheidsverweer.

Verdere beoordeling van het verzoek
7. Inmiddels heeft X bij dagvaarding van 27 juni 2014 bij de rechtbank Rotterdam een procedure tegen Jansen aanhangig gemaakt waarbij de vervallenverklaring van het merk wegens non-usus wordt gevorderd. Gelet daarop zal het hof de procedure aanhouden totdat daarover is beslist. X zal in de gelegenheid gesteld worden het hof over de stand van en de (eventuele) beslissing in de procedure tot vervallenverklaring in te lichten voor of op 3 maart 2015, waarna Jansen daarop binnen drie weken kan reageren.

Lees de uitspraak hier:
IEF 14098 (pdf/link)

Rechtbank Den Haag 6 augustus 2014, IEF 14096 (Schmidt Spiele tegen X)
Uitspraak ingezonden door Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht en Martin Hemmer, AKD. Zie eerder IEF 13457. Merkenrecht. Schmidt is een Duitse onderneming die spellen en puzzels aanbiedt. Zij brengt een spel op de markt onder de naam "My Rummy". X is erfgenaam van de ontwikkelaar van het gezelschapsspel "Rummikub" en houder van de Benelux-vormmerken, waaronder het nummerspelsteen, de jokerspelsteen en het spelrekje. Daarnaast heeft zij ook Gemeenschapsmerken voor het joker/maangezicht. X stelt onterecht dat Schmidt met de spelstenen van het My Rummy-spel inbreuk maakt op haar merkrechten. Daarentegen verklaart de rechtbank voor recht dat Schmidt de nietigheid van de Beneluxmerken betreffende de nummerspelstenen en het spelrekje kan inroepen en met betrekking tot het jokerspelsteen geen sprake is van merkinbreuk.

4.18. Het Beneluxmerk met registratienummer 0442723, een afbeelding van het spelrekje met daarop een variëteit aan spelstenen, wordt zoals X heeft gesteld en niet gemotiveerd is betwist, door het relevante publiek herkend als het spelrekje uit het spel Rummikub met daarop spelstenen. Dit teken mist echter — zo het al voldoende bepaald is —onderscheidend vermogen, nu de vorm van een het spetrekje gangbaar is in de spellenbranche, zodat het niet op significante wijze afwijkt van de norm en daarmee geen herkomstaanduiding vervult. Het element bestaande uit de op het rekje geplaatste spelstenen maakt dit niet anders.

4.19. Een en ander leidt tot de conclusie dat Schmidt op grond van artikel 2.28 lid 1 sub b BVIE de nietigheid kan inroepen van de Beneluxmerken betreffende de nummerspelsteen en het spelrekje die hier in het geding zijn. De rechtbank zal deze Beneluxmerken nietig verklaren en hun doorhating bevelen zoals in het dictum bepaald. Gelet op het bepaalde in
artikel 1.14 BVIE zal de doorhaling niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

4.28. De stelling van X dat het aanbieden van inbreukmakende producten aan een distributeur in Nederland merkrelevant gebruik is, is niet zonder meer juist. Dit hangt af van de omstandigheden van het geval. Schmidt heeft aangegeven dat zij de waren conform haar leveringsvoorwaarden in Duitsland heeft afgegeven aan de distributeur. X heeft dit niet weersproken. Op grond waarvan X stelt dat het aanbieden van de waren in Nederland heeft plaatsgevonden, blijft in het ongewisse. De overige gronden die X aanvoert voor haar stelling dat Schmidt merkrelevant gebruik heeft gemaakt in Nederland dan wel de Benelux, zijn gemotiveerd betwist. X heeft V&D en Bart Smit genoemd als wederverkopers, gesteld noch gebleken is echter dat deze My Rummy-spellen variant Classic Line aanboden. V&D en Bart Smit bieden blijkens productie 16 van X slechts andere spellen van Schmidt aan. Ook via de website van Selecta Spel en Hobby B.V. worden blijkens productie 20 en 21 andere spellen van Schmidt aangeboden. Uit de als annex 3 bij de als productie 2 overgelegde sommatiebrief van 15 november 2012 overgelegde screenprints volgt dat via de websites spellenrjk.nl, bot.com, timtoys.nt, bartsmit.com, nieuwspeelgoed.nl en speelgoedstunter.nl in 2012 My Rummy-spellen van de variant classic line werden aangeboden. Uit de overgelegde screenprints is echter niet op te maken of deze spellen tekens bevatten welke, zoals X stelt, inbreukmakend zijn ten opzichte van de Gemeenschapsmerken of ten opzichte van het Beneluxmerk met betrekking tot dejokerspelsteen van X. Daarnaast heeft X onvoldoende gemotiveerd gesteld dat Schmidt merkrelevante handelingen heeft verricht die hebben geresulteerd in dit aanbod op de hiervoor genoemde websites. X heeft zich beperkt tot de stelling dat Schmidt afbeeldingen en logo’s heeft aangeleverd aan wederverkopers en vervoer heeft geregeld, doch deze stelling heeft X niet onderbouwd.

4.31. Een en ander leidt tot de conclusie dat inbreukmakend gebruik van het Gemeenschapsmerken met registratienummers 006860936 (de jokerspelsteen) en 005179585 (het maangezicht) door Schmidt in Nederland en van het Beneluxmerk met inschrjvingsnummer 0442725 (dejokerspelsteen) door Schmidt in de Benelux niet is komen vast te staan. De vorderingen die zien op een verklaring voor recht dat Schmidt inbreuk heeft gepleegd op deze merken in Nederland dan wel de Benelux en schade dient te vergoeden, de verbodsvordering ter zake van deze merken alsmede de vorderingen tot schadevergoeding en tot opgave zullen om die reden alle worden afgewezen.

Lees de uitspraak hier:
IEF 14096 (pdf/link)

Domeinnaamrecht. We beperken ons tot een doorlopende selectie van WIPO-geschillenbeslechtingsprocedures die wellicht interessant zijn. Hier een overzicht van de in de laatste weken gepubliceerde procedures [dossier instanties - WIPO]. Heeft u ideeën over deze rubriek, laat het ons weten: redactie@ie-forum.nl. Ditmaal over:
A)'AAA' merk eiser niet ingeschreven voor slotenmakersdiensten
B) Gebruik enquesta facil voor domeinnaam toegestaan vanwege beschrijvende termen
C) Houder van merk SNF heeft legitiem belang bij domeinnaam onvoldoende aangetoond
D) Sprake van Reverse Domain Name Hijacking voor 'spritzer'
E) Geen registratie en gebruik te kwader trouw van de domeinnaam newbody.com
F) Onvoldoende onderbouwd dat geen toestemming voor registratie domeinnaam gegeven.
G) Domeinnaam stemt niet verwarringwekkend overeen met de merknaam van eiser
Deze selectie is samengevat door Sara Biersteker, Van Till advocaten.

WIPO D2014-0122 (aaa-locksmiths.com) > Complaint denied
A) Eiser is het Amerikaanse bedrijf 'American Automobile Association'. Eiser heeft de merken 'AAA'  en 'AAA Premier' geregistreerd. Het merk AAA Premier is onder andere geregistreerd in de klasse waarin slotenmakers werkzaamheden zijn opgenomen. Deze dienst wordt door de eiser echter niet verleend. Verweerder verleent deze diensten wel, en wel onder de de naam 'AAA Locksmith'. Dit is ook de domeinnaam. De geschillenbeslechter wijst de eis uiteindelijk af.  De domeinnaam stemt niet verwarringwekkend overeen met het merk/de merken van eiser. De aanduiding 'AAA' is namelijk een in de VS veelgebruikte term om aan te duiden dat het aangeboden product van uitmundende kwaliteit is (dat is uiteraard subjectief).  Daarnaast is het enkele 'AAA' merk van eiser ook niet ingeschreven voor slotenmakersdiensten.

Overigens heeft de eiser in een andere WIPO-procedure meer geluk. De domeinnaam wwwamericanautomobileassociation.com moet namelijk aan haar worden overgedragen.

The disputed domain name <aaa-locksmiths.com> combines Complainant’s AAA trademark with the term “locksmiths” (separated by a hyphen).3 In the United States, the combination of letters AAA is used frequently by parties other than Complainant to identify a wide variety of goods and services, if for no other reason than “A” is the first letter of the English-language alphabet and a string of the letter “A” assures a relatively high placement among alphabetical listings.4 While Complainant may be well-known in the United States as a provider of travel- and insurance-related services, its trademark is somewhat weak from the standpoint of distinctiveness in so far as it is made up of a commonly used combination of letters. There are a multitude of businesses in the United States that use the term AAA as a principal identifier of goods or services other than in direct competition with Complainant’s goods and services.
Complainant owns registration of AAA PREMIER in connection with locksmithing services. AAA PREMIER and AAA are different trademarks. The combination term AAA PREMIER LOCKSMITHS would be a more distinctive (i.e., individuated) term than “AAA locksmiths”. Complainant has not provided evidence of actual use of the term AAA PREMIER in the United States in connection with locksmithing services, although its registration at the USPTO for that term covers “home lock out services, namely, locksmithing in the nature of opening locks for others”. The disputed domain name is <aaa-locksmiths.com>. Complainant does not own registration of the term AAA standing alone with respect to locksmithing services.

WIPO D2014-0390 (encuesta-facil.com) > Complaint denied
B) Eiser heeft de domeinnaam encuestafacil.com (zonder streepje) en is merkhouder van het merk 'Encuestafacil.com'. Eiser biedt in Europa en Latijns-Amerika de mogelijkheid om via haar website snel en gemakkelijk enquêtes te maken en af te nemen. Dit is ook de letterlijke betekenis van 'encuesta facil'. Verweerder heeft de domeinnaam in 2012 geregistreerd en biedt onder de domeinnaam onderzoeken aan waaraan de consument (tegen beloning) aan kan deelnemen.  Volgens de geschillenbeslechter valt dit onder de beschrijvende termen van de domeinnaam. De eiser heeft daarnaast niet onderbouwd dat verweerder meelift op zijn goodwill. Derhalve wordt een eigen recht/legitiem belang van de verweerder aanwezig geacht. De eis wordt afgewezen.

Where the goods or services offered on a website specifically relate to the generic or descriptive meaning of the domain name, the registrant is making the very kind of bona fideoffering that is sufficient to establish legitimate interests under the Policy. See, e.g., EAuto, L.L.C. v, EAuto Parts, WIPO Case No. D2000-0096 (finding domain name <eautoparts.com> to be legitimate for a website that sells auto parts).
Clearly, the Respondent’s use of the “encuesta facil” term in its descriptive or generic sense is not illegitimate. The term “encuesta” means “survey” and the word “facil” means “easy” in English. “Encuesta Facil” thus means in effect an “easy way to do a survey”. Therefore, the term “encuesta-facil”, as used in the disputed domain name, is an apt descriptive choice for the Respondent’s business consisting of an independent rewards program for consumers. The purpose of the survey seems to gather data from consumers, by asking them questions and obtaining personal data for certain brands in exchange of monetary prizes.

WIPO D2014-0327 (snf.com) > Complaint denied
C) Eiser is sinds 1991 houder van het Franse merk 'SNF' en de Franse domeinnaam www.snf.fr. Verweerder is een bedrijf dat handelt in (de registratie van) domeinnamen. De domeinnaam is door verweerder geregistreerd in 2001. Op de website onder de domeinnaam is steeds een PPC-website getoond. Allereerst wordt door de geschillenbeslechters opgemerkt dat de eis weinig informatie bevat. Zo wordt niet duidelijk wat eiser onder de merknaam onderneemt of waar de afkorting SNF voor staat. Hier wordt door de geschillenbeslechters echter geen aandacht besteed nu de eis op andere gronden wordt afgewezen. Onvoldoende aangetoond dat eiser geen eigen recht/legitiem belang bij domeinnaam heeft. Verweerder heeft recht om drieletterwoorden te registreren. Verweerder kon daarnaast niet – en hoefde niet - op de hoogte zijn van Franse merk van eiser. Tenslotte eiser heeft lang gewacht met aanhangig maken van eis. Geen sprake van registratie en gebruik te kwader trouw.

There is also no evidence before the Panel that anyone outside the specialized areas the Complainant operates in would have any awareness of the Complainant’s business under the letters “SNF”. Further in the present case there is no evidence that the Respondent had actual knowledge of the Complainant or its trademark and there is no evidence and no reason to suggest that the Panel should disbelieve the Respondent’s account that it had never heard of the Complainat or its rights. Had the three letter acronym been, say, IBM or BMW that fact could allow the Panel to reach such a conclusion, as it could reasonably be assumed that a Respondent would have actual knowledge of such famous brands. But there is no evidence at all of the Complainant having any reputation outside the specialized area in which it operates in either 2001 or indeed today. The Panel accordingly considers that no case of willful blindness is made out on the present facts.
In reaching this conclusion the Panel also takes into account the following matters:
Carrying on business in registering descriptive or generic domain names is not of itself objectionable – see for example X6D Limited v. Telepathy, Inc., WIPO Case No. D2010-1519, for a case discussing this issue and the applicable principles.
Offering domain names for sale is not of itself objectionable – see Allocation Network GmbH v. Steve Gregory, WIPO Case No. D2000-0016, for an example of a case where the relevant considerations were discussed in relation to this issue.
The use of a privacy shield is not sufficient by itself to establish bad faith. See Fifth Third Bancorp v. Secure Whois Information Service, WIPO Case No. D2006-0696, for an example of a case discussing this issue and what other factors are to be taken into account in such circumstances.
Finally, there is an air of unreality about the submission that the Respondent was actuated by bad faith. The evidence on the record is that the Complainant has domain names <snf.fr> and <snf-group.com>. The Panel does not know, but it seems to have been satisfied with these names. It seems highly likely that at some date relatively soon after 2001 it must have become aware that the Respondent had registered <snf.com>. Despite this, it apparently made no protest and did not make the present claim of bad faith until 2014. The history of this matter would therefore suggest that the Complainant has not, in the past, ever believed that the Respondent acted in bad faith or made any claim to that effect, which considerably weakens its claim on this head of the Policy.

WIPO D2014-0557 (spritzer.com) > Complaint denied
D) Eiser is houder van het merk 'Spritzer' in meerdere Aziatische landen. Oudste registratie stamt uit 1988. Verweerder heeft de domeinnaam geregistreerd in 1998. Verweerder voert aan dat nu een merkaanvraag van eiser in de Verenigde Staten voor het merk 'Spritzer' is afgewezen, er geen sprake is van een verwarringwekkende overeenstemming tussen de domeinnaam en een merk. Spritzer is in de VS de – beschrijvende – benaming voor wijn gemixt met koolzuurhoudend water. Geschillenbeslechter oordeelt dat een afwijzing in de VS niet met zich brengt dat er geen sprake kan zijn van verwarringwekkende overeenstemming. Eis wordt echter wel afgewezen. Verweerder heeft eigen recht/legitiem belang bij domeinnaam en er is geen sprake van registratie en gebruik te kwader trouw. Met name nu 'spritzer' in de VS een gangbare term is en de eiser dit had moeten weten wordt door het panel geoordeeld dat er sprake is van Reverse Domain Name Hijacking.

“The fact that a trade mark application for SPRITZER has been rejected in the US does not form a ground for denying the Complainant this right under the first limb of the UDRP in circumstances where the Complainant has a legitimate trademark registration in another jurisdiction.

En

The Complainant, on the other hand, was well aware of the fact that in the US, the Respondent’s home territory, a spritzer is a common descriptive term for a mixture of wine and carbonated water. In an extensive correspondence with the USPTO over an attempt to file for protection of its SPRITZER mark in the US, the USPTO so informed the Complainant and provided the Complainant with documentary evidence in support.
”

WIPO D2014-0611 (newbody.com) > Complaint denied
(E) Eiser is een Zweeds kledingbedrijf en sinds 1997 houder van het Zweedse woordmerk 'Newbody'. Daarnaast heeft eiser dit merk in 2012 ook als Gemeenschapsmerk geregistreerd. Verweerder verkoopt fitnessproducten en heeft de domeinnaam sinds eind 2013 onder zich. Op de website onder de domeinnaam worden pay-per-click links weergegeven. Deze links worden door een derde gegenereerd. Dit staat ook in een disclaimer onderaan de website. De links die worden weergegeven zijn uiteindelijk afhankelijk van uit welk land de website wordt bezocht (geo targetting). Wanneer de website vanuit Zweden wordt bezocht worden links weergegeven die zich richten op eiser en zijn branche. Wanneer de website vanuit de UK wordt bezocht is dit niet het geval, dan worden dieetproducten getoond. Dit maakt in samenhang met – onder andere – het feit dat eiser onvoldoende heeft aangetoond dat de Amerikaanse verweerder zijn (Zweedse) merk ook zou kennen dat er geen sprake is van registratie en gebruik te kwader trouw van de domeinnaam. De geschillenbeslechter geeft wel aan dat verweerder de links actief moet verwijderen/zorgen dat zij niet meer verschijnen. Wanneer hij namelijk de links blijft tonen die zich richten op eiser kan het maar zo zijn dat een volgende procedure in het voordeel van eiser uitvalt.

In all of these circumstances, the Panel considers that the Complainant has failed to prove on the balance of probabilities that the Respondent registered and is using the disputed domain name in bad faith. That said, given the lack of supporting evidence from the Respondent, the Panel takes the view that this is a very finely balanced case. As noted above, the Respondent's insistence that it had a good faith motivation is based largely on its unsupported assertions that the disputed domain name was acquired for use in its business, based upon the generic meaning of the phrase "new body". While these assertions are not incredible, and are sufficient in the Panel's view to secure a finding in favor of the Respondent as matters stand, the Panel notes that the situation remains that the Website is serving links in Sweden which are targeted to the trademark value of the disputed domain name, albeit inadvertently from the Respondent's perspective. If the Respondent allows the status quo to continue until its website is "ready to go", however long that might take, it risks either further action from the Complainant in another forum or a refiled complaint under the Policy.

WIPO D2014-0604 (bakertillymkm.com) > Complaint denied
(F) Eiser is een wereldwijd netwerk van accountantskantoren die opereren onder de naam 'Baker Tilly'. De hoofdvestiging is gesitueerd in de UK. Sinds 2002 heeft eiser meerdere 'Baker Tilly' merken geregistreerd. Verweerder was ooit (zeker vanaf 2002) aangesloten bij het Baker Tilly netwerk en heeft in 2008 met toestemming van eiser een naamverandering ondergaan: Baker Tilly MKM werd de nieuwe naam. De betreffende domeinnaam is in dat kader geregistreerd. Vanaf 2013 is door eiser de deelname van verweerder aan het netwerk beëindigd. Eiser claimt momenteel de domeinnaam. Verweerder stelt zelf rechten te hebben op de naam 'Baker Tilly MKM'. De geschillenbeslechter is van mening dat het geschil veel verder gaat dan waar hij in het kader van de geschillenprocedure over kan oordelen. Desalniettemin oordeelt de geschillenbeslechter toch dat de eis moet worden afgewezen nu aannemelijk is dat de domeinnaam niet te kwader trouw is geregistreerd. Eiser onderbouwt in ieder geval onvoldoende dat zij hier geen toestemming voor heeft gegeven. Aan het derde vereise van de procedure (registratie en gebruik te kwader trouw) wordt dan ook niet voldaan.

After careful consideration of the totality of circumstances in the record in this administrative proceeding, the Panel concludes that the Complainant has not met its burden of demonstrating that the Respondent registered the disputed domain name in bad faith.
As noted earlier, the Complainant insists that the Respondent was never authorized to register a domain name incorporating the Complainant's BAKER TILLY mark, and that consequently the Respondent's registration of the disputed domain name should be found to be in bad faith. For reasons discussed above, the Panel does not find the record in this case sufficiently clear to support a conclusion that the Respondent acted in bad faith when registering a domain name corresponding to the Baker Tilly MKM trading name, given the lack of clarity whether this domain name also could have been considered a "Permitted Form" of use under the trademark sublicense agreement. Additionally, there is no evidence in the record that the Complainant ever objected to the Respondent's registration of the disputed domain name before 2013, some five (5) years following the registration, and by all appearances then only due to the termination of the Respondent's member status.
In the circumstances of this case, the Panel does not believe that a different outcome should obtain under the bad faith registration analysis utilized by the distinguished panel inOctogen, supra. The Octogen panel made clear that what constitutes bad faith registration "will necessarily depend on an analysis of the facts and circumstances of any given case."

WIPO D204-0594 (cuentasenlineabanamex.com) > Complaint denied
(G) Eiser is een Argentijns accountantskantoor dat sinds 2006 houder is van het Argentijnse merk 'Bairex'. Verweerder is een Mexicaanse financiële dienstverlener. Zij heeft de domeinnaam geregistreerd in 2006. De domeinnaam wordt doorgelinkt naar de website van verweerder waar zij haar financiële diensten aanbied onder de naam 'Banamex'. Deze naam heeft zij ook als merk geregistreerd. Eiser stelt daarnaast merkrechten heeft op de naam 'cuentas en linea Bairex'. In domeinnaam is deze naam gebruikt. Eiser heeft echter geen enkel bewijs naar voren gebracht dat deze stelling onderbouwt. De eiser merkt slechts op dat indien gewenst zij de geschillenbeslechter wel van meer informatie zal voorzien. Deze houding wordt door de geschillenbeslechter niet op prijs gesteld. Hij weigert dan ook om dit te doen dan wel om verder onderzoek naar deze merknaam te doen. De geschillenbeslechter gaat er derhalve vanuit dat eiser geen rechten heeft op de naam 'cuentas en linea Bairex' (met de twee beschrijvende Spaanse termen 'cuentas' – rekeningen – en 'linea' – online). De domeinnaam stemt, nu deze veel langer is dan het Bairex merk en het Bairex merk in zijn geheel niet is overgenomen, niet verwarringwekkend overeen met de merknaam van eiser. Eis wordt afgewezen.

“The Complainant also appears to claim trademark rights in the mark CUENTAS EN LINEA BAIREX. Although the Panel can see how that mark could potentially bear a closer resemblance to <cuentasenlineabanamex.com>, the Panel notes that the Complainant has produced not even a shred of evidence that it owns rights, registered or unregistered, in this latter mark. Instead, the Complainant suggests in its Complaint that it could produce some substantiation of its claim to those rights should the Panel request more information from the Complainant.
The Panel declines to do so. Though a streamlined procedure, the Policy provides a useful avenue through which an entity can make, and possibly sustain, the charge that another entity is intentionally misappropriating rights belonging to the former. Thus, when filing a complaint, it is incumbent upon a complainant to bring forth serious, if abbreviated, evidence to establish, at a minimum, a prima facie case in support of its claims. After that submission, a duly constituted panel may wish, on occasion, to seek further material or information from that complainant in order to clarify aspects of the evidence so presented. In this case, the Complainant has failed completely to furnish any such evidence with respect to its ownership of the mark, CUENTAS EN LINEA BAIREX, that would merit a request for clarification. See, for example, Sensis Pty Ltd., Telstra Corporation Limited v. Yellow Page Marketing B.V., WIPO Case No. D2011-0057 (“…UDRP panels should be reluctant to request or allow additional submissions that would substantially delay the proceedings or burden the parties. It is not normally necessary or appropriate in the interest of fair process or natural justice to delay the UDRP proceeding so that the parties can comment on legal or factual materials that were in existence and foreseeably relevant to their positions when they prepared the complaint or response.”).”

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van 19 oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE-serie juni 2014.

Behoefte aan of maakt u graag een verdere analyse? Tip de redactie: redactie@ie-forum.nl

Hof Den Haag 15 juli 2014, IEF 14084 (Kettle Foods tegen Intersnack)
Uitspraak ingezonden door Michiel Rijsdijk, Arnold + Siedsma. In kort geding [IEF 12931] werden de vorderingen van Kettle Foods afgewezen, omdat Kettle Cooked een beschrijving is van het productieproces. Kettle food heeft de bekendheid van haar KETTLE-merken getracht aan te tonen via marktonderzoek (ongeveer 25% kent het), omzetcijfers, etc. maar slaagt daarin niet. Op de extra bescherming op grond van 9 lid 1 sub c GMVo kan zij zich niet beroepen. Er is geen sprake van misleiding, de gemiddelde consument zal niet denken dat chips in een Panoramix-ketel wordt bereid. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep.

7.5. Onderzocht moet nu (...) nog worden of het algemen publiek, of een aanmerkelijk deel daarvan, in het continentale deel van de EU zonder de X-lidstaten, het merk Kettle kent. (...)
7.8. Kettle Foods heeft de bekendheid van haar KETTLE-merken verder trachten aan te tonen aan de hand van omzetcijfers, verkoopaantallen, marktaandelen, reclameinspanningen e.d.. Het hof is voorshands van oordeel dat deze stelling onvoldoende zijn om aan te nemen dat de bekendheid hoger is dan uit het 'awareness'-rapport blijkt, althans voor het grondgebied van Nederland, waarop dat rapport betrekking heeft. hierbij is van belang dat de thans aan de orde zijnde vraag niet is of KETTLE een zodanig bekend merk is dat het aanspraak kan maken op de extra bescherming die artikel 9 lid 1 sub c GMVo en artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE bieden.

7.9 Alles overziend is Kettle Foods er naar het oordeel van het hof niet in geslaagd om aannemelijk te maken dat haar KETTLE-merken bekend zijn bij meer dan ongeveer 25% van de Nederlandse consumenten. Met andere woorden: van de Nederlandse consumenten kent ongeveer 75% het merk KETTLE voor 'snacks/chips'  niet. Dit is een dusdanig hoog percentage dat niet kan worden gezegd dat een aanmerkelijk deel van het Nederlandse publiek het woord 'Kettle' in 'Kettle Cooked' op de Chio-verpakking-KC als merk opvat.

Onrechmatige daad/misleiding:
8.5. Aangenomen moet worden dat de gemiddelde consument niet zal denken dat de chips (ook nu nog) in een 'Panoramix'-ketel wordt bereid en dat het hem, in de woorden van Intersnack 'worst (zal) zijn' of de chips in een industriële ketel of in een industriële frituur worden vervaardigd.

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 27 januari 2014, IEF 14078, zaak C-215/14 (Nestlé)
Merkenrecht. Zie eerder IEF 12827 en IEF 12171. Verzoekster Nestlé heeft op 8 juli 2010 een verzoek ingediend voor inschrijving van het driedimensionale teken van de Kit Kat chocoladewafel bestaande uit vier ‘vingers’ bij het Intellectual Property Office van het VK. Dit product wordt al sinds 1935 in het VK verkocht, sinds 1988 door merkhouder Nestlé. Het logo is in de loop der jaren qua stilering iets gemoderniseerd maar in wezen gelijk gebleven. De aanvraag is ingediend voor de volgende goederen van klasse 30: „Chocolade; chocoladewerk; chocoladeproducten; suikerbakkerswaren; chocoladepreparaten; bakwaren; banketbakkerswaren; biscuit; met chocolade overtrokken biscuit; met chocolade overtrokken wafelbiscuit; cakes; koekjes; wafels.”Verweerster Cadbury heeft oppositie ingesteld tegen deze aanvraag.

Het gaat zoals in veel merkenzaken om het onderscheidend vermogen van het product. In eerste instantie oordeelt de rechter dat de vorm van het product niet zodanig is dat de gemiddelde consument het betrokken product op grond daarvan kan onderscheiden van de producten van andere ondernemingen. Gebleken is dat consumenten veeleer afgaan op het woordmerk Kit Kat. De uitsparingen in het product (de verdeling in ‘vingers’) zijn noodzakelijk om een technische uitkomst te verkrijgen, namelijk om het product in stukken te kunnen breken voor consumptie. Inschrijving van het product is om die reden uitgesloten door de bepalingen in de nationale regelgeving (omzetting RL 2008/95). Onderscheidend vermogen, en dus inschrijving, zou alleen van toepassing kunnen zijn voor de onderdelen ‘cakes en banketbakkerswaren’. Beide partijen komen op tegen deze beslissing.

De verwijzende VK-rechter (High Court of Justice of England and Wales) is het eens met het standpunt van Cadbury dat uit het feit dat een vorm ongebruikelijk is voor de betrokken waren, niet volgt dat het publiek deze automatisch zal opvatten als een aanduiding van de commerciële herkomst. Hij is van mening dat het merk ook voor cakes en banketbakkerswaren intrinsiek onderscheidend vermogen mist. Verzoeker heeft niet bewezen dat een aanzienlijk deel van de betrokken consumenten afgaat op het merk en niet op eventueel aanwezige kenmerken om de herkomst van de waren te identificeren. Aangezien de verwijzende rechter niet zeker is over de juiste uitleg van artikel 3 lid 1, sub e-i en ii (over de noodzakelijke vorm om de ‘technische uitkomst’ te verkrijgen) stelt hij de volgende vragen aan het HvJEU:

1 Hoeft de aanvrager van inschrijving, met het oog op de vaststelling of een merk onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt in de zin van artikel 3, lid 3, van richtlijn 2008/95/EG, enkel te bewijzen dat op de relevante datum een aanzienlijk deel van de betrokken kringen het teken herkent en het associeert met de waren van de aanvrager in de zin dat zij de aanvrager zouden identificeren als degene die de waren met dat teken op de markt heeft gebracht, of moet de aanvrager bewijzen dat een aanzienlijk deel van de betrokken kringen afgaat op het teken (en niet op andere eventueel aanwezige merken) als aanduiding van de herkomst van de waren?

2 Wordt inschrijving van een vorm als merk uitgesloten door artikel 3, lid 1, sub e-i en/of e-ii, van richtlijn 2008/95/EG als deze vorm bestaat uit drie wezenlijke kenmerken, waarvan er één bepaald wordt door de aard van de waar en er twee noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen?

3 Moet artikel 3, lid 1, sub e-ii, van richtlijn 2008/95/EG aldus worden uitgelegd dat inschrijving is uitgesloten voor vormen die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen uit het oogpunt van de manier waarop de waren worden vervaardigd, en niet uit het oogpunt van de manier waarop de waren functioneren?