Alle rechtspraak  

Th. W. van Leeuwen, Merkaanvraag READY TO F*CK- in strijd met openbare orde en goede zeden, Abcor.nl
Een redactionele bijdrage van Theo-Willem van Leeuwen, Abcor merkenbureau.
Het komt toch niet zo vaak voor, daarom dit keer aandacht voor een voor de hand liggende maar toch bijzondere weigering. Merken worden vaak geweigerd op grond van gebrek aan onderscheidend vermogen (eigenlijk weigeringsgrond nummer 1). Soms wordt een merk geweigerd omdat dit in strijd is met de openbare orde en goede zeden. Echter dit is een uitzondering. Er mag namelijk bijzonder veel, want de merkautoriteiten willen niet van censuur beschuldigd worden. Maar er is wel een grens en die is dit keer weer opgezocht.

Het logo ‘READY TO F*CK’ was aangevraagd voor merchandising producten in de klassen 16, 25 en 41 (voornamelijk drukwerk en kleding). Het Duitse merkenbureau had het merk geweigerd waarna er bezwaar was ingediend bij de het Duitse Bundesgericht. Maar ook daar vond de klager geen gehoor.

Bij de beoordeling of een merk wel acceptabel is, moet niet alleen gekeken worden naar de doelgroep waarvoor de producten bedoeld zijn, maar ook naar de markt waar men het product tegenkomt. En bij deze producten is de kans niet uitgesloten dat kinderen met het teken geconfronteerd worden. Het gerecht maakt wel duidelijk dat zij geen censuurpolitie wenst te zijn en dat merken met een ‘slechte smaak’ ook registreerbaar zijn, maar er is wel een grens. Gezien het effect van dit merk op kinderen en tieners, en het feit dat dit voor een groot deel van het publiek wel aanstootgevend kan zijn, is voldoende reden om het merk te weigeren.

Er is nog betoogd dat er de consument in het teken het woord FAAK zou lezen (door de weggekraste UC en de letters AA). Dit verwijst dan naar een stadje in de buurt van Kämten. Maar het Bundesgericht gaat niet mee met deze stelling. Het gaat om hoe het merk is ingediend. Dat het woord ‘fuck’ ook nog alternatieve betekenissen heeft, is tevens niet relevant bij de beoordeling van dit merk. De aanvrager had nog betoogd dat ‘fuck’ gezien kan worden in de betekenis van ERG, een krachtige versterking van de boodschap (net zoals ‘damn’) en dat het een alternatieve betekenis heeft van ‘rot op’ (fuck off). Maar ook dit mocht niet baten.

De uitspraak is geheel in lijn met eerdere vergelijkbare aanvragen. Zo hebben de Europese merkautoriteiten eerder het merk FUCKING FREEZING geweigerd voor kleding. Ook daar werd nog betoogd dat ‘fucking’ een gebruikelijk woord was geworden in de taal om de intensiteit van iets te benadrukken (dus in de betekenis van ERG). De Board of Appeal ging hier niet in mee. Zij weigerde het merk  (net zoals in deze zaak) omdat dit vulgair en aanstootgevend kan zijn. Het Duitse merk is daarom terecht geweigerd omdat het in strijd is met de openbare orde en goede zeden voor een deel van het relevante publiek.

Merkenrecht. Ditmaal conclusies in zes hogere voorzieningen.
A - C) Over niet-tijdige overlegging van documenten in PROTIVITAL / PROTI SNACK / PROTIACTIVE. onmisbaar schriftelijk bewijs kan ander schriftelijk bewijs niet aanvullen, maar wel vice versa.
D) A-G verwijst naar ONEL/OMEL inzake bewijs van normaal gebruik CENTROTHERM
E) CENTROTHERM (2); BHIM heeft beoordelingsvrijheid om rekening te houden met bewijs van normaal gebruik dat niet tijdig is ingediend.
F) Indiening van aanvullend bewijs voor normaal gebruik van het oudere nationale beeldmerk FISHBONE, daarin heeft de oppositieafdeling een beoordelingsmarge, berust op de beginselen van BHIM/Kaul (zaak C-29/05P).

Conclusie A-G HvJ EU 16 mei 2013, zaak C-120/12P - zaak C-121/12P - zaak C-122/12P (Rintisch / BHIM)
A - C) Bewijs van bestaan en geldigheid van ouder merk – Bewijzen en vertalingen ingediend na afloop van de door het BHIM gestelde termijn – Beoordelingsvrijheid van de kamer van beroep. Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (Zevende kamer) van 16 december 2011, Rintisch / BHIM – Valfleuri Pâtes alimentaires (T-109/09, T-62/09 en T-152/09, zie IEF 10688), waarbij het Gerecht de actie heeft verworpen en waartegen beroep is ingesteld door de houder van bepaalde communautaire en nationale woordmerken, een nationaal woord- en beeldmerken en een handelsnaam met het woordelement PROTI”, „PROTIPOWER” en „PROTIPLUS”, "PROTITOP" en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1660/20074 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 21 januari 2009 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van verzoeksters oppositie tegen de inschrijving van de woordmerken „PROTIVITAL” (C-120/12P), „PROTI SNACK” (C-121/12P) en „PROTIACTIVE” (C-122/12P) – Niet-tijdige overlegging van documenten – Beoordelingsvrijheid verleend bij artikel 74, lid 2, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 76, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009]. De A-G concludeert tot gehele afwijzing.

72. Ik lees regel 20, lid 1, echter anders. In regel 19, lid 2, sub a, punt ii, heeft de wetgever in wezen een bewijsdrempel gedefinieerd: voor ingeschreven merken die geen gemeenschapsmerken zijn, moet de opposant een kopie van het desbetreffende inschrijvingsbewijs en eventueel van het laatste vernieuwingsbewijs overleggen, ten blijke dat de beschermingstermijn van het merk langer is dan de door de oppositieafdeling gestelde termijn en de eventuele verlenging daarvan, of gelijkwaardige documenten, afgegeven door de instantie waarbij het merk werd ingeschreven.

73. De opposant legt het desbetreffende inschrijvingsbewijs (en het eventuele vernieuwingsbewijs) over, of doet dat niet. Met het BHIM ben ik daarom van mening dat er geen ruimte is om aan de toereikendheid van het bewijs te twijfelen, of te twisten over de vraag of het een aanvulling vormt op eerder ingediend bewijs. Onmisbaar schriftelijk bewijs kan ander schriftelijk bewijs niet aanvullen. (Omgekeerd is dat natuurlijk wel het geval.)

Conclusie A-G HvJ EU 16 mei 2013, zaak C-609/11P (Centrotherm Systemtechnik / centrotherm Clean Solutions) - dossier

D) Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 15 september 2011, Centrotherm Clean Solutions/BHIM (T-427/09, zie IEF 10182), waarbij de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 25 augustus 2009 (zaak R 6/20084) is vernietigd voor zover zij de beslissing van de nietigheidsafdeling van 30 oktober 2007 gedeeltelijk heeft vernietigd – Normaal gebruik van het merk CENTROTHERM – Bewijs. De A-G concludeert tot afwijzing van zaak C-609/11, en verwijst naar LENO MERKEN-zaak (Onel/Omel).

137. De volledige tekst van het eerste deel van de eerste zin van punt 26 luidt als volgt: „Hoewel het begrip normaal gebruik dus in de weg staat aan elk minimaal gebruik dat niet volstaat om te oordelen dat een merk daadwerkelijk op een bepaalde markt is gebruikt [...].” Het Gerecht beschrijft daar hoe het gebruik op een bepaalde markt kan worden aangetoond en kan worden beschouwd als bij te dragen aan de vaststelling van normaal gebruik van het merk. Dit blijkt uit lezing van het eerste deel van de zin tezamen met het tweede deel, waarin het Gerecht vervolgens stelt dat voor het bewijs van gebruik op een bepaalde markt niet het bewijs van commercieel succes, een handelsstrategie of een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik is vereist. Dit volgt eveneens uit lezing van punt 26 in samenhang met punt 25, waarin het Gerecht het begrip „normaal gebruik van een merk” definieert.

138. Ik onderschrijf de hier door het Gerecht gevolgde benadering.

139. In punt 26 van zijn arrest geeft het Gerecht mijn inziens aan dat geen van deze factoren afzonderlijk bezien de basis kan vormen voor de conclusie dat een merk daadwerkelijk op een bepaalde markt is gebruikt. In lijn hiermee merkt het Gerecht vervolgens in punt 28 op dat „het geringe aantal onder dit merk verhandelde waren of diensten [kan] worden gecompenseerd door een sterke intensiteit of een grote bestendigheid in de tijd van het gebruik van dit merk, en omgekeerd”, en in punt 29 dat „[h]oe kleiner de commerciële exploitatie van het merk is, des te groter is echter de noodzaak dat de houder [...] extra gegevens aanvoert op grond waarvan eventuele twijfels over het normaal gebruik van het betrokken merk kunnen worden weggenomen”. Deze redenering sluit mijns inziens volledig aan bij de vereiste algehele beoordeling van alle relevante factoren, zoals dit Hof recentelijk heeft uitgemaakt in het arrest Leno Merken. (32)

Conclusie A-G HvJ EU 16 mei 2013, C-610/11P (Centrotherm Systemtechnik / BHIM en centrotherm Clean Solutions) - dossier
E) Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 15 september 2011, Centrotherm Clean Solutions/BHIM (T434/09), waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 25 augustus 2009 (zaak R 6/20084) voor zover daarbij de vordering tot vervallenverklaring van het merk CENTROTHERM is toegewezen – Normaal gebruik van het merk – Bewijs.
A-G concludeert tot afwijzing/toewijzing. A-G concludeert tot vernietiging van het arrest van het Gerecht.

152. Mijn conclusie luidt dat de hogere voorziening in zaak C‑610/11 P gegrond is voor zover zij betrekking heeft op het feit dat het BHIM een beoordelingsvrijheid heeft om rekening te houden met bewijs van normaal gebruik dat niet tijdig is ingediend.

Conclusie A-G HvJ EU 16 mei 2013, zaak C-621/11P (New Yorker SHK Jeans / BHIM) – dossier
F) Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 29 september 2011, New Yorker SHK Jeans / BHIM (T-415/09), waarbij het Gerecht heeft verworpen het beroep tot vernietiging dat door de aanvrager van het woordmerk „FISHBONE”, voor waren van de klassen 18 en 25, is ingesteld tegen beslissing R 1051/20081 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 30 juli 2009 tot gedeeltelijke verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie die door de houder van het nationale merk „FISHBONE BEACHWEAR”, voor waren van klasse 25, alsook van het in het economische verkeer gebruikte nationale teken „Fishbone” is ingesteld – Normaal gebruik van het oudere merk – Inaanmerkingneming van extra bewijsmateriaal. A-G concludeert tot gehele afwijzing.

42. Het gaat in deze hogere voorziening enkel om de vraag of de oppositieafdeling van het BHIM een beoordelingsmarge heeft om te beslissen of zij rekening houdt met bewijs van normaal gebruik dat zij na het verstrijken van de aanvankelijk voor de overlegging van dat bewijs gestelde termijn heeft ontvangen.

46. Mijns inziens biedt verordening nr. 207/2009 de oppositieafdeling de mogelijkheid dergelijk aanvullend bewijs in aanmerking te nemen.

47. Mijn zienswijze berust op de beginselen die zijn vastgesteld in het arrest BHIM/Kaul.

50. Het uitgangspunt is derhalve dat het BHIM in de regel een beoordelingsmarge heeft om te beslissen of het rekening houdt met bewijsmiddelen die zijn aangedragen na afloop van de door het BHIM gestelde termijn.

Ex parte beschikking Rechtbank Arnhem 20 december 2012 (Il Mito Modegroep B.V. tegen Basic Wear B.V.);    beschikking Rechtbank Almelo 20 december 2012 (Il Mito Modegroep B.V. tegen Moda Italia) ;   beschikking Rechtbank Arnhem 18 december 2012 (Il Mito Modegroep B.V. tegen Rigans B.V.)
Beschikkingen ingezonden door Bert Gravendeel, Gravendeel Advocaten.

Samenvatting uit het verzoekschrift: Ex parte bevel. Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Modelrecht. Auteursrecht. Gerekwesteerden maken inbreuk op de handelsnaamrechten, merkrechten en ongeregistreerde gemeenschapsmodelrechten en auteursrechten van Il Mito op kledingstukken. Il Mito heeft bij beslag een ex parte bevel tot staking van de inbreuk verzocht. Daarnaast heeft zij belang bij de bewijsbescherming en verzoeken zij om inzage/afschrift van bepaalde bescheiden ex art. 843a Rv. jo 1019b jo 1019c RV, beschrijving en monsterneming van de inbreukmakende kledingstukken ex art. 1019b jo 1019d Rv. en conservatoir derdenbeslag op banktegoed van gerekwesteerden. Na sommatie hebben gerekwesteerden de beweerde inbreuk ontkend, maar laten zij de goederen in opslag en zullen zij niet overgaan tot verkoop. Il Mito weet niet of dit zo blijft en om welke hoeveelheden het gaat. Zij vreest verduistering en/of vernietiging zodat hun bewijspositie wordt uitgehold. De voorzieningenrechter wijst de ex parte-verzoeken toe.

Gerecht EU 7 mei 2013, zaak T-579/10 (macros consult/OHMI - MIP Metro (makro))
Gemeenschapsmerk. Handelsnaamrecht. Beroep ingesteld door de houder van de handelsnaam „macros Consult GmbH” strekkende tot vernietiging van beslissing R 339/20094 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 18 oktober 2010, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling houdende afwijzing van de door verzoekster ingestelde vordering tot nietigverklaring van het beeldmerk dat het woordelement „makro” bevat, voor waren en diensten van de klassen 1 tot en met 42. Het beroep wordt verworpen, de loutere aanvraag tot woordmerkregistratie is onvoldoende om gebruik van de handelsnaam ex § 5 Duitse Markengesetz te bewijzen. Ook een briefwisseling volstaat niet ten bewijze van duurzaam gebruik van de firmanaam. Er is geen fout gemaakt bij de toepassing van Duits recht.

85 Met haar vaststelling dat een loutere aanvraag tot inschrijving van een woordmerk, ingediend bij het Deutsches Patent‑ und Markenamt, niet volstond ten bewijze van het gebruik van de firmanaam macros consult GmbH in het economisch verkeer, heeft de kamer van beroep geen beoordelingsfout gemaakt bij de toepassing van het Duitse recht zoals zij de strekking daarvan heeft omschreven.

86 Zoals de kamer van beroep in punt 25 van de bestreden beslissing heeft opgemerkt, vooronderstelt noch impliceert de aanvraag tot inschrijving van een merk immers dat gebruik wordt gemaakt van het merk, en staat vast dat verzoekster de inschrijvingsprocedure niet heeft voortgezet. Aangezien de kamer van beroep van oordeel was dat de in § 5 Markengesetz gestelde voorwaarde van het gebruik in het economisch verkeer een zekere mate van werkzaamheid en een voldoende duurzaam karakter diende te hebben (punten 23 en 25 van de bestreden beslissing), kon zij daaruit op goede gronden afleiden dat een loutere briefwisseling als zodanig niet volstond ten bewijze van het duurzaam gebruik van verzoeksters firmanaam in het economische verkeer.

87 Verzoekster heeft geen enkel ontvankelijk bewijselement aangevoerd waaruit het tegendeel blijkt. Bijgevolg is zij niet geslaagd in het bewijs dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing ten onrechte van oordeel was dat zij niet het bestaan had aangetoond van een ouder recht dat de grondslag kon bieden voor een vordering tot nietigverklaring op grond van artikel 53, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009.

Op andere blogs:
IPKat (Case T‑579/10, a list of dos and don'ts for trade mark litigation in the EU)

Conclusie A-G 3 mei 2013, nr. 12/00405 (Red Bull GmbH tegen Grupo Osborne en Refresco Benelux, rechtsopvolger van Menken)
Conclusie ingezonden door Vivien Rörsch, Tobias Cohen Jehoram en Robbert Sjoerdsma, De Brauw Blackstone Westbroek, Arvid van Oorschot en Hub Harmeling, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP.
Merkenrecht. De A-G concludeert tot verwerping van het principale beroep. Voor de beschrijving van de feiten: zie IEF 10200. Uit de introductie van de Advocaat-Generaal:

Anders dan het omvangrijke dossier wellicht doet vermoeden, gaat het in deze zaak in wezen om een doorsnee-merkenkwestie.
Ik meen dat het hof geen rechtsregels heeft miskend en dat de cassatieklachten geen aanleiding geven tot het stellen van prejudiciële vragen aan het HvJ EU. De klachten vragen m.i. in wezen om een nieuwe feitelijke beoordeling in cassatie en miskennen de grenzen van de cassatierechtspraak.

Leeswijzer:
3.I. Principaal onderdeel I (art. 2.20 lid 1, aanhef en onder b BVIE)
3.1.A. Miskenning van 'kruisverbanden'
3.1.B. Miskenning associatiegevaar
3.1.C. Kleur van het TORO-blikje
3.II Principaal onderdeel II (2.20 lid 1, aanhef en onder c BVIE)
3.II.A stelplicht ivm afbreuk aan onderscheidend vermogen / verwatering
3.II.B. ongerechtvaardigd voordeel trekken uit onderscheidend vermogen en reputatie
3.III Principaal onderdeel III (Normaal gebruik van BULL als merk)
4. Voorwaardelijk incidentele cassatiemiddel
4.I 2.20 lid 1, aanhef en onder b en c BVIE
4.II 2.20 lid 1, aanhef en onder c BVIE; art. 24 Rv
4.III 2.20 lid 1 BVIE, geen 'gebruik' door Menken

BBIE oppositie 15 april 2013, no. 2005851 (R&A Bailey & Co tegen Van der Meulen) (pdf)
Beslissing mede ingezonden door Charles Gielen, NautaDutilh en Rijksuniversiteit Groningen.

Merkenrecht. Oppositieprocedure van Benelux gecombineerde woord-/beeldmerk BIERBAR gebaseerd op eerdere inschrijving van Gemeenschapswoord/beeldmerken 7594484 en 7029788. De oppositie wordt toegewezen en het depot wordt niet ingeschreven, er bestaat verwarringsgevaar.

Merk en teken hebben het beeld bestaande uit de letters “BB” gemeen. De gelijkenis bestaat verder ook uit het feit dat deze letter met de rug naar elkaar staan en verbonden zijn door het middelste streep van de letter "B" en de letters hebben een gelijkaardige ronde, sierlijke vorm. Op visueel vlak stemmen de tekens overeen. Bieren zijn soortgelijk aan alcoholhoudende dranken, want ze kunnen bij en in dezelfde gelegenheden worden genuttigd. Oppositie wordt toegewezen.

Visuele vergelijking
32. Merk en teken hebben het beeld bestaande uit de letters “BB” gemeen. De gelijkenis tussen deze beeldelementen bestaat niet enkel uit het feit dat het twee letters “B” betreft, maar ook uit het feit dat de opbouw en weergave in beide gevallen overeenstemmend is: in beide gevallen staan de letters “B” met de rug naar elkaar toe en worden deze letters verbonden door het middelste streepje van de letter “B”. Bovendien hebben de letters een gelijkaardige ronde, sierlijke vorm.

33. Het Bureau is dan ook van oordeel dat er sprake is van tekens die op visueel vlak overeenstemmen.

Auditieve vergelijking
35. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek de letters BB zowel in het ingeroepen recht als in het bestreden teken zal herkennen. Het ingeroepen recht zal dan ook worden uitgesproken als “BÉBÉ” of als “dubbel “B”. Het bestreden teken zal uitgesproken worden ofwel door enkel te refereren aan “bierbar”, ofwel als “BÉBÉ” of als “dubbel “B”, al dan niet in combinatie met het onderschrift “bierbar”.

36. Merk en teken zijn auditief ofwel niet overeenstemmend, ofwel identiek, ofwel sterk overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking
37. De letters “BB” hebben geen vaststaande betekenis voor het in aanmerking komend publiek, in tegenstelling tot het woord “bierbar” in het bestreden teken. Merk en teken zijn begripsmatig niet overeenstemmend.

41. Bieren zijn soortgelijk aan alcoholhoudende dranken. Ze kunnen immers bij en in dezelfde gelegenheden genuttigd worden. Ze zijn bovendien concurrerend: iemand kan de keuze maken tussen een biertje of een ander alcoholisch drankje. Bovendien worden bieren, die een subcategorie van de alcoholische dranken zijn, verkocht op dezelfde plaatsen waar zij zich in dezelfde rayons of in aanpalende rayons bevinden als de alcoholische dranken (zie: GEU, ROSALIA DE CASTRO, T-421/10, 5 oktober 2011).

42. De niet-alcoholische dranken minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen worden veelal gecommercialiseerd en geconsumeerd samen met alcoholische dranken en zijn het voorwerp van een algemene distributie, gaande van de voedingsschappen van de grootwarenhuizen tot bars en cafés (zie GEU, arrest Hai, T-33/3, 9 maart 2005). Daarnaast is het mogelijk dat een mix van verschillende drankjes wordt aangeboden, zoals een siroop of ander preparaat voor de bereiding van dranken in combinatie met een alcoholhoudend drankje.

49. Op visueel vlak stemmen de tekens overeen. Op auditief vlak zijn zij ofwel niet overeenstemmend, ofwel identiek, ofwel sterk overeenstemmend. Begripsmatig stemmen de tekens niet overeen. In dit kader merkt het Bureau echter op, dat het gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek al voldoende is om een oppositie toe te wijzen (GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005). De waren zijn soortgelijk. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

52. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de betrokken waren afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen, en er aldus sprake is van gevaar voor verwarring.

53. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van één van de ingeroepen rechten, dient aan de beoordeling van het andere ingeroepen recht niet meer toegekomen te worden.

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van 33 oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE serie maart 2013.

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) SLIM BELLY is beschrijvend voor sportapparaten en diensten
B) RELY-ABLE benadrukt de positieve aspecten van de dienst, maar dient niet ter onderscheiding

Gerecht EU 30 april 2013, zaak T-61/12 (ABC-One / OHMI (SLIM BELLY)) - dossier
Gemeenschapsmerk. Absolute weigeringsgrond. Beroep tot vernietiging van beslissing R 1077/20111 van de kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 17 november 2011, houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om het woordmerk SLIM BELLY in te schrijven voor waren van de klassen 28, 41 en 44. Het beroep wordt afgewezen, SLIM BELLY is voor sport- en fitness-apparaten en diensten beschrijvend. Op de MARQUES-blog

34      Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdekammer in Randnr. 20 der angefochtenen Entscheidung die unter die Klasse 28 fallenden Waren „Trainingsgeräte, Fitnessgeräte in Form von Gürteln und Manschetten, Geräte für Belastungsübungen, Tretbänder, Laufbänder, Körpertrainingsgeräte“ geprüft, bei denen es sich um Sportgeräte handele, die zum Zweck der Gewichtsreduzierung und der Förderung der Fitness gebraucht würden. In Randnr. 21 ihrer Entscheidung hat die Beschwerdekammer weiter zu den Gesundheits-, Fitness- und Sportdienstleistungen der Klassen 41 und 44 ausgeführt, dass „sportliche Aktivitäten; Dienstleistungen von Fitnessstudios; medizinische Dienstleistungen; Dienstleistungen von Sanatorien“ in Anspruch genommen würden, um Gewicht zu reduzieren und eine schlanke Figur zu erarbeiten, dass „Massagen“ dazu dienten, die Funktionsfähigkeit der Lymphdrüsen und damit die Entschlackung und das Abnehmen zu fördern, dass auch „Dienstleistungen von Schönheitssalons“ dem schlankeren Aussehen dienten und dass „Aus- und Weiterbildung“ z. B. Kurse zur besseren Ernährung oder Fitness beinhalte. Folglich hat die Beschwerdekammer ihre Entscheidung für jede homogene Gruppe der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen ordnungsgemäß begründet, womit der von der Klägerin geltend gemachte Einwand allgemeiner Art nicht durchgreifen kann.

41      Die genannte Kritik an der Erklärung der Beschwerdekammer schließlich ist nicht nur nicht hinreichend substantiiert, sondern sie geht außerdem in der Sache fehl. Insoweit ist daran zu erinnern, dass es nach der in der vorstehenden Randnr. 36 angeführten Rechtsprechung genügt, dass das angemeldete Zeichen zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen zur Bezeichnung eines Merkmals der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen verwendet werden kann. Im vorliegenden Fall ist in Übereinstimmung mit der Beschwerdekammer davon auszugehen, dass die einschlägigen englischsprachigen Verkehrskreise das Zeichen SLIM BELLY als Ganzes auf der Grundlage seiner sich unmittelbar erschließenden Bedeutung im Sinne von „flacher Bauch“ als mögliche Beschreibung einer Funktion der betreffenden Dienstleistungen, nämlich der Verringerung des Gewichts oder der Verbesserung der Figur, vor allem der Verschlankung des Bauchs, auffassen werden. Somit werden die angesprochenen Verkehrskreise zwischen der Bedeutung des angemeldeten Zeichens im Sinne von „flacher Bauch“ und den in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen einen Zusammenhang in Gestalt eines Hinweises auf eine Gewichtsverringerung oder eine Verbesserung der Figur, insbesondere des Bauchs, erkennen können und unmittelbar und ohne zusätzliche Überlegung verstehen, dass das angemeldete Zeichen die Bestimmung der betreffenden Waren und Dienstleistungen beschreiben kann.

Gerecht EU 30 april 2013, zaak T-640/11 Boehringer Ingelheim International / OHMI (RELY-ABLE) - dossier
Gemeenschapsmerk. Absolute weigeringsgrond. Vernietiging van beslissing R 756/20114 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 30 september 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de onderzoeker waarbij bescherming als gemeenschapsmerk is geweigerd ten gevolge van een internationale inschrijving voor de Europese Unie van het woordmerk „RELY-ABLE” voor diensten van de klassen 38, 41 en 42 (clinical trial services for pharmaceutical products). 

Het beroep wordt verworpen. Het (aangevraagde) merk wordt niet door de consument herinnerd als een merk, maar enkel als een promotioneel woord voor de positieve aspecten van de dienstverlening, namelijk dat men betrouwbaar (reliable) is. Op de Marques-blog.

6. (...) Firstly, the Board of Appeal took the view that the relevant public would directly and unambiguously perceive the sign RELY-ABLE as a deliberate misspelling of the English word ‘reliable’ to make it more ‘catchy’, but would not perceive that spelling as particularly fanciful or arbitrary. Secondly, the Board of Appeal found that the relevant public would directly perceive the message communicated by the sign RELY-ABLE as a whole, as a banal laudatory message relating to an important characteristic of clinical trial services for pharmaceutical products, namely their reliability. (...)

37      Accordingly, the Board of Appeal did not err in dismissing the appeal against the decision refusing protection, after finding, in paragraph 17 of the contested decision, that the word mark RELY-ABLE is not distinctive, on the ground that it could not be perceived and memorised by the relevant consumer as a trade mark, and that the sign as a whole would be perceived as nothing more than a promotional message whose aim is to highlight an important positive aspect of the services, namely that they are reliable.

Gerecht EU 23 april 2013, zaak T-55/12 (Su-Shan Chen / OHMI - AM Denmark; reinigingsapparaat) - dossier
Gemeenschapsmodel. Gemeenschapsvormmerk. Beroep ingesteld door de houder van gemeenschapsmodel nr. 1027718-0001 (reinigingsapparaten) strekkende tot vernietiging van beslissing R 2179/20103 van de kamer van beroep van het BHIM van 26 oktober 2011, houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling tot toewijzing van de vordering tot nietigverklaring die is ingesteld door de houder van het driedimensionale gemeenschapsmerk dat een rechthoekig apparaat met twee afgeronde zijden en een verstuiver en een spons weergeeft, voor waren van de klassen 3 en 21. Het beroep wordt verworpen.

Er is sprake van verwarringsgevaar, ondanks het zwakke onderscheidend vermogen van het eerdere vormmerk, gezien de gelijkheid van het model en het merk, de identiteit van de goederen waarvoor het merk is geregistreerd en de goederen waarvoor het model is bedoeld.

61      Lastly, it appears that the applicant’s arguments must be understood as meaning that OHIM cannot prevent the use of a design on the basis of the requirement of availability. It must be observed that the fact that there is a need for the sign to be available for other economic operators cannot be one of the relevant factors in the assessment of the existence of a likelihood of confusion (Case C‑102/07 adidas and adidas Benelux [2008] ECR I‑2439, paragraph 30).

63      In this respect, according to settled case-law, even in a case involving an earlier mark of weak distinctive character, there may be a likelihood of confusion on account, in particular, of a similarity between the signs and between the goods or services covered (see, to that effect, Case T‑112/03 L'Oréal v OHIM – Revlon (FLEXI AIR) [2005] ECR II‑949, paragraph 61; Case T‑134/06 Xentral v OHIM – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM) [2007] ECR II‑5213; and judgment of 31 January 2012 in Case T‑378/09 Spar v OHIM – Spa Group Europe (SPA GROUP), not published in the ECR, paragraph 22).

64      Consequently, the Board of Appeal was correct to consider at paragraph 35 of the contested decision that, taking into account the similarity of the contested design and the earlier mark and the identity of the goods covered by the earlier mark and the goods in which the design is intended to be incorporated, there is a likelihood of confusion in accordance with Article 9(1)(b) of Regulation No 207/2009 even taking into account the weak distinctive character of the earlier mark.

Op andere blogs:
Alicante News (Judgement of the General Court in case T-55/12 of 25 April 2013)
Class99 (Imperfectly remembered => perfectly invalidated)

Rechtbank Amsterdam 24 april 2013, zaaknr. C/13/517711 / HA ZA 12-633, LJN CA3178 (Vliegtickets.nl tegen E-Pepper Digital Media B.V.)
Uitspraak ingezonden door Gijsbert Brunt, Wenckebach Bax Brunt.

Merkenrecht. Inburgering. Handelsnaamrecht. Afwijzing vordering, beslag op domeinnaam opgeheven. Vliegtickets.nl is houdster van deze domeinnaam en merkinschrijvingen. E-Pepper is houdster van de domeinnaam vliegticket.nl, een zogeheten portal website waarop reisaanbieders tegen betaling hyperlinks kunnen laten plaatsen. De Geschillenbeslechter heeft in de WIPO-procedure de vordering afgewezen vanwege onvoldoende bewijs dat E-Pepper geen recht of een legitiem belang heeft [IEF 10443, DNL2011-0055].

Het teken "vliegtickets(.nl)" is beschrijvend en de toevoeging van het niet onderscheidende element ".nl" verleent geen onderscheidend vermogen. Inburgering in Nederland is voldoende, nu de rechtbank het van belang acht dat door het onderdeel ".nl" en de gelijkluidende domeinnaam van nature richt op de Nederlandse consumentenmarkt. Het relevante publiek beperkt zich geografisch tot Nederland, zodat inburgering van het merk in Nederland volstaat. Het ontbreken van een deugdelijk marktonderzoek naar het percentage van het publiek dat de diensten herkent, staat niet in de weg dat het woordmerk herkend kan worden door het in aanmerking komende publiek.

De rechtbank oordeelt dat er geen sprake is van verwarringsgevaar nu een internetgebruiker bij het bezoeken van Vliegticket.nl dat hij op een portal website is beland met hyperlinks naar online reisorganisaties en niet op de website van Vliegtickets.nl bij wie op de site zelf vliegreizen kunnen worden geboekt. Er is geen sprake van inbreuk 2.20 BVIE lid 1 onder b, noch onder c noch onder d.

E-Pepper heeft onder de naam vliegticket.nl niet op commerciële wijze deelgenomen aan het handelsverkeer. Daarom is er geen inbreuk op de handelsnaamrechten van Vliegtickets.nl. De vorderingen van Vliegtickets.nl worden afgewezen en in reconventie wordt bevolen het door vliegtickets.nl gelegde beslag op de domeinnaam op te heffen.

4.8. E-Pepper stelt dat inburgering van het teken "vliegtickets.nl" voor het gehele Nederlandstalige gebied van de Benelux moet worden aangetoond, dus ook voor de Nederlandstalige gedeelten van België. De rechtbank volgt E-Pepper daarin niet. In het algemeen geldt voor inburgering, dat het merk in een aanmerkelijk deel van de Beneluxlanden onderscheidend vermogen moet hebben verkregen. voor de bepaling van het relevante publiek, acht de rechtbank in het onderhavige geval van belang dat de aanduiding "vliegtickets.nl" zich, door het onderdeel ".nl" en de gelijkluidende domeinnaam van nature richt op de Nederlandse consumentenmarkt. Het relevante publiek voor de diensten die Vliegtickets.nl onder het merk aanbiedt is geografisch dan ook beperkt tot Nederland, zodat inburgering van het merk in NEderland volstaat. De rechtbank verwijst in dit verband naar het arrest van het gerechtshof Amsterdam van 20 september 2011 (LJN: BT1971). Het feit dat de website van Vliegtickets.nl wereldwijd toegankelijk is, zoals E-Pepper heeft aangevoerd, vloeit voort uit het mondiale karakter van het internet en zegt niets over het publiek waarop de website zich richt.

Overige suggesties: overweging 4.24 t/m 4.26, 4.32 t/m 4.34.

Lees de uitspraak HA ZA 12-633 (LJN CA3178/ pdf )