Alle rechtspraak  

Beschikking Hof Den Haag 29 januari 2013, rekestnummer 200.109.899/01 (Strellson A.G. tegen Barts Beheer B.V.)

Merkenrecht. Vergelijking van de waar achterwege gelaten. Barts Beheer heeft een woord-/beeldmerk "+BARTS" gedeponeerd in februari 2011. Strellson heeft hiertegen oppositie ingesteld op basis van haar eerdere internationale merkinschrijving van beeldmerk "+" (oktober 2004). Bij beslissing van 14 mei 2012 heeft het Bureau de oppositie afgewezen. Het Hof bekrachtig deze beslissing.

Er is slechts een beperkte visuele gelijkenis tussen het betwiste teken en het door Strellson ingeroepen merk. Een auditieve en begripsmatige vergelijking van het teken en het merk is niet mogelijk, de verschillen tussen merk en teken zijn voldoende om de eventuele punten van overeenstemming te neutraliseren. Om proceseconomische redenen heeft het Bureau een vergelijking van de waren waarvoor het teken is gedeponeerd en waarvoor het merk is ingeschreven achterwege gelaten (zie r.o. 5).

De totaalindruk van het teken wordt met name bepaald door het woordelement 'barts' en het kruis heeft geen of weinig onderscheidend vermogen. Het kruis (of plusteken) maakt een "vrolijke" indruk, maar wordt veelal als versiering gezien. Dat door het kruiselement in het teken bij het publiek de indruk wordt gewekt dat het teken betrekking heeft op of refereert aan Zwitserland en dus in begripsmatig opzicht overeenkomt met het merk van Strellson acht het hof niet aannemelijk. Het hof verwerpt het beroep en bekrachtigt de beslissing.

5. In het algemeen dient voorafgaand aan de beantwoording van de vraag of sprake is van verwarringsgevaar te worden vastgesteld of sprake is niet alleen van overeenstemming tussen het teken en het merk maar ook van (soortgelijkheid van de betrokken waren en/of diensten. Hierop vormt naar het oordeel van het hof een uitzondering het geval dat het teken en het merk niet met elkaar overeenstemmen. In dat geval kunnen de vergelijking van de waren en de beoordeling van de onderlinge samenhang achterwege blijven (vgl. de arresten HvJ EU van 12 oktober 2004, C-106/03 (Vedial) en HvJ EU van 13 september 2007, C-234/06 (Finanziaria) en HvJ EU van 24 maart 2011, C-552/09 (Ferrero)).

Visuele vergelijking
7. Het kruiselement van het teken is in feite een verkort kruis. De armen van het kruis in het betwiste teken zijn even lang als breed en vormen elk een vierkant, gelegen om het midden, dat ook een vierkant is. Het kruis (of plusteken) maakt daardoor een "vrolijke" indruk. (…) Het kruis van het merk zal bij het in aanmerking komende deel van het publiek een andere indruk wekken dan het kruiselement van het betwiste teken. Gelet hierop en in aanmerking nemende dat ook in dit geval de totaalindruk van het teken met name wordt bepaald door het woordelement 'barts' en het kruis geen of weinig onderscheidend vermogen heeft en veelal als versiering wordt gezien, is er naar het oordeel van het hof geen sprake van visuele overeenstemming.
 
Begripsmatige vergelijking
11. Dat door het kruiselement in het teken bij het publiek de indruk wordt gewekt dat het teken betrekking heeft op of refereert aan Zwitserland en dus in begripsmatig opzicht overeenkomt met het merk van Strellson acht het hof niet aannemelijk. Bovendien acht het hof niet aannemelijk dat het publiek het merk van Strellson zal opvatten als een verwijzing naar Zwitserland. Overigens is in de beschrijving van het merk vermeld: "The cross shown in the mark is not reproduced in white on a red background, nor in red on a white background, nor in any colour likely to cause confusion with the cross of the Swiss Federation or the emblem of the Red Cross."
Van begripsmatige overeenstemming is dan ook geen sprake.

Rechtbank Oost-Nederland, locatie Almelo 26 februari 2013, LJN BZ3650 (MKB Developments B.V. hodn MKB Bedrijvenindex tegen CommunicatieTechniek Twente B.V.)

Aquisitiefraude. Logo/Merkgebruik. Registratie MKB Bedrijvenindex op internet. MKB Developments vordert betaling. Kantonrechter wijst vordering af.

CCT heeft een getuige doen horen in het kader van de aan haar opgedragen bewijsopdracht om bedrog te bewijzen: "Ik was niet bekend met de bedrijven Index. Ik ben toen op de site gaan kijken. Ik heb toen gezien dat zij wat in elkaar hadden geprutst. Ze hebben tekst van onze eigen website gehaald en ze hebben een bekend logo gebruikt. Voor die tijd hadden we daar geen registratie. Het logo wat er op stond gebruikte wij al heel lang niet meer. (...) Het logo dat wij hanteren staat op het briefpapier en dat is groen. En op internet is het een wat breder logo met wat meer gegevens. Het logo dat op de wensite is gebruikt was blauw."

Naar het oordeel van de kantonrechter is CTT geslaagd in de aan haar opgedragen bewijsopdracht. De heer [B] dacht dat hij een formulier tekende, waarmee hij een registratie op het internet beëindigde. Hij heeft het faxbericht niet gelezen. Hij vertrouwde op de telefonische informatie die hij van MKBD had gekregen. Door het gebruik van de term ‘MKB’ had de heer [B] geen reden om aan die telefonische informatie te twijfelen. CTT had dus niet de wil om met MKBD een overeenkomst aan te gaan. De door de heer [B] gezette handtekening hield derhalve geen aanvaarding van het schriftelijke aanbod van MKBD in. Het schriftelijk aanbod kwam niet overeen met hetgeen partijen mondeling hadden besproken.

Er was dus sprake van bedrog. De heer [B] ging ook geen overeenkomsten aan namens CTT. Bij CTT ontbrak de wil om het schriftelijk aanbod van MKBD te aanvaarden. Er is derhalve geen rechtsgeldige overeenkomst tussen partijen tot stand gekomen. Dat er sprake was van een misverstand heeft CTT, gezien ook de kerstperiode, binnen een redelijke termijn aan MKBD kenbaar gemaakt. Op 22 of 23 december 2010 kwam CTT erachter dat er wat was misgegaan, omdat zij op die datum een factuur van MKBD had ontvangen. Tussen kerst en oud & nieuw werd er niet of nauwelijks gewerkt bij CTT. Bij brief van 4 januari 2011 heeft CTT aan MKBD bericht dat er sprake was van miscommunicatie.

2.6.  De kantonrechter zal op grond van het bovenstaande de vordering van MKBD afwijzen. De kantonrechter heeft bij deze beoordeling tevens laten meewegen dat MKBD geen overleg heeft gevoerd over de wijze waarop de registratie op het internet zou plaatsvinden. Dit heeft de heer [B] verklaard. Ook de heer [K] heeft verklaard dat hij met de klant geen overleg heeft gehad over hoe de vermelding op het internet eruit zou komen te zien. Het door MKBD gebruikte logo was niet juist. Dus ook over de wijze van registratie is geen overleg geweest.

Vzr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 6 maart 2013, LJN BZ3695, KG ZA 13-58 (Scandinavian Tobacco Group Tobacco Service tegen Landewyck Tabak Holland BV)

Uitspraak ingezonden door Maarten Russchen, IP Advocaten.

Ongeoorloofde vergelijkende reclame. Intrekking merkenrechtelijke vordering leidt tot onnodig gemaakte proceskosten.

STG verkoopt sigaren onder het merk 'Kenners Keus', Landewyck doet dat onder het merk 'BIGGELAAR'. Landewyck heeft brieven verzonden met als onderwerp "Kenners Keur wordt Biggelaar". Op de website voor tabakspeciaalzaken en in vakblad Tabak2Day staat een advertentie: "Heeft uw leverancier uw keus niet meer? Echter kenners bestellen bij Landewyck Tabak Holland".

Artikel 6:194 BW vereist dat de gewraakte mededeling in een brief openbaar is, maar één overlegde verklaring van STG overtuigt niet de betwisting dat de brief door meerdere detaillisten is ontvangen. Het is onduidelijk welk verwijt Landewyck wordt gemaakt betreffende de herkomst van dekbladen, ombladen en het binnengoed van opgesomde sigaren en er valt niet in te zien dat er sprake is van een misleidende mededeling.

De voorzieningenrechter oordeelt dat er sprake is van een ongeoorloofde reclame in de zin van 6:194a sub c en sub g BW, echter de gevorderde rectificatie is niet gerechtvaardigd, omdat de door Landewyck geplaatste advertentie niet de suggestie wekt die door de voorgestelde rectificatie wordt gerectificeerd.

De vordering op grond van het merkenrecht is een dag vóór de mondelinge behandeling van het kort geding ingetrokken. STG wordt veroordeeld tot betaling van €2.000 ter zake van onnodig gemaakte proceskosten met deze aanvankelijk ingestelde vordering op grond van BVIE.

3.8. (...) Wat resteert is zodanig minimaal dat nauwelijks valt in te zien welk belang STG daarbij heeft. Niet valt in te zien waarom zij niet haar beoogde belang al lang had kunnen dienen door een eigen advertentie te plaatsen. (...)

Lees de uitspraak KG ZA 13-58, LJN BZ3695 (pdf)

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:

A) bestanddeel 'wild' dat in het teken FAIRWILD een zelfstandig kenmerkende positie inneemt.
B) Daniel Mayar en een gedeeltelijke nietigverklaring

A) Gerecht EU 7 maart 2013, zaak T-247/11 (FairWild Foundation / OHMI - Wild (FAIRWILD))

Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van internationale inschrijving, voor de Europese Unie, van het woordmerk FAIRWILD voor waren van de klassen 3, 5, 29 en 30 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1014/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 3 maart 2011 houdende gedeeltelijke vernietiging van de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dat merk gemeenschapsmerkenrechtelijke bescherming te bieden in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het gemeenschapswoordmerk WILD voor waren van de klassen 3, 9, 29, 30 en 32.

Het Gerecht EU wijst het beroep af, de kamer van beroep is zonder fouten tot de beslissing gekomen. FAIRWILD heeft geen betekenis in tegenstelling tot "wild" dat door het Duits- en Engelstalige publiek wel een betekenis heeft. Het bestanddeel "wild" heeft een zelfstandige kenmerkende positie in het teken FAIRWILD.

43 (...) Die Klägerin teilt die Ansicht der Beschwerdekammer, dass das Zeichen FAIRWILD keinen klaren Begriffsinhalt habe, da sie es als Phantasiebezeichnung ansieht. Wie oben in den Randnrn. 39 und 40 ausgeführt, wird der Begriff „wild“, aus dem die ältere Marke besteht, für die Verkehrskreise, die weder Deutsch noch Englisch sprechen, ebenfalls keine Bedeutung haben. Daher ist ein begrifflicher Vergleich nicht möglich. Er ist deshalb für die Beurteilung der Ähnlichkeit irrelevant.

44 Nach alledem ist die Beschwerdekammer fehlerfrei zu dem Ergebnis gelangt, dass die betreffenden Zeichen in bildlicher und in klanglicher Hinsicht eine durchschnittliche Ähnlichkeit aufwiesen. Ebenfalls zu Recht hat sie angenommen, dass ein begrifflicher Vergleich unerheblich sei, und daher insgesamt eine durchschnittliche Ähnlichkeit festgestellt.

50 Im vorliegenden Fall ist daran zu erinnern, dass der Bestandteil „wild“ zumindest für den Teil des Publikums, der nicht oder nur wenig Englisch oder Deutsch versteht, eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft aufweist, da er für diesen Teil des Publikums keine Bedeutung hat. Außerdem bleibt der Bestandteil „wild“ als solcher in der internationalen Marke klar erkennbar. Da das Zeichen FAIRWILD ebenfalls keine Bedeutung hat, bildet es keine logische Einheit, in der der Bestandteil „wild“ aufginge (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 10. Oktober 2012, Bimbo/HABM – Panrico [BIMBO DOUGHNUTS], T‑569/10, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 97). Der Bestandteil „wild“ nimmt somit eine selbständig kennzeichnende Stellung innerhalb des Zeichens FAIRWILD ein.

B) Gerecht EU 8 maart 2013, zaak T-498/10 (Mayer Naman / OHMI - Daniel e Mayer (David Mayer))

Gemeenschapsmerk – Beroep strekkende tot vernietiging van beslissing R 413/20091 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 26 juli 2010, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling houdende gedeeltelijke nietigverklaring van het beeldmerk dat de woordelementen „David Mayer” bevat, voor waren van de klassen 18 en 25, in het kader van de door Daniel & Mayer ingestelde vordering tot nietigverklaring.

Het beroep wordt verworpen. De kamer van beroep heeft juist geconcludeerd dat er verwarringsgevaar bestaat tussen het teken en het gedeeltelijk nietig verklaarde merk.

115    En conclusion sur l’appréciation globale du risque de confusion, il y a lieu de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.

116    C’est dès lors à bon droit que la chambre de recours a rejeté le recours du requérant contre la décision de la division d’annulation, laquelle avait conclu à l’existence d’un risque de confusion et avait partiellement annulé la marque contestée.

Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden 5 maart 2013, zaaknr. 200.105.523/01 ('t Stokertje Kachelparadijs B.V. tegen Smeedatelier Janco de Jong B.V.)

Uitspraak ingezonden door Jasper Gevers, De Haan Advocaten & Notarissen.

Merkenrecht. Verbod, vermelding op factuur en uitputtingsregel. Executie-arrest nadat in de bodemprocedure [IEF 10249] 't Stokertje is bevolen ieder gebruik van het woordmerk of overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden.

Gelet op het verwoorde doel van het verbod is het hof van oordeel dat het verbod zich niet uitstrekt tot het gebruik van het teken JACOBUS in de URL van www.stokertje.nl/merken/Houtkachels/Alles-over-Jacobus. Het hof ziet niet in hoe dit gebruik is te beschouwen als gebruik van het merk JACOBUS ter onderscheiding van waren en diensten. Ook de inbreukmakende treffer die als Google-zoekresultaat verschijnt, moet niet worden beschouwd als een overtreding van het verbod. Het hof oordeelt dat de overlegde schermafbeelding van een Google-zoekopdracht onvoldoende bewijs is. Het is niet vast te stellen of de URL toegang gaf tot de actieve website op die datum.

Gebruik van het teken JACOBUS op een factuur ter aanduiding van een kachel die door Smeedatelier De Jong in het verkeer is gebracht, is geen overtreding van het verbod. Het dictum dient beperkt te worden uitgelegd en er is geen reden om de uitputtingsregel van artikel 2.23 BVIE niet van toepassing te laten zijn.

De vordering tot staking van het innen van de dwangsommen wordt toegewezen. Ieder zal zijn eigen proceskosten in eerste aanleg dragen, in hoger beroep wordt 't Stokertje veroordeeld in de kosten ex artikel 1019h Rv.

Leestips 3.8, 3.10 - 3.13.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 6 maart 2013, zaaknr C/02/259245 / KG ZA13-56 (Baboprint hodn SiteSupport tegen Advasu BV)

Uitspraak ingezonden door Janouk Kloosterboer, QuestIE advocatuur B.V..

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. SiteSupport exploiteert sinds1994 landelijk een onderneming voor het ontwikkelen en exploiteren van maatwerksoftware, websites, e.d., en heeft de website www.sitesupport.nl. Advasu, die zich met soortgelijke activiteiten bezighoudt, heeft in 2010 een beeldmerk SITESUPPORT gedeponeerd. Zij biedt onder het merk SiteSupport een tool aan om mee te kijken op websites en gebruikt de website www.sitesupport.com.

Advasu stelt zich (ten onrechte) op het standpunt dat zij SiteSupport niet gebruikt als handelsnaam, maar slechts als merk en voert als verweer dat de Handelsnaamwet slechts bescherming biedt tegen het gebruik van een verwarringwekkende jongere handelsnaam en niet tegen het gebruik van andersoortige tekens zoals merken.

De voorzieningenrechter oordeelt dat ook het gebruik van de naam SiteSupport voor het product van Advasu, al dan niet in verband met een merk, onrechtmatig is, omdat het gevaar bestaat dat het publiek, internetgebruikers, in verwarring geraken in die zin dat zij kunnen menen dat er verband bestaat tussen de bedrijven. Staking van de handelsnaam wordt bevolen, overdracht van de domeinnaam wordt bevolen.

4.10. Het deponeren van de domeinnaam www.sitesupport.com is onder de gegeven omstandigheden aan te merken als onrechtmatig occuperen van de handelsnaam van SiteSupport. De gevorderde overdracht is aan te merken als een passende vorm van tegemoetkoming in de daardoor geleden schade en dus toewijsbaar. De omstandigheid dat die domeinnaam is gedeponeerd door (bestuurder) behoeft aan toewijzing van de gevorderde overdracht door Advasu niet in de weg te staan, nu de heer (indirect) bestuurder is van Advasu en het derhalve mogelijk is voor Advasu om aan de vordering te voldoen.

Op andere blogs:
DomJur 2013-946

Rechtbank Den Haag 4 maart 2013, KG ZA 13-6 (Ziengs Schoenen B.V. tegen De Schoenenfabriek B.V.)

Mede ingezonden door Maarten Haak en Daan van Eek, Hoogenraad & Haak advocaten.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Ziengs Schoenen is houdster van diverse ZIENGS Benelux woordmerken. Ziengs heeft twee vestigingen in Groningen. De Schoenenfabriek heeft de publiciteit gezocht met haar voornemen een schoenenwinkel te openen in de Groningse binnenstad. De Schoenenfabriek heeft het Beneluxwoordmerk DE SCHOENENFABRIEK gedeponeerd. Ziengs Schoenen heeft tevergeefs De Schoenenfabriek "door Berend Ziengs" herhaaldelijk verzocht het gebruik van het logo, althans de naam 'Berend Ziengs' te staken. Ziengs stelt dat sprake is van merkinbreuk door De Schoenenfabriek.

De voorzieningenrechter oordeelt dat De Schoenenfabriek het logo van Ziengs gebruikt en dat het in aanmerking komende publiek een verband zal leggen tussen het gebruik van het logo en de door De Schoenenfabriek aan te bieden waren (vgl. HvJ EU 11 september 2007 (Céline)). Dit verwarringsgevaar wordt naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet weggenomen door gebruik van de handelsnaam ‘De Schoenenfabriek’ in het logo die niet overeenstemt met de ZIENGS merken. Verwarringsgevaar kan immers ook bestaan wanneer het teken wordt gevormd door samenvoeging van een firmanaam met een merk dat een normaal onderscheidend vermogen heeft, en het ingeschreven merk weliswaar niet als enige bepalend is voor de totaalindruk van het samengestelde teken, doch daarin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt (vgl. HvJEG 6 oktober 2005 (Thomson Life)).

Ziengs heeft ter zitting verklaard dat in het geval van toewijzing van het stakingsbevel op grond van merkenrechten geen afzonderlijk belang te hebben bij toewijzing van het stakingsbevel op grond van het handelsnaamrecht. Deze vordering blijft derhalve onbesproken. De Schoenenfabriek wordt verboden op haar winkelpand of via enig digitaal medium waarop zij haar diensten onder de aandacht brengt, het logo of een ander met ZIENGS merken overeenstemmend teken op of aan te brengen.

4.11. Gelet op de sterke mate van overeenstemming tussen het zelfstandige bestanddeel ‘door Berend Ziengs’ in het logo en de ZIENGS merken, het grote onderscheidend vermogen van de ZIENGS merken en het feit dat het logo wordt gebruikt voor exact dezelfde waren als waarvoor de ZIENGS merken zijn ingeschreven maar ook waarvoor deze feitelijk worden gebruikt, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat door het gebruik van het logo verwarring bij het publiek kan ontstaan. Het in aanmerking komende publiek zal namelijk op grond van het gebruikte logo op zijn minst kunnen menen dat de betrokken waren of diensten van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

4.12. Dit verwarringsgevaar wordt naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet weggenomen door gebruik van de handelsnaam ‘De Schoenenfabriek’ in het logo die niet overeenstemt met de ZIENGS merken. Verwarringsgevaar kan immers ook bestaan wanneer het teken wordt gevormd door samenvoeging van een firmanaam met een merk dat een normaal onderscheidend vermogen heeft, en het ingeschreven merk weliswaar niet als enige bepalend is voor de totaalindruk van het samengestelde teken, doch daarin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt (vgl. HvJEG 6 oktober 2005, IER 2006, 1 (Thomson Life)). Die situatie doet zich hier voor. Ook de hiervoor genoemde beschrijvende bestanddelen in het logo nemen het verwarringsgevaar niet weg.

4.17. Het uitsluitend recht van een merkhouder strekt zich op grond van artikel 2.23 lid 1 onder a BVIE niet uit tot het gebruik in het economisch verkeer door een derde van diens eigen naam (en adres) voor zover er sprake is van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van eerlijk gebruik, moet rekening worden gehouden met de mate waarin het gebruik van de naam van de derde door het betrokken publiek of althans een aanzienlijk deel daarvan wordt begrepen als aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen de waren of de diensten van de derde en de houder van het merk (of een persoon die toestemming heeft voor het gebruik van het merk), alsook met de mate waarin de derde zich daarvan bewust had moeten zijn. Voorts moet bij deze beoordeling rekening worden gehouden met de omstandigheid dat het een merk betreft dat een zekere bekendheid geniet waaruit de derde voordeel zou kunnen trekken om zijn waren of zijn diensten in de handel te brengen (vgl. het hiervoor in 4.4 vermelde arrest Céline).

4.18. Van eerlijk gebruik van het logo in nijverheid en handel is naar voorlopig oordeel geen sprake. Zoals hiervoor overwogen, zal het publiek op grond van het logo op zijn minst kunnen menen dat er een economische band bestaat tussen De Schoenenfabriek en Ziengs Schoenen als houder en gebruiker van de ZIENGS merken, terwijl zulks niet het geval is. Voorts is van belang dat tussen de directeur van Ziengs Schoenen en de oprichter van De Schoenenfabriek een familieband bestaat en dat deze laatste voorheen aandeelhouder was van Ziengs Schoenen en zijn aandelen aan de huidige directeur van Ziengs Schoenen heeft overgedragen. De Schoenenfabriek is zich dus bewust van het feit dat Ziengs Schoenen al decennia lang schoenenwinkels exploiteert onder de naam ZIENGS en hiervoor de ZIENGS merken heeft geregistreerd en gebruikt. Tot slot weegt mee dat, hoewel de ZIENGS merken wellicht niet bekend zijn als bedoeld in van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE, zij in ieder geval in Groningen intensief zijn gebruikt en daardoor wel een zekere mate van bekendheid genieten. Dat is door De Schoenenfabriek ook niet betwist. Naar voorlopig oordeel van de zou De Schoenenfabriek door gebruik van de naam Berend Ziengs in het logo uit die bekendheid voordeel kunnen trekken omdat zij kan meeliften op de reputatie van de ZIENGS merken. Het gebruik van het logo voldoet dus voorshands oordelend niet aan de vereisten van artikel 2.23 lid 1 sub a BVIE.

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 9 januari 2013, AR 1000/2010 (Havana Club Holding S.A. tegen SABOR HAVANA) (9 Mb!)

Uitspraak ingezonden door Dirk Visser, Klos Morel Vos & Schaap en Rudi Oomen, Oomen & Offringa Advocaten. [red. Er is hoger beroep ingesteld]

Merkenrecht. Havana appelleert aan gevoel. Geen gelijke totaalindruk. Niet misleidend door niet te voldoen aan hoge Cubaanse kwaliteitsnormen.

Havana Club is in meer dan190 landen woordmerkhouder voor alcoholische dranken. Croes heeft het Bureau voor Intellectuele Eigendom in Aruba verzocht het (beeld)merk SABOR HAVANA in te schrijven. Havana Club verzoekt ex artikel 10 lid 2 van de Arubaanse Merkenverordening de nietigverklaring van de inschrijving van SABOR HAVANA. De verklaring voor recht dat  Havana Club merkgerechtigde is, wordt toegewezen, maar beperkt tot Aruba.

Havana Club stelt dat zij in haar reclamecampagnes gebruik maakt van het woordbestanddeel HAVANA en dat dit meebrengt dat SABOR HAVANA inbreuk maakt op het merk. Daartegen wordt aangevoerd dat HAVANA echter kan worden opgevat als een herkomstaanduiding.

4.9. Hoewel de merken worden gebruikt voor identieke waren, en HAVANA CLUB een bekend merk is, wordt in het licht van het voorgaande [auditieve, begripsmatige en visuele vergelijking] geoordeeld dat weliswaar op bepaalde punten sprake is van overeenstemming, maar dat door de afwijkende totaalindruk van de wijze waarop Havana Club het merk gebruikt en [1] zijn merk heeft ingeschreven en gebruikt de merken niet op zodanige wijze overeenstemming dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek verwarring wordt gewekt.

Dat de rum van Havana Club voldoet aan hoge kwaliteitsnormen zoals die wettelijk zijn vastgelegd in Cuba en het product van Sabor niet, acht Havana misleidend en daarom onrechtmatig. Het Gerecht oordeelt dat het in aanmerking komende publiek niet zonder meer zal denken dat de rum van dezelfde kwaliteit is als de rum van Havana Club of dat de rum daadwerkelijk afkomstig is uit Havana. Het gevraagde verbod zal worden afgewezen.

4.10 (...) Zij voert aan dat het publiek door het gebruik van het teken HAVANA kan denken dat producten die onder de naam SABOR HAVANA worden aangeboden ook zijn geproduceerd op grond van de vastgelegde hoogwaardige Cubaanse normen en methodes, terwijl dit niet het geval is. Kennelijk beoogt zij aldus te stellen dat gebruik van het merk SABOR HAVANA misleidend en daarom onrechtmatig is. Croes heeft erkend dat met het merk wordt geappelleerd aan een bepaald gevoeld dat de naam HAVANA bij het publiek oproept. Dat dit zo is wil echter naar het oordeel van het Gerecht nog niet zeggen dat het in aanmerking komende publiek zonder meer zal denken dat de rum van dezelfde kwaliteit is als de rum van Havana Club, of dat de rum daadwerkelijk van Havana afkomstig is. Daarbij is ook van belang dat Croes het merk zoals ingeschreven niet gebruikt, maar een variant daarop in een context waaruit zonder meer duidelijk is dat het niet gaat om Cubaanse rum. Onderaan het etiket staat immers in duidelijke witte letters (...) 'special ARUBAN RUM', zodat er geen misverstand over kan bestaan waar de rum vandaan komt. Van misleiding is dan ook geen sprake, zodat het gevraagde gebruiksverbod ook om die reden niet kan worden toegewezen.

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van 10 oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE serie januari 2013.

Vzr. Rechtbank Den Haag 1 maart 2013, zaaknr. C/09/433015 / KG ZA 12-1399 (The Gillette Company Inc. tegen Gillette Bat Company)

Merkenrecht, EU-verbod. Handelsnaamrecht, Nederlands verbod (online/offline). Gelieerde bedrijven.

Gillette en P&G zijn gelieerde rechtspersonen, Gillette is houdster van gelijkluidend geregistreerde Gemeenschapswoordmerk voor scheerproducten. Zowel Gillette als Procter & Gamble voeren de handelsnaam THE GILLETTE COMPANY. Gillette Bat handelt in batterijen.

De internationale bevoegdheid van de rechtbank is gebaseerd op artikel 97 lid 1 GMVo, omdat Gillette Bat B.V. te Alkmaar is aan te merken als een vestiging. De spoedeisendheid wordt niet weggenomen door toegezegde onthoudingsverklaring voor de Benelux.

Gillette Bat bestrijdt met nadruk dat zij enige activiteit in de Benelux heeft gehad maar niet dat zij de inbreukmakende producten elders in de EER op de markt brengt. Inbreuk en dreigende inbreuk op het merk staan daarmee vast. Vordering is toewijsbaar aan Gillette, niet aan P&G. Er volgt een verbod voor de gehele Europese Unie op basis van het merkenrecht ex 97 lid 1 jo. 103 lid 2 GMVo.

Nu verwarring met de handelsnaam van Gillette c.s. niet wordt bestreden is daarmee inbreuk op de handelsnaam in Nederland gegeven. De afgebeelde verpakkingen vermelden niet P&G, waardoor het niet aannemelijk is dat P&G eveneens de handelsnaam gebruikt. Er volgt een verbod voor het gebruik van het element "Gillette" in Nederland (online of offline) in haar handelsnaam. Op straffe van dwangsommen.

Gillette Bat wordt veroordeeld in de proceskosten ad €6.340,59. In de procedure van P&G wordt P&G veroordeeld in de helft van de proceskosten van Gillette Bat ad €3.127,85.

inbreuk op het merkrecht
4.11. Gillette Bat bestrijdt met nadruk dat zij enige activiteit in de Benelux heeft gehad maar niet dat zij de inbreukmakende producten elders in de EER op de markt brengt. Evenmin bestrijdt zij dat plannen bestaan de activiteiten uit te breiden naar Italië. Inbreuk en dreigende inbreuk op het merk staat daarmee voorshands vast.

4.12. Uit de door Gillette c.s. overgelegde producties blijkt dat uitsluitend Gillette merkhoudster is. De op merkinbreuk gebaseerde vorderingen zijn in beginsel toewijsbaar aan Gillette maar die van Procter & Gamble dienen te worden afgewezen.

inbreuk op het handelsnaamrecht
4.13. Gillette c.s. heeft ter onderbouwing van de gestelde merk- en handelsnaaminbreuk gewezen op i) de website van Gillette Bat ii) de hiervoor genoemde brochure van Gillette Bat B.V. en iii) de aanwezigheid van Gillette Bat op een beurs in Moskou.

4.14. Anders dan Gillette stelt, kan niet worden aangenomen dat de website mede op Nederland is gericht, uitsluitend om reden dat daarop informatie in het Engels wordt verstrekt. De aanwezigheid op een beurs in Moskou kan evenmin worden aangemerkt als een handelen in Nederland. Voor de brochure geldt echter dat er voorshands van moet worden uitgegaan dat deze weliswaar is verspreid door Gillette Bat B.V., maar dat daarin na afstemming met Gillette Bat haar handelsnaam wordt gebruikt. Nu verwarring met de handelsnaam van Gillette c.s. niet wordt bestreden is daarmee inbreuk op de handelsnaam in Nederland gegeven. De daarop gebaseerde vorderingen zijn toewijsbaar als hierna vermeld.

4.15. Gillette Bat heeft bestreden dat de handelsnaam ook door Procter & Gamble wordt gevoerd. Ter onderbouwing van het gebruik van de handelsnaam heeft Gillette c.s. gewezen op de hiervoor afgebeelde verpakkingen. Daarop is Procter & Gamble echter niet vermeld. Nu ook overigens niet aannemelijk is geworden dat Procter & Gamble de gestelde handelsnaam eveneens gebruikt en niet is gesteld dat en gemotiveerd waarom zij het handelsnaamrecht van Gillette zou kunnen inroepen, dienen haar vorderingen ook in zoverre te worden afgewezen.