Merkenrecht  

Vzr. Rechtbank van Koophandel Brussel 20 maart 2014, A.R. 2013/6154 (Louboutin tegen Van Dalen Footwear B.V.)
Uitspraak ingezonden door Jan-Diederik Lindemans, Crowell & Moring; Hidde Koenraad en Laurens Kamp, Simmons & Simmons. Merkenrecht. Geen kleurmerk, maar wel een vormmerk. Louboutin heeft een gemeenschapsmerk gedeponeerd met inroeping van anciënniteit van een Benelux-kleurmerk. Louboutin voert aan dat Van Dalen inbreuk maakt op zijn merk. De stakingsrechter oordeelt dat in casu niet blijkt dat eisende partij een kleurmerk heeft willen registreren. Uit de bijgevoegde driedimensionale tekening wordt afgeleid dat het een vormmerk betreft. De zool geeft de wezenlijke waarde aan de waar en wordt daarom nietig verklaard. Bovendien ontbeert het onderscheidend vermogen en bestaat het louter uit een aanduiding die in de handel gebruikelijk is geworden.

16. In casu blijkt volgens de stakingsrechter uit de merkinschrijving niet dat eisenparij een kleurmerk heeft willen registreren. Meer integendeel, uit het feit dat er een driedimensionele tekening wordt gevolg bij het merk waarbij 'de omtrek van de schoen maakt geen deel uit van het merk maar heeft tot doel om de plaatsing van het merk aan te tonen' leidt de stakingsrechter af dat het in casu een vormmerk betreft.22. Het merk van de heer Louboutin is ingeschreven voor pumps (chaussures à talons hauts (à l'exception des chaussures orhopédiques). Het is evident dat voor dergelijke waren het design een zeer belangrijk criterium voor de consument is. Dit is des te meer het geval voor de schoenen van de heer Louboutin, aangezien deze schoenen vele malen duurder zijn dan de gemiddelde verkoopprijs van een damesschoen.

23. Dat de zool van de schoenen van de heer Louboutin voor consumenten een zeer belangrijk criterium vormt, volgt ook uit de volgende bronnen [..].

24. Het merk van de heer Louboutin geeft derhalve de wezenlijke waarde aan de waar en moet om die reden nietig worden verklaard. Het merk voldoet immers niet aan de voorwaarden van artikel 2.1 lid 2 BVIE.

Vergelijk IEF 12573 (Vzr. Rb Den Haag), IEF 10162 (US District New York).

Op andere blogs:
De Vos

Rechtbank Den Haag 26 maart 2014, HA ZA 13-1291 (Converse en All Star tegen Van Caem Sports en Goeiemode)
Merkenrecht. VCS vordert succesvol dat haar wordt toegestaan EN-S Sports, alsmede SMATT Company in vrijwaring op te roepen. Zij zouden over documenten beschikken waaruit blijkt dat de schoenen met toestemming van Converse in de EER in het verkeer zijn gebracht en zij vreest samenspanning, althans onderlinge afstemming van gedragingen. VCS vordert samenvoeging van de vrijwaringszaken met de hoofdzaak. Van verknochtheid is geen sprake nu de zaken niet bij dezelfde rechtbank aanhangig zijn. Wel beslist de rechtbank de zaken 'rolgevoegd' te laten lopen.

Vrijwaring
4.2. Een vordering tot oproeping van een derde in vrijwaring is in beginsel toewijsbaar indien men krachtens een rechtsverhouding met die derde recht en belang heeft om de nadelige gevolgen van een ongunstige afloop van de hoofdzaak geheel of gedeeltelijk op deze derde te verhalen. VCS heeft voldoende gemotiveerd en concreet gesteld dat zij, indien de beslissing in de hoofdzaak voor haar nadelig zal uitvallen, geheel of gedeeltelijk verhaal heeft op EN-S Sports en/of SMATT Company. De incidentele vordering VCS toe te staan deze partijen in vrijwaring op te roepen zal dan ook worden toegewezen, gelet op het feit dat de aangevoerde gronden die vordering kunnen dragen en Converse zich in dit verband aan het oordeel van de rechtbank refereert.

4.3. VCS heeft onvoldoende gemotiveerd en concreet gesteld op welke feitelijke en juridische gronden zij in voorkomend geval verhaal heeft op de bestuurders en beleidsbepalers van EN-S Sports en/of SMATT Company. Van de gestelde samenspanning dan wel onrechtmatige onderlinge afstemming van gedragingen dan wel stelselmatig handelen en de rol van de bestuurders en beleidsbepalers daarbij is in ieder geval vooralsnog onvoldoende gebleken. Ook is niet gesteld op welke juridische gronden er regres zou kunnen worden genomen. De incidentele vordering zal voor wat betreft de bestuurders en beleidsbepalers dan ook worden afgewezen.

Voeging
4.5. Voor zaaksvoeging op grond van artikel 222 Rv is vereist dat de te voegen zaken bij dezelfde rechtbank aanhangig zijn. Aan dit vereiste is niet voldaan nu VCS voeging heeft gevorderd van de onderhavige hoofdzaak met de nog aan te brengen vrijwaringszaken. De incidentele vordering tot voeging zal dan ook moeten worden afgewezen. Dit neemt niet weg dat de rechtbank, gelet op het bepaalde in artikelen 210 lid 3 en 215 Rv, de behandeling van een vrijwaringszaak in beginsel gelijk zal laten lopen met de hoofdzaak, door beide procedures ‘rolgevoegd’ te laten verlopen.

Vzr. Rechtbank van Koophandel 27 maart 2014, A.R. C/14/00030 (Artex c.s. tegen Zimmer + Rohde)
Uitspraak ingezonden door Anne Marie Verschuur, Philippe Péters en Tanguy de Haan, NautaDutilh. Merkenrecht. Proceskostenvergoeding. Zimmer + Rohde is houdster van alle merkinschrijvingen voor het woord-/beeldmerk ADO. De Beneluxrechten zouden uitdrukkelijk en expliciet overgedragen zijn aan het (oude) ADO Duitsland, waarvan eiseressen de merken hebben gekocht. Artikel 2.19 BVIE wordt ingeroepen. Prima facie moet de merkhouder blijken uit de officiële registers, daartoe levert Zimmer&Rhode bewijs dat zij dat is. De vorderingen worden afgewezen.

Een beroep op 2.20 BVIE is voorbehouden aan merkhouders, een vordering uit onrechtmatige daad kan slechts bijkomend worden ingesteld. De zaak is niet dermate complex om van de basisrechtsplegingsvergoeding af te wijken en de gevorderde kosten worden van het gevorderde €11.000 tot enkel nuttig begroot op €1.320.

p. 7 In voorliggende zaak leveren verwerende partijen prima facie het bewijs dat alle "ADO" merken ter wereld, inclusief de Benelux, op naam van Zimmer&Rhode zijn ingeschreven.

De vordering van eiseressen is bijgevolg onontvankelijk op grond van artikel 2.19 BVIE aangezien eiseressen prima facie geen merkhouders zijn.

Eiseressen stellen dat hun vordering in feite geen merkenrechtelijke vordering zou zijn en zij beroepen zich op artikel 2.20 BVIE. (...)
Overigens slaat artikel 2.20 BVIE enkel op de rechten van de merkhouder. Artikel 2.20 BVIE bepaalt immers: "Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht".

De tweede zin voegt eraan toe dat de merkhouder bovenop de in artikel 2.20 BVIE opgesomde merkenrechtelijk vordering, een bijkomende vordering kan instellen op basis van het "gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad".

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van 13 oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE-serie februari 2014.

Behoefte aan een verdere analyse? Tip de redactie: redactie@ie-forum.nl

OHIM 24 maart 2014, oppositienr. B 2170648 (inzake VK International)
Beslissing ingezonden door Jan Smolders, Dohmen advocaten. De diensten van VK SEGUROS in klasse 36, waar onder real estate affairs, wijkt overduidelijk af van de diensten in klasse 35, waaronder advertising, waarvoor het depot is verricht. De oppositie, gebaseerd op het Spaans merk "VK SEGUROS" en gericht tegen beeldmerk "VK INTERNATIONAL", wordt volledig afgewezen.

a. The services: The contested advertising is, therefore, dissimilar to these services. (...) They are not in competition nor complementary. Consequently, these services are dissimilar. (...) Since the applicant’s advertising has no relevant points of contact that could render it similar to the opponent’s real estate affairs, these services are considered to be dissimilar. (...) Neither the purpose nor the nature of the services in dispute is similar. Therefore, these services are considered to be dissimilar to all the opponent’s services in Class 36.

B. Conclusion: Since the services are clearly dissimilar, one of the necessary conditions of Article 8(1)(b) CTMR is not fulfilled, and the opposition must be rejected.

HvJ EU 27 maart 2014, zaak C-530/12P (BHIM tegen National Lottery Commission) - dossier
Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht EU [IEF 11779 onder C]. Gemeenschapsbeeldmerk dat hand met twee gekruiste vingers en lachend gezicht weergeeft. Artikel 53, lid 2, sub c, van EG-verordening nr. 207/2009. Bestaan van door nationaal recht beschermd ouder auteursrecht. Bewijslast. Toepassing van nationaal recht door BHIM. Het arrest wordt vernietigd. BHIM mag ambtshalve met de middelen die hem nuttig lijken inlichtingen inwinnen over het nationale recht; het beginsel van hoor en wederhoor is geschonden.

39      Tegen de achtergrond van deze overwegingen moet worden onderzocht of het BHIM en het Gerecht binnen een dergelijke procedurele context zich strikt moeten beperken tot het onderzoek van de documenten die door de verzoeker zijn overgelegd om de inhoud van het toepasselijke nationaal recht aan te tonen, dan wel of zij een controlebevoegdheid kunnen uitoefenen met betrekking tot de relevantie van het aangevoerde recht hetgeen in voorkomend geval impliceert dat zij ambtshalve inlichtingen inwinnen over de toepassingsvoorwaarden en de draagwijdte van de aangevoerde regels van nationaal recht.

45      Bijgevolg heeft het Gerecht geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting gegeven door in punt 20 van het bestreden arrest te oordelen dat „in omstandigheden waarin het BHIM mogelijkerwijs rekening moet houden met met name het nationaal recht van de lidstaat waarin een ouder recht waarop de vordering tot nietigverklaring steunt, wordt beschermd, het ambtshalve, met de middelen die hem nuttig lijken, inlichtingen moet inwinnen over het nationale recht van de betrokken lidstaat, wanneer deze inlichtingen nodig zijn voor de beoordeling van de voorwaarden voor toepassing van de betrokken nietigheidsgrond, en in het bijzonder voor de beoordeling van de realiteit van de aangevoerde feiten of van de bewijskracht van de overgelegde stukken”.

 59      Uit het voorgaande volgt dat het Gerecht het beginsel van hoor en wederhoor als onderdeel van het recht op een eerlijk proces heeft geschonden.

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Beroep PASSION TO PERFORM afgewezen [tegen OHIM]
B) Beroep LEISTUNG AUS LEIDENSCHAFT afgewezen [tegen OHIM]
C) Beroep FLEET DATA SERVICES afgewezen [tegen OHIM]
D) Beroep EQUITER toegewezen [tegen EQUINET]
E) Beroep JAVA afgewezen [tegen AAVA MOBILE]

Gerecht EU 25 maart 2014, T-291/12 (Passion to Perform) - dossier
A) Gemeenschapsmerk – Nietigverklaring van beslissing houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de onderzoeker waarbij de inschrijving van het woordmerk PASSION TO PERFORM voor waren en diensten van de klassen 35, 36, 38, 41 en 42 is geweigerd. Het beroep is afgewezen.

59      It should be observed, as the Board of Appeal stated in paragraph 20 of the contested decision, that the existence of identical or similar registrations at national level does not constitute grounds for allowing the registration of marks devoid of distinctive character. It is settled law that the Community trade mark regime is an autonomous system with its own set of objectives and rules peculiar to it and applies independently of any national system (Case T‑32/00 Messe München v OHIM (electronica) [2000] ECR II‑3829, paragraph 47, and Case T‑91/01 BioID v OHIM (BioID) [2002] ECR II‑5159, paragraph 45). Accordingly, the registrability of a sign as a Community trade mark falls to be assessed on the basis of the relevant EU legislation alone. Neither OHIM nor, as the case may be, the EU Courts are therefore bound by decisions adopted in any Member State, or indeed a third country, finding a sign to be registrable as a national trade mark (Case T‑16/02 Audi v OHIM (TDI) [2003] ECR II‑5167, paragraph 40, and Case T‑127/02 Concept v OHIM (ECA) [2004] ECR II‑1113, paragraphs 70 and 71). Deutsche Bank’s arguments relating to the existence of national registrations are therefore ineffective ab initio.

60      In any event, it should be noted – as OHIM states in its response – that Deutsche Bank gave no details at all regarding the grounds on which the national authorities had based their decisions to register the word sign at issue and which could, if appropriate, have been taken into account for the purposes of applying Article 7(1)(b) of Regulation No 207/2009.

61      The argument based on the earlier use and the national registrations of the mark applied for must therefore be rejected, as must in consequence the first plea in law in its entirety.

68      In the present case, it can be seen from the contested decision that the Board of Appeal carried out a comprehensive and specific examination of the mark applied for before refusing its registration. Moreover, consideration of the first two pleas in law has disclosed that that examination led the Board of Appeal, correctly, to oppose registration of the mark applied for on the basis of the absolute ground for refusal referred to in Article 7(1)(b) of Regulation No 207/2009. As the examination of the mark at issue was unable in itself to lead to a different finding, Deutsche Bank’s arguments relating to the failure to take account of the registration of similar marks such as Pass on your passion cannot succeed. Accordingly, Deutsche Bank cannot usefully rely on an earlier OHIM decision for the purposes of invalidating the finding that the registration of the mark applied for is incompatible with Regulation No 207/2009.

Gerecht EU 25 maart 2014, T-539/11 (Leistung aus Leidenschaft) - dossier
Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de onderzoeker houdende weigering van inschrijving van het woordmerk LEISTUNG AUS LEIDENSCHAFT, voor waren van de klassen 35, 36 en 38. Het beroep is afgewezen.

56      Im vorliegenden Fall ergibt sich aus den Akten, dass die Klägerin vor der Beschwerdekammer keinen Beweis dafür vorgelegt hat, dass die angemeldete Marke berühmt oder seit vielen Jahren benutzt worden wäre. Jedenfalls hat sie zu diesem Zweck vor dem Gericht nur undatierte Auszüge aus ihren Internetseiten verschiedener Länder vorgelegt, die den fraglichen Slogan enthalten.

57      Somit ist das Vorbringen in Bezug auf die vorausgegangene Benutzung und die nationalen Eintragungen der angemeldeten Marke als unbegründet anzusehen und der zweite Teil des zweiten Klagegrundes daher zurückzuweisen.

58      Nach alledem ist der zweite Klagegrund insgesamt zurückzuweisen.

64      Im vorliegenden Fall geht aus der angefochtenen Entscheidung hervor, dass die Beschwerdekammer vor der Ablehnung der Eintragung eine vollständige und auf den Einzelfall bezogene Prüfung der angemeldeten Marke vorgenommen hat. Darüber hinaus ergibt sich aus den Ausführungen zu den ersten beiden Klagegründen, dass die Beschwerdekammer nach dieser Prüfung zu Recht das Vorliegen des absoluten Eintragungshindernisses gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 festgestellt hat, um die Eintragung der angemeldeten Marke abzulehnen. Da die Prüfung der fraglichen Marke für sich genommen nicht zu einem anderen Ergebnis führen konnte, kann das Vorbringen der Klägerin in Bezug auf die Nichtberücksichtigung der Eintragung einer Marke, die den Begriff „Passion“ enthält, nicht durchdringen. Die Klägerin kann sich somit nicht mit Erfolg auf eine frühere Entscheidung des HABM berufen, um die Schlussfolgerung zu entkräften, dass die Eintragung der angemeldeten Marke mit der Verordnung Nr. 207/2009 unvereinbar ist.

65      Daher ist der dritte Klagegrund zurückzuweisen und die Klage somit insgesamt abzuweisen.

Gerecht EU 26 maart 2014, gevoegde zaken T-534/12 en T-535/12 (Fleet Data Services & Truck Data Services) - dossier

33      Im vorliegenden Fall trägt die Klägerin vor, die Beschwerdekammer habe dadurch ihren in Art. 75 Satz 2 der Verordnung Nr. 207/2009 vorgesehenen Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, dass sie zum ersten Mal in der angefochtenen Entscheidung ausgeführt habe, dass das grafische Element der angemeldeten Marken Funkwellen darstelle und für sich allein genommen nicht eintragungsfähig sei.

34      Hierzu genügt die Feststellung, dass die Klägerin die Beurteilung der Beschwerdekammer nicht beanstandet, wonach der Bildbestandteil der angemeldeten Marken eine Darstellung von Funkwellen sei. Sie trägt vielmehr selbst vor, dass der grafische Bestandteil der angemeldeten Marken nur als Symbol von Funkwellen aufgefasst werden könne. Die Klägerin führt lediglich an, sie habe zu dieser Beurteilung keine Stellungnahme abgeben können.

35      Daraus folgt, dass sich die Klägerin selbst dann, wenn sie Kenntnis von der Feststellung der Beschwerdekammer, wonach das grafische Element der angemeldeten Marken die Darstellung von Funkwellen sei, gehabt hätte, nicht sachgerechter verteidigen und die von der Beschwerdekammer vorgenommene Beurteilung nicht hätte beeinflussen können.

36      Bei der Feststellung der Beschwerdekammer, wonach das grafische Element der angemeldeten Marken für sich allein genommen nicht eintragungsfähig sei, handelt es sich um ergänzende Ausführungen im Rahmen der Beurteilung des beschreibenden Charakters der angemeldeten Marken. Sie haben daher keine Auswirkung auf das Ergebnis, dass die Beschwerdekammer die angemeldeten Marken zu Recht für nicht unterscheidungskräftig hielt.

Gerecht EU 27 maart 2014, T-47/12 (EQUITER) - dossier
Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk met het woordelement EQUITER voor waren en diensten van de klassen 9, 16, 35, 36, 38, 41 en 42, en strekkende tot vernietiging van beslissing houdende vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling waarbij de oppositie is afgewezen die is ingesteld door de houder van het nationale en gemeenschapswoordmerk EQUINET voor waren en diensten van de klassen 9, 35, 36 en 38. Beslissing BHIM vernietigd.

28      Toen het BHIM in het kader van de maatregelen tot organisatie van de procesgang daarover schriftelijke vragen kreeg, heeft het bij brief van 10 april 2013 geantwoord dat het niet kon vaststellen of de diensten waarvoor het oudere merk was geacht normaal te zijn gebruikt, overeenstemden met de diensten waarvoor dit merk was ingeschreven. In het bijzonder had de bestreden beslissing slechts betrekking op de diensten waarvoor het oudere merk was gebruikt, terwijl de vraag of deze diensten behoorden tot de diensten waarvoor dit merk was ingeschreven, zou worden onderzocht door de oppositieafdeling, waarnaar de zaak was terugverwezen.

29      Dit antwoord gaat echter voorbij aan de draagwijdte van artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009, waarin het normale gebruik wordt omschreven als het gebruik voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven en waarop de oppositie is gebaseerd, waarbij dus de mogelijkheid wordt uitgesloten om een besluit te motiveren door een dergelijk gebruik te bevestigen onder verwijzing naar andere waren en diensten. Bovendien heeft de aanpak van het BHIM tot gevolg dat de procedures om te onderzoeken of sprake is van een normaal gebruik toenemen, en zulks in strijd met zowel de letter als de geest van de voornoemde bepaling.

30      Het dossier van het BHIM geeft bovendien evenmin aan dat overeenstemming kan bestaan tussen enerzijds financiële diensten, diensten van evaluatie en onderzoek en public relations, en anderzijds de diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven. Zoals blijkt uit bladzijde 159 van het dossier van het BHIM lijkt de kamer van beroep deze terminologie zonder meer te hebben overgenomen uit de gronden die zijn aangevoerd in het bij haar ingestelde beroep.

31      In deze context dient te worden vastgesteld dat de bestreden beslissing ontoereikend is gemotiveerd voor zover de kamer van beroep daarin besluit dat is aangetoond dat het oudere merk normaal is gebruikt in de zin van artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009, terwijl zij verklaart dat dit gebruik betrekking heeft op financiële diensten, diensten van evaluatie en onderzoek en public relations, die niet worden vermeld als een van de diensten waarvoor dit merk is ingeschreven (zie punt 27 supra).

Gerecht EU 27 maart 2014, T-554/12 (AAVA MOBILE) - dossier
Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het gemeenschapswoordmerk JAVA voor waren en diensten van de klassen 9, 16, 35, 37, 38, 41, 42 en 45 en strekkende tot vernietiging van beslissing verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de oppositie die door verzoekster tegen de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk AAVA MOBILE voor waren en diensten van de klassen 9, 38 en 42 is ingesteld. Het beroep is afgewezen.

71      The Court must reject the applicant’s argument that the Board of Appeal should, like the Court in Case T‑6/01 Matratzen Concord v OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN) [2002] ECR II‑4335, and Case T‑434/07 Volvo Trademark v OHIM – Grebenshikova (SOLVO) [2009] ECR II‑4415, have concluded that there is a likelihood of confusion between the signs in question, given the similarity of the marks in question on one of the three relevant visual, phonetic or conceptual aspects. That argument is based on the erroneous premiss, as has been established in paragraph 55 above, that there is a low degree of phonetic similarity between the marks in question. Since there is no visual, phonetic or conceptual similarity between the signs in question, the circumstances of the present case bear no relation to those in the two cases cited.

72      In the light of all the foregoing, the Court finds, first, like the Board of Appeal, that there is no likelihood of confusion between the signs in question and, second, that the applicant’s argument in that regard must be rejected.

76      According to settled case-law, in order for an earlier trade mark to be afforded the broader protection of Article 8(5) of Regulation No 207/2009, a number of conditions must be met including, in particular, the marks at issue must be identical or similar and the earlier mark must have a reputation (Case T‑215/03 Sigla v OHIM – Elleni Holding (VIPS) [2007] ECR II‑711, paragraphs 34 and 35, and Case T‑150/04 Mülhens v OHIM – Minoronzoni (TOSCA BLU) [2007] ECR II‑2353, paragraphs 54 and 55).

77      In the present case, it must be observed that, while it is not disputed, as stated in paragraph 69 above, that the earlier mark has a massive reputation and that the goods and services covered by the signs in question are identical, it is apparent, however, from a comparison of the signs at issue, set out in paragraphs 28 to 66 above, that they are not similar. In those circumstances, the condition that the marks at issue be identical or similar has not been met in the present case.

78      It follows from the finding in paragraph 77 above that the second plea in law must be rejected as unfounded.

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 26 maart 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:1370 (Cash Software tegen Reeleezee)
Uitspraak ingezonden door Gregor Vos, Klos Morel Vos & Schaap. Merkenrecht. Cash Software heeft het Benelux woordmerk CASH voor haar standaardsoftware voor administratie. Reeleezee is houdster van gemeenschapswoordmerk CASHR voor haar online kassasysteem via een app. Het is onvoldoende aannemelijk dat CASH een (sterk) onderscheidend vermogen toekomt. Afwijzing vordering op basis van merkenrecht/handelsnaamrecht.

4.13. Voor de totaalindruk is echter verder van belang dat Cash Software onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat aan het woordmerk CASH een (sterk) onderscheidend vermogen toekomt. Weliswaar heeft Cash Software gesteld dat zij auto’s heeft rondrijden met slechts het woord ‘cash’ erop vermeld - dit zou een aanduiding zijn voor het gegeven dat CASH een groot onderscheidend heeft -, echter zij heeft die stelling niet nader onderbouwd. Nu Reeleezee die stelling heeft betwist, kan daaraan niet de gevolgtrekking worden verbonden die Cash Software wenst. Zonder nadere onderbouwing geldt dat evenzeer voor de stelling van Cash Software dat de bekendheid van CASH kan worden afgeleid uit het feit dat CASH als standaardsoftware in het digitale (betalings)systeem van verschillende nationale banken is opgenomen. Bovendien heeft Reeleezee diverse - niet betwiste -screenprints overgelegd waaruit blijkt dat het woord ‘cash’ veelvuldig wordt gebruikt voor waren en/of diensten die overeenstemmen of lijken op de door Cash Software aangeboden waren en/of diensten.

4.14. Weliswaar is sprake van een auditieve en visuele overeenstemming, echter de niet aanwezig geachte, van groot belang zijnde begripsmatige overeenstemming bij het relevante geïnformeerde publiek, in combinatie met het ontbreken van onderscheidend vermogen, leidt ertoe dat slechts sprake is van een geringe overstemming tussen het teken met het merk.

4.18. De artikelen 5 en 5a HNW verbieden, onder de aldaar genoemde criteria, het voeren van een handelsnaam. Een handelsnaam is een naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Cash Software stelt dat CASHR als handelsnaam wordt gebruikt, in ieder geval in de vorm van een domeinnaam. Zij stelt daartoe dat het product CASHR onder meer wordt aangeboden op de website www.cashr.nl. Het gebruik van een domeinnaam kan gelijk worden gesteld met het gebruik van een handelsnaam. Daarvoor is bepalend of de domeinnaam overeenkomt met een handelsnaam en gebruikt wordt ter aanduiding van de bedrijfsactiviteiten van een onderneming en voorts wat de inhoud van de betreffende website is. De op die website weergegeven informatie is van belang bij de beoordeling of de domeinnaam kan verworden tot een handelsnaam. Op de in het geding gebrachte en niet bestreden screenprints is duidelijk te zien dat Reeleezee consequent op de (hoofd)pagina’s vermeld ‘CASHR®byReeleezee®’ danwel Reeleezee als de naam waaronder de onderneming wordt gedreven. Uit screensprints blijkt voorts dat CASHR wel door Reeleezee wordt gebruikt, echter slechts ter aanduiding van haar product, meer in het bijzonder ter aanduiding van haar merk. Vorenstaande leidt ertoe dat niet aannemelijk is dat CASHR wordt gebruikt als handelsnaam in de vorm van een domeinnaam. Cash Software heeft voorts onvoldoende gesteld dat CASHR op andere wijze wordt gebruikt ter aanduiding van de onderneming. Gelet daarop kan de vordering inhoudende een verbod tot het voeren van een handelsnaam niet worden toegewezen.

Lees de uitspraak:
KG ZA 14-106 (afschrift)
ECLI:NL:RBMNE:2014:1370 (link)
ECLI:NL:RBMNE:2014:1370 (pdf)

Op andere blogs:
AMS advocaten
DomJur

Rechtbank van Koophandel Antwerpen 21 maart 2014, IEFbe 719 (PlayGo tegen Trends2com)
Uitspraak ingezonden door Paul Mazel, Trip advocaten. Merkenrecht. Zie eerder op IE-Forum.nl. Nadat beëindiging van de agentuurrelatie, ontstaat betwisting omtrent eigendom Gemeenschapsmerk PLAY-BEAR. Er vindt geen toepassing plaats van artikel 18 Merkenrechtverordening, omdat niet aan drie voorwaarden is voldaan. Door de ondertekening van een akkoord omtrent de mede-eigendom, met een naar men mag verwachten kennis van zaken van o.a. artikel 18 MerkenVo., heeft PLAYGO aangegeven dat het niet aan voorwaarden is onderworpen. De vorderingen van PLAYGO worden afgewezen.

 Opdat vermeld artikel kan worden toegepast, dient aan drie voorwaarden voldaan te zijn:
- Het gemeenschapsmerk werd ingeschreven op naam van de gemachtigde of vertegenwoordiger
- Het gemeenschapsmerk werd ingeschreven zonder instemming van de merkhouder
- De gemachtigde of vertegenwoordiger kan zijn handelswijze niet rechtvaardigen.

Het invullen van de drie voorwaarden gaat uit van een feitelijke situatie die onveranderd is gebleven sinds de inschrijving van het litigieuze merk, beter, waar merkhouder geen stappen heeft ondernomen die wijzen op een veranderde situatie mbt zijn instemming.

De rechtbank oordeelt dan ook dat vermeld artikel geen toepassing vindt en dit op basis van de "Transfer Agreement" (overeenkomst van overdracht dd 15 februari 2006) alsmede de "Transfer Agreement" (overeenkomst van overdracht dd. 7 december 2006).
(...)
De door PLAYGO aangereikte argumenten om het bestaan dan wel de draagwijdt van haar akkoordverklaring in vraag te stellen, overtuigen niet en dit om volgende redenen:
- Dat TRENDS2COM haar handelsnaam heeft aangepast, kan niet worden aanvaard als een element waardoor deze zou afstand hebben gedaan van de mede-eigendom. De merkinschrijving een activa in het vermogen van TRENDS2COM, onafhankelijk of dit merk wordt weergegeven in haar handelsnaam.
- Dat TRENDS2COM zich na de beëindiging van de agentuurovereenkomst zich niet op de overeenkomsten zou hebben beroepen, staat evenmin de rechtsgeldigheid ervan in de weg. De beëindiging van de agentuurovereenkomst heeft geen invloed op het verderbestaan van de overeenkomsten tot mede-eigendom.
- Dat de mede-eigendom niet werd ingeschreven in het register, bewijst onvoldoende naar recht dat de overeenkomst niet zou worden nageleefd. De overeenkomst tot mede-eigendom blijft tegenstelbaar aan PLAYGO als medecontractant.
- Dat de desbetreffende mede-eigendomsovereenkomst onderdeel uitmaakten van een niet-geslaagde globale strategie (akkoord om mede-eigenaar te worden van alle merken die PLAYGO zou bezitten, wordt niet aanvaard als argument om de reeds ondertekende overeenkomsten teniet te doen. Deze overeenkomsten werden ondertekend en er wordt niet verwezen naar een opschortende voorwaarde omtrent de ondertekening van andere overeenkomsten.

Rechtbank Den Haag 26 maart 2014, IEF 13684, ECLI:NL:RBDHA:2014:5268 (Hotel Cipriani tegen Altunis-Trading)
Uitspraak ingezonden door Gregor Vos en Sebastiaan Brommersma, Klos Morel Vos & Schaap. Merkenrecht. Normaal gebruik. De aandelen in Hotel Cipriani, bekend vanwege een aantal beroemde gasten en de wereldberoemde Bellini cocktail, zijn verkocht met als voorwaarde dat 'Cipriani' gedurende vijf jaar niet zal worden gebruikt. Cipriani vordert jaren later de vervallenverklaring van de merken van Altunis vanwege niet normaal gebruik voor diverse Italiaanse levensmiddelen. Het ligt voor de hand dat in de nichemarkt kleinere aantallen worden verkocht dan de volumes in de supermarkten.

Behalve voor pasta/sauzen, wordt voor een (groot) deel van de waren de doorhaling in het register bevolen, omdat de aantallen verkochte producten niet als reële commerciële exploitatie kunnen gelden (Bellini mix, prosecco, rijst, olijfolie, honing en jam).

De rechtbank overweegt dat in dezelfde nichemarkt voor haar pasta en sauzen wel een veel groter volume heeft kunnen afzetten, terwijl het juist de Bellini cocktail is waarmee Giuseppe Cipriani sr volgens Altunis wereldwijde bekendheid zou hebben verkregen. Zelfs in deze nichemarkt zouden grotere volumes reëel zijn voor deze waar. De rechtbank is van oordeel dat van normaal gebruik van de Altunis-merken voor de Bellini-mix geen sprake is.

Pasta
4.10. Hotel Cipriani heeft onvoldoende gemotiveerd weersproken dat de markt voor levensmiddelen die worden verhandeld in delicatessenwinkels onderscheiden kan worden van de markt voor voedingsmiddelen die in supermarkten worden aangeboden, in de zin dat sprake is van een niche markt. De rechtbank gaat er dan ook van uit dat CI haar levensmiddelen aanbiedt op een specifieke niche markt voor Italiaanse delicatessen. Het ligt voor de hand dat er in die markt veel kleinere aantallen producten worden verhandeld dan de volumes die verhandeld worden in supermarkten.
4.14. Gelet op de hiervoor beschreven niche markt waarin kleine volumes worden verhandeld en de in 4.11 tot en met 4.13 beschreven omstandigheden is er sprake van een reële commerciële exploitatie gericht op het behouden en/of verkrijgen van afzet van de pasta producten onder de Altunis merken. Pasta valt onder de waar ‘flours and preparations madefrom cereals, bread, pastry and confectionely, edible spices’, waarvoor IR 953 is ingeschreven in klasse 30. Voor deze waren is IR 953 derhalve normaal gebruikt.

Sauzen
4.17. De verkochte aantallen van de sauzen zijn, gelet op de nichemarkt waarop Altunis zich richt en de overige in 4.16 overwogen omstandigheden, van een zodanige omvang, dat er sprake is van een reële commerciële exploitatie gericht op het behouden en/of verkrijgen van afzet van deze producten onder de Altunis merken. De pasta sauzen, pesto en passata pomodore vallen onder de waren ‘vinegar, sauces (except dressings for salads)’ waarvoor IR 953 is ingeschreven in klasse 30, zodat IR 953 normaal is gebruikt voor die waren.

Bellini mix
Daarbij neemt de rechtbank in overweging dat CI in dezelfde niche markt voor haar pasta en sauzen wel een veel groter volume heeft kunnen afzetten, terwijl het juist de Bellini cocktail is waarmee Giuseppe Cipriani sr volgens Altunis wereldwijde bekendheid zou hebben verkregen. Dat duidt er op dat zelfs in deze niche markt grotere volumes reëel zouden zijn voor deze waar. De rechtbank is derhalve van oordeel dat van normaal gebruik van de Altunis merken voor de Bellini mix geen sprake is.

Prosecco
Altunis heeft ook niet nader onderbouwd dat dit aantal als commercieel verantwoord geldt in de betreffende niche markt. Ook voor de prosecco kan onder deze omstandigheden niet gesproken worden van een reële commerciële exploitatie waarmee voldaan wordt aan het vereiste van normaal gebruik.

Rijst
Ondanks de regelmaat en de nichemarkt waar Altunis zich op richt, is dit aantal voor een levensmiddel als rijst dan ook onvoldoende om te kunnen spreken van een reële commerciële exploitatie. Voor de waar rijst is daarmee geen sprake van normaal gebruik.

Olijfolie
Gelet op de aantallen die in die jaren zijn verkocht, is ook ten aanzien van de olijfolie geen sprake van een reële commerciële exploitatie.

Honing en jam
4.23. CI heeft blijkens de facturen 9 potten jam aan haar Nederlandse distributeur verkocht in mei 2008. Dit aantal is eveneens onvoldoende om als een reële commerciële exploitatie van de Altunis merken voor deze waar te kunnen gelden.

De rechtbank
5.1. verklaart IR 528953. voor zover gelding hebbend in de Benelux, vervallen voor alle waren in de klassen 16, 29, 32, 33 en 42 en voor de waren Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artficial coffee; honey, treacle syrup; yeast, baking powder; salt, mustard; spices; en ice for refreshment in klasse 30 waarvoor het is ingeschreven en spreekt voor deze waren de doorhaling van dit merk in het register van het BBIE uit;
5.2. verklaart IR 698073, voor zover gelding hebbend in de Benelux, vervallen voor alle waren waarvoor het is ingeschreven en spreekt de doorhaling van dit merk in het register van het BBIE uit;

Lees de uitspraak
HA ZA 12-719 (afschrift)
ECLI:NL:RBDHA:2014:5268 (link)