Merkenrecht  

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Beroep BEYOND RETRO gedeeltelijk toegewezen (tegen BEYOND VINTAGE)
B) Beroep MENOCHRON afgewezen (tegen MENODRON)
C) Beroep ASOS afgewezen (tegen ASSOS)

Gerecht EU 30 april 2014, zaak T-170/12 (Beyond Vintage) - dossier
A. Beroep door de houder van het gemeenschapswoordmerk „BEYOND RETRO” voor waren en diensten van de klassen 25 en 35 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing in de gevoegde zaken houdende verwerping van het door verzoekster ingestelde beroep en vernietiging van de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om de aanvraag tot internationale inschrijving voor de Europese Unie van het woordmerk „BEYOND VINTAGE” voor waren en diensten van de klassen 14, 18 en 25 in het kader van de door verzoekster ingestelde oppositie gemeenschapsmerkrechtelijke bescherming te bieden. Beroep wordt gedeeltelijk toegewezen voor de klassen 18 en 25.

Gerecht EU 29 april 2014, zaak T-473/11 (MENOCHRON) - dossier
B. Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk „MENOCHRON”, voor waren en diensten van de klassen 3, 5 en 35, strekkende tot vernietiging van beslissing waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling houdende weigering van inschrijving van dat merk in het kader van de oppositie van de houder van het woordmerk „MENODORON”, voor waren en diensten van de klassen 3, 5 en 44. Beroep wordt afgewezen.

Gerecht EU 29 april 2014, zaak T-647/11 (ASOS) - dossier
C. Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk „ASOS” voor waren en diensten van de klassen 3, 14, 18, 25 en 35 en strekkende tot vernietiging van de beslissing houdende gedeeltelijke verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dat merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het gemeenschapswoordmerk „ASSOS” voor waren van de klassen 3, 12 en 25. Beroep afgewezen.

Vzr. Rechtbank Rotterdam 28 april 2014, IEF 13800 (VLM Airlines tegen Piloot)
Uitspraak ingezonden door Reindert van der Zaal en Emiel Jurjens, Kennedy Van der Laan. Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Onrechtmatige daad. Gedaagde is piloot in dienst van VLM Airlines en heeft een arbeidsrechtelijk geschil met VLM Airlines. Tijdens de overname van VLM Airlines door een derde partij registreert gedaagde de merk- en handelsnaam VLM AIRLINES op eigen naam. Hij presenteert zich publiekelijk als rechthebbende op dit teken en correspondeert hierover met onder meer de overnemende partij. De voorzieningenrechter gebiedt staking van gebruik van het teken VLM AIRLINES en soortgelijke tekens, doen van verboden uitlatingen met de strekking dat hij rechthebbende is op dit teken en dat derden, waaronder VLM Airlines zelf, zijn toestemming voor gebruik van dit teken nodig hebben.

Leestip: 4.12.

Vzr. Rechtbank Den Haag 25 april 2014, IEF 13796 (Daamen tegen Maxguard)
Merkenrecht. Daamen is houdster van Python Merken voor o.a. veiligheidsschoenen. Maxguard biedt via haar website een schoenmodel Python aan. Op grond van artikel 9 lid 1 sub b GMVo en 2.20 lid 1 sub b BVIE zijn de (Europese) stakingsvorderingen succesvol. Python (een slangensoort) roept niet de associatie van veiligheidsschoenen op of verwijst naar de bestemming van de waar, zodat het een groot merkenrechtelijk onderscheidend vermogen heeft. Maxguard c.s. moet een brief sturen naar alle afnemers van de veiligheidsschoen. Gevorderde adresgegevens van zakelijke afnemers, zijn wel toewijsbaar, echter zonder accountantscontrole.

Dat een derde partij eveneens onder de aanduiding python een model aanbiedt, staat het geven van een inbreukverbod in deze zaak niet in de weg.

4.21. De voorzieningenrechter acht het te verstrekkend om Maxguard c.s. te verbieden de veiligheidsschoenen model “Python” en “Blue Python” die zij nog in voorraad heeft te verhandelen. Nadat de aanduidingen “Python” en “Blue Python” van de labels aan de schoenen en van de dozen waarin de betreffende schoenen zijn verpakt, zijn verwijderd, kunnen deze immers worden verhandeld zonder dat Maxguard c.s. daardoor merkinbreuk maakt en zonder dat daardoor enig belang van Daamen wordt geschaad. Derhalve wordt ook de vordering onder IV afgewezen.

4.23. Anders dan Daamen heeft gesteld, ontbreekt bij de vordering onder VI voorshands oordelend grotendeels voormelde nauwe verwantschap met de hoofdvordering. Desub ii, iii en iv gevorderde opgave van aantallen ingekochte en verkochte producten, met inkoop- en verkoopprijzen en voorraadinformatie versterkt het inbreukverbod niet. Wat betreft deze informatie wordt de vordering sub VI dan ook afgewezen. De sub VI onder i gevorderde adresgegevens van zakelijke afnemers, zijn wel toewijsbaar, echter zonder accountantscontrole, omdat deze informatie gelet op de toe te wijzen rectificatiebrieven, dient ter controle dat aan genoemd bevel wordt voldaan.

De voorzieningenrechter:
5.1. beveelt Maxguard c.s. binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het Gemeenschapsmerk in de Europese Unie en iedere inbreuk op Beneluxmerk PYTHON A en Beneluxmerk PYTHON B in de Benelux, te staken en gestaakt te houden, waaronder het aanbieden, in de handel brengen en daartoe in voorraad hebben van veiligheidsschoenen onder het teken PYTHON en/of BLUE PYTHON;

Lees hier de uitspraak:
IEF 13796 (pdf)
ECLI (link)

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU april 2014, zaak C-125/14 (Iron & Smith) - dossier
Merkenrecht. Gestelde vragen: 1. Is it sufficient, for the purposes of proving that a Community trade mark has a reputation within the meaning of Article 4(3) of the Directive for that mark to have a reputation in one Member State, including where the national trade mark application which has been opposed on the basis of such a reputation has been lodged in a country other than that Member State?

2. May the principles laid down by the Court of Justice of the European Union regarding the genuine use of a Community trade mark be applied in the context of the territorial criteria used when examining the reputation of such a mark?
3. If the proprietor of an earlier Community trade mark has proved that that mark has a reputation in countries other than the Member State in which the national trade mark application has been lodged - which cover a substantial part of the territory of the European Union – may he also be required, notwithstanding that fact, to adduce conclusive proof in relation to that Member State?
4. If the answer to the previous question is no, bearing in mind the specific features of the internal market, may a mark used intensively in a substantial part of the European Union be unknown to the relevant national consumer and therefore the other condition for the ground precluding registration in accordance with Article 4(3) of the Directive not be met, since there is no likelihood of detriment to, or unfair advantage being taken of, a mark’s repute or distinctive character? If so, what facts must the Community trade mark proprietor prove in order for that second condition to be met?

Rechtbank Den Haag 23 april 2014, IEF 13790 (Audi c.s. tegen Connemills)
Merkinbreuk. Domeinnaam staken. Connemills verhandelt, onderhoudt en repareert auto's van Audi c.s. vanuit een bedrijfspand waarop de merken van Audi c.s. vermeld staan. Diverse domeinnamen eindigend op -groningen.nl bevatten de merknamen van eisers. Connemills en X zijn niet als dealer aangesloten en de SEAT-uitingen zijn restanten van een voormalig dealerschap. Het verstekvonnis wordt bekrachtigd. Het gebruik van een domeinnaam met de woordmerken in combinatie met plaatsnaam, centrum, center of naam van X wordt verboden.

4.6. Volgens artikel 2.23 lid 1 BVIE en artikel 12 GMVo kan de merkhouder zich onder meer niet verzetten tegen gebruik in het economisch verkeer door een derde van diens naam en van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een waar of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven. Deze beperking geldt echter slechts voor zover sprake is van eerlijk gebruik in nijverheid en handel. Van eerlijk gebruik als hier bedoeld is geen sprake wanneer het merk door een derde zo wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen die derde en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de derde tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat.2 Connemills en [X] beroepen zich op deze beperking van het merkenrecht waar het de registratie en het gebruik van de domeinnamen betreft; Audi c.s. en Pon’s Automobielhandel bestrijden dat deze beperking van toepassing is.

4.7. De rechtbank overweegt dat door Connemills en [X] niets, althans niets voldoende onderbouwd, is aangevoerd dat meebrengt dat een noodzaak bestaat om de merken van Audi c.s. te gebruiken om de bestemming van een waar of dienst aan te geven op de wijze waarop zij dat doen door gebruik van de domeinnamen en door het gebruik van de tekens op of aan de pui van het bedrijfspand. In het licht van de stelling van Audi c.s. en Pon’s Automobielhandel dat het publiek in de domeinnamen een band met Audi c.s. zal zien, had het op de weg van Connemills en [X] gelegen om een dergelijke indruk van het in aanmerking komende publiek onderbouwd te betwisten. Nu overigens daar door Connemills en [X] niets tegenin is gebracht, volgt uit het voorgaande dat het gebruik van de domeinnamen audi-groningen.nl, vw-groningen.nl, volkswagen-groningen.nl, seatgroningen. nl ook als inbreuk op de (desbetreffende) merken van Audi c.s. zijn aan te merken. Hetzelfde geldt voor het gebruik van de tekens op of aan de pui van het bedrijfspand.

Gem. Hof 5 april 2014, IEF 13759 (Havana Club tegen Sabor Havana)
Uitspraak ingezonden door Rudi Oomen, Oomen & Offringa Advocaten. Eerder is het gevraagde verbod afgewezen [IEF 12399]. Hoewel auditief het bestanddeel Havana in het oog springt en begripsmatig Club en Sabor een overeenstemmende indruk oproept, is de totaalindruk afwijkend. Het woord Havana - hoofdstad van Cuba, een bekend 'rumland' - heeft beperkt onderscheidend vermogen. De vermelding "Aruban Rum" op de fles maken de herkomst van de rum voldoende duidelijk. Het hof bevestigt het vonnis.

4.4. Hoewel auditief het bestanddeel Havana in beide merken in het oog springt en de combinatie van Havana met de bestanddelen Club en Sabor begripsmatig eveneens in zeker mate een overeenstemmende indruk oproept, is de totaalindruk van de merken dermate afwijkend dat naar het oordeel van het Hof geen sprake is van direct verwarringsgevaar. Van belang is daarbij dat de merken visueel weinig overeenstemming. Het Hof verenigt zich op dit punt met het oordeel van het GEA en de overwegingen daartoe (r.o. 4.8 van het bestreden vonnis) en maakt die tot de zijne.
Indirect is naar het oordeel van het Hof evenmin sprake van verwarringsgevaar. Daartoe overweegt het Hof dat het woord Havana (als naam van de hoofdstad van Cuba, een land dat onder meer bekend staat om zijn rum) beperkt onderscheidende kracht heeft.

4.5. Gelet op het voorgaande acht het Hof de kans dat het ingeschreven merk Havana Sabor [red. bedoeld is Sabor Havana] en de flessen rum van merk Havana Sabor [red. = Sabor Havana] in verband gebracht worden met de producten van Havana Club gering. Hierdoor valt het risico dat voordeel wordt getrokken uit de bekendheid van het merk Havana Club te verwaarlozen. Voor wat betreft de door Havana Club aangevoerde verwarringsgevaar over de herkomst van de rum, overweegt het Hof dat de vermelding "Aruban Rum" op de fles van Havana Sabor [red. = Sabor Havana] en de garantiezegel op de fles van Havana Club, inhoudende dat de rum is geproduceerd op basis van Cubaanse methodes, het in aanmerking komende publiek voldoende duidelijk maken dat de rum een verschillende herkomst heeft. Zulks mede gelet op de verschillende kleuren van bedoelde vermelding en de garantiezegel.

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Beroep COMSA, S.A. gedeeltelijk toegewezen [tegen COMSA]
B) Beroep door MHCS afgewezen [tegen DORATO]
C) Beroep ZYTEL afgewezen [tegen ZYTEL]
D) Beroep ELITE toegewezen [tegen elite BY MONDARIZ]
E) Beroep „PENTASA” en „OCTOSTIM” toegewezen [tegen OCTASA]
F) Beroep „PENTASA” en „OCTOSTIM” toegewezen [tegen OCTASA]
G) Beroep „Original Sahne Muh-Muhs HANDGESCHNITTEN HANDGEWICKELT” en „SAHNE TOFFEE LUXURY CREAM FUDGE" afgewezen [tegen MILANÓWEK CREAM FUDGE]
H) Beroep OLIVE LINE afgewezen [tegen OHMI]

Gerecht EU 9 april 2014, T-144/12 (COMSA) - dossier
Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van de bedrijfsnaam „COMSA, S.A.” en het niet-ingeschreven merk „COMSA”, en strekkende tot vernietiging van beslissing houdende gedeeltelijke vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling waarbij de inschrijving van het woordmerk COMSA in het kader van verzoeksters oppositie gedeeltelijk is geweigerd voor waren van de klassen 19, 35, 36, 37, 39 en 42. Gedeeltelijke toewijzing.

65      En effet, tout d’abord, il y a lieu d’observer que l’exécution de travaux, la construction et la réparation nécessitent l’élaboration préalable ou l’utilisation de plans et d’études, en ce sens que ces dernières sont indispensables aux premières. Il ne saurait être considéré, à l’instar de la chambre de recours, que les services en cause de la classe 42 ne se fondent qu’« habituellement » sur des projets ou des études préalables et que, ainsi, le recours à des services d’études et de planification pour la réalisation de travaux résulterait d’un choix et non d’une nécessité.

66      Ensuite, il n’est pas contesté et il est même constaté par la chambre de recours, au point 43 de la décision attaquée, que les activités et les services concernés sont destinés à un même public et sont ainsi, conformément à la définition jurisprudentielle du lien de complémentarité entre produits et services, susceptibles d’être utilisés ensemble.

67      Enfin, le consommateur des services en cause, qui souhaite faire construire un bâtiment, est susceptible de penser que la responsabilité de la fourniture du service de construction et la réalisation des plans et études préalables incombent à la même entreprise. En effet, contrairement à ce qu’il soutient dans le mémoire en réponse, l’OHMI a constaté dans plusieurs décisions citées par la requérante, de même que dans les directives relatives à la procédure devant lui, qu’il était fréquent que la même entreprise de construction, qui peut disposer de ses propres architectes et ingénieurs ou avoir conclu des contrats de collaboration permanente avec ces professionnels, fournisse les services de construction ainsi que ceux de planification et d’étude. Ainsi, contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours, non seulement les services et les activités en cause présentent un lien de complémentarité, mais ils partagent les mêmes fournisseurs et canaux de distribution.

68      Dès lors, la décision attaquée doit être annulée, en tant qu’elle a annulé la décision de la division d’opposition pour les services relevant de la classe 42 et autorisé l’enregistrement de la marque demandée pour ces mêmes services (points 3 et 5 du dispositif de la décision attaquée).

69      Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée dans la seule mesure indiquée au point précédent et que le recours doit, pour le surplus de ses conclusions, être rejeté.

Gerecht EU 9 april 2014, T-249/13 (DORATO) - dossier
Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van nationale en communautaire beeldmerken die flessenhalsetiket weergeven voor waren van klasse 33 en strekkende tot vernietiging van beslissing houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van verzoeksters oppositie tegen de inschrijving van het beeldmerk dat afbeelding van flessenhalsetiket en woordelement „DORATO” bevat voor waren van klasse 33. Het beroep is afgewezen.

83      A global assessment of the likelihood of confusion implies some interdependence between the factors taken into account, and in particular between the similarity of the trade marks and the similarity of the goods or services concerned. Accordingly, a lesser degree of similarity between those goods or services may be offset by a greater degree of similarity between the marks, and vice versa (Canon, paragraph 17, and Joined Cases T‑81/03, T‑82/03 and T‑103/03 Mast­Jägermeister v OHIM — Licorera Zacapaneca (VENADO with frame and others) [2006] ECR II‑5409, paragraph 74).

84      The Board of Appeal found that, since the signs at issue are dissimilar overall, one of the conditions for the application of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009 had not been satisfied, with the result that the opposition had to be rejected.

85      The applicant counters that, in view of the distinctive character per se and acquired through the use of the earlier marks, the identity of the goods at issue and the similarities between the signs at issue, there is a likelihood of confusion.

86      In this respect, it must be pointed out that, having regard to the fact that there is no visual, phonetic or conceptual similarity between the signs at issue, the Board of Appeal was right to find that those signs were dissimilar overall and that, consequently, one of the conditions for the application of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009 had not been satisfied in the present case.

Gerecht EU 9 april 2014, T-288/12 (ZYTEL) - dossier
Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het gemeenschapswoordmerk ZYTEL voor waren van de klassen 1 en 17 en strekkende tot vernietiging van beslissing houdende verwerping van het beroep tegen de afwijzing door de oppositieafdeling van de oppositie ingesteld door verzoekster tegen de aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk met het woordelement ZYTEL voor waren en diensten van de klassen 9, 12 en 37. Het beroep is afgewezen.

65      OHIM disputes the applicant’s arguments.

66      In this respect, as regards, first, the statement of reasons for the contested decision, it should be remembered that the statement of reasons required by Article 296 TFEU must be appropriate to the measure at issue and must disclose in a clear and unequivocal fashion the reasoning followed by the institution which adopted it in such a way as to enable the persons concerned to ascertain the reasons for the measure and to enable the competent court to exercise its power of review. The requirements to be satisfied by the statement of reasons depend on the circumstances of each case, in particular the content of the measure in question, the nature of the reasons given and the interest which the addressees of the measure, or other parties to whom it is of direct and individual concern, may have in obtaining explanations. It is not necessary for the reasoning to go into all the relevant facts and points of law, since the question whether the statement of reasons meets the requirements of Article 296 TFEU must be assessed with regard not only to its wording but also to its context and to all the legal rules governing the matter in question (see Case C‑367/95 P Commission v Sytraval and Brink’s France [1998] ECR I‑1719, paragraph 63 and the case-law cited).

67      In the present case, after having noted the relevant case-law in paragraphs 31, 33, 34 and 38 of the contested decision, the Board of Appeal examined, in paragraphs 39 and 40 of that decision, whether the applicant had demonstrated that there was a risk the mark applied for would take unfair advantage of the distinctive character or the reputation of its earlier marks. As is apparent from paragraphs 61 and 62 above, the Board of Appeal explained how the arguments put forward by the applicant were not sufficient.

68      Thus, it must be held that the contested decision contains a sufficient statement of reasons so far as concerns the application of the relative ground for refusal laid down in Article 8(5) of Regulation No 207/2009.

Gerecht EU 9 april 2014, T-386/12 (elite BY MONDARIZ) - dossier

Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van de communautaire en internationale woord en beeldmerken met het woordelement elite voor waren en diensten van de klassen van de 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 32, 35, 38, 41, 43 en 44, en strekkende tot vernietiging van beslissing houdende vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling, die in het kader van verzoeksters oppositie de inschrijving weigert van het beeldmerk met de woordelementen elite BY MONDARIZ  voor waren en diensten van de klassen de 32, 38 en 39. Het beroep is toegewezen.

108    Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime, à l’instar de la division d’opposition, que les éléments de similitude phonétique et, surtout, conceptuelle entre les signes en conflit l’emportent sur leurs différences visuelles, de sorte que ces signes doivent être qualifiés de globalement similaires.

109    Ces considérations valent tant pour les produits et les services identiques à comparer relevant des classes 32 et 38 que pour les services et les produits faiblement similaires à comparer relevant, d’une part, de la classe 39 et, d’autre part, de la classe 16, et ce bien que le degré d’attention du public pertinent consommateur de ces derniers services et produits soit supérieur à la normale, celui-ci étant constitué de professionnels.

110    Dans son appréciation globale du risque de confusion, et s’agissant du caractère distinctif intrinsèque du mot « elite », la chambre de recours a par ailleurs considéré, au point 37 de la décision attaquée, que ledit mot ne présentait aucune originalité ni créativité, qu’il était présent dans le vocabulaire courant de plusieurs langues et qu’il était utilisé comme un adjectif qualificatif signifiant « de qualité supérieure ». Il serait donc, en soi, faiblement distinctif.

Gerecht EU 9 april 2014, T-501/12 (OCTASA) - dossier
Gemeenschapsmerk – Beroep door de houder van de nationale woordmerken „PENTASA” en „OCTOSTIM”, voor waren van klasse 5, strekkende tot vernietiging van beslissing houdende verwerping van het door verzoekster ingestelde beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling waarbij de door verzoekster ingestelde oppositie tegen de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk OCTASA, voor waren van klasse 5, is afgewezen. Het beroep is toegewezen.

68      It is important to bear in mind the case-law referred to in paragraph 21 above, pursuant to which, in order to find that there exists a likelihood of confusion for the purposes of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009, it is not necessary to find that the likelihood exists for the whole of the relevant public. It is sufficient if it exists for a significant part of that public.

69      In the present case, the end-users for whom there exists a certain degree of visual and phonetic similarity between the signs at issue constitute a significant part of the relevant public. For that part of the public, either the conceptual comparison is neutral, or there is a weak conceptual similarity between those signs. The Board of Appeal therefore erred in a manner liable to entail the annulment of the contested decision by finding that the signs at issue were dissimilar, by holding that, as a result, one of the necessary conditions for finding that there is a likelihood of confusion had not been met, and by refraining from carrying out a global assessment of the likelihood of confusion, taking into account all factors relevant to the circumstances of the case. There is, accordingly, no need to rule on the question whether the Board of Appeal’s conclusion that the suffix ‘asa’ is descriptive and that there is no similarity between the signs at issue is correct with regard to medical professionals. Consequently, the first plea in law must be upheld and the contested decision must be annulled on the basis of that plea, without there being any need to examine the other arguments and pleas in law raised by the applicant.

Gerecht EU 9 april 2014, T-502/12 (OCTASA) - dossier
 Gemeenschapsmerk – Beroep tot nietigverklaring van de houder van de nationale woordmerken „PENTASA” en „OCTOSTIM”, voor waren van klasse 5, tegen beslissing houdende verwerping van het door verzoekster ingestelde beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling waarbij de door verzoekster ingestelde oppositie tegen de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk „OCTASA”, voor waren van klasse 5, is afgewezen  Het beroep is toegewezen.

70      It is important to bear in mind the case-law referred to in paragraph 25 above, pursuant to which, in order to find that there exists a likelihood of confusion for the purposes of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009, it is not necessary to find that the likelihood exists for the whole of the relevant public. It is sufficient if it exists for a significant part of that public.

71      In the present case, the end-users in Benelux for whom there exists a certain degree of visual and phonetic similarity between the signs at issue constitute a significant part of the relevant public. For that part of the public, either the conceptual comparison is neutral, or there is a weak conceptual similarity between those signs. The Board of Appeal therefore erred in a manner liable to entail the annulment of the contested decision by finding that the earlier Benelux trade mark and the mark applied for were dissimilar, by holding that, as a result, one of the necessary conditions for finding that there is a likelihood of confusion had not been met, and by refraining from carrying out a global assessment of the likelihood of confusion, taking into account all factors relevant to the circumstances of the case. There is, accordingly, no need to rule on the question whether the Board of Appeal’s conclusion that the suffix ‘asa’ is descriptive and that there is no similarity between the signs at issue is correct with regard to medical professionals in Benelux.

72      In view of the fact that the Board of Appeal’s error concerning the comparison of the earlier Benelux trade mark and the mark applied for in relation to the goods covered by those marks is enough to entail the annulment of the contested decision, there is also no need to rule on the descriptiveness of the suffix ‘asa’ or on the similarity of the signs from the perspective of the relevant publics in the other Member States concerned. In any event, it is clear that the findings in paragraphs 46 to 62 above that the Board of Appeal did not establish the descriptive character of the suffix ‘asa’ from the perspective of the end-users of the goods in question and that there is a certain degree of visual and phonetic similarity between the signs at issue also apply to the relevant publics of the other Member States concerned. In that regard, concerning the observations set out in paragraphs 48 to 52 above, the documents drawn up in English, French and Dutch on which the Board of Appeal relied in the contested decision do not show that German, Portuguese, Danish, Finnish and Spanish end-users of the goods in question are aware of the name 5-aminosalicylic acid or its acronym 5-ASA, or that such users associate those names with the active ingredient mesalazine. In addition, as regards the observations set out in paragraph 54 above, the applicant rightly submits that no evidence was submitted during the administrative procedure that other pharmaceutical products with the same therapeutic indication and active ingredient 5-ASA were being marketed under names including the letter combination ‘asa’ in Portugal, Denmark and Finland. Lastly, the findings in paragraphs 63 to 69 above concerning the conceptual comparison of the signs also apply to the relevant publics of the other Member States concerned.

73      Consequently, the first part of the second plea in law must be upheld and the contested decision must be annulled on that basis, without there being any need to examine the other arguments and pleas in law raised by the applicant.

Gerecht EU 9 april 2014, T-623/11 (MILANÓWEK CREAM FUDGE) - dossier

51      Zelfs gesteld dat – zoals verzoekster aanvoert – de oudere merken een toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik op het relevante grondgebied hebben, heeft de kamer van beroep dus geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting door in casu te oordelen dat bij het relevante publiek geen verwarringsgevaar bestond, en dit ondanks het feit dat de betrokken waren dezelfde waren. Opgemerkt zij dat – anders dan verzoekster in haar schrifturen stelt – de kamer van beroep wel degelijk rekening heeft gehouden met het feit dat de oudere merken in voorkomend geval een toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik op het relevante grondgebied konden hebben verkregen. De kamer van beroep heeft evenwel – terecht, zoals zojuist is vastgesteld – geoordeeld dat op basis van deze eventuele omstandigheid in casu geen verwarringsgevaar kon worden vastgesteld. Dienaangaande dient te worden opgemerkt dat – anders dan verzoekster in haar schrifturen lijkt te suggereren – een verschil bestaat tussen in het kader van de vergelijking van de tekens oordelen dat een van de elementen waaruit een samengesteld merk bestaat een zwak onderscheidend vermogen heeft, en in het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar oordelen dat een ouder merk al dan niet een toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik heeft.

52      Ten slotte heeft de kamer van beroep geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat evenmin gevaar voor verwarring met de andere ter ondersteuning van de oppositie aangevoerde oudere nationale merken bestond, aangezien deze nog meer verschilden van het aangevraagde merk.

Gerecht EU 11 april 2014, T-209/13 (OLIVE LINE) - dossier
Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om de internationale inschrijving, waarin de Europese Unie wordt aangewezen, van het beeldmerk bestaande in de weergave van een vierhoekige groene fles met de woordelementen OLIVE LINE voor waren van klasse 29 als gemeenschapsmerk te beschermen. Het beroep is afgewezen.

51      En ce qui concerne l’argument selon lequel l’élément verbal "olive line" serait essentiel pour conférer à la marque demandée un caractère distinctif, il importe de rappeler la jurisprudence rendue dans le cas d’une marque tridimensionnelle, selon laquelle le public ne considère pas un élément descriptif ou faiblement distinctif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. Il s’ensuit que le caractère descriptif de l’élément verbal n’est pas de nature à compenser l’absence de caractère distinctif de l’élément tridimensionnel [voir arrêt du Tribunal du 18 janvier 2013, FunFactory/OHMI (Vibrateur), T‑137/12, non publié au Recueil, point 36, et la jurisprudence citée].

52      Dès lors que cette jurisprudence peut s’appliquer, comme indiqué au point 23 ci‑dessus, pour les marques figuratives, telles que la marque demandée, constituées par la représentation bidimensionnelle d’un produit, il n’est pas erroné d’estimer que le public ne considérera pas l’élément verbal "olive line", qui est descriptif, comme un élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque figurative.

53      Il importe d’ajouter que l’argument selon lequel la décision attaquée ne serait pas compatible avec la solution retenue dans l’arrêt O·LIVE, point 39 supra, ne peut pas davantage être retenu. En effet, si, dans cet arrêt, qui visait une procédure d’opposition, la marque opposée était constituée notamment de l’élément verbal "olive line", le simple fait que cette marque contenait ledit élément ne saurait signifier que celui-ci doive conférer à toute autre marque qui le reprendrait un caractère distinctif. Il convient, à cet égard, de constater que la marque opposée dans l’arrêt O·LIVE, point 39 supra, et la marque demandée dans la présente affaire ont des caractéristiques propres et ne sont pas composées du seul élément verbal "olive line".

Beschikking Hof Den Haag 8 april 2014, zaaknr. 200.129.616/01 (Playgo tegen bewindvoerder/Trends2Com)
Beschikking ingezonden door Paul Mazel, Trip advocaten en Sven Klos, Klos Morel Vos & Schaap. Procesrecht. Bewind. Gemeenschapsmerken. Eerder is bij beschikking [IEF 12528] het verzoek van de bewindvoerder toegewezen Playgo te bevelen alle aanwijzingen van de bewindvoerder op te volgen. Het Hof heeft deze beslissing vernietigd in de gerelateerde zaak [IEF 13736] op de grond dat “de beslissingen van de kantonrechter over haar bevoegdheid en over de toepasselijkheid van Nederlands recht zijn aan te merken als kennelijke misslagen en dat de benoeming van de bewindvoerder derhalve  berust op kennelijke misslagen”. Aldus is het bewind opgeheven. Het hof vernietigt dan ook de bestreden beschikking.

15. [..] onduidelijk of de merken en de modellen Playgo en Trends2Com gezamenlijk toebehoren en, indien dat zou moeten worden aangenomen, wat daarvan de gevolgen zijn voor het gebruik en het beheer van de merken en modellen. Nu de bewindvoerder en Playgo over het antwoord op deze vragen geen overeenstemming hebben kunnen bereiken, is een onwerkbare situatie ontstaan en kan van een effectief bewind geen sprake zijn. Op grond van het bovenstaande heeft het hof bij zijn beschikking van (eveneens) 8 april 2014 in de opheffingszaak het bewind opgeheven. Al om die reden kan het in de onderhavige procedure gevorderde bevel niet worden toegewezen. Afgezien daarvan is het hof van oordeel dat voormelde omstandigheden (ieder op zich maar zeker tezamen) aan toewijzing van het verzochte bevel om alle door de bewindvoerder gevraagde gegevens te verstrekken en onverkort mee te werken aan de verzoeken die in het kader van de (ten onrechte ingestelde) bewindvoering aan partijen worden gedaan, in de weg staan.

Beschikking Hof Den Haag 8 april 2014, IEF 13736; ECLI:NL:GHDHA:2014:4296 (PlayGo tegen Trends2Com en bewindvoerder)
Beschikking ingezonden door Paul Mazel, Trip advocaten en Sven Klos, Klos Morel Vos & Schaap. 
Procesrecht. Gemeenschappelijk eigendom van Gemeenschapsmerken.  Eerder [IEF 12725] oordeelde de kantonrechter dat zij bevoegd is op basis van Nederlands recht een bewindvoerder over de gemeenschappelijke merken te benoemen. Het verzoek van Playgo ter opheffing van het bewind werd afgewezen. In de onderhavige procedure oordeelt het hof dat de beslissingen van de kantonrechter over haar bevoegdheid en over de toepasselijkheid van Nederlands recht zijn aan te merken als kennelijke misslagen en dat de benoeming van de bewindvoerder derhalve berust op kennelijke misslagen. De vraag of art. 16 GemMVo. een rechtskeuze toelaat inzake de goederenrechtelijke aspecten van het Gemeenschapsmerk luidt dan ook negatief. Het hof vernietigt de bestreden beschikking en heft het bewind alsnog op.

16. Het hof is van oordeel dat de beslissingen van de kantonrechter over haar bevoegdheid en over de toepasselijkheid van Nederlands recht zijn aan te merken als kennelijke misslagen en dat de benoeming van de bewindvoerder door de kantonrechter derhalve berust op kennelijke misslagen. De door Playgo aan haar verzoek ten grondslag gelegde stellingen, vermeld in rechtsoverweging 3, onder a en b, zijn dan ook juist.

17. [..] Dit geldt temeer nu de kantonrechter bij beschikking van 4 april 2013 Playgo ongeclausuleerd heeft bevolen aan de bewindvoerder alle door de bewindvoerder gevraagde gegevens te verstrekken en onverkort mee te werken aan de verzoeken die in het kader van de bewindvoering aan partijen worden gedaan, op straffe van verbeurte van een dwangsom. Het hof is van oordeel dat een zodanig ongeclausuleerd bevel, zonder dat duidelijk is welke handelingen door de deelgenoten gezamenlijk moeten worden verricht en tot de competentie van de bewindvoerder behoren en welke door elke partij zelf (buiten de bewindvoerder om) kunnen worden verricht, te ver gaat.

Lees de uitspraak (pdf/html)

Rechtbank Den Haag 9 april 2014, HA ZA 13-873 (Capri Sun tegen Van Doorne)
Uitspraak ingezonden door Jaap Bremer en Claudia Zeri, BarentsKrans. Merkenrecht. Vormmerk. Capri Sun brengt stazakjes (kinder)vruchtensap op de markt en is houdster van het internationaal driedimensionaal vormmerk. Van Doorne verhandelt eveneens (fris)dranken en vordert in reconventie de nietigverklaring van het vormmerk. De rechtbank oordeelt dat de vorm voldoet aan de functie van een stazakje voor drank. Deze vorm is noodzakelijk om een technische uitkomst te verkrijgen en er is geen belangrijk niet-functioneel element. Het merk is nietig.

Vorm uitsluitend functioneel
4.29 Op grond van de elementen rechthoekvormig reflecterend zakje, met taps toelopende vorm naar beneden, met een bolling aan de onderkant en lasnaden aan de bovenkant en de zijkanten is sprake van een lucht- en lichtdichte houder die rechtop blijft staan en voldoet de vorm derhalve aan de functie van sta-zakje: een houder voor in dit geval (kinder)vruchtensapdranken. Op basis van de merkinschrijving oordeelt de rechtbank derhalve dat sprake is van een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.

Slotsom
4.30 Gelet op het voorgaande is niet gebleken dat het sta-zakjevormmerk een belangrijk niet-functioneel element bevat. Dit betekent dat alle wezenlijke kenmerken van het sta-zakjevormmerk uitsluitend aan een technische uitkomst zijn toe te schrijven. Aan nadere (tegen)bewijslevering door Capri Sun wordt niet toegekomen. Capri Sun biedt aan te bewijzen dat er een grote verscheidenheid aan sta-zakken is, hetgeen hiervoor als niet relevant is geoordeeld. Voorts biedt zij aan te bewijzen dat de vorm niet noodzakelijk is voor een technische uitkomst. Mede in het licht van de uitvoerige uiteenzetting van Van Doorne op dit punt, is dit aanbod te weinig concreet. Het sta-zakje kan derhalve op grond van artikel 2.1, lid 2 BVIE niet als een merk worden beschouwd.