Merkenrecht  

Prejudiciële vragen gesteld HvJ EU 16 december 2013, zaak C-20/14 (BGW Marketing- & Management-Service) - dossier
Prejudiciële vragen gesteld door Bundespatentamt. Merkenrecht. Verzoekster heeft in december 2006 een merk BWG [maar met de toevoeging "Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft] laten inschrijven in het Duitse register. Verweerster Bodo Scholz heeft een woord/beeldmerk BWG ingeschreven sinds juli 2004 in gedeeltelijk dezelfde klassen. Zij heeft oppositie ingesteld tegen de aanvraag van verzoekster wegens het beeldmerk. De merkenafdeling van het DPMA verklaart het beeldmerk gedeeltelijk nietig. Het verwarringsgevaar zou komen door de zelfstandige onderscheidende plaats van de lettercombinatie BGW binnen het bestreden merk.

Verzoekster vraagt om heroverweging omdat opposante geen rechtsinstandhoudend gebruik van het merk zou maken. In januari 2012 wordt de eerdere beslissing van het Patent- und Markenamt vernietigd maar ook de eis van opposante afgewezen omdat rechtsinstandhoudend gebruik niet aannemelijk is gemaakt. Opposante gaat tegen die beslissing in beroep bij de verwijzende rechter.

De verwijzende Duitse rechter (Bundespatentgericht) gaat ervan uit dat de totaalindruk van het oudere woord-/beeldmerk alleen door de lettercombinatie BGW wordt gedomineerd. Over het jongere merk oordeelt hij dat dit door toevoeging van de woorden ‘Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft’ beschrijvend van aard is. Er lijkt dan ook geen individuele indeling mogelijk en er is dan ook geen onderscheidend vermogen. Zodat hij ook hier neigt naar dominantie van de lettercombinatie en hij ziet dan ook verwarringsgevaar voor het publiek. Maar hij twijfelt gezien de uitspraak van het HvJ EU in de zaken C-90/11 en C-91/11 over de woord-/lettercombinatie. Hij besluit de volgende vraag aan het HvJ EU voor te leggen:

Moet artikel 4, lid 1, sub b, van richtlijn 2008/95/EG aldus worden uitgelegd dat in geval van dezelfde en soortgelijke waren en diensten gevaar voor verwarring bij het publiek kan worden aanvaard indien een lettercombinatie met onderscheidend vermogen, die het oudere woord-/beeldteken met een gemiddeld onderscheidend vermogen vormt, in het jongere woordteken van een derde zo wordt overgenomen dat aan deze lettercombinatie een beschrijvende woordcombinatie wordt toegevoegd die daarop betrekking heeft en de lettercombinatie als afkorting van de beschrijvende woorden verklaart?

Op andere blogs:
Nachtwey-IP

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Beroep "gele boog onder aan scherm" afgewezen [Sartorius v. BHIM]
B) Beroep  4711 AQUA MIRABILIS afgewezen [tegen AQUA ADMIRABILIS]
C) Beroep TEEN VOGUE afgewezen [tegen VOGUE]
D) Beroep LIDL EXPRESS afgewezen [tegen LÍDL MUSIC]
E) Beroep "LIDL" afgewezen [tegen LÍDL MUSIC]
F) Beroep "VOGUE" gedeeltelijk toegewezen [tegen VOGUE & "VOGUE moda en lluvia"]
G) Beroep TEEN VOGUE afgewezen [tegen VOGUE]
H) Beroep QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA afgewezen [tegen „VINHO PÊRAMANCA TINTO”, „VINHO PÊRAMANCA BRANCO” & „PÊRAMANCA”]
I) Beroep GE afgewezen [tegen GE & GE]

Gerecht EU 26 februari 2014, zaak T-331/12 (gele boog onder aan scherm) - dossier
Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing houdende verwerping van beroep tegen de weigering van de onderzoeker om een merk in de vorm van een gele boog aan de onderkant van een elektronisch scherm in te schrijven voor waren van de klassen 7, 9, 10 en 11. Het beroep is afgewezen.

39      Het aangevraagde teken vormt een eenvoudig dessin. Ondanks de felle kleur ervan bevat het geen enkel opvallend element dat de aandacht van het relevante publiek kan trekken, zelfs al moest dit worden geacht zeer aandachtig te zijn. Zoals uit punt 38 supra voortvloeit en anders dan verzoekster stelt, is het in de betrokken sector niet ongebruikelijk om een dergelijke „visuele aanwijzing” in kleur rond het scherm van het apparaat aan te brengen. Bovendien voert verzoekster niet aan dat het aangevraagde merk betrekking had op een specifieke geeltint. Bijgevolg moet worden geoordeeld dat het aangevraagde merk geen unieke, originele of ongebruikelijke kenmerken heeft.

41      Zo is het loutere feit dat andere merken, ook al zijn die even eenvoudig, werden geacht de herkomst van de aangeduide waren te kunnen aanduiden en dus niet elk onderscheidend vermogen te missen, niet afdoende om vast te stellen dat het aangevraagde merk ook het minimale onderscheidend vermogen bezit dat is vereist om te kunnen worden ingeschreven (zie in die zin arrest Weergave van halve glimlach van smiley, punt 19 supra, punt 34). Een merk kan echter onderscheidend vermogen verkrijgen doordat het gedurende een tijd wordt gebruikt, maar verzoekster voert in casu geen enkel argument op basis van artikel 7, lid 1, van verordening nr. 207/2009 aan.

Gerecht EU 27 februari 2014, zaak T-24/13 (4711 Aqua Mirabilis) - dossier
Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk 4711 AQUA MIRABILIS voor waren van klasse 3 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dat merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het gemeenschapswoordmerk AQUA ADMIRABILIS voor waren van klasse 3. Het beroep is afgewezen.

39      Selbst wenn das Vorbringen der Klägerin zur geringen Kennzeichnungskraft der älteren Marke zu berücksichtigen wäre, erweisen sich die von der Beschwerdekammer zu Recht festgestellte Identität oder Ähnlichkeit der in Rede stehenden Waren (siehe oben, Rn. 17) sowie die Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen (siehe oben, Rn. 33) demnach bei kumulativer Betrachtung im vorliegenden Fall jedenfalls als ausreichend, um das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr bejahen zu können (vgl. insoweit Urteile des Gerichts vom 16. Mai 2012, Wohlfahrt/HABM – Ferrero [Kindertraum], T‑580/10, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Rn. 54, und vom 25. Oktober 2012, riha/HABM – Lidl Stiftung [VITAL&FIT], T‑552/10, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Rn. 65). Das Vorbringen der Klägerin zur geringen Kennzeichnungskraft der älteren Marke kann deshalb die zutreffende Beurteilung der Verwechslungsgefahr durch die Beschwerdekammer nicht in Frage stellen und ist damit als ins Leere gehend zurückzuweisen.

Gerecht EU 27 februari 2014, zaak T-37/12 (TEEN VOGUE) - dossier
Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk TEEN VOGUE voor onder meer waren van klasse 18, en strekkende tot vernietiging van beslissing houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling waarbij de inschrijving van dit merk gedeeltelijk is geweigerd in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van de nationale woord- en beeldmerken en het gemeenschapswoordmerk met het woordelement VOGUE voor waren van klasse 18. Het beroep is afgewezen.

77      The global assessment implies some interdependence between the factors taken into account, and in particular between the similarity of the trade marks and the similarity of the goods or services concerned. Accordingly, a lesser degree of similarity between those goods or services may be offset by a greater degree of similarity between the marks, and vice versa (Case C‑39/97 Canon [1998] ECR I‑5507, paragraph 17, and Joined Cases T‑81/03, T‑82/03 and T‑103/03 Mast-Jägermeister v OHIM – Licorera Zacapaneca (VENADO with frame and others) [2006] ECR II‑5409, paragraph 74).

78      In light of the visual and phonetic similarities of the signs at issue and having regard to the fact that the goods designated by the earlier Spanish word mark VOGUE, on the one hand, and the mark applied for, on the other, are identical, the Board of Appeal did not make an error of assessment in finding that there was a likelihood of confusion between those marks. The applicant’s argument that the absence of the element ‘teen’ in the earlier Spanish word mark VOGUE suffices to avoid all likelihood of confusion must be rejected, since it was held at paragraphs 67 to 71 above that the presence of that element in the mark applied for does not introduce such a dissimilarity between the signs at issue as would lead to erasing their similarities. Thus, the Board of Appeal was correct to confirm the Opposition Division’s decision refusing registration of the mark applied for as regards ‘umbrellas, parasols, parts and fittings for all the aforesaid goods’ in Class 18.

Gerecht EU 27 februari 2014, zaak T-225/12 (LIDL express) - dossier
Gemeenschapsmerk - Door aanvrager van beeldmerk met de woorden LIDL EXPRESS voor waren van klasse 15 ingesteld beroep tot vernietiging van beslissing tot verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling waarbij de inschrijving van dit merk is geweigerd in het kader van de oppositie van de houder van het nationale beeldmerk en gemeenschapswoordmerk met de woorden „LÍDL MUSIC” voor waren van klasse 15. Het beroep is afgewezen.

83      The global assessment of the likelihood of confusion must, as regards the visual, aural or conceptual similarity of the marks in question, be based on the overall impression created by them, bearing in mind, in particular, their distinctive and dominant components (see OHIM v Shaker, paragraphs 34 and 35, and Case C‑498/07 P Aceites del Sur-Coosur v Koipe [2009] ECR I‑7371, paragraphs 59 and 60 and the case-law cited). Furthermore, it implies some interdependence of the factors taken into account, so that a low degree of similarity between the goods or services covered may be offset by a high degree of similarity between the marks, and vice versa (judgment of 17 April 2008 in Case C‑108/07 P Ferrero Deutschland v OHIM, not published in the ECR, paragraphs 44 and 45).

84      Therefore, since the goods covered by the marks at issue are identical — which the applicant does not dispute — and those marks are similar, the Board of Appeal was entitled to conclude that there was a likelihood of confusion within the meaning Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009.

Gerecht EU 27 februari 2014, zaak T-226/12 (LIDL) - dossier
Gemeenschapsmerk – Door aanvrager van beeldmerk met het woord „LIDL” voor waren van klasse 15 ingesteld beroep tot vernietiging van beslissing tot verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling waarbij de inschrijving van dit merk is geweigerd in het kader van de oppositie van de houder van het nationale beeldmerk en gemeenschapswoordmerk met de woorden „LÍDL MUSIC” voor waren van klasse 15. Het beroep is afgewezen.

83      The global assessment of the likelihood of confusion must, as regards the visual, aural or conceptual similarity of the marks in question, be based on the overall impression created by them, bearing in mind, in particular, their distinctive and dominant components (see OHIM v Shaker, paragraphs 34 and 35, and Case C‑498/07 P Aceites del Sur-Coosur v Koipe [2009] ECR I‑7371, paragraphs 59 and 60 and the case-law cited). Furthermore, it implies some interdependence of the factors taken into account, so that a low degree of similarity between the goods or services covered may be offset by a high degree of similarity between the marks, and vice versa (judgment of 17 April 2008 in Case C‑108/07 P Ferrero Deutschland v OHIM, not published in the ECR, paragraphs 44 and 45).

84      Therefore, since the goods covered by the marks at issue are identical — which the applicant does not dispute — and those marks are similar, the Board of Appeal was entitled to conclude that there was a likelihood of confusion within the meaning Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009.

Gerecht EU 27 februari 2014, zaak T-229/12 (VOGUE) - dossier
Gemeenschapsmerk – Door aanvrager van beeldmerk met het woord "VOGUE" voor waren en diensten van de klassen 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 26, 28, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 en 45, ingesteld beroep tot vernietiging van beslissing tot verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling waarbij de inschrijving van dit merk gedeeltelijk is geweigerd in het kader van de oppositie van de houder van de nationale en communautaire woordmerken VOGUE en het nationale beeldmerk met de woorden "VOGUE moda en lluvia", voor waren van klasse 18. Het beroep is gedeeltelijk toegewezen.

53      In the present case, it is necessary to find that the global assessment of the likelihood of confusion by the Board of Appeal did not infringe Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009 as regards, first, umbrellas and, second, parasols. In the first instance, the goods at issue are identical and the signs at issue are visually highly similar, phonetically identical and conceptually identical or neutral, as the case may be. Therefore, the Board of Appeal was right to find, concerning those types of goods, a likelihood of confusion between the earlier Community word mark VOGUE and the mark applied for. In the second instance, the low degree of similarity between parasols and umbrellas is, in the present case, offset by the strong visual similarity and the phonetic identity, as well as the conceptual identity for French or English-speaking consumers, of the signs at issue. Consequently, it is necessary to hold that the Board of Appeal’s inaccuracy in comparing parasols and umbrellas does not affect its conclusion regarding the likelihood of confusion, in that respect, between the earlier Community word mark VOGUE and the mark applied for.

54      On the other hand, the Board of Appeal was wrong to consider that there was a likelihood of confusion between the mark applied for and the earlier Community word mark VOGUE as regards accessories. For the purposes of applying Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009, a likelihood of confusion presupposes both that the marks at issue are identical or similar and that the goods or services which they cover are identical or similar, those conditions are cumulative (see easyHotel, paragraph 42 and the case-law cited). Consequently, the similarity or identical nature of the signs at issue cannot offset the lack of any assessment of the similarity of the goods at issue, namely, accessories and umbrellas, since the applicant had not sufficiently defined what it meant by ‘accessories’, by example by seeking to restrict its application for a Community trade mark.

55      It should be borne in mind that the General Court reviews the legality of the decisions of OHIM bodies. If it holds that such a decision, called into question in an action brought before it, is vitiated by illegality, it must annul it. It may not dismiss the action while substituting its own reasoning for that of the competent OHIM body which is the author of the contested act (Case T-402/07 Kaul v OHIM – Bayer (ARCOL) [2009] ECR II-737, paragraph 49, and Case T‑70/08 Axis v OHIM – Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX) [2010] ECR II‑4645, paragraph 29). It is therefore for OHIM to draw the appropriate conclusions from this judgment in the light of all the legal and factual considerations which it will have in its possession, in particular the findings at paragraphs 34, 35, 38 and 40 of this judgment and the wording of the judgment delivered today in Case T-37/12, also between the applicant and OHIM.

56      Therefore, the first part of the applicant’s single plea in law must be upheld in part and the contested decision must be annulled in so far as the Board of Appeal confirmed the Opposition Division’s decision upholding the opposition for ‘accessories’. The upholding in part of the first part of the single plea in law renders irrelevant, first, the second part of that plea in law and, second, the applicant’s second claim, to which that second part was related exclusively, seeking the opposition to be upheld solely in relation to umbrellas, parasols and accessories for umbrellas and parasols.

Gerecht EU 27 februari 2014, zaak T-509/12 (TEEN VOGUE) - dossier
Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk TEEN VOGUE, voor waren van onder andere klasse 25, strekkende tot vernietiging van beslissing waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling houdende weigering van inschrijving van dat merk in het kader van de oppositie van de houder van het nationale woordmerk en het nationale beeldmerk die het woordelement „VOGUE” bevatten, voor waren van klasse 25. Het beroep is afgewezen.

48      De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de merken, en omgekeerd [arrest Hof van 29 september 1998, Canon, C‑39/97, Jurispr. blz. I‑5507, punt 17, en arrest Gerecht van 14 december 2006, Mast-Jägermeister/BHIM – Licorera Zacapaneca (VENADO met kader e.a.), T‑81/03, T‑82/03 en T‑103/03, Jurispr. blz. II‑5409, punt 74].

49      Rekening houdend met de visuele en fonetische overeenstemming van de conflicterende tekens en gelet op het feit dat de waren waarop het oudere Zweedse woordmerk VOGUE enerzijds, en het aangevraagde merk anderzijds, betrekking hebben, gedeeltelijk dezelfde en gedeeltelijk soortgelijk zijn, heeft de kamer van beroep geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat sprake was van gevaar voor verwarring tussen deze merken en door dus de beslissing van de oppositieafdeling te bevestigen waarbij de inschrijving van het aangevraagde merk werd geweigerd voor „kledingstukken; schoeisel; hoofddeksels; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen” van klasse 25.

Gerecht EU 27 februari 2014, zaak T-602/11 (QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA) - dossier
Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk dat de woordelementen QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA bevat, voor waren van klasse 33, strekkende tot vernietiging van beslissing waarbij is vernietigd de beslissing van de oppositieafdeling houdende afwijzing van de oppositie van de houder van de nationale beeldmerken die de woordelementen „VINHO PÊRAMANCA TINTO”, „VINHO PÊRAMANCA BRANCO” en „PÊRAMANCA” bevatten, voor waren van klasse 33. Het beroep is afgewezen.

61      The Board of Appeal’s assessment that a likelihood of confusion between the marks at issue cannot be excluded must therefore be upheld. In the light of the identity of the goods at issue and in view of the fact that there is a very low degree of visual similarity and, at the very least, a low degree of phonetic similarity between the signs at issue, it cannot be ruled out that the relevant consumer may perceive the mark applied for as relating to a range of goods originating from the undertaking which is the proprietor of the third earlier mark or, at the very least, from an economically-linked undertaking (see, to that effect, Case T‑385/03 Miles International v OHIM – Biker Miles (Biker Miles) [2005] ECR II‑2665, paragraph 49 and the case-law cited).

62      Consequently, the single plea in law must be rejected and the action must therefore be dismissed, without there being any need, first, to assess whether there is a likelihood of confusion between the mark applied for and the first and second earlier marks, secondly, to rule on the admissibility of the applicant’s claim to have the opposition against the mark applied for rejected in its entirety and to have the registration of that mark allowed ‘in its entirety’ or, lastly, to examine the intervener’s argument to the effect that the earlier marks have a certain reputation in Portugal, given that the Court has upheld the assessment of the Board of Appeal which concluded that there was a likelihood of confusion without taking such a reputation into consideration.

Gerecht EU 27 februari 2014, zaak T-520/11 (GE) - dossier
Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk met het woordelement GE voor waren van de klassen 6, 7, 9, 11 en 17, en strekkende tot vernietiging van beslissing houdende vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de oppositie ingesteld door de houder van het communautaire en nationale woordmerk GE en van het gemeenschapsbeeldmerk met het woordelement GE voor waren en diensten van de klassen 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 en 44 en tot weigering van de inschrijving van het litigieuze merk. Het beroep is afgewezen.

57      Il y a lieu de rappeler que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que le public pertinent était composé de professionnels et de consommateurs moyens et que le niveau d’attention des consommateurs variait de moyen à élevé.

58      Il y a lieu de relever que même si le niveau d’attention du public pertinent était considéré comme élevé, cela ne remettrait pas en cause son appréciation du risque de confusion.

59      En effet, il ressort de la jurisprudence que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

60      En l’espèce, compte tenu de l’identité des produits en cause, de l’identité phonétique et de la similitude visuelle moyenne des signes en conflit, il y a lieu de constater que la chambre de recours a considéré à juste titre qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, qui ne peut être exclu même pour le public informé, c’est-à-dire pour le public ayant un niveau d’attention élevé.

Verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk (COM(2013)0161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD)) en Richtlijn betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD))
Afgelopen dinsdag zijn in Straatsburg de Richtlijn betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten en de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk aangenomen. Het Gemeenschapsmerk wordt EU-merk; het BHIM wordt Agentschap IE van de EU; en EU-merken kunnen worden gevormd door alle tekens mits deze met gebruikmaking van algemeen toegankelijke technologie kunnen worden weergegeven in het register.

Enkele citaten:

Ten gevolge van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon moet de terminologie van Verordening EG) nr. 207/2009 worden aangepast. Dit heeft tot gevolg dat „Gemeenschapsmerk” door „EU-merk ” wordt vervangen. Overeenkomstig de gemeenschappelijke aanpak over de gedecentraliseerde agentschappen, die het Europees Parlement, de Raad en de Commissie in juli 2012 hebben vastgesteld, moet de benaming „Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)” worden vervangen door „Agentschap voor intellectueel eigendom van de Europese Unie” (hierna „Agentschap”).

Art. 4. EU-merken kunnen worden gevormd door alle tekens, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, kleuren als zodanig, vormen van waren of van verpakking, of geluiden, mits deze, met gebruikmaking van een algemeen toegankelijke technologie, a) de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden; en b) in het register van EU-merken kunnen worden weergegeven op een wijze die de bevoegde autoriteiten en het publiek in staat stelt het specifieke en precieze voorwerp van de aan de houder ervan verleende bescherming vast te stellen .

(9)  Om meer flexibiliteit mogelijk te maken en tegelijkertijd meer rechtszekerheid te brengen met betrekking tot de voorstellingswijze van merken, moet het vereiste van „vatbaarheid voor grafische voorstelling” uit de definitie van EU-merk worden geschrapt. Het moet mogelijk worden in het register van EU-merken een teken voor te stellen in elke passende vorm en dus niet noodzakelijk met grafische middelen, op voorwaarde dat het teken op een duidelijke, nauwkeurige, op zichzelf staande, gemakkelijk toegankelijke, duurzame en objectieve manier wordt weergegeven. Tekens zijn derhalve toegestaan in iedere gepaste vorm, rekening houdende met de algemeen beschikbare technologie, en stellen de bevoegde autoriteiten en het publiek in staat nauwkeurig en duidelijk te bepalen wat het voorwerp van bescherming is.

(18)  Om de bescherming van het merk te verbeteren en de strijd tegen namaak daadwerkelijk te versterken, en onverminderd de WTO-regels, in het bijzonder artikel V van de GATT over vrijheid van doorvoer, moet de houder van een EU-merk derden kunnen verhinderen om waren in het douanegebied van de Unie binnen te brengen zonder dat deze in de vrije handel worden gebracht, wanneer deze waren uit derde landen afkomstig zijn en zonder toestemming een merk dragen dat in wezen gelijk is aan het voor deze waren ingeschreven EU-merk . Dit dient geen afbreuk te doen aan de vlotte doorvoer van generische geneesmiddelen, overeenkomstig de internationale verplichtingen van de Europese Unie, met name zoals weergegeven in de door de WTO-ministerconferentie op 14 november 2001 in Doha aangenomen verklaring over de TRIPs-Overeenkomst en de volksgezondheid.

(18 quater)  De lidstaten nemen de juiste maatregelen om te zorgen voor een vlotte doorvoer van generieke geneesmiddelen. Daarom heeft de houder van een EU-merk niet het recht derden te verhinderen in het kader van commerciële activiteiten waren binnen te brengen in het douanegebied van de lidstaat op grond van een vermeende of feitelijke gelijkenis tussen de internationale generieke benaming (INN) voor het werkzame bestanddeel in het geneesmiddel en een ingeschreven merk.

(19)  Om doelmatiger op te treden tegen het binnenbrengen van namaakgoederen , in het bijzonder wanneer deze goederen in kleine zendingen zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 608/2013 over het internet worden verkocht, moet de houder van een geldig geregistreerd EU-merk het recht hebben de invoer van dergelijke goederen in de Unie te verbieden wanneer het alleen de verzender van de namaakwaren is die met commercieel oogmerk handelt . Wanneer dergelijke maatregelen worden genomen, moeten de lidstaten ervoor zorgen dat de personen of entiteiten die de goederen hebben besteld, worden geïnformeerd over de motieven voor die maatregelen, alsook over hun wettelijke rechten ten aanzien van de verzender.

(35 bis)  Teneinde het gehele registratiesysteem beter te laten functioneren en te bewerkstelligen dat merken niet worden geregistreerd wanneer er absolute weigeringsgronden voorhanden zijn, met name waar het een beschrijvend of niet-onderscheidend merk betreft, of wanneer het merk tot misleiding van het publiek zou kunnen leiden, bijvoorbeeld ten aanzien van de aard, de kenmerken of de geografische oorsprong van de waren of diensten, moeten derden bij de centrale diensten voor de industriële eigendom van de lidstaten schriftelijke opmerkingen kunnen indienen om aan te geven welke absolute gronden er voorhanden zijn om registratie te verhinderen.

(40)  Om de convergentie van praktijken te bevorderen en gemeenschappelijke instrumenten te ontwikkelen, moet een passend kader voor samenwerking tussen het Agentschap en de diensten van de lidstaten worden opgesteld. (...) Het is weliswaar van belang dat alle partijen bijdragen aan het welslagen van gemeenschappelijke projecten, met name door optimale praktijken en ervaringen uit te wisselen, want alle lidstaten de strikte verplichting opleggen om de resultaten van gemeenschappelijke projecten in praktijk te brengen – ook al is een lidstaat bijvoorbeeld van oordeel dat hij reeds over een beter IT- of soortgelijk instrumentarium beschikt – zou noch proportioneel, noch in het belang van de gebruikers zijn.

Hof 's-Hertogenbosch 25 februari 2014, HD 200.125.042/01 (Decor tegen Schomburg)
Uitspraak ingezonden door Joost Becker, Dirkzwager. Tussenarrest na IEF 12326. Merkenrecht. Het merk UNIFIX (van Schomburg) mist niet ieder onderscheidend vermogen voor steenlijm. Ondanks dat steenlijm niet exact dezelfde samenstelling heeft als de poedertegellijm UniFix (van Decor), behoren de waren tot dezelfde groep waarvoor het merk is ingeschreven. Hieruit volgt niet zonder meer dat ieder verkocht product van Decor heeft geleid tot één product minder verkochte steenlijm van Schomburg. Partijen mogen zich uitlaten over winst/schadebegroting. Het aanschrijven van afnemers van Decor is niet onrechtmatig geweest.

 4.5.5. “Ook naar het oordeel van het hof kan niet worden gezegd dat UNIFIX ieder onderscheidend vermogen mist (overigens merkt Schomburg terecht op dat Decor dit verweer enkel ten aanzien van poedertegellijm heeft gevoerd en niet ten aanzien van de overige waren waarvoor UNIFIX is ingeschreven). Ook heeft Decor onvoldoende onderbouwd dat UNIFIX uit louter beschrijvende aanduidingen bestaat of uit tekens/benamingen die gebruikelijk zijn geworden in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer. Tenslotte valt niet in te zien hoe het teken “unifix” juist de kenmerken van de steenlijm van Decor aanduidt. Het Hof volgt Decor niet in haar daaraan ten grondslag gelegde redenering dat “uni” en “fix” staan voor “alles één maken” en dat dat nu juist is wat haar steenlijm doet. Zoals de rechtbank al heeft overwogen leidt het enkele feit dat andere ondernemingen ook de benaming unifix gebruiken niet tot een ander oordeel, reeds al niet omdat dat gebruik blijkens de door Decor overgelegde producties niet ziet op de waren waarvoor Schomburg UNIFIX heeft ingeschreven.”

4.6.3 De rechtbank heeft terecht overwogen (3.13) dat waar artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE spreekt over “dezelfde” waren en niet over “gelijke” waren, deze bepaling zo moet worden begrepen dat niet de eis wordt gesteld dat de waren gelijk zijn aan die van de merkhouder, maar slechts dat die waren behoren tot de groep(en) waren waarvoor het merk is ingeschreven. Ook naar het oordeel van het hof is dat hier het geval. Dat de steenlijm van Decor niet exact dezelfde samenstelling heeft als de poedertegellijm van Schomburg, doet daar niet aan af. (…) Dat het product van Decor bestemd is om tot lijm te dienen en evenals het product van Schomburg met water moet worden gemengd, (…) staat vast. (…) Dat het product van Decor “in de bouw” wordt gebruikt en op bouwmarkten wordt verkocht, staat vast. Ook naar het oordeel van het hof is de waar waarvoor Decor haar tekens gebruikt dezelfde als de waar waarvoor Schomburg haar merk UNIFIX heeft ingeschreven”


5.2.4. Naar het oordeel van het hof leidt de op basis van de plicht tot raadplegen van het register te veronderstellen bekendheid met de inschrijving van Schomburg in dit concrete geval niet ertoe aan te nemen dat Decor zich ten tijde van haar handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter daarvan. Het hof acht daartoe van belang dat Decor haar teken Unifix gebruikte voordat in 2004 door Schomburg het merk UNIFIX werd ingeschreven. Voorts blijkt nergens uit dat Decor iets wist van het gebruik van het door Schomburg ingeschreven merk UNIFIX voordat Decor daarop door Schomburg werd gewezen. Daarbij komt dat Decor, nadat zij door Schomburg was aangeschreven, zich heeft verweerd met niet bij voorbaat kansloze verweren. (…) Het enkele feit dat die verweren niet slagen, betekent niet dat zij tegen beter weten in zijn gevoerd en bij voorbaat kansloos waren.

5.5.4 Met de rechtbank is het hof van oordeel dat Schomburg onvoldoende heeft onderbouwd dat haar omzetdaling – veronderstellenderwijs aannemende dat die er was – enkel het gevolg is van de verkopen door Decor van haar Uni Fix/UniFix steenlijm. Uit het enkele feit dat sprake is van dezelfde klassen en grotendeels hetzelfde publiek volgt niet zonder meer dat elk verkocht Uni Fix/UniFix steenlijm product van Decor heeft geleid tot één product minder verkochte UNIFIX steenlijm van Schomburg. Dit kan dus niet tot uitgangspunt voor een schadebegroting dienen.

5.5.5. Anderzijds is het, mede gelet op de duur van de inbreuk en het feit dat het om dezelfde waren gaat, wel aannemelijk dat enige schade door Schomburg is geleden. Het hof zal die schade op de voet van artikel 6:104 BW begroten, zoals subsidiair door Schomburg is gevorderd.

Bas Kist, 'Hoeveel verdien je aan Michael Jacksons hoofd?' NRC 21 februari 2014.
Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever.
De belastingdienst in de VS heeft de aangifte van de erven van Michael Jackson naar de prullenmand verwezen. Hoewel het bijna vijf jaar geleden is dat Michael Jackson overleed, blijft het rumoerig rond het voormalig popidool. Dit keer gaat het om de aangifte die de erven Jackson, verenigd in de Jackson Estate, hebben ingediend bij de Amerikaanse belastingdienst. In een poging de belastingaanslag te beperken, heeft de Estate de waarde van de nalatenschap van The King of Pop geschat op 7 miljoen dollar (ruim 5 miljoen euro). Dat oogt een beetje mager, moet de Amerikaanse fiscus hebben gedacht.

En dus ontvingen de erven onlangs bericht van de Internal Reneue Service IRS dat de waardering niet helemaal accuraat is: het moet geen 7 miljoen, maar 1,125 miljard dollar zijn (800 miljoen euro). Het belangrijkste verschil van mening tussen de erven en de IRS gaat over de waarde van de intellectuele eigendomsrechten. Dat zijn onder andere het 'merk' Michael Jackson, dat vooral tot uiting komt in zijn image rights of portretrechten, en de auteursrechten op een groot aantal nummers van de Beatles, die Jackson in de jaren '80 van de vorige eeuw verwierf.

Voor de image rights van Jackson hebben de erven in de aangifte een post opgenomen van ruim 1.400 euro. De rechten op de Beatles-nummers zijn opvallend genoeg zelfs op nul gewaardeerd.

Het portretrecht van een beroemdheid is goud waard
Volgens de IRS ligt de waarde van de portretrechten echter eerder rond 300 miljoen euro en mogen de Beatles-liedjes wel voor bijna 365 miljoen europ op het lijstje gezet worden.

Nu is de waardering van ontastbare zaken als merken, portretrechten en auteursrechten ingewikkeld en voor discussie vatbaar, maar wat de Jackson Estate hier heeft gedaan, riekt toch een beetje naar belastingontduiking. Want natuurlijk zijn de image rights van een beroemdheid als Jackson nog steeds goud waard: wat zouden de erven jaarlijks vangen voor het commercieel gebruik van Michaels hoofd op T-shirts of in tv-spotjes? Om maar te zwijgen over de opbrengsten van de Beatles-collectie, waarin nummers als Get Back, Yesterday en Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band zijn opgenomen.

De Amerikaanse belastingdienst heeft de aangifte van de erven inmiddels naar de prullenmand verwezen en is met een nieuwe aanslag gekomen: bijna 369 miljoen aan belasting en daarbovenop een uitzonderlijk hoge boete van ruim 140 miljoen euro, een zogenaamde gross valuation misstatement penalty.

Bas Kist

European Trademark and Design Network: Common Communication on the Common Practice on the Acceptability of Classification Terms v1.0, 20 February 2014
Merkenrecht. Na het BBIE [IEF 11697] verduidelijkt het EU Trademark and Design Network de zaak IP Translator [IEF 11454]. A set of three guidelines that describes criteria to determine the clarity and precision (or lack of such) of a term has been established: I. A description of goods and services is sufficiently clear and precise when its scope of protection can be understood from its natural and usual meaning.

II. If this scope of protection cannot be understood, sufficient clarity and precision may be achieved by identifying factors such as characteristics, purpose and / or identifiable market sector. Elements that could help to identify the market sector may be, but are not limited to, the following:
• consumers and/or sales channels
• skills and know-how to be used/produced
• technical capabilities to be used/produced.

III. A term may be part of the description of goods and services in a number of classes; it may be clear and precise in a particular class without further specification. For example Furniture (cl 20), Clothing (cl 25). If protection is sought for a specialised category of goods and services or a specialised market sector belonging to a different class, further specification of the term may be necessary. For example Furniture especially made for medical purposes (cl 10), Furniture especially made for laboratories (cl 9), Protective clothing (cl 9), Clothing especially for operating rooms (cl 10), Clothing for pets (cl 18). Tools such as TMclass are available to determine whether the particular category of goods and services needs this further specification or not.

Lees het persbericht

Benelux Gerechtshof 3 februari 2014, A 2013/1/7 (Parfumerie ICI Paris XL tegen Publication France Monde)
Uitspraak ingezonden door Paul Maeyaert en Jeroen Muyldermans, Altius en Heidi Waem, Dieter Delarue, en Thierry van Innis, Van Innis & Delarue.
Prejudiciële vraag gesteld door Hof van Cassatie [NL]. Benelux Gerechtshof verklaart voor recht: Artikel 2.17, eerste lid, BVIE, dient zo te worden uitgelegd dat de daarin vermelde rechterlijke beroepsinstanties kennis kunnen nemen van nieuwe feitelijke gegevens die worden overgelegd in het kader van aanspraken die in dezelfde oppositieprocedure reeds werden geformuleerd voor het BBIE.

6. Het Benelux-Gerechtshof heeft in zijn arrest A 2008/1 [IEF 8000] geoordeeld dat na een vernietiging van de beslissing van het BBIE geen reden bestaat de zaak terug te verwijzen. Het hof van beroep moet zelf uitspraak doen en zijn beslissing in de plaats stellen van de vernietigde beslissing, met dien verstande dat het hof van beroep alleen die gegevens in aanmerking kan nemen op grond waarvan de oppositiebeslissing door het BBIE werd genomen of had moeten worden genomen.

7. Het hof van beroep beschikt bij de beoordeling van de oppositie over de volle rechtsmacht en is bevoegd alle geschilpunten zowel in feite als in rechte te beoordelen voor zover deze binnen het kader van de aanspraken vallen die voor het BBIE ter discussie stonden. Overeenkomstig hetgeen voor de weigeringsprocedure is overwogen in punt 12, tweede alinea, van het arrest A 2005/1 [IEF 4293], kan het hof binnen dat kader ook rekening houden met feitelijke gegevens die niet aan het BBIE waren overgelegd.

Kosten worden vastgesteld op 1.500 euro

Gestelde vraag:

Moet artikel 2.17, eerste lid, BVIE, in het licht van de arresten A 2005/1 en A 2008/1, zo worden uitgelegd dat de daarin vermelde rechterlijke beroepsinstanties kennis kunnen nemen van nieuwe feitelijke gegevens die worden overgelegd in het kader van aanspraken die in dezelfde oppositieprocedure reeds werden geformuleerd voor het BBIE?

Rechtbank Noord-Nederland 11 februari 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:816 (World of Bookings tegen [A] Horeca c.s.)
Concept/formule Bingo Show. Contractenrecht. Merkenrecht. WOB ontwikkelt onder meer entertainmentshows door heel Nederland onder de naam “Gooische Bingo Show” en voorheen genaamd “Gooische Vrouwen Bingo”. Club Champino heeft hierover een overeenkomst gesloten met WOB. Door het organiseren van een bingo op 12 februari bij (zusterbedrijf) Feu, handelt Club Champino echter niet in strijd met het non-concurrentiebeding. Met de doorgevoerde naamswijziging naar Gooische Bingo Show is de samenhang tussen bingo-evenementen en de tv-serie van Talpa/RTL doorbroken. De formule “Gooische Bingo Show” valt buiten de reikwijdte c.q. bescherming van de overeenkomst.

Naar voorlopig oordeel dient de overeenkomst aldus te worden uitgelegd, dat deze – louter - ziet op het (door WOB en Club Champino) gezamenlijk organiseren van bingo-evenementen die gerelateerd zijn aan de bekende TV-serie “Gooische Vrouwen”, die gedurende enkele jaren door Talpa/RTL werd uitgezonden.

De door WOB doorgevoerde naamswijziging van “Gooische Vrouwen Bingo” in “Gooische Bingo Show” heeft de in de overeenkomst belichaamde onverbrekelijke samenhang tussen de te organiseren bingo-evenementen én de TV-serie “Gooische Vrouwen” doorbroken. WOB heeft ter zitting ook aangegeven dat zij niet meer op de oude naam kan terugkomen. 

5.5.    Naar voorlopig oordeel dient de overeenkomst – gelet op de gebruikte bewoordingen, in de context van de gehele overeenkomst - aldus te worden uitgelegd, dat deze – louter - ziet op het (door WOB en Club Champino) gezamenlijk organiseren van bingo-evenementen die gerelateerd zijn aan de bekende TV-serie “Gooische Vrouwen”, die gedurende enkele jaren door Talpa/RTL werd uitgezonden. Dit blijkt reeds uit de daarmee samenhangende benaming van de overeenkomst (“Gooische Vrouwen Bingo Overeenkomst”) en het daarboven afgedrukte beeldmerk “Gooische Vrouwen Bingo”, maar ook uit de considerans van de overeenkomst. In deze considerans wordt immers expliciet vermeld dat WOB exclusief gerechtigd is om namens Talpa de naam, het beeldmerk en de formule van Gooische Vrouwen te exploiteren én dat WOB zich onder auspiciën van Talpa bezighoudt met het organiseren van Gooische Vrouwen Bingo Shows. Dat (het concept van) de bingo-evenementen niet gebaseerd zou(den) zijn op de TV-serie Gooische Vrouwen, maar – zoals door WOB ter zitting is betoogd – (slechts) op de Gooise lifestyle, wat dat laatste ook moge zijn (hetgeen WOB niet nader heeft toegelicht), acht de voorzieningenrechter in het licht van het voorgaande niet aannemelijk. Voorstelbaar is dat juist de naamsbekendheid en aantrekkingskracht van de TV-serie “Gooische Vrouwen”, zoals [A] Horeca c.s. hebben betoogd, dé redenen waren om de onderhavige overeenkomst met WOB aan te gaan. Aldus konden [A] Horeca c.s. zogezegd meeliften op deze naamsbekendheid en aantrekkingskracht. De (aanvankelijke) samenhang van het bingo-evenement van WOB met de TV-serie “Gooische Vrouwen” wordt nog eens ondersteund door de omstandigheid dat Talpa/RTL op enig moment aan WOB heeft laten weten dat men de associatie van “Gooische Vrouwen” met de bingo-evenementen niet meer wenselijk achtte, waarna WOB de benaming van de voorheen onder de naam “Gooische Vrouwen Bingo” te organiseren bingo-evenementen heeft gewijzigd.

5.6.    De door WOB doorgevoerde naamswijziging van “Gooische Vrouwen Bingo” in “Gooische Bingo Show” heeft naar het oordeel van de voorzieningenrechter de in de overeenkomst belichaamde onverbrekelijke samenhang tussen de (eventueel) te organiseren bingo-evenementen én de TV-serie “Gooische Vrouwen” doorbroken. WOB heeft ter zitting ook aangegeven dat zij niet meer op de oude naam kan terugkomen. Als gevolg daarvan kon en kan WOB niet meer voldoen aan haar verplichting uit hoofde van de overeenkomst om op locatie van [A] Horeca c.s. een bingo-evenement onder de “Gooische Vrouwen”-vlag te organiseren. Het organiseren van een bingo-evenement onder de (thans gehanteerde) naam “Gooische Bingo Show” is naar het oordeel van de voorzieningenrechter wezenlijk iets anders dan de in de overeenkomst belichaamde bingo-evenementen. Het in de (nieuwe) benaming voorkomende element Bingo Show is een algemeen beschrijvende term van een bingo-evenement, terwijl het woord Gooische een algemeen beschrijvende geografische term is, waarbij hooguit kan worden geoordeeld dat deze bij de regio Het Gooi aansluiting beoogt te zoeken. De formule “Gooische Bingo Show” valt dan ook buiten de reikwijdte c.q. de bescherming van de overeenkomst van partijen.

5.7.    Gelet op het vorenstaande oordeelt de voorzieningenrechter dat het voor 12 februari a.s. geplande bingo-evenement van Club Champino als zodanig niet in strijd komt met het non-concurrentiebeding ex artikel 3 van de overeenkomst. In het verlengde daarvan kan evenmin geoordeeld worden dat Feu onrechtmatig profiteert van het niet nakomen van dit beding door Club Champino. De daarop gebaseerde vorderingen van WOB strekkende tot een verbod op genoemd evenement en toekomstige soortgelijke bingo-evenementen zullen dan ook worden afgewezen.

Lees de uitspraak:
ECLI:NL:RBNNE:2014:816 (link)
ECLI:NL:RBNNE:2014:816 (pdf)

Rechtbank Den Haag 19 februari 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:2028 (Moulinsart tegen Hergé Genootschap)
Auteursrecht. Merkenrecht. Contractenrecht. Het gebruik van de werken van Hergé – de geestelijk vader van Kuifje – door het Hergé Genootschap in de periode van 2009 tot 2012 is door de rechtbank Den Haag niet verboden. Het Belgische bedrijf Moulinsart, dat om een dergelijk verbod vroeg, heeft onvoldoende aangetoond dat het Hergé Genootschap inbreuk heeft gemaakt op haar auteursrechten door Kuifje-tekeningen in haar eigen publicaties te gebruiken.

De rechtbank oordeelt dat er sinds 2000 een overeenkomst tussen Moulinsart en het Hergé Genootschap bestond die nooit is opgezegd en op grond waarvan Moulinsart toestemming voor dergelijk gebruik heeft gegeven. Moulinsart stelde dat opzegging van de overeenkomst niet nodig was, omdat deze in haar ogen niet bestond.

De rechtbank oordeelt verder dat door Moulisart onvoldoende is aangevoerd om te kunnen aannemen dat het Hergé Genootschap met het gebruik van de domeinnaam kuifje.nl inbreuk maakt op een woord/beeldmerk van Moulisart waarin het bestanddeel “Kuifje” is opgenomen.

2.6. Op 24 augustus 2000 is een overeenkomst gesloten tussen Moulinsart en HG waarin is overeengekomen dat Moulinsart aan HG in het kader van de verwezenlijking en de publicatie van het trimestriële tijdschrift Duizend Bommen! en de tweemaandelijkse nieuwsbrief Sapristi!! – onder voorwaarden – het recht verleent om de naam van Hergé en de namen, personages, onderwerpen en tekeningen uit het werk van Hergé te gebruiken. In deze overeenkomst is voorts opgenomen dat Moulinsart gratis aan HG het geheel van grafisch materiaal zal verschaffen (15 afbeeldingen voor de trimestriële publicatie en 2 afbeeldingen voor de nieuwsbrief) dat vereist is voor de reproductie van afbeeldingen. De voorwaarden hebben – onder meer – betrekking op voorafgaande schriftelijke toestemming van Moulinsart voor publicatie, verwijzing naar de oorsprong en de copyright notice bij publicatie en gratis toezending van exemplaren van ieder nummer van Duizend Bommen! Deze overeenkomst is gesloten voor de bepaalde duur van 1 januari 2000 tot en met 30 juni 2001. De overeenkomst bepaalt dat op het einde van deze periode partijen hun samenwerking zullen evalueren ten einde vast te stellen of een verlenging van de overeenkomst opportuun is.

Opzegging
4.14. Gesteld noch gebleken is dat de hiervoor vastgestelde overeenkomst tussen Moulinsart en HG (na het eerste jaar) een bepaalde duur kende. Partijen zijn eenvoudigweg voortgegaan, zodat de rechtbank ervan uitgaat dat sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde duur. De rechtbank neemt tot uitgangspunt dat een overeenkomst van onbepaalde duur in beginsel kan worden ontbonden of opgezegd door partijen. Gesteld noch gebleken is echter dat partijen deze overeenkomst hebben ontbonden of opgezegd. Moulinsart is daar zelfs zeer stellig in: zij heeft niet opgezegd omdat er niet hoefde te worden opgezegd aangezien er geen overeenkomst bestond. Dat HG in Moulinsarts houding een opzegging zou hebben gelezen, doet niet af aan het feit dat Moulinsart de overeenkomst niet heeft opgezegd en dat deze derhalve is blijven bestaan tot het moment dat partijen andere afspraken hebben gemaakt, dat wil zeggen: tot het moment dat HG het door Moulinsart voorgelegde charter heeft aanvaard. Het charter is door HG in de loop van 2012 ondertekend, maar zoals partijen ervan uitgaan dat HG het charter per 1 januari 2012 heeft aanvaard, gaat ook de rechtbank daarvan uit.

Tussenconclusie
4.15. Gelet op het voorgaande heeft Moulinsart, tegenover de met producties onderbouwde stelling dat er sinds 2000 een overeenkomst heeft bestaan op grond waarvan HG (onder voorwaarden) toestemming had om gebruik te maken van het oeuvre Hergé bij de publicatie van de HG-publicaties, haar betwisting daarvan onvoldoende onderbouwd. De rechtbank gaat ervan uit dat de rechtsverhouding tussen partijen vanaf 2000 tot 1 januari 2012 is bepaald door de overeenkomst die partijen daarover in 2000 gesloten hebben en die in de loop van de tijd is aangevuld en aangepast (bijvoorbeeld door de e-mailbrieven van 11 mei 2004 en 29 maart 2006). In aansluiting daarop wordt de rechtsverhouding tussen partijen vanaf 1 januari 2012 bepaald door het charter. Zowel in de inmiddels beëindigde overeenkomst als in het charter, hebben partijen afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder Moulinsart aan HG toestemming verleent om (delen van) het oeuvre Hergé te gebruiken in publicaties, zodat – zonder nadere onderbouwing, die ontbreekt – niet valt in te zien dat HG zonder toestemming van Moulinsart gebruik zou hebben gemaakt van de auteursrechten van Moulinsart of door gebruik van het oeuvre Hergé onrechtmatig jegens Moulinsart zou hebben gehandeld. De vorderingen sub 1) tot en met 4) en de daaraan gekoppelde dwangsom zullen daarom worden afgewezen. Daarmee behoeven HG’s overige weren (waaronder haar beroep op een citaatrecht) geen bespreking meer.

Merkinbreuk
4.17. Volgens Moulinsart maakt HG door de domeinnaam kuifje.nl inbreuk op de merkrechten van Moulinsart ex artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. HG gebruikt het merk zonder geldige reden in haar domeinnaam en trekt daarmee ongerechtvaardigd voordeel uit het merk Kuifje. Het is voor HG volstrekt onnodig die domeinnaam kuifje.nl te gebruiken; haar website is immers ook te bereiken via de domeinnaam hergegenootschap.nl. Ook is het HG op basis van het charter verboden de naam Kuifje op te nemen in haar domeinnaam, aldus nog steeds Moulinsart. HG bestrijdt dit.

4.20. Met HG oordeelt de rechtbank dat kuifje.nl geen gebruik inhoudt van het woord/beeldmerk afgebeeld in 2.2.1, althans niet zonder meer. De (visuele, auditieve en begripsmatige) verschillen tussen teken en merk zijn dusdanig groot en in het oog lopend dat zonder nader onderbouwing niet valt in te zien dat sprake is van gebruik (anders dan ter onderscheiding van waren of diensten) van het merk. Of artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE ruimte biedt voor bescherming tegen met het merk overeenstemmende tekens en of er sprake is van (al dan niet relevante) overeenstemming, kan hier verder in het midden blijven aangezien Moulinsart daarvoor onvoldoende onderbouwing heeft aangevoerd. Moulinsart heeft evenmin onvoldoende concrete onderbouwing verschaft voor de – door HG bestreden – stelling dat het charter HG verbiedt gebruik te maken van “kuifje” als onderdeel van een domeinnaam. Gelet op het voorgaande zal Moulinsarts vordering met betrekking tot het gebruik van HG’s domeinnaam worden afgewezen.

Lees de uitspraak:
ECLI:NL:RBDHA:2014:2028 (link)
HA ZA 12-1132 (pdf)

Hof Amsterdam 18 februari 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:402 (Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest tegen Stichting Nederlands Symfonieorkest)
Uitspraak ingezonden door Lars Bakers en Annelot Sitsen, Bingh advocaten.
Schorsing tenuitvoerlegging. Turbospoedappel. In kort geding [IEF 11168] werd NedSym bevolen de inbreuk op de merkrechten van NedPho met betrekking tot het gebruik van het teken Nederlands Symfonieorkenst te staken en gestaakt te houden. Bij arrest [IEF 12802] is de vordering van NedPho toegewezen, omdat er afspraken uit 1996/97 bestaan op grond waarvan NedPho ervan uit mocht gaan dat NedSym nimmer de naam Nederlands Symfonieorkest zou gaan gebruiken. Bij kort geding [IEF 13477] oordeelde de voorzieningenrechter dat het - in afwachting van de bodemprocedure - te ver gaat NedSym te dwingen tot een naamswijziging, de tenuitvoerlegging werd geschorst. De grieven in dit appel treffen doel. Het vonnis waarvan beroep wordt vernietigd en de vorderingen van NedSym worden alsnog afgewezen.

3.5. Voor zover NedSym zich zou willen beroepen op een noodtoestand, erin bestaande dat de naamswijziging op korte termijn tot zeer hoge, achteraf mogelijk onnodige, kosten zou leiden, gaat dat beroep niet op. Vanaf de brief van november 2011 (zie 3.1 .(vii))) en het door NedPho aangespannen kort geding (zie 3.1 .(x))) weet NedSym dat NedPho zich verzet tegen de naamswijziging. Het arrest van het hof impliceert dat het NedSym ook al in november 2011 verboden was de naam Nederlands Symfonie Orkest te voeren. Het arrest is op zodanig tijdstip uitgesproken dat de voorbereidingen voor het seizoen 2013/2014 in redelijkheid niet waren terug te draaien zodat de veroordeling is uitgesproken met betrekking tot (de voorbereiding van) het seizoen 2014/2015. Door het alleszins duidelijke arrest naast zich neer te leggen en desondanks, zonder deugdelijke reden, er bij de voorbereidingshandelingen voor het seizoen 2014/2015 van uit te gaan dat zij de naam Nederlands Symfonie Orkest zou kunnen blijven voeren, heeft NedSym eventuele schade die uit tenuitvoerlegging van het arrest van 25 juni 2013, op zeer korte termijn, zou ontstaan, volledig aan zichzelf te wijten en kan zij een eventuele noodtoestand aan NedPho niet tegenwerpen.

3.6. NedSym heeft zich tevens beroepen op de (nieuwe) feiten dat door haar na het arrest van 25 juni 2013 een bodemprocedure is gestart en dat op haar verzoek een voorlopig getuigenverhoor zal worden gehouden. Ook dit betoog kan NedSym niet baten. Naar mag worden aangenomen heeft het hof zijn beslissing van 25 juni 2013 gegeven tegen de achtergrond van een mogelijke bodemprocedure waarin hetzelfde geschil aan de orde zou zijn. Omdat voldoende aannemelijk was dat NedPho in deze procedure in het gelijk gesteld zou worden, heeft het hof de veroordeling uitgesproken. Dit zo zijnde valt niet in te zien dat het enkele gegeven dat de bodemprocedure, die het hof voor ogen heeft gehad, inmiddels door NedSym is aangevangen en dat in februari/maart 2014 in het kader van een voorlopig getuigenverhoor getuigen zullen worden gehoord en een comparitie van partijen zal plaatsvinden, reden kan opleveren de executie te verbieden. Het hof laat daarbij nog buiten beschouwing dat, nadat de dagvaarding in de bodemzaak was uitgebracht, één van de te horen getuigen, de voormalig directeur van NedSym, een schriftelijke verklaring heeft doen uitgaan die omtrent de in 1996/97 gemaakte afspraken het standpunt daaromtrent van NedPho en niet dat van NedSym - lijkt te onderschrijven.

3.7. Ten aanzien van het beroep op vernietigbaarheid van de overeenkomst wegens dwaling of bedrog heeft te gelden dat, wat er — na zovele jaren — zij van de kansen daarvan, het beroep is gegrond op feiten en omstandigheden die ten tijde van het kort geding in 2010/2011 reeds bekend waren. Het verweer had daarom reeds toen moeten worden gevoerd.

3.8. Daargelaten de vraag of de tussen partijen in 1996/97 gesloten overeenkomst naar zijn aard opzegbaar is, moet worden geoordeeld dat, tegen de achtergrond dat partijen naar de kennelijke strekking een overeenkomst voor langere duur zijn overeengekomen en dat na een kort geding in twee instanties met betrekking tot (de voorbereiding van) het seizoen 2014/2015 een verbod tot het voeren van de naam van Nederlands Symfonie Orkest was uitgesproken, een opzegging met een zeer korte termijn (bij brief van 6 september 2013 tegen 1januari 2014) in redelijkheid niet tot gevolg kan hebben dat NedSym het arrest van het hof naast zich neer zou kunnen leggen. Ook dit argument kan NedSym daarom niet baten.

3.9. Ten slotte constateert het hof dat ook anderszins niet kan worden geoordeeld dat NedPho, door het arrest ten uitvoer te willen leggen, misbruik maakt van bevoegdheid. NedPho heeft, ter bescherming van zijn naamsbekendheid en omdat het op nakoming door NedSym van de gemaakte afspraken heeft mogen vertrouwen, een reëel belang bij tenuitvoerlegging van het arrest. De belangen van NedSym, om het (in strijd met de afspraken zijnde) gebruik nog te mogen continueren, zijn in vergelijking daarmee niet onevenredig groot.

Lees hier de uitspraak:
200.141.211/01 SKG (pdf)
ECLI:NL:GHAMS:2014:402 (pdf)