Merkenrecht  

Vzr. Rechtbank Den Haag 14 januari 2015, IEF 14559; ECLI:NL:RBDHA:2015:799 (Tommy Teleshopping tegen Tel Sell)

Uitspraak ingezonden door Diederik Stols, Boekx Advocaten.

Inbreuk:

4.5. Voorhans is voldoende aannemelijk dat door het gebruik van de bedoelde tekens voor de apparaten die TSA verkoopt, verwarring kan ontstaan bij het relevante publiek. Ten eerste staat buiten kijf dat de apparaten die TSA verkoopt, identiek zijn aan de waren waarvoor het merk is ingeschreven. Ten tweede zijn de apparaten van TSA identiek aan de waren waarvoor Genius, Tommy en Teltv het merk gebruiken lijken de apparaten - zoals Tommy c.s. onbestreden heeft opgemerkt - ook qua vormgeving op elkaar. Ten derde worden de apparaten verkocht via vergelijkbare verkoopkanalen, te weten thuiswinkel via onder meer internet.

Zoektermen:

4.12 Naar voorlopig oordeel kan Tommy c.s. zich niet verzetten tegen het gebruik van de met de merken overeenstemmende zoektermen in het kader van de zoekmachine op de website van TSA. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt dat een dergelijke praktijk is toegestaan omdat die er in de regel louter toe strekt internetgebruikers een alternatief te bieden voor de waren of diensten van de merkhouders en dus inherent is aan de vrije mededinging (...).

4.13 Het gegeven dat op de website van TSA, anders dan doorgaans het geval is bij reclame via een zoekmachine als Google, geen zoekresultaten van de merkhouder worden getoond, brengt naar voorlopig oordeel niet mee dat een uitzondering op de voorgaande regel moet worden gemaakt. Mogelijk brengt dat gegeven mee dat de merkhouders grotere reclame-inspanningen zullen moeten leveren om de bekendheid van de merken te behouden of te verhogen. Dat op zich volstaat echter niet om te concluderen dat er sprake is van een inbreuk (HvJ EU 22 september 2011, ECLI:EU:C:2011:604, Interflora, r.o. 57).

Oneerlijke handelspraktijken:

4.16. Het gebruik van de tekens Cera gold, Nicer, Slencera en Caresse in het kader van reclame voor de eerstgenoemde keramische pannen, groentesnijders, slankheidsleggings en jeanskleurige leggings zal al worden verboden op grond van merkinbreuk. Aangenomen moet worden dat Tommy c.s. geen belang heeft bij een verbod op oneerlijke handelspraktijken, misleiding of onrechtmatig aanhaken met betrekking tot dezelfde reclame-uiting, laat staan een spoedeisend belang. De oneerlijkheid, misleiding en onrechtmatigheid bestaat er volgens Tommy c.s. namelijk in dat het gebruik van de tekens Cera Gold, Nicer, Slencera en Caresse in die reclame-uitingen bij de consument de indruk wekt dat de producten zijn vervaardigd door een van de eiseressen, terwijl dat niet het geval is.

Lees de uitsprak (pdf/html)

Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever. Je kon er natuurlijk op wachten: de zin ‘Je suis Charlie’ is als merk gedeponeerd in de Benelux. Op 8 januari, de dag na de gruwelijke aanslag in Parijs, diende een Belg uit Steenokkerzeel de aanvraag tot merkregistratie in voor onder andere cosmetica, kleding, spelletjes en bier.

Bekend verschijnsel
Het is een bekend verschijnsel: commercieel gedreven figuren die meteen na een spraakmakende gebeurtenis naar het merkenbureau snellen om de naam die er aan verbonden is als merk te claimen. Het maakt ze eigenlijk niet uit of het nu om een dramatisch incident gaat of een vrolijke gebeurtenis: als ze er handel in zien slaan ze toe. Zo werden in het verleden ook de namen van de nieuwe Nederlandse prinsesjes ‘gekaapt’ en meer recentelijk de naam MH17.

Niet in strijd met openbare orde
De dubieuze aanvraag van de Belg is inmiddels getoetst door het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Het BBIE kan het merk weigeren als het ‘in strijd met de openbare orde’ is. Echter, dat heeft het bureau in dit geval niet gedaan. Het BBIE treedt niet graag als zedenmeester op en is niet scheutig met dit soort weigeringen. De Vlaming zal zijn recht dus wel krijgen.

Dit artikel verscheen eerder in NRC Handelsblad

Oberlandesgericht Linz 15december2014, IEF 14547 (FKP Sojuzplodoimport tegen Spirits International BV) - NL Vertaling
Bijdrage ingezonden door Jan Brölmann en Radboud Ribbert, Greenberg Traurig LLP. Advocaten treden op namens Spirits International B.V.. De onderhavige zaak betreft een parallelle procedure in Oostenrijk die is gevoerd tussen FKP Sojuzplodoimport (“FKP”) en Spirits International B.V. (“Spirits”) met betrekking tot de vraag aan welke partij de Oostenrijkse merken “Stolichnaya” en “Moskovskaya” toekomen. Bij arrest van 15 december 2014 heeft het Oberlandesgericht Linz in hoger beroep geoordeeld ten faveure van Spirits op grond van het Russische verjaringsrecht.

Het geschil
In 1990/91 is de Russische staatsonderneming VVO Sojuzplodoimport (“VVO”) geprivatiseerd in VAO Sojuzplodoimport (“VAO”). In 1994 zijn de Oostenrijkse merken op naam gezet van VAO. VAO heeft deze merken in 1998 overgedragen aan ZAO, die de Oostenrijkse merken op haar beurt in 2001 heeft overgedragen aan Spirits. FKP heeft aangevoerd dat gebreken kleefden aan de privatiseringsprocedure van de onderneming VVO in VAO in 1990/91, waardoor VAO de Oostenrijkse merken niet rechtsgeldig heeft kunnen verkrijgen en overdragen. Spirits heeft gesteld dat de privatiseringsprocedure op een juiste wijze is doorlopen en dat zij de Oostenrijkse merken derhalve rechtsgeldig heeft verkregen. Daarbij heeft Spirits aangevoerd dat FKP zich niet meer kan beroepen op rechtsgevolgen die voortvloeien uit gebreken aan de privatiseringsprocedure, aangezien een beroep daarop verjaard is. Het beroep op verjaring is gehonoreerd door het Oberlandesgericht Linz.

Verjaring
Het Oberlandesgericht Linz heeft geoordeeld dat Russisch recht een verjaringstermijn van tien jaar voorschrijft die van toepassing is op aanspraken op rechtsgevolgen van ongeldigheid respectievelijk nietigheid van de privatiseringsprocedure. De verjaringstermijn is volgens het Oberlandesgericht Linz op zijn laatst in 1992 begonnen te lopen toen de VAO haar ondernemingsactiviteiten op basis van een algehele rechtsopvolging startte. Daarbij overweegt het Oberlandesgericht Linz tevens dat de aanspraak van FKP verjaard zou zijn als de datum wordt genomen waarop het verzoek werd ingediend bij het Oostenrijkse Octrooibureau, zijnde 19 april 1994, om de Oostenrijkse merken op naam van VAO te stellen. In beider gevallen is meer dan tien jaar verstreken voordat de procedure op 16 juni 2004 in Oostenrijk aanhangig werd gemaakt door FKP.

In dit verband wordt verwezen naar de volgende rechtsoverweging uit het arrest van het Oberlandesgericht Linz:

“Het Russische verjaringsrecht bevatte met het op 1 januari 1995 van kracht geworden art. 181, pt. 1, BW RF, dat met terugwerkende kracht van toepassing was op nog niet verjaarde aanspraken, een speciale regel ten aanzien van de vraag hoe lang de rechtsgevolgen van ongeldigheid resp. nietigheid van rechtshandelingen (met inbegrip van de privatiseringsprocedure) naar voren gebracht kunnen worden. Volgens deze regel (de voor de eiseres gunstigste, omdat zij de langste termijn van alle in aanmerking komende wettelijke bepalingen biedt) kon de klacht inzake de toepassing van deze rechtsgevolgen alleen binnen tien jaar vanaf de dag worden ingediend waarop de uitvoering van de (ongeldige resp. nietige) rechtshandeling begonnen was, en wel onafhankelijk van het feit of de schuldeiser op de hoogte was of zijn moest van de schending van het recht. De „uitvoering van de rechtshandeling" is in het onderhavige geval (een omzetting met een algehele rechtsopvolging) in ieder geval op het tijdstip begonnen waarop de VAO Sojuzplodoimport als algehele rechtsopvolgster van de VVO Sojuzplodoimport is opgetreden, dus toen zij de vermogensbestanddelen en rechten ervan overnam. De gerechtelijk deskundige prof. dr. Burkhard Breig huldigde daarover (op de bladzijden 40 ev. in ON 155) de opvatting dat als „uitvoering" al beschouwd dienen te worden het (van 25 december 1991 daterende en op 13 januari 1992 bij de bevoegde Moskouse autoriteiten binnengekomen) verzoek om registratie van de omzettingsprocedure alsmede alle verdere handelingen die passend of erop gericht waren, de omzettingsprocedure daadwerkelijk ten uitvoer te brengen. Daarmee is de termijn om de rechtsgevolgen die resulteren uit ongeldigheid resp. nietigheid van de omzetting van de VVO Sojuzplodoimport, in een klacht naar voren te brengen, op zijn laatst in 1992 begonnen te lopen toen de VAO Sojuzplodoimport haar ondernemingsactiviteiten op basis van een algehele rechtsopvolging startte. Maar ook de eerste schriftelijk gedocumenteerde beschikking van de VAO Sojuzplodoimport ten aanzien van de beide litigieuze Oostenrijkse merken, namelijk het op 19 april 1994 bij het Oostenrijkse Octrooibureau ingediende verzoek om haar (via een naams- resp. firmanaamswijziging) in plaats van de V/O Sojuzplodoimport als eigenaresse van de merken in te schrijven (bijlage ./AA), wat door een besluit van deze autoriteit van 13 mei 1994 (bijlage ./BB) werd geëffectueerd, lag nog meer dan tien jaar vóór de op 16 juni 2004 verrichte indiening van de in dezen te beoordelen klacht. De in deze klacht naar voren gebrachte aanspraken dienen daarom als verjaard beschouwd te worden, omdat zij uitsluitend gebaseerd zijn op de argumentatie in het proces dat de merkenrechten als gevolg van ongeldigheid resp. nietigheid van de omzetting niet op de VAO Sojuzplodoimport zijn overgegaan, maar in handen van de (voortbestaande) VVO Sojuzplodoimport (als rechtsopvolgster van de voorheen geregistreerde eigenaresse van de merken V/O Sojuzplodoimport) gebleven. Na het verstrijken van de termijn van tien jaar van art. 181, pt. 1, NW RF is het niet meer mogelijk in een klacht rechtsgevolgen (in dit geval ten opzichte van het merkenrecht) uit een eventuele gebrekkigheid van de omzettingsprocedure af te leiden, wanneer de beklaagde zich - zoals in dit geval is gebeurd - op de ingetreden verjaring beroept. De vraag of de concreet naar voren gebrachte aanspraken inzake het merkenrecht (ook) naar Oostenrijks (merken)recht verjaard zijn, is daarbij niet meer relevant. Zelfs wanneer men namelijk ontkennend op deze vraag zou antwoorden, zou daarmee niet de uit het schuldstatuut volgende verjaring van het (aan de klacht ten grondslag liggende en voor het slagen ervan noodzakelijke) recht geneutraliseerd of opgeheven worden, om een ongeldigheid of nietigheid van de omzettingsprocedure, waarvan de omzetting („uitvoering") al meer dan tien jaar vóór het inbrengen van de klacht is begonnen, in de vorm van een klacht naar voren te brengen.”

Prejudiciële vraag gesteld aan HvJ EU 5 november 2014, IEF 14543, zaak C-491/14 (UHostels - Rossa del Vents)
Merkenrecht. Dubbele identiteit. Verwijzende rechter: Juzgado de lo Mercantil de Madrid, Spanje: Moet artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus worden uitgelegd dat het uitsluitende recht van de houder van een merk om iedere derde het gebruik in het economische verkeer te verbieden van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met zijn merk, zich uitstrekt tot de derde die houder is van een jonger merk, zonder dat laatstbedoeld merk vooraf nietig hoeft te worden verklaard?
Lees verder

Rechtbank Noord-Nederland 7 januari 2015, IEF 14539; ECLI:NL:RBNNE:2015:25 (bijzonder hoogleraar tegen Stichting IDTM)
Auteursrecht. Merkenrecht overdracht. Handelsnaamrecht. Niet tijdige specificatie. Binnen de RUG en samen met Sanquin is een academisch instituut voor "International Development of Transfusion Medicine" opgericht. Eiser is 75-jarige hematoloog gespecialiseerd in transfusiegeneeskunde, aangesteld als bijzonder hoogleraar en (co-)auteur van een aantal in het curriculum opgenomen modules. De rechtsverhouding wordt gekwalificeerd als een dienstverband in de zin van artikel 7 Aw zodat IDTM als maker en werkgeversauteursrechthebbende wordt aangemerkt. Die conventionele vordering wordt afgewezen.

Reclamebureau heeft een huisstijl een beeldmerk ontwikkeld dat 'vrij gebruik naar eigen inzicht' werd afgeleverd en met toestemming om als beeldmerk te registreren. Sanquin is haar opdrachtgever en aan de stichting zijn kosten gefactureerd. De rechtbank veroordeelt eiser om het Beneluxbeeldmerk aan IDTM over te dragen en bepaalt dat dit vonnis zo nodig in de plaats treedt.

Eiser heeft als eenmanszaak de handelsnaam "IDTM Consulting" ingeschreven, terwijl de handelsnamen "IDTM Academic Institute for International Development of Transfusion Medicine" en "IDTM" of "Stichting IDTM" al werden gevoerd. Eiser dient zijn handelsnaam aan te passen dat een gevaar voor verwarring tussen de onderneming en IDTM wordt vermeden.

Procesrecht. Hoor en wederhoor bij begroting proceskosten 1019h Rv. Gevolg niet tijdig inzenden specificatie kosten staat een toewijzing van de vergoeding van de proceskosten ex 1019h Rv in de weg. De Indicatietarieven in IE-zaken, versie 1 september 2014, wordt toegepast.

Het auteursrecht
4.11. Uit het voorgaande volgt dat [eiser 1] de Modules vervaardigde uit hoofde van een daartoe vanuit een zekere gezagsverhouding gegeven opdracht. In dit verband komt betekenis toe aan het op grond van art. 15 van de statuten van IDTM door het bestuur van IDTM vastgestelde huishoudelijk reglement en in het bijzonder art. 5 van dat huishoudelijk reglement. Dat artikel werkt de taak van de directeur op het gebied van onderwijs en onderzoek van IDTM uit ten aanzien van het beleid van de stichting gebaseerd op art. 3 en 4 van de statuten. (...)

4.12. Uit het voorgaande volgt dat de directeur van IDTM de taak op het gebied van onderwijs nader moet uitwerken en ter goedkeuring heeft voor te leggen aan het bestuur.

4.13. Ten aanzien van de vraag of sprake is geweest van een dienstverband in de zin van art. 7 Aw kan verder in overweging worden genomen dat de aanstelling(en) van [eiser 1] niet onbezoldigd waren. [eiser 1] heeft de kosten voor zijn werkzaamheden steeds mogen declareren aan Sanquin. De hierbij gekozen constructie om tot bezoldiging te komen, hangt onder meer samen met de omstandigheid dat [eiser 1] met ingang van 1 juli 2001 gebruik maakte van de zogeheten OBU-regeling en de daaruit voortvloeiende beperkingen ten aanzien van de mogelijkheden om tot bezoldiging van [eiser 1] te komen.

4.14. In het licht van deze feiten en omstandigheden moet de rechtsverhouding worden gekwalificeerd als een dienstverband in de zin van art. 7 Aw zodat IDTM als maker en auteursrechthebbende van de Modules moet worden aangemerkt.

Het beeldmerk
4.21. In de gegeven omstandigheden wist [eiser 1] of behoorde hij redelijkerwijze te begrijpen dat het hem niet vrijstond om het Beeldmerk zonder voorafgaand overleg en toestemming van IDTM te registreren. Door dat toch te doen, handelende [eiser 1] ten tijde van de indiening van de merkaanvraag jegens IDTM onrechtmatig. Van [eiser 1] mag worden gevergd dat hij het Beeldmerk aan IDTM overdraagt en door aan een daarop gericht verzoek van IDTM niet te voldoen, handelt [eiser 1] eveneens onrechtmatig.

De handelsnaam
4.23. Vanaf haar oprichting gebruikt en/of presenteert IDTM zich met de handelsnamen "IDTM Academic Institute for International Development of Transfusion Medicine" en "IDTM" of "Stichting IDTM".

4.24. In 2004 heeft [eiser 1] zijn eenmanszaak in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven met als handelsnaam "IDTM Consulting". IDTM heeft tegen het gebruik door [eiser 1] van het in de ogen van IDTM verwarringwekkend gebruik van handelsnamen bij [eiser 1] bezwaar gemaakt. Dat bezwaar heeft geleid tot een regeling tussen partijen. Die regeling hebben zij neergelegd in de daarvan door partijen opgemaakte akte. De inhoud van die akte is, voor zover van belang, hiervoor weergegeven in rov. 2.28 .

4.29. Voor zover [eiser 1] in dit verband tot zijn verweer heeft aangevoerd dat hij die toezegging niet aan IDTM heeft gedaan maar aan Sanquin, kan hem dat niet baten. [eiser 1] wist of behoorde redelijkerwijze te begrijpen dat Sanquin, die werd vertegenwoordigd door de bestuurder van IDTM, de direct belanghebbende is bij het reilen en zeilen van IDTM en dat haar eis om niet langer verwarringwekkende handelsnamen te gebruiken niet louter het belang van Sanquin raakte, maar in het bijzonder het belang van IDTM. Het moet voor [eiser 1] zonder meer duidelijk zijn geweest dat de in de akte neergelegde toezegging (mede) ten behoeve van IDTM werd bedongen.

Hof van Beroep Brussel 18 november 2014, IEF 14529 (Louboutin tegen Dr. Adams Footwear)
Merkenrecht. Internationale rechtsmacht 4.6 BVIE en 28.1 EEX-Vo. Het incidenteel beroep van Dr. Adams Footwear en diens vordering tot nietigverklaring van het Benelux-rode-zoolmerk van Louboutin is ongegrond [red. vgl. IEF 14389]. Het hof van beroep stelt vast dat Dr. Adams Footwear door damesschoenen met hoge hakken die voorzien zijn van een aan het Beneluxmerk (quasi) identiek teken te koop aan te bieden, inbreuk maakt op dat merk.
Lees verder

Rechtbank van Koophandel (en afd.) Antwerpen 26 december 2014, IEF 14526 (Rijwielhandel Gebroeders Van Den Berghe tegen ITEK e.a.)
Uitspraak ingezonden door Axel Naeyaert, NCD Law. Merkenrecht. Inbreuk. Verwarringsgevaar. Eiser bezit het woord- en beeldmerk OXFORD voor fietsen. De vordering tot vervalverklaring wordt afgewezen als ongegrond. Nietigheidsvorderingen op grond van art. 2.4.(f) en art. 2.11.(c) BVIE worden afgewezen. Het gegeven dat het begrip OXFORD een plaatsnaam betreft, brengt niet met zich dat deze niet zou gebruikt mogen worden merkaanduiding voor fietsen. VDB toont voldoende naar recht aan dat de plaatsnaam OXFORD een fantasiebenaming betreft en voldoende onderscheidend vermogen heeft voor fietsen. De rechtbank acht de vorderingen gegrond en kent (deels) schadevergoeding toe.

Nietigheid van het merk OXFORD:

IV.A. 2 a) (…) In onderhavig geval wordt de kwade trouw niet aanvaard en dit op grond van volgende overwegingen:
- Geconfronteerd met de merkinbreuk en anticiperend op een mogelijke argumentatie omtrent vervalverklaring (doch voorafgaand het effectief instellen ervan of ter kennis ervan zijn gebracht) is VDB overgegaan tot het deponeren van het dominant onderdeel van het beeldmerk (OXFORD).
- VDB gebruikt dit dominant onderdeel van haar beeldmerk (als woordbegrip) reeds sinds 1926. Het aanvragen van een woordenreeks voor dergelijk gebruik, kan niet als kwade trouw worden geduid.

2 b) Het gegeven dat het begrip OXFORD een plaatsnaam betreft, brengt op zich niet met zich mee dat deze niet zou gebruikt mogen worden merkaanduiding voor fietsen. ITEK bewijst onvoldoende naar recht dat de plaatsnaam OXFORD in de opvatting van de betrokken kringen met de betrokken categorie van waren in verband wordt gebracht of redelijkerwijze te verwachten is dat dit in de toekomst zal gebeuren (…) (red: vgl. Chinese). Zo houdt een toeristen-brochure waarbij wordt aangegeven dat de stad OXFORD een zeer fietsvriendelijke stad is geen drempel in om betreffend begrip als merk aan te vragen in het licht van artikel 2.11.(c) BVIE. VDB toont voldoende naar recht aan dat de plaatsnaam OXFORD een fantasiebenaming betreft en voldoende onderscheidend vermogen heeft voor fietsen.

Inbreuk beeldmerk OXFORD vs. teken OXFORD:

IV.B. 2) (…) Het begrip OXFORD op de fietsen aangeboden door ITEK dient geïsoleerd te worden van het begrip “ESPERIA OXFORD”. Het begrip ESPERIA wordt niet samen gebruikt met het begrip OXFORD door ITEK. Zowel op de fietsen als op de publicitaire communicatie (zie duidelijk aanduiding OXFORD heren- en damesfietsen in de publicatie in de Gazet van Antwerpen als de Streekkrant) wordt het begrip OXFORD als enkel en geïsoleerd begrip gebruikt. (…) Verder kan eveneens worden verwezen naar de hierboven weergegeven beoordeling omtrent de vervalverklaring van het beeldmerk OXFORD waar de driedimensionale omzetting van het tweedimensionale merk als bewijs van een normaal gebruik werd aanvaard. Gezien deze beoordeling dient eveneens de driedimensionale omzetting door ITEK te worden beschouwd als een overeenstemmend gebruik conform art. 2.20.1.(b) BVIE. (…)

Hof van Beroep Brussel 24 december 2014, IEF 14525 (Paris Londres tegen BBIE)
Uitspraak mede ingezonden door Geert Philipsen, GSJ advocaten. Merkenrecht. Onterechte weigering absolute grond: beschrijving. Geografische aanduiding. Beroep strekt tot vernietiging van de definitieve weigering door het BBIE van het depot voor het woordmerk 'Paris Londres'. Het teken zou beschrijvend zijn omdat het is samengesteld uit namen van twee steden die bekend staan om mode en vele modewinkels. Het is in de modebranche zeer gebruikelijk om de namen van steden aan te wenden om aan te geven waar de waren en diensten vandaan komen of waar die geleverd of verkocht worden.

Elke ondernemer moet ongestoord kunnen gebruikmaken van namen van steden als Parijs en London om de herkomst van hun waren te geven, de vrijhoudingsbehoefte.

Het volstaat echter niet dat elk van de bestanddelen in een combinatie van tekens beschrijvend is, het geheel moet als zodanig kwalificeren. De gevraagde merkbescherming reikt territoriaal trouwens niet verder dan de Benelux. Het merk kan niet als beschrijvend worden beschouwd. Plaatsnamen worden vaak gecombineerd met een ander woordteken om als geografische beschrijving te dienen.

Hof Den Haag 30 december 2014, IEF 14518 (Wolf Oil tegen Wolf Licenses)
Beschikking ingezonden door Willem Hoorneman, CMS. Merkenrecht. Vernietiging oppositiebeslissing. Het Hof acht complementair karakter aanwezig tussen o.a. smeerolie en motoren, omdat zij in hun (onderlinge) werking dusdanig verbonden zijn dat de ene onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere. Verwarringsgevaar wordt aangenomen, zodat inschrijving wordt geweigerd voor de klassen 7 en 8.

5.5. Verzoekster beroept zich er met name op dat er sprake is van complementariteit en zogenaamde "post sales" verwarring. Het hof overweegt dat waren of diensten complementair zijn wanneer zij dermate onderling verbonden zijn dat de ene onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere. zodat de consument kan denken dat de verantwoordelijkheid voor de vervaardiging van deze waren of het verrichten van deze diensten in handen is van een en dezelfde onderneming .

5.6. Naar het oordeel van het hof is voldoende duidelijk voor de geopponeerde waren in klasse 7 waarvoor het teken is gedeponeerd dat sprake is van een complementair karakter ten opzichte van antivries-, reinigings- en smeermiddelen waarvoor het merk is geregistreerd. De laatste zijn immers niet alleen belangrijk maar zelfs onontbeerlijk voor de juiste werking van motoren en machines, alsmede luchtcompressoren. Het hof vermag niet in te zien dat het algemene publiek niettemin geen enkele soortgelijkheid zou aannemen en reeds daarom niet verward zou worden, zoals het Bureau heeft aangenomen. Het is immers geenszins uit te sluiten dat aan een eventueel toe te passen antivries-, reinigings- of smeermiddel dezelfde oorsprong zal worden toegedicht als aan de motor, machine of luchtcompressor die gesmeerd, gereinigd of tegen vorst beschermd moet worden. De omstandigheden die het Bureau ter onderbouwing van zijn oordeel noemt, namelijk dat het minder gebruikelijk is dat fabrikanten van motoren en machines ook de oliën en brandstof daarvoor produceren en dat deze waren langs verschillende kanalen worden gedistribueerd, acht het hof onvoldoende onderbouwd en ook overigens niet doorslaggevend. Het publiek dat bijvoorbeeld tijdens onderhoud aan een WOLF motor een smeerolie, reinigingsmiddelof antivriesmiddel wil toepassen, kan licht denken van doen te hebben met middelen afkomstig van dezelfde fabrikant als die van de motor, of althans met door die fabrikant goedgekeurde of met zijn toestemming in het verkeer gebrachte middelen. Aan dit een en ander doet niet af dat bij het teken motoren en machines voor landvoertuigen uitgezonderd zijn.

5.7. De tevens in de warenomschrijving van het teken geclaimde kleppen en ventielen, oliehouders, koppelingen, slangverbindingen, filters, vetspuiten, ventilatoren voor motoren en machines, krukken, anti-trilling montages en krikken zijn alle rechtstreeks gerelateerd aan onderhoud of onderdelen van machines en motoren. Ten eerste geldt dat al deze waren zelf ook smeermiddel of olie behoeven of bevatten, zodat ook voor hun werking waren van het merk onontbeerlijk zijn of in elk geval zeer belangrijk. Bovendien zullen zij - net als olie, smeermiddel, antivries en reinigingsmiddelen - worden ingezet bij regulier onderhoud aan de motor of machine. Dit betekent dat er sprake is van enige mate van soortgelijkheid tussen de waren en diensten waarvoor het merk is gedeponeerd en de geopponeerde waren waarvoor het teken is gedeponeerd.

5.8. Voor wat betreft de geopponeerde waren in klasse 8 (handgereedschappen en - instrumenten) overweegt het hof dat onder die ruime omschrijving ook handgereedschappen en -instrumenten vallen die bij de toepassing van de waren in klassen l, 3 en 4 als omschreven in het merk van verzoekster worden gebruikt. Zo zal voor een schuurblok, dat immers valt onder de definitie van handgereedschap waarvoor het teken is gedeponeerd, het polijstpapier, als geregistreerd voor het merk, kunnen worden gebruikt. Hierbij komt dat vele handgereedschappen op enig moment een smeermiddel of reiniging behoeven. Verzoekster heeft zodoende voldoende gemotiveerd gesteld dat het publiek om die reden aan handgereedschappen en -instrumenten waarvoor het teken is gedeponeerd, een zelfde gemeenschappelijke herkomst kan toelichten als aan de toe te passen middelen waarvoor het merk is ingeschreven. Zodoende is er van enige mate van soortgelijkheid sprake.

 

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 10 november 2014, IEF 14520, zaak C-500/14 (Ford Motor Company) - dossier
Vragen gesteld door Tribunale ordinario di Torino, Italië. Merkenrecht. De zaak speelt tussen twee private partijen: verzoekster Ford Motor Company, houdster van een geldig merk, en ITA verweerster Wheeltrims srl. Verzoekster is een procedure gestart tegen het ITA bedrijf wegens vermeende schending van haar exclusieve rechten in de zin van artikel 9 van Vo. 207/2009. Het gaat om door verweerster verkochte wieldoppen waarop het merk van verzoekster is gereproduceerd zonder dat verweerster in het bezit is van de vereiste licenties. Verzoekster heeft in kort geding verloren. Zij eist nu voor de verwijzende rechter een verklaring dat verweerster haar rechten schendt wegens ongeoorloofd gebruik, dat verweerster productie/verkoop/reclame voor de wieldoppen staakt en een veroordeling tot schadevergoeding. Inbreuk op haar exclusieve recht kan niet gerechtvaardigd worden door toepassing van de zogenaamde reparatieclausule.

Verweerster beroept zich op deze in de ITA wet opgenomen reparatieclausule. Zij stelt in het bijzonder dat het merk Ford op de wieldoppen enkel aanwezig is om de identificatie van de producent met betrekking tot het goed als geheel, te weten de auto waarop de wieldop wordt aangebracht. Het gaat dan om het reproduceren op reserveonderdelen van een esthetisch-beschrijvend kenmerk dat aanwezig is op de originele stukken, welk kenmerk essentieel is om het samengestelde product – de auto – zijn oorspronkelijke vorm terug te geven.

De verwijzende ITA rechter (Rb Torino) stelt vast dat er veel onzekerheid bestaat over de precieze vaststelling en afbakening van de werkingssfeer van de reparatieclausule. De rechter in kort geding oordeelde dat die bepaling een ruimere inhoud heeft, omdat daarin in het algemeen wordt verwezen naar de „exclusieve rechten op de onderdelen van een samengesteld voortbrengsel”. De bepaling vooronderstelt een fundamenteel commercieel recht van de ondernemers om het oorspronkelijke onderdeel volkomen identiek te reproduceren, voortvloeiend uit de beginselen van vrije mededinging. Bij vervanging van auto-onderdelen kan, als esthetisch element, een min of meer getrouwe afbeelding van het merk van de autofabrikant zijn aangebracht en oefent het zijn „gewone” functie van aanduiding van de producent slechts uit ten aanzien van het goed in zijn geheel.

Gestelde vragen:

a) Verdraagt het zich met het gemeenschapsrecht dat artikel 14 van richtlijn 98/71 en artikel 110 van verordening (EG) nr. 6/2002 aldus worden toegepast dat producenten van reserveonderdelen en toebehoren ingeschreven merken van derden mogen gebruiken teneinde de uiteindelijke koper in staat te stellen de oorspronkelijke verschijningsvorm van een samengesteld voortbrengsel te herstellen, ook al brengt de merkhouder het betrokken onderscheidend teken op zodanige wijze op het op het samengestelde voortbrengsel te monteren reserveonderdeel of toebehoren aan dat het van buitenaf zichtbaar is en zo bijdraagt aan de uiterlijke verschijning van het samengestelde voortbrengsel?

b) Moet de in artikel 14 van richtlijn 98/71 en artikel 110 van verordening (EG) nr. 6/2002 bedoelde reparatieclausule aldus worden uitgelegd dat zij voor derde producenten van reserveonderdelen en toebehoren een subjectief recht inhoudt, en dat dergelijke derden, in afwijking van het bepaalde in verordening nr. 207/2009 en richtlijn 89/104/EG, op grond van dit subjectieve recht het ingeschreven merk van anderen mogen gebruiken voor reserveonderdelen en toebehoren, ook al brengt de merkhouder het betrokken onderscheidend teken op zodanige wijze op het op het samengestelde voortbrengsel te monteren reserveonderdeel of toebehoren aan dat het van buitenaf zichtbaar is en zo bijdraagt aan de uiterlijke verschijning van het samengestelde voortbrengsel?