Merkenrecht  

Gerechtshof Amsterdam 28 januari 2014, KGZA 12-854 (Kly Groupe S.A. tegen Sano Benelux B.V. en Sugar Power Holding B.V.)
Uitspraak ingezonden door Tjeerd Overdijk en Tessa Stallaert, Vondst advocaten.
Merkenrecht. Vormmerk. Overeenstemming. Kly Groupe is houdster van twee internationale beeldmerkregistraties en een Benelux vormmerk bestaande uit de afbeelding van de zwarte kubusvormige verpakking van groene thee (662279, 676467). Sano Benelux biedt eveneens groene thee aan en is houdster van twee Benelux beeldmerken daarvoor, met ook een zwarte kubusvormige verpakking. Kly Groupe vordert succesvol dat Sano Benelux zich van ieder gebruik van een op de verpakking van Kly Groupe gelijkende verpakking voor groene thee onthoudt.

De voorzieningenrechter [IEF 11782] overwoog dat Sano Benelux met haar verpakking "de grenzen van het toelaatbare voorshands niet heeft overschreden en nog net voldoende afstand heeft gehouden." Het hof komt tot een tegengesteld oordeel, dat ondanks de verschillen, tussen de totaalindruk opgeroepen door beide verpakkingen een zodanige overeenstemming bestaat dat daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan en dat derhalve de verpakking van de groene thee van Sano Benelux inbreuk maakt op het merk van Kly Groupe. De merkinbreuk is dan ook met name gelegen in het grotendeels overnemen van de combinatie van elementen die het uiterlijk van het verpakkingsmerk van Kly Groupe bepalen en niet in het gebruik van afzonderlijke elementen.

3.8 [..] Kly Groupe wijst er in dit verband terecht op dat het globale herinneringsbeeld in essentie hetzelfde is en dat de door Sano Benelux aangebrachte variaties onvoldoende opvallen. Dat een aantal van de vormgevingselementen (zoals de zwarte ondergrond, de gele omkadering en het gebruik van bepaalde beschrijvende woorden) in de branche ook door anderen wordt gebruikt leidt niet tot een ander oordeel. De combinatie van elementen zoals in het verpakkingsmerk van Kly Groupe bijeen gebracht heeft voldoende onderscheidend vermogen en Sano Benelux heeft door het overnemen van die combinatie van elementen een zodanig  verwarring wekkende gelijkenis tussen de verpakkingen doen ontstaan dat dit -naar voorlopig oordeel van het hof- merkinbreuk oplevert.

Op andere blogs:
BoelsZanders

HvJ EU 6 februari 2014, zaak C-98/13 (Blomqvist tegen Rolex) - dossier
Zie eerder IEF 12577. Verzoek om een prejudiciële beslissing Højesteret, Denemarken. Auteursrecht. Merkenrecht. Koop op afstand. Douanerecht. Uitlegging van artikel 4, lid 1, van [InfoSoc-richtlijn], artikel 5, leden 1 en 3, van [Merkenrechtrichtlijn], artikel 9, leden 1 en 2, [Gemeenschapsmerkenverordening] en artikel 2, lid 1, sub b [Douaneverordening]. Maatregelen tegen het op de markt brengen van namaakgoederen en door piraterij verkregen goederen – In een lidstaat wonende particulier die via internet van een in een derde land gevestigde koper een namaakhorloge voor privé-doeleinden heeft gekocht – Inbeslagneming van deze door de verkoper via de post gezonden horloge en opschorting van de vrijgave van deze horloge door de autoriteiten van deze lidstaat.

HvJ EU verklaart voor recht:

[De Douaneverordening (EG) nr. 1383/2003] moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een intellectuele-eigendomsrecht op een goed dat aan een in een lidstaat woonachtige persoon wordt verkocht via een verkoopsite op internet in een derde land, op het ogenblik waarop dit goed op het grondgebied van deze lidstaat binnenkomt de bescherming wordt geboden die door voornoemde verordening aan deze houder wordt gewaarborgd louter op grond van de verkrijging van dat goed. Daartoe is niet vereist dat vóór de verkoop voor het betrokken goed tevens een verkoopaanbieding is gedaan aan of reclame is gemaakt bij de consumenten van diezelfde staat.

Gestelde vragen:

1. Moet artikel 4, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, aldus worden uitgelegd dat sprake is van „distributie onder het publiek” in een lidstaat van auteursrechtelijk beschermde goederen, wanneer een onderneming via een internetwebsite in een derde land een overeenkomst sluit tot verkoop en verzending van de goederen aan een particuliere koper met een aan de verkoper bekend adres in de lidstaat waar de goederen auteursrechtelijk zijn beschermd, betaling voor de goederen ontvangt en naar de koper op het overeengekomen adres verzendt of is het in die situatie ook een voorwaarde dat de goederen vóór verkoop te koop zijn aangeboden of daarvoor reclame is gemaakt, die is gericht of via een internetwebsite is vertoond aan consumenten in de lidstaat waar de goederen worden geleverd?
2. Moet artikel 5, leden 1 en 3, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus worden uitgelegd dat sprake is van „gebruik [...] in het economische verkeer” van een merk in een lidstaat wanneer een onderneming via een internetwebsite in een derde land een overeenkomst sluit tot verkoop en verzending van goederen, die zijn voorzien van het merk, aan een particuliere koper met een aan de verkoper bekend adres in de lidstaat waar het merk is ingeschreven, betaling voor de goederen ontvangt en aan de koper op het overeengekomen adres verzendt of is het in die situatie ook een voorwaarde dat de goederen vóór verkoop te koop zijn aangeboden of daarvoor reclame is gemaakt, die is gericht of via een internetwebsite is vertoond aan consumenten in de betrokken lidstaat?
3. Moet artikel 9, leden 1 en 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk aldus worden uitgelegd dat sprake is van „gebruik [...] in het economische verkeer” van een merk in een lidstaat wanneer een onderneming via een internetwebsite in een derde land een overeenkomst sluit tot verkoop en verzending van de goederen, die zijn voorzien van het gemeenschapsmerk, aan een particuliere koper met een aan de verkoper bekend adres in een lidstaat, betaling voor de goederen ontvangt en ze aan de koper op het overeengekomen adres verzendt of is het in die situatie ook een voorwaarde dat de goederen vóór verkoop te koop zijn aangeboden of daarvoor reclame is gemaakt, die is gericht of via een internetwebsite is vertoond aan consumenten in de betrokken lidstaat?
4. Moet artikel 2, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten, aldus worden uitgelegd dat als voorwaarde voor de toepassing in een lidstaat van de bepalingen om „door piraterij verkregen goederen” buiten het vrije verkeer te houden en te vernietigen geldt dat er „distributie onder het publiek” in de lidstaat volgens dezelfde als de in de eerste vraag aangegeven criteria moet zijn geweest? Vijfde vraag Moet artikel 2, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten, aldus worden uitgelegd dat als voorwaarde voor de toepassing in een lidstaat van de bepalingen om „namaakgoederen” buiten het vrije verkeer te houden en te vernietigen geldt dat er „gebruik [...] in het economische verkeer” in de lidstaat volgens dezelfde als de in de tweede en de derde vraag aangegeven criteria moet zijn geweest?

Op andere blogs:
1709blog Another ECJ IP Decision on customs seizures
DeClercq Arrest Europese Hof van Justitie: Aanpak van grensoverschrijdende piraterij via internet (on)mogelijk?
IPKat Rolex v Blomqvist: enough to give you a seizure
MARQUES Good news for brands as top court rules against "fakes by post" for personal use

HvJ EU 6 februari 2014, zaak C-65/12 (Leidseplein beheer tegen Red Bull) - dossier
Uitspraak ingezonden door Tobias Cohen Jehoram en Robbert Sjoerdsma, De Brauw Blackstone Westbroek en Lars Bakers, Bingh advocaten.
Prejudiciële vraag gesteld door de Hoge Raad, Nederland. Uitlegging van artikel 5, lid 2, van de eerste [Merkenrechtrichtlijn]. Aan het merk verbonden rechten. Bekend merk. Bescherming uitgestrekt tot waren of diensten die niet soortgelijk zijn. Gebruik door een derde zonder geldige reden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk, waardoor hij ongerechtvaardigd voordeel kan trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk of daaraan schade kan toebrengen. Begrip geldige reden te beperkt uitgelegd. Het eerdere te goeder trouw gebruik van The Bulldog kan wel een geldige reden zijn.

HvJ EU verklaart voor recht:

Artikel 5, lid 2, van de [Eerste merkenrechtrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een bekend merk uit hoofde van een geldige reden in de zin van die bepaling verplicht kan worden te tolereren dat een derde een teken dat overeenstemt met dat merk gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor dat merk is ingeschreven, indien vaststaat dat dat teken is gebruikt voordat het merk werd gedeponeerd en het gebruik ervan voor dezelfde waren te goeder trouw is. Om na te gaan of dat het geval is, dient de nationale rechter inzonderheid rekening te houden met:
– de inburgering en de reputatie van het teken bij het relevante publiek;
– de mate waarin de waren en diensten waarvoor het teken oorspronkelijk is gebruikt en de waren waarvoor het bekende merk is ingeschreven, gerelateerd zijn, en
– de economische en commerciële relevantie van het gebruik voor die waren van het teken dat overeenstemt met dat merk.

Gestelde vraag:

Moet art. 5 lid 2 van genoemde richtlijn aldus worden uitgelegd dat van een geldige reden in de zin van die bepaling ook sprake kan zijn, indien het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk, reeds te goeder trouw door de desbetreffende derde(n) werd gebruikt voordat dat merk werd gedeponeerd?

Eerder verschenen:
IEF 12465 Conclusie A-G HvJ EU
IEF 10862 HR stelt prejudiciële vraag
IEF 10481 Conclusie AG
IEF 8571 Hof Amsterdam
IEF 3288 Rb Amsterdam

OHIM Knowledge Circles, CTM Revision and changes of practice: absolute grounds, Part B: Examination, Section 4: Absolute grounds for refusal, Alicante News december 2013.
Een bijdrage vanuit Knowledge Circle 'Absolute Grounds', OHIM.
The Knowledge Circle Absolute Grounds has revised part of the Guidelines on Article 7. In particular, the work focused on letters (a) to (e) of this provision. The Office’s practice has been revised in respect of some important topics, for example:

2. Single letters Trade marks consisting of a single letter in standard characters with no graphic modifications is another topic which has been revised as a consequence of a Court’s decision. In case C-265/09P ‘(α)’ [red. IEF 9087], the CoJ ruled that those signs must be assessed in the context of an examination, based on the facts, focusing on the goods or services concerned. Moreover, it also stated that the ‘distinctiveness test’ to be applied to these signs is not different from that of other signs. In that respect, the Guidelines explain that the examination of these signs must be based on the specific factual circumstances of the case. It is therefore not possible to rely on general assumptions, such as that consumers will not usually perceive them as distinctive signs. On the contrary, it is now for the Office to establish, on the basis of the case at issue, why the trade mark is not distinctive.

3. Abbreviations and acronyms This type of trade mark can usually be grouped into two cases. Some of them consist of an acronym (e.g. ‘TDI’, as in case T-16/02 ). The Guidelines state that abbreviations of descriptive terms are in themselves descriptive if they are or could be used in that way, and the relevant public recognises them as being identical to the full descriptive meaning. Some other trade marks consist of a descriptive expression conjoined with its acronym (e.g., ‘Multi Markets Fund MMF’, as in case C-90/11 [IEF 11047]). Unlike under previous practice of the Office (which usually tended to accept them), these signs should be now objected to as descriptive because the acronym and word combination together are intended to clarify each other and to draw attention to the fact that they are linked.

4. Names of colours As regards CTMs which consist of the name of a colour, in the past the Office usually objected to these only when the sign applied for sought protection for paints or similar colourant products. Under the new Guidelines, a sign consisting exclusively of the name of a colour must be objected to under Article 7(1)(b) and (c) when the application claims any goods for which the colour can reasonably be perceived by the public as a description of one of its characteristics. For example, BLUE in relation to cheese or GREEN in respect of tea.

5. Shapes giving substantial value Even though it is not as frequently raised as others, the Guidelines on the ground for refusal foreseen in Article 7(1)(e)(iii) has also been subject to revision. Following the Court’s judgment in case T-508/08 (‘loudspeaker’), the Guidelines underline that this ground for refusal will mostly apply to those goods where the shape of the object concerned is the main, although not necessarily exclusive, factor that determines the decision to buy it. For example, objects of art and items such as jewellery, vases and other objects that are bought primarily because of the aesthetic value associated with their shape.

6. Subject matter and titles of books Part of the new Guidelines is dedicated to a related issue: trade marks which consist of the title of a book and those which are descriptive of the ‘subject matter’ of the goods or services.

Certain stories (or their titles) have become so well known that they have ‘entered into the language’ and are incapable of being ascribed any meaning other than that of a particular story. The Guidelines now provide specific instructions on this issue: trade marks consisting solely of a famous story or book title are non-distinctive under Article 7(1)(b) in relation to goods and services which could have that story as their subject matter. This would be the case of ‘Cinderella’ for products like books or films.

On the other hand, guidance is also given as regards those signs which are descriptive under Article 7(1)(b) and (c) of the subject matter or content of the goods or services, in particular in respect of the scope of the objection (i.e. the goods and services concerned and the way in which they are described, for example whether or not they refer to a specific subject matter).

7. Figurative elements Another important issue dealt with in the new Guidelines refers to those trade marks which contain non-distinctive figurative elements. Part of this issue, moreover, is also the object of a Convergence Programme with the IP National Offices. The new Guidelines focus on providing instructions on how to assess the distinctive role, if any, that these elements may have within the overall assessment of the trade mark.

Knowledge Circle 'Absolute Grounds',

Hoge Raad 31 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:212 (Arubags & More N.V.)
Arubaans appelprocesrecht. Grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep, ontbreken grievenstelsel, bevoegdheid tot vernietiging buiten grieven om, beginsel van hoor en wederhoor, verrassingsbeslissing. Arubags is houdster van een woord- en beeldmerk waarbij gebruik wordt gemaakt van het woord 'Aruba' en het concept van het handelsmerk Robin Ruth. Arubags heeft een verbod van merkinbreuk gevorderd tegen verzoeker, die zonder toestemming tassen met gebruik van het woord 'Aruba' heeft verhandeld.

Het hof heeft het merendeel van de vorderingen van Arubags toegewezen op auteursrechtelijke grondslag, overwegende; Arubags heeft zich eveneens beroepen op het auteursrecht op de Robin Ruth-tassen; de door verzoeker verkochte tassen komt visueel overeen met de door Arubags verkochte tassen. Het hof is niet toegekomen aan bewijslevering van merkenrechtelijk voorgebruik en heeft in het midden gelaten of het ingeschreven merk van Arubags voldoende onderscheidend vermogen heeft. Verzoeker klaagt succesvol dat het hof in strijd met art. 6 EVRM en de artt. 52 en 128 Rv Aruba auteursrechtinbreuk aan zijn beslissing ten grondslag heeft gelegd. Arubags heeft in hoger beroep immers uitsluitend een beroep gedaan op een aan haar toekomend merkrecht op tassen. Arubags heeft louter beroep gedaan op auteursrecht ter weerlegging van het verweer dat sprake is van merkenrechtelijk voorgebruik. Het hof heeft zowel de grenzen van de rechtsstrijd miskend als een ontoelaatbare verrassingsbeslissing gegeven.

3.5.2. Onderdeel 1 voert terecht aan dat Arubags in paragraaf 11 van haar beroepschrift en in haar pleitnota in appel (weergegeven in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 2.12) uitsluitend een beroep heeft gedaan op het auteursrecht op de Robin Ruth-tas ter weerlegging van het verweer van [verzoeker] c.s. dat sprake is van merkenrechtelijk voorgebruik, welk verweer door het gerecht was gehonoreerd. Eveneens terecht betoogt het onderdeel dat Arubags zich in deze passage van haar beroepschrift en in haar pleitnota in appel louter heeft beroepen op het auteursrecht van Avrahami op de Robin Ruth-tas, en niet op een aan Arubags toekomend auteursrecht. Weliswaar hebben [verzoeker] c.s. in paragraaf 8, eerste volzin, van hun pleitnota in hoger beroep (weergegeven in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 2.13) opgemerkt dat geen sprake is van een auteursrecht van Arubags op de tassen, maar deze opmerking kan niet anders worden verstaan dan dat zij daarmee de feitelijke juistheid van het voormelde betoog van Arubags hebben betwist.

3.5.3. In het licht van hetgeen hiervoor in 3.5.2 is overwogen met betrekking tot de stellingname van Arubags in hoger beroep, heeft het hof in strijd met de hiervoor in 3.5.1, laatste alinea, genoemde regels gehandeld.  Het hof heeft zowel de grenzen van de rechtsstrijd miskend als een ontoelaatbare verrassingsbeslissing gegeven, doordat het de toewijzing van Arubags’ vorderingen heeft gebaseerd op de niet door Arubags aangevoerde grondslag van inbreuk op een aan haar toekomend auteursrecht. De hierop gerichte klacht van onderdeel 1 slaagt.

3.6. De overige klachten van het middel behoeven geen behandeling.

Op andere blogs:
Hoogenraad & Haak (Tropische verrassing)

Gerecht EU 4 februari 2014, zaak T-339/12 (Fauteuil cubique) - dossier ; zaak T-357/12 (Fauteuil) - dossier
Gemeenschapsmodel – Beroep tot vernietiging van beslissing kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling tot afwijzing van de vordering tot nietigverklaring die door verzoekster is ingesteld tegen gemeenschapsmodel nr. 1512633-0001 (Fauteuils).

Gemeenschapsmodel. Beroep ingesteld door de houder van gemeenschapsmodel nr. 1512633-0003 (Fauteuils) en strekkende tot vernietiging van beslissing  van de kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 27 april 2012 houdende vernietiging van de beslissing van de nietigheidsafdeling tot afwijzing van de door Gandia Blasco SA ingestelde vordering tot nietigverklaring. Beiden beroepen worden afgewezen.

57. Consequently, even though the Board of Appeal could correctly take into account as an element of similarity the fact that the seats of the armchairs represented in the designs at issue were composed of juxtaposed rectangular plates, that barely visible element is of little importance to the assessment of the overall impression produced by the contested design.

58. Fourthly, the applicant claims, wrongly, that the presence of a board below the plates on either side of the armchairs is called for by stability and structural requirements. Suffice it to point out that, in the present case, the Board of Appeal rightly found that the freedom of the designer was limited only by the fact that the armchairs have to be functional and include a seat, a backrest and two armrests. The applicant has not established that the presence of that board was a consequence of a technical constraint in constructing an armchair and the fact that many armchairs do not contain that board contradicts the applicant’s claim.

59. Fifthly and lastly, the applicant’s argument that the Board of Appeal stated, incorrectly, that the armrests of the armchairs were on the same level as the upper limits of the backs [of the armchairs] and that they were linked to them must be rejected. As stated in paragraph 46 above, it is clear from the designs at issue that the armrests of the armchairs are linked to the backs [of the armchairs], which is a structural element they have in common, and that only the cushion extends above the back of the armchair represented in the contested design.

60. It follows from the foregoing that the applicant has not shown that the Board of Appeal erred in its assessment of the elements of similarity between the designs at issue, nor, consequently, in finding that the designs at issue produced the same overall impression on the informed user. Accordingly, the applicant’s third complaint must be rejected.

Uit zaak T-357/12 (Fauteuil) - dossier

22. The applicant claims, in essence, that the designs at issue produce the same overall ‘cube’ impression and that the differences between them relate to immaterial details only.

27. The effect of the difference in the shape of the frame (rectangle and square) and in the height of the seat is that the designs at issue differ in their proportions. The applicant is therefore wrong to claim that the designs at issue produce the same impression of a ‘perfect cube’.

30. In view of the case-law cited in paragraph 26 above, according to which the overall impression produced on the informed user must necessarily be determined in the light of the manner in which the product in question is used, account must be taken of the difference between the designs at issue as regards the angle of the backrest and the seat of the armchair represented in the contested design. Since an inclined backrest and seat will give rise to a different [level of] comfort from that of a straight back and seat, the use that will be made of that armchair by the circumspect user is liable to be affected thereby.

39. First, the applicant claims that, taking account of the very high degree of freedom of the designer, it is difficult to comprehend why the features of the contested design should be so similar to those of the earlier design, [the features of] which differentiate [the earlier design] from pre-existing armchair designs. The applicant submits that protection requires a creative effort that results in an object with an original and different appearance. The applicant claims, in essence, that the designer of the contested design reproduced the original idea of the earlier design, altering certain insignificant details only.

40. It is true, as the Board of Appeal has pointed out, that the possibilities for the design of an armchair are almost unlimited: the designer’s freedom may be applied to colours, patterns, shapes and materials. Nevertheless, it has been found, in paragraph 36 above, that the contested design differed from the earlier design, from the point of view of the informed user, in significant, not inconsiderable features concerning the appearance of the armchairs. The contested design cannot, therefore, be regarded as a reproduction of the earlier design or of the original idea that was developed for the first time in that earlier design.

41. Secondly, the applicant invokes two earlier OHIM decisions in which OHIM granted the applicant’s applications for a declaration that designs for armchairs registered by the intervener were invalid.

42.  In this connection, it should be pointed out that the decision of the Invalidity Division and the decision of the Board of Appeal invoked by the applicant related to invalidity proceedings concerning designs other than the designs at issue in the present case and that the legality of the decisions of Boards of Appeal must be assessed solely on the basis of Regulation No 6/2002, as interpreted by the Courts of the European Union, and not on the basis of a previous decision-making practice of OHIM.

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Beroep tegen „FREEVOLUTION TM” afgewezen [FREE v. FREEVOLUTION]
B) Beroep „MAGNEXT” afgewezen [Mega Brands v. Diset]

Gerecht EU 4 februari 2014, zaak T-127/12 (FREEVOLUTION TM) - dossier
Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van de nationale woord en beeldmerken, maatschappelijke benaming en domeinnaam die de woordelementen „free LA LIBERTÉ N’A PAS DE PRIX”, „FREE”, „FREE MOBILE” en „FREE.FR” bevatten voor waren en diensten van de klassen 9 en 38 en strekkende tot vernietiging van beslissing van de kamer van beroep van het BHIM houdende verwerping van het beroep tegen de afwijzing door de oppositieafdeling van de oppositie ingesteld door verzoekster tegen de aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk dat het woordelement „FREEVOLUTION TM” bevat voor waren en diensten van de klassen 9, 41 en 42. Het beroep is afgewezen.

70 S’agissant ensuite de l’argument selon lequel, en substance, l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 n’est pas subordonnée à la constatation d’un degré de similitude entre les marques en conflit tel qu’il existe un risque de confusion, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, l’application de cette disposition n’est en effet pas subordonnée à l’existence d’un tel degré de similitude entre la marque renommée et la marque dont l’enregistrement est demandé dans l’esprit du public concerné. Il suffit que le degré de similitude entre la marque renommée et la marque dont l’enregistrement est demandé ait pour effet que le public concerné établit un lien entre celles-ci (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 23 octobre 2003, Adidas‑Salomon et Adidas Benelux, C‑408/01, Rec. p. I‑12537, points 29 et 31, et du 10 avril 2008, adidas et adidas Benelux, C‑102/07, Rec. p. I‑2439, point 41).

71 Toutefois, il ressort de cette jurisprudence que l’existence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit est nécessaire pour que le public concerné établisse un lien entre elles au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 [voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 septembre 2013, Golden Balls/OHMI – Intra-Presse (GOLDEN BALLS), T‑448/11, non publié au Recueil, points 70 à 72]. Il y a d’ailleurs lieu de rappeler, à cet égard, que la Cour, dans son arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI (C‑552/09 P, Rec. p. I‑2063), a jugé qu’il ne ressort ni du libellé des articles 8, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, ni de la jurisprudence que la similitude entre les marques en conflit devrait être appréciée de manière différente selon qu’elle est effectuée au regard de l’une ou l’autre de ces dispositions (point 54).

72 Or, comme il a été constaté aux points 53 et 54 ci-dessus, un tel degré de similitude fait défaut en l’espèce. 

Gerecht EU 4 februari 2014, zaak T-604/11 en T-292/12 (MAGNEXT) - dossier

34      Thus, in the context of a global assessment of the likelihood of confusion, taking account of the very slight degree of similarity between the figurative mark applied for and the weak distinctive character of the earlier mark (see paragraphs 22 to 24 and 26 to 28 above), it must be held that the Board of Appeal has made an error of assessment by recognising a likelihood of confusion between them within the meaning of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009. Even if the products covered by the marks in question are partly identical, the overall impression given to the consumer who is a member of the relevant public by each of those marks is sufficiently different to avoid such a risk, also taking account of the weak distinctive character of the earlier mark.

35      However, since the similarity between the word mark applied for and the earlier mark is greater, the finding of the Board of Appeal on the likelihood of confusion between those marks must be upheld, given the identity of the goods covered by them and in spite of the weak distinctive character of the earlier mark.

36      In those circumstances, in Case T‑604/11, OHIM’s decision of 27 September 2011 must be annulled and the application for annulment in Case T‑292/12 must be dismissed.

37      As regards the applications to have the oppositions dismissed, it must be held, first of all, that, taking account of the dismissal of the application for annulment in Case T‑292/12, the application for alteration relating to it must also be dismissed.

Merkenrecht. We beperken ons tot een tweemaandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van 7 oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE serie november-december 2013.

Eerdere oppositiebeslissingen van het BBIE treft u hier aan.

Hof van Beroep 8 januari 2014, 2013/AR/71 (Duo Tableware tegen BBIE)
Procedure gericht tegen weigering van inschrijving van het woordmerk DUO (klasse 8, 21 en 35). Merk is hooguit suggestief, maar wel geldig.

Het teken DUO is beschrijvend en kan immers tot aanduiding van de soort, hoedanigheid of hoeveelheid van de genoemde waren en diensten dienen. Het mist bovendien ieder onderscheidend vermogen (2.11 lid 1, sub b en c BVIE). DUO is een banaal en veelgebruikt begrijp dat louter beschrijvende waarde heeft, zeker nu de waren en diensten waarvoor het teken is gedeponeerd voor een doorsnee publiek zijn bedoeld. Uit verschillende verkoopwebsites (marktplaats.nl en Kapaza) wordt het begrip duo gebruikt als aanduiding van "tweevoud" of "tweedelig".

Indien het teken geen een essentiële, belangrijke eigenschap van de waren of diensten beschrijven, dan is er ten hoogste sprake van een "suggestief" merk en dergelijke merken zijn wel geldig. Het woord DUO beschrijft geen concreet en objectief kenmerk van de betrokken waren, maar het mogelijk aankoopgedrag van consumenten ('als duo' een aankoop doen). De definitieve weigering is niet naar recht verantwoord.

Lees verder

Vzr. Rechtbank Den Haag 28 januari 2014, KG ZA 13-1397 (Sequoia Inc. & Dakota Hills tegen Rademaker B.V.)
Uitspraak ingezonden door Boris von der Assen en Remco Klöters, Van Kaam advocaten.
Merkenrecht. Auteursrecht. Sequoia heeft een productlijn voor 'feather extensions'. Rademaker exploiteert een groothandel in kappersbenodigdheden. Sequoia en Rademaker hebben een distributieovereenkomst gesloten voor de Benelux, die door Sequoia is beëindigd. Rademaker blijft het teken FEATHERHEADS en FINE FEATHERS gebruiken en blijft deze aanbieden via haar websites.

Sequoia vordert succesvol een bevel tot staking van het gebruik van het merk en de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de auteursrechtelijke werken. Het is niet aannemelijk geworden dat de feather extensions die Rademaker thans verkoopt originele producten zijn van Sequoia waarvoor Rademaker nog gebruik mag maken van het merk. Geldigheid van de ingeroepen auteursrechten zijn niet bestreden door Rademaker, daarmee staat auteursrechtinbreuk vast.

Beëindiging distributieovereenkomst:

4.6. [..] Het recht om na het einde van de distributieovereenkomst nog voorraad te verhandelen en daarvoor te adverteren met gebruikmaking van de rechten van intellectuele eigendom van Sequoia [..] ziet uitsluitend op van Sequoia afkomstige producten. [..] niet aannemelijk geworden dat de feather extensions die Rademaker thans verkoop originele producten zijn van Sequoia waarvoor Rademaker nog gebruik mag maken van het merk, de Fine Featherheads logo's, de foto's, en het verpakkings- en promotiemateriaal van Sequoia c.s.

4.7. [..] Uit genoemd artikel 2.2 onder c aanhef en onder (i) volgt dat Rademaker niet gerechtigd is om originele feather extensions afkomstig van Sequoia te verhandelen in een andere verpakking dan waarin deze door Sequoia aan haar is geleverd. Ook om die reden faalt een beroep op de distributieovereenkomst.

Inbreuk op het merk:

4.11. [..] De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat voormeld gebruik door Rademaker van het teken Featherheads niet in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in handel en nijverheid nu zij dit teken aldus gebruikt dat het relevante publiek ten onrechte kan menen dat er nog steeds een economisch verband bestaat tussen Sequoia en Rademaker zoals hiervoor overwogen.

4.12 Het gebruik door Rademaker van de tekens Featherheads en Fine Feathers als vermeld in 3.2 levert derhalve inbrek op de merkrechten van Sequoia c.s. op.

Inbreuk op auteursrechten

4.13. Rademaker heeft de geldigheid van de ingeroepen auteursrechten niet bestreden. Nu Rademaker voorts niet bestrijdt dat zij na de beëindiging van de distributieovereenkomsst nog de Fine Featherheads logo's en foto's van Broussard openbaar heeft gemaakt en dit thans nog doet, staat daarmee auteursrechtinbreuk vast omdat toestemming voor openbaarmaking van de betreffende auteursrechthebbenden ontbreekt en Rademaker voor die toestemming ook geen beroep toekomt op de distributieovereenkoms zoals hiervoor overwogen.