Merkenrecht  

T. Westenbroek, Schoenenreus Louboutin velt vanHaren, IE-Forum.nl IEF 12584.

Een bijdrage van Tomas Westenbroek, auteur van 'Waarom is Bio-Claire beschrijvend en Aquaclean niet?'.

Op 18 april 2013 deed de Haagse Voorzieningenrechter uitspraak in de zaak die door Christian Louboutin werd aangespannen tegen vanHaren. Onlangs bracht vanHaren een damespump op de markt met een rode zool. Een gedurfde actie van de Nederlandse tak van de Duitse Deichman Groep. Het duurde niet lang voordat de Franse shoeturier in actie kwam. Louboutin claimt het monopolie op dit opvallende kenmerk voor schoenen met hoge hakken (met uitzondering van orthopedisch schoeisel).

(Dit artikel is sterk ingekort)

Even concreet: geeft de rode zool van de Louboutin schoen een wezenlijke waarde aan de waar? Ligt in de wezenlijke waarde het geheim besloten waarom consumenten bereid zijn hiervoor (extra) te betalen. Als dat zo zou zijn, ontstaat een tragisch perspectief: de marketinginspanningen van de shoeturier hebben tot gevolg, dat de consument zich bij de aankoopbeslissing laat leiden door de aanwezigheid van de rode zool die de (meer)waarde van de schoen bepaalt. Als gevolg daarvan is het teken van merkbescherming uitgesloten? Was dat de bedoeling van de wetgever? Of wordt het begrip wezenlijke waarde onjuist geïnterpreteerd? Vermoedelijk dat laatste.De technische uitsluitingsgrond dient immers ter afbakening van de octrooibescherming en de wezenlijke waarde vervult deze functie ten aanzien van het modellenrecht.

Mensen zijn bereid extra te betalen voor mooie ontwerpen, maar ook voor merken. De motivering bij de aankoopbeslissing blijft een lastig te vangen issue. Zo kocht ik zelf twee paar lakschoenen van Floris van Bommel. Het ene bruin met een gele lip, het andere zwart met een rode lip. Ik kan u verzekeren dat bij de aankoopbeslissing uitsluitend het esthetische uiterlijk een rol speelde en niet de herkomst. Bij een paar Louboutins is het feit dat je aan de rode zool kunt zien dat je de echte draagt een doorslaggevende factor. Voor het comfort hoef je ze in elk geval niet aan te schaffen. Zegt u het maar?

Een tweede poging om grip te krijgen op het concept van de wezenlijke waarde strandde jammerlijk door een voortijdige schikking. Vandaar opnieuw de vragen in Hauck/Stokke. Het antwoord daarop zou wel eens kunnen leiden tot de behoefte aan een ander begrip om de vrijhouding van bepaalde tekens in het economisch verkeer te kunnen waarborgen. Een Europese functionaliteitsleer? Want als de rode zool niet onder het begrip wezenlijke waarde gelezen kan worden, dan betreft dit dus een teken dat in alle gevallen door inburgering een merk kan worden. De vraag is gerechtvaardigd of dat wenselijk is?

Hoe dit ook zij, het blijft noodzakelijk om periodiek het juridisch raamwerk, waarbinnen IE-rechten zich vaak bewust maar niet zelden quasi-autonoom en onbedoeld voortplanten, te ontvluchten en ons in alle rust de vraag te stellen: vinden wij als samenleving dat dergelijke vergaande monopolies verleend moet worden? “Zolen en hakken, mevrouw?”

Tomas Westenbroek

Gerecht EU 19 april 2013, zaak T-347/10 (Adelholzener Alpenquellen)
Vormmerk. 3D-merk. Gemeenschapsmerk. Absolute weigeringsgrond. Vernietiging van beslissing R 1516/20091 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 9 juni 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om een driedimensionaal merk in de vorm van een fles met drie bergtoppen in reliëf in te schrijven voor waren van klasse 32.

De combinatie van een fles en een relief-achtige afbeelding die een gebergte afbeeldt is niet meer dan de som van de bestanddelen waaruit het merk is samengesteld. De kamer van beroep heeft geen fout gemaakt door in het aangemelde teken niet meer te zien dan een fles met decoratieve elementen. Het merk zal voor het in aanmerking komende publiek niet kunnen dienen ter onderscheiding van de waren.

33 Im vorliegenden Fall liegen solche Anhaltspunkte nicht vor. Die Anmeldemarke wird nämlich im Wesentlichen gekennzeichnet durch die Kombination der Grundform einer Flasche mit, in ihrem oberen Teil, einer geriffelten Oberfläche und einer reliefartigen Abbildung, auf der gezackte Linien angebracht sind, die einen Gebirgszug oder einen Berggipfel darstellen sollen. Eine derartige, nicht besonders originelle oder auffällige Kombination von Bestandteilen kann nicht mehr sein als die Summe der Bestandteile, aus denen die Marke zusammengesetzt ist (vgl. in diesem Sinne Urteil Form einer Bierflasche, oben in Randnr. 20 angeführt, Randnr. 31). Demnach hat die Beschwerdekammer mit ihrer Feststellung, dass der Durchschnittsverbraucher in der Europäischen Union die Anmeldemarke in ihrer Gesamtheit lediglich als die Kombination einer normalen Flaschenform mit verschiedenen dekorativen Elementen auffasse, nicht fehlerhaft gehandelt.

34 Demzufolge ist die angemeldete Marke in ihrer Wahrnehmung durch die maßgeblichen Verkehrskreise nicht geeignet, die Waren, auf die sich die Anmeldung bezieht, zu individualisieren und sie von Waren anderer betrieblicher Herkunft zu unterscheiden. Die Beschwerdekammer hat daher zutreffend festgestellt, dass die angemeldete Marke nicht unterscheidungskräftig im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 ist.

40 Schließlich ist auch das von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung erneut vorgebrachte Argument nicht stichhaltig, wonach die reliefartige Abbildung und die Rillen der Flasche in Anbetracht des für deren Herstellung verwendeten Materials keine technische Funktion hätten, etwa um die Flasche leichter zusammenpressen zu können. Das HABM konnte sich nämlich bei der Prüfung der Anmeldung des fraglichen dreidimensionalen Zeichens nur auf diese Anmeldung stützen, um die Unterscheidungskraft dieses Zeichens zu untersuchen; die Gesichtspunkte, die sich auf das für die Herstellung des Zeichens verwendete Material bezogen und nicht aus der Anmeldung hervorgingen, konnten dagegen im vorliegenden Fall nicht berücksichtigt werden.

Op andere blogs:
MARQUES (General Court: Adelholzener bottle not distinctive for mineral water)

Vzr. Rechtbank Den Haag 18 april 2013, zaaknummer C/09/438805 / KG ZA 13-267 (OO B.V. (merkhouder Otto Ooms) tegen Practicomfort B.V.)
Merkenrecht. Adwords-reclame. Merkhouder OO B.V. is fabrikant van trapliften die zij onder het Benelux woordmerk OTOLIFT op de markt brengt. Practicomfort verhandelt o.a. trapliften en beheert de site www.traplift.nl. In 2010 heeft Practicomfort gebruik gemaakt van het Google AdWord “otolift”, er verscheen de volgende advertentie in het veld “gesponsorde links” boven de zogeheten natuurlijke zoekresultaten: Otolift – Tip: Grootste Traplift aanbod – Traplift.nl www.traplift.nl/ - Otolift vind u op Traplift.nl. Traplift Modellen – Geef mij advies – Vrijblijvende offerte – Brochure Aanvragen.

Na staking blijkt dat Practicomfort opnieuw gebruik is gaan maken van de AdWord en wel met de (tweede) advertentie: Traplift kopen – Traplift.nl - www.traplift.nl/ - Tip: Tijdelijk 10% korting op alle Traplift modellen uit 2012! Traplift Modellen – Geef mij advies – Vrijblijvende offerte – Brochure Aanvragen. Vorderingen worden toegewezen. Een beroep op uitputting omdat een bedrijf op traplift.nl tweedehands trapliften van OO verhandelt, slaagt niet.

Naar voorlopig oordeel heeft Practicomfort door het gebruik van het AdWord “otolift” in combinatie met de eerste AdWord-advertentie inbreuk gemaakt op het merk OTOLIFT. Practicomfort heeft een beroep op uitputting ex 2.23 lid 3 BVIE gedaan en voert aan dat een bedrijf tweedehands trapliften van OO verhandelt. Naar voorlopig oordeel gebruikt Practicomfort het merk in de Adword-advertentie echter niet om reclame te maken voor die tweedehands trapliften van Recentlift.

Ook de tweede AdWord-advertentie maakt inbreuk. Dat het de gemiddelde internetgebruiker bij het bezoek aan de website traplift.nl duidelijk is dat er slechts een alternatief wordt aangeboden, is onjuist. De herkomstaanduidingsfunctie is aangetast als "de advertentie" de herkomstbepaling moeilijk of onmogelijk maakt.

De eerste Adword-advertentie
4.6. Het beroep van Practicomfort op uitputting in de zin van artikel 2.23 lid 3 BVIE kan niet slagen. Practicomfort heeft in dit verband aangevoerd dat het bedrijf Recentlift tweedehands trapliften van X verhandelt. Naar voorlopig oordeel gebruikt Practicomfort het merk in de Adword-advertentie echter niet om reclame te maken voor die tweedehands trapliften van Recentlift. De Adword-advertentie verwijst immers niet naar de website van Recentlift en evenmin naar tweedehands trapliften. Zowel door de hyperlink als de vermelding “Otolift vind u op Traplift.nl” (sic) verwijst de eerste Adword-advertentie naar de website www.traplift.nl van Practicomfort waarop uitsluitend nieuwe trapliften van derden worden aangeboden. Daar komt bij dat Practicomfort voorshands onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat Recentlift tweedehands trapliften van X verhandelt. Desgevraagd heeft Practicomfort ter zitting verklaard dat zij geen tweedehands OTOLIFTtrapliften heeft verkocht en “bijna niets” in voorraad heeft. Dat zij wel iets kan aanbieden, blijkt nergens uit. Dat is onvoldoende voor een beroep op uitputting, mede gelet op hetgeen X op dit punt heeft aangevoerd. X heeft uiteengezet waarom haar trapliften niet geschikt zijn voor hergebruik door derden. Daarnaast staat OTOLIFT niet in het overzicht van aangeboden merken op de website van Recentlift, blijkens de door X overgelegde uitdraai van pagina’s van die site (productie 10 van X)

De tweede Adword-advertentie
4.9. Het betoog van Practicomfort dat het de gemiddelde internetgebruiker bij het bezoek aan haar website www.traplift.nl wel duidelijk wordt dat Practicomfort slechts een alternatief aanbiedt voor OTOLIFT-trapliften, kan niet slagen. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt dat de herkomstaanduidingsfunctie is aangetast als “de advertentie” het voor de gemiddelde internetgebruiker moeilijk of onmogelijk maakt om vast te stellen of de aangeboden goederen al dan niet afkomstig zijn van de merkhouder of een aan hem gelieerde onderneming (zie onder meer het hierboven aangehaalde Interflora-arrest r.o. 44). Die “advertentie” betreft blijkens de omschrijving daarvan door het Hof (r.o. 10 en 11) de onder de kop “gesponsorde links” weergegeven hyperlink en de korte reclameboodschap die daarbij staat. In dit geval is dat dus de tweede AdWord-advertentie zoals hierboven weergegeven onder 2.9 en die biedt, zoals hiervoor is overwogen, onvoldoende duidelijkheid over de herkomst van de aangeboden trapliften. Daar komt bij dat in dit geval ook niet aannemelijk is dat het voor de gemiddelde internetgebruiker die na doorklikken uitkomt op de website van Practicomfort, direct duidelijk zal zijn dat op die website uitsluitend alternatieven voor OTOLIFT-trapliften worden aangeboden. Practicomfort biedt via de website www.traplift.nl namelijk trapliften van vele fabrikanten aan.

Op andere blogs:
AOMB (Rechters over het kopen van andermans merk als Adword)
DirkzwagerIEIT (Inbreuk op merkrecht wegens onduidelijke, vage adword advertentie)

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 25 februari 2013, in zaak C-98/13 (Blomqvist tegen Rolex) - dossier
Prejudiciele vragen gesteld door HØJESTERET, Denemarken.

Auteursrecht. Merkenrecht. Koop op afstand. Verzoeker heeft begin 2010 een horloge besteld via een Chinese website (‘Fashion Watch online’) waar het werd beschreven als ‘Rolex GMT Master II 50th Asian 3186 movement’. Het postpakket wordt hem via Hong Kong toegezonden maar het pakje wordt door de Deense douaneautoriteit onderschept. De Deense Douaneautoriteiten constateren namaak en verzoeker krijgt de vraag of hij instemt met vernietiging van het horloge. Hij weigert omdat hij het horloge legaal heeft gekocht. De merkgerechtigde (Rolex) start een zaak tegen hem om hem te dwingen de vernietiging zonder compensatie te aanvaarden. De rechter in eerste aanleg stelt Rolex in het gelijk op grond van inbreuk op auteurs- en merkrechten. Verzoeker gaat tegen die uitspraak in beroep. Onbetwist wordt er vastgesteld dat verzoeker geen inbreuk heeft gemaakt op auteurs- of merkenwet. De vraag is dan of de Chinese website in Denemarken inbreuk op auteurs- en merkenrecht van Rolex heeft gepleegd, hetgeen weer afhankelijk van hoe de term ‘distributie onder het publiek’ moet worden uitgelegd.

De verwijzende Deense rechter constateert uit de jurisprudentie dat de nationale recht leidend is voor de bepaling of een inbreuk op het auteursrecht is gepleegd en stelt het HvJEU de volgende vragen:

1. Moet artikel 4, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, aldus worden uitgelegd dat sprake is van „distributie onder het publiek” in een lidstaat van auteursrechtelijk beschermde goederen, wanneer een onderneming via een internetwebsite in een derde land een overeenkomst sluit tot verkoop en verzending van de goederen aan een particuliere koper met een aan de verkoper bekend adres in de lidstaat waar de goederen auteursrechtelijk zijn beschermd, betaling voor de goederen ontvangt en naar de koper op het overeengekomen adres verzendt of is het in die situatie ook een voorwaarde dat de goederen vóór verkoop te koop zijn aangeboden of daarvoor reclame is gemaakt, die is gericht of via een internetwebsite is vertoond aan consumenten in de lidstaat waar de goederen worden geleverd?
2. Moet artikel 5, leden 1 en 3, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus worden uitgelegd dat sprake is van „gebruik [...] in het economische verkeer” van een merk in een lidstaat wanneer een onderneming via een internetwebsite in een derde land een overeenkomst sluit tot verkoop en verzending van goederen, die zijn voorzien van het merk, aan een particuliere koper met een aan de verkoper bekend adres in de lidstaat waar het merk is ingeschreven, betaling voor de goederen ontvangt en aan de koper op het overeengekomen adres verzendt of is het in die situatie ook een voorwaarde dat de goederen vóór verkoop te koop zijn aangeboden of daarvoor reclame is gemaakt, die is gericht of via een internetwebsite is vertoond aan consumenten in de betrokken lidstaat?
3. Moet artikel 9, leden 1 en 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk aldus worden uitgelegd dat sprake is van „gebruik [...] in het economische verkeer” van een merk in een lidstaat wanneer een onderneming via een internetwebsite in een derde land een overeenkomst sluit tot verkoop en verzending van de goederen, die zijn voorzien van het gemeenschapsmerk, aan een particuliere koper met een aan de verkoper bekend adres in een lidstaat, betaling voor de goederen ontvangt en ze aan de koper op het overeengekomen adres verzendt of is het in die situatie ook een voorwaarde dat de goederen vóór verkoop te koop zijn aangeboden of daarvoor reclame is gemaakt, die is gericht of via een internetwebsite is vertoond aan consumenten in de betrokken lidstaat?
4. Moet artikel 2, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten, aldus worden uitgelegd dat als voorwaarde voor de toepassing in een lidstaat van de bepalingen om „door piraterij verkregen goederen” buiten het vrije verkeer te houden en te vernietigen geldt dat er „distributie onder het publiek” in de lidstaat volgens dezelfde als de in de eerste vraag aangegeven criteria moet zijn geweest? Vijfde vraag Moet artikel 2, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten, aldus worden uitgelegd dat als voorwaarde voor de toepassing in een lidstaat van de bepalingen om „namaakgoederen” buiten het vrije verkeer te houden en te vernietigen geldt dat er „gebruik [...] in het economische verkeer” in de lidstaat volgens dezelfde als de in de tweede en de derde vraag aangegeven criteria moet zijn geweest?

Conclusie A-G (nog niet in't Nederlands): Under Article 5(1) of First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks the proprietor of a registered trade mark cannot give its consent to the use of its trade mark irrevocably. After the revocation of such consent, the exclusive right conferred by a registered trade mark can be asserted against the party that used the mark with the consent of the proprietor, even though the proprietor and that party shared the use of the trade mark - each for different goods, for which the mark was registered - over an extended period of time.

National law on the wrongful or abusive exercise of rights may not permanently prevent the proprietor of a trade mark from exercising its rights with respect to some of the goods for which the trade mark is registered. This notwithstanding, Directive 89/104 does not prevent national law from providing for a different remedy.
– Article 5(1) of Directive 89/104 does not allow national courts to definitively prevent the proprietor of a registered trade mark from recommencing the use of the mark after terminating an undertaking to a third party not to use that mark for certain goods by way of the law of unfair competition based on benefits of the proprietor from and investments by the third party in the publicity of the trade mark as well as the confusion of consumers. This notwithstanding, Directive 89/104 does not prevent national law from providing for a different remedy.

Gestelde vragen:

1.1. Moeten de artikelen 5, lid 1, en 8, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, aldus worden uitgelegd dat het door het ingeschreven merk verleende exclusieve recht door zijn houder definitief niet meer aan een derde kan worden tegengeworpen voor alle bij de inschrijving bedoelde waren:
- wanneer de houder gedurende een lange periode de exploitatie van dit merk heeft gedeeld met deze derde in het kader van een vorm van mede-eigendom voor een gedeelte van de bedoelde waren?
- wanneer hij, bij deze verdeling, deze derde zijn onherroepelijke toestemming heeft gegeven om van dit merk gebruik te maken voor die waren?
1.2. Moeten deze artikelen aldus worden uitgelegd dat de toepassing van een nationale regel, zoals die volgens welke de houder van een recht dit niet op een onrechtmatige manier mag uitoefenen en er geen misbruik van mag maken, ertoe kan leiden dat de uitoefening van dit exclusief recht definitief wordt verhinderd voor een gedeelte van de bedoelde waren, dan wel aldus dat deze toepassing ertoe moet worden beperkt dat deze onrechtmatige uitoefening van het recht of het misbruik van recht op een andere manier worden gesanctioneerd?
2.1. Moeten de artikelen 5, lid 1, en 8, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, aldus worden uitgelegd dat, wanneer de houder van een ingeschreven merk een einde maakt aan zijn verbintenis ten aanzien van een derde om dit merk voor bepaalde waren niet te gebruiken, en dus voornemens is dit merk opnieuw te gebruiken, de nationale rechter hem toch definitief kan verbieden dit merk opnieuw te gebruiken op grond dat dit oneerlijke mededinging is, omdat de houder aldus profiteert van de voorheen door deze derde gevoerde publiciteit met betrekking tot dit merk en bij het cliënteel verwarring kan ontstaan, of moeten die bepalingen aldus worden uitgelegd dat de nationale rechter een andere sanctie moet opleggen die de houder niet definitief belet dit recht opnieuw te gebruiken?
2.2. Moeten deze artikelen aldus worden uitgelegd dat het definitieve verbod op gebruik door de houder gerechtvaardigd is doordat de derde sinds vele jaren heeft geïnvesteerd om de waren waarvoor hij door de houder was gemachtigd het merk te gebruiken, bij het publiek bekend te maken?

HvJ EU 18 april 2013, zaak C-12/12 (Colloseum Holding) - dossier
Merkenrecht. Normaal gebruik. Merk dat uitsluitend als element van samengesteld merk of samen met ander merk wordt gebruikt.

Uitlegging van artikel 15, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) – Begrip „gebruik van het merk” – Erkenning van het bestaan van het gebruik van een merk dat een deel vormt van een samengesteld merk bij gebruik van dit samengesteld merk. Erkenning van het bestaan van het gebruik van een merk indien het enkel samen met een ander merk wordt gebruikt, waarbij de twee merken zowel afzonderlijk als samen zijn ingeschreven als samengesteld merk.

Het hof verklaart voor recht: Aan de voorwaarde van een normaal gebruik van een merk in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk kan zijn voldaan wanneer een ingeschreven merk dat onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat is gemaakt van een ander, samengesteld merk waarvan het een van de elementen vormt, enkel wordt gebruikt via dat andere samengestelde merk, of wanneer het slechts samen met een ander merk wordt gebruikt en de samenstelling van die twee merken bovendien zelf als merk is ingeschreven.

Gestelde vragen: Daarop heeft het Bundesgerichtshof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

„Dient artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94 aldus te worden uitgelegd,
1) dat een merk dat een deel vormt van een samengesteld merk en alleen door het gebruik van het samengestelde merk onderscheidend vermogen heeft verkregen, rechtsinstandhoudend kan zijn gebruikt wanneer enkel het samengestelde merk wordt gebruikt;
2) dat een merk rechtsinstandhoudend wordt gebruikt wanneer het alleen samen met een ander merk wordt gebruikt, het publiek in de twee merken zelfstandige tekens ziet, en beide merken bovendien samen als merk zijn ingeschreven?”

Vzr. Rechtbank Den Haag 18 april 2013, LJN BZ7844, KG 13-123 (Christian Louboutin tegen Van Haren Schoenen B.V.)
Uitspraak mede ingezonden door Sven Klos, Laura van Gijn, Klos Morel Vos & Schaap en Thierry van Innis, Field Fisher Waterhouse LLP.

Merkenrecht. Zoolmerk heeft aspecten van kleur- en vormmerk. Inburgering. Louboutin, ontwerper van high fashion damesschoenen heeft een zogenaamd "zoolmerk" geregistreerd voor de rode zool. Van Haren heeft zich op het standpunt gesteld dat het zoolmerk een kleurmerk is, waarvoor derhalve de strenge eisen gelden die zijn ontwikkeld in het Libertel-arrest.

Naar voorlopig oordeel heeft het zoolmerk aspecten van zowel een kleur-, als een vormmerk, nu er een specifieke kleur in het depot is opgenomen en daarbij instructies zijn gegeven hoe en in welke vorm de kleur dient te worden toegepast. In zoverre is het zoolmerk geen zuiver kleurmerk, zodat de beperkingen die gelden voor (de inschrijving van) een kleurmerk hierop niet zonder meer van toepassing zijn.

Naar voorlopig oordeel valt het zoolmerk samen met (een deel van) deze waar omdat het gaat om de kleurstelling van de zool. Het merk kan derhalve niet los worden gezien van de waar. Louboutin heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat het in aanmerking komende publiek in de Benelux het zoolmerk herkent als van Louboutin; in zoverre is het zoolmerk ingeburgerd. Van Haren wordt bevolen niet langer zijn zwarte en/of donkerblauwe hooggehakte damesschoenen met rode zolen te verkopen.

In citaten:

4.7.  Het zoolmerk wordt hier ingeroepen voor de waar hooggehakte damesschoenen. Naar voorlopig oordeel valt het zoolmerk samen met (een deel van) deze waar omdat het gaat om de kleurstelling van de zool. Het merk kan derhalve niet los worden gezien van de waar. Of het zoolmerk op significante wijze afwijkt van de norm of wat in de betrokken sector gangbaar is kan hier verder in het midden blijven, omdat naar voorlopig oordeel voldoende aannemelijk is geworden dat het zoolmerk is ingeburgerd en in ieder geval daardoor onderscheidend vermogen heeft verkregen.

4.8.  Naar voorlopig oordeel heeft Louboutin voldoende aannemelijk gemaakt dat het in aanmerking komende publiek in de Benelux zijn zoolmerk als zodanig opvat voor zover het gaat om hooggehakte damesschoenen; in zoverre is het zoolmerk ingeburgerd. Door verscheidene bronnen wordt in verschillende media verwezen naar de schoenen van Louboutin waarbij wordt genoemd dat deze als afkomstig van Louboutin herkenbaar zijn en herkend worden aan de rode zool. Dit blijkt onder meer uit de door Louboutin overgelegde productie 3. Vooralsnog ervan uitgaande dat het in aanmerking komende publiek in ieder geval wordt gevormd door (potentiële) klanten van hooggehakte damesschoenen in de Benelux en dat daarnaast ook de bredere kring van in mode geïnteresseerden daartoe mogen worden gerekend, volgt uit de door Louboutin overgelegde productie 3 dat dit publiek in de rode zool onder een hooggehakte damesschoen het zoolmerk herkent. Anders dan Van Haren heeft betoogd, gebruikt Louboutin de rode zool voorshands oordelend niet puur decoratief. Louboutin heeft met de overlegging van productie 3 voldoende aannemelijk gemaakt dat het publiek de rode zool (in ieder geval mede) opvat als herkomstaanduiding. Dat andere schoenenontwerpers, zoals Jan Jansen of Yves Saint Laurent, ook een rode zool hebben aangebracht op bepaalde schoenen en daarmee een rode zool decoratief of om een bepaald visueel effect te bereiken hebben gebruikt, doet niet af aan het bestendige gebruik van de rode zool door Louboutin als merk. Het verschil zit in het consequent toepassen van een rode zool op dezelfde wijze op alle hooggehakte schoenen, waardoor deze herkend kunnen worden en ook worden herkend als afkomstig van een bepaalde ontwerper versus een ontwerper die gebruik maakt van verschillende kleuren voor het ontwerp van zijn schoenen, waarbij hij in sommige gevallen, afhankelijk van de rest van het ontwerp, een rode zool aanbrengt. Uit de overige voorbeelden die Van Haren heeft overgelegd van damesschoenen met een hak en een rode zool blijkt vooralsnog dat het in de meeste, zo niet alle, gevallen gaat om incidenteel gebruik voor schoenen die ofwel niet vergelijkbaar zijn met Louboutin’s schoenen, ofwel om gebruik van een niet op het zoolmerk gelijkende kleur rood, ofwel om een zool die niet op die van het zoolmerk lijkt.

4.10.  Ter zitting is verklaard namens Louboutin dat zijn bezwaren alleen betrekking hebben op de zwarte en blauwe versie van de Van Haren schoen, afgebeeld onder 2.4 en derhalve geen betrekking hebben op de rode variant. Aan de orde is dus de vergelijking van het zoolmerk met de zool zoals die onder de zwarte en blauwe schoen is aangebracht. Voorop staat dat uit artikel 2.20 lid 2 BVIE blijkt dat het aanbrengen van het teken op een waar is voorbehouden aan de merkhouder.

4.12.  Niet in geschil is dat de waren waarvoor Van Haren het met het zoolmerk overeenstemmende teken gebruikt identiek zijn aan de waren waarvoor het zoolmerk is ingeschreven, te weten schoenen. Daar komt bij dat Van Haren dat teken juist toepast op het specifieke type schoenen waarvoor Louboutin het zoolmerk ook consequent gebruikt, te weten modieuze hooggehakte damesschoenen. Zelfs de wijze waarop de rode zool bij alle schoenen van Louboutin doorloopt in de binnenkant van de hak, is door Van Haren toegepast bij haar schoenen. In aanmerking nemende het onderscheidend vermogen van het zoolmerk zoals dat blijkt uit de herkenning van de rode zool van de hooggehakte damesschoenen van Louboutin, de mate van overeenstemming tussen merk en teken gevoegd bij het gebruik voor (vrijwel) identieke waren en een vrijwel gelijke toepassing van de rode zool, leiden tot het voorlopig oordeel dat Louboutin voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het in aanmerking komende publiek door de door Van Haren gebruikte zolen in verwarring kan raken. Ook hier geldt dat het in aanmerking komende publiek in ieder geval wordt gevormd door (potentiële) klanten van hooggehakte damesschoenen in de Benelux en dat daarnaast ook de bredere kring van in mode geïnteresseerden in de Benelux daartoe mogen worden gerekend. Dat niet te verwachten is dat potentiële kopers zich zullen vergissen (omdat de schoenen van Louboutin slechts bij een beperkt aantal exclusieve winkels verkrijgbaar zijn voor een prijs die niet vergelijkbaar is met die van de schoenen van Van Haren) doet daaraan niet af. Ook door het zien van anderen met hooggehakte damesschoenen met rode zolen kan sprake zijn van merkenrechtelijk relevante verwarring (de zogenoemde “post-sale confusion”) als men aan de rode zool een Louboutin-schoen meent te herkennen terwijl sprake is van een Van Haren-schoen. De voorzieningenrechter komt daarom tot het voorlopig oordeel dat sprake is van inbreuk op het zoolmerk ex artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.

Op andere blogs:
Abcor (Gevecht om het monopolieGevecht om het monopolie op een rode schoenzool op een rode schoenzool)
AOMB (Louboutin laat geen loopje met zich nemen!)
AVadvocaten (Hooggehakte damesschoenen met rode zool)
Merkwaardigheden (De rode waas van Louboutin)
NLO (Contrasterende rode onderzool is als merk voorbehouden aan Louboutin)
SOLV (De wezenlijke waarde van hooggehakte schoenen)

Rechtbank van Koophandel Antwerpen 19 februari 2013, Rolnr. A/12/10673 (BVBA IMMO C&S tegen BVBA C.S. Vastgoed)

Uitspraak ingezonden door Geert Philipsen, GSJ advocaten en Ria Hens, DILAWHENS Advocaten.

Beide partijen zijn vastgoedmakelaar in de regio "groot Antwerpen". Immo C&S heeft haar handelsnaam IMMO C&S sinds 2009 gevoerd en in februari 2012 gedeponeerd als Benelux woordmerk. C.S. Vastgoed maakt gebruik van het merk/de handelsnaam in brieven, in Google ingegeven zoektermen [red. AdWords] en in mond-op-mond reclame. Er wordt een inbreuk ex artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE en artikel 95 WMPC vastgesteld.

De beperking op het ingeroepen merkenrecht (conform artikel 2.23 lid 2 BVIE) wordt niet aanvaard. Het logo wordt niet als "nagebootst' beschouwd en al evenmin wordt aangenomen dat door het gebruik van het logo wordt aangehaakt op het "succes" van IMMO C&S. Anderzijds houdt de handelsnaamrechtelijke inbreuk alsmede de aanvaarde merkenrechtelijke inbreuk, een inbreuk op artikel 95 WMPC in, zodat de vordering op grond van deze bepaling gegrond wordt verklaard.

Verder dient in dit licht reeds worden aangegeven te worden dat op grond van de WMPC het gebruik van die naam niet de indruk mag wekken dat er een commerciële band bestaat tussen de gebruiker van die naam en de merkhouder, en dat er ook geen ongerechtvaardigd voordeel mag worden getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Onder 2.b.
De rangorde die tussen merken moet worden aangehouden, wordt in beginsel bepaald door de datum van depot of aanvrage, dan wel door de voorrang (ook wel prioriteit genoemd) die kan worden ingeroepen. Die voorrangs-of prioriteitsregeling houdt in dat het merk beschouwd wordt, voor wat betreft de rangorde alsof het op de voorrangs- of prioriteitsdatum gedeponeerd is zodat die (eerdere) datum doorslaggevend is bij de bepaling wie de oudste rechten. Er wordt geen reden aangebracht waarom hiervan zou afgeweken dienen te worden bij het invullen van het begrip "ouder recht van plaatselijke betekenis".

Tenslotte beroept C.S. VASTGOED zich op haar vennootschapsnaam C.S. VASTGOED . BVBA als "ouder recht van plaatselijke betekenis". De vennootschapsnaam wordt beschermd door artikel 65 W. Venn. Het recht op bescherming komt, evenals de handelsnaam, toe aan de eerste gebruiker. Het ouder recht van plaatselijke betekenis komt enkel toe aan C.S. VASTGOED voor haar vennootschapsnaam in de functie die artikel 65 W. Venn. eraan toemeet. Het rechtmatig gebruik als vennootschapsnaam t.o.v. het ingeroepen merkenrecht) wordt door !MMO C&S niet als inbreukmakend beschouwd. Hieromtrent wordt geen vordering ingesteld. Het gebruik als handelsnaam van het C.S. VASTGOED wordt als inbreukmakend beschouwd en dit gebruik kan niet gelijkgeschakeld worden met het gebruik als vennootschapsnaam. Anders gezegd, het is niet omdat de vennootschapsnaam een "ouder recht van plaatselijke betekenis" is dat deze vennootschapsnaam rechtmatig kan gebruikt worden als handelsnaam indien dit gebruik zich situeert na het aanvragen van het merkdepot.

Met ingang van 15 april 2013 treedt een aangepaste versie van de CBO-Keurmerkcriteria in werking. Op advies van de Commissie van Belanghebbenden, waarin ook het betalingsplichtige bedrijfsleven vertegenwoordigd is, heeft VOI©E de CBO-Keurmerkcriteria op een aantal punten verbeterd.

De verbeteringen vloeien voort uit de eerste praktijkervaringen met het keurmerk, en met name de bevindingen van de onafhankelijke auditor van het Keurmerkinstituut. De aanpassingen betreffen vooral een verduidelijking en strakkere definiëring van een aantal begrippen, zodat een betere en meer eenduidige toetsing van de criteria mogelijk wordt. Ook zijn criteria die de transparantie bevorderen verbeterd, bijvoorbeeld de verplichting om in het jaarverslag een toelichting te geven op het gevoerde beleid terzake van bestedingen aan sociaal-culturele fondsen en de vermelding van relevante nevenfuncties van bestuurders.

De aanpassingen in de CBO-Keurmerkcriteria hebben tevens geleid tot enige aanpassingen in het bijbehorende Normenkader en in de Richtlijnen goed bestuur en integriteit. De nieuwe versies van deze documenten per 15 april 2013 zijn hier te vinden.

Het CBO-Keurmerk is voor het eerst aan alle leden van VOI©E verleend in het najaar van 2011. Ook in 2012 zijn alle leden opnieuw gecertificeerd. VOI©E werkt samen met alle belanghebbenden voortdurend aan de verdere verbetering van het Keurmerk om een goede invulling te geven aan de roep om meer transparantie en daarbij de objectiviteit te waarborgen.

HR 12 april 2013, nr. 11/04114, LJN BY1533 (Hauck tegen Stokke)

Hauck Alpha	Stokke

Uitspraak ingezonden door Tobias Cohen Jehoram, Vivien Rörsch, De Brauw Blackstone Westbroek en mede door Klos Morel Vos & Schaap.

Zie eerder de Conclusie A-G in IEF 11836. Auteursrecht. Merkenrecht. Vragen over wezenlijke waarde van de waar. De Hoge Raad verwijst naar de vermelde feiten, waarvan te dezen moet worden uitgegaan en stelt de volgende vragen van uitleg:

1. a. Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (i), van de Richtlijn 89/104/EEG zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95/EG, te weten dat vormmerken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, om een vorm die voor de functie van de waar onontbeerlijk is, of is daarvan reeds sprake bij aanwezigheid van een of meer wezenlijke gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt?

b. Indien geen van deze alternatieven juist is, hoe dient het voorschrift dan te worden uitgelegd?

2. a. Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (iii), van de Richtlijn 89/104/EEG, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95/EG, te weten dat (vorm)merken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, om het motief (of de motieven) van de aankoopbeslissing van het in aanmerking komende publiek?

b. Is van 'een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft' in de zin van evenbedoeld voorschrift slechts sprake indien die vorm moet worden aangemerkt als de voornaamste of overheersende waarde in vergelijking tot andere waarden (zoals bij kinderstoelen: de veiligheid, het comfort en de deugdelijkheid) of kan daarvan ook sprake zijn, indien naast die waarde ook andere, eveneens als wezenlijk aan te merken waarden van die waar bestaan?

c. Is voor de beantwoording van vragen 2. a en 2.b beslissend de opvatting van de meerderheid van het in aanmerking komende publiek, of kan de rechter oordelen dat reeds de opvatting van een deel van het publiek volstaat om de betrokken waarde als 'wezenlijk' in de zin van voormelde bepaling aan te merken?

d. Indien het antwoord op vraag 2.c in laatstbedoelde zin luidt, welke eis dient dan aan de omvang van het betrokken deel van het publiek te worden gesteld?

3. Dient art. 3 lid 1 van de Richtlijn 89/104/EEG, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95/EG, aldus uitgelegd te worden dat de in dat artikel onder (e) bedoelde uitsluitingsgrond ook bestaat, indien het vormmerk een teken behelst waarvoor het aldaar onder (i) bedoelde geldt, en dat voor het overige voldoet aan het aldaar onder (iii) bedoelde?

Lees het arrest nr. 11/04114, LJN BY1533..

Op andere blogs:
Cassatieblog (Hoge Raad stelt vragen over nietigheidsgronden vormmerk)
IPKat (Little time to talk about Hauck)