Merkenrecht  

Rechtbank Den Haag 20 maart 2013, LJN BZ7215 zaaknr. C/09/415861 / HA ZA 12-401 (Tommy Hilfiger tegen X c.s.)

Namaak. Merkenrecht. Kleding. Provisionele voorziening. Tommy Hilfiger heeft door Stichting Namaakbestrijding een testaankoop laten doen. Tommy Hilfiger heeft naar aanleiding van deze proefaankoop door een privédetective onderzoek laten verrichten naar de handel in namaakkleding. Tommy Hilfiger vordert merkinbreukverbod en verbod op onrechtmatig handelen in groepsverband dan wel individueel, opgave van leveranciers, herkomst, etc., een terugroepactie, inzage in de beslagen bestanden en documentatie, een bevel tot verschaffen van bescheiden en schadevergoeding.

In het incident wordt inzage in de in beslaggenomen bescheiden en digitale bestanden bevolen. De rechtbank houdt de zaak aan tot nadat de registeraccountant kennis heeft genomen van de in beslag genomen fysieke en digitale bestanden en zijn bevindingen aan TH heeft gerapporteerd. Bij wijze van provisionele voorziening gedurende de looptijd van de bodemprocedure dienen X, Q, Z en Dion onrechtmatig handelen jegens Tommy Hilfiger te staken en gestaakt te houden.

Waaronder begrepen betrokkenheid bij het bestellen, de aankoop, de distributie, het aanbieden, het verkopen, de opslag, het leveren en/of verhandelen, alles in de ruimste zin van het woord, van kleding voorzien van de merken die zonder toestemming van THL in de EER is.

In citaten:

4.10. Het verweer van [X] c.s. dat geen sprake is van merkinbreuk omdat TH geen, althans onvoldoende bewijs heeft overgelegd dat de bij de proefaankoop en de later in beslag genomen kleding namaak is, wordt door de rechtbank verworpen. De rechtbank is met TH van oordeel dat het in deze zaak in beginsel niet relevant is of de kleding origineel is en afkomstig van de merkhouder dan wel namaak omdat [X] c.s. zich niet op een uitzondering zoals uitputting van de merkrechten van THL heeft beroepen. Dat genoemde kleding voorzien is van de merken is door [X] c.s. niet betwist. Daarmee staat al vast dat het zonder toestemming van THL binnen de EER verhandelen van deze kleding geldt als merkinbreuk.

4.11. Naar het oordeel van de rechtbank is vooralsnog niet vast komen te staan dat [X] aan de merkhouder voorbehouden handelingen heeft verricht zodat de rechtbank geen merkinbreuk kan aannemen. TH heeft wel voldoende onderbouwd dat [X] onrechtmatig heeft gehandeld jegens TH door zijn betrokkenheid bij de door de privédetective opgezette transactie van de partij kleding die in Lelystad in beslag is genomen. Een provisioneel verbod is jegens [X] toewijsbaar. Een en ander wordt hierna verder toegelicht.

4.12. Ten aanzien van [Y], Wishful Business, Dreamer, Fashion Gate Group en [X] Beheer geldt dat vooralsnog niet vast is komen te staan dat zij merkinbreuk hebben gepleegd noch dat zij onrechtmatig jegens TH hebben gehandeld door betrokkenheid bij merkinbreuk door derden. Een provisioneel verbod is dan ook niet toewijsbaar. Zoals door de rechtbank nader zal worden gemotiveerd, heeft TH wel het vermoeden van merkinbreuk althans onrechtmatig handelen door [Y], Wishful Business, Dreamer, [X] Beheer en Fashion Gate Group voldoende onderbouwd voor toewijzing van een vordering tot inzage in de bescheiden die ten laste van [X] c.s. en [Q] zijn beslagen. Dit geldt ook voor het vermoeden van merkinbreuk door [X].

4.37. De rechtbank zal aldus, met toepassing van haar bevoegdheid krachtens artikel 843a lid 2 Rv, voorwaarden stellen aan de wijze waarop inzage wordt verschaft zoals hierna zal worden bepaald

4.37.2. De registeraccountant dient te onderzoeken of deze in conservatoir bewijsbeslag genomen fysieke bescheiden en/of digitale bestanden het vermoeden ondersteunen dat [X] c.s.
1) handelingen heeft verricht die aan de merkhouder zijn voorbehouden door gebruik te maken van de merken, waarbij onder gebruik met name wordt verstaan:
a. het aanbrengen van dit teken op de waren of op hun verpakking;
b. het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder dit teken;
c. het invoeren of uitvoeren van waren onder dit teken;
d. het gebruik van dit teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties; en/of
2) anderszins betrokken was bij de handel in kleding voorzien van de merken; en welke rol ieder van [X] c.s. bij het gebruik van de merken dan wel bij de betreffende handelingen speelde.

4.37.4. Als de registeraccountant in dat rapport concludeert dat de documentatie het vermoeden van inbreuk dan wel onrechtmatig handelen ondersteunt, zal de registeraccountant een afschrift van die delen van de documentatie die naar zijn oordeel relevant zijn voor die conclusie, aan TH verstrekken met afschrift aan [X] c.s. Uitsluitend in dat geval mag die selectie worden verstrekt. Voor het overige dient de registeraccountant de documentatie geheim te houden ten opzichte van TH en derden.

Lees de uitspraak zaaknr. C/09/415861 / HA ZA 12-401, LJN BZ7215

Vzr. Rechtbank Den Haag 20 maart 2013, zaaknr. C/09/436764 / KG ZA 13-140 (Scallywags Lunchroom)

Handelsnaamrecht. Adwords. Doorverwijzing van domeinnaam. Vervolg op IEF 10766.

Y spreekt X aan dat de naam SCALLYWAGS nog op het openingstijdenbord voor kwam en dat de domeinnaam doorlinkt naar scallyslunchroom.nl en een recensiesite de lunchroom van X aanduidt als ScallyWag's. Verder is gebleken dat in Google een gesponsorde advertentie voor SCALLYWAGS wordt getoond bij de zoektermen SCALLY's, SCALLYWAGS DEN HAAG.

X vordert een verbod tot ten uitvoerleggen van het vonnis en opschorting van de executie van dwangsommen. De vorderingen wordt afgewezen. De reconventionele verbodvordering van de handelsnaam SCALLYWAGS wordt toegewezen onder last van een dwangsom.

De doorverwijzing van de domeinnaam scallywagslunchroom.nl is tevens aan te merken als ‘gebruik’ in de zin van het vonnis, zodat X het verbod hiermee heeft overtreden. Uit niets is gebleken dat X enige actie heeft ondernomen om de vermelding te doen stoppen en Google de advertentie niettemin heeft gehandhaafd. Uit de overgelegde screenprint blijkt dat de advertentie ook in februari 2013 nog zichtbaar was, zodat X kennelijk eind 2012 opnieuw heeft betaald. Een en ander leidt tot de conclusie dat X ook door middel van het in stand houden van de hiervoor bedoelde advertentie op Google, het verbod heeft overtreden.

Voor zover X een beroep doet op verjaring omdat meer dan zes maanden zijn verstreken (611g Rv) en disproportionaliteit van de gevorderde dwangsommen en matiging, wordt dit verworpen aangezien Y reeds het door hem gestelde verbeurde bedrag aan dwangsommen aanzienlijk heeft gematigd tot € 15.000,-. X wordt veroordeeld in de proceskosten in conventie en in reconventie, maar matigt deze wel aan de hand van de IE Indicatietarieven tot €6.000.

Overtreding verbod
5.7(...) Alleen de domeinnaam www.scallywags-lunchroom, eveneens besproken tijdens de eerdere kort gedingzitting, stond nog als actief aangemeld bij SIDN1 en werd door X gebruikt tot aan de sommatie van 3 januari 2013 door de doorverwijzing naar www.scallys-lunchroom.nl, op welke website informatie is te vinden over de lunchroom van X. Dit is tevens aan te merken als ‘gebruik’ in de zin van het vonnis, zodat X het verbod hiermee heeft overtreden. Het verweer van X dat zijn provider/web designer zulks heeft beslist zonder dat hij daar opdracht toe zou hebben gegeven, zodat hem dat niet kon worden tegengeworpen, gaat niet op, alleen al niet omdat X geen adequate actie heeft ondernomen nadat hij nadrukkelijk op de omissie bij brief van 10 februari 2012 was gewezen.

Google advertentie5.8. Uit de als productie X overgelegde screenprints van een pagina van Google, blijkt dat X gebruikmaakt van gesponsorde advertenties. Bij de invoer van de zoekterm ‘Scally’s’ wordt een gesponsorde advertentie voor de lunchroom van X weergegeven onder de naam SCALLYWAGS, laatstelijk nog op 28 februari 2013. X heeft ter zitting gesteld dat hij eens per jaar in december een bedrag voldoet aan Google voor de plaatsing van deze advertentie en dat voor deze advertentie eind 2011 was betaald (voorafgaand aan het vonnis), waardoor de advertentie gedurende heel 2012 zichtbaar was, zonder dat X dat kon verhelpen. Dit argument van X doet niet af aan de uit het vonnis voortvloeiende verplichting die op X rustte om het gebruik van de handelsnaam SCALLYWAGS te staken en gestaakt te houden, waartoe redelijkerwijs kan worden gerekend er zorg voor te dragen dat de advertentie vanaf drie weken na betekening van het vonnis niet langer zichtbaar zou zijn. Uit niets is gebleken dat X enige actie heeft ondernomen om de vermelding te doen stoppen en Google – in weerwil daarvan – de advertentie niettemin heeft gehandhaafd. Overigens blijkt uit de overgelegde screenprint dat de advertentie ook in februari 2013 nog zichtbaar was, zodat X kennelijk eind 2012 opnieuw heeft betaald.

5.9. Een en ander leidt tot de conclusie dat X ook door middel van het in stand houden van de hiervoor bedoelde advertentie op Google, het verbod heeft overtreden.

Proceskosten in conventie en in reconventie
7.1. X zal als de zowel in conventie als in reconventie in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. X heeft de door Y opgegeven kosten ad € 10.896,90 bestreden en zich op het standpunt gesteld dat het hier een eenvoudig kort geding betreft, waarvoor de IE Indicatietarieven een bedrag van € 6.000,- aan salaris advocaat indiceren. De voorzieningenrechter volgt X daarin. Nu Y geen onderscheid heeft gemaakt tussen de kosten voor conventie en de kosten voor reconventie, wordt deze ambtshalve bepaald op € 5.000 (te vermeerderen met € 274 griffierecht) voor de conventie en € 1.000 voor de reconventie.

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:

A) EVENT vs EVENTER
B) een driedimensionaal gemeenschapsmerk voor een tas en een handtas
C) beeldmerken FŁT-1 (met hert) vs FŁT (in rode letters)
D) Verwarringsgevaar tussen „ONESTO” en „ENSTO”
E) Diensten oudere merk onder de aanduiding van "een reclamezin"
F) Goederen die niet sterk vergelijkbaar zijn.

Gerecht EU 22 maart 2013, zaak T-353/11 (Event / OHMI - CBT Comunicación Multimedia (eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS)) - dossier

A) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het nationale woordmerk "Event" voor waren en diensten van de klassen 35, 36, 42 en 43, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 939/20102 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 29 maart 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de door verzoekster ingestelde oppositie tegen de inschrijving van het beeldmerk met de woordelementen "eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS" voor waren en diensten van de klassen 9, 35, 41 en 42. Beroep wordt afgewezen.

91 In that regard, it must be held, as the Board of Appeal found, that the word element ‘eventer’ of the mark applied for does not exactly reproduce the earlier mark. While the latter is, on the contrary, included in the phrase ‘event management systems’, the second verbal component of the mark applied for, the relevant public would not isolate the word ‘event’ from the two others which follow it in that phrase, but would retain the overall meaning thereof.

92 Since the relevant public for similar services is made up of professionals, who have a high degree of attentiveness, it is necessary to uphold the Board of Appeal’s finding that the similarities between the signs are insufficient for it to be held that there is a likelihood of confusion with respect to the services which must be held to be similar.

Gerecht EU 22 maart 2013, zaken T-409/10 en T-409/10 (Bottega Veneta International / OHMI (Forme d'un sac (á main)) - dossier T-409 - dossier T-410

B) Driedimensionaal gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 1539/20091 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 16 juni 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om een driedimensionaal merk in de vorm van een handtas die bekend is als „Cabat”-tas in te schrijven voor waren van klasse 18. Beroep wordt afgewezen. Absolute weigeringsgrond. Geen onderscheidend vermogen door gebruik. Zie ook op de MARQUES-blog, DirkzwagerIEIT.

100 Enfin, s’agissant du territoire à prendre en considération, il résulte de la jurisprudence que, dès lors que le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque demandée doit être démontré dans la partie substantielle de l’Union où elle en était dépourvue au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et que le motif de refus existe, pour celle-ci, dans toute l’Union, c’est en principe l’intégralité du territoire de l’Union qui devait être prise en considération (voir arrêt Représentation d’une partie d’un mandrin, point 45 supra, point 46, et la jurisprudence citée).

101 À ce titre, il convient de rappeler que, bien que l’annexe 75 du recours de la requérante devant la chambre de recours présente le volume des ventes de certains produits commercialisés par la requérante dans vingt États membres, il n’est pas établi que ces données concernent le sac à main représenté par la marque demandée. De plus, les représentations de sacs à main figurant dans les annexes 70 à 73 du recours devant la chambre de recours sont extraites de publications rédigées en langues italienne, allemande et française, de sorte qu’elles ne sont susceptibles d’avoir une valeur probante que s’agissant des États membres dans lesquels ces langues sont parlées.

102 Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que la forme du sac à main représenté par la marque demandée n’avait pas acquis un caractère distinctif du fait de son usage, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009.

Gerecht EU 22 maart 2013, zaak T-571/10 (Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik / OHMI - Impexmetal (FŁT-1)) - dossier

C) Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het beeldmerk bevattende het woordbestanddeel „FŁT-1” voor waren van klasse 7 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1387/2009-1 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 6 oktober 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie die door de houder van de nationale en gemeenschapsbeeldmerken bevattende het woordbestanddeel „FŁT” is ingesteld. Beroep wordt verworpen. Er zijn door de kamer van beroep geen fouten gemaakt.

Gerecht EU 19 maart 2013, zaak T-624/11 (Yueqing Onesto Electric / OHMI - Ensto (ONESTO)) - dossier

D) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk dat het woordelement „ONESTO” bevat, voor waren van klasse 9, strekkende tot vernietiging van beslissing R 2535/2010-2 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 20 september 2011, waarbij is vernietigd de beslissing van de oppositieafdeling houdende afwijzing van de oppositie van de houder van het nationale beeld- en woordmerk en van de gemeenschapsbeeld- en woordmerken die het woordelement „ENSTO” bevatten, voor waren van de klassen 7, 9, 11 en 16. Het beroep wordt afgewezen.

De merken verschillen met betrekking tot de eerste letters ‘o-n-e’ voor het aangevraagde merk en 'e-n' in het oudere teken. De kamer heeft terecht geoordeeld dat de visuele overeenstemming van de tekens, in zijn geheel, vrij laag is. Voor de Franstalige consument is er echter tussen de merken een grote mate van overeenstemming vanuit een auditief oogpunt. Een begripsmatige vergelijking is niet relevant in dit geval. Tussen „ONESTO” en „ENSTO” wordt verwarringsgevaar aangenomen. Niet kan worden vastgesteld dat het bestaan van andere merken die vergelijkbaar zijn met het oudere merk kunnen leiden tot een lage mate van onderscheidend vermogen.

32      Like the applicant, the Court finds that the signs differ in relation to their first letters, namely ‘o-n-e’ in the sign applied for and ‘e-n’ in the earlier sign. However, it should also be noted that the letters ‘e’ and ‘n’ are reversed in the sign applied for as compared with the earlier mark and, thus, the only noticeable difference, on a visual level, is that the sign applied for begins with an ‘o’. Similarly, the difference in length of the signs, six letters in the sign applied for as compared with five in the earlier sign, is not important enough to be decisive in the present case. Consequently, the Board of Appeal was right to consider that, as a whole, the similarity of the signs is rather low.

41      In the present case, as has been stated above, the goods covered by the opposing marks are identical. The signs are both visually and aurally similar. For French-speaking consumers, the signs are highly similar from an aural point of view. A conceptual comparison is not relevant in this case, given that the sign applied for has a meaning only for the Italian-speaking public, whereas it does not in any of the other languages of the European Union. Therefore, it must be found that there is a likelihood of confusion between the opposing marks.

Gerecht EU 20 maart 2013, zaak T-571/11 (El Corte Inglés / OHMI - Chez Gerard (CLUB GOURMET)) - dossier

B) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het nationale beeldmerk met de woordelementen „CLUB DEL GOURMET, EN...El Corte Inglés” en van de aanvragen tot inschrijving van nationaal woordmerk „EL SITIO DEL GOURMET” en van nationaal en gemeenschapswoordmerk „CLUB DEL GOURMET” voor waren van klasse 35, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1946/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 28 juli 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van verzoeksters oppositie tegen de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk „CLUB GOURMET” voor waren van de klassen 16, 21, 29, 30, 32 en 33.

Het beroep wordt verworpen. De kamer van beroep was primair van oordeel dat de aanduiding „een reclamezin” als beschrijving van de door het oudere merk aangeduide diensten met geen enkele van de in de classificatie van Nice opgesomde waren en diensten overeenstemde, noch een waar noch een dienst was. Het onderhavige wordt gekenmerkt door het feit dat niet uit de formulering van de beschrijving van de door het oudere merk aangeduide diensten bleek dat de omvang van de door dat merk verleende bescherming verder reikte dan die strikte formulering. Het Gerecht kan de bijzondere kenmerken van het Spaanse recht, die volgens verzoekster de betekenis van die beschrijving van de diensten verduidelijken, om procedurele redenen niet in aanmerking nemen. Ook op MARQUES-blog

51 De kamer van beroep was primair van oordeel dat de aanduiding „een reclamezin” als beschrijving van de door het oudere merk aangeduide diensten met geen enkele van de in de classificatie van Nice opgesomde waren en diensten overeenstemde, noch een waar noch een dienst in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 was en niet kon worden uitgelegd als „reclamediensten”, omdat anders het toepassingsgebied van de door het oudere merk aangeduide diensten op ongeoorloofde wijze zou worden verruimd.

54 Zoals hierboven is vastgesteld, worden de omstandigheden van het onderhavige geval gekenmerkt door twee feiten: noch uit de formulering van de beschrijving van de door het oudere merk aangeduide diensten noch uit verzoeksters aanwijzingen en beweringen tijdens de procedure voor het BHIM bleek dat de omvang van de door dat merk verleende bescherming verder reikte dan die strikte formulering; verder kan het Gerecht de bijzondere kenmerken van het Spaanse recht, die volgens verzoekster de betekenis van die beschrijving van de diensten op zinvolle wijze kunnen verduidelijken, om procedurele redenen niet in aanmerking nemen. In deze omstandigheden dient te worden vastgesteld, zoals de kamer van beroep heeft gedaan, dat op basis van de in punt 8 supra weergegeven beschrijving van de door het oudere merk aangeduide diensten geen vergelijking van die diensten met de door het aangevraagde merk aangeduide waren mogelijk is.

Gerecht EU 20 maart 2013, zaak T-277/12 (Bimbo / OHMI - Café do Brasil (Caffè KIMBO)) - dossier

C) Gemeenschapsmerk – Door houder van nationale woordmerken „BIMBO” voor waren van klasse 30 ingesteld beroep tot vernietiging van beslissing R 1017/20114 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 15 mei 2012, tot gedeeltelijke vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling, die de aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk in zwart, rood, goud en wit met de woordelementen „Caffè KIMBO” voor waren van klasse 30 in het kader van de door verzoekster ingestelde oppositie gedeeltelijk afwijst .

Het beroep wordt afgewezen. Ter beoordeling staan enerzijds de goederen 'meel, banketbakkerij, ijs, gist en rijsmiddelen' en anderzijds, 'verpakt gesneden brood'. De goederen zijn niet sterk vergelijkbaar. Het Hof concludeert dat geen sprake is van verwarringsgevaar tussen het bekende Spaanse merk „BIMBO” en het beeldmerk met woordelementen „Caffè KIMBO”. Tot slot blijkt dat, anders dan verzoekster stelt dat de kamer van beroep bij de beoordeling van het verwarringsgevaar niet in strijd met artikel 8(1)(b) van Verordening nr. 207/2009 heeft geoordeeld. 

56 That suffices for the Court to reject as unfounded the main line of argument submitted by the applicant in the context of this plea, which claimed – referring to this effect to the reasoning set out in the Opposition Division’s decision – that there was a ‘clear similarity’, which went beyond a likelihood of confusion, between all the goods in the list of goods covered by the Spanish well-known mark, namely ‘cereals, milling industry, baking, pastry and starch’, and those goods in the list of the goods in the trade mark application which the Board of Appeal had accepted might be registered, that is to say, ‘flour, confectionery, ices, yeast and baking-powder’.

58 In the opinion of the Court, the reasons set out in points 29 to 31 of the contested decision prove to the required legal standard on what ground it may be concluded that there is a difference between, on one hand, ‘flour, confectionery, ices, yeast and baking-powder’ and, on the other hand, ‘packaged sliced bread’. In any event, those goods are not ‘strongly similar’, as the applicant claims at point 45 of the application.

59 In conclusion, it is apparent from the foregoing that, contrary to the applicant’s contention, the Board of Appeal did not infringe Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009 in holding, on the basis of an overall assessment of the likelihood of confusion several aspects of which are not disputed by the applicant and for the reasons correctly set out in points 13 to 47 of the contested decision, that the Opposition Division’s decision should be annulled in part in so far as the opposition had initially been upheld for ‘flour, confectionery, ices, yeast and baking-powder’.

Een redactionele bijdrage van Christien Wildeman, Kennedy Van der Laan.

Afgelopen week waande ik me even in Noord-Korea. In de media [red. IEF 12439] verschenen berichten over de nieuwe regels die de politie hanteert voor het gebruik van de ‘politiehuisstijl’ in film- en televisieproducties. Zo kreeg de producent van de televisieserie Dokter Tinus te horen dat voor het volgende seizoen het politielogo en dus het officiële politie-uniform niet meer mag worden gebruikt. In die serie speelt Tygo Gernandt namelijk een klunzige agent en de politie ‘herkent zich niet in dat beeld dat van de politie wordt neergezet’. De woordvoerder van de Nationale Politie verklaarde tegenover NRC: “De beroepsgroep moet beschermd worden als deze op een onrealistische manier in beeld wordt gebracht. Het is niet de bedoeling dat wij in producties onderuit worden gehaald. We zijn te vergelijken met een A-merk.”

De politie beroept zich op haar merk- en auteursrechten op het politielogo en de zogenaamde ‘politiestriping’ (de strepen op de politie-auto’s). Op grond daarvan vindt de politie dat zij kan bepalen in welke producties wel en in welke producties geen gebruik mag worden gemaakt van officiële politie-uniformen, auto’s etc. In het persbericht dat de Nationale Politie hierover afgelopen vrijdag naar buiten bracht, staat dat men toestemming voor het gewenste gebruik kan vragen als “de verhaallijn, het script of andere informatie over de productie, met de nadruk op het aandeel van de politie in de productie’’ vooraf worden voorgelegd. Of de politie vervolgens toestemming verleent hangt af van de volgende vragen: “worden haar taak en bevoegdheden waarheidsgetrouw in beeld gebracht?” en “draagt de productie bij aan het imago van de politie?”. Oftewel, alleen als de politie positief in beeld wordt gebracht, kan men toestemming krijgen.

In normaal Nederlands heet dat censuur. De politie kan zich daarom ook helemaal niet met succes op haar intellectuele eigendomsrechten (merk- en auteursrechten) beroepen. Film- en televisiemakers hebben namelijk recht op vrijheid van meningsuiting, neergelegd in artikel 10 EVRM, waar ook artistieke uitingsvrijheid onder valt. Dat recht omvat zowel de vrijheid te parodiëren (de klunzige agent) als de vrijheid de werkelijkheid na te spelen met beelden uit die werkelijkheid, inclusief politie-uniformen en auto’s.

Dat in een kwestie zoals deze intellectuele eigendomsrechten moeten wijken voor de uitingsvrijheid is niet nieuw. In januari van dit jaar heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak Ashby Donald tegen Frankrijk nog bevestigd dat de handhaving van auteursrechten in strijd kan zijn met het recht op vrijheid van meningsuiting. Nederlandse rechters oordeelden al vaker in die zin: in 2011 kon Louis Vuitton zich niet met succes verzetten tegen het gebruik van een look-a-like tas in een schilderij door de Deense kunstenares Nadia Plesner [red. IEF 9614], in 2006 oordeelde de rechter dat Greenpeace voor een eigen campagne een logo van de Staat mocht gebruiken, en in 2003 deed Scientology tevergeefs een beroep op het auteursrecht in een zaak over een kritisch artikel van publiciste Karin Spaink.

Dat een overijverige politieambtenaar op het onzalige idee voor dit nieuwe beleid is gekomen, is nog tot daaraan toe. Maar dat ook hoger in de boom niet tijdig een alarmbel is gaan rinkelen, is wel zorgwekkend. In een democratische rechtsstaat schrijft de Staat de creatieve industrie niet voor hoe ze de politie in producties moet neerzetten. Toch is het zover gekomen dat dit beleid nu actief wordt uitgedragen en gehandhaafd. Voor je het weet verschijnen er in Nederland alleen nog producties à la de jaren-70-slogan “De politie is je beste vriend”. Het is hoog tijd dat de politie bij zinnen komt en het nieuwe beleid in de prullenbak verdwijnt.

Christien Wildeman

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 19 maart 2013, LJN BZ5260 (Converse Inc. Kesbo Sport BV tegen Schoenenreus BV en Dieseel A.G.) - afschrift HD 200.087.046/01

Uitspraak ingezonden door Niels Mulder, DLA Piper.

Merkenrecht. (Legale) Parallelimport. Bewijslast. Over het begrip namaak, (indirecte) toestemming, uitputtingsverweer. Geen gevaar afscherming van de markt. Vervolg op het tussenvonnis en eerdere gecombineerde hoofd/vrijwarings-uitspraak in IEF 9501.

Het Hof oordeelt dat in beginsel vaststaat dat sprake is geweest van merkinbreuk door Schoenenreus (r.o. 7.4.8). Volgens de systematiek van het BVIE kan Schoenenreus zich niet beroepen op enige "indirecte toestemming" welke onder de reikwijdte van het begrip "toestemming" als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 aanhef BVIE zou vallen. Toestemming van de merkhouder tot het in het verkeer brengen van waren die voorzien zijn van zijn merk in de zin van 2.23 lid 3 BVIE is dus niet hetzelfde als toestemming voor het gebruik van zijn merk in de zin van 2.20 lid 1 BVIE (r.o. 7.4.7). Partijen twisten over de bewijslast onder verwijzing naar (IE-Klassiekers merkenrecht als) Van Doren/Lifestyle en Lancôme/Kruidvat.

Schoenenreus voerde het uitputtingsverweer ex artikel 2.23 lid 3 BVIE, de bewijslast ter zake rust op Schoenenreus (r.o. 7.5.16). Schoenenreus heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er een concreet en reëel gevaar voor afscherming van de nationale markten bestaat (7.6.12). Ze wordt wel in de gelegenheid gesteld om haar stellingen, dat de schoenen via legale parallelimport vanuit een ander EER-land zijn verkregen, te bewijzen (r.o. 7.8).

Converse is lang niet op alle punten in het gelijk gesteld zodat een veroordeling van Schoenenreus tot vergoeding van 75% van de aan de zijde van Converse gevallen kosten redelijk zou zijn. Bij het na terugverwijzing te wijzen eindvonnis kan daarmee rekening worden gehouden. (7.10.5).

Dieseel heeft zich gevoegd en is ontvankelijk (r.o. 7.11.4), maar ziet het overgrote deel van haar grieven afgewezen worden, dan wel zijn de grieven voor de hoofdzaak niet van doorslaggevend belang.

Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen en verwijst de zaak naar de rechtbank 's-Hertogenbosch waarbij de rechtbank tevens een veroordeling zal uitspreken over de in hoger beroep gevallen kosten.

7.5.16 Resumerend: in het kader van het op art. 2.23 lid 3 BVIE gegronde verweer van Schoenenreus dat de gewraakte schoenen via legale parallelimport binnen de EER zijn verkregen rust op haar de bewijslast daarvan. Indien zij echter kan aantonen dat er een concreet en reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd, dan wel indien het distributiestelsel zoals dat door Converse wordt gehanteerd dusdanig is ingericht dat daaruit reeds voortvloeit dat er reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd, behoeft Schoenenreus het in beginsel op haar rustende bewijs van omstandigheden als bedoeld in artikel 2.23 lid 3 BVIE niet te leveren.

7.5.17. In dat geval zou de bewijslast dus worden omgekeerd en op Converse komen te rusten. Wat die op Converse rustende bewijslast dan concreet inhoudt, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. (...)

Th.W. van Leeuwen, Die Kroon past ons allemaal, Abcor.nl.

Een verkorte redactionele bijdrage van Theo-Willem van Leeuwen, Abcor merkenbureau.

30 April is het zover. Koningin Beatrix treedt dan af en Nederland krijgt nu een Koning. Het Koninklijk Huis is in Nederland nog steeds mateloos populair dus de inhuldiging is voor het bedrijfsleven hét moment om hierop in te haken. Er zijn inmiddels al speciale vlaggen, T-shirts, mokken en misschien komt er zelfs een Koningssoep. Maar daar zal het zeker niet bij blijven. De vraag is natuurlijk wel; mag iedereen in zijn communicatie de namen en portretten van leden van het Koninklijk Huis zo maar vrijelijk gebruiken? Mag en kan het bedrijfsleven de namen van de leden van het Koninklijk huis gewoon als merk registreren? Wat mag nu eigenlijk wel of niet? (De complete nieuwsbrief Kroningsspecial is te vinden onder de button: nieuwsbrief-Abcor ABC-tje-nieuwsbrief 17).

Onderwerpen: Merkenrecht, Reclame, De Reclame Code Commissie (RCC), Kunst, Satire/parodie, Sociale Media en Do's and dont's

Merkenrecht
In de Benelux kunnen namen van leden van het Koninklijk Huis gewoon als merk geregistreerd worden. In de rechtspraak is al eerder bepaald, dat merkgebruik niet de indruk mag wekken dat het product of de dienst van rijkswege wordt bevorderd, gesteund of erkend. De autoriteiten zullen namen goedkeuren, zolang het teken niet een negatieve lading heeft. Zo werd bijvoorbeeld het merk TRIX IS NIX geweigerd door de autoriteiten omdat dit denigrerend was voor de koningin.

Reclame
De dag na de toespraak van Koningin Beatrix stonden de bladen vol met inhakende campagnes. Van “Dag Beatrix, Hallo Alex” (Jumbo) tot “… eindelijk écht Hofleverancier” (Heineken). De grote vraag is natuurlijk, mag dit allemaal zo maar? De RVD hanteert het standpunt dat je alleen het Koninklijk Huis mag feliciteren of geluk wensen. Een commerciële link is niet toegestaan, maar dat is in de praktijk een rekbaar begrip. Het is duidelijk dat je niet een lid iets mag laten aanprijzen, zonder zijn toestemming.

De Reclame Code Commissie (RCC)
Er is weinig rechtspraak over het gebruik van foto’s en namen van leden van het Koninklijk huis in reclame. Eigenlijk is dit wel logisch want als de staat een actie start, genereert dit direct veel publiciteit en kan dit gezien worden als een politiek statement. Wel zijn er de nodige uitspraken over het gebruik van politici in reclame. Vaak met een verbod als uitspraak omdat de afbeelding in strijd is met de goede zeden, onnodig denigrerend is of de suggestie wekt dat er wordt meegewerkt etc. Kwesties met het Koninklijk Huis spelen daarom vrijwel uitsluitend af bij de RCC. In het algemeen is de RCC wat strenger bij dit soort uitingen. De reden hiervan is, dat de RCC er van uitgaat dat het Koninklijk Huis zich minder goed kan verweren tegen een inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer (gezien hun staatkundige positie). Zo vond de RCC de foto van een weglopende dame na de troonrede en de tekst “Oke, oke ik ga wel naar de VSB”, in strijd met het fatsoen. Maar niet iedere uiting lijkt tegenwoordig de RCC te halen. Er kwam geen protest van de RVD tegen de uiting van het Kruidvat waar de koningin de folder leest als troonrede (logisch want het mag duidelijk zijn dat de Koningin niet meegewerkt heeft aan deze uiting).

Kunst
Het Koninklijk Huis en de RVD voeren een veel minder streng beleid met betrekking tot kunstuitingen. Afbeeldingen van de koningin komen in menig kunstwerk voor. Zolang de producten maar niet commercieel geëxploiteerd worden, lijkt er veel te mogen.

Satire/parodie
Majesteitsschennis is in ons wetboek nog altijd strafbaar (art 111/112) Str. Een wet uit 1811. De ratio ervan is, dat de vorst een personificatie is van de staat, en een aanval op de vorst is een indirecte aanval op de staat. Het beledigen van de koning wordt gestraft met een geldboete of een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar. De vrijheid van meningsuiting is tegenwoordig een zwaarwegend goed , waarbij het duidelijk is dat het om satire gaat. Zo zorgde het filmpje van Lucky TV over het vermeende staatsbezoek van onze koningin, Willem-Alexander en Maxima aan Papoea Nieuw Guinea wel voor veel ophef. Het hoofd van de koningin, Willem-Alexander en Maxima werden op naakte lichamen geplakt. Ook dit keer bleef een officiële waarschuwing uit.

Social Media
Het aanvragen van een Twitteraccount met andermans naam in Nederland is niet strafbaar. Twitter (maar ook andere social media, zoals Facebook) geeft namelijk de identiteit en persoonsgegevens van de aanvrager (om privacy redenen) niet vrij. Een bekende parodie is die van onze koningin, te vinden op Twitter via Koningin_NL (met bijna 150.000 volgers). Gezien de hype rond dit account is het een gemiste kans dat de RVD het Twitteraccount Koningsdag niet bij voorbaat heeft geclaimd.

Do’s and don’ts
Inhaken is nooit risicoloos, dus anticipeer:
- maak een insteker op actualiteit
- niet een hele campagne
- houd het netjes/ fatsoenlijk
- zorg voor een knipoog (wordt niet grof)
- voorkom directe aanprijzing
- suggereer niet dat de persoon werkelijk heeft meegewerkt aan de campagne
- vooral: zorg voor humor!

Conclusie A-G HvJ EU 21 maart 2013, zaak C-65/12 (Leidseplein Beheer en de Vries tegen Red Bull) - dossier

Conclusie mede ingezonden door Tobias Cohen Jehoram, Robbert Sjoerdsma, De Brauw Blackstone Westbroek en Lars Bakers, Bingh advocaten.

Prejudiciële vraag gesteld door de Hoge Raad, Nederland.

Gemeenschapsmerkenrecht. Bekend merk. Uitlegging van artikel 5, lid 2, van de eerste merkenrechtrichtlijn 89/104/EEG. Zie eerder IEF 10862.

Moet artikel 5, lid 2, van [...] richtlijn [nr. 89/104/EEG] aldus worden uitgelegd dat van een geldige reden in de zin van die bepaling ook sprake kan zijn indien het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk reeds te goeder trouw door de desbetreffende derde(n) werd gebruikt voordat dat merk werd gedeponeerd?

De A-G concludeert:

„Bij de afweging of een derde bij het gebruik, zonder geldige reden, van een met een bekend merk overeenstemmend teken ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat bekende merk, in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet er te zijnen voordele mee rekening worden gehouden dat hij het teken reeds voordat het bekende merk werd ingeschreven of bekendheid verwierf, te goeder trouw voor andere waren en diensten gebruikte.”

41. Bij deze beoordeling kan de omstandigheid dat het teken „The Bulldog” al sinds 1983 voor alcoholvrije dranken is ingeschreven, van groot belang zijn. Hoewel het merk „Red Bull” enkele dagen ouder is, valt te betwijfelen of het op dat moment al bekend was. De Vries kan zich derhalve met betrekking tot dit merk in principe beroepen op het in het Unierecht erkende beginsel van bescherming van verworven rechten(19), om het gebruik voor een alcoholvrije energiedrank te rechtvaardigen. Wanneer voordeel uit een bestaand recht wordt getrokken, kan dit derhalve in principe niet ongerechtvaardigd en ongeoorloofd zijn op grond dat een ander merk later een grote mate van bekendheid verkrijgt en de beschermingsomvang van dat merk daardoor botst met de beschermingsomvang van bestaande merken.

42. Anderzijds moet worden erkend dat zelfs De Vries niet aanvoert dat hij dit merk vóór 1997 heeft gebruikt voor energiedranken. Ook de Hoge Raad heeft in zijn verzoek om een prejudiciële beslissing niet duidelijk de gevolgen van dit merk in overweging genomen. Zijn uitgangspunt was veeleer dat het merk wordt gebruikt voor andere economische activiteiten in de horeca.

43. Bij de belangenafweging moet echter ook met een dergelijk gebruik rekening worden gehouden. Dit gebruik is namelijk het resultaat van een eigen inspanning van de derde, tegen wie in geen geval meer kan worden opgeworpen dat hij zonder eigen inspanningen aanhaakt. Het teken kan door het eerdere gebruik juist ook aantrekkingskracht, reputatie en aanzien hebben verworven, waarmee als legitiem belang van de derde rekening moet worden gehouden. Dit geldt in mindere mate ook wanneer het teken is gebruikt nadat het merk is gedeponeerd, maar voordat dit bekend werd. In casu hoeft niet te worden geantwoord op de vraag welk gewicht moet worden toegekend aan het gebruik van tekens nadat een merk bekend is geworden.

44. Omdat uit het eerdere gebruik van een teken aantrekkingskracht, reputatie en aanzien kunnen voortvloeien, kan het huidige gebruik overigens ook geschikt zijn om de herkomstaanduidende functie van het merk te vervullen en dus bij te dragen tot een betere voorlichting van de consument. Zo is het in het onderhavige geval mogelijk dat althans de consumenten in Amsterdam het teken „The Bulldog” eerder associëren met een bepaalde onderneming dan de namen „De Vries” en „Leidseplein Beheer” of een geheel nieuwe aanduiding.

45. Dit legitieme belang bij het gebruik van een eerder gebruikt teken gaat evenmin teniet door de omstandigheid dat De Vries mogelijk pas met de verhandeling van energiedranken is begonnen nadat Red Bull veel succes kreeg met dit product. Het merkenrecht dient er niet toe bepaalde ondernemingen te verhinderen deel te nemen aan de mededinging op bepaalde markten. Zoals blijkt uit het arrest Interflora, is deze vorm van mededinging op de interne markt eerder gewenst.(20) In het kader van deze mededinging moeten ondernemingen in beginsel – tenzij sprake is van verwarringsgevaar – ook het recht hebben de tekens te gebruiken waarmee zij op de markt bekendstaan.

Max Planck Institute - As a follow-up contribution to the Study the Max Planck Institute has produced synopses of the Trade Mark Directive (Synopsis TMD) and the Community Trade Mark Regulation (Synopsis CTMR). These synopses of the current legal texts and the proposed amendments present the implementation of the Study proposals. They are published here for the first time. A summary of the Study with the most important results and proposals refers to amendments laid down in the synopses.

World Trademark Review - Drilling down, the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending the Community Trademark Regulation (207/2009) outlines five specific aims:

• adapting terminology to the Lisbon Treaty and provisions to the Common Approach on decentralised agencies;
• streamlining procedures to apply for and register a Community trademark;
• increasing legal security by clarifying provisions and removing ambiguities;
• establishing an appropriate framework for cooperation between OHIM and national offices for the promoting of convergence of practices and developing common; and
• aligning the framework to Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

De Brauw Legal Alert; Overhaul of EU Trademark System imminent: draft legislation leaked
Draft legislation by the European Commission ('Commission') concerning the European Trademark System was recently leaked. The available version of this draft legislation is unofficial and the final amendments may differ. Marques has reported on these documents, and since the potential impact is quite significant, we deem it useful to highlight a few of the expected changes.

Leeswijzer:

Community Trademarks and OHIM
Terminology
CTM filing practice
Graphical representation dropped, non-traditional trademarks welcomed
Customs procedure, shifting the burden of proof to the importer
Preventive action – labels and packaging in itself will be infringing
Bad faith
Use of class headings in older registrations
Foreign descriptive terms banned

National Law
Extension of territories where absolute grounds apply
Revocation and invalidity in administrative procedures
Third party observations allowed
Genuine use period defined

Robbert Sjoerdsma, 'Meten is weten', BMM Bulletin 2012-1, p.15-21.

Een bijdrage van Robbert Sjoerdsma, met deze bijdrage in BMM Bulletin (gedeelde) winnaar VIE-Prijs 2013.

Op de kop af elf jaar geleden heeft de BMM een themanummer besteed aan marktonderzoeken. Nu is het weer zover. Waarom deze aandacht voor dit onderwerp kan men zich afvragen. Het antwoord ligt voor de hand; bij beslissingen die de rechter op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht moet nemen, figureert het publiek dikwijls als voorname en onmisbare toetssteen. De belangrijkste rol voor publieksopvattingen is weggelegd in het merkenrecht [IEF 7370]. Alhoewel er in de literatuur verschillend wordt gedacht over de vraag of die publieksopvattingen beter door middel van een normatieve beoordeling door de rechter of beter door middel van empirisch (d.w.z. markt- of opinie-)onderzoek kunnen worden vastgesteld, is men het er wel over eens dat marktonderzoeken nuttig kunnen zijn.

In de praktijk wordt er in merkenzaken voor de Nederlandse rechterlijke colleges in ieder geval steeds vaker gebruik gemaakt van marktonderzoeken, en hetzelfde geldt voor merkenzaken voor het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (Merken, Tekeningen en Modellen) te Alicante (BHIM). Over de waarde die het BHIM hecht aan marktonderzoeken in merkenzaken en de kansen en uitdagingen die op dat gebied spelen, is in de Nederlandse literatuur nog niet veel geschreven. Ziedaar de reden voor deze bescheiden bijdrage. Maar eerst iets over wat voor merkenzaken bij het BHIM terecht kunnen komen en een korte schets van het juridisch kader.

Leeswijzer:
Merkenzaken voor het BHIM
Juridisch kader
Waarde van marktonderzoeken en kansen en valkuilen bij het gebruik daarvan
- Verkregen onderscheidend vermogen (inburgering)
- Bekendheid & voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan
- Verwarringsgevaar
De eisen die het BHIM aan marktonderzoeken stelt en de (on)zin daarvan
- Representativiteit
- Gesloten vragen ≠ leidende vragen
Marktonderzoeken in de praktijk
Conclusie

Boerman e.a., Nationaal dreigingsbeeld 2012 georganiseerde criminaliteit, KLPD-IPOL Zoetermeer, bijlage bij Kamerstukken II 2012/13, 29 991, nr. 17.

Onderdeel 2.2 Acquisitiefraude; onderdeel 2.8 merkfraude; 2.9 Telecomfraude.

2.8.2 Empirie - gevolgen
Er kan een viertal soorten gevolgen van merkfraude onderscheiden worden. In de eerste plaats is dat het verlies van afzetmarkt. Het bedrijf of concern waarvan de producten nagemaakt worden, verliest afzetmogelijkheden. Nu kan niet beweerd worden dat voor elk gekocht namaakproduct het echte op de plank blijft liggen. Het is evident dat in ieder geval een deel van de namaakartikelen niet in plaats van echte merkartikelen wordt gekocht. De namaakproducten zijn immers zo populair omdat ze vele malen goedkoper zijn. De precieze omvang van dit omzetverlies is niet bekend en wellicht ook helemaal niet te berekenen.
Ten tweede wordt afbreuk gedaan aan het originele merk. Doordat de kwaliteit van de namaakartikelen vaak beduidend slechter is dan van de echte, kan grootschalige verkoop ervan afbreuk doen aan de kracht en het imago van het merk. Tegelijkertijd zorgt de verkoop van namaakproducten gratis voor een bredere naamsbekendheid, een van de belangrijkste doelstellingen van reclame.

Ook ontstaan risico's voor de consument. Namaakproducten worden niet onderworpen aan de strenge eisen en tests waaraan de merkproducten wel moeten voldoen. De consument is vooral slachtoffer omdat het aangekochte namaakproduct van inferieure kwaliteit kan zijn.
Ten slotte zijn er gederfde belastinginkomsten. Zoals hierboven beschreven werd, is eigenlijk alleen van de in beslag genomen valse merksigaretten bekend dat er tientallen miljoenen euro's mee gemoeid zijn.

2.8.3 Verwachtingen en kwalificatie
Er is een aantal factoren dat invloed heeft op de toekomstige ontwikkeling van merkfraude. De ene factor werkt bevorderend en de andere remmend. Wat het overblijvende saldo zal zijn, valt niet te voorspellen.