Merkenrecht  

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:

A) bestanddeel 'wild' dat in het teken FAIRWILD een zelfstandig kenmerkende positie inneemt.
B) Daniel Mayar en een gedeeltelijke nietigverklaring

A) Gerecht EU 7 maart 2013, zaak T-247/11 (FairWild Foundation / OHMI - Wild (FAIRWILD))

Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van internationale inschrijving, voor de Europese Unie, van het woordmerk FAIRWILD voor waren van de klassen 3, 5, 29 en 30 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1014/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 3 maart 2011 houdende gedeeltelijke vernietiging van de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dat merk gemeenschapsmerkenrechtelijke bescherming te bieden in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het gemeenschapswoordmerk WILD voor waren van de klassen 3, 9, 29, 30 en 32.

Het Gerecht EU wijst het beroep af, de kamer van beroep is zonder fouten tot de beslissing gekomen. FAIRWILD heeft geen betekenis in tegenstelling tot "wild" dat door het Duits- en Engelstalige publiek wel een betekenis heeft. Het bestanddeel "wild" heeft een zelfstandige kenmerkende positie in het teken FAIRWILD.

43 (...) Die Klägerin teilt die Ansicht der Beschwerdekammer, dass das Zeichen FAIRWILD keinen klaren Begriffsinhalt habe, da sie es als Phantasiebezeichnung ansieht. Wie oben in den Randnrn. 39 und 40 ausgeführt, wird der Begriff „wild“, aus dem die ältere Marke besteht, für die Verkehrskreise, die weder Deutsch noch Englisch sprechen, ebenfalls keine Bedeutung haben. Daher ist ein begrifflicher Vergleich nicht möglich. Er ist deshalb für die Beurteilung der Ähnlichkeit irrelevant.

44 Nach alledem ist die Beschwerdekammer fehlerfrei zu dem Ergebnis gelangt, dass die betreffenden Zeichen in bildlicher und in klanglicher Hinsicht eine durchschnittliche Ähnlichkeit aufwiesen. Ebenfalls zu Recht hat sie angenommen, dass ein begrifflicher Vergleich unerheblich sei, und daher insgesamt eine durchschnittliche Ähnlichkeit festgestellt.

50 Im vorliegenden Fall ist daran zu erinnern, dass der Bestandteil „wild“ zumindest für den Teil des Publikums, der nicht oder nur wenig Englisch oder Deutsch versteht, eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft aufweist, da er für diesen Teil des Publikums keine Bedeutung hat. Außerdem bleibt der Bestandteil „wild“ als solcher in der internationalen Marke klar erkennbar. Da das Zeichen FAIRWILD ebenfalls keine Bedeutung hat, bildet es keine logische Einheit, in der der Bestandteil „wild“ aufginge (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 10. Oktober 2012, Bimbo/HABM – Panrico [BIMBO DOUGHNUTS], T‑569/10, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 97). Der Bestandteil „wild“ nimmt somit eine selbständig kennzeichnende Stellung innerhalb des Zeichens FAIRWILD ein.

B) Gerecht EU 8 maart 2013, zaak T-498/10 (Mayer Naman / OHMI - Daniel e Mayer (David Mayer))

Gemeenschapsmerk – Beroep strekkende tot vernietiging van beslissing R 413/20091 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 26 juli 2010, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling houdende gedeeltelijke nietigverklaring van het beeldmerk dat de woordelementen „David Mayer” bevat, voor waren van de klassen 18 en 25, in het kader van de door Daniel & Mayer ingestelde vordering tot nietigverklaring.

Het beroep wordt verworpen. De kamer van beroep heeft juist geconcludeerd dat er verwarringsgevaar bestaat tussen het teken en het gedeeltelijk nietig verklaarde merk.

115    En conclusion sur l’appréciation globale du risque de confusion, il y a lieu de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.

116    C’est dès lors à bon droit que la chambre de recours a rejeté le recours du requérant contre la décision de la division d’annulation, laquelle avait conclu à l’existence d’un risque de confusion et avait partiellement annulé la marque contestée.

Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden 5 maart 2013, zaaknr. 200.105.523/01 ('t Stokertje Kachelparadijs B.V. tegen Smeedatelier Janco de Jong B.V.)

Uitspraak ingezonden door Jasper Gevers, De Haan Advocaten & Notarissen.

Merkenrecht. Verbod, vermelding op factuur en uitputtingsregel. Executie-arrest nadat in de bodemprocedure [IEF 10249] 't Stokertje is bevolen ieder gebruik van het woordmerk of overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden.

Gelet op het verwoorde doel van het verbod is het hof van oordeel dat het verbod zich niet uitstrekt tot het gebruik van het teken JACOBUS in de URL van www.stokertje.nl/merken/Houtkachels/Alles-over-Jacobus. Het hof ziet niet in hoe dit gebruik is te beschouwen als gebruik van het merk JACOBUS ter onderscheiding van waren en diensten. Ook de inbreukmakende treffer die als Google-zoekresultaat verschijnt, moet niet worden beschouwd als een overtreding van het verbod. Het hof oordeelt dat de overlegde schermafbeelding van een Google-zoekopdracht onvoldoende bewijs is. Het is niet vast te stellen of de URL toegang gaf tot de actieve website op die datum.

Gebruik van het teken JACOBUS op een factuur ter aanduiding van een kachel die door Smeedatelier De Jong in het verkeer is gebracht, is geen overtreding van het verbod. Het dictum dient beperkt te worden uitgelegd en er is geen reden om de uitputtingsregel van artikel 2.23 BVIE niet van toepassing te laten zijn.

De vordering tot staking van het innen van de dwangsommen wordt toegewezen. Ieder zal zijn eigen proceskosten in eerste aanleg dragen, in hoger beroep wordt 't Stokertje veroordeeld in de kosten ex artikel 1019h Rv.

Leestips 3.8, 3.10 - 3.13.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 6 maart 2013, zaaknr C/02/259245 / KG ZA13-56 (Baboprint hodn SiteSupport tegen Advasu BV)

Uitspraak ingezonden door Janouk Kloosterboer, QuestIE advocatuur B.V..

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. SiteSupport exploiteert sinds1994 landelijk een onderneming voor het ontwikkelen en exploiteren van maatwerksoftware, websites, e.d., en heeft de website www.sitesupport.nl. Advasu, die zich met soortgelijke activiteiten bezighoudt, heeft in 2010 een beeldmerk SITESUPPORT gedeponeerd. Zij biedt onder het merk SiteSupport een tool aan om mee te kijken op websites en gebruikt de website www.sitesupport.com.

Advasu stelt zich (ten onrechte) op het standpunt dat zij SiteSupport niet gebruikt als handelsnaam, maar slechts als merk en voert als verweer dat de Handelsnaamwet slechts bescherming biedt tegen het gebruik van een verwarringwekkende jongere handelsnaam en niet tegen het gebruik van andersoortige tekens zoals merken.

De voorzieningenrechter oordeelt dat ook het gebruik van de naam SiteSupport voor het product van Advasu, al dan niet in verband met een merk, onrechtmatig is, omdat het gevaar bestaat dat het publiek, internetgebruikers, in verwarring geraken in die zin dat zij kunnen menen dat er verband bestaat tussen de bedrijven. Staking van de handelsnaam wordt bevolen, overdracht van de domeinnaam wordt bevolen.

4.10. Het deponeren van de domeinnaam www.sitesupport.com is onder de gegeven omstandigheden aan te merken als onrechtmatig occuperen van de handelsnaam van SiteSupport. De gevorderde overdracht is aan te merken als een passende vorm van tegemoetkoming in de daardoor geleden schade en dus toewijsbaar. De omstandigheid dat die domeinnaam is gedeponeerd door (bestuurder) behoeft aan toewijzing van de gevorderde overdracht door Advasu niet in de weg te staan, nu de heer (indirect) bestuurder is van Advasu en het derhalve mogelijk is voor Advasu om aan de vordering te voldoen.

Op andere blogs:
DomJur 2013-946

Rechtbank Den Haag 4 maart 2013, KG ZA 13-6 (Ziengs Schoenen B.V. tegen De Schoenenfabriek B.V.)

Mede ingezonden door Maarten Haak en Daan van Eek, Hoogenraad & Haak advocaten.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Ziengs Schoenen is houdster van diverse ZIENGS Benelux woordmerken. Ziengs heeft twee vestigingen in Groningen. De Schoenenfabriek heeft de publiciteit gezocht met haar voornemen een schoenenwinkel te openen in de Groningse binnenstad. De Schoenenfabriek heeft het Beneluxwoordmerk DE SCHOENENFABRIEK gedeponeerd. Ziengs Schoenen heeft tevergeefs De Schoenenfabriek "door Berend Ziengs" herhaaldelijk verzocht het gebruik van het logo, althans de naam 'Berend Ziengs' te staken. Ziengs stelt dat sprake is van merkinbreuk door De Schoenenfabriek.

De voorzieningenrechter oordeelt dat De Schoenenfabriek het logo van Ziengs gebruikt en dat het in aanmerking komende publiek een verband zal leggen tussen het gebruik van het logo en de door De Schoenenfabriek aan te bieden waren (vgl. HvJ EU 11 september 2007 (Céline)). Dit verwarringsgevaar wordt naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet weggenomen door gebruik van de handelsnaam ‘De Schoenenfabriek’ in het logo die niet overeenstemt met de ZIENGS merken. Verwarringsgevaar kan immers ook bestaan wanneer het teken wordt gevormd door samenvoeging van een firmanaam met een merk dat een normaal onderscheidend vermogen heeft, en het ingeschreven merk weliswaar niet als enige bepalend is voor de totaalindruk van het samengestelde teken, doch daarin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt (vgl. HvJEG 6 oktober 2005 (Thomson Life)).

Ziengs heeft ter zitting verklaard dat in het geval van toewijzing van het stakingsbevel op grond van merkenrechten geen afzonderlijk belang te hebben bij toewijzing van het stakingsbevel op grond van het handelsnaamrecht. Deze vordering blijft derhalve onbesproken. De Schoenenfabriek wordt verboden op haar winkelpand of via enig digitaal medium waarop zij haar diensten onder de aandacht brengt, het logo of een ander met ZIENGS merken overeenstemmend teken op of aan te brengen.

4.11. Gelet op de sterke mate van overeenstemming tussen het zelfstandige bestanddeel ‘door Berend Ziengs’ in het logo en de ZIENGS merken, het grote onderscheidend vermogen van de ZIENGS merken en het feit dat het logo wordt gebruikt voor exact dezelfde waren als waarvoor de ZIENGS merken zijn ingeschreven maar ook waarvoor deze feitelijk worden gebruikt, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat door het gebruik van het logo verwarring bij het publiek kan ontstaan. Het in aanmerking komende publiek zal namelijk op grond van het gebruikte logo op zijn minst kunnen menen dat de betrokken waren of diensten van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

4.12. Dit verwarringsgevaar wordt naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet weggenomen door gebruik van de handelsnaam ‘De Schoenenfabriek’ in het logo die niet overeenstemt met de ZIENGS merken. Verwarringsgevaar kan immers ook bestaan wanneer het teken wordt gevormd door samenvoeging van een firmanaam met een merk dat een normaal onderscheidend vermogen heeft, en het ingeschreven merk weliswaar niet als enige bepalend is voor de totaalindruk van het samengestelde teken, doch daarin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt (vgl. HvJEG 6 oktober 2005, IER 2006, 1 (Thomson Life)). Die situatie doet zich hier voor. Ook de hiervoor genoemde beschrijvende bestanddelen in het logo nemen het verwarringsgevaar niet weg.

4.17. Het uitsluitend recht van een merkhouder strekt zich op grond van artikel 2.23 lid 1 onder a BVIE niet uit tot het gebruik in het economisch verkeer door een derde van diens eigen naam (en adres) voor zover er sprake is van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van eerlijk gebruik, moet rekening worden gehouden met de mate waarin het gebruik van de naam van de derde door het betrokken publiek of althans een aanzienlijk deel daarvan wordt begrepen als aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen de waren of de diensten van de derde en de houder van het merk (of een persoon die toestemming heeft voor het gebruik van het merk), alsook met de mate waarin de derde zich daarvan bewust had moeten zijn. Voorts moet bij deze beoordeling rekening worden gehouden met de omstandigheid dat het een merk betreft dat een zekere bekendheid geniet waaruit de derde voordeel zou kunnen trekken om zijn waren of zijn diensten in de handel te brengen (vgl. het hiervoor in 4.4 vermelde arrest Céline).

4.18. Van eerlijk gebruik van het logo in nijverheid en handel is naar voorlopig oordeel geen sprake. Zoals hiervoor overwogen, zal het publiek op grond van het logo op zijn minst kunnen menen dat er een economische band bestaat tussen De Schoenenfabriek en Ziengs Schoenen als houder en gebruiker van de ZIENGS merken, terwijl zulks niet het geval is. Voorts is van belang dat tussen de directeur van Ziengs Schoenen en de oprichter van De Schoenenfabriek een familieband bestaat en dat deze laatste voorheen aandeelhouder was van Ziengs Schoenen en zijn aandelen aan de huidige directeur van Ziengs Schoenen heeft overgedragen. De Schoenenfabriek is zich dus bewust van het feit dat Ziengs Schoenen al decennia lang schoenenwinkels exploiteert onder de naam ZIENGS en hiervoor de ZIENGS merken heeft geregistreerd en gebruikt. Tot slot weegt mee dat, hoewel de ZIENGS merken wellicht niet bekend zijn als bedoeld in van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE, zij in ieder geval in Groningen intensief zijn gebruikt en daardoor wel een zekere mate van bekendheid genieten. Dat is door De Schoenenfabriek ook niet betwist. Naar voorlopig oordeel van de zou De Schoenenfabriek door gebruik van de naam Berend Ziengs in het logo uit die bekendheid voordeel kunnen trekken omdat zij kan meeliften op de reputatie van de ZIENGS merken. Het gebruik van het logo voldoet dus voorshands oordelend niet aan de vereisten van artikel 2.23 lid 1 sub a BVIE.

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 9 januari 2013, AR 1000/2010 (Havana Club Holding S.A. tegen SABOR HAVANA) (9 Mb!)

Uitspraak ingezonden door Dirk Visser, Klos Morel Vos & Schaap en Rudi Oomen, Oomen & Offringa Advocaten. [red. Er is hoger beroep ingesteld]

Merkenrecht. Havana appelleert aan gevoel. Geen gelijke totaalindruk. Niet misleidend door niet te voldoen aan hoge Cubaanse kwaliteitsnormen.

Havana Club is in meer dan190 landen woordmerkhouder voor alcoholische dranken. Croes heeft het Bureau voor Intellectuele Eigendom in Aruba verzocht het (beeld)merk SABOR HAVANA in te schrijven. Havana Club verzoekt ex artikel 10 lid 2 van de Arubaanse Merkenverordening de nietigverklaring van de inschrijving van SABOR HAVANA. De verklaring voor recht dat  Havana Club merkgerechtigde is, wordt toegewezen, maar beperkt tot Aruba.

Havana Club stelt dat zij in haar reclamecampagnes gebruik maakt van het woordbestanddeel HAVANA en dat dit meebrengt dat SABOR HAVANA inbreuk maakt op het merk. Daartegen wordt aangevoerd dat HAVANA echter kan worden opgevat als een herkomstaanduiding.

4.9. Hoewel de merken worden gebruikt voor identieke waren, en HAVANA CLUB een bekend merk is, wordt in het licht van het voorgaande [auditieve, begripsmatige en visuele vergelijking] geoordeeld dat weliswaar op bepaalde punten sprake is van overeenstemming, maar dat door de afwijkende totaalindruk van de wijze waarop Havana Club het merk gebruikt en [1] zijn merk heeft ingeschreven en gebruikt de merken niet op zodanige wijze overeenstemming dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek verwarring wordt gewekt.

Dat de rum van Havana Club voldoet aan hoge kwaliteitsnormen zoals die wettelijk zijn vastgelegd in Cuba en het product van Sabor niet, acht Havana misleidend en daarom onrechtmatig. Het Gerecht oordeelt dat het in aanmerking komende publiek niet zonder meer zal denken dat de rum van dezelfde kwaliteit is als de rum van Havana Club of dat de rum daadwerkelijk afkomstig is uit Havana. Het gevraagde verbod zal worden afgewezen.

4.10 (...) Zij voert aan dat het publiek door het gebruik van het teken HAVANA kan denken dat producten die onder de naam SABOR HAVANA worden aangeboden ook zijn geproduceerd op grond van de vastgelegde hoogwaardige Cubaanse normen en methodes, terwijl dit niet het geval is. Kennelijk beoogt zij aldus te stellen dat gebruik van het merk SABOR HAVANA misleidend en daarom onrechtmatig is. Croes heeft erkend dat met het merk wordt geappelleerd aan een bepaald gevoeld dat de naam HAVANA bij het publiek oproept. Dat dit zo is wil echter naar het oordeel van het Gerecht nog niet zeggen dat het in aanmerking komende publiek zonder meer zal denken dat de rum van dezelfde kwaliteit is als de rum van Havana Club, of dat de rum daadwerkelijk van Havana afkomstig is. Daarbij is ook van belang dat Croes het merk zoals ingeschreven niet gebruikt, maar een variant daarop in een context waaruit zonder meer duidelijk is dat het niet gaat om Cubaanse rum. Onderaan het etiket staat immers in duidelijke witte letters (...) 'special ARUBAN RUM', zodat er geen misverstand over kan bestaan waar de rum vandaan komt. Van misleiding is dan ook geen sprake, zodat het gevraagde gebruiksverbod ook om die reden niet kan worden toegewezen.

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van 10 oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE serie januari 2013.

Vzr. Rechtbank Den Haag 1 maart 2013, zaaknr. C/09/433015 / KG ZA 12-1399 (The Gillette Company Inc. tegen Gillette Bat Company)

Merkenrecht, EU-verbod. Handelsnaamrecht, Nederlands verbod (online/offline). Gelieerde bedrijven.

Gillette en P&G zijn gelieerde rechtspersonen, Gillette is houdster van gelijkluidend geregistreerde Gemeenschapswoordmerk voor scheerproducten. Zowel Gillette als Procter & Gamble voeren de handelsnaam THE GILLETTE COMPANY. Gillette Bat handelt in batterijen.

De internationale bevoegdheid van de rechtbank is gebaseerd op artikel 97 lid 1 GMVo, omdat Gillette Bat B.V. te Alkmaar is aan te merken als een vestiging. De spoedeisendheid wordt niet weggenomen door toegezegde onthoudingsverklaring voor de Benelux.

Gillette Bat bestrijdt met nadruk dat zij enige activiteit in de Benelux heeft gehad maar niet dat zij de inbreukmakende producten elders in de EER op de markt brengt. Inbreuk en dreigende inbreuk op het merk staan daarmee vast. Vordering is toewijsbaar aan Gillette, niet aan P&G. Er volgt een verbod voor de gehele Europese Unie op basis van het merkenrecht ex 97 lid 1 jo. 103 lid 2 GMVo.

Nu verwarring met de handelsnaam van Gillette c.s. niet wordt bestreden is daarmee inbreuk op de handelsnaam in Nederland gegeven. De afgebeelde verpakkingen vermelden niet P&G, waardoor het niet aannemelijk is dat P&G eveneens de handelsnaam gebruikt. Er volgt een verbod voor het gebruik van het element "Gillette" in Nederland (online of offline) in haar handelsnaam. Op straffe van dwangsommen.

Gillette Bat wordt veroordeeld in de proceskosten ad €6.340,59. In de procedure van P&G wordt P&G veroordeeld in de helft van de proceskosten van Gillette Bat ad €3.127,85.

inbreuk op het merkrecht
4.11. Gillette Bat bestrijdt met nadruk dat zij enige activiteit in de Benelux heeft gehad maar niet dat zij de inbreukmakende producten elders in de EER op de markt brengt. Evenmin bestrijdt zij dat plannen bestaan de activiteiten uit te breiden naar Italië. Inbreuk en dreigende inbreuk op het merk staat daarmee voorshands vast.

4.12. Uit de door Gillette c.s. overgelegde producties blijkt dat uitsluitend Gillette merkhoudster is. De op merkinbreuk gebaseerde vorderingen zijn in beginsel toewijsbaar aan Gillette maar die van Procter & Gamble dienen te worden afgewezen.

inbreuk op het handelsnaamrecht
4.13. Gillette c.s. heeft ter onderbouwing van de gestelde merk- en handelsnaaminbreuk gewezen op i) de website van Gillette Bat ii) de hiervoor genoemde brochure van Gillette Bat B.V. en iii) de aanwezigheid van Gillette Bat op een beurs in Moskou.

4.14. Anders dan Gillette stelt, kan niet worden aangenomen dat de website mede op Nederland is gericht, uitsluitend om reden dat daarop informatie in het Engels wordt verstrekt. De aanwezigheid op een beurs in Moskou kan evenmin worden aangemerkt als een handelen in Nederland. Voor de brochure geldt echter dat er voorshands van moet worden uitgegaan dat deze weliswaar is verspreid door Gillette Bat B.V., maar dat daarin na afstemming met Gillette Bat haar handelsnaam wordt gebruikt. Nu verwarring met de handelsnaam van Gillette c.s. niet wordt bestreden is daarmee inbreuk op de handelsnaam in Nederland gegeven. De daarop gebaseerde vorderingen zijn toewijsbaar als hierna vermeld.

4.15. Gillette Bat heeft bestreden dat de handelsnaam ook door Procter & Gamble wordt gevoerd. Ter onderbouwing van het gebruik van de handelsnaam heeft Gillette c.s. gewezen op de hiervoor afgebeelde verpakkingen. Daarop is Procter & Gamble echter niet vermeld. Nu ook overigens niet aannemelijk is geworden dat Procter & Gamble de gestelde handelsnaam eveneens gebruikt en niet is gesteld dat en gemotiveerd waarom zij het handelsnaamrecht van Gillette zou kunnen inroepen, dienen haar vorderingen ook in zoverre te worden afgewezen.

Vzr. Rechtbank Den Haag 1 maart 2013, zaaknr. C/09/433123 / KG ZA 12-1411 (G-Star Raw C.V. en Facton Ltd. tegen Race and Win SA)

Uitspraak mede ingezonden door Laura Fresco, Hoyng Monegier LLP.

Merkenrecht. Verstekvonnis. Inbreuk op internationale, Benelux en Gemeenschapsmerken RAW. Vorderingen Facton toewijsbaar voor Nederland. Vorderingen G-Star toewijsbaar voor EU. Onvoldoende aannemelijk dat gedaagde via aan haar gelieerde rechtspersonen inbreuk maakt.

Gedaagde is behoorlijk opgeroepen ter terechtzitting, maar hij is daar niet verschenen. Bij de dagvaarding zijn de bij de wet voorgeschreven formaliteiten in acht genomen, zodat het gevraagde verstek zal worden verleend.

Omdat de gestelde inbreuken mede bestaan uit het te koop aanbieden van waren voorzien van de merken van eiseressen via internet, zodat de gestelde inbreuken mede in Nederland plaatsvinden. Gelet op de omvang van de bevoegdheid van deze rechtbank met betrekking tot de gestelde inbreuken op de gemeenschapsmerkrechten van Facton Ltd., zoals bepaald in artikel 98 lid 2 GMVo, zijn de vorderingen van Facton Ltd. voor zover gegrond op haar Gemeenschapsmerkrechten slechts toewijsbaar voor Nederland.

De vordering komt de voorzieningenrechter voor het overige noch onrechtmatig noch ongegrond voor en wordt daarom – op de wijze zoals hierna vermeld – toegewezen, met dien verstande dat het verbod wordt beperkt tot gedaagde, omdat voorshands onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat gedaagde via aan haar gelieerde (rechts)personen inbreuk heeft gemaakt of zal gaan maken.

Rechtbank Rotterdam 30 januari 2013, LJN BZ2599 (vof Delltatech)

Merkenrecht. Beëindiging samenwerking. Octrooien op hardware. Software. Medische toepassingen.

Drie vennoten hebben met elkaar samengewerkt ten behoeve van de ontwikkeling, marketing en verkoop van apparatuur en software voor medische toepassingen. De samenwerking vond aanvankelijk plaats in de vorm van een vof en nadien van een bv. De vennoten hebben met elkaar gesproken over de beëindiging van de tripartiete samenwerking. In dat kader is op hoofdlijnen overeenstemming bereikt. Vervolgens zijn de verhoudingen verstoord. In het kader van enerzijds de afwikkeling van de samenwerking en anders de voortzetting van de werkzaamheden door twee van de drie vennoten zijn over en weer verschillende vorderingen ingesteld. De vorderingen hebben in conventie onder meer betrekking op managementfee/onkosten, overname van aandelen en schadevergoeding ter zake van het gebruik van de software en het woordmerk. In reconventie hebben de vorderingen onder meer betrekking op niet - afgedragen omzet, het liquidatiesaldo en schadevergoeding wegens winstderving.

De rechtbank stelt voorop dat de software en het woordmerk zijn te kwalificeren als vermogensrechten van de v.o.f.. De vordering tot het terug op naam van de v.o.f. zetten van de Europees woordmerkregistratie heeft geen juridische grondslag. Weliswaar heeft eiser bezwaar gemaakt bij het BHIM tegen de wijziging van de inschrijving, maar hij heeft geen gebruik gemaakt van zijn recht de wijziging aan te vechten, zoals geregeld in de Verordening 207/2009.

De zaak wordt aangehouden.

In citaten:
2.6.  Blijkens een screenshot van de [gedaagde 4]-website van de v.o.f. is daarop vermeld:

All patents and trade[gedaagde 2]s in this software and hardware are property of Delltatech Netherlands.

2.7.  Het woordmerk [gedaagde 4] is op 8 juni 2005 in Europa gedeponee[g[gedaagde 1]de 1] van [gedaagde 1] (“[X]”). Op verzoek van [gedaagde 1] is dit, ondanks later protest van [eiser 1] aan het BHIM, per 7 april 2010 gewijzigd in “[g[gedaagde 1]de 1]”. In de Verenigde Staten stond het woordmerk geregistreerd ten name van de v.o.f. De Amerikaanse inschrijving is op 18 augustus 2009 geëindigd. Op 9 maart 2005 zijn in samenwerking met de Technische Universiteit Delft door [eiser 1] en [gedaagde 1] Europese octrooiaanvragen gedaan en verkregen op de uitvinding van de [gedaagde 4]-simulator. Bij brief van 8 juli 2010 van de TU Delft heeft zij met onmiddellijke ingang de aan haar verleende octrooien laten vervallen.

2.14 (...)
Merknaam en Octrooi

Eerste discussiepunt was merknaam [gedaagde 4] en het octrooigebruik.
Afgesproken is dat er geen belemmeringen zijn om het octrooi te gebruiken door [eiser 1] en [gedaagde 1]. [gedaagde 1] en [eiser 1] geven elkaar alle ruimte om de hardware te gebruiken onder eigen naam. Verder is er afgesproken dat, nationaal en internationaal, geen van de partijen gebruik kan maken van de merknaam [gedaagde 4].
Met de TU Delft moeten er nieuwe afspraken gemaakt worden mbt de kosten van het octrooi.

6.5.  De rechtbank overweegt het volgende. Gelet op het hiervoor onder 6.4 sub c) weergegeven verweer van [gedaagden] is in elk geval duidelijk dat de v.o.f. gerechtigd was gebruik te maken van de software; de zogenaamde executable files. Uit de processtukken blijkt dat deze software werd gebruikt ten behoeve van de verkoop van de [gedaagde 4]-simulator. Dat de v.o.f. gerechtigd was gebruik te maken van in elk geval de executable files is te kwalificeren als een vermogensrecht van de v.o.f. Bij elke doorontwikkeling die relevant was voor (de verkoop van) het product, werd er feitelijk een nieuwe executable file aan de v.o.f. ter beschikking gesteld. Dit komt neer op een licentie voor de v.o.f. die het recht geeft op nieuwe updates. Het is moeilijk voorstelbaar hoe anders het product kon worden doorontwikkeld en aangepast aan de eisen van de klanten en het voortschrijdend inzicht van de ontwerper(s). Kortom: zolang de samenwerking van partijen voortduurde kon gebruik gemaakt worden van de software zoals die werd ontwikkeld en ter beschikking gesteld aan de in de v.o.f. samenwerkende vennoten.

6.11.  Naar de rechtbank begrijpt vormt het in de Verenigde Staten gedeponeerde woordmerk geen afzonderlijke grondslag van de vorderingen. Daaraan zal verder dan ook voorbij worden gegaan. Hetzelfde geldt voor de stellingen die partijen hebben gewisseld over de octrooien betreffende de hardware, nu ten aanzien van deze octrooien geen vorderingen worden ingesteld.

6.38.  De rechtbank stelt in dit kader voorop dat, zoals hiervoor onder 6.5/6.6 en 6.9 is overwogen, de software van de [gedaagde 4]-simulator (althans het recht gebruik te maken van in elk geval (de updates van) de executable files) en het woordmerk [gedaagde 4] zijn te kwalificeren als vermogensrechten van de v.o.f. Eveneens moet hetgeen hiervoor onder 6.18 ter zake van de op of omstreeks 1 maart 2010 gemaakte afspraken als uitgangspunt worden genomen.

E. De vordering van [eiser 1] tot veroordeling van [gedaagde 1] het woordmerk [gedaagde 4] weer op naam van de v.o.f. te doen zetten
6.42.  Aan zijn vordering op dit punt heeft [eiser 1] ten grondslag gelegd dat [gedaagde 1] medio 2010 onrechtmatig zichzelf in plaats van de v.o.f. als rechthebbende van het gemeenschapsmerk [gedaagde 4] heeft laten registreren bij het BHIM. Deze onrechtmatige wijziging dient ongedaan te worden gemaakt, aldus [eiser 1].

6.44.  Sprake is van een gemeenschapsmerk als bedoeld in Verordening (EG) nr. 207/2009. [eiser 1] heeft weliswaar bezwaar gemaakt bij het BHIM tegen de wijziging van de inschrijving, maar hij heeft geen gebruik gemaakt van zijn recht de wijziging aan te vechten, zoals geregeld in de Verordening. [eiser 1] wordt verzocht de juridische grondslag van zijn thans ingestelde vordering te onderbouwen met inachtneming van het Europees Merkenrecht, waarbij hij zich tevens dient uit te laten over de bevoegdheid van de Rechtbank Rotterdam. Zijn enkele stelling dat het woordmerk “terug moet” naar de v.o.f. en dat daarvoor een juridische procedure nodig is, is onvoldoende om als grondslag van de vordering te kunnen dienen en voor de rechtbank om ambtshalve haar bevoegdheid te beoordelen.

Rechtbank Oost-Nederland 11 februari 2012, LJN BZ2358 (Opslagbox als winkel)

Strafrecht. Merkvervalste goederen. De raadsman van verdachte heeft tot vrijspraak bepleit van het ten laste gelegde dat zijn cliënt zijn beroep heeft gemaakt van en/of bedrijf heeft uitgeoefend ten aanzien van de handel in merkvervalste goederen. De raadsman heeft aangevoerd er geen grote omzet is geweest en dat het inrichten van een winkel onvoldoende is om bedrijfsmatig handelen en/of beroepmatig handelen in merkvervalste goederen aan te nemen.

Gezien de professionele opzet in de boxen, de grote hoeveelheden aangetroffen goederen in de boxen, de lange periode dat verdachte zich met het handelen heeft beziggehouden, de grote geldbedragen die verdachte heeft aangewend om goederen in te kopen alsmede de omstandigheid dat verdachte de inrichting van de ‘winkel’ zelf heeft bekostigd, is de rechtbank van oordeel dat wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte ten aanzien van het handelen in merkvervalste goederen, zijn beroep en bedrijf heeft uitgeoefend. De rechtbank verwerpt derhalve het verweer. De rechtbank legt (in combinatie me wapenbezit en vuurwerkbezit) een taakstraf op bestaande uit een werkstraf van 120 uren, te voltooien binnen 1 jaar na het onherroepelijk worden van het vonnis.

Ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde“uit beroep en/of bedrijf handelen”

De rechtbank overweegt dat in het proces-verbaal van bevindingen van de politie valt te lezen dat op 23 december 2011, naar aanleiding van CIE-informatie, door de politie een onderzoek is ingesteld aan de [adres] te Deventer. Aan voornoemd adres bleek een boxenverhuurbedrijf gevestigd te zijn alwaar opslagboxen werden verhuurd.

Verbalisanten troffen daar verdachte aan in [een box]. Verdachte had [een box] ingericht als winkel (verdachte had zelf de stellingen geplaatst en bekostigd )en de box bevatte grote hoeveelheden kledingstukken, geurtjes, tassen en schoenen .

Ook andere boxen bevatten grote hoeveelheden kleding. Desgevraagd heeft verdachte verklaard dat een gedeelte van de goederen was geruild maar dat een gedeelte ook namaak was.

Voorts valt uit voornoemd proces-verbaal van bevindingen op te maken dat op het moment van binnenkomst van verbalisanten een klant in de“winkel” aanwezig was om kleding te kopen.

De rechtbank overweegt vervolgens dat verdachte tegenover de politie in zijn verklaring heeft beaamd dat hij in de periode van 16 oktober 2009 tot 5 juni 2011 via Marktplaats merkvervalste goederen heeft aangeboden. In datzelfde verhoor is verdachte geconfronteerd met 6 financiële overzichten waarop verdachte tegenover de politie heeft verklaard dat die overzichten gekochte goederen betreffen die verdachte heeft ingekocht. De goederen zijn bij verdachte thuis of bij de loods geleverd.

Gezien de professionele opzet in de boxen, de grote hoeveelheden aangetroffen goederen in de boxen, de lange periode dat verdachte zich met het handelen heeft beziggehouden, de grote geldbedragen die verdachte heeft aangewend om goederen in te kopen alsmede de omstandigheid dat verdachte de inrichting van de ‘winkel’ zelf heeft bekostigd, is de rechtbank van oordeel dat wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte ten aanzien van het handelen in merkvervalste goederen, zijn beroep en bedrijf heeft uitgeoefend. De rechtbank verwerpt derhalve het verweer.

Bewezenverklaring
De rechtbank acht derhalve wettig en overtuigend bewezen hetgeen de verdachte onder 1, 3 en 4 ten laste is gelegd, met dien verstande dat

1. Hij in of omstreeks de periode van 1 oktober 2009 tot en met 3 april 2012 in de gemeente en/of (elders) in Nederland, (telkens) opzettelijk
a. valse, vervalste of wederrechtelijk vervaardigde merken, en
b. waren, die zelf of op hun verpakking valselijk waren voorzien van de handelsnaam van een ander of van het merk waarop een ander recht had, en
d. waren, waarop of op de verpakking waarvan een handelsnaam van een ander of een merk waarop een ander recht had, zij het dan ook met een geringe afwijking, was nagebootst, en
e. waren of onderdelen daarvan die valselijk hetzelfde uiterlijk vertoonden als een tekening of model waarop een ander recht had, dan wel daarmede slechts ondergeschikte verschillen vertoonden,
te weten (grote) hoeveelheden kleding en parfums en schoeisel en tassen en bestek en stickers en labels met -ondermeer- de merk(en)/handelsna(a)m(en) Adidas en Björn Borg en Botticelli en Burberry en Cacharel en Chanel en DKNY en Doce&Gabbana en G-Star en Gucci en Hugo Boss en Lacoste en Yves Saint Laurent en Pixie en/of Lanvin, heeft verkocht, te koop heeft aangeboden en heeft afgeleverd en in voorraad heeft gehad, zulks terwijl verdachte van het plegen van dit misdrijf zijn beroep heeft gemaakt en het plegen van dit misdrijf bedrijf heeftuitgeoefend.