Merkenrecht  

Gerecht EU 21 september, zaak T-512/10 (Nike International tegen OHIM (DYNAMIC SUPPORT)

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Absolute weigeringsgrond: DYNAMIC SUPPORT heeft beschrijvend karakter, afgewezen beroep. Conceptuele tegenstrijdigheid in 'dynamic' en 'support'.

Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 640/20104 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 25 augustus 2010, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de onderzoeker houdende weigering van inschrijving van het woordmerk „DYNAMIC SUPPORT”, voor waren van klasse 25

 25      As the Board of Appeal found, the expression ‘dynamic support’ is comprised of the terms ‘dynamic’ and ‘support’, themselves descriptive, which the applicant does not dispute. It must be noted that the combination of those two elements is not an unusual expression likely to create an impression which is sufficiently far removed from that which results from the mere combination of meanings of those two elements, in accordance with the case-law cited at paragraph 16 above. Indeed, faced with the trade mark applied for in relation to the goods covered by it, the consumer will identify immediately and without further thought the expression ‘dynamic support’ as describing the characteristics of the footwear. Furthermore, it is noteworthy, in this respect, that to offer dynamic and adapted support during any sporting activities is one of the essential characteristics of sports footwear, which is part of the category of goods covered by the trade mark applied for.

26      Moreover, the applicant's arguments that the terms comprising the trade mark applied for are conceptually contradictory are without foundation. It is evident that support can be dynamic and adapted as is the case with footwear which, as support for the feet of the runner, adapts in a dynamic manner to running conditions.

27      Furthermore, in relation to the arguments of the applicant that the term ‘dynamic’ may be understood many ways, particularly when it refers to footwear, it should be borne in mind that the fact that the trade mark applied for can have several meanings does not prevent the application of the absolute ground for refusal provided for in Article 7(1)(c) of Regulation No 207/2009. According to settled case-law, a word sign must be refused registration under that provision if at least one of its possible meanings designates a characteristic of the goods or services concerned (OHIM v Wrigley, paragraph 32, and judgment of 9 March 2010 in Case T‑15/09 Euro-Information v OHIM (EURO AUTOMATIC CASH), not published in the ECR, paragraph 39).

28      Therefore the Board of Appeal was fully entitled to find that the trade mark applied for was descriptive for footwear.

Hof 's-Gravenhage 20 september 2011, LJN BS8933 (Grupo Osborne en Menken Drinks B.V. tegen Red Bull GmbH)

Met dank aan Arvid van Oorschot, Freshfield Bruckhaus Deringer LLP.

In navolging van IEF 8062. Merkenrecht. Afvullingsjurisprudentie. IPR. De van de sherry bekende Osborne-stier maakt samen met woordelement TORO en XL (toch) geen gebruik van het woordmerk BULL voor energydrinks van RED BUL, geen verwarringsgevaar, geen verwatering, aantasting of meeliften.

Vanaf 1995 tot 2005 is Osborne opgetreden als exclusief distributeur van Red Bull in Spanje. Menken vult voor Osborne de blikjes af. Osborne en Menken stellen dat de rechtbank een onjuiste juridische maatstaf hanteert door het onderdeel XL uit te sluiten van de beoordeling, dit is echter niet uitgesloten, maar bij de globale indruk zal XL voor het gemiddelde publiek niets anders zijn dan een normale beschrijving van, in dit geval, de (extra grote) kracht van de drank.

Er is geen sprake van ongerechtvaardigd voordeel trekken door Osborne (r.o. 5.18). Er bestaat ook geen aanwijzing dat Osborne met haar teken probeert in het kielzog van Red bull te varen, is het gebruik van één normale bordeau-rode kleur opvallend afwijkend van de blauw-zilveren vlakken van Red Bull en immers vond de introductie plaats in Spanje, niet in de Benelux.

Menken trekt geen ongerechtvaardigd voordeel of doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. "Immers, vast staat dat zij [Menken]  op geen enkele wijze betrokken is bij de distributie - of anderszins verhandeling - van de van het geding zijnde teken voorzienen energiedranken. Zij biedt louter een dienstverlening aan Osborne aan: het afvullen van blikjes waarop het teken staat."

Hof vernietigt het vonnis IEF 8062 en doet opnieuw recht: wijst de vorderingen van Red Bull af, doorhaling van woordmerk BULL, veroordeelt Red Bull in kosten van Osborne en Menken zowel kosten in kort geding als bij het hof ex 1019h Rv.

4.2. Deze grief treft geen doel. In de visuele vergelijking tussen de twee elementen stiertekening en TORO-woord in het teken komt het hof, evenals de rechtbank, tot het oordeel dat deze elementen in gelijke mate domineren. Door het zwart van de stier, het zilverkleurige vierkant op de rode basiskleur en de plaatsing apart boven en los van de lettert, domineert het vierkant met de afbeelding van de stier visueel in gelijke mate als het woordelement TOTO.De totaalindruk die doro het teken wordt opgeroepen, wordt gedomineerd door deze twee onderscheidende elementen. Ook het hof zal daarom, evenals de rechtbank, niet alleen rekening houden met het teken en de merken in hun geheel, maar daarbij ook met de omstandigheid dat teken en merken dominerende beeldelementen hebben.

5.20 Op grond van het voorgaande gaat het hof ervan uit dat Osborne met de plaatsing van de stier in haar teken op energiedranken haar eigen goodwill wenst te gebruiken en niet de goodwill van Red Bull. Een en ander getuig niet van oneerlijke concurrentie. Het hof kan dus niet vaststellen dat Osborne in het kielzog van (een) merk(en) van Red Bull probeert te varen om van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige daarvan te profiteren of om zonder enige financiële vergoeding en/of zonder daarvoor passen inspanningen te moeten leveren voordeel te halen uit de commerciële inspanningen die Red Bull heeft geleverd om het imago van haar merken te creëren en te onderhouden.

Lees het arrest hier (pdf / LJN / opgeschoonde pdf)

Hof Amsterdam 20 september 2011, LJN BT1971 (Bied & geniet B.V. tegen Emesa B.V.)

Met gelijktijdige dank aan Menno Heerma Van Voss, KEENON.

In navolging van IEF 9449. Handelsnaam, domeinnaamrecht, merkenrecht, inschrijving BBIE. Indien een teken onderscheidend vermogen heeft (al dan niet door inburgering), dient de kortgedingrechter de rechtsgeldigheid van de inschrijving als uitgangspunt te nemen. Door de wijze van gebruik vakantieveiling.nl inbreuk gemaakt op handelsnaam en merk vakantieveilingen.nl.

2.7 (...) Dat “vakantieveiling.nl” de domeinnaam van Bied & Geniet is, neemt niet weg dat zij door de wijze waarop zij deze in haar reclame-uitingen heeft gebruikt, bij het relevante publiek de indruk heeft gewekt dat zij onder de handelsnaam “vakantieveiling.nl” een onderneming drijft. Zij heeft daardoor in strijd met het verbod van artikel 5 van de Handelsnaamwet (Hnw) gehandeld jegens Emesa, die reeds de handelsnaam “vakantieveilingen.nl” voerde. Het oordeel van de voorzieningenrechter (rov. 4.6, laatste volzin) dat Bied & Geniet het gebruik van de handelsnaam en domeinnaam dient te staken, is dus juist. (...) 

2.6 Emesa heeft derhalve in 2009 een handelsnaam laten registreren die, wat het kenmerkende deel daarvan betreft, het meervoud is van een woord dat een generieke beschrijving geeft van een populair geworden activiteit, waarin zij bemiddelt. Hoewel, anders dan Bied & Geniet kennelijk wil betogen, aan het gebruik van een (goeddeels) beschrijvende naam als de onderhavige, handelsnaamrechtelijk bescherming niet kan worden ontzegd, is deze bescherming in die zin beperkt dat Emesa bijvoorbeeld niet kan beletten dat het woord “vakantieveiling” door anderen, vergelijkbare ondernemingen daaronder begrepen, in het gewone taalgebruik wordt gebezigd, en in beginsel ook niet dat het woord in een handelsnaam wordt opgenomen. Dat neemt niet weg dat Bied & Geniet bij de keuze van haar eigen handelsnaam zodanige afstand moet nemen van de handelsnaam van Emesa dat verwarring bij het relevante publiek wordt voorkomen. Dat klemt te meer daar zowel Bied & Geniet als Emesa bemiddelen bij de veiling via het internet van vakanties en andere vrijetijdsarrangementen en derhalve gelijksoortige ondernemingen drijven, voornamelijk gericht op Nederland, zoals uit hun beider suffix .nl blijkt.

2.12 Ter onderbouwing van haar stelling dat haar merk “vakantieveilingen.nl” is ingeburgerd, heeft Emesa gegevens overgelegd met betrekking tot aantallen abonnees op haar wekelijkse nieuwsbrief, unieke bezoekers aan haar website, de toekenning van een thuiswinkelaward, uitzendschema’s van tv-commercials, billboard- en abricampagnes, persberichten, onderzoeksrapporten van de bureaus Motivaction, Intomart Gfk en TNS NIPO en een totaaloverzicht van haar marketing-bestedingen in de periode 2008 tot maart 2011. Hoewel het uiteindelijk gaat om de vraag of het in aanmerking komend publiek het betrekkelijke teken opvat als een merk ter onderscheiding van waren en diensten, kan inburgering ook op de wijze worden aangetoond als door Emesa gedaan. Emesa is met alle door haar overgelegde producties er vooralsnog voldoende in geslaagd aannemelijk te maken dat meergenoemd merk is ingeburgerd in Nederland en door gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft gekregen. De bezwaren die Bied & Geniet daartegen heeft opgeworpen, vereisen nader onderzoek, waarvoor een kortgedingprocedure zich niet leent.

Aannemelijk is dat de geografische spreiding van de inburgering van het merk niet het gehele Nederlandstalige gebied van de Benelux betreft, doch het hof acht dit een beperking die een uitvloeisel is van de keuze van het teken dat zich, door het onderdeel .nl daarvan en de gelijkluidende domeinnaam, van nature op de Nederlandse consumentenmarkt richt. Deze geografische beperking is op zich onvoldoende om de conclusie te rechtvaardigen dat het merk onvoldoende is ingeburgerd om onderscheidend vermogen te kunnen hebben.

Lees het arrest hier (LJN / pdf)

Gerecht EU 20 september 2011, zaak T-99/10 (Meica tegen OHIM/TofuTown.com (TOFUKING))

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvrage TOFUKING. Beroep door de houder van het nationale en gemeenschapswoordmerk „CURRY KING” en van het nationale woordmerk „KING” voor waren van de klassen 29 en 30 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 63/20094 van de vierde kamer van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 7 januari 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de afwijzing door de oppositieafdeling van de oppositie ingesteld door verzoekster tegen de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk „TOFUKING” voor waren van de klassen 19, 30 en 32.

Beslissing OHIM wordt vernietigd; ten onrechte is er vastgesteld dat er geen sprake is van verwarringsgevaar tussen TOFUKING en CURRYKING.

45      Im vorliegenden Fall, und in klarem Unterschied zur älteren deutschen Marke King, bezeichnet die ältere deutsche Marke Curry King aber die gleichen Waren wie die angemeldete Marke.

46      In Anbetracht des Umstands, auf den in der oben in Randnr. 16 angeführten Rechtsprechung hingewiesen wurde, dass sich dem Durchschnittsverbraucher nur selten die Möglichkeit bietet, verschiedene Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen, sondern dass er sich auf das unvollkommene Bild verlassen muss, das er von ihnen im Gedächtnis behalten hat, ist im Zuge der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr angesichts der Identität der fraglichen Waren und der mittleren Ähnlichkeit der Marken zu folgern, dass zwischen der angemeldeten Marke TOFUKING und der älteren deutschen Marke Curry King Verwechslungsgefahr besteht.

47      Folglich hat die Beschwerdekammer zu Unrecht festgestellt, dass zwischen der angemeldeten Marke TOFUKING und der älteren deutschen Marke Curry King keine Verwechslungsgefahr bestehe.

Gerecht EU 20 september 2011, zaak T-1/09 (Dornbracht tegen OHIM/Metaform Lucchese (META)

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure. Aanmelding gemeenschapswoordmerk META. Ouder gemeenschapsbeeldmerk METAFORM. Relatieve weigeringsgrond. Overeenkomstige waren en tekens. Afwijzing van de aanvraag. Artikel 8 lid 1 onder b Vo Nr. 207/2009). Verwarringsgevaar. Afgewezen oppositie.

Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk „META” voor waren van de klassen 9, 11, 20 en 21, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1152/2006-4 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 3 november 2008 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het communautaire, nationale en internationale beeldmerk „METAFORM” voor waren van de klassen 9, 11, 20 en 21

63 Zu berücksichtigen ist bei der Würdigung der Verwechslungsgefahr in der vorliegenden Rechtssache, erstens, eine gewisse visuelle Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken (vgl. Randnr. 49 des vorliegenden Urteils), zweitens, ihre klangliche Ähnlichkeit, die einen höheren Grad erreicht (vgl. Randnr. 54 des vorliegenden Urteils), drittens, der Umstand, dass entweder ein begrifflicher Vergleich der fraglichen Marken – für einen Teil der maßgeblichen Verkehrskreise – nicht möglich ist oder diese Marken für die Verbraucher, die den Bestandteil „meta“ verstehen, einige wahrnehmbare begriffliche Ähnlichkeiten aufweisen könnten (vgl. Randnr. 59 des vorliegenden Urteils), und viertens, dass die von den fraglichen Zeichen erfassten Waren identisch oder ähnlich sind (vgl. Randnr. 26 des vorliegenden Urteils).

 

64 Unter diesen Umständen entscheidet das Gericht, dass die Beschwerdekammer keinen Fehler begangen hat, als sie festgestellt hat, dass zumindest für die Verkehrskreise des Vereinigten Königreichs die Gefahr einer Verwechslung im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 bestehe. Wie von der Beschwerdekammer festgestellt, könnten die maßgeblichen Verbraucher der Auffassung sein, dass die fraglichen Waren dieselbe Herkunft haben, jedoch zu zwei unterschiedlichen Produktserien gehören, die durch den gemeinsamen unterscheidungskräftigen Wortbestandteil „meta“ gekennzeichnet sind.

Gerecht EU 20 september 2011, zaak T-232/10 (Couture Tech tegen OHIM (représentation du blason soviétique) - persbericht

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure. Persbericht 95/11

Gemeenschapsmerk – Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk dat wapen van Sovjet-Unie weergeeft – Absolute weigeringsgrond – Strijdigheid met openbare orde of goede zeden, weigering van de onderzoeker om een beeldmerk dat een gekleurd wapenschild met de wereldbol, een ster, een hamer en sikkel weergeeft, in te schrijven voor waren en diensten van de klassen 3, 14, 18, 23, 26 en 43. – Artikel 7, lid 1, sub f, van verordening (EG) nr. 207/2009”

Verworpen, Hongaars wetboek van strafrecht met het opschrift "Gebruik van symbolen van het totalitarisme" verbiedt gebruik en het Gerecht kan via 6 lid 3 VEU naleving van EVRM verzekeren, dit is een geoorloofde beperking.

53 De kamer van beroep heeft in de eerste plaats verwezen naar artikel 269/B van de 1978. évi IV. törvény a Büntetö Törvénykönyvröl (wet nr. IV van 1978 betreffende het wetboek van strafrecht, hierna: „Hongaars wetboek van strafrecht”), met het opschrift „Gebruik van symbolen van het totalitarisme”. Deze bepaling luidt als volgt:
„(1) Hij die een hakenkruis, een SS-teken, een pijlkruis, een hamer en sikkel, een vijfpuntige rode ster of een symbool dat deze tekens voorstelt, a) verspreidt, b) in het openbaar gebruikt, of c) publiekelijk vertoont, begaat een overtreding en kan worden gestraft met een geldboete, voor zover niet tevens sprake is van een ernstiger strafbaar feit.
(2) Niet strafbaar is hij die de in lid 1 bedoelde handeling begaat ten behoeve van de verspreiding van kennis, voor onderwijs-, wetenschappelijke of artistieke doeleinden of teneinde te informeren over historische of actuele gebeurtenissen.
(3) De bepalingen van de leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op huidige officiële staatssymbolen.”

66 Dat bepaalde wijzen van gebruik van de „symbolen van het totalitarisme” door het Hongaarse recht niet verboden zijn, is in casu irrelevant. Blijkens de punten 27 tot en met 29 en 50 supra moet het bestaan van de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub f, van verordening nr. 207/2009 immers worden onderzocht op basis van de wijze waarop dit teken bij gebruik ervan als merk wordt gepercipieerd.

67 Ten slotte is het Gerecht niet bevoegd om de verenigbaarheid van artikel 269/B van het Hongaarse wetboek van strafrecht met het EVRM te beoordelen. In elk geval is deze omstandigheid in casu irrelevant, daar uit de punten 57 en 58 supra voortvloeit dat deze bepaling niet in aanmerking dient te worden genomen wegens de normatieve waarde ervan, maar als een feitelijke aanwijzing op grond waarvan de perceptie van het relevante publiek in Hongarije kan worden beoordeeld.

68 Daarentegen maken volgens artikel 6, lid 3, VEU de grondrechten, zoals zij worden gewaarborgd door het EVRM en zoals zij voortvloeien uit de constitutionele tradities die de lidstaten gemeen hebben, als algemene beginselen deel uit van het recht van de Unie. Bijgevolg vormt de naleving van deze grondrechten een voorwaarde voor de wettigheid van de handelingen van de Unie, zoals de bestreden beslissing, en de rechter van de Unie moet de naleving ervan verzekeren.

70 Volgens artikel 10, lid 2, EVRM kan de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting worden onderworpen aan bepaalde beperkingen, die bij de wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn, onder meer in het belang van de nationale veiligheid, territoriale integriteit of openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, of de bescherming van de goede zeden.

Rechtbank ´s-Gravenhage 24 augustus 2011, HA ZA 10-2136 (Playgo Ltd. c.s. tegen Trends2com BVBA)

In navolging van Vzr. IEF 8113 en Hof IEF 9585. Merkenrecht. Modellenrecht. Toepasselijk recht. Stukgelopen samenwerking. Agentuurovereenkomst: sales agent en gemeenschappelijk merkhouder Trends2come laat douanemaatregelen nemen: zending speelgoed van voormalig leverancier (en ook houder van gemeenschapsmerken) Playgo worden tegenhouden. Partijen achten toepassing van recht van Hong Kong op hun relatie, rechter overweegt, op basis van vestigingsplaats merkhouder ex 16 lid 1 GMVo en modelhouder ex 27 lid 1 GMoVo, dat Belgisch recht van toepassing is. Partijen krijgen gelegenheid zich nader uit te laten over de rechten en verplichtingen naar Belgisch recht. Zaak wordt aangehouden.

4.8. Door partijen is nog naar voren gebracht dat zij het recht van Hong Kong van toepassing achten op de relatie tussen Playgo Limited, Playgo Toys en Tai Way en de door Playgo Limited aan Playgo Toys en Tai Way verleende toestemming tot het gebruik van de Gemeenschapsmerken en -modellen. De rechtbank overweegt dat, wat daarvan ook zij, dit onverlet laat dat de door de deelgenoten in de gemeenschap jegens elkaar in acht te nemen rechten en verplichtingen door het Belgische recht worden bestreken. [red. accent]

4.9. Aangezien partijen zich in deze procedure nog niet hebben uitgelaten over hun bevoegdheden als deelgenoot en de door de deelgenoten in de gemeenschap jegens elkaar in acht te nemen rechten en verplichtingen naar Belgisch recht noch over de vraag hoe een en ander naar Belgisch recht zich verhoudt tot de stellingen die zij aan hun vorderingen ten grondslag hebben gelegd, zal de rechtbank partijen in de gelegenheid stellen om zich hierover bij akte nader uit te laten. Partijen wordt verzocht zich in ieder geval uit te laten over de (on)bevoegdheid van een deelgenoot met betrekking tot in de gemeenschappelijke eigendom gehouden Gemeenschapsmerken en -modellen, om zonder toestemming van de andere deelgenoot te verzoeken om douanemaatregelen, zoals door Trends2Com is gedaan, en om zonder toestemming van de andere deelgenoot aan derden toestemming te geven tot het gebruik van de Gemeenschapsmerken en -modellen, zoals Playgo Limited heeft gedaan, alsmede over de vraag of de uitoefening van de desbetreffende bevoegdheid aan bepaalde voorwaarden is gebonden. De rechtbank geeft partijen voorts in overweging hun standpunten nader toe te lichten door middel van overlegging van deskundig juridisch advies op het gebied van het Belgische recht waarbij wordt ingegaan op de hiervoor genoemde punten.

Hof 's-Hertogenbosch 16 augustus 2011, LJN BT1658 (Biomet Nederland tegen Heraeus Kulzer GmbH, hier [X])

Misleidende reclame, reikwijdte verbod, verbeurde dwangsommen na vernietiging vonnis in hoger beroep.

In navolging van IEF 1714. Kort: Heraeus Kulzer GmbH is een Duitse onderneming die zich onder meer bezighoudt met de ontwikkeling en productie van botcement. Botcement, al dan niet met toegevoegd antibioticum, wordt gebruikt bij het vastzetten van bijvoorbeeld heup- of knieprotheses aan het bot. Biomet produceert medische hulpmiddelen, waaronder botprotheses.

Voorzieningenrechter heeft bij vonnis van 16 februari 2006 Biomet o.m. verboden mededelingen te doen inhoudende dat Refobacin Bone Cement identiek is aan Refobacin Palacos en mededelingen van gelijke strekking en bevolen opgave te doen van alle uitingen van deze strekking, een rectificatie te plaatsen, reclamemateriaal terug te halen en het gebruik van het merk Palacos te staken.

Betreft ge- en verbod: Biomet betoogd dat zij vergelijkbare, equivalente producten aan mag bieden onder vermelding van de Tüv-verklaring dat zij voldoet aan Richtlijn 93/42. Partijen gebruiken de termen identiek, equivalent en uitwisselbaar, terwijl deze verschillende inhoud hebben. Er zijn geen grieven tegen de vaststelling van de verschillen, zodat deze vaststaan (devolutieve werking van hoger beroep), echter de verschillende werkwijzen zijn niet uitwisselbaar, zodoende staat het Biomet niet vrij om mededelingen te doen of anderzins te suggereren dat beide producten identieke, uitwisselbare, equivalente of gelijkwaardige producten zijn.

Grieven betreft verbeurde dwangsommen: Het vonnis van voorzieningenrechter van 16 februari 2006 is bij arrest van 1 mei 2007 vernietigd, wordt vernietigd, zijn de dwangsommen niet verbeurd c.q. onverschuldigd betaald. Deze grief slaagt.

Proceskosten Bestreden vonnis wordt vernietigd, Biomet toch overwegend in ongelijk gesteld en draagt de kosten. Betreft de dwangsommen worden kosten gecompenseerd Biomet 75% aan de zijde van X en X 25% van de zijde van Biomet en voor het overige ieder eigen kosten.

De grieven 1 en 2; de formulering van het ge- en verbod in 5.2 van het bestreden dictum 4.8.3. Het hof oordeelt dienaangaande als volgt. Partijen gebruiken de termen “identiek”, “equivalent” en “uitwisselbaar”. Duidelijk is dat die begrippen een verschillende inhoud hebben. Indien de producten identiek zijn, zijn er geen relevante verschillen aan te wijzen, qua samenstelling, eigenschappen of verwerking. Indien de producten equivalent (of gelijkwaardig) zijn, zal vooral worden bezien of - eventueel met hantering van een andere werkwijze - met het ene product een “even goed” eindresultaat bereikt kan worden als met het andere. Indien producten uitwisselbaar zijn wil dat zeggen dat de eindresultaten vergelijkbaar zijn en dat ook de werkwijze bij beide producten praktisch gelijk is. Biomet stelt dat haar product, Refobacin Bone Cement gelijkwaardig en uitwisselbaar is met Refobacin Palacos.

4.8.4. Terecht heeft [X.] opgemerkt dat geen grieven zijn gericht tegen de vaststelling van de verschillen, zoals door de rechtbank in r.o. 4.6 van het vonnis waarvan beroep weergegeven. Deze worden derhalve als vaststaand aangemerkt. Het hof is van oordeel dat deze verschillen niet als van kennelijk ondergeschikt belang kunnen worden beschouwd, nu deze van de gebruikers - de chirurgen - een andere werkwijze vereisen dan bij het gebruik van Refobacin Palacos. De verwerkingstijd van beide producten is bijvoorbeeld verschillend. De verschillen leiden er reeds toe dat -wat er ook zij van een eventueel mogelijk te bereiken eindresultaat - de producten niet als uitwisselbaar kunnen worden beschouwd. Daarvoor zou vereist zijn dat de beoogde gebruikers zonder meer ervan uit kunnen gaan dat er geen enkel relevant verschil bestaat, noch qua bereidingswijze, noch qua eindresultaat. Tussen partijen staat voorst vast dat er ten aanzien van Refobacin Bone Cement (nog) geen resultaten van een in vivo onderzoek voorhanden zijn, terwijl als niet of onvoldoende gemotiveerd bestreden vast staat dat slechts na een dergelijk in vivo onderzoek beoordeeld kan worden of die producten, vooral voor wat betreft het eindresultaat, als gelijkwaardig en/of uitwisselbaar zijn te kwalificeren.

4.8.5. Bij deze stand van zaken staat het Biomet niet vrij om mededelingen te doen of anderszins te suggereren dat beide producten identieke, uitwisselbare, equivalente of gelijkwaardige producten zijn.

4.8.6. Daaraan doet de door Tüv afgegeven EG-markering niet af. Ook is immers vast komen te staat dat Tüv die verklaring niet heeft afgegeven op basis van eigen onderzoek van de producten, maar (slechts) op basis van door Biomet aangeleverde documentatie.

De grieven 3, 4 en 5; verbeurde dwangsommen

4.9.1. Biomet heeft aangevoerd dat nu in de kort geding procedure het hof bij arrest van 1 mei 2007 het vonnis van de voorzieningenrechter van 16 februari 2006 heeft vernietigd, eventueel op grond van voornoemd vonnis verbeurde dwangsommen niet meer zijn verschuldigd c.q. eventueel betaalde dwangsommen onverschuldigd betaald zijn. [X.] heeft dat bestreden, daartoe aanvoerende dat het hof in wezen hetzelfde oordeel als de voorzieningenrechter was toegedaan en het vonnis alleen “voor de duidelijkheid” heeft vernietigd. [X.] heeft daarbij ook verwezen naar een uitspraak van dit hof van 5 april 2005, LJN AT 5749.

4.9.2. De grieven slagen. Het vonnis in kort geding van 16 februari 2006 is door het hof volledig vernietigd. In geval van vernietiging van een vonnis ontvalt de kracht aan de vernietigde uitspraak met terugwerkende kracht. Dat brengt met zich mee dat de rechtsgrond aan de door de voorzieningenrechter opgelegde dwangsommen ook met terugwerkende kracht is ontvallen.

Lees het arrest hier (link / pdf)

Gerecht EU 15 september 2011, zaak T-427/09 (Centrotherm Systemtechnik tegen OHIM/centratherm Clean Solutions)

Gemeenschapsmerk. Procedure tot vervallenverklaring. Gemeenschapswoordmerk CENTROTHERM. Normaal gebruik van merk waarvan het beperkte bewijs werd geleverd middels enkele (gedateerde) facturen foto's van lagere kwaliteit is niet overtuigend. Beslissing Kamer van Beroep wordt vernietigd, merk wordt vervallenverklaard. Beroep in zaak T-434/09 is echter verworpen.

Gemeenschapsmerk – Beroep tot vernietiging van beslissing R 6/20084 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 25 augustus 2009 houdende gedeeltelijke vernietiging van de beslissing van de nietigheidsafdeling waarbij het woordmerk „CENTROTHERM”, voor waren en diensten van de klassen 11, 17, 19 en 42, is vervallen verklaard in het kader van het door verzoekster ingediende verzoek tot vervallenverklaring.

34. Bijgevolg dient te worden onderzocht of op basis van de globale beoordeling van de foto’s en de vier facturen kan worden geconcludeerd dat het litigieuze merk normaal is gebruikt overeenkomstig de beginselen die door de in de punten 25 tot en met 29 hierboven aangehaalde rechtspraak zijn ontwikkeld.

35. Met betrekking tot de vier facturen dient te worden opgemerkt dat drie ervan dateren van juli 2006 en op Denemarken, Hongarije en Slowakije betrekking hebben en dat een ervan dateert van januari 2007 en Duitsland betreft. Het woord „centrotherm” komt in het opschrift van die facturen voor, vergezeld van interveniëntes logo als handelsnaam en haar postadres.

36. Die facturen vermelden dat interveniënte verschillende waren in verband met loodgieterij (buizen, moffen, ensembles voor de aansluiting van verwarmingsketels, controlebogen, omhulsels voor uitlaatsystemen) aan vier klanten heeft verkocht voor een bedrag dat, met inbegrip van de factuur van 2007, overeenstemt met minder dan 0,03 % van de omzet die interveniëntes zaakvoerder heeft verklaard in 2006 te hebben gerealiseerd met de verkoop van waren onder het merk CENTROTHERM.

37. Bijgevolg heeft interveniënte bij het BHIM vrij zwak verkoopbewijs ingediend vergeleken met het in de verklaring van haar zaakvoerder opgegeven bedrag. Gesteld al dat de kamer van beroep die verklaring in aanmerking had genomen, zou derhalve moeten worden vastgesteld dat het dossier niet voldoende gegevens bevat die de inhoud van deze verklaring met betrekking tot de waarde van de verkopen ondersteunen. Wat bovendien het temporele aspect van het gebruik van het merk betreft, hebben die facturen betrekking op een zeer korte periode, zelfs op precieze data, te weten 12, 18 en 21 juli 2006 en 9 januari 2007.

46. De wijze waarop en de middelen waarmee het normaal gebruik van een merk wordt bewezen, zijn namelijk niet onbeperkt. Dat het Gerecht heeft vastgesteld dat het normaal gebruik in casu niet is bewezen, is niet te wijten aan buitensporige bewijsvereisten, maar aan het feit dat interveniënte ervoor heeft gekozen om de bewijsvoorlegging te beperken (zie punt 8 hierboven). De nietigheidsafdeling heeft foto’s van lagere kwaliteit ontvangen van voorwerpen waarvan de artikelnummers niet overeenstemmen met de artikelen die volgens de weinige voorgelegde facturen zijn verkocht. Bovendien hebben die facturen op een korte periode betrekking en vermelden zij verkopen van geringe waarde vergeleken met hetgeen interveniënte beweert te hebben gerealiseerd. Ook heeft interveniënte ter terechtzitting bevestigd dat er geen rechtstreeks verband bestond tussen de facturen en de foto’s die zij bij het BHIM had ingediend.

Gerecht EU 15 september 2011, Zaak T-271/09 (Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg tegen OHIM en British-American Tobacco Polska S. A.)

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure op grond van ouder nationaal woordmerk JAN III SOBIESKI en ouder nationaal beeldmerk Jan III Sobieski tegen gemeenschapswoordmerkaanvrage Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg (worst, alcohol en tabak). Over het niet tijdig betalen van oppositiegelden tegen beslissing van Kamer van beroep de oppositie en weigering oppositie in behandeling te nemen. Betaling met cheques, ondanks herhaalde controle niet aangenomen. Klacht wordt afgewezen.

Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk „Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg” voor waren van de klassen 33 en 34 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 771/20084 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 13 mei 2009, waarbij het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie die is ingesteld door de houder van het nationale woordmerk en het nationale woordbeeldmerk „JAN III SOBIESKI” voor waren van de klassen 33 en 34, is geacht niet te zijn ingesteld, op grond dat de desbetreffende taks niet binnen de gestelde termijn is betaald.

58      Der Kläger räumt ein, dass trotz des Verbots der Gebührenentrichtung per Scheck und der zahlreichen Kontrollen des Inhalts der Postausgangsstücke von dem Personal der Anwaltskanzlei nicht entdeckt worden sei, dass sich in dem oben in Randnr. 9 genannten Poststück vom 6. Mai 2008 ein Scheck befunden habe.