Merkenrecht  

Niet-dossierstuk, 2011-2012, documentnr. 2011D57864.

Unitair octrooi en octrooigeschillenbeslechting (octrooirechtspraak)

In de Raad voor Concurrentievermogen d.d. 5–6 december 2011 wordt naar verwachting ook gesproken over de inrichting van het rechtspraakverdrag. Met name als het gaat om de kwaliteit en de benoeming van de rechters willen de leden van de CDA-fractie graag weten hoe het kabinet dit voor zich ziet. Daarnaast verzoeken de leden van de CDA-fractie om uitleg over hoe dit zal worden gefinancierd. De leden van de CDA-fractie zien niet graag dat er een totale nieuwe institutie wordt opgetuigd. De leden van de CDA-fractie zijn verder voorstander van de lijn die de Commissie schetst voor een gemeenschappelijk systeem voor de octrooirechtspraak. Een enkele lidstaat stond hier echter kritisch tegenover. Hoe staat het daar nu mee? Wat zal de lijn van het kabinet worden op dit punt? De leden van de CDA-fractie verzoeken om een reactie.

Europees waarnemingscentrum voor namaak en piraterij

De leden van de CDA-fractie juichen het Europees waarnemingscentrum voor namaak en piraterij toe. De laatste tijd bereiken de leden van de CDA-fractie via de media veel berichten over namaak. Men ziet complete «nep» Apple stores in Oosterse landen opduiken die de gewone markt onder druk zetten. In hoeverre is hier ook sprake van in Europese landen? Daarnaast zien de leden van de CDA-fractie het waarnemingscentrum voornamelijk als een verzamelplaats en database waar alle voorbeelden en «best practices» met elkaar gedeeld kunnen worden. Is dit ook de visie van het kabinet? Zo nee, waarom niet? De leden van de CDA-fractie verzoeken om een reactie.

Vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van D66

De leden van de D66-fractie zijn verheugd kennis te nemen van de voortgang op het Octrooidossier. Een unitair octrooi kan een grote winst betekenen voor het concurrentievermogen van het Europese bedrijfsleven. Begrijpen de leden van de D66-fractie het goed dat er voor de geschillenbeslechting nu wel met alle EU-landen wordt gesproken? Is hier, in tegenstelling tot de eerdere octrooiafspraken, niet sprake van een gekwalificeerde meerderheid?

De leden van de D66-fractie hebben vragen over het «Europese waarnemingscentrum voor namaak en piraterij». Allereerst zijn deze leden blij met de opmerkingen van de minister van EL&I om ook aan te dringen op de promotie van legale businessmodellen. Een goed legaal aanbod is immers de enige manier om piraterij tegen te gaan. Daarnaast vragen de leden van de D66-fractie of er binnen het waarnemingscentrum enkel een rol is voor industriële partijen of dat ook de non-gouvernementele organisaties (NGO’s), zoals burgerrechtenbewegingen, hier een rol hebben. Handhaving – met name op het internet – betekent al snel een inbreuk op de privacy van consumenten. De leden van de D66-fractie verzoeken het kabinet om voldoende oog te hebben voor de nadelen van handhaving. Daarom ook vragen de leden van de D66-fractie het kabinet om er op aan te dringen dat burgerrechtengroeperingen voldoende betrokkenheid krijgen in het waarnemingscentrum. Kan het kabinet dit toezeggen?

Ook vragen de leden van de D66-fractie of het verbeteren van het inzicht in de schade van inbreuken op intellectueel eigendom op voldoende wetenschappelijke basis gebeurt? Deze leden verwijzen hierbij naar onder meer het rapport van professor Ian Hargreaves die in deze context schrijft over «lobbynomics». Graag horen deze leden van het kabinet of het de mening deelt dat de genoemde kennisvergaring voldoende onafhankelijk en wetenschappelijk dient te zijn en dat genoemde kennisvergaring anders nooit de taak kan zijn van een Europees gefinancierd instituut. Tevens horen de leden graag dat het kabinet zich hard zal maken voor dit punt.

Sowieso hebben de leden van de D66-fractie vragen over de vraag of op het «waarnemingscentrum» een taak voor «Europa» is weggelegd. Kan het kabinet uitleg geven over welke vorm van marktfalen hier van toepassing is, dat maakt dat overheidsingrijpen nodig wordt bevonden?

De leden van de D66-fractie lezen dat het kabinet pleit voor meer geld voor onderzoek en innovatie binnen het krapper budgettair kader en een sobere EU-begroting. Deze leden vragen waar dan het extra geld voor onderzoek en innovatie vandaan moet komen. Kan het kabinet toelichten welke posten dan wel gekort moeten gaan worden?

Vzr. Rechtbank Utrecht 23 november 2011, LJN BU6248 (eiser tegen DHL Express en Staat der Nederlanden)

Informatieplicht in het douanerecht. Modelrechten op elektronica. Opheffing strafrechtelijk beslag.

Eiser drijft een webshop in elektronica-artikelen en heeft diverse artikelen uit China ingekocht. DHL is een logistieke dienstverlener. Tijdens een controle zijn door de douane goederen aangetroffen die mogelijk inbreuk maken op IE-rechten (modelrecht) van Nintendo, Apple, Intel en Microsoft. Daarvan is melding gemaakt bij de rechthebbenden, waarop zij binnen 10 werkdagen aan kunnen geven of zij hiertegen wensen te ageren.

Eiser is niet geïnformeerd over de status van deze zendingen en stelt Douane en DHL aansprakelijk wegens onrechtmatige (overheids)daad. DHL heeft eiser niet (juist) geïnformeerd over de reden van vertraging van de zendingen en afleverplaats / tijd. Douane heeft gericht de zendingen tegengehouden en had eiser moeten informeren conform het Handboek Douane (art. 6.14.4).

De door eiser gevorderde stukken worden in het geding gebracht door gedaagden, nu deze stukken wél in het bezit zijn, is vordering I onvoldoende onderbouwd.

Uit het vervoersrecht en de douanewetgeving volgt verder geen informatieplicht jegens de geadresseerde van de zending. Uit de omstandigheden blijkt dat eiser wel regelmatig is geïnformeerd over de status en redenen van vertraging. Nu blijkt dat alle goederen die zijn vrijgegeven al zijn bezorgd, valt er niets meer te bezorgen bij eiser en wordt de vordering tot bezorging afgewezen. Eiser is niet-ontvankelijk in kort geding tot opheffing van het strafrechtelijk beslag, omdat hiertoe een ander rechtsmiddel openstaat, namelijk een klaagschriftprocedure ex art. 552a Sv.

Eiser wordt veroordeeld in de kosten aan de zijde van DHL en Staat, beiden begroot op €1.376.

Informatieverstrekking
4.2. (...) Ter mondelinge behandeling heeft de advocaat van [eiser] opgemerkt dat dit de stukken zijn waar [eiser] om heeft verzocht. De voorzieningenrechter gaat er daarom vanuit dat met deze informatie reeds aan het gevorderde onder I is voldaan. Mocht de overgelegde informatie toch niet volledig zijn, dan had het – mede gelet op het feit dat alle stukken vóór de mondelinge behandeling aan de advocaat van [eiser] zijn toegestuurd en [eiser] ook tijdens de schorsing van de mondelinge behandeling de mogelijkheid heeft gehad om de stukken te bekijken – op de weg van [eiser] gelegen zich daarop te beroepen. Nu hij dat niet heeft gedaan, heeft [eiser] zijn belang bij de vordering onder I onvoldoende onderbouwd, zodat deze vordering reeds om die reden moet worden afgewezen.

4.3.  Verder acht de voorzieningenrechter in dit verband van belang dat DHL Express en de Staat gemotiveerd hebben aangevoerd dat in het vervoersrecht respectievelijk de douanewetgeving geen informatieplicht jegens de geadresseerde van een zending is opgenomen. [eiser] heeft dit niet bestreden, maar gesteld dat DHL Express en de Staat hem desalniettemin over de status van de zendingen hadden behoren te informeren. De voorzieningenrechter overweegt dienaangaande als volgt. Uit hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is kan onder omstandigheden mogelijk worden afgeleid dat de Douane en/of een vervoerder de geadresseerde moet(en) informeren over de status van een zending. In de onderhavige kwestie blijkt uit alle overgelegde stukken en ingenomen stellingen dat dit ook is gebeurd. Op regelmatige basis heeft [eiser] namelijk contact gehad met DHL Express en de Douane en daarbij zijn de status van de zendingen en redenen van de vertraging aan de orde gekomen. (...) Waarom - ondanks dit alles - door DHL Express en/of de Douane onrechtmatig is gehandeld, is door [eiser] niet nader gemotiveerd onderbouwd, zodat ook het vorenstaande ertoe leidt dat de vordering onder I moet worden afgewezen. Dat de gehele gang van zaken [eiser] niet beviel en hem de wanhoop nabij was, maakt dit oordeel niet anders.

4.4.  De verwijzing van [eiser] naar het Douane handboek, en meer specifiek artikel 6.14.4. hieruit, is door de voorzieningenrechter niet in de beoordeling betrokken. Redengevend hiervoor is dat dit handboek niet is overgelegd en door de Staat gemotiveerd is bestwist dat in dat handboek de door [eiser] gestelde informatieplicht is te lezen.

Bezorging goederen
4.6.  Daar komt nog bij dat als onweersproken gesteld vaststaat dat alle goederen uit zendingen (...) inmiddels bij [eiser] zijn bezorgd of door hem zijn opgehaald. Met andere woorden: er zijn geen (niet tegengehouden) goederen die op dit moment nog bezorgd kunnen worden. Mocht dit anders zijn, dan had het op de weg van [eiser] gelegen om - mede aan de hand van de door DHL Express en de Staat overgelegde stukken en ingenomen stellingen - gemotiveerd te onderbouwen welke (niet tegengehouden) goederen nog niet zijn bezorgd/opgehaald.

Opheffing strafrechtelijk beslag
4.8.  Ten aanzien van de vordering tot opheffing van de beslagen heeft de Staat terecht aangevoerd dat [eiser] niet-ontvankelijk is, omdat daartoe voor hem de klaagschrift-procedure als bedoeld in artikel 552a Sv openstaat. Het is onverenigbaar met het gesloten stelsel van rechtsmiddelen in strafzaken dat de voorzieningenrechter vooruitlopend op de behandeling door de raadkamer in strafzaken oordeelt over de rechtmatigheid van een beslag. Voor toewijzing van een vordering tot opheffing van een strafrechtelijk beslag, zoals hier aan de orde, kan daarom slechts sprake zijn in zeer uitzonderlijke of buitengewoon spoedeisende omstandigheden. Van dergelijke omstandigheden is in deze zaak echter onvoldoende gebleken. [eiser] is dan ook niet-ontvankelijk in zijn vordering onder III.

HvJ EU 1 december 2011, zaak C-495/09 (Nokia Corporation tegen Her Majesty's Commissioners of Revenue & Customs) - persbericht

Prejudiciële vragen gesteld door Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, België.

Uit't persbericht (gevoegd met zaak C-446/09, andere vraagstelling): Het Hof verduidelijkt onder welke voorwaarden de douaneautoriteiten van de lidstaten uit derde landen afkomstige goederen – imitaties of kopieën van in de Unie intellectuele-eigendomsrechtelijk beschermde waren – kunnen vasthouden Wanneer dergelijke goederen zich in de Unie in een douane-entrepot of in extern douanevervoer bevinden, kunnen zij als „namaakgoederen” of „door piraterij verkregen goederen” worden aangemerkt wanneer is bewezen dat zij bestemd zijn om in de Unie te worden verhandeld

Vraag: Kunnen van een gemeenschapsmerk voorziene niet-communautaire goederen die in een lidstaat onder douanetoezicht staan en in doorvoer zijn van een derde staat naar een andere derde staat ‚namaakgoederen' in de zin van artikel 2, lid 1, sub a, van verordening 1383/2003/EG(1) zijn, wanneer er geen aanwijzingen zijn dat deze goederen in de Gemeenschap op de markt zullen worden gebracht via een douaneprocedure of doordat zij daar illegaal worden binnengebracht?

Op andere blogs
JIPLP
DeBrauw

HvJ EU 1 december 2011, zaak C-446/09 (Koninklijke Philips Electronics NV tegen Lucheng Meijing Industrial Company Ltd e.a.) - persbericht

Prejudiciële vragen gesteld door Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, België.

Uit't persbericht (gevoegd met C-495/09, andere vraagstelling): Het Hof verduidelijkt onder welke voorwaarden de douaneautoriteiten van de lidstaten uit derde landen afkomstige goederen – imitaties of kopieën van in de Unie intellectuele-eigendomsrechtelijk beschermde waren – kunnen vasthouden Wanneer dergelijke goederen zich in de Unie in een douane-entrepot of in extern douanevervoer bevinden, kunnen zij als „namaakgoederen” of „door piraterij verkregen goederen” worden aangemerkt wanneer is bewezen dat zij bestemd zijn om in de Unie te worden verhandeld.

Vraag: Vormt artikel 6.2 b) van de verordening (EG) nr. 3295/941 van 22 december 1994 (de oude douaneverordening) een regel van geuniformiseerd gemeenschapsrecht, die zich opdringt aan de rechtbank van de lidstaat die overeenkomstig artikel 7 van de verordening gevat werd door de houder van het recht, en houdt deze regel in dat de rechtbank bij haar beoordeling geen rekening mag houden met het statuut van tijdelijke opslag / het transit statuut en de fictie moet toepassen dat de goederen vervaardigd werden in diezelfde lidstaat, en vervolgens met toepassing van het recht van diezelfde lidstaat moet oordelen ofzodanige goederen inbreuk plegen op het intellectuele recht in kwestie?

Antwoord: Verordening (EG) nr. 3295/94 van de Raad van 22 december 1994 houdende vaststelling van een aantal maatregelen betreffende het binnenbrengen in de Gemeenschap alsmede de uitvoer en wederuitvoer uit de Gemeenschap, van goederen die inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 241/1999 van de Raad van 25 januari 1999, en verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten, moeten aldus worden uitgelegd dat:

– uit een derde land afkomstige goederen die een imitatie zijn van een in de Europese Unie door een merkrecht beschermde waar of een kopie van een in de Unie door een auteursrecht, naburig recht, tekening of model beschermde waar, niet als „namaakgoederen” of „door piraterij verkregen goederen” in de zin van deze verordeningen kunnen worden aangemerkt louter op grond van het feit dat zij onder een schorsingsregeling in het douanegebied van de Unie zijn binnengebracht;

–        deze goederen daarentegen inbreuk op dat recht kunnen maken en dus als „namaakgoederen” of „door piraterij verkregen goederen” kunnen worden aangemerkt wanneer is bewezen dat zij bestemd zijn om in de Europese Unie te worden verhandeld, waarbij dit bewijs is geleverd met name wanneer blijkt dat deze goederen aan een klant in de Unie zijn verkocht of voor deze goederen een verkoopaanbieding is gedaan aan of reclame is gemaakt bij consumenten van de Unie, of wanneer uit documenten of briefwisseling betreffende deze goederen blijkt dat het voornemen bestaat om deze goederen naar de consumenten in de Unie om te leiden;

–        opdat de voor de beslissing ten gronde bevoegde autoriteit op nuttige wijze kan onderzoeken of een dergelijk bewijs bestaat en of er sprake is van de andere bestanddelen van een inbreuk op het aangevoerde intellectuele-eigendomsrecht, de douaneautoriteit waarbij een verzoek om optreden is gedaan, de vrijgave van deze goederen moet opschorten of deze goederen moet vasthouden zodra zij beschikt over aanwijzingen van een vermoeden dat inbreuk is gemaakt, en

–        dergelijke aanwijzingen onder meer kunnen zijn het feit dat de bestemming van de goederen niet is aangegeven hoewel voor de gevraagde schorsingsregeling daarvan aangifte moet worden gedaan, het ontbreken van nauwkeurige of betrouwbare informatie betreffende de identiteit of het adres van de producent of de expediteur van de goederen, het ontbreken van samenwerking met de douaneautoriteiten of nog aan het licht gekomen documenten of briefwisseling betreffende de betrokken goederen die het vermoeden kunnen doen ontstaan dat deze goederen mogelijk naar de consumenten in de Europese Unie zullen worden omgeleid.

Op andere blogs:
JIPLP
DeBrauw

Gerecht EU 30 november 2011, zaak T-123/10 (Paul Hartman tegen OHIM)

Merkenrecht. Het aangemelde gemeenschapswoordmerk COMPLETE mist onderscheidend vermogen. Absolute weigeringsgrond: Het beschrijvend karakter voor de homogene groep van producten incontinentie/verzorgingsproducten. Het OHIM heeft ten onrechte de volledige incontinentieverzorging beoordeeld als geschikt voor merkregistratie voor (inderdaad) complete verzorging, zonder de afzonderlijke waren te beoordelen op de voor elk ingeschreven categorieën. Het Gerecht vernietigt de beslissing van het OHIM.

34. Im Übrigen beruht die Argumentation der Beschwerdekammer unabhängig davon, welche Unterkategorie von Waren betroffen ist, pauschal auf dem Gedanken, dass der mit dem von der Markenanmeldung erfassten Zeichen und den betreffenden Waren konfrontierte englischsprachige Verbraucher wegen des Zusammenhangs zwischen der Bedeutung des Zeichens, der „Vorstellung von Vollständigkeit“, und den streitgegenständlichen Waren einer „vollständigen Inkontinenzversorgung“ das Zeichen unmittelbar – ohne gedankliche Zwischenschritte – so verstehen werde, dass es die Beschaffenheit und Bestimmung dieser Waren beschreibe.

45. Außerdem hat die Beschwerdekammer bei ihrer Analyse ein fehlerhaftes Kriterium verwendet, um zu beurteilen, ob das von der Markenanmeldung erfasste Zeichen im Hinblick auf die genannte Vorschrift eingetragen werden konnte. Nach diesem Kriterium beschreibt ein Begriff, der eine Vorstellung von Vollständigkeit vermittelt, die beanspruchten Waren dahin, dass sie eine vollständige Inkontinenzversorgung bieten, und liefert einen beschreibenden Begriffsinhalt der Beschaffenheit und Bestimmung der in Rede stehenden Waren. Aus dem Vorstehenden ergibt sich aber jedenfalls, dass ein solches Kriterium es im vorliegenden Fall nicht erlaubt, das Vorliegen eines absoluten Eintragungshindernisses auf der Grundlage von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 nachzuweisen. Dieses Kriterium kann somit nicht verwendet werden, um das Fehlen von Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens im Hinblick auf Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung nachzuweisen, weil es nicht beschreibend sei.

Gerecht EU 30 november 2011, zaak T-477/10 (SE-Blusen Stenau GmbH tegen OHIM/Sport Eybl & Sports Experts GmbH)

Merkenrecht. Oppositieprocedure. Aanmelding gemeenschapsbeeldmerk SE© SPORTS EQUIPMENT, oppositie door ouder nationaal woordmerk SE So Easy, relatieve weigeringsgrond: soortgelijke tekens.

Het gemeenschappelijke bestanddeel SE heeft geen eigen betekenis in het Duits. Het Gerecht komt tot de conclusie dat er in middelmatige mate overeenstemming is, in tegenstelling tot het OHIM die slechs een geringe overeenstemming concludeert. OHIM heeft foutief beoordeeld dat de tekens (bijna) verschillend zijn, deze beslissing wordt aldus vernietigd.

45 Drittens ist zum bildlichen Vergleich der beiden Zeichen zu konstatieren, dass die Wortbestandteile „So Easy“ und „Sports Equipment“ völlig unterschiedlich sind.

46 Es ist jedoch daran zu erinnern, dass der gemeinsame Wortbestandteil „SE“ den Gesamteindruck des angemeldeten Zeichens dominiert und im Gesamteindruck der älteren Marke eine etwas größere Rolle spielt als das zweite Wortelement „So Easy“. Gleichwohl schaffen die grafischen Elemente in dem angemeldeten Zeichen, insbesondere die ungewöhnliche Schriftart des dominierenden Bestandteils „SE“, in bildlicher Hinsicht Distanz zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen.

47 Angesichts der vorstehenden Erwägungen ist festzustellen, dass in bildlicher Hinsicht eine Ähnlichkeit mittleren Maßes zwischen den beiden Zeichen besteht. Daraus folgt, dass die Beschwerdekammer einen Beurteilungsfehler begangen hat, indem sie annahm, die Zeichen seien einander nahezu unähnlich.

Vzr. Rechtbank Haarlem 24 november 2011, KG ZA 11-475 (Alpi Netherlands B.V. tegen Converse Inc.)

Met dank aan Leonie Kroon, DLA Piper.

Converse-jurisprudentie, in navolging van IEF 10208. Beslagrecht in een merkenrechtprocedure. Rechtspersonenrecht.

Alpi vordert opheffing van de door Converse gelegde verhaalsbeslagen en een verbod opnieuw conservatoir beslag te leggen. Converse stelt dat Alpi Netherlands het onrechtmatig handelen van Alpi International voortzet en dat zij misbruik maakt van rechtspersonenrecht. Dit laatste wordt door Alpi betwist. Zij wijst daarbij op het hebben van een eigen rechtspersoonlijkheid. Deze betwisting wordt onvoldoende geacht. Ook, zo meent de rechter, is niets aangevoerd waaruit afgeleid kan worden dat beslag onnodig is gelegd. De rechter weigert de voorzieningen en veroordeelt Alpi in de kosten.

4.4. Die gepretendeerde vordering heeft Converse ten aanzien van Alpi Netherlands gegrond op de stelling dat Alpi Netherlands het onrechtmatig handelen van Alpi International voortzet, dat zij misbruik maakt van rechtspersonenrecht c.q. van het identiteitsverschil tussen de beiden vennootschappen en (daarmee) de schuldeisers van Alpi International - waaronder Converse - benadeelt.

4.5. Alpi Netherlands daarentegen heeft volstaan met een blote betwisting van de stelling dat zij merkinbreuk zou plegen. Zij heeft gewezen op de eigen rechtspersoonlijkheid van Alpi Netherlands ten opzicht van Alpi international en ontkend dat zij crediteuren van laatstgenoemde vennootschap benadeelt.

4.6. Dit is niet voldoende voor het oordeel dat summierlijk is gebleken van de ondeugdelijkheid van de vordering. Meer in het bijzonder acht de voorzieningenrechter Alpi Netherlands er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat zij gegen misbruik maaakt van het identiteitsverschil tussen haarzelf en Alpi International.

OHIM Decision Cancellation Division 29 november 2011, ref 4159 C (inzake merk: RAW, R.B. Europe GmbH tegen G-Star Raw C.V.)

Met dank aan Joris van manen, Hoyng Monegier LLP.

Merkenrecht. Nietigheidsprocedure. Verzoekster meent dat de term 'raw' een bepaalde betekenis heeft die duidelijk verwijst naar het karakter van de goederen die worden verhandeld, namelijk textuur en kwaliteit. Betekenissen uit woordenboeken, wikipedia en google zoekresultaten zijn erbij gehaald om het verzoek te ondersteunen.

De houder van het gemeenschapswoordmerk RAW meent dat door de gemiddelde consument geen verband wordt gelegd met de goederen waarvoor het merk is geregistreerd. Subsidiair gesteld heeft RAW een tweede betekenis gekregen door langdurige en intensief gebruik in reclame door de merknaamhouder.

Cancellation Division volgt G-Star en het verzoek tot nietigheidsverklaring wordt afgewezen. De verzoekster zal de kosten dragen van de merknaamhouder ad €450.

(8) The CTM proprietor claims that, for the average consumer, the term "raw" does not have any meaning in connection with the goods for which the CTM is registered, and therefore that it is not descriptive. It argues that the normal meaning of this English word is "nog cooked" of "not processed" and submits copies of the corresponding entries in several dictionaries to support it. It further argues that it is not relevant that on the internet some information can be found where the word "raw" is used in connection with certain textiles, a certain cut, or a certain clothing style or design, since these meanings may be readily known by insiders in the fashion industry but cannot be considered to be the common meaning of the word "raw" according to normal parlance. The CTM proprietor claims that the documents filed by the applicant show that "raw" is an adjective with a variety of meanings and that is has to be used together with a noun (such as raw cut, raw denim or raw cotton) in order for the consumer to determine a specific meaning.

Onder Article 7(1)(c) CTMR:
(20) As the applicant itself has argued, the adjective "raw" has a variety of meanings depending on the context, and in particular of the noun which follows it. The term "raw" on its own, used in connection with the clothing, footwear, headgear and belts, will just bring to mind its most common meanings, i.e. "uncooked, unprocessed, unfinished", which cannot be considered to be descriptive of the good in question, which by definition are finished products. At most, the relevant consumer could consider, after some reflection, that the term might be suggestive or allusive to the kind of fabric used to make the goods e.g. raw denim, raw cotton) or to a "rough" style, but even then it is not clear to which of these two different meanings it refers. In other words, the contested CTM does not enable the relevant public to establish a specific and direct relationship between the sign and the goods in question immediately, and without further thought.

HvJ EU 29 november 2011, zaak C-307/10 (conclusie AG Bot; The Chartered Institute of Patent Attorneys tegen Registrat of Trade Marks)

Merkenrecht. Beschermingsomvang van merk. Identificatie van waren of diensten waarvoor bescherming van merk wordt aangevraagd. Classificatie van waren en diensten ten behoeve van de inschrijving.

De mate van duidelijkheid en nauwkeurigheid die vereist is wat de omschrijving van de door een merk bestreken waren of diensten betreft. Dit kan worden vervuld door opsomming van elk van de waren en diensten óf door de identificatie van de basiswaren/-diensten aan de hand waarvan de wezenlijk kenmerken en aan de hand waarvan wezenlijke objectieve kenmerken en eigenschappen kunnen worden bepaald. Een mededeling van de voorzitter OHIM vormt geen waarborg voor de duidelijkheid en nauwkeurigheid die vereist zijn voor de inschrijving van een nationaal of een gemeenschapsmerk.

Conclusie:
1. a) De [Merkenrichtlijn], moeten aldus worden uitgelegd dat de identificatie van de waren of diensten waarvoor de aanvrager bescherming wenst, moet voldoen aan eisen van duidelijkheid en nauwkeurigheid die voldoende zijn om de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers in staat te stellen de omvang van de door het merk geboden bescherming exact te bepalen.

1. b) Deze vereisten kunnen worden vervuld door een concrete opsomming van elk van de waren en diensten waarvoor de aanvrager bescherming wenst. Zij kunnen tevens worden vervuld door een identificatie van de basiswaren of ‑diensten, aan de hand waarvan de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers de wezenlijke objectieve kenmerken en eigenschappen van de betrokken waren of diensten kunnen bepalen.

2) Richtlijn 2008/95 en verordening nr. 207/2009 moeten aldus worden uitgelegd dat zij er niet aan in de weg staan dat de aanvrager de waren of de diensten waarvoor hij bescherming wenst, identificeert door middel van de algemene benamingen van de hoofdklassen van de gemeenschappelijke classificatie van waren en diensten waarvoor een merk wordt ingeschreven, voor zover deze identificatie aan de eisen van duidelijkheid en nauwkeurigheid voldoet.

3) Mededeling nr. 4/03 van de voorzitter van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 16 juni 2003, betreffende het gebruik van de opschriften van hoofdklassen in de opgaven van waren en diensten voor gemeenschapsmerkaanvragen en ‑inschrijvingen, waarin hij ten eerste aangeeft dat dit Bureau geen bezwaar heeft tegen het gebruik van te vage of te onbestemde algemene benamingen en opschriften van hoofdklassen, en ten tweede dat het gebruik van dergelijke aanduidingen betekent dat ten aanzien van alle waren of diensten die in de bedoelde klasse vallen, aanspraak op bescherming wordt gemaakt, vormt geen waarborg voor de duidelijkheid en nauwkeurigheid die vereist zijn voor de inschrijving van een nationaal of een gemeenschapsmerk.

Vragen: Is het in de context van [merkenrechtRichtlijn]:
- noodzakelijk dat de verschillende waren of diensten waarop een merkaanvraag betrekking heeft, met enige mate van duidelijkheid en nauwkeurigheid worden omschreven, en zo ja, met welke mate;
- toelaatbaar dat gebruik wordt gemaakt van de algemene bewoordingen van de hoofdklassen van de internationale classificatie van de waren en diensten volgens de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 (zoals periodiek herzien en gewijzigd) ter omschrijving van de verschillende waren of diensten waarop een merkaanvraag betrekking heeft;
- noodzakelijk of toelaatbaar dat een dergelijk gebruik van de algemene bewoordingen van de hoofdklassen van de voornoemde internationale classificatie van waren en diensten wordt uitgelegd volgens mededeling nr. 4/03 van de President van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt van 16 juni 2003 (PB BHIM 2003, blz. 1647)?

Rechtbank Breda 23 november 2011, LJN: BU5696 (Vissers Heftruck Service BV tegen VGM Special Products en VGM Visser & De Goeij Machines B.V.)

Auteursrecht, onrechtmatige daad, slaafse nabootsing en merkenrecht. artikel 1019h Rv.

VHS houdt zich bezig met de verhuur en verkoop van machines in het algemeen en van verreikers. De ManiRail is een verreiker van het merk Manitoe die middels een technische aanpassing geschikt gemaakt voor gebruik op het spoorwegnet. Werknemers hebben tekeningen van de Manirail aan VGM c.s. gegeven en deze heeft op haar beurt de Telerailer gemaakt, welke een inbreuk op auteursrechten vormt, althans een geval van slaafse nabootsing betreft.

Echter de technische tekeningen kunnen niet worden aangemerkt als werk in de zin van artikel 10 Aw. Ze zijn gemaakt met het oog op realisatie van een technisch effect. Ten overvloede meldt de rechtbank dat er er geen verkrijging van octrooirecht van rechtswege is en daartoe is zij ook niet bevoegd.

Geen slaafse nabootsing, daartoe heeft VHS niet voldaan aan haar stelplicht.

VHS stelt dat zij de naam bij (lees: door) Manitou Holding heeft geregistreerd in het merkenregister. VHS is dus geen merknaamhouder en niet ontvankelijk gelet op art. 2.19 lid 2 BVIE. Voorts volgt nog een niet-succesvolle schadevergoedingsactie stellende dat [x] een ManiRail wilde kopen en door toedoen van VGM c.s. niet is ingegaan op de offerte van VHS, hiertoe is geen causaal verband gevonden. Proceskostenveroordeling ex 1019h Rv ad €2.944.

3.6. De technische tekeningen die met het oog op de ontwikkeling van de “ManiRail” zijn gemaakt en het uiteindelijke product de “ManiRail” kunnen niet worden aangemerkt als een werk in de zin van artikel 10 Aw. Het werkbegrip van de Auteurswet vindt namelijk zijn begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter van het gemaakte werk enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. De “Manitou” verreiker bestond al. De tekeningen en modellen die ten behoeve van de ontwikkeling van de “ManiRail” zijn gemaakt, zijn gemaakt met het oog op de realisatie van een technisch effect ten aanzien van die “Manitou” verreiker, te weten een voor het spoorwegnet geschikte verreiker die roterende bewegingen kan maken. De persoonlijke invulling van de maker stond daarbij niet voorop. VHS kan zich dan ook niet beroepen op een auteursrecht betreffende de “ManiRail” om nabootsing ervan te verbieden. De overige discussiepunten ten aanzien van het auteursrecht kunnen onbesproken blijven. Om voormelde reden is bescherming op grond van het Beneluxverdrag intellectuele eigendom (BVIE) ook niet aan de orde. Artikel 3.2. van dat verdrag sluit tekeningen en modellen waarbij het gaat om het technische effect van bescherming uit.

3.7. Artikel 2 van de Rijksoctrooiwet (ROW) bepaalt dat vatbaar voor octrooi zijn uitvindingen op alle gebieden van de technologie die nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en toegepast kunnen worden op het gebied van de nijverheid. De uitvinding van de “ManiRail” is er één op het gebied van de technologie en derhalve vatbaar voor een Nederlands octrooi, indien aan de eisen van artikel 2 ROW en de overige eisen van de ROW wordt voldaan. Ook bescherming op grond van het Europees Octrooi Verdrag (EOV) kan aan de orde zijn indien aan de eisen van dat verdrag wordt voldaan. Zowel voor de ROW als het EOV geldt dat zij een octrooirecht niet van rechtswege toekennen, terwijl VHS zich ook niet heeft beroepen op bescherming op grond van de ROW of het EOV. Bovendien zou deze rechtbank onbevoegd zijn te oordelen over het bestaan van een octrooirecht of bescherming op grond van de ROW of het EOV; die beoordeling is voorbehouden aan de rechtbank in ’s-Gravenhage.

Slaafse nabootsing
3.12. De rechtbank moet vaststellen dat VHS in de kern niet meer stelt dan dat het totaalbeeld van de twee machines gelijk is. Wanneer een product, dat niet door een recht van intellectuele eigendom tegen nabootsing wordt beschermd, door een concurrent wordt nagebootst, zodanig dat tussen de beide producten gelijkenis bestaat, betekent dat nog niet dat van onrechtmatig handelen sprake is, zelfs niet indien door die gelijkenis bij het relevante publiek verwarring mocht ontstaan. Van onrechtmatig handelen is slechts sprake indien die gelijkenis onnódig is in de in 3.10. weergegeven zin. VHS heeft echter niets gesteld over hetgeen voor VGM c.s. redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van de “Telerailer”, mogelijk is om van de “ManiRail” onderscheidende elementen aan te brengen. Dat was van haar in het kader van haar stelplicht wel te vergen. Waar VHS niet aan haar stelplicht heeft voldaan moet de conclusie luiden dat niet komt vast te staan dat van slaafse nabootsing door VGM c.s. sprake is.

Handelsnaam / merknaam
3.16. Voor zover VHS heeft gesteld dat zij de naam “ManiRail” heeft bedacht en als handelsnaam voert en dat het VGM c.s. om die reden verboden is die naam te gebruiken, wordt die stelling verworpen. Wanneer sprake is van een handelsnaam in de zin van de Handelsnaamwet is het een ander verboden een handelsnaam te voeren die kort gezegd verwarring wekt over wie de onderneming drijft of die het merk van een ander bevat. VHS heeft niet gesteld dat VGM c.s. als handelsnaam “ManiRail” voeren. Uit de stellingen van VHS maakt de rechtbank op dat zij erop doelt dat zij de merknaam “ManiRail” heeft bedacht. Zij stelt dat zij de naam bij “Manitou” heeft laten registreren. Zij stelt ook dat haar holdingmaatschappij het merk als zodanig inmiddels heeft laten registreren. Bij gebreke van een nadere toelichting op een en ander van VHS moet de rechtbank het ervoor houden dat de holdingmaatschappij toestemming heeft verkregen van VHS voor de registratie van de merknaam in het Benelux merkenregister en dat VHS zich niet tegen de inschrijving heeft verzet.

3.17. Artikel 2.19., lid 1 BVIE bepaalt dat alleen de merkhouder in rechte bescherming kan inroepen tegen gebruik van een teken. Artikel 2.20., lid 1 BVIE bepaalt dat de houder van een merk het uitsluitend recht heeft het gebruik van een teken te verbieden. Waar de holdingmaatschappij de merknaam “ManiRail” heeft ingeschreven is zij de merkhouder. Alleen zij kan gelet op voormelde artikelen een vordering instellen tot een verbod op het gebruik van het teken “ManiRail”. VHS behoort in deze vorderingen dan ook, gelet op artikel 2.19., lid 2 BVIE, niet-ontvankelijk te worden verklaard. Wanneer de rechtbank ten onrechte heeft aangenomen dat inschrijving bij het Benelux merkenregister heeft plaatsgehad, behoort VHS eveneens op grond van artikel 2.19., lid 2 BVIE niet-ontvankelijk te worden verklaard. Er is dan immers geen sprake van een merkhouder.

Schadevergoedingsactie
3.18. De rechtbank beoordeelt nu de vordering tot schadevergoeding van VHS. VHS stelt dat zij schade heeft geleden ten bedrage van EURO 57.500,- omdat [x] in oktober 2009 slechts bereid was EURO 200.000,- voor een “ManiRail” van VHS te betalen, terwijl [x] door toedoen van (uiteindelijk) VGM c.s. niet is ingegaan op de offerte van augustus 2008 van VHS ten bedrage van EURO 257.500,-.

3.19. Naar aanleiding van het verweer van VGM c.s. dat geen causaal verband bestaat tussen enig handelen van VGM c.s. en de door VHS geclaimde schade overweegt de rechtbank als volgt. Als VHS zou worden gevolgd in haar stelling dat [x] bij VHS geen “ManiRail” heeft gekocht in reactie op de offerte van augustus 2008 van VHS vanwege het destijds belemmeren van de verkoop daarvan door [verkoopdirecteur] en [bestuurder] en/of vanwege het maken van de “Telerailer”, dan nog staat vast dat [x] in oktober 2009 alsnog een “ManiRail” van VHS heeft gekocht. Dat betekent dat het door VHS (uiteindelijk) aan VGM c.s. verweten handelen er niet toe heeft geleid dat VHS geen “ManiRail” aan [x] heeft kunnen verkopen.