Merkenrecht  

Rechtbank 's-Gravenhage 15 augustus 2011, KG ZA 11-797 (PPG Coatings Nederland B.V. tegen VOF De Verfkampioen Maastricht c.s.)

Met dank aan Armand Killan, Bird & Bird LLP.

Merkenrecht. De Verfkampioen verkoopt zelf gemengde kleurenverf bestaande uit nieuwe SIGMA basisverf en oude SIGMA kleurenpasta's in een blik met het Gemeenschapsmerk SIGMA. PPG vordert verbod op gebruik van haar Gemeenschapsmerk voor verf die niet volgens het door haar voorgeschreven procédé is vervaardigd. Beroep op uitputting faalt, want PPG heeft geen controle meer op de kwaliteit van het product. Vordering wordt toegewezen. Bij overtreding is dwangsom van toepassing.

4.8 Naar voorlopig oordeel heeft PPG terecht aangevoerd dat zij gegronde redenen in de zin van artikel 13 GMVo heeft om zich te verzetten tegen dat gebruik van haar Gemeenschapsmerken omdat de Verfkampioen door toevoeging van de kleurenpasta de toestand van de basisverf wijzigt. Die wijziging is een gegronde reden voor verzet omdat het impliceert dat PPG niet meer de volledige controle heeft over de kwaliteit van de verf die onder de Gemeenschapsmerken op de markt wordt gebracht. Dat botst met de wezenlijke functie van die merken omdat de consument er niet meer van kan uitgaan dat alle van het Gemeenschapsmerk voorziene verf is vervaardigd onder controle van een en dezelfde onderneming die verantwoordelijk kan worden gehouden voor de kwaliteit van de verf (HvJ EG 11 november 1997, LJN AC2231, Loendersloot).

Lees het vonnis hier (pdf)

Bas Kist, 'Pak gesjoemel met spookfacturen aan', Financieele Dagblad 15 augustus 2011

Met dank aan Bas Kist, Chiever.

Louche organisaties maken misbruik van openbaar Merkenregister en sturen gepeperde fakerekeningen.

De overheid moet de aanpak van spookfacturen en acquisitiefraude niet aan de markt overlaten. De enige manier om deze kwalijke praktijken de nek om te draaien, is ze expliciet strafbaar stellen. Wat dat betreft kunnen we een voorbeeld nemen aan de Belgen.

Het probleem van spookfacturen en acquisitiefraude begint voor het Nederlandse bedrijfsleven langzamerhand de spuigaten uit te lopen. Een groep bedrijven die extreme hinder ondervindt van spookfacturen, zijn de merkhouders. Louche organisaties maken al jaren misbruik van het feit dat het Merkenregister openbaar is. Meteen na publicatie van een nieuw merk sturen zij de deposant een officieel ogende factuur van rond €1500 voor opname in een niet-bestaand register. Wie betaalt is zijn geld kwijt.

Hoewel er geen cijfers bekend zijn van de aantallen betalingen, laat een vergelijkbare zaak uit de VS zien dat de schade enorm kan zijn. Op 10 november 2010 deed een rechtbank in Florida uitspraak in een zaak voor een vergrijp zoals hierboven beschreven. De bedrieger bleek in minder dan één jaar tijd via 1411 facturen een bedrag van ruim $2,5 mln geïncasseerd te hebben.

In het verleden zijn - in Nederland - met succes verschillende civiele procedures aangespannen tegen individuele 'merkregistratiefraudeurs' en werden de spookfacturen verboden. Echter, toch heeft dit het probleem niet opgelost. Na een paar maanden dook dezelfde fraudeur onder een andere naam weer op om zijn kwalijke praktijken voort te zetten. En ondertussen breidde het aantal 'aanbieders' in deze 'branche' zich alleen maar verder uit.

Lees verder hier (pdf).

Vzr. Rechtbank 's-Hertogenbosch 15 augustus 2011 LJN BR4974 (Unie van Katholieke Bonden van Ouderen tegen Katholieke Bonden van Ouderen in Noord-Brabant)

Met gelijktijdige dank aan Marjan Koelemeijer en Rob Hendriks, BANNING advocaten.

In navolging van Vzr. Rechtbank 's-Hertogenbosch 24 december 2010 LJN BR4964 (Katholieke Bond van Ouderen in Noord-Brabant tegen Unie van Katholieke Bonden van Ouderen) en IEF 9297. IE-aspecten. Waarbij in laatstgenoemde alle vorderingen met betrekking tot IE-rechten werden aangehouden. In het vonnis van 24 december besloot de rechter dat KBO Brabant de eerste zes maanden geen bemoeienis van de Unie hoeft te dulden. Bij overtreding door Unie moet een dwangsom worden betaald.

5.22.  De door KBO Brabant gevorderde periode van een jaar wordt (vooralsnog) beperkt tot zes maanden, aangezien de verdere ontwikkelingen moeten worden afgewacht en de voorzieningenrechter verdergaande ordemaatregelen thans niet strikt geboden acht. Er moet ooit een moment komen dat de losmaking voltooid moet worden geacht. Bij de keuze van deze termijn heeft de voorzieningenrechter zich laten inspireren door de treffende vergelijking die Unie KBO heeft gemaakt tussen het onderhavige conflict en een echtscheiding. Ook bij verbroken relaties moeten regelmatig voorzieningen worden getroffen, waarbij het karakter van ordemaatregel veelal prevaleert boven de exacte onderliggende juridische positie van beide partijen. Dit biedt tevens aanknopingspunten voor een in het recht redelijk geachte termijn. Een contact/straatverbod wordt in de praktijk veelal opgelegd voor de duur van zes maanden en het “voortgezet gebruik van de echtelijke woning en inboedel” (art. 1:165 BW) geldt ook gedurende zes maanden. Ofwel: KBO Brabant krijgt de eerste zes maanden na de scheiding op 1 januari 2011 “haar” Noord-Brabant voor zich alleen en hoeft geen bemoeienis van haar “aanstaande ex” Unie KBO te dulden.

In het vonnis van 15 augustus oordeelt de voorzieningenrechter dat slechts twee van de tien overtredingen door de Unie stand houden. Veroordeelt KBO Brabant tot terugbetaling van de acht ten onrechte geïnde dwangsommen.

4.15. Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat twee van de tien beweerdelijke overtredingen stand houden en dat de overige acht naar het oordeel van de rechter op basis van de thans beschikbare informatie onvoldoende aannemelijk zijn. Dat betekent dat KBO Brabant ten onrechte acht keer een dwangsom van Unie KBO heeft geïnd. Die bedragen zal KBO Brabant moeten terugbetalen. De vordering tot terugbetaling van reeds geïnde dwangsommen zal daarom worden toegewezen voor een bedrag van € 80.000,00. Voor matiging van de twee wel verbeurde dwangsommen bestaat onvoldoende grond. De kosten van € 87,41 blijven voor rekening van Unie KBO, want deze zijn ook gemaakt voor de tenuitvoerlegging voorzover deze wel terecht was.

Lees het vonnis van 24 december 2010 hier.
Lees het vonnis van 15 augustus 2011 hier.

Rechtbank 's-Gravenhage 10 augustus 2011, HA ZA 10-636 (AM Denmark A/S tegen Bandrigde Group en Bandridge Europe)

Procesrecht. Gedwongen tussenkomst: 118 Rv. Merkenrecht. Gemeenschapsmerk (houders van) schoonmaakproducten voor toetsenborden, beeldschermen en laptops [merkrecht, red. ook als modelrecht].

Oproeping van derden in het geding staat artikel 118 Rv alleen toe als dat wettelijk vereist is of anderzins nodig is voor de goede beoordeling van het geschil tussen oorspronkelijke partijen. Bandridge Europe is niet opgeroepen ten behoeve van beoordeling van geschil met Bandrigde Group, maar om inbreukmakende handelingen te bewijzen. De ontvankelijkheid jegens Bandridge Europe volgt niet uit proceseconomische belangen.

AM heeft niet betwist dat Bandbridge Europe de beweerdelijke inbreukmakende producten verhandelt en Bandbridge Group slechts holding-activiteiten verricht. Vorderingen worden daarom afgewezen. Voorwaarden van de voorwaardelijke reconventionele eisen zijn niet vervuld. Voorwaardelijke eis in reconventie als redelijke vorm van verdediging, dus proceskostenveroordeling van AM)

Ontvankelijkheid jegens Bandridge Europe
4.1. Bandridge Europe heeft zich – kort gezegd – op het standpunt gesteld dat AM jegens haar niet-ontvankelijk is in haar vordering omdat AM ten onrechte haar op de voet van artikel 118 Rv in het geding heeft betrokken. De rechtbank overweegt als volgt. In artikel 118 Rv is de zogenoemde gedwongen tussenkomst geregeld, zonder dat daarbij echter tevens is aangegeven in welke gevallen die gedwongen tussenkomst kan worden toegelaten. Uit de Parlementaire Geschiedenis kan worden afgeleid dat het om zaken zou moeten gaan waarbij drie partijen belangen hebben waarover tezamen zal moeten worden beslist. De Hoge Raad heeft in een tweetal zaken waarbij het ging over welk erf een noodweg diende te worden aangelegd voor enige verruiming gekozen.1 Geoordeeld werd dat het niet tot niet-ontvankelijk verklaring leidt als niet alle eigenaren van andereaanmerking komende erven in het geding waren betrokken, maar dat daarvoor de weg van gedwongen oproeping op de voet van 118 Rv (12a Rv oud) kan worden gebruikt.

4.2. Het voorgaande overziende staat artikel 118 Rv oproeping van derden in het geding alleen toe als dat wettelijk vereist is of anderszins nodig is voor de goede beoordeling van het geschil tussen de oorspronkelijke partijen in het geding. Daarvan is in dit geval geen sprake. Anders dan een geschil over op welk erf een eventuele noodweg moet komen, kan het geschil tussen AM en Bandridge Group probleemloos worden beoordeeld zonder dat Bandridge Europe partij is. Dit geldt eens te meer nu AM niet de stelling van Bandridge heeft betwist dat het Bandridge Europe is die de beweerdelijk inbreukmakende producten verhandelt en Bandridge Group slechts holding-activiteiten verricht conform de bedrijfsomschrijving opgenomen in het handelsregister, zodat de vordering jegens Bandridge Group voor afwijzing gereed ligt, zoals hierna zal worden overwogen.

4.4. Het betoog van AM dat een gezamenlijke behandeling in het belang is van de proceseconomie, kan niet leiden tot een andere conclusie. Dat belang acht de rechtbank als hiervoor overwogen op zichzelf onvoldoende voor gedwongen oproeping van een derde conform 118 Rv. Bovendien had AM net zo goed een afzonderlijke zaak aanhangig kunnen maken tegen Bandridge Europe en voeging met de zaak tegen Bandridge Group kunnen vorderen.

Inbreukmakend handelen Bandridge Group
4.5. AM heeft de stelling van Bandridge niet betwist dat het Bandridge Europe is die de beweerdelijk inbreukmakende producten verhandelt en Bandridge Group slechts holding-activiteiten verricht conform de bedrijfsomschrijving opgenomen in het handelsregister. Dit betekent dat, zelfs als de door Bandridge Europe verhandelde schermreinigers inbreuk zouden maken op enig intellectueel eigendomsrecht van AM, niet valt aan te nemen dat er Bandridge Group inbreukmakende handelingen heeft verricht danwel er een reële dreiging van inbreuk door Bandridge Group bestaat. Zodoende moeten de vorderingen jegens Bandridge Group worden afgewezen.

Vrz. Rechtbank 9 augustus 2011, KG ZA 11/848 (G-Star Raw CV en Facton Ltd tegen C&A Nederland C.V. en Wehkamp B.V.) 

Met dank aan Laura Fresco en Joris van Manen, Hoyng Monegier LLP en Christien Wildeman en Alfred Meijboom, Kennedy Van der Laan.

Merkenrecht. Kleding RAW, DIGGIN'RAW en DigginRAW. Marktonderzoek.

In eerder vonnis van Haagse voorzieningenrechter werd geoordeeld dat C&A en Wehkamp kleding voorzien van het teken “D STR” niet meer te koop mochten aanbieden, omdat daarmee (artikel 9 lid 1 GMV jo. artikel 2.20 lid lid 1 BVIE) “sub c”-inbreuk wordt gemaakt op de bekende G-STAR merken van G-Star (IEF 9888).
 
In dit vonnis wordt door de voorzieningenrechter inbreuk op basis van “sub a” en “sub b” toegewezen. Het gebruik van het teken RAW, al dan niet in combinatie met andere elementen zoals RAW-DNM en D/925/RAW is volgens de rechter gelijk aan het RAW merk van G-Star en wordt gebruikt voor dezelfde waren, namelijk kleding. Dat levert “sub a” inbreuk op. Ten aanzien van de tekens  DIGGIN’RAW en DigginRaw is er volgens de voorzieningenrechter sprake van verwarringsgevaar met de RAW merken van G-Star en dus inbreuk in de zin van “sub b”. De rechter merkt daarbij nog op dat het merk RAW van G-Star onderscheidend vermogen van huis uit heeft voor kleding (r.o. 4.5).
 
Stakingsvorderingen worden toegewezen en wordt bevolen dat C&A Nederland schriftelijk opgave moet doen, gecertificeerd door een registeraccountant, van hetgeen haar bekend is omtrent de herkomst en distributiekanalen van de inbreukmakende kleding. Ook moet aan afnemers in de gehele Europese Unie een brief gestuurd worden om de aanwezige voorraad inbreukmakende kleding te retourneren aan C&A Nederland.
 
Dwangsommen van EUR 10.000 per dag of EUR 1.000 per kledingstuk betalen tot een maximum van EUR 1.000.000. En proceskostenveroordeling gedaagden €79.341,78.

4.5. Daarenboven is het ingeroepen merk voor de waren kleding (in het algemeen, dus niet enkel onbewerkte jeans) naar voorlopig oordeel niet beschrijvend en heeft het van huis uit onderscheidend vermogen. G-Star heeft overlegt een verslag van een onder leiding van een kantoorgenoot van haar raadsman uitgevoerd onderzoek onder 458 respondenten naar de bekendheid van het Gemeenschapsmerk. Volgens dit verslag zou bij de confrontatie met het teken RAW en gevraagd waaraan zij dachten circa 30% van de respondenten de naam G-Star of GapStar (de rechtsvoorganger van G-Star Raw) zijn genoemd. (...) Voorhands kan in ieder geval mede op grond van de marktonderzoeken naar de bekendheid van het RAW merk worden aangenomen dat het publiek in staat is aan de hand van de aanduiding RAW de kleding van G-Star te onderscheiden van die van andere ondernemingen en dat het merk RAW dus onderscheidend vermogen heeft.

4.12. Op grond van het hiervoor overwogene oordeelt de voorzieningenrechter voorhands dat ten aanzien van de Dissident kleding voorzien van het teken RAW sprake is van merkinbreuk 'sub a', zodat voor die kleding op die grond een inbreukverbod toewijsbaar is.

4.13. Met betrekking tot de DigginRaw kleding acht de voorzieningenrechter voorhands aannemelijk dat de gemiddelde consument niet enkel het teken RAW zal opvatten als aanduiding van de herkomst van de waren, maar dat hij daarin steeds mede het teken "DIGGIN" zal betrekken. De kleding toont immers geen gebruik van RAW zonder DIGGIN. De verschillen tussen deze (combinatie van) tekens en de ingeroepen merken zijn meer dan onbeduidend. Er is daarom geen sprake van een gelijk teken zoals bedoeld in artikel 9 lid 1 sub a GMVo c.q. artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE, zodat het gevorderde ten aanzien van de DigginRaw kleding niet op die grondslag voor toewijzing in aanmerking komt.

4.15. Daarenboven, zelfs al zouden de DigginRaw tekens als versiering moeten worden beschouwd, dan neemt dat nog niet weg dat deze tekens zodanig kunnne overeenstemmen met het RAW merk dat het relevante publiek de waren opvat als afkomstig van G-Star of van een met G-Star economisch verbonden onderneming, niettegenstaande het mogelijk ook decoratieve karakter van het gebruik van de tekens (vergelijk HvJEG 10 april 2008, LJN BL3906 inzake Adidas AG/Marca Mode c.s. overweging 34). Zoals hierna zal worden overwogen doet dat zich in het onderhavige geval voor.

Inbreuk 'sub b'
4.16. Maatstaf voor het bij 'sub b' vereiste verwarringsgevaar is of het merk zoals ingeschreven en de door C&A gebruikte tekens op haar kleding als weergegeven onder 2.8 globaal beoordeeld een zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek ten aanzien van de herkomst van de kleding, dan wel dat er indirect verwarringsgevaar kan ontstaan, doordat de indruk wordt gewekt dat er een commerciële band bestaat tussen G-Star en C&A. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenissen tussen de merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door teken en merken worden opgeroepen, waarbij in het bijzonder tekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Daarbij geldt dat naarmate de soortgelijkheid van de waren waarvoor het merk is ingeschreven en de waren die onder het teken worden aangeboden groter is, er eerder sprake is van overeenstemming tussen merk en teken. Voorts neemt het gevaar voor verwarring toe naarmate de onderscheidende kracht van het merk groter is.

4.25. De voorzieningenrechter oordeelt op grond van dat alles voorhands dat C&A door het gebruik van de tekens DigginRaw, DIGGIN'RAW en Diggin Raw voor waren waarvoor het merk is ingeschreven inbreuk maakt op het merk RAW van G-Star als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub b GMVo en artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE.

Lees het vonnis hier (pdf / schone pdf)

BBIE 25 juli 2011, oppositienr 2004535 (EMI (IP) Limited tegen Gurpreet Singh Kainth)

Merkenrecht. Oppositie o.g.v. ouder woord-/beeldmerk EMI tegen woord-/beelmerk KMI Music Bank. Oppositiebeslissing. Deels toegewezen. Merk wordt niet ingeschreven voor de waren waartegen oppositie is ingesteld (Kl. 9: Dvd's, Cd's, Blue-ray en overige beeld- en geluidsdragers alsook publicaties in elektronische vorm en Kl. 16: publicaties in gedrukte vorm). Wel ingeschreven voor Kl. 30: alle waren zoals koffie; meel en graanpreparaten; consumptie-ijs; honing; gist; zout; azijn, kruidensausen; specerijen. Visueel en auditief: in zekere mate overeenstemmend. Conceptueel: niet van toepassing. Vergelijking waren en diensten: identiek voor alle waren van Kl. 9 en Kl. 16. Ingeroepen recht is een bekend merk en heeft daardoor sterk onderscheidend vermogen. Heeft als gevolg daarvan een ruimere beschermingsomvang. Sprake van verwarringsgevaar met betrekking tot waren waartegen oppositie is ingesteld.

47. (...) Samen met de drie andere grootste platenmaatschappijen heeft EMI een wereldmarktaandeel van circa 70 %. Wikipedia spreekt van een omzet (2009) van 1,5 miljard $ en 5.500 werknemers. Op de websites wordt verwezen naar het ingeroepen recht als logo van opposant en ten slotte wordt een opsomming gegeven van een 80-tal bekende bands en artiesten van (onder andere) wie EMI muziek heeft uitgegeven, zowel in Nederland en Vlaanderen als internationaal.1 Het is met name door de uitgave van die muziek en door de muziekdragers – de waren die in deze oppositie in het geding zijn – dat het ingeroepen recht grote bekendheid heeft gekregen bij het brede publiek.

48. Het Bureau acht voldoende aangetoond dat het ingeroepen recht een bekend merk is voor de waren waarop de oppositie is gebaseerd in een groot deel van de wereld, waaronder de Benelux.

Lees de beslissing hier (link).
BVIE

Rechtbank Middelburg 28 juli 2010, LJN BR4158 (Tennis Academy Rotterdam B.V. tegen gedaagde)

Korte (en oudere) uitspraak. Merkenrecht. Auteursrecht. Portretrecht.

TAR exploiteert een tennisschool. Zij geeft tennisonderwijs, begeleidt top- en wedstrijdtennissers en talentvolle jeugd en organiseert tennisevenementen. Voor de opleiding van talentvolle jeugd heeft zij de zgn. “Loot-opleiding” ontwikkeld. De Tennis academie levert na wisseling van docenten niet meer de kwaliteit die het tennistalent mocht verwachten. Overeenkomst ontbonden. Academie mag geen gebruik meer maken van naam van jeugdspeler, want dat is inbreuk op auteursrecht.

In reconventie: Gedaagde stelt dat Lotto en Wilson prof contract hebben aangeboden en geniet enige bekendheid, populariteit is, kan worden afgeleid uit het feit dat TAR foto's van haar gebruikt om de opleiding te promoten. De rechtbank volgt eiser in reconventie niet en wijst vordering af:

(...) Bij de foto’s zelf, maar ook elders op de website wordt haar naam niet genoemd. Als de foto’s met het oog op de identiteit van de [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] en wegens een daaraan toegeschreven wervende kracht gebruikt zouden zijn, zou dat slechts kunnen werken ten opzichte van hen die haar goed genoeg kennen om haar te herkennen en, zoals de rechtbank hiervoor reeds heeft overwogen, zou dat een nogal beperkte kring zijn en zou de commerciële betekenis van dat gebruik dus ook beperkt zijn. Om die reden acht de rechtbank het commerciële gebruik van de foto’s slechts in zo geringe mate toegespitst te zijn op - en voort te vloeien uit - de identiteit van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] dat daaruit het bestaan van een verzilverbare populariteit niet kan worden afgeleid. De rechtbank zal het onder 3 en 4 gevorderde derhalve afwijzen.

In reconventie beroep: (...) op haar persoonlijk belang bij het gevraagde verbod, daarin gelegen dat zij zich niet met de kwaliteit van de “Loot-opleiding” kan verenigen en daarmee niet geassocieerd wenst te worden. Uit de stellingen die [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] in deze procedure heeft aangevoerd volgt genoegzaam dat zij de door TAR aan de “Loot-opleiding” toekende kwaliteit in het geheel niet deelt en dat zij derhalve een gerechtvaardigd belang heeft om daarmee niet geassocieerd te worden. De rechtbank zal TAR veroordelen om met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk door TAR op de auteursrechten en merkrechten van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] en TAR verbieden afbeeldingen van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] te verveelvoudigen of openbaar te maken, zulks op straffe van een direct opeisbare dwangsom van € 25.000,00 voor iedere overtreding van dit verbod;

Lees de uitspraak hier (LJN / pdf)

Vrz. Rechtbank Haarlem 3 augustus 2011 LJN BR4473 (Adhestick Ltd. tegen [A])

Met gelijktijdige dank aan Christien Wildeman en Joran Spauwen, Kennedy van der Laan.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Stukgelopen samenwerking. Agentuur- of koopovereenkomst?

In't kort. Vordering strekt tot afgifte producten van eiser en tot staken en gestaakt te houden van handelen onder de naam en/of teken (JOE’S) NO FLATS, alsmede van het doen van onrechtmatige uitlatingen over eiser. Agentuur- of koopovereenkomst? Gemeenschapsmerk.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is het voorshands aannemelijk dat het depot door gedaagde van Gemeenschapsmerk zal worden vernietigd door het OHIM wegens aanvraag te kwader trouw. Daarbij komt dat het bezitten van een merk niet per se betekent dat dit merk door de houder gebruikt mag worden. Op grond van afspraken die de merkhouder met anderen heeft gemaakt kan hem verboden worden het merk te gebruiken. Voor wat betreft het gebruik van de handelsnaam (JOE’S) NO FLATS geldt mutatis mutandis het zelfde. Volgt toewijzing vordering.

Agentuurovk 4.4. Op basis van de bovenstaande – door Adhestick met de nodige bescheiden onderbouwde – gang van zaken is voorshands aannemelijk dat tussen partijen sprake was van een overeenkomst die naar Nederlands recht te karakteriseren valt als een agentuurovereenkomst. Voor de stelling van [A] dat tussen hem en Adhestick een koopovereenkomst is gesloten, heeft [A] daarentegen onvoldoende bewijs aangedragen. Voor zijn stelling dat er tussen partijen werd afgerekend via een rekening-courantverhouding, is bovendien in het geheel geen bewijs geleverd. Uit de correspondentie tussen partijen noch uit hun feitelijke wijze van bedrijfsvoering en facturatie valt een zodanige rekening-courantverhouding af te leiden. De voorzieningenrechter zal er bij de beoordeling van de vorderingen van Adhestick dan ook vanuit gaan dat tussen partijen een agentuurovereenkomst is gesloten.

Redelijkheid en billijkheid na beëindiging 4.7. [A] heeft de overeenkomst met Adhestick opgezegd (“My client (…) no longer wants to work together with your company and will continue his business under his own name, as he always has”). Als gevolg van die opzegging is [A] te beschouwen als een gewezen agent van Adhestick. Als zodanig gebiedt de redelijkheid en billijkheid dat hij zich – ook na de beëindiging van de overeenkomst met Adhestick – gedurende enige tijd heeft te gedragen naar hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is voor een agent. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is het benaderen van afnemers van de door Adhestick geproduceerde (JOE’S) NO FLATS-producten met als doel die afnemers aan zichzelf te binden dat in ieder geval niet, evenmin als het (blijven) aanbieden van bij Adhestick betrokken producten onder dezelfde naam als waaronder Adhestick die producten op de markt brengt ten behoeve van de ‘doorstart’ van een eigen bedrijf (vgl. Hof Den Haag 25 mei 2007, LJN: BA6780). Dit onderdeel van de vordering van Adhestick zal dan ook eveneens worden toegewezen.

Gemeenschapsmerkaanvrage te kwader trouw 4.8. Het door [A] gedane beroep op het door hem geregistreerd Europees beeldmerk voor het teken (JOE’S) NO FLATS kan niet tot een ander oordeel leiden. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is het voorshands aannemelijk dat het depot van het Gemeenschapsmerk door het OHIM zal worden vernietigd. In artikel 51 lid 1 sub b van de Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: de Gemeenschapsmerkenverordening) is immers bepaald dat het Gemeenschapsmerk op vordering bij het Bureau nietig wordt verklaard wanneer de aanvrager bij de indiening van de aanvraag te kwader trouw was. Daaronder moet blijkens artikel 11 van de Gemeenschapsmerkenverordening mede begrepen worden de ongeautoriseerde registratie door een gemachtigde of vertegenwoordiger, waartoe een (ex)agent eveneens gerekend kan worden. Daarbij komt, zoals van de kant van Adhestick terecht is aangevoerd, dat het bezitten van een merk niet per se betekent dat dit merk door de houder gebruikt mag worden. Op grond van afspraken die de merkhouder met anderen heeft gemaakt (zoals in casu de agenturenovereenkomst tussen partijen), kan hem verboden worden het merk te gebruiken.

4.9. Voor wat betreft het gebruik door [A] van de handelsnaam (JOE’S) NO FLATS geldt mutatis mutandis het zelfde.

Lees de uitspraak hier (pdf / LJN)

Rechtbank 's-Hertogenbosch 29 juli 2011 KG ZA 11-423 (NOVATECH N.V. tegen TWEHA B.V. en TWEHA WARRANTY B.V.)
Met dank aan mr. P.N.A.M. Claassen en mr. J.H.A. Klompmakers, AKD Advocaten & Notarissen

Merkenrecht. Tweha gebruikt domeinnamen www.tec7.nl en www.tec-7.nl om eigen lijmproducten aan te bieden. Novatech eist staking gebruik tekens tec 7 en tec-7 en overdracht genoemde domeinnamen vanwege inbreuk op woordmerk TEC 7 en beeldmerk TEC 7. Rechtbank wijst vorderingen toe, want domeinnamen maken inbreuk op woordmerk TEC 7 op grond van art. 2.20 lid 1 aanhef en sub a BVIE. Zowel Novatech al Tweha verkopen (dezelfde soort) lijm. Tweha betwist gebruik tekens niet. Beroep op nietigheid depot Novatech ex. art. 2.28 BVIE faalt want niet binnen de termijn. 

4.5. De domeinnamen zijn gelijk aan het (woord)merk “TEC 7”. Tweha heeft niet betwist gebruik te maken van het teken “tec7” in haar domeinnamen en dus in het economische verkeer, terwijl Tweha net zo als Novatech (dezelfde soort) lijm verkoopt dan wel gaat verkopen. Niet relevant lijkt dat de hardheid van het product van Novatech verschilt van dat van Tweha. Evenmin is relevant dat Novatech zich op een ander publiek dan Tweha zou richten.

4.6. Op grond van het vorenstaande luidt de slotsom dat Tweha met het gebruik van de tekens “tec 7” en “tec-7” in haar domeinnamen www.tec7.nl en www.tec-7.nl, reeds op grond van het bepaalde in artikel 2.20, lid 1 aanhef en sub a, BVIE inbreuk maakt op de merkrechten van Novatech. Het gevorderde gebod de inbreuk op de merkrechten van Novatech te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden worden derhalve toegewezen. Hetgeen partijen specifiek met betrekking tot het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 sub b en d BVIE naar voren hebben gebracht behoeft geen bespreking meer. De vorderingen van Novatech kunnen dan ook toegewezen worden.

Rechtbank Rotterdam 3 augustus 2011, HA ZA 09-1128 (Rotterdam) en HA ZA 10-2736 ('s-Gravenhage) (COMTECH DDS HOLDING BV tegen DELOITTE HOLDING B.V.)

Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Handelsnaamrecht. Zaken dienen in twee verschillende locaties, nu gecombineerd door rechtbank Rotterdam.

Deloitte is houder van Benelux woordmerk CTRL en woord/beeldmerk CTRL. Comtech maakt gebruik van teken iCtrl en domeinnaam ictrl.eu. Comtecht vordert in conventie de nietigverklaring van de woord/beeldmerken van Deloitte maar trekt deze daarna in. In reconventie vordert Deloitte de staking van het teken iCtrl, ook als handels- en domeinnaam.
Oordeel Rechtbank: vorderingen toegewezen voor diensten van kennismanagement en business consultancy. Inbreuk op woordmerk CTRL op grond van art. 2.28 lid 1 sub b BVIE en art. 2.20 lid 1 sub d BVIE want grote mate van overeenstemming en soortgelijkheid dus verwarringsgevaar voor diensten 'kennismanagement en business consultancy'. Geen inbreuk bij overige diensten, want geringe mate van soortgelijkheid dus geen verwarringsgevaar. Overige diensten doen ook geen inbreuk op woord/beeldmerk CTRL.

4.19. In het licht van de hiervoor overwogen grote mate van overeenstemming, de mate van soortgelijkheid en het onderscheidend vermogen, is de rechtbank van oordeel dat het gebruik van het teken ‘iCtrl’ voor de diensten kennismanagement en business consultancy gevaar voor verwarring met het CTRL woordmerk oplevert. Door het gebruik van het ‘iCtrl’ teken voor kennismanagement en business consultancy maakt Comtech derhalve inbreuk op de merkrechten van Deloitte op grond van artikel 2.28 lid 1 sub b BVIE. Voor de door Comtech aangeboden dienstverlening bestaande uit het opstellen, vertalen en beheren van gebruiksaanwijzingen, technische procesbeschrijvingen en marketingmateriaal geldt dit niet. De mate van soortgelijkheid is bij deze diensten zo gering, dat er ondanks de grote mate van overeenstemming van merk en teken, gelet op het beperkte onderscheidend vermogen, geen gevaar voor verwarring bestaat.

4.21. Voor zover het gebruik van het teken ‘iCtrl’ door Comtech geen inbreuk maakt op het CTRL woordmerk, is nog wel de vraag aan de orde of dit gebruik inbreuk maakt op het CTRL woord/beeldmerk. Alhoewel aan het CTRL woord/beeldmerk een grotere onderscheidende kracht toekomt dan aan het CTRL woordmerk, doordat dit merk onderscheidende beeldelementen bevat, komen die beeldelementen niet voor in het door Comtech gebruikte teken ‘iCtrl’. Dientengevolge is er voor die diensten evenmin sprake van inbreuk op grond van het CTRL woord/beeldmerk.

Lees het vonnis hier.