Merkenrecht  

Rechtbank ’s-Gravenhage, 22 maart 2011, KG ZA 11-88, KNVB en diverse andere nationale voetbalbonden tegen MyP2P Holding B.V. en KG ZA 11-252, UFA Sports GmbH tegen MyP2P Holding B.V. c.s. (met dank aan Sven Klos, Klos Morel Vos & Schaap).

Auteursrecht. Livestreaming van wedstrijdbeelden. Geen ‘doorgifte’, geen inbreuk auteursrechten, wel onrechtmatig: “Myp2p selecteert en beoordeeld aanbod van live streams en bevordert blijkens haar forum actief dat deze worden aangeboden. Een dergelijke handelwijze is volgens de huidige stand van de rechtspraak in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid, omdat dit neerkomt op structureel faciliteren van autersrechtinbreuk. Myp2p's notice and take down procedure maakt dit niet anders.” Merkinbreuk onvoldoende gesubstantieerd. Geen 1019h proceskosten, nu alle op IE-rechten gebaseerde vorderingen worden afgewezen. Uitgebreide bespreking bevoegdheidverweer (Rome II / gelijkheidsvermoeden).

Auteursrecht: 4.26. De voorzieningenrechter oordeelt voorshands langs de lijnen van inmiddels vaste lagere rechtspraak hier te lande dat hierdoor geen sprake is van doorgifte van een signaal door Myp2p in de zin van het Hoteles-arrest (zaak C306-05,7 december 2006) van het Hof van Justitie EG en derhalve niet van een mededeling aan het publiek in meerbedoelde zin. Hoewel er, anders dan bijvoorbeeld in de zaak Brein/FTD (Rb Haarlem 9 februari 2011, WN BP3757), sprake is van een directe link naar (inbreukmakende) bestanden door middel van de "play" button in de programmalijsten op de site van MypSp, gaat het evenwel te ver om te spreken van een (nieuwe) mededeling aan het publiek vanwege een hoge mate van interventie door Myp2p, zoals in de enigszins vergelijkbare Engelse Newzbin-uitspraak is geoordeeld (UK High Court 29 maart 2010, [2010]EWHC 608 (Ch)), door eiseressen met instemming aangehaald. Voor het downloaden volstaat weliswaar een druk op de "play" knop, maar duidelijk is dat daarbij een nieuw venster wordt geopend met een andere url, dat zichtbaar afwijkt van de Myp2p-site. De gebruikers moeten bovendien eerst zelf peer to peer software hebben geïnstalleerd. Er is geen sprake van zogenoemd embedded aanbieden van beelden; de streams verschijnen bij Myp2p niet binnen het raamwerk van haar website, althans onder haar zeggenschap of controle, maar op een andere pagina met een verschillende url. Het is mogelijk de aldus gelinkte live stream te (blijven) bekijken nadat het venster met de website van Myp2p vervolgens na linking wordt gesloten, zoals Myp2p terecht en onvoldoende steekhoudend bestreden aangeeft. Dat in het nieuwe venster doorgaans een banner van Myp2p is te zien - niet alle aanbieders van live streams houden zich overigens aan deze gebruikervoorwaarde van Myp2p’s site dat een dergelijke banner moet worden getoond - en dat Myp2p bedingt dat het stream aanbod exclusief voor haar site wordt gedaan, maakt voorshands niet dat de openbaarmaking aan Myp2p moet worden toegerekend.

4.27. Er is naar voorlopig oordeel geen sprake van het zelfstandig door Myp2p ter beschikking stellen voor een (nieuw gedeelte van het) publiek. Dat is immers al gebeurd door degenen die de beelden aanbieden. Dat het materiaal makkelijker te vinden is via Myp2p doet daaraan niet af. Van feitelijke beheersing van het beeldmateriaal door Myp2p is geen sprake, nu Myp2p afhankelijk is van het aanbod door derden en slechts de mogelijkheid biedt aan gebruikers om dat aanbod eenvoudiger te vinden. Zij heeft ook onbestreden aangegeven dat zij merkt dat er regelmatig contentaanbod wordt verwijderd, naar haar zeggen kennelijk omdat rechthebbenden tegen de betreffende openbaarmakers handhavend optreden. Wat Myp2p doet, is verwijzen door middel van links naar websites van derden. Zij stelt aldus faciIiteiten ter beschikking om werken opbaar te maken en dat kan niet gelijk gesteld worden met openbaarmaking van die werken zelf. Het betoog van eiseressen dat Myp2p veel meer doet, wordt niet gevolgd. De in 4.20 genoemde factoren a) t/m d) leggen daartoe te weinig gewicht in de schaal. Factor a) is van belang voor de hierna te beoordelen subsidiaire grondslag van de vorderingen. Factoren b) en c) worden verworpen en factor d) is geen inhoudelijk argument voor kwalificatie als openbaarmaking en kan overigens niet worden gevolgd. Geconcludeerd moet worden dat in de onderhavige omstandigheden geen sprake is van openbaarmaking in auteursrechtelijke zin. Zodoende moet het gevorderde auteursrechtinbreukverbod worden geweigerd.

Onrechtmatige daad / faciliteren: 4.32. Naar voorlopig oordeel faciliteert Myp2p met haar site een situatie waarin haar gebruikers - door hun al dan niet bewust gekozen rol als uploaders - derden toegang ver schaffen tot auteursrechtelijk beschermde werken, voor de desbetreffende openbaarmaking waarvan de vereiste toestemming van rechthebbenden ontbreekt, in weerwil van de bewering van het tegendeel door Myp2p. Myp2p selecteert en beoordeeld aanbod van live streams en bevordert blijkens haar forum actief dat deze worden aangeboden. Een dergelijke handelwijze is volgens de huidige stand van de rechtspraak in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid, omdat dit neerkomt op structureel faciliteren van autersrechtinbreuk. Myp2p's notice and take down procedure maakt dit niet anders. Terecht voeren eiseressen aan dat deze procedure dusdanig gecompliceerd voorkomt, dat dit in de praktijk geen reële mogelijkheid biedt om gelijktijdige verspreiding van beeldverslagen van live sportverslagen te voorkomen.

4.33. Daarbij is mede gezichtspunt dat Myp2p substantiële inkomsten uit de exploitatie van haar website genereert. Eiseressen hebben voorts voldoende aannemelijk gemaakt dat inbreuk op auteursrechten schade voor de belanghebbenden oplevert. Deze schade staat wel degelijk in verband met de handelwijze van Myp2p. Aangenomen moet immers worden dat degene die om niet toegang krijgt tot een auteursrechtelijk beschermd werk daarvoor in het algemeen geen vergoeding (meer) zal willen betalen en eiseressen om die reden minder inkomsten uit verleende licenties zullen ontvangen. Dat bij gebreke van "gratis" toegang door de betreffende consumenten niet als alternatief naar "betaalden (reguliere) toegang zou worden uitgeweken, zoals Myp2p niet onderbouwd aanvoert, wordt gepasseerd.

Merkenrecht: 4.34. De merkenrechtelijke grondslag van de vorderingen is door eiseressen onvoldoende gesubstantieerd, zoals Myp2p terecht aanvoert. In nrs. 48-50 van de dagvaarding is in het geheel niet gespecificeerd met welke tekens op welke ingeroepen merken (waarvan op een enkele uitzondering na geen volledige merkinschrijvingen zijn overgelegd) inbreuk zou worden gemaakt op wek van de ingeroepen merkinbreukgrondslagen "sub a, b, c of dn. Wel is een bijzonder groot aantal merken (als gezegd: onvolledig) overgelegd bij wijze van niet nader toegelichte productie (telkens alleen een verzameling screenprints met in de "leeswijzer" als toelichting: "bewijs van het ongeautoriseerd gebruik van de merken"). Bij pleidooi is daarop niet amvu1lend steekhoudend gesubstantieerd stelling genomen door eiseressen. Eiseressen hebben bij pleidooi alleen aangegeven met een beroep op het Clareyní/Klareinarrest van het Ben4luxgerechtshof (1 maart 1975, NJ 1975/30) dat Myp2p geen geldige reden zou hebben voor (refererend) merkgebruik.

4.35. Dat een en ander wordt niet genoegzaam geacht, omdat dit (ook) de perken van de procesorde in kort geding te buiten gaat. Daarop stranden de merkenrechtelijke vorderingen.

Proceskosten: 4.37. Gedaagde sub 2, Myp2p B.V., zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in beide zaken in de proceskosten worden veroordeeld. Premier League Limited c.s. en Ufa maken aanspraak op vergoeding van hun kosten overeenkomstig art 1019h Rv. Voor een dergelijke kostenveroordeling is, gelet op het feit dat de vorderingen gebaseerd op rechten van intellectuele eigendom zullen worden afgewezen, geen plaats, zodat het liquidatietarief zal worden toegepast.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 15 maart 2011, LJN: BP8125, [X.] N.V. tegen Grand Foodcompany B.V., [Y] & [Z].

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Onrechtmatige daad. Procesrecht. Partijen waren eerder betrokken bij de inmiddels gefailleerde onderneming Pure Tea. Eiser [X] heeft inmiddels een overeenkomst gesloten met de curator over de IE-rechten en maakt bezwaar tegen de handelswijze van gedaagden, die eveneens verder zijn gegaan in de Thee-branche en daarbij verwijzen naar  “ons kindje” Pure Tea. De interpretatie van de grieven kost het hof enige moeite, maar het bekrachtigt uiteindelijk grotendeels het (op IE-gronden gedeeltelijk toewijzende) vonnis waarvan beroep, met uitzondering van de dwangsombepaling: “De rechter is uitsluitend ingeval van onmogelijkheid om aan de hoofdveroordeling te voldoen bevoegd om een opgelegde dwangsom op te heffen of te verminderen.”

4.5.1. Hoewel de tekst van punt 4 van de memorie van grieven, geciteerd in rov. 4.4., inderdaad onduidelijk is, begrijpt het hof de stellingen van [X.], waaronder en meer in het bijzonder punt 34 van de memorie van grieven, aldus dat het vonnis in stand dient te blijven voor zover haar vorderingen zijn toegewezen en dat zij haar vorderingen handhaaft. Uit de tekst van de memorie en uit de grieven blijkt echter niet dat [X.] het vonnis aanvecht voor zover haar vorderingen op basis van IE-recht zijn afgewezen. Het hof begrijpt dat [X.] daarnaast in hoger beroep nieuw geformuleerde vorderingen instelt, gebaseerd op gesteld onrechtmatig handelen van Grand Foodcompany c.s., met name oneerlijke concurrentie.

4.6. Omdat [Y.] en [Z.] in hoger beroep niet zijn verschenen, is een verandering of vermeerdering van eis tegen hen uitgesloten (art. 130 lid 3 Rv). Het hof zal bij ieder onderdeel van de vordering in hoger beroep nagaan of van een verandering of vermeerdering van eis sprake is. De grondslag voor deze vorderingen, onrechtmatige daad, gebaseerd op de stellingen dat Grand Foodcompany c.s. direct een nieuwe onderneming is gestart met hetzelfde product, afkomstig van dezelfde producent in China en in dezelfde markt, gericht op dezelfde klanten, is ook al in eerste aanleg naar voren gebracht (verg. pleitnota [X.] blad 8 en het vonnis waarvan beroep onder 3.1.4.). Wel heeft [X.] in de memorie van grieven nieuwe verwijten tegen Grand Foodcompany c.s. naar voren gebracht.

(…) 4.12. Het hof overweegt allereerst dat het er in deze procedure niet om gaat of Grand Foodcompany c.s. het vonnis waarvan beroep correct heeft nageleefd. Indien daarover een geschil bestaat moet [X.] een executiegeschil aanhangig maken. In de tweede plaats is het door [X.] in hoger beroep gestelde met betrekking tot vermeend onrechtmatig handelen van Grand Foodcompany c.s. uitsluitend van belang voor zover dat tot toewijzing van de vorderingen zou kunnen leiden. Of in het algemeen sprake is (geweest) van onrechtmatig handelen dat tot schade van [X.] heeft geleid komt derhalve niet aan de orde, nu de vordering tot betaling van een voorschot op schade is afgewezen en daartegen geen grief is aangevoerd.

4.12.1. De vordering sub a). De voorzieningenrechter heeft Grand Foodcompany c.s. de hiervoor in 4.3 onder 1) en 2) vermelde geboden en verboden opgelegd. De voorzieningenrechter heeft gemotiveerd dat en waarom niet alles wat [X.] met betrekking tot het gebruik van de woorden “Pure Tea” vorderde toewijsbaar was. Tegen die motivering heeft [X.] geen grief gericht. [X.] heeft in hoger beroep niet aannemelijk gemaakt dat Grand Foodcompany c.s. meer of andere dan de in eerste aanleg besproken activiteiten heeft verricht die ertoe zouden moeten leiden dat een verderstrekkend gebod of verbod op basis van onrechtmatige daad zou moeten worden toegewezen. Dat Grand Foodcompany gebruik maakt van de door haar geregistreerde domeinnaam is door [X.] niet onderbouwd en ook niet gebleken. De enkele registratie van die domeinnaam acht het hof niet onrechtmatig. De stelling dat Grand Foodcompany c.s. in PureTea-producten handelt is niet onderbouwd. (…) Voor het overige is niet gebleken dat Grand Foodcompany c.s. richting de markt, relaties of klanten de aanduiding “Pure Tea” heeft gebruikt. In zoverre falen de grieven. De vordering sub a) is voor het overige zo ruim geformuleerd dat zij niet kan worden toegewezen.

4.13.1. De regeling van de dwangsom in de art. 611a-611h Rv berust op de Benelux-Overeenkomst houdende Eenvormige Wet betreffende de dwangsom van 26 november 1973 (Trb. 1974, 6). Teneinde een uniforme interpretatie van de regeling te waarborgen bepaalt de Overeenkomst dat het Benelux-gerechtshof kennis neemt van vragen omtrent de uitleg van de Eenvormige Wet. De rechter die de dwangsom oplegt heeft een discretionaire bevoegdheid om daaraan (ook ambtshalve) de in de wet genoemde (art. 611a lid 4 en 611b Rv) modaliteiten te verbinden en is eveneens vrij de hoogte van de dwangsom te bepalen (BenGH 2 april 1984, NJ 1984, 704 en BenGH 17 december 1992, NJ 1993, 545).
De vraag rijst, of de onderhavige door de voorzieningenrechter uitgesproken, niet in de wettelijke regeling van de dwangsom genoemde modaliteit, die kennelijk verwijst naar art. 6:2 lid 2 BW en daaraan enige invulling geeft, geoorloofd is en of deze in overeenstemming is met de uitleg door het Benelux gerechtshof, en in navolging daarvan door de Hoge Raad, van de dwangsomregeling. Het hof is van oordeel dat naast de in de wet voorziene gevallen (art. 611d Rv) geen andere beperkingen op de verschuldigdheid van een eenmaal uitgesproken dwangsom kunnen worden geïntroduceerd. De rechter is uitsluitend ingeval van onmogelijkheid om aan de hoofdveroordeling te voldoen bevoegd om een opgelegde dwangsom op te heffen of te verminderen (BenGH 9 maart 1987, NJ 1987, 910). De eisen van redelijkheid en billijkheid spelen een rol bij de vraag of zich een situatie van onmogelijkheid in de zin van art. 611d Rv voordoet, maar een afzonderlijke toetsing aan de eisen van redelijkheid en billijkheid gaat de wettelijke regeling van de dwangsom te buiten (BenGH 25 mei 1999, NJ 2000, 14 en HR 21 mei 1999, NJ 2000, 13). Grief 4 slaagt dus en het vonnis zal voor wat betreft genoemde clausule worden vernietigd.

Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep, behoudens ten aanzien onderdeel 5.5. van het dictum, waarin de voorzieningenrechter heeft bepaald dat geen van de opgelegde dwangsommen zal worden verbeurd voor zover dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar moet worden geacht, (mede) gelet op de mate van verwijtbaarheid van de overtreding.

Lees het vonnis hier.

OHIM, Cancellation Division, 14 maart 2011, 000003833 C, Procter & Gamble Prestige tegen Debonair Trading International LDA (met dank aan Henriëtte van Helden en Tobias Cohen Jehoram, De Brauw Blackstone Westbroek).

Merkenrecht. De omvang van het aantal OHIM-uitspraken is zodanig dat volledig publicatie ondoenlijk en de relevantie van de uitspraken is vaak zondanig dat volledige publicatie ook nog eens ongewenst is. Een zaak die verwijst naar een Nederlands vonnis en ook nog eens een aantal mooie passages bevat, verdient bij uitzondering wel publicatie.

De onderhavige beslissing betreft de vernietiging van het beeldmerk lippenstiftafdruk (kiss print)voor o.a. parfum (zie ook: Vzr Rechtbank ’s-Gravenhage, 15 september 2009, IEF 8184 (Debonair /Naomi Campbell). De Cancellation Division wijst de vernietiging toe voor klasse 3 (parfum e.d.), onder andere omdat kussen een vrij algemeen bekend begrip is in the universal human language, wat weer eens wat anders is dan een verwijzing naar een lemma in de Van Dale. 

(52) It has already been considered to be a commonly known fact that the contested sign symbolises a kiss. It is also commonly known that the concept of a kiss may be used, in images and words, to symbolise human feelings or communicative acts having in common the gesture of touching the lips. This is namely the act of kissing, which in the universal human language is aimed at expressing love and affection, as well as a cordial or passionate greeting.

(55) Indeed, if a lipstick kiss print, particularly the one represented in the contested CTM, can evoke seduction, sensuality and love, these feelings essentially coincide with the reasons why many persons, particularly young women, buy and use the products at issue: namely to enhance their physical appearance, to look their best, to fee1 as self-confident as possible, and thus to be (more) attractive, that is, sensual and seductive. For this reason, advertising for cosmetics products have constantly made reference to these concepts.

(56) The Cancellation Division concludes that the representation of a kiss not only constitutes a commonplace decorative concept, used or capable of being used in many sectors for presenting goods and services of various kinds (see paragraphs 35 to 41, above), but also conveys a clear and specific laudatory message in connection with the relevant goods. From the viewpoint of the relevant consumers, the contested CTM conceptually represents a promotional indication of beauty, seductiveness and the enhanced appearance or scent that such goods provide, rather than a sign identifying their commercial origin. The nature of such message would be considered clear and would be understood by the relevant public without any particular mental exertion.

(65) As shown by the national decision produced by the applicant (Exhibit 11), a dispute brought by the CTM proprietor in the Netherlands was in fact decided by a ruling that one of the parties had used an analogous device as a mere embellishment, thereby excluding likelihood of confusion. However, this also proves that the CTM proprietor may at any time oppose its sign to any decorative use made by competitors, and even win the cases, in spite of that decorative use, as far as it manages to show that its device holds an autonomous distinctive position within any other similar sign. This tends to confirm that a sign having a common decorative and promotional use - which for this very reason could hardly be differentiated from variations on it, due to consumers' imperfect recollection of signs - should be primarily reconsidered in view of its conformity with the absolute grounds for refusal under the CTMR.

Lees de beslissing hier.

Rechtbank Amsterdam 22 september 2010, LJN BP7509 (Boost Concepts B.V. tegen Boost Company Holding B.V.)

Kort geding uitspraak ingezonden door Ton Rottier, Rottier advocaten.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Tussenvonnis in bodemprocedure na  kortgedingvonnis (KG ZA 09-735). Na het kort geding heeft gedaagde haar naam gewijzigd van Boost in BST, maar dient te bewijzen dat zij zich inmiddels ook niet meer profileert als ‘Boost.’ De rechtbank oordeelt wel dat het merk ‘Boost’ van eiser een geldig merk is ( ‘(to) boost’ is niet ingeburgerd in Nederland en is niet  louter beschrijvend), en dat door het gebruik van handelsnamen, andere tekens of (sub d) door ander gebruik van het bestanddeel ‘boost’ inbreuk wordt gemaakt op de handelsnaam en het merk van eiseres. Van onrechtmatige daad m.b.t. de ‘generieke en beschrijvende’ slogans ‘ondernemers in marketing’ en ‘entrepeneurs in marketing’ is geen sprake. 

Merkenrecht: 4(…) Zoals reeds uit rechtsoverweging 4.13 blijkt, stemmen merk en teken overeen omdat Boost het meest kenmerkende bestanddeel vormt van de door BST c.s. gebruikte tekens, zijn de diensten die partijen aanbieden soortgelijk en kan hierdoor verwarring ontstaan bij het publiek. Voor zover BST c.s. het teken ‘boost’ niet als bestanddeel van een handelsnaam gebruikt en ook niet ter onderscheiding van hun diensten (maar bijvoorbeeld als bestanddeel van een domeinnaam) kan Boost c.s. daartegen opkomen op grond van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Op grond van dit artikel kan immers een teken worden verboden dat wordt gebruikt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien dit gebruik afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het merk. BST c.s. kan aan haar eigen merkinschrijvingen of depots geen rechten ontlenen omdat deze van latere datum zijn dan de merkinschrijvingen van Boost c.s., en ook hiervan het woord ‘boost’ het kenmerkende en dominante bestanddeel vormt. Ook deze beeldmerken vormen derhalve een inbreuk op de merkrechten van Boost c.s.. De omstandigheid dat in die beeldmerken de woorden voorafgegaan worden door een logo maakt dit niet anders.

Bewijsopdracht: 4.21.  BST c.s. heeft ter comparitie verklaard dat zij ter onderscheiding van haar ondernemingen, naar aanleiding van het tussen partijen gewezen vonnis in kort geding, niet langer de – inbreukmakende – naam Boost voert, maar als (handels-)naam de aanduiding ‘BST’ voert. Naar het oordeel van de rechtbank roept dat de vraag op of Boost c.s. thans nog voldoende belang heeft bij toewijzing van de door haar gevorderde verboden en dwangsommen. Bij beantwoording van die vraag zal de rechtbank ook betrekken of de – gestelde – inbreuk op het kortgeding vonnis (zie 4.23 en verder) in rechte komt vast te staan .

(…)

4.25.  De bewijslast en het bewijsrisico van de gestelde inbreuk ná 2 december 2009 (de datum van de schikking in spoed appel) rusten op Boost c.s. De rechtbank zal derhalve Boost c.s. toelaten tot het bewijs van haar stelling dat BST c.s. (tegen de redacteur van Adformatie) heeft vermeld dat haar handelsnaam ‘BST’ uitgesproken moet worden als ‘boost’. De procedure zal hiervoor naar de rol van 20 oktober 2010 worden verwezen. Iedere verdere beslissing in conventie zal worden aangehouden.

Proceskosten: 4.34: (…) De rechtbank stelt vast dat partijen hun vaststellingsovereenkomst zo uitleggen dat de rechtbank aan de hand van de maatstaf van 1019h Rv over de kosten van de onderhavige bodemprocedure, het kort geding en de het spoed appel dient te beslissen.

4.35.  De rechtbank overweegt dat, voor zover de in de schikking vervatte vaststellings-overeenkomst in strijd is met artikel 1019h Rv, de vaststellingsovereenkomst niet in strijd is met de goede zeden of de openbare orde, zodat (op grond van artikel 7:902 BW) de rechtbank bij eindvonnis de in het ongelijk gestelde partij zal veroordelen in de redelijke en evenredige gerechtskosten en daarbij ook de in de eerdere procedures gemaakte kosten zal betrekken.

Lees het vonnis hier.

Vzr.  Rechtbank Breda, 3 maart 2011, LJN: BP7541, BVBA Melan tegen Team LC Concept BV c.s. 

Merkenrecht. Adwords. “Middels onbeduidend product van speelgoedhelicoptertje profiteren van de aantrekkingskracht en de reputatie van merk voor verlichting.” Eiser Melan verkoopt lichtslingers onder de productnaam ‘Happy Lights’, gedaagde verkocht aanvankelijk onder dezelfde naam soortgelijke  lichtslingers, maar verkoopt haar lichtslingers na een eerder, ongepubliceerd vonnis, nu onder een andere naam. Gedaagde heeft erchter  inmiddels een merkinschrijving ‘Happy Lights’ voor speelgoed verricht en biedt nu onder die naam een speelgoedhelicoptertje aan op dezelfde webpagina als waarop zij de lichtslingers aanbiedt. Het helicoptertje is niet aanklikbaar.

De voorzieningenrechter oordeelt dat er geen sprake is van merkinbreuk sub a (speelgoed en verlichting zijn niet soortgelijk), maar wel van merkinbreuk sub c (kielzogvaren) en merkinbreuk door gebruik van het adword ‘Happy Lights’, omdat er sprake is van doelbewuste verwarring en van het profiteren van de reputatie van eiser.
 
Handelsnaamrecht/domeinnaam: 3.5. (…) Vastgesteld moet worden of de domeinnaam ook de naam is waaronder de onderneming feitelijk wordt gedreven. In dit verband is van belang het gebruik van de website www.happylights.nl. Op deze website wordt op de linkerhelft van de pagina het product led-helicopter Happy Lights en op de rechterhelft het product Cotton Ball Lights gepresenteerd en onderaan de website staat duidelijk vermeld dat Happy Lights en Cotton Ball Lights producten zijn van Team LC Concept BV. De domeinnaam wordt zo niet als handelsnaam gebruikt maar als verwijzing naar producten.

Merkenrecht: 3.6. Melan stelt dat Team LC Concept BV c.s. op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a. en sub c. BVIE inbreuk maakt op haar beeldmerk, waarin het woord Happy Lights is opgenomen. Melan stelt dat sprake is van inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a omdat beide merken worden gebruikt voor waren in de klasse “verlichting”. Volgens Melan betreft de helicopter ook verlichting.
Melan stelt voorts dat sprake is van inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub c. BVIE omdat Team LC Concept BV c.s. wil aanhaken bij de naam van de lichtslingers en katoenen bollen van Melan teneinde ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit en/of afbreuk te doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk Happy Lights en de onderneming en/of producten van Melan.

3.7. Het beroep op art. 2.20 lid 1 sub a BVIE faalt. Het speelgoedhelicoptertje van minimale omvang is niet aan te merken als ,, dezelfde waar” ten opzichte van de lichtslingers. Het eerste is speelgoed, het tweede verlichting. Voor het geïnteresseerde publiek is het verschil tussen beide zeer groot.

3.8. Het beroep op art. 2.20 lid 1 sub c BVIE slaagt. Door de publicatie in VT Wonen is het merk van Melan, met daarin de woorden ,, Happy Lights” bekend bij een aanmerkelijk deel van het geïnteresseerde publiek in een aanmerkelijk deel (Nederland) van het Beneluxgebied. (Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap, 14-09-1999, LJN: AC 3725). Deze bekendheid wordt daarenboven gevestigd door de onweersproken deelname aan beurzen door Melan.
De inrichting van de website www.happylights.nl was en is er evident op gericht om middels het onbeduidende product van de speelgoedhelicoptertjes - waarop zelfs niet kon worden doorgeklikt!- te profiteren van de aantrekkingskracht en de reputatie van het merk van Melan, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die Melan heeft geleverd om het imago van haar merk te creëren en te onderhouden (vgl. Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 18-06-2009, C-487/07, LJN: BJ 5859). Een rechtvaardiging is niet gesteld en ook niet aannemelijk.
Deze inbreuk is niet weggenomen door het weglaten van de verwijzing naar VT Wonen. Gedaagde sub 1, Team LC Concept BV, is blijkens de site zelf, én blijkens de concernstructuur (hoofd-)verantwoordelijk voor deze merkinbreuk. Gedaagde sub 2, Cotton Ball Lights BV, is daarnaast, als directe profiteur van de onrechtmatige uiting, medeverantwoordelijk te oordelen. Beiden moeten in staat worden geacht tot opheffing van de onrechtmatigheden op de site. Voor beiden is een verbod om deze en soortgelijke onrechtmatige publicaties te plegen, gerechtvaardigd.

Adwords: Onweersproken staat vast dat voor de website www.happylights.nl als adword wordt gebruikt: ,,happy lights”. Beide gedaagden zijn hiervoor, zoals overwogen, (mede)verantwoordelijk.

Richtinggevend is de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 23-03-2010, C-236/08; C-237/08; C-238/08, LJN: BN 1584.
De houder van een merk is gerechtigd een adverteerder te verbieden om op basis van een trefwoord dat gelijk is aan dat merk en dat door de adverteerders zonder toestemming van deze houder is geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet (Adword), reclame te maken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, wanneer de reclame het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde.

In dit geval schiep de beschreven internet-site www.happylights.nl voor de gemiddelde internetgebruiker de genoemde moeilijkheid. De lichtslingers aan de rechterzijde zijn ook feitelijk aangezien voor de lichtslingers van Melan.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter was de site doordacht opgezet, en welbewust gericht op het stichten van verwarring en het profiteren van reputatie. Dit vestigt gegronde vrees voor voortzetting of herhaling in soortgelijke vormen. Een verbod in algemene formulering is daarom gerechtvaardigd.

Lees het vonnis hier. 

Vzr. Rechtbank Rotterdam, 11 maart 2011, KG ZA 11-116, Van CAem International tegen Spirits International (met dank aan Gerard van der Wal & Greetje van Heezik, Houthoff Buruma)

Merkenrecht. Mededinging. Opheffing beslag op een partij in transito vervoerde "Stolichnaya" wodka opgeheven, met toepassing van de arresten C-281/05 (Montex/Diesel) en C-405/03 (Class International). Onder verwijzing naar deze arresten oordeelt de voorzieningenrechter dat er een gerede mogelijkheid bestaat dat het Hof van Justitie de conclusie van advocaat-generaal P. Cruz Villalón in de zaken C-446/09 (Philips/Lucheng) en C-495/09 (Nokia/Her Majesty's Commissioners of Revenu and Customs) zal volgen en zal oordelen dat de vervaardigingsfictie geen toepassing vindt in een situatie als onderhavige (opslag in Nederland van transitogoederen). In het verlengde daarvan acht de voorzieningenrechter een gerede mogelijkheid aanwezig dat ook de bodemrechter in lijn met de voorgenoemde arresten zal oordelen dat geen sprake is van een merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 sub (a) BVIE.

4.8.6. Gelet op de onder 4.8.2 en 4.8.3 genoemde arresten mag ervan worden uitgegaan dat er een gerede mogelijkheid bestaat dat het HvJ de onder 4.8.5 genoemde conclusie van de AG zal volgen, in die zin dat de vervaardigingsfictie, in een situatie als de onderhavige, geen toepassing vindt en, in het verlengde daarvan, dat de bodemrechter in het onderhavige geschil tussen Van Caem en SPI, in de lijn van voornoemde arresten zal oordelen dat geen sprake is van merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 sub (a) BVIE. De partij wodka is immers bestemd voor Mongolië en het enkele fysieke binnenbrengen van goederen op het grondgebied van de EU kan voorshands niet worden aangemerkt als "gebruik van een teken" als bedoeld i11 artikel 2.20 sub (a) BVIE.

4.9. De slotsom is dat naar voorlopig oordeel sprake is van transitgoederen die geen inbreuk mmaken op de merkrechten van SPI. Daarmee is summierlijk van de ondeugdelijkheid van de aan het beslag ten grondslag gelegde vordering - welke vordering immers was gebaseerd op inbreuk op de merkrechten van SPI - gebleken. Het belang van Van Caembij opheffing van het beslag prevaleert bovendien boven het belang van SPI bij handliaving daarvan. De vordering tot opheffing van beslag zal derhalve worden toegewezen.

Lees het vonnis hier, hier(link) en hier(pdf)

Rechtbank ’s-Gravenhage, 9 maart 2011, HA ZA 10-3824, Yell Limited tegen Yellow Page Marketing (met dank aan Frits Gerritzen, Brinkhof)

Eerst even heel kort voor het weekend: Merkenrecht. Bevoegdheidsincident. Gat-LuK ook van toepassing m.b.t. merkenrecht.

4.1. Ten aanzien van de primaire vordering van Yell stelt YPM terecht dat Gat-Luk ook van toepassing is in het geval beroep wordt gedaan op een nationaal merkrecht waarvan de geldigheid wordt betwist. Het Hof van Justitie heeft in Gat-Luk uiteengezet hoe artikel 16 lid 4 EEX-Verdrag, thans 22 lid 4 EEX-Vo, uitgelegd dient te worden. In artikel 22 lid 4 EEX-Vo wordt expliciet, naast de geldigheid van octrooien, tekeningen en modellen van nijverheid of soortgelijke rechten die aanleiding geven tot deponering of registratie, de geldigheid van merken genoemd. Hoewel het arrest is gewezen in een octrooigeschil ziet de rechtbank geen aanleiding aan te nemen dat de uitleg die het Hof van Justitie aan het artikel geeft niet van toepassing zou zijn op merken. De in het arrest geschetste doelstelling van deze exclusieve bevoegdheidsregel waarop het Hof zijn oordeel baseert (kort gezegd: toekenning van bevoegdheid aan het gerecht dat feitelijk nabij is en een nauwe band met het geschil heeft - vergelijk Gat-Luk onder rechtsoverweging 21) geldt evenzeer voor merken.

Lees het vonnis hier. Zie ook KG: Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 5 maart 2010, IEF 8653.

HvJ EU, 10 maart 2011, zaak C-51/10 P, Agencja Wydawnicza Technopol tegen OHIM

Merkenrecht. Gemeenschapsmerken. Weigering inschrijving van (beschrijvende) teken ,1000’ als merk voor brochures, tijdschriften en kranten.  Voor weigering op grond van artikel 7, lid 1, sub c (beschrijvendheid) is niet vereist dat het betrokken teken overeenkomt met de gebruikelijke wijze van aanduiding. "Inschrijving van een teken op grond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 kan slechts worden geweigerd wanneer redelijkerwijs te verwachten valt dat de betrokken kringen dit teken opvatten als een beschrijving van een van deze kenmerken."  Het teken '1000'  kan een beschrijving zijn van b.v. het aantal pagina's of het aantal spelletjes.

35. In de eerste plaats dient te worden ingegaan op rekwirantes argument dat alleen tekens die overeenkomen met de „gebruikelijke wijze” van aanduiding van kenmerken van waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd, op grond van deze bepaling [artikel 7, lid 1, sub c –IEF] kunnen worden geweigerd.

37. Het aan artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 ten grondslag liggende algemeen belang bestaat erin te verzekeren dat tekens die een of meer kenmerken beschrijven van de waren of diensten waarvoor inschrijving als merk is aangevraagd, door alle marktdeelnemers die dergelijke waren of diensten aanbieden, vrij kunnen worden gebruikt.

(…) 40. Hieruit vloeit voort dat voor toepassing van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 niet is vereist dat het betrokken teken overeenkomt met de gebruikelijke wijze van aanduiding. Punt 37 van het reeds aangehaalde arrest Procter & Gamble/BHIM, waarop rekwirante zich beroept en waarin de woorden „overeenkomst met de gebruikelijke wijze van aanduiding van de betrokken waren of diensten of van de eigenschappen daarvan” worden gebruikt, kan dus niet aldus worden begrepen dat het een voorwaarde voor weigering van inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk bepaalt.

50. Het feit dat de wetgever voor het woord „kenmerk” heeft gekozen, benadrukt dat de in deze bepaling bedoelde tekens uitsluitend die tekens zijn die dienen tot aanduiding van een door de betrokken kringen gemakkelijk herkenbare eigenschap van de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd. Zoals het Hof reeds heeft onderstreept, kan inschrijving van een teken op grond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 slechts worden geweigerd wanneer redelijkerwijs te verwachten valt dat de betrokken kringen dit teken opvatten als een beschrijving van een van deze kenmerken (zie naar analogie met betrekking tot dezelfde bepaling in artikel 3 van richtlijn 89/104, reeds aangehaalde arresten Windsurfing Chiemsee, punt 31, en Koninklijke KPN Nederland, punt 56).

54. Zonder dat behoeft te worden onderzocht of op basis van elk van deze elementen kan worden geconcludeerd dat het getal 1000 een kenmerk is van de in de merkaanvraag opgegeven waren, dient te worden vastgesteld dat het oordeel van het Gerecht dat het teken „1000” de in deze waren verzamelde spelletjes beschrijft, op zijn minst niet onverenigbaar is met de hierboven uiteengezette precisering omtrent de draagwijdte van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.

(…) 56. Wanneer artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 op dergelijke feitelijke omstandigheden wordt toegepast, wordt geen blijk van een onjuiste uitlegging van deze bepaling gegeven. Wanneer een inschrijvingsaanvraag ziet op met name een categorie waren waarvan de inhoud gemakkelijk en typisch wordt weergegeven door het aantal eenheden ervan, kan redelijkerwijs worden aangenomen dat een uit cijfers bestaand teken als dat in casu door de betrokken kringen daadwerkelijk wordt herkend als een beschrijving van dit aantal en dus van een kenmerk van deze waren.

57. Het Gerecht heeft bijgevolg geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting gegeven door vast te stellen dat inschrijving van het teken „1000” op grond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 moest worden geweigerd voor de in de inschrijvingsaanvraag van Technopol opgegeven waren.

Lees het arrest hier.

Max Planck Instituut: Study on the trade mark system in Europe: This study, by the Max Planck Institute, is a contribution to European Commission’s overall evaluation of the functioning of the trade mark system in Europe. The results of this external study do not prejudge any proposals which the Commission may make on the basis of its overall analysis of the European trade mark system and on the basis of an impact assessment of different conceivable options of legislative or non legislative nature.

Lees hier meer. (Met dank aan vele inzenders!)

Vzr. Rechtbank Maastricht, 24 februari 2011, KG ZA 11-19, Kew Jaliens tegen Yourprivatename.nl (met dank aan Bert-Jan van den Akker, Dijkstra Voermans)

Merkenrecht. Domeinnaamkaping. Gedaagde registreert zonder toestemming de domeinnamen kewjaliens.nl en kew-jaliens.nl. Kew Jaliens, eveneens houder van het woordmerk Kew Jaliens, maakt bezwaar tegen de registratie en ziet zijn vorderingen toegewezen.

Jaliens heeft ook na vier jaar nog voldoende spoedeisend belang. Gedaagde heeft geen geldige reden en er is geen sprake van zaakwaarneming. Een Oudere domeinnaamregistratie leidt niet tot sterker recht dan jongere merkregistratie en ‘Kew Jaliens’ wordt aangemerkt als een bekend merk: merkinbreuk ‘sub c’. Gedaagde dient de domeinnamen over te dragen, maar wel tegen kostenvergoeding door Jaliens voor de registratie, à €199,- per domeinnaam. Te verrekenen met de onbetwiste 1019h proceskosten à €9.650,31.

Spoedeisend belang: 3.1 (...) Jaliens was tot eind 2010 niet op de hoogte van de bedoelde deponeringen en hoefde dat ook niet te zijn. Het belang om te kunnen beschikken over de bedoelde domeinnamen is bij Jaliens pas actueel geworden toen hij eind 2010 begonnen is met het treffen van voorbereidingen voor een nieuwe carrière - gerelateerd aan zijn huidige carrière - na de beëindiging van zijn actieve camiere als profvoetballer, welke carrière - naar onweersproken is gesteld - op voorzienbare termijn zal plaatsvinden.

Merkinbreuk ‘sub c’: 3.4. Ten gronde overweegt de voorzieningenrechter het volgende. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter handelt X in ieder geval in strijd met het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. De tekens, de door X gedeponeerde domeinnamen (kewjaliens.nl en kew-jaliens.nl), stemmen overeen met het door Jaliens gedeponeerde merk Kew Jaliens. De bedoelde tekens worden gebruikt voor de aanduiding van een website, die bezoekers van die website doorleidt naar een door X geëxploiteerde site met de naam www.linktoppers.nl. Een dergelijk gebruik is te beschouwen als een gebruik in het economisch verkeer.

3.5. Gelet op de bekendheid van Kew Jaliens als profvoetballer, die op hoog niveau heeft gespeeld en die daardoor een aanzienlijke mate van bekendheid heeft gekregen, is er ook sprake van een bekend merk als bedoeld in voormeld artikel.

3.8. X presenteert zich aldus als een soort zaakwaarnemer van Jaliens, nu hij stelt dat Jaliens dankzij het handelen van X uit de handen blijft van domeinnaamkapers. Dat levert echter geen geldige reden op voor het omstreden deponeren van de domeinnamen. Jaliens zou anders worden gedwongen om een vergoeding te betalen voor werkzaamheden door X, waarvoor Jaliens geen opdracht heeft gegeven. De voorzieningenrechter kan zich dan ook niet aan de indruk onttrekken dat de deponering enkel heeft plaatsgevonden om Jaliens de mogelijkheid te ontnemen om onder zijn eigen naam een domeinnaam te registreren. Dat Jaliens dat zal willen doen onder zijn eigen naam ligt ook voor de hand, nu hij zijn naamsbekendheid zal willen gebruiken voor het ontplooien van economische activiteiten in zijn nieuwe carrière. Dat X voor zijn ongevraagde werkzaamheden aanzienlijk minder kosten in rekening brengt dan "echte" domeinnaamkapers volgens hem zouden doen, is niet relevant.

3.9. Niet onbelangrijk in dit verband is ook dat X heeft gesteld dat indien Jaliens de domeinnamen niet zou willen overnemen tegen de door X gevorderde vergoeding, X de registratie van de domeinnamen zal opheffen. (…) Gegeven het oordeel dat de door X gedane registraties onrechtmatig zijn, en door overdracht van domeinnamen door X aan Jaliens kan worden voorkomen dat Jaliens wordt blootgesteld aan het risico om opnieuw te moeten procederen, indien de domeinnamen in het publieke domein vallen en dan door derden worden geregistreerd, acht de voorzieningenrechter het onredelijk dat X de registratie opheft in plaats van de domeinnamen overdraagt aan Jaliens. Het is immers geen belang van X dat derden de prijsgegeven domeinnamen moeten kunnen registreren.

3.10. Ook het verweer van X, dat de deponering van de domeinnamen dateert van vóór de deponering van het merk door Jaliens en dus niet onrechtmatig is, moet worden verworpen. In zijn algemeenheid kan niet worden gezegd dat een oudere domeinnaamregistratie leidt tot een sterker recht dan een jongere merkregistratie. Dit hangt van een weging van het belang bij de domeinnaam enerzijds en het merk anderzijds.

3.1 1. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Jaliens - al met al - het betere recht op de domeinnaam. Gelet op de naamsbekendheid die Jaliens heeft verworven, ligt het voor de hand dat mensen die informatie willen vergaren over het wel en wee van Jaliens (als profvoetballer) dan wel over de door deze aangeboden zaken of diensten.

3.13. X heeft nog gesteld dat de vordering tot overdracht van de domeinnamen moet worden afgewezen, omdat Jaliens daar geen vergoeding tegenover stelt en Jaliens aldus op sluwe wijze zijn domeinnaam gratis probeert te krijgen. Ter zitting heeft Jaliens verklaard dat het redelijk is dat hij de registratiekosten van de domeinnamen moet vergoeden. De voorzieningenrechter verstaat het verweer van X als een beroep op verrekening wegens ongerechtvaardigde verrijking van Jaliens ter zake die registratiekosten. Dit beroep van X op ongerechtvaardigde verrijking komt de voorzieningenrechter gegrond voor. Uit de stellingen van Jaliens begrijpt de voorzieningenrechter dat de kosten van registratie per domeinnaam € 199,-- hebben bedragen. Derhalve zal de voorzieningenrechter bepalen dat met de vordering van Jaliens een bedrag van tweemaal € 199,- verrekend dient te worden.

Lees het vonnis hier.