Merkenrecht  

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 31 maart 2011, KG ZA 11-15 P/LO, WE Brand S.A.R.L. tegen Mexx Europe (met dank aan Maarten Schut, Kennedy Van der Laan)

Merkenrecht. Eiser WE, houdster van o.a. de woordmerken ME en WE is Me, maakt bezwaar tegen het gebruik door Mexx van het teken ME+XX. Vorderingen afgewezen. Geen verwarringsgevaar. Eerst even voor jezelf lezen:

4.3: Vervolgens is aan de orde de vraag of Mexx met het gebruik van de ME-tekens inbreuk maakt op de gedeponeerde merken van WE Brand WE, ME en WE IS ME. De voorzieningenrechter overweegt daaromtrent het volgende. Van het gebruik van ME door Mexx is onvoldoende gebleken, zodat het gevorderde verbod op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE in die zin niet toewijsbaar is. Het teken ME+ is door Mexx in twee gevallen gebruikt, namelijk op haar Facebook-pagina en op een prijslabel m een tas. Mexx heeft echter reeds in januari 201 1 een onvoorwaardelijke toezegging gedaan dat zij het teken ME+ in de toekomst niet (meer) zal gebruiken en gesteld noch gebleken is dat Mexx zich niet aan haar toezegging zal houden. Ook in die zin heeft: WE Brand dus geen belang meer bij haar vordering. Het gebruik van Mexx beperkt zich derhalve tot het teken ME+XX en de vraag is of dat gebruik een inbreuk opleven in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b, dan wel sub c, en/of sub d BVIE, op de merken WE, ME of WE IS ME.

4.5: Naar het oordeel van de voorzieningenrechter wijkt het gebruik van het teken ME+XX zowel visueel, auditief als begripsmatig in zodanige mate dat van de merken ME, WIE IS ME en WE dat niet aannemelijk is dat verwarringsgevaar te duchten is. daarbij in aanmerking nemende dat MEXX eer zeer bekend merk is, dat - zoals onbetwist gesteld - een grotere bekendheid geniet dan het eveneens bekende merk WE, en zeker een grotere bekendheid geniet dan de nog niet normaal gebruikte merken WE IS ME en ME. Hoewel een overeenkomst bestaat in die zin dat in alle merken en het teken een persoonlijk voornaamwoord wordt gebruikt, zijn de verschillen zodanig dat het relevante publiek, gelet op de grote bekendheid van het merk MEXX, bij het zien van het teken ME+XX zal begrijpen dat het hier om een reclame-uiting van MEXX gaat en is niet aannemelijk dat het publiek het teken zal verwarren of associëren met de merken van WE Brand. (…)

Lees het vonnis hier.

Geen kennis of bewustheid vereist

(met dank aan Maarten Rijks, Banning) 

Merkenrecht. Aanbod nagemaakte merkkleding (Gaastra, Hilfiger) via Marktplaats.nl. ‘Niet weten’-slaagt niet. Merkinbreuk aangenomen.  Voorschot op schadevergoeding toegewezen.

4.2. Gaastra c.s. beroept zich primair op haar Gemeenschapsmerken. Gaastra c.s. heeft gemotiveerd gesteld dat [gedaagde] kleding heeft verhandeld die zonder toestemming van X-One en THL is voorzien van de Gemeenschapmerken GAASTRA respectievelijk TOMMY HILFIGER. Deze stelling is door [gedaagde] niet betwist. [Gedaagde] stelt zich enkel op het standpunt dat hij niet wist dat het om namaakkleding ging. Ook als dit juist zou zijn, hetgeen gemotiveerd is betwist door Gaastra c.s., dan kan dit niet leiden tot het oordeel dat geen sprake is van merkinbreuk omdat artikel 9 GMVo geen kennis of bewustheid van merkinbreuk vereist.

4.3. De rechtbank stelt dan ook vast dat [gedaagde] inbreuk heeft gemaakt op de Gemeenschapmerken van X-One en THL op grond van artikel 9 lid 1 sub a GMVo. Het gevorderde verbod om inbreuk tv maken op de Gemeenschapsmerken van deze merkhouders is dientengevolge toewijsbaar.

Lees het vonnis hier.

Hof van Beroep te Brussel 21 maart 2009, 2008/AR/2318, John Players & Sons Ltd tegen Savelux BVBA (met dank aan Jeroen Muyldermans en Paul Maeyaert, Altius)

Merkenrecht. ‘Parasitisme’ (slaafse nabootsing). Inbreuk op eisers hemelsblauwe kleurmerk (PMS 2915) voor sigarettenpapier (vloeitjes) en filtertips. De voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel kende de vorderingen eerder al toe (zie hier). Het hoger beroep ziet enkel nog op de toegewezen inbreuk- en parasitaire mededingingvorderingen m.b.t. de bekende Rizla blauwe verpakking voor filtertips (art. 2.20 lid 1 sub c BVIE). Het beroep faalt. Naast de merkenrechtelijke grondslag gaat het nabootsen van de look and feel gepaard met begeleidende omstandigheden die indruisen tegen eerlijke marktpraktijken. (Ongekalibreerde afbeeldingen: v.l.n.r. kleurmerk, Rizla, Pure en filtertips).

“Door het gebruik voor verpakkingen van filter tips van een identieke blauwe tint als deze die het Beneluxmerk met nummer 666.826 uitmaakt, eigent appellante zich het imago en de reputatie van de geïntimeerde toe. Appellante teert zodoende op de investeringen en inspanningen die geïntimeerde heeft geleverd op de reputatie en het imago van haar merk op te bouwen, zonder dat appellante in enige mate bijgedragen heeft tot die investeringen en inspanningen.
 
(…)
 
Appellante put, zodoende, door het gebruik voor verpakkingen van filter tips van de look and feel die door geïntimeerde gecreëerd werd, en daarvan deel uitmakend, een identieke blauwe tint als deze die het Beneluxmerk met nummer 666.826 uitmaakt, in casu uit haar nabootsen een voordeel om een andere reden dan het louter nabootsen. Zoals geïntimeerde aanvoert, eigen appellante zich door dit gebruik het imago en de reputatie van geïntimeerde toe. Appellante leidt de faam en de goodwill met betrekking tot de producten van geïntimeerde, die door deze laatste opgebouwd werd, naar haar eigen producten af.
 
Het door geïntimeerde gelaakte nabootsen door appellante, in de hiervoor omschreven omstandigheden, maakt een vorm van onrechtmatig gedrag uit.”

Lees het arrest hier.

HvJ EU 29 maart 2011, zaak C-96/09 P, Anheuser-Busch Inc tegen Budějovický Budvar / OHIM

Gemeenschapsmerk. Gemeenschapsmerkenrecht.  Aanvragen voor gemeenschapswoord- en beeldmerk BUD door Anheuzer-Busch. Oppositie door Angstgegner Budvar op grond van de  beschermde oorsprongsbenaming ‘bud’.  De oppositie werd afgewezen door OHIM, het Gerecht (IEF 7415) wees het beroep van Budvar toe en vernietigde de beslissingen van het OHIM  Het Hof (Grote Kamer) vernietigt het arrest van het Gerecht. Eerst even kort:

Het Hof (Grote kamer) verklaart:

1) Het arrest van Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 16 december 2008, Budějovický Budvar/BHIM – Anheuser-Busch (BUD) (T-225/06, T-255/06, T-257/06 en T-309/06), wordt vernietigd voor zover het Gerecht daarbij, betreffende de uitlegging van artikel 8, lid 4, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 422/2004 van de Raad van 19 februari 2004, ten onrechte heeft geoordeeld, ten eerste, dat de betekenis van het betrokken teken, die niet louter plaatselijk mag zijn, uitsluitend dient te worden beoordeeld op basis van de omvang van het grondgebied van bescherming van dit teken, zonder rekening te houden met het gebruik ervan op dit grondgebied, ten tweede, dat het voor de beoordeling van het gebruik van dit teken relevante grondgebied niet noodzakelijkerwijs het grondgebied van bescherming ervan is, en ten derde, dat het gebruik van dat teken niet noodzakelijkerwijs hoeft te hebben plaatsgevonden vóór de datum van de indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag.

Lees het arrest hier.

Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 23 maart 2011, LJN BQ6665 (hoofdzaak: Converse Inc & Kesbo Sport B.V. c.s. tegen Schoenenreus B.V. c.s. & Dieseel AG) en HA ZA 09-2140 (vrijwaringszaak: Schoenenreus B.V. c.s. tegen Dieseel AG).

(Met dank aan Arvid van Oorschot, Freshfields)

Merkenrecht. Parallelimport. Tussenvonnis. Bodem na ongepubliceerde ex parte waarin het Schoenenreus verboden werd om namaak-Converse-schoenen te verkopen. Schoenenreus stelt i.c dat het echter niet om nagemaakte schoenen ging maar om echte, uit parallelimport afkomstige Converse-schoenen. De Van Doren/Lifestyle-vraag is nu op wie de bewijslast rust. Mocht immers blijken dat het echte Converse-schoenen betreft, dan zou het in casu niet ondenkbaar zijn dat er sprake is van een reëel gevaar van marktafbakening door het exclusieve distributiesysteem van Converse, waardoor de eventuele uitputting van de schoenen toch niet door Schoenenreus bewezen zou hoeven worden.

De rechtbank concludeert dat die eventuele echtheid eigenlijk alleen op grond van de echtheidskenmerken van Converse zelf kan worden vastgesteld. Omdat de echtheidskenmerken van Converse-schoenen tot zeer bedrijfsgevoelige informatie betreft, komt de rechtbank tot het tussenoordeel dat de echtheidskenmerken onder strikte geheimhoudingsplicht geverifieerd dienen te worden door onafhankelijke deskundigen

5.3.3. De slotsom op dit punt is dat, als in deze zaak sprake blijkt te zijn van echte Converse-basketbalschoenen, de bewijslast voor ongeoorloofde parallelimport op Converse rust.

5.3.4. Converse kan deze voor Schoenenreus gunstiger bewijslastverdeling niet omzeilen enkel door te stellen dat het om namaak-Converse-basketbalschoenen gaat en te betogen dat reeds op grond van die stelling aan het uitputtingsverweer niet wordt toegekomen.

(…) 5.3.7. Het argument van Converse dat de ratio van het arrest Van Doren/Lifestyle in deze zaak niet speelt, omdat bekend is van welke licentienemers de basketbalschoenen afkomstig zijn, is ondeugdelijk. Schoenenreus heeft slechts naar voren gebracht dat volgens de identificatielabels en de verpakkingen de basketbalschoenen afkomstig waren van de Franse en de Italiaanse licentiehouder, en dat zij op grond daarvan mocht aannemen  dat de schoenen van in de EER gevestigde ondernemingen afkomstig waren. Converse stelt dat de Franse en de Italiaanse licentiehouder dat ontkennen, maar een dergelijke ontkenning ligt in hun verhouding met Converse, waarin verkoop buiten het Converse-distributiesysteem voor hen verboden is, voor de hand. Dit alles zegt in doorslaggevende zin niets over de werkelijke herkomst van de basketbalschoenen.

(…) 5.4.4. Meer in het algemeen komt het betoog van Converse met betrekking tot wat zij noemt haar "bewijsvoering" er op neer dat de rechtbank op haar gezag (c.q. op dat van haar werknemers) en zonder een en ander onafhankelijk te kunnen verifiëren en beoordelen zon moeten aannemen dat de door haar gepresenteerde echtheidskenmerken inderdaad uniek zijn voor echte schoenen. Het betekent ook dat Schoenenreus deze stellingname van Converse niet gemotiveerd kan bestrijden. Dan komen deze stellingname en dit betoog in strijd met het beginsel van hoor en wederhoor en moeten in deze strekking worden verworpen.

(…) 5.4.6. Het betoog van Converse dat de verklaringen van de merkhouder voldoende zijn om tot namaak te concluderen is in zijn algemeenheid onjuist (…).

(…) 5.5. (…) dat Converse een voldoende mate van transparantie met betrekking tot die kenmerken dient te betrachten. Aan de andere kant moet de rechtbank in deze zaak vaststellen dat Converse een gerechtvaardigd belang heeft om te voorkomen dat al de echtheidskenmerken van haar schoenen op straat komen te liggen, waarna die gegevens door kwaadwillenden misbruikt kunnen worden.  (…)

5.5.3. Gelet op het voorgaande acht de rechtbank het geraden dat het bewijs dat Schoenenreus namaakschoenen verhandelde geleverd zal worden door deskundigen.

Lees het vonnis hier, LJN en schone pdf

HvJ EU, 24 maart 2011, conclusie A-G Jääskinen in zaak C-323/09, Interflora c.s tegen Marks & Spencer c.s (Prejudiciële vragen High Court of Justice of England and Wales)

Merkenrecht. Adwords. Bekende merken. “Vervaging, Afbreken & Aanhaken.” Conclusie A-G in adword-zaak m.b.t. het merk ‘Interflora’, waarin ook de eventuele ruimere bescherming van bekende merken ter sprake komt. A-G Jääskinen volgt de lijn van het Hof dat bij de vraag naar de toelaatbaarheid ook de inhoud van de advertentie die wordt getoond in de gesponsorde link moet worden betrokken en voegt en passant het begrip ‘degeneratie’ toe aan het IE-woordenboek.

82. (…) Het probleem van Interflora is hier dus niet dat haar INTERFLORA-merk afgesleten raakt en daardoor aan onderscheidend vermogen verliest, maar dat het dreigt te degenereren, dat wil zeggen tot soortaanduiding verwordt of tot een alledaags woord. Dit betekent eveneens een verlies van onderscheidend vermogen, zij het van andere aard dan verwatering in de zin van „verdunning”.

85.  Degeneratie kan ook het resultaat zijn van een handelen of nalaten van de merkhouder zelf, bijvoorbeeld wanneer hij het merk gebruikte als generieke term of verzuimde om een passende alternatieve generieke term te ontwikkelen waardoor verwijzingen naar de producten in kwestie zonder gebruik van het merk als algemene aanduiding zouden worden vergemakkelijkt. Degeneratie kan echter ook voortvloeien uit het gebruik van het merk door anderen op een wijze die bijdraagt tot de ontwikkeling ervan tot generieke term.

(…) 88. Zoals ik reeds opmerkte, heeft het Hof trefwoordreclame met gebruikmaking van merken van een derde partij niet als zodanig veroordeeld, maar de vraag naar de toelaatbaarheid daarvan gekoppeld aan de inhoud van de advertentie die wordt getoond in de gesponsorde link. Zou het gebruik van een trefwoord en het daarop verschijnen van een advertentie in de gesponsorde link als zodanig reeds beschouwd worden als verwatering, dan zou elk merk vervagen zodra het wordt gekozen als trefwoord dat leidt tot een advertentie van een andere onderneming dan die van de merkhouder.

(…) 91. Naar mijn mening doet het gebruik van merken van derden als trefwoorden in reclame via zoekmachines afbreuk aan het onderscheidend vermogen van een bekend merk in het geval van dezelfde waren of diensten, wanneer wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: het teken wordt genoemd of getoond in de advertentie in de gesponsorde link, en de reclameboodschap of mededeling in de advertentie gebruikt het teken in een generieke betekenis als verwijzing naar een categorie of klasse van waren of diensten, en niet ter onderscheiding tussen waren en diensten van verschillende herkomst.

(…) 103. Nu het Hof in de Google France en Google-rechtspraak in beginsel zijn goedkeuring heeft gegeven aan trefwoordreclame met het gebruik van merken van een derde, ben ik van mening dat ook het vraagstuk van aanhaken bezien dient te worden op basis van de advertentie die wordt getoond in de gesponsorde link. Wanneer die advertentie het merk noemt of toont, hangt de aanvaardbaarheid van het gebruik ervan af, of we te doen hebben met geoorloofde vergelijkende reclame of integendeel met het varen in het kielzog van de reputatie van de merkhouder.

104. In haar advertenties vergelijkt Marks & Spencer haar waren en diensten niet met die van Interflora („onze waren en diensten zijn beter/goedkoper dan die van Interflora”) en presenteert haar waren ook niet als imitaties of kopieën („wij bieden diensten van hetzelfde type als Interflora”) en zelfs niet uitdrukkelijk als alternatief daarvoor („Bent u een klant van Interflora? Waarom deze keer niet Marks & Spencer geprobeerd?”).

105. De trefwoorden die Marks & Spencer heeft gekozen voor haar reclame via zoekmachines impliceert zeker een boodschap aan de consument, dat zij een alternatief voor Interflora biedt. Ik ben echter van mening dat dit niet neerkomt op aanhaken in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104.

V-Conclusie

107. Gezien het bovenstaande geef ik het Hof in overweging de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, als volgt op zijn vragen te antwoorden:

1) Artikel 5, lid 1, sub a, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, en artikel 9, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, dient als volgt te worden uitgelegd:

- Een aan een merk gelijk teken wordt gebruikt „voor waren of diensten” in de zin van deze bepalingen, wanneer het zonder toestemming van de merkhouder is geselecteerd als trefwoord in het kader van een internetverwijzingsdienst en de advertenties worden getoond op basis van het trefwoord.

- De houder van een merk is gerechtigd zodanig gedrag onder de genoemde omstandigheden te verbieden wanneer die advertentie het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt te bepalen of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of van een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel van een derde.

– Een vergissing betreffende de herkomst van waren of diensten doet zich voor wanneer de gesponsorde link van de concurrent sommige leden van het publiek op de gedachte kan brengen dat de concurrent deel uitmaakt van het commerciële netwerk van de merkhouder terwijl dit niet het geval is. Dientengevolge is de merkhouder gerechtigd de betrokken concurrent te verbieden dit trefwoord te gebruiken in zijn reclame.

2)- Artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 moeten aldus worden uitgelegd dat het gebruik van een teken als trefwoord in een internetverwijzingsdienst voor dezelfde waren of diensten als die waarop een gelijk, bekend merk betrekking heeft, eveneens binnen de werkingssfeer van deze bepalingen valt en kan worden verboden door de merkgerechtigde wanneer

a)  de advertentie die verschijnt nadat de internetgebruiker als zoekwoord het trefwoord dat gelijk is aan een bekend merk heeft ingevoerd, dat merk noemt of toont, en

b)  het merk

- daarin wordt gebruikt als generieke term ter aanduiding van een klasse of categorie van waren of diensten, of

– de adverteerder daarmee tracht te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie of het prestige daarvan, en voordeel te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft verricht om het imago van dat merk te creëren en in stand te houden.

3)- De omstandigheid dat de exploitant van de internetzoekmachine merkhouders in het relevante geografische gebied niet toestaat om derden te verbieden met hun merken overeenkomende tekens als trefwoorden te selecteren, doet op zichzelf niet ter zake wat de aansprakelijkheid aangaat van de adverteerder die gebruik maakt van de trefwoorden.

Lees het arrest hier.

Rechtbank Amsterdam, 24 maart 2011, KG ZA 11-167 MW/MV, Koninklijke Wegener N.V. c.s tegen Telegraaf Media ICT B.V. c.s. (met dank aan Josine van den Berg & Jacqueline Schaap, Klos Morel Vos & Schaap)

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Geschil tussen uitgevers over het gebruik van ‘dichtbij’ voor ‘hyperlokale’ media. Beide partijen hebben hun concept rond dezelfde tijd uitgerold, gedaagde De Telegraaf onder de domeinnaam dichtbij.nl en eiser Wegener onder onder domeinnamen als dichtbijbreda.nl. Wegener stelt i.c dat De Telegraaf inbreuk maakt op haar woordmerken (o.a. Wegener DichtbijMedia) en handelsnaamrechten m.b.t. de domeinnamen, maar ziet haar vorderingen afgewezen. Geen verwarring, geen kielzogvaren, geen handelsnaamgebruik domeinnamen, geen onrechtmatige daad. In citaten:

Merkenrecht: 5.3. (…) Wegener beschikt over de woordmerken Wegener Dichtbijmedia en DichtbijMedia. Wegener. Het teken dat door De Telegraaf wordt gebruikt is "Dichtbij". Het meest onderscheidende en dominerende bestanddeel van de woordmerken is "Wegener". "Dichtbij" en "Media" kunnen als min of meer beschrijvende bestanddelen van de merken worden beschouwd. Dat "Dichtbij" beschrijvend is volgt tevens uit de beslissing van het BBIE (zie 2.5). Van het bestanddeel "Dichtbij" kan voorshands evenmin worden gezegd dat het door inburgering onderscheidend vermogen heeft gekregen en om die reden een merkfunctie kan vervullen. Op basis van de totaalindrukken van merk en teken. is de voorzieningenrechter van oordeel dat de mate van visuele. auditieve en begripsmatige overeenstemming te gering is om verwarringsgevaar te kunnen aannemen. Reeds hierop stuit de vordering af van Wegener, die is gebaseerd op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. (…)

5.4. Wegener heeft zich tevens beroepen op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE, met name op de grond dat De Telegraaf gebruik maakt van de domeinnaam www.dichtbij.nl. Wegener heeft in dit verband echter onvoldoende aangetoond of aannemelijk gemaakt dat De Telegaaf met gebruik van het teken Dichtbij ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de merken van Wegener. Nog afgezien van het gebrek aan overeenstemming tussen merk en teken, is onvoldoende aannemelijk dat in dit geval sprake is van "kielzogvaren", zoals is opgenomen onder punt 3 1 van de dagvaarding. h dit kader is van belang dat beide partijen min of meer gelijktijdig (waarover hierna meer) een zelfde soort initiatief hebben ontplooid en dat beide initiatieven nog in de kinderschoenen staan. Wegener heeft dus nog geen reputatie opgebouwd waaruit voordeel kan worden getrokken. Derhalve is niet aannemelijk dat De Telegraaf "in het kielzog vaart”' van Wegener. het handelsnaamrecht.

Handelsnaamrecht: 5.5. (…) Bij beantwoording van de vraag of sprake is van een inbreuk in de zin van artikel 5 Hnw is het volgende van belang. Ter onderbouwing van haar vorderingen heeft Wegener gesteld dat De Telegraaf onder haar domeinnamen websites exploiteert die een commerciële achtergrond hebben. Wegener miskent hiermee dat niet iedere commercieel gebruikte domeinnaam als een handelsnaam kan worden aangemerkt. Dit geldt alleen voor domeinnamen die tevens een handelsonderneming aanduiden. (…) Hiervan is in dit geval (vooralsnog) geen sprake. Onder de naam Dichtbij bieden partijen een "hyperlokaal interactief nieuwsplatform" aan. Het publiek zal Dichtbij niet opvatten als naam van een onderneming, maar als naam van één van de activiteiten of diensten die partijen aanbieden, waarbij partijen andere namen gebruiken ("TMG en "BN/De Stem") om zichzelf te identificeren. Hierop stuit de vordering van Wegener gebaseerd op het handelsnaamrecht af. (…)

Onrechtmatige daad:  5.7. Wegener stelt daarnaast dat het ook onrechtmatig is van De Telegraaf om de domeinnamen bestaande uit het woord Dichtbij in combinatie met een plaatsnaam te registreren, omdat zij daarmee onnodig en verwarringwekkend aanhaakt bij de soortgelijke registraties van Wegener (…).Naar het oordeel van de voorzieningenechter zou nodeloos gestichte verwarring in dit geval slechts tot onrechtmatigheid kunnen leiden indien komt vast te staan dat Wegener eerder dan De Telegraaf de naam Dichtbij heeft bedacht en gebruikt voor haar digitale platfom en dat tevens zou komen vast te staan dat geen sprake is van toeval. (…)

5.10, Mede op grond van hetgeen onder 5.8 en 5.9 is opgenomen is de voorzieningenechter van oordeel dat niet valt uit te sluiten dat er bij het publiek (enige) verwarring kan ontstaan welke onderneming achter de Dichtbij domeinnamen schuilt. Verwarring valt te duchten omdat het bij beide partijen om dezelfde dienst/activiteit gaat, te weten een hyperlokaal interactief digitaal nieuwsplatform en de domeinnamen van partijen steeds bestaan uit het woord Dichtbij in combinatie met een plaatsnaam. Evenmin valt uit te sluiten dat Wegener de naam Dichtbij eerder heeft bedacht dan De Telegraaf. Een aanwijzing hiervoor vormt de registratie van haar twee woordmerken in 2007 en de registratie op 2 juli 2009 van twee domeinnamen, alle met het woord Dichtbij als onderdeel, terwijl De Telegraaf pas voor het eerst in november 2009 (aantoonbaar) "bezig" was met het woord Dichtbij. Desalniettemin kan dit niet leiden tot toewijzing van de vordering van Wegener in dit kort geding. De feiten zijn onvoldoende eenduidig om tot de conclusie te komen dat De Telegraaf zich schuldig heeft gemaakt aan onrechtmatig handelen. Het enkele feit dat Wegena de naam Dichtbij eventueel eerder heeft bedacht is hiervoor onvoldoende. Daarvoor zou ook moeten komen vast te stam dat Wegener eerder dan De Telegraaf op juridisch relevante wijze (dat wil zeggen in de openbaarheid en in enige omvang) gebruik van de naam Dichtbij heeft gemaakt. Bovendien zou moeten blijken van bijkomende omstandigheden; hiervoor is immers al overwogen dat het enkel profiteren van andermans inspanningen niet per se onrechtmatig is. (…)

Lees het vonnis hier.

HvJ EU 24 maart 2011, zaak C-552/09 P (Ferrero SpA tegen BHIM en Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck)

Gemeenschapsbeeld- en woordmerk. Nietigheidsprocedure. Verwarringsgevaar. Merkenfamilie.

In navolging van IEF 8409. In de onderhavige zaak moet in de eerste plaats worden vastgesteld dat het Gerecht het beroep van Ferrero tot vernietiging van de litigieuze beslissing, waarbij de kamer van beroep de vordering tot nietigverklaring van het gemeenschapsmerk TiMi KiNDERJOGHURT had afgewezen, heeft verworpen. In de tweede plaats houdt het feit dat Tirol Milch afstand van het gemeenschapsmerk heeft gedaan niet in dat de hogere voorziening van Ferrero zonder voorwerp wordt. Ferrero blijft belang hebben bij een hogere voorziening aangezien de gevolgen van een afstand en die van een nietigheidsverklaring niet dezelfde zijn.

Volgens het Hof heeft het Gerecht terecht geconcludeerd dat zelfs indien de bekendheid van het oudere merk en de bestaande soortgelijkheid van de waren in aanmerking kunnen worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar, deze factoren irrelevant zijn voor de beoordeling van de bestaande overeenstemming van de tekens. Bovendien dienen de visuele, de auditieve en de begripsmatige overeenstemming van de tekens globaal te worden beoordeeld. De beoordeling van een eventuele fonetische overeenstemming is slechts één van de relevante factoren in het kader van die globale beoordeling. Het Gerecht heeft dus terecht de twee aan de orde zijnde totaalindruk onderzocht wat betreft de eventuele visuele en fonetische overeenstemming.

Aangezien het Gerecht heeft vastgesteld dat de tekens gelet op een bepaald aantal visuele en fonetische kenmerken niet als overeenstemmende tekens konden worden opgevat, kon het, zonder blijk te geven van een onjuiste opvatting van het recht, oordelen dat die vaststelling niet op losse schroeven wordt gezet door het bestaan van een „familie” of „serie” van merken. Gelet op het voorgaande wordt de hogere voorziening door het Hof afgewezen.

68 Het Gerecht heeft dan ook in de punten 61 en 62 van het bestreden arrest terecht geconcludeerd dat zelfs indien de bekendheid van het oudere merk en de bestaande soortgelijkheid van de door de litigieuze merken aangeduide waren in aanmerking kunnen worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar, deze factoren irrelevant zijn voor de beoordeling van de bestaande overeenstemming van de aan de orde zijnde tekens, zodat zij de vaststelling dat deze tekens niet overeenstemmen, niet op losse schroeven kunnen zetten (zie in die zin arrest van 11 december 2008, Gateway/BHIM, C‑57/08 P, punten 55‑57).

100 Aangezien het Gerecht in de punten 55 tot en met 59 van het bestreden arrest heeft vastgesteld dat de aan de orde zijnde tekens gelet op een bepaald aantal visuele en fonetische kenmerken niet als overeenstemmende tekens konden worden opgevat, kon het, zonder blijk te geven van een onjuiste opvatting van het recht, in de punten 63 tot en met 66 van dat arrest oordelen dat die vaststelling niet op losse schroeven wordt gezet door het bestaan van een „familie” of „serie” van merken.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 23 maart 2011, HA ZA 10-3245, Red Bull GmbH tegen H-West B.V. (met dank aan Sven Klos, Klos Morel Vos & Schaap & Gino van Roeyen, Banning)

Merkenrecht, althans bevoegdheidsincident in kleurmerkzaak tussen Red Bull en energydrink-producent H-West, een dochter van Bavaria. Ook Forum shoppen in merkenzaken kent zijn beperkingen:

4.2. (…) H-West stelt terecht dat het in de dagvaarding gestelde geen enkel aanknopingspunt biedt voor bevoegdheid van deze rechtbank nu daarin niet meer is te lezen dat H-West de inbreukmakende producten zou produceren op een (niet nader aangeduide) locatie in Nederland en deze vervolgens verkoopt en exporteert.

4.4. (…) Voor zover Red Bull wil stellen dat zij een verbod vordert voor de gehele Benelux, dat H-West zich dus ook in het arrondissement ’s-Gravenhage van inbreuk dient te onthouden en dat daaruit bevoegdheid van deze rechtbank zou voortvloeien, wordt die stelling verworpen. Het enkele gegeven dat een gevorderd verbod mede betrekking heeft op dit arrondissement betekent nog niet dat dit arrondissement kan worden aangemerkt als plaats waar de in het geding zijnde verbintenis moet worden uitgevoerd als bedoeld in artikel 4.6 lid 1 BVIE. Die opvatting zou er toe leiden dat in een dergelijk geval iedere rechter in de Benelux bevoegd zou zijn van het geschil kennis te nemen.

4.5 De rechtbank verklaart zich derhalve onbevoegd om kennis te nemen van het geschil in hoofdzaak. De zaak zal worden verwezen naar de rechtbank Amsterdam nu H-West in dat arrondissement is gevestigd.

Lees het vonnis hier.

De BMM Student Award wordt jaarlijks door de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht toegekend aan een student voor een scriptie en/of artikel op het gebied van intellectuele eigendomsrechten.

Een van de doelstellingen van de BMM is de bevordering van de kennis van het merken- en modellenrecht van de leden. Gedurende de ruim 30 jaar dat de BMM bestaat, wordt aan deze doelstelling inhoud gegeven onder andere door het publiceren van artikelen in het BMM-Bulletin, het officiële verenigingsblad.

Artikelen en scripties van studenten vormen veelal waardevolle bijdragen; nieuwe zienswijzen worden belicht en kritische geluiden worden gemaakt over wetgeving en rechtspraktijk. Om hen te enthousiasmeren en daarmee te stimuleren tot het schrijven van scripties en artikelen op het gebied van de intellectuele eigendomsrechten en zich daarin verder te specialiseren, kent het bestuur van de BMM jaarlijks de Student Award toe. De Award kan zijn een geldprijs, een stageplaats of anderszins. De winnende bijdrage zal bovendien gepubliceerd worden in het BMM bulletin.

De jaarlijkse sluitingsdatum is 1 juni. Tijdens de najaarsvergadering van de BMM zal de uitreiking van de Award plaatsvinden. Inzendingen kunnen worden aangeleverd via secretariaat@bmm.nl onder vermelding van "Student Award". Het reglement terzake kan worden geraadpleegd op de website van de BMM.