Merkenrecht  

HvJ EU, 27 januari 2011, conclusie A-G Kokott in zaak C-263/09, Edwin Co. Ltd tegen OHIM.

Merkenrecht. Recht op naam. Woordmerk ELIO FIORUCCI. Vordering tot nietigverklaring ingesteld door drager van in merk vervatte eigennaam. Verhouding nationaal recht en Unierecht.

Edwin Co. Ltd en Elio Fiorucci zijn het oneens over de vraag wie de houder van het gemeenschapswoordmerk ELIO FIORUCCI is. Fiorucci beroept zich op nationale Italiaanse bepalingen die alleen hem naar zijn mening het uitsluitende recht verlenen om het aan de orde zijnde merk in te schrijven, maar zag deze opvatting afgewezen door het OHIM. Het Gerecht heeft deze beslissing van het OHIM vernietigd „omdat zij blijk geeft van een onjuiste opvatting van het recht bij de uitlegging van artikel 8, lid 3, van de Codice della Proprietà Industriale (CPI, de Italiaanse wet op de industriële eigendom). De A-G schaart zich in de onderhavige conclusie om formele redenen achter de opvatting van het Gerecht.

80. Dat de beoordeling van het nationale recht als een feit wordt behandeld bij de toepassing van artikel 52, lid 2, van verordening nr. 40/94 biedt echter een zeer beperkte mogelijkheid om dat recht in hogere voorziening te onderzoeken. In beginsel is het Gerecht alleen bevoegd om de relevante feiten vast te stellen en te beoordelen, alsook om de bewijselementen te beoordelen. Er is echter sprake van een rechtsvraag die in hogere voorziening kan worden behandeld wanneer wordt gesteld dat uit de conclusies in eerste aanleg kennelijk blijkt dat de in eerste aanleg gedane vaststellingen in feite verkeerd zijn voorgesteld of dat het Gerecht het hem voorgelegde bewijs verkeerd heeft voorgesteld. (…)

81. Het bestreden arrest kan geen dergelijke verkeerde voorstelling worden verweten. Integendeel, het Gerecht is uitvoerig ingegaan op de bewoordingen van de aan de orde zijnde Italiaanse bepaling en heeft het de kamer van beroep en hemzelf voorgelegde bewijsmateriaal betreffende de Italiaanse rechtsleer logisch te begrijpen beoordeeld. Het verwijt dat de argumenten van partijen of het bewijs verkeerd zijn voorgesteld, vindt geen steun.

82. Het Gerecht hoefde zelf niet dieper in te gaan op de nationale rechtstoestand. Integendeel. Aangezien het voorwerp van geschil voor het Gerecht wordt bepaald door het voorwerp van geschil voor de kamer van beroep, diende het Gerecht zich ook met betrekking tot de nationale rechtstoestand tot de aan de kamer van beroep voorgelegde geschilpunten te beperken. (…)

83. Het Gerecht moest nagaan of de in dit verband door de kamer van beroep verrichte beoordeling van het nationale recht steek hield dan wel of, indien dat niet het geval was, van schending van een uitvoeringsregeling van verordening nr. 40/94 sprake was. (…)

Lees de conclusie hier. 

Rechtbank ’s-Gravenhage, 26 januari 2011, HA ZA 08-3780, Mitsubishi Corporation tegen Lisman Vorkheftrucks B.V. (met dank aan Michiel Rijsdijk, Arnold & Siedsma).

Merkenrecht. Parallelimport van vorkheftrucks voorzien van het merk MITSUBISHI. Merkinbreuk aangenomen, geen expliciete of impliciete toestemming. Paneuropees verbod. Geen rechtsverwerking. Geen winstafdracht, nu het verweer van gedaagde niet bij voorbaat kansloos was.

Parallelimport: 4.8. (…) Het Hof van Justitie heeft in het Davidoff-arrest geoordeeld dat toestemming (…) normaliter blijkt uit een uitdrukkelijke formulering daarvan, doch dat die onder omstandigheden ook op impliciete wijze kan voortvloeien uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het bulten de EER in de handel brengen, waarbij naar het oordeel van de nationale rechter ook met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand doet van zijn recht.

4.9. Dat Mitsubishi niet heeft gereageerd op de brief van de toenmalige raadsman van Lisman van 15 september 1998 maakt de eerder in de sommatiebrief expliciet geuite afwezigheid van toestemming nog niet tot een impliciete toestemming, laat staan tot een ongebreidelde toestemming in de zin dat die voor ieder te importeren machine zou zijn gegeven, nu hieruit naar het oordeel van de rechtbank geenszins blijkt dat Mitsubishi met zekerheid afstand heeft gedaan van haar recht. In ieder geval mocht Lisman niet aannemen dat die toestemming zou bestaan vanaf het moment dat zij in 2008 andermaal werd gesommeerd ter zake, hetgeen zij, blijkens haar stelling ter comparitie dat de verkoop van Mitsubishi vorkheftrucks na de sommatie in 2008 vooralsnog, in afwachting van een oordeel van de rechter, is gestaakt, ook niet heeft gedaan. Het primaire verweer van Lisman faalt derhalve.

Rechtsverwerking: 4.12. (…) Vereist is de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden waardoor het beroep van Mitsubishi op haar merkrecht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn omdat bij Lisman het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat Mitsubishi zich niet jegens haar meer zou beroepen op haar merkrecht. Dergelijke bijzondere omstandigheden zijn echter gesteld noch gebleken. Lisman heeft ook in dit verband immers slechts gesteld dat Mitsubishi niet heeft gereageerd op de brief van de toenmalige raadsman van Lisman van 1 S september 1998, doch zulks is gezien het bovenstaande onvoldoende.

4.13. De slotsom is dat Lisman door zonder toestemming van de merkhouder vorkheftrucks, welke zijn voorzien van het merk MITSUBISHI, in de Gemeenschap te importeren en te verhandelen, inbreuk maakt op het merkrecht van Mitsubishi in de zin van artikel 9 lid 1 onder a GMVo resp. 2.20 lid 1 onder a BVIE. (…)

Winstadracht: 4.18. (…) dat van gebruik te kwader trouw in de zin van (…) artikel 2.21 lid 4 BVIE, slechts sprake is in geval van moedwillig of opzettelijk gepleegde inbreuk, hetgeen volgens het Hof [BenGH] het geval zal zijn indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, zich ten tijde van zijn handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter daarvan (…). Van bewustheid in vorenbedoelde zin is volgens het Benelux Gerechtshof geen sprake indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, het verwijt van inbreuk heeft bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat Kansloos kan worden aangemerkt, hetgeen zich zal kunnen voordoen indien bet verweer is gebaseerd op de stelling dat geen sprake is van verwarringsgevaar, de stelling en het gebruik van het teken wordt gerechtvaardigd door een contractuele relatie met de merkhouder of de stelling dat de merkinschrijving nietig of het merkrecht vervallen is.

4.19. De hiervoor weergegeven uitleg tot maatstaf nemend, is de rechtbank van oordeel dat kwade trouw aan de zijde van Lisman niet is komen vast te staan. Het in de brief van 1 5 september 1 998 door de toenmalige raadsman van Lisman op de sommatie van 20 juli 1998 gevoerde verweer kan immers in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos in de zin van het arrest van het Hof worden aangemerkt, met name niet omdat daarin wordt ingegaan op de tot dan toe bestaande contractuele relatie met Mitsubishi. Desgevraagd heeft Mitsubishi ter comparitie in dit verband ook geen steekhoudende argumenten kunnen verschaffen die zulks anders zouden maken.

4.20. De onder 111 van het petitum gevorderde afdracht van genoten winst wordt derhalve afgewezen. Voor het overige zal de rechtbank, zoals hiervoor overwogen, de vordering onder III toewîjzen en verwijzen naar de schadestaatprocedure.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 25 januari 2011, zaaknr. 271158, Kwik Lok Corporation tegen Schutte Bagclosures (met dank aan Wouter Pors , Bird & Bird). 

Octrooirecht. Merkenrecht. Zaksluitingen. Eindvonnis na tussenvonnis (bewijsopdracht, zie Gerechtshof ’s-Gravenhage, 30 maart 2010, IEF 8728).  Eiser Kwik Lok slaagt er niet in om inburgering van de woordmerk KWIK LOK aan te tonen in de Benelux en/of de EU:

Inburgering EU: 3. In het tussenarrest (rov. 31) is verder vermeld dat de betrokken kringen worden gevormd door producenten die zaksluitingen produceren, wederverkopers aan wie dergelijke zaksluitingen worden geleverd en al degenen die professioneel gebruik maken van zaksluitingen (ook andere producenten) in de voedingsbranche. (…)  Niet weersproken is dat een overgroot deel van de betrokken (professionele) kringen in de Europese Unie basiskennis van de Engelse taal heeft, hetgeen meebrengt dat het Gemeenschapswoordmerk onderscheidend vermogen mist binnen het grondgebied van de (gehele) Europese Unie en dat dit ook het geval is voor het Benelux-woordmerk binnen het grondgebied van de Benelux-landen. Derhalve moet de inburgering wat het Gemeenschapswoordmerk betreft worden bewezen voor alle lidstaten van de Gemeenschap/Europese Unie.

5. Uit het overzicht van verkochte zaksluitingen (…) blijkt dat Kwik Lok geen zaksluitingen heeft verkocht aan onder meer Portugal, Tsjechië, Roemenië en Estland, terwijl de gemiddelde jaarlijkse verkopen aan Hongarije en Litouwen gering zijn geweest. Ook uit de producties en al de overige stukken volgt niet dat in deze lidstaten intensief (en langdurig) gebruik is gemaakt van het teken KWIK LOK, zodat in ieder geval in dat deel de weigeringsgrond is blijven bestaan. Dit alles brengt mee dat niet is voldaan aan de voorwaarden voor inburgering van het Gemeenschapswoordmerk binnen de Europese Gemeenschap/Europese Unie.

Inburgering Benelux: 6. (…) Uit het meergenoemde overzicht van verkochte zaksluitingen (…) volgt dat de gemiddelde jaarlijkse verkoop aan Belgische professionele afnemers, die is begonnen in 2002, gering is geweest, en dat geen verkoop in Luxemburg heeft plaatsgevonden. Het aantal in Nederland verkochte zaksluitingen is groot, maar dit is niet van doorslaggevende aard, nu zoals reeds in het tussenarrest is overwogen, gesteld noch gebleken is dat op de zaksluitingen zelf een van de woordmerken is aangebracht. Het had daarom voor de hand gelegen dat aanvullende producties ter onderbouwing van het gebruik in Nederland van het merk op verpakkingen en anderszins in het geding zouden zijn gebracht. Distributeur Van der Windt heeft weliswaar verklaard dat professionele partijen in de verpakkingsindustrie de aanduiding KWIK LOK zullen herkennen als merk, maar deze verklaring wordt niet ondersteund door ander bewijs. Verder is Kwik Lok er niet in geslaagd inzicht te geven in het totale aanbod op de Nederlandse en Belgische markt van (verpakkingen van) plastic zaksluitingen. Derhalve is de inburgering van het Beneluxwoordmerk KWIK LOK niet aangetoond.

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank Rotterdam, 24 januari 2011, KG ZA 10-1131, Achmea Holding N.V. & Interpolis Schade c.s. tegen Glashelder B.V. & Mobile Communications (Moco) B.V. (met dank aan Neeltje Beens en Nathalie van de Berg, Lawton advocaten).

Merkenrecht. Interpolis maakt op grond van haar woord- en beeldmerken ‘Interpolis. Glashelder’ bezwaar tegen het gebruik door gedaagden van het woord ‘Glashelder’ (voor glasvezeldiensten). Vorderingen afgewezen. Geen soortgelijke waren of diensten  Inburgering woordelement Glashelder als zelfstandig en onderscheidend merk is voorshands onvoldoende  aannemelijk gemaakt door marktonderzoek. Dat het relevante publiek een verband zal leggen tussen het gehele merk "Interpolis, Glashelder" en het teken Glashelder van gedaagde is eveneens onvoldoende aannemelijk gemaakt.

4.10. Indien en voor zover Interpolis derhalve de door haar gestelde inbreuk op een merkrecht ex artikel 2.20 lid l sub c BVIE heeft gebaseerd op de omstandigheid dat 'Glashelder" als zelfstandig merk is ingeburgerd, zal deze vordering worden afgewezen, nu in weerwil van de daar Interpolis voorgestane conclusies die door haar aan de resultaten van het marktonderzoek verbonden worden en mede in aanmerking genomen de door Moco geuite kritiek op de onderzoeken, onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat het element "Glashelder" als onderdeel van het woordmerk "Interpolis. Glashelder" zodanig bekend is bij het Nederlandse publiek dat "Glashelder" als zelfstandig en onderscheidend merk is ingeburgerd.

4.11. De omstandigheid dat Interpolis jarenlang kostbare en succesvolle rnarketingcampagnes heeft gevoerd ten einde het woordmerk en de slogan "Interpolis. Glashelder" te promoten, doet daar niet aan af. Immers zelfs als moet worden aangenomen dat “Interpolis. Glashelder”een hoge mate van bekendheid geniet (al dan niet als gevolg van de intensieve en kostbare marketingcampagnes van Interpolis), is daarmee nog niet aangetoond at deze mate van bekendheid zich eveneens uitstrekt tot het woord Glashelder (sec).

4.12. indien en voor zover Interpolis beoogd heeft aan te voeren dat haar bescherming op grond van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE toekomt als gevolg van het gedeponeerde samengestelde woordmerk "Interpolis. Glashelder", heeft te gelden dat evenmin voldoende aannemelijk is gemaakt, dat er door het gebruik van het teken "Glashelder" door Moco een verband wordt gelegd door het relevante publiek tussen het merk "Interpolis. Glashelder" en liet teken van Moco. (…)

4.14. Het teken "Glashelder" zoals dat door Moco wordt gebruikt en het merk "Interpolis. Glashelder", stemmen slechts voor wat betreft het -naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet dominante- bestanddeel 'Glashelder" in enige mate overeen en dan hoofdzakelijk op het auditieve en in zekere mate op het conceptuele vlak. Visueel zijn er echter tevens in het oog springende verschillen, waarbij met name gewezen wordt op de door elkaar gevlochten glasvezelkabels, die voorafgaan aan het woord "Glashelder" in het teken van Moco. Voorts is in weerwil van hetgeen door Interpolis is aangevoerd, geen sprake van soortgelijke waren en diensten, waartoe wordt verwezen naar hetgeen in mv. 4.5 reeds is overwogen. Tot slot wordt overwogen dat door Interpolis onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat het relevante publiek een verband legt tussen het teken van Moco en het merk "Interpolis, Glashelder". Het door Interpolis verrichte marktonderzoek naar de associatie van het teken "Glashelder" van Moco met het merk 'Interpolis. Glashelder" overtuigt op dit punt onvoldoende van de juistheid van haar standpunt in deze.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Arnhem, 19 januari 2011, HA ZA 09-1812, Hei Bike Holding B.V. c.s. tegen Accell Duitsland (met dank aan Sven Klos, Klos Morel Vos & Schaap & Marc de Kemp, Houthoff Buruma).

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Fietsen. Gedaagde i.c. Accell (Batavus, Sparta, Koga Miyata) stelt oppositie in tegen de Benelux-woordmerken HEI BIKE van de Utrechtse fietsenfabrikant Hei-Bike, die op haar beurt oppositie instelt tegen de Gemeenschapsmerkdepots HAI BIKE van Accell. In casu vordert Hei-Bike nietigverklaring van het Benelux-woordmerk HAI BIKE van Accell en een gebruiksverbod van het teken HAI BIKE voor Nederland. De vorderingen worden afgewezen: Kwade trouw aan de zijde van Accell is niet vast komen te staan en er is daarnaast geen sprake van onrechtmatig handelen, nu er geen verwarringwekkende overeenstemming is tussen het jongere merk en de oudere handelsnaam.

Kwade trouw: 4.10. Hei-Bike c.s. hebben geen concrete feiten en omstandigheden aangevoerd die aantonen dat Accell of Winona in 2004 daadwerkelijk op de hoogte waren van hun bestaan. Wel hebben zij aangetoond dat zij de handelsnaam Hei-Bike sinds 1992 gebruiken in de kring van detailhandelaren en vakhandelaren in de Nederlandse fietsenbranche en voor hun te Utrecht gevestigde fietsenwinkel en dat zij met die handelsnaam in de enige twee landelijke fietsvakbladen hebben geadverteerd. Dat dat gebruik op zodanig grote schaal plaatsvond en dat zij zodanig bekend waren dat Accall, opgericht op 1 oktober 1998, wel op de hoogte had moeten zijn van hun voorgebruik van deze naam, is op grond van de overgelegde stukken onvoldoende vast komen te staan. Die stukken zien immers vooral op de periode vóór 1998, het jaar van de oprichting van Accell, ofwel op de periode na 2004, het jaar van de merkdepot van Accell. Het lijkt erop dat Hei-Bike c.s. enerzijds en Accell / Winora anderzijds in de jaren negentig in Nederland respectievelijk in Duitsland een overeenstemmende handelsnaam respectievelijk overeenstemmend merk zijn gaan gebruiken in dezelfde branche, zonder op de hoogte te zijn van het bestaan van de door de andere partij gevoerde naam. Zij zijn kennelijk pas later (wanneer is niet duidelijk) van elkaars bestaan op de hoogte geraakt. Nu daarnaast niet is gesteld of gebleken van een oogmerk van Accell om Hei-Bike c.s. het gebruik van de naam Hei-Bike, zoals dat op dit moment in Nederland plaatsvindt, te beletten, of van een oogmerk om Hei-Bike c,s. oneerlijk te gaan beconcurreren, moet - rekening houdend met de hiervoor onder 4.9 weergegeven uitleg van het Hof van Justitie - worden geconcludeerd dat kwade trouw aan de zijde van Accell niet vast is komen te staan. Dat de handelsnaam Hei-Bike in Nederland kan worden geacht een zekere mate van rechtsbescherming te hebben verworven, doet aan het voorgaande niet af. De vordering van Hei-Bike c.s. tot nietigverklaring van het Benelux merk WA1 BIKE van Accell zal dan ook worden afgewezen.

Onrechtmatig handelen: 4.14. Voorop wordt gesteld dat de mate van overeenstemming tussen het teken Hei-Bike en het merk HAI BIKE visueel en auditief groot wordt geacht en dat de beide namen worden gebruikt in de fietsenbranche. Bij de vraag of er sprake is van verwarring, speelt echter, naast de mate van overeenstemming tussen merk en teken, een belangrijke rol wie mogelijk in verwarring raakt of is geraakt, met andere woorden wat het relevante publiek is. In het algemeen wordt aangenomen dat personen met specialistische kennis van de relevante branche, zoals in dit geval een fietsenvak. of detailhandelaar, minder snel in verwarring zullen raken dan een gemiddelde consument. Voor zover Hei-Bike c.s. betogen, zoals zij bij repliek hebben gedaan, dat de vakhandelaren en -detaillisten tot wie zij zich richten in verwarring raken, wordt het volgende overwogen. Uit door Hei-Bike c.s. genoemde twee gevallen van verwarring sinds 2007 -het jaar waarin de HAI BIKE fietsen op de Nederlandse markt kwamen -te weten eenmaal in een publicatie in een vakblad en eenmaal bij (een financiële afdeling van) een organisator van een vakbeurs, blijkt niet dat het hier ging om een vak- of detailhandelaar of om verwarring bij het relevante publiek. Dat zich overigens concreet verwarring heeft voorgedaan onder vak- of detailhandelaren of dat er in die groep een reëel gevaar is voor verwarring is, is onvoldoende onderbouwd en niet vast komen te staan. Voor zover Hei-Bike c.s met de aanduiding 'het publiek' in de dagvaarding hebben willen betogen dat verwarring zich ook onder consumenten heeft voorgedaan of zich zou kunnen voordoen hebbenzij dit niet onderbouwd, zodat mede gelet op het gemotiveerde verweer van Accell, niet kan worden geoordeeld dat het jongere merk HAI BIKE bij de gemiddelde consument verwarring wekt ten opzichte van de oudere handelsnaam Hei-Bike.

4.1 5. De conclusie is daarom dat niet is gebleken van onrechtmatig handelen van Accell, zodat het gevorderde gebod tot staking van het gebruik van het merk HAI BIKE door Accell voor rijwielen in Nederland zal worden afgewezen. Daarmee komt ook de grondslag voor een eventuele rectificatie te vervallen, evenals de grondslag voor toewijzing van (een voorschot op) schadevergoeding.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof Amsterdam, 28 december 2010, LJN: BP1382, Travel Card Nederland B.V. tegen Multi Tank Card B.V.,

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Reclamerecht. AdWords. Tankpassen. Appellant Travel Card maakt bezwaar tegen het gebruik als adword van de aanduiding ‘travelcard’ door geïntimeerde Multi Tank Card (niet verschenen in HB). Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep (Vzr. Rechtbank Haarlem, 4 mei 2010, IEF 8820), oordelend dat TRAVEL CARD wèl (enig) onderscheidend vermogen heeft en een rechtsgeldig merk is, zij het met een beperkte beschermingsomvang.

Het gebruik van 'travelcard' als adword maakt (sub b) inbreuk op het merk, nu het “gelet op de evidente verwijzing naar het teken waaronder TC haar diensten op de markt brengt, verwarringsgevaar [doet] ontstaan met betrekking tot de herkomst van de aangeboden diensten.” Het gebruik als adword van losse woorden 'travel' en 'card' is niet inbreukmakend. Gebruik door eiser van het adwordcombinatie ‘multi tank card’ levert eveneens geen verwarring op. In citaten: 

Onderscheidend vermogen: 4.3.1. TC stelt zich naar het voorlopig oordeel van het hof terecht op het standpunt dat de aanduiding ‘travelcard’, en derhalve het onderhavige woordmerk in zijn geheel beschouwd, niet als een (in de Benelux) gebruikelijke of voor de handliggende omschrijving van een tankpas(systeem) kan worden aangemerkt. Het teken ‘travelcard’ heeft in zoverre in dat specifieke kader wel (enig) onderscheidend vermogen en stelt aldus het relevante publiek in staat om de betrokken diensten als afkomstig van een onderneming te onderscheiden. Dat het relevante publiek bij het horen van de bestanddelen travel en card een verband zal leggen met reizen en betaal- en kredietkaarten is niet voldoende om hier anders over te oordelen. Aangenomen moet derhalve worden dat sprake is van een rechtsgeldig merk, zij het met een zwak onderscheidend vermogen en een navenant beperkte beschermingsomvang.

Adwords: 4.4. Het gebruik van het (aaneengeschreven) adword ‘travelcard’ door MTC teneinde internetgebruikers op de door haar aangeboden diensten te attenderen doet, gelet op de evidente verwijzing naar het teken waaronder TC haar diensten op de markt brengt, verwarringsgevaar ontstaan met betrekking tot de herkomst van de aangeboden diensten en vormt naar het voorlopig oordeel van het hof inbreuk op het merkrecht van TC waartegen deze zich (in ieder geval) op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE kan verzetten. In verband met het beschrijvende karakter van de bestanddelen van dat merk geldt dit echter niet voor het gebruik als zoekterm van de afzonderlijke woorden ‘travel’ en ‘card’ noch voor de combinatie daarvan als de woorden los worden geschreven. Mede gelet op het bepaalde in artikel 2.23 lid 1 sub b BVIE brengt het feit dat het om een betaalkaart (card) gaat die bestemd is om brandstof te betrekken voor het vervoer/reizen (travel) per auto mee dat het gebruik van de hierbedoelde zoektermen concurrenten in beginsel vrij moet staan.

4.5. Dat MTC ‘travelcard’ of ‘travel card’ als handelsnaam voert is voorshands niet aannemelijk. Voldoende duidelijk is dat de vermelding van deze term in haar advertenties niet aan een onderneming doch aan de aard van de aangeboden diensten refereert.

4.9. Als gevolg van dit oordeel is de voorwaarde vervuld waaronder MTC haar – in eerste aanleg onbesproken gebleven- voorwaardelijke tegenvordering heeft geformuleerd. Het hof moet deze daarom alsnog aan de orde stellen.
Het door MTC gevorderde spiegelbeeldige verbod van het gebruik door TC van haar woordmerk Multi Tank Card of daarmee overeenstemmende tekens als adword is in het licht van het hiervoor overwogene in dit kort geding niet toewijsbaar. TC betwist dat zij het gehele woordmerk als adword gebruikt, terwijl voorshands niet aannemelijk is geworden dat door het als adword gebruiken van de (weinig of niet onderscheidende) bestanddelen tank card of tankcard de consument in verwarring kan worden gebracht omtrent de herkomst van de aangeboden diensten. De vordering van MTC zal daarom worden afgewezen.

Lees het arrest hier.

HvJ EU, 13 januari 2011, zaak C-92/10 P, Media-Saturn-Holding GmbH tegen OHIM

Merkenrecht. Slogans. Weigering registratie als Gemeenschapsmerk van beeldteken BEST BUY. Het gerecht heeft haar oordeel (i.c.) terecht kunnen baseren op het gebrek aan onderscheidend vermogen woordbestanddeel.

37. Auch wenn sich das Gericht in Randnr. 20 des angefochtenen Urteils ausdrücklich auf diese Rechtsprechung bezogen hat, ist festzustellen, dass es bei der Prüfung der Rechtmäßigkeit der streitigen Entscheidung nicht selbst die Gesamtwahrnehmung der Kombination der verschiedenen Bestandteile der angemeldeten Marke beurteilt hat.

38. Aus dem angefochtenen Urteil geht jedoch hervor, dass die Rechtsmittelführerin vor dem Gericht nicht gerügt hat, die Vierte Beschwerdekammer des HABM habe das Erfordernis einer Beurteilung der angemeldeten Marke in ihrer Gesamtheit nicht beachtet. In Ermangelung einer solchen Rüge brauchte das Gericht eine solche Beurteilung nicht vorzunehmen. Es hat sich daher in Randnr. 23 des angefochtenen Urteils zu Recht mit dem Hinweis begnügt, dass nach der Feststellung der Beschwerdekammer zwischen den verschiedenen Bestandteilen der angemeldeten Marke keine Wechselwirkung bestehe.

39. Unter diesen Umständen ist festzustellen, dass der zweite Teil des einzigen Rechtsmittelgrundes in Wirklichkeit ein neues, nicht vor dem Gericht geltend gemachtes Angriffsmittel darstellt. Nach ständiger Rechtsprechung sind jedoch die Befugnisse des Gerichtshofs im Rahmen eines Rechtsmittels auf die Beurteilung der rechtlichen Entscheidung über das im ersten Rechtszug erörterte Vorbringen beschränkt (vgl. Urteil vom 25. Februar 2010, Lancôme/HABM, C-408/08 P, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 53 und die dort angeführte Rechtsprechung).

40. Folglich ist der zweite Teil des einzigen Rechtsmittelgrundes als offensichtlich unzulässig zurückzuweisen.

(…)

52. Auf der Grundlage dieser Beurteilung des Sachverhalts, die der Gerichtshof im Rahmen eines Rechtsmittels nicht auf ihre Richtigkeit überprüfen kann, hat das Gericht gefolgert, dass ein Zeichen, das nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft wahrgenommen werde, keine Unterscheidungskraft habe. Diese Folgerung ist nicht mit dem vom Gerichtshof vor Kurzem bestätigten Grundsatz unvereinbar, dass es dann, wenn die betreffenden Verkehrskreise die Marke als Herkunftshinweis wahrnehmen, für deren Unterscheidungskraft unerheblich ist, dass sie gleichzeitig oder sogar in erster Linie als Werbeslogan aufgefasst wird (Urteil Audi/HABM, Randnr. 45).

53. Folglich ist festzustellen, dass das Gericht der Prüfung der Unterscheidungskraft des in Rede stehenden Zeichens kein zu strenges Kriterium zugrunde gelegt hat.

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, ex parte beschikking van 24 december, ABN Amro Bank N.V. tegen gerequestreerden (met dank aan Annemieke Kappert, Kennedy Van der Laan).

Merkenrecht. Domeinnamen. Ex parte bevel. Gerequestreerden dienen het gebruik van de tekens ABN, ABN Amro, Tradebox en Trade Globe en van de domeinnamen abnamromarkets.info, tradebox.info en tradeglobe.info te staken en gestaakt te houden. De domeinnamen linkten door naar pornografische websites en sites met kritiek op ABN Amro.

“20. Er is een direct en ernstig risico dat het gebruik door gerekwestreerden van de Merken op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek appelleert, dat de aantrekkingskracht van de Merken vermindert en daarmee de reputatie van de Merken negatief wordt aangetast.”

Lees de beschikking hier.

Benelux Gerechtshof, 23 december 2010, A 2009/3/14, BVBA D. Engels tegen GmbH Daewoo Electronics Europe (prejudiciële vragen Hof van Cassatie van België).

Merkenrecht. Engels ziet haar beeldmerk DE (afbeelding boven) op eis van Daewoo vervallen verklaard wegens niet-gebruik en beroept zich vervolgens op artikel 10bis sub 3 Unieverdrag van Parijs, stellende dat het gebruik van het teken DE door Daewoo (afbeelding onder) als aanduiding van de onderneming zelf verwarringwekkende oneerlijke mededing zou zijn. Kan de houder van een vervallen merk bescherming genieten op grond van andere wettelijke bepalingen, in het bijzonder artikel 10bis Unieverdrag? Het BenGH oordeelt dat de inschrijving als merk een voorwaarde vormt voor de ontvankelijkheid van alle aanspraken op bescherming van een als merk beschouwd teken.

“Degene die artikel 10bis Unieverdrag inroept ter bescherming van een teken dat als merk kan worden beschouwd, moet zich kunnen beroepen op een inschrijving van het door hem gedeponeerde merk. De betrokken bepalingen van het BVIE staan er evenwel niet aan in de weg dat de houder van een merk dat niet is ingeschreven of waarop het recht ingevolge het eenvormige Beneluxrecht vervallen is, de bescherming inroept van het gemene recht tegen gedragingen die oneerlijke mededinging opleveren als bedoeld in artikel 10bis, lid 3, 1º, Unieverdrag, indien het gebruik van dat merk of een daarmee overeenstemmend teken onderdeel vormt van de verwarringwekkende gedragingen.”

(...) Het Benelux-Gerechtshof, uitspraak doende op de door het Hof van Cassatie van België in zijn arrest van 3 april 2009 gestelde vraag, verklaart voor recht:

“Artikel 12 BMW, enerzijds, artikel 2.19, lid 1, BVIE, anderzijds, in samenhang gelezen met artikel 4.8 BVIE, moeten zo worden uitgelegd dat de houder van een merk dat op grond van het eenvormige Beneluxrecht vervallen is, geen bescherming kan verlangen tegen het enkele gebruik van dat teken door een onderneming die verwarring sticht door dat teken te gebruiken.”

Lees het arrest hier (tweetaling, Frans/Nederlands) of  hier (Nederlands). Eerdere conclusie AG hier.

HvJ EU, 22 december 2010, zaak C-120/08, Bayerischer Brauerbund eV tegen Bavaria NV (prejudiciële Bundesgerichtshof, Duitsland).

Merkenrecht. Geografische aanduidingen. De verwijzende rechter wenst in wezen te vernemen hoe bij conflict tussen de beschermde geografische aanduiding (BGA) en het merk te bepalen of de BGA „Bayerisches Bier” voorrang in de tijd heeft op het merk van Bavaria met het gevolg dat de bescherming van dat merk kan worden ingetrokken. De inschrijving (met voorrang) van een van de internationale merken van Bavaria valt precies tussen de indiening van de aanvraag en de bekendmaking van de BGA „Bayerisches Bier”. Het Hof concludeert dat de oude verordening van toepassing is en dat onder die verordening, en in dit geval, niet de aanvraag maar de ‘inwerkingtreding van de registratie’ (de publicatie van de registratie) de doorslag geeft en dat Bavaria dus aan het langste eind trekt.

58. The reference date referred to in Article 14(1) of Regulation No 2081/92 is the date of the publication provided for in Article 6(2) of that regulation, whereas such publication did not exist under the simplified procedure. It is necessary therefore to establish the relevant reference date in the case of a conflict involving a name registered as a PGI in accordance with that procedure.

64. Given that national protection for the names to be registered in accordance with the simplified procedure was maintained until the date of registration, to establish the date of the entry into force of that registration as the reference date for those names for the purposes of the protection granted by Article 14(1) of Regulation No 2081/92 is consistent with the general scheme of the system introduced by that regulation.

65. Moreover, as emerges from Regulation No 1347/2001, concerning the PGI at issue in the main proceedings, the publication of the registration also includes the date of the entry into force of that registration and therefore satisfies the requirements of legal certainty.

66. It must therefore be held that, in the case of names registered in accordance with the simplified procedure under Article 17 of Regulation No 2081/92, the entry into force of the registration satisfies both the objectives of the reference date provided for in Article 14(1) of Regulation No 2081/92 and the general scheme of that regulation.

67. That date therefore constitutes the reference date for the purposes of resolving, under Article 14(1) of Regulation No 2081/92, a conflict involving a name registered as a PGI in accordance with the simplified procedure.

On those grounds, the Court (Third Chamber) hereby rules:

Article 14(1) of Council Regulation (EEC) No 2081/92 of 14 July 1992 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs is applicable for resolving the conflict between a name validly registered as a protected geographical indication in accordance with the simplified procedure under Article 17 of that regulation and a trade mark corresponding to one of the situations referred to in Article 13 of that regulation relating to the same type of product, the application for registration of which was submitted both before the registration of that name and before the entry into force of Council Regulation (EC) No 692/2003 of 8 April 2003 amending Regulation No 2081/92. The date of the entry into force of the registration of that name constitutes the reference date for the purposes of Article 14(1) of Regulation No 2081/92.

Lees het arrest hier (beschikbaar in alle talen behalve het Nederlands).