Merkenrecht  

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 3 maart 2011, KG ZA 11-71 P/LO, Vakantieveilingen.nl tegen Biedt & Geniet B.V. (met dank aan Menno Heerma van Voss, KEENON)

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Domeinnamen. Vakantieveilingen.nl tegen vakantieveiling.nl.

Gedaagde gebruikt de domeinnaam vakantieveiling.nl. als handelsnaam (“Bij een onderneming die alléén actief is op het internet kan de domeinnaam in de regel al snel als handelsnaam worden beschouwd.”) en handelsnaamrechtelijke verwarring met Vakantieveilingen.nl is derhalve te duchten, mede omdat Vakantieveilingen.nl een aanzienlijk marktaandeel heeft en een zekere bekendheid geniet. Het op zich beschrijvende merk Vakantieveilingen.nl is daarnaast voldoende ingeburgerd (en om die reden ook alsnog ingeschreven door het BBIE), waarbij de voorzieningenrechter opmerkt dat in de internetwereld een merk sneller en met minder reclame-inspanningen bekend kan worden dan in het traditionele handelsverkeer. Inbreuk aangenomen. Eiser Emesa kan zich echter niet tegen ieder gebruik van het woord vakantieveiling door derden kan verzetten, maar wel tegen”‘het gebruik door een derde als onderscheidingsteken voor waren of diensten, derhalve als merk”.

Handelsnaamrecht: 4.4. (…) Gelet op het bedrijfsmatige karakter waarop Bied&Geniet tot op heden heeft deelgenomen en voornemens is in de toekomst deel te nemen aan het handelsverkeer en de wijze waarop zij zich heeft gepresenteerd, is de voorzieningenrechter van oordeel dat het gebruik van de domeinnaam www.vakantieveiling.nl tevens als gebruik als handelsnaam kan worden aangemerkt. Bied&Geniet is immers van plan op die website haar commerciële diensten aan te bieden en heeft zich bekendgemaakt bij het relevante publiek met gebruik van de tekst VakantieVeiling.nl. Bij een onderneming die alléén actief is op het internet kan de domeinnaam in de regel al snel als handelsnaam worden beschouwd. (…) Weliswaar staat in de brochure vermeld dat Bied&Geniet B.V. het bedrijf is dat de website lanceert, maar gelet op de wijze en frequentie waarop VakantieVeiling.nl in de brochure wordt vermeld, is de voorzieningenrechter van oordeel dat sprake is van gebruik van VakantieVeiling.nl als handelsnaam. Op de website (onder constructie) staat bovenaan de webpagina in grote letters: 'Bied & Geniet op vakantieveiling.nl', waarbij 'vakantie' en 'veiling.nl' in verschillende kleuren zijn afgebeeld. Ook in deze presentatie ziet de voorzieningenechter gebruik als handelsnaam, nu door het relevante publiek op z'n minst kan worden getwijfeld over de vraag of de woorden "bied&geniet" als aansporing zijn bedoeld of niet en die zin - mede door het gebruik van de twee kleuren - erop gericht is dat bij het publiek voord het gedeelte vakantieveiling.nl blijft hangen.

4.6. (…) Hoewel de woorden 'vakantie' en 'veiling' beschrijvend van aard zijn voor de activiteiten die beide ondernemingen ontplooien en deze omstandigheid een beperking in de beschermingsomvang kan mee brengen, mag het gebruik van de aanduiding 'vakantieveiling' door Bied&Geniet er niet toe leiden dat gevaar voor verwarring ontstaat. Gelet op het geringe onderscheid tussen de handelsnamen/domeinnamen en de identieke diensten die door beide ondernemingen worden aangeboden is voorshands voldoende aannemelijk dat verwarringsgevaar bij het relevante publiek is te duchten. Voldoende aannemelijk is ook dat VakantieVeilingen.nl een aanzienlijk marktaandeel en een zekere bekendheid heeft verworven, of dat nu komt doordat het fenomeen veilingen in z'n algemeenheid een hype is, zoals Bied&Geniet heeft aangevoerd, of het resultaat is van eigen inspanningen van Emesa. De kans dat een consument die op zoek is naar VakantieVeilingen,nl zich vergist en vakantieveiling.nl intypt is aanzienlijk. Dat naast www.vakantieveilingen.nl ook www.vakantie-veiling.nl, www.vakantie-veiling.net, www.vakantievelingen.net en https://vakantie-veiling/jouwpagina.nl actief zijn, doet aan de handelsnaaminbreuk van Bied&Geniet niets af. Bied&Geniet zal daarom worden veroordeeld het gebruik van de handelsnaam en domeinnaam (www.)vakantieveiling.nl te staken binnen na te noemen termijn.

Merkenrecht: 4.9. Nu het BBIE heeft besloten het merk in te schrijven omdat Emesa de inburgering voldoende heeft aangetoond, is het aan Bied&Geniet om aannemelijk te maken dat geen sprake is van een bekend merk, en daarvoor heeft zij te weinig aangevoerd. De stellingen dat het reclamebudget van Emesa klein is in vergelijking tot online reisaanbieders en dat de  periode waarin Emesa opereert te kort is om een bekend merk te vestigen zijn daarvoor onvoldoende. In de internet diensten-sector gelden immers andere' normen dan in de traditionele reisbranche, zodat geen rechtstreekse vergelijking kan worden gemaakt tussen VakantieVeilingen.nl en reisaanbieders zoals bijvoorbeeld Kras of Oad. Hetzelfde geldt voor het argument dat de periode waarin Vakantieveilingen-n1 actief is te kort is om een merk te laten inburgeren. In de internetwereld kan een merk sneller en met minder reclame-inspanningen bekend worden dan in het traditionele handelsverkeer. Emesa heeft in dat verband gewezen op Google, Marktplaats en Facebook, ondernemingen die in relatief korte tijd en zonder zogenoemde 'buitenreclame' groot zijn geworden. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat voorshands voldoende aannemelijk is dat VakantieVeilingen.nl een bekend merk is. In dit geding zal dan ook niet worden vooruitgelopen op de uitspraak van een bodemrechter dat het merk van Emesa mogelijk nietig of vernietigbaar is.

4.10. (…) Vooropgesteld wordt dat het merk bestaat uit een samenvoeging van twee woorden die op zichzelf beschrijvend zijn. Het woord komt niet voor in het woordenboek van Van Dale, maar het is dan ook een relatief nieuw begrip en het is niet ongebruikelijk in de Nederlandse taal om het woord 'veiling' vooraf te laten gaan door het product dat wordt geveild. Het voorgaande brengt mee dat Emesa zich niet tegen ieder gebruik van het woord vakantieveiling door derden kan verzetten. Zij kan zich echter wel verzetten tegen het gebruik door een derde als onderscheidingsteken voor waren of diensten, derhalve als merk. Gelet op hetgeen hiervoor in 4.5 is overwogen is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat het gebruik door Bied&Geniet van het teken Vakantieveiling.nl ook heeft te gelden als gebruik ter onderscheiding van waren of diensten en gelet op de gelijkenis tussen VakantieVeilingen.nl en Vakantieveiling,nl, zoals eveneens overwogen in 4.5, is daardoor verwarring te duchten bij het publiek, Bied&Geniet maakt daarmee inbreuk op de merkenrechten van Emesa in de zin van artikel 2.20, lid 1, sub b BVIE (…).

Voor overdracht van de domeinnamen is onvoldoende grond.  Geen verweer tegen 1019h proceskostenvordering: €13.000

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Rotterdam, 23 februari 2011, LJN:BP6464, Eiser tegen Lock Expert Beveiliging V.O.F.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht.Vordering afgewezen. Eiser heeft een ander dan het geregistreerde merk aan vordering ten grondslag gelegd (Lock Expert, i.p.v. het ingeschreven Lock Expert Beveiligingen). “De op dat onhoudbare standpunt gebaseerde vordering van Lock Expert c.s. ten aanzien van merkinbreuk (art. 2.20 BVIE) kan daarom niet slagen.” Geen gevaar voor verwarring door handelsnamen. Geen wanprestatie ten aanzien van de eerdere onthoudingsverklaring.

Merkenrecht: 2.3 De rechtbank acht het onbegrijpelijk dat Lock Expert c.s. zich één en andermaal op het standpunt stelt dat Lock Expert houdster is van het merk "Lock Expert" en - uitdrukkelijk - niet van het merk "Lock Expert Beveiligingen" zoals [eiser] aanvoert, waarbij Lock Expert c.s. verwijst naar een door haar (als productie 1 bij de kort gedingdagvaarding) overgelegde kopie uit het merkenregister waarop in feite alleen het woord "LOCK EXPERT" zichtbaar is. Dat standpunt van Lock Expert c.s. is immers kennelijk onjuist, zoals blijkt uit de door [eiser] overgelegde kopie uit het openbare BBIE-Merkenregister van [inschrijvingsnummer]: het gaat om een beeldmerk bestaande uit de woorden "LOCK EXPERT" in blauwe letters met daaronder het woord "BEVEILIGINGEN" in goudgele letters en daarnaast een logo. Hier is derhalve onmiskenbaar sprake van een onjuiste voorlichting van de rechtbank als waarop art. 21 Rv het oog heeft. De op dat onhoudbare standpunt gebaseerde vordering van Lock Expert c.s. ten aanzien van merkinbreuk (art. 2.20 BVIE) kan daarom niet slagen. Dat geldt eveneens voor zover de vordering van Lock Expert c.s. berust op het voeren door [eiser] van een handelsnaam die slechts in geringe mate afwijkt van het merk van Lock Expert (art. 5a Handelsnaamwet).

Handelsnaamrecht: 2.6 Bij het antwoord op de vraag of door het gebruik van de jongere handelsnaam "Your key and lock expert" naast de oudere handelsnaam "Lock Expert Beveiligingen" verwarring te duchten is tussen de ondernemingen van [eiser] en Lock Expert zijn verschillende omstandigheden van belang:
(a) tussen de twee handelsnamen bestaan duidelijke en meer dan ondergeschikte verschillen, ook al komt in beide namen de woordcombinatie "lock expert" voor;
(b) de verschillende onderdelen van de twee handelsnamen zijn vooral beschrijvend van aard; dat geldt met name ook voor de woordcombinatie "lock expert"; daaraan doet niet af dat het gaat om Engelse woorden;
(c) de handelsnaam "Your key and lock expert" wordt steeds gebruikt in combinatie met de handelsnaam "[eiser] Beveiligingen"; het publiek ziet deze namen dus steeds samen;
(d) de ondernemingen van [eiser] en Lock Expert bewegen zich op hetzelfde terrein en zijn beide actief in de regio Rotterdam;
(e) niet is gebleken of aannemelijk dat "Lock Expert Beveiligingen" moet worden aangemerkt als een bekende handelsnaam van een bekende onderneming;
(f) niet is gebleken of aannemelijk geworden dat het gebruik van de handelsnaam "Your key and lock expert" daadwerkelijk heeft geleid tot verwarring bij het in aanmerking te nemen publiek; voor de door Lock Expert c.s. gestelde 'bewuste misleiding door [eiser] van klanten die daardoor bedrogen uitkomen' ontbreekt elke feitelijke onderbouwing.

2.7 De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot het oordeel dat geen sprake is van inbreuk op het handelsnaamrecht van Lock Expert als bedoeld in art. 5 Handelsnaamwet. Ook is er geen grond om te oordelen dat [eiser] anderszins onrechtmatig heeft gehandeld jegens Lock Expert c.s.

Wanprestatie: 2.8. Het verwijt van Lock Expert c.s. dat [eiser] wanprestatie heeft gepleegd door in strijd te handelen met de onthoudingsverklaring moet van de hand worden gewezen.Vast staat immers dat het gebruik van de domeinnaam "yourkeyandlockexpert.nl" is gestaakt. Uit het hiervoor gegeven oordeel volgt dat geen sprake is van het gebruik - door het voeren van de handelsnaam "Your key and lock expert" - van een met de handelsnaam of het merk "Lock Expert Beveiligingen" overeenstemmende naam.

Lees het vonnis hier.

Theo Blomme, Arvid van Oorschot, Freshfields: Een merkwaardig oordeel omtrent AdWords.

Noot bij: Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage,  20 december 2010, IEF 9300 (Tempur /Energy+)  & Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 4 februari 2011, IEF 9383 (Tempur c.s. / Medicomfort).

"De voorzieningenrechter lijkt in zijn oordeel omtrent de gestelde merkinbreuk geen duidelijk onderscheid te maken tussen het gebruik van het AdWord an sich en het (doen) plaatsen van de gesponsorde advertentie die aan het AdWord gekoppeld is.  (…) Tempurs vordering richtte zich nu juist niet primair tegen de gesponsorde advertenties, maar tegen het gebruik van haar merk als AdWord.

(…) Zelfs al bevatte de advertentie wel een im- of expliciete vergelijking dan staat het gebruik van het AdWord daar los van. Of een vergelijkende reclame is toegestaan of niet is niet afhankelijk van het gebruik van AdWords. Zie in dat verband de MvT van artikel 6:194a BW waar staat vermeld dat het voor het vergelijkende reclame gebruikte medium (bioscoop, billboard, krant, tv, internet) niet relevant is voor de toelaatbaarheid.

(…) Hoe zit het met het gebruik van een merk als AdWord an sich? Zoals blijkt uit de AdWord-arresten van het HvJ moet voor de toelaatbaarheid daarvan de merkenrechtelijk weg worden bewandeld. Zie daarover onder meer Hofhuis in Ars Aequi oktober 2010 . Een andere lezing – zoals de Haagse voorzieningenrechter ogenschijnlijk voorstaat – zou betekenen dat de AdWord-arresten van het HvJ aan betekenis inboeten omdat eerst en vooral zou moeten worden getoetst aan het leerstuk van de vergelijkende reclame (zelfs indien de gesponsorde advertentie geen vergelijking bevat zoals in Tempur I).

(…) Het is voorstelbaar dat de Haagse voorzieningenrechter van oordeel is geweest dat het gebruik van een AdWord en van de daaraan gekoppelde gesponsorde advertentie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. (…) Op die manier is het gebruik van een merk van een concurrent als AdWord per definitie toegestaan en hoeven we alleen nog maar te kijken naar de vraag of de gesponsorde advertentie wel voldoet aan de eisen van toelaatbare vergelijkende reclame. Zoals betoogd zou dit ons inziens een verkeerde lezing van de O2 en AdWord-arresten zijn. (…) Dat een reclameboodschap met name doeltreffend is als die het bedoelde publiek bereikt is op zichzelf genomen juist, maar kan ons inziens geen rechtvaardiging vormen om zonder meer het merk van een derde als AdWord te gebruiken."

Lees de volledige noot hier.

Zie ook: Van Oorschot/Blomme: Een merkwaardig oordeel omtrent de proceskostenveroordeling (IEF 8227).

Gerecht EU, 17 februari 2011, zaak T-10/09, Formula One Licensing BV tegen  OHIM / Global Sports Media Ltd

Merkenrecht. Oppositieprocedure  tegen aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk F 1-LIVE o.g.v. ouder gemeenschapsbeeldmerk, oudere nationale woordmerken en ouder internationaal woordmerk F 1 en F 1 Formula 1. Oppositie afgewezen:

44. Verder dient erop te worden gewezen dat verzoekster niet opkomt tegen de vaststelling van de kamer van beroep dat „formule 1” in de omgangstaal een gebruikelijke uitdrukking is ter aanduiding van racewagens, en bij uitbreiding, van autoraces, en dat F 1 de algemeen bekende afkorting hiervan is. Verder blijkt ook uit de door verzoekster overgelegde bewijzen, in het bijzonder de stukken die bij de in het vorige punt vermelde verklaring van de getuige zijn gevoegd, dat de afkorting F 1 in een beschrijvende context kan worden gebruikt. Derhalve is de afkorting F 1 evenzeer een soortnaam als de uitdrukking „formule 1”.

49. Gelet op deze overwegingen en rekening houdend met de overgelegde bewijselementen, dient te worden vastgesteld dat het relevante publiek het element „f 1” in het aangevraagde merk niet opvat als een onderscheidend element, maar als een element dat voor beschrijvende doeleinden wordt gebruikt.

50. Derhalve heeft de kamer van beroep op goede gronden geoordeeld dat het element „f 1” in een gewone typografie slechts een zwak onderscheidend vermogen bezat voor de betrokken waren en diensten en dat de eventuele bekendheid van het in de Unie gebruikte gemeenschapsbeeldmerk hoofdzakelijk verbonden was aan het logo zelf.

57. In navolging van de kamer van beroep dient te worden vastgesteld dat er geen gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestaat, aangezien de consument het element „f 1” in het aangevraagde merk niet met verzoekster in verbinding zal brengen doordat het enige teken dat hij heeft leren associëren met verzoekster, het logo van het merk F 1 Formula 1 is, en niet het teken in een standaardtypografie, en doordat de consument F 1 in een gewone typografie als de afkorting van „formule 1” zal beschouwen, dit wil zeggen als een beschrijvende aanduiding.

61. In het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, die wordt gekenmerkt door het ontbreken van visuele overeenstemming en door de beperkte fonetische en begripsmatige overeenstemming, volstaat in casu de vaststelling dat de kamer van beroep op goede gronden heeft gesteld dat er geen gevaar voor verwarring van de litigieuze tekens bestond, daar het relevante publiek het aangevraagde merk niet zal verwarren met dat van verzoekster. Op dit punt dient te worden opgemerkt dat de generieke betekenis die door het publiek aan het teken F 1 wordt toegeschreven, verzekert dat dit publiek zal begrijpen dat het aangevraagde merk op de formule 1 betrekking heeft, maar wegens de volledig andere opbouw geen verband zal leggen met de activiteiten van verzoekster.

Lees het arrest hier. Persbericht hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 17 februari 2011, KG ZA 10-1536, Sunday’s Nederland B.V. tegen X Sunday’s B.V.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Inbreuk na beëindiging franchiseovereenkomst m.b.t. zonnebankstudio. De “te onbepaalde” vordering wordt in beperkte mate toegewezen.

4.12. Nu X geen onvoorwaardelijke met boete versterkte onthoudingsverklaring heeft willen tekenen, bestaat voldoende belang bij een inbreukverbod op de door Sunday's ingeroepen intellectuele eigendomsrechten voor zover die samenhangen met de uitoefening van de franchise, althans zoals in het dictum verwoord. De voorzieningenrechter is alleen een gecombineerd Gemeenschapswoord/beeldmerk SUNDAY'S (overgelegd als bijlage bij de franchiseovereenkomst) en gebruik als handelsnaam van het teken "Sunday's" gebleken uit de stukken en stellingen. De vordering tot staking van "iedere inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten, waaronder merken, de modellen, het uithangbord, embleem, de buitengevel, de handelsnaam, de statutaire naam, de kleurencombinaties etc. welke deel uitmaken van het franchisesysteem" is te onbepaald om in die vorm te kunnen worden toegewezen. Nu de betreffende vestiging van X inmiddels is "omgebouwd" naar de huisstijl van concurrent Sunpoint met aanpassingen aan gevel en interieur, ziet de voorzieningenrechter in één en ander aanleiding tot een op te leggen beperkt verbod als verwoord in het dictum.

(…)

5.2. verbiedt X met onmiddellijke ingang om inbreuk te maken op het ten processe bedoelde gecombineerde Gemeenschapswoord/beeldmerk SUNDAY's, inschrijfnummer 1690007, alsmede om een handelsnaam (met daarin) "Sunday's" te hanteren, alsmede om zich overigens voor te doen als deeluitmakend van de franchiseorganisatie die Sunday's exploiteert;

Lees het vonnis hier.

Vzr. rechtbank ’s-Gravenhage, 16 februari 2011, KG ZA 10-1646, Coty Germany GmbH tegen [X] (met dank aan Paul Steinhauser en Marlies Wiegerinck, Arnold+Siedsma)

Merkenrecht. Parallelimport en wijziging verpakking parfumproducten Davidoff en Calvin Klein. Vorderingen toegewezen.

4.10. Het uitputtingsverweer van Tomarco slaagt niet. Degene die zich op uitputting beroept, in het onderhavige geval Tomarco, zal in beginsel moeten bewijzen – of in kort geding aannemelijk moeten maken – dat de merkrechten zijn uitgeput (vgl. HvJEG 8 april 2003, C-244/00 (Stüssy)). Tomarco slaagt daarin niet, nu zij louter stellingen poneert zonder enige onderbouwing.

4.11. Van (dreigende) afscherming van nationale markten is geen sprake, aangezien dépositaires onderling vrij zijn de parfumproducten te verhandelen, ook als die handel plaatsvindt tussen dépositaires in verschillende Lidstaten. (Andere) omstandigheden die aanleiding zouden kunnen vormen voor omkering van de bewijslast zijn door Tomarco evenmin aannemelijk gemaakt. Ook de in dit verband betrokken stellingen heeft zij op geen enkele manier onderbouwd. Er is voorshands dan ook geen aanleiding voor bewijslastomkering. Tomarco bepleit naar zij stelt "principieel" voor "omgaan" met betrekking tot de bewijslastverdeling in zaken als de onderhavige, omdat de volgens vaste rechtspraak bestaande bewijslastverdeling een "miskenning van de economische realiteit" zou betreffen. Daartoe bestaat voorshands geen aanleiding; Tomarco heeft geen begin van aannemelijkheid verschaft van haar beweringen op dit punt.

4.12. Ook ten aanzien van het mededingingsrechtelijke verweer geldt dat Tomarco louter stellingen poneert, maar die stellingen op geen enkele manier adstrueert. Bij gebreke van enige onderbouwing wordt ook dit verweer van de hand gewezen. Voor nader onderzoek hiernaar, zoals door Tomarco bepleit, is in een kort geding als het onderhavige geen plaats. De suggestie van Tomarco om advies aan de Nma te vragen, wordt eveneens als niet passend in dit kort geding gepasseerd.

4.13. Tomarco heeft overigens niet betwist dat de door haar verhandelde Calvin Kleinproducten in de Verenigde Staten van Amerika in de handel zijn gebracht, zoals Coty gemotiveerd heeft gesteld. Mede in het licht van de ondeugdelijke onderbouwing van haar stellingen van het tegendeel, zal voorshands als uitgangspunt worden genomen dat de door Tomarco aangeboden Calvin Kleinproducten zonder toestemming van de merkhouders in de EER in het verkeer gebracht zijn.

4.14. Evenmin is betwist dat de verpakkingen van de Davidoffproducten gewijzigd zijn, zodat de herkomst ervan niet meer is te achterhalen (de barcode is verwijderd). Tegen de verhandeling van dergelijke producten kan Coty zich met een beroep op art. 13(2) GMVo verzetten, zelfs als die producten met toestemming van Coty in de EER in het verkeer gebracht zouden zijn. Of van dat laatste in dit geval sprake is, kan mitsdien in het midden blijven.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 9 februari 2011, HA ZA 10-3834, Gaastra International Sportswear B.V. tegen [X]

Merkenrecht. Bevoegdheidsincident(je). Merkhouder Gaastra maakt bezwaar tegen verhandeling via Marktplaats.nl van gesteld inbreukmakende Gaastra-kleding. [X] beroept zich i.c. op de onbevoegdheid van de rechtbank ’s-Gravenhage. Vordering afgewezen.

4.1. (…) stelt de rechtbank vast dat Gaastra terecht aanvoert dat de inschrijving van haar Gemeenschapsmerk wel degelijk is gepubliceerd. (…)

4.2. Gelet op de woonplaats van [X] in Nederland, is de rechtbank krachtens het bepaalde in de artikelen 95 lid 1, 96 aanhef en onder a en 97 lid 1 GMVo juncto artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk bevoegd om van de vorderingen van Gaastra kennis te nemen voor zover deze gebaseerd zijn op het Gemeenschapsmerkrecht. Aangezien Gaastra stelt dat [X] inbreukmakende producten heeft aangeboden en verkocht op een op Nederland gerichte website, heeft de gestelde inbreuk tevens plaatsgevonden in het arrondissement ’s-Gravenhage, zodat deze rechtbank uit hoofde van artikel 4.6 lid 1 BVIE eveneens bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen voor zover deze gebaseerd zijn op het Beneluxmerkrecht en uit hoofde van artikel 102 Rv voor zover de vorderingen gebaseerd zijn op onrechtmatig handelen van [X].

4.3. Uit het voorgaande volgt dat de incidentele vordering van [X] ongegrond is, zodat die vordering moet worden afgewezen.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof Amsterdam, 15 februari 2011, zaaknr. 200.00.844/01, Gallup Inc. tegen Gallup Intenational Association, Gallup Foundation en TNS NIPO B.V. (met dank aan Paul Steinhauser, Arnold+Siedsma & Peter Claassen  en Martin Hemmer, AKD).

Merkenrecht. Geschil tussen verschillende ‘Gallups’ over het merk Gallup. Hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep (Rechtbank Amsterdam, 5 september 2007, IEF 4700).

Complex feitenrelaas: Dr. Gallup ontwikkelde in 1935 een format voor opinieonderzoek dat bekend werd als de “Gallup poll” en richt Gallup Inc. op, eiser in casu. Gallup Inc. is tot de opzegging van haar lidmaatschap d.d. 1 juli 1992 lid geweest van een overkoepelende organisatie Gallup International, een van de gedaagden i.c. . Gallup Inc. is houder van het Bx woordmerk GALLUP, gedaagde NIPO heeft eveneens registraties voor het woordmerk GALLUP (een internationale en een Benelux inschrijving). Gedaagde Gallup Foundation is door NIPO opgericht.

NIPO en Gallup Inc zijn in 1995 een schriftelijke overeenkomst aangegaan waarin NIPO haar woordmerken overdraagt aan Gallup Inc. Onderdeel van deze overeenkomst is ook een licentie aan NIPO. NIPO mag het woordmerk GALLUP in Nederland gebruiken. Gallup Inc. garandeert dat zij zelf het merk niet zal gebruiken in Nederland. NIPO heeft in 2006 deze licentieovereenkomst opgezegd.

Gallup Inc. c.s. betichten NIPO c.s. van inbreuk op het merk GALLUP. NIPO eist op grond van de hierboven genoemde garantie uit de licentieovereenkomst dat Gallup Inc c.s. ieder gebruik van hun merk in Nederland staken. Gallup International vordert na tussenkomst onder meer een verklaring voor recht dat een tweetal merken van Gallup Inc. aan haar zijn overgedragen en een verklaring voor recht dat het derde merk niet jegens haar kan worden uitgeoefend door Gallup Inc.

De voorzieningenrechter heeft alle vorderingen afgewezen en het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep.

Lees het arrest hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 9 februari 2011, HA ZA 10-2388, Hormel Foods Corporation tegen Dukka B.V. & Van Doorne Beverages B.V.

Merkenrecht. Woordmerk SPAM. Vonnis in incident. Hormel, merkhouder van SPAM (het bekende ingeblikte vlees) maakt bezwaar tegen gedaagdes gebruik van SPAM voor frisdrank. In dit incident vordert Hormel schorsing van de procedure in afwachting van een beslissing van het OHIM in een procedure tussen partijen over de vervallenverklaring van Hormels Gemeenschapsmerk SPAM.  Schorsing in conventie, maar niet in reconventie:

4.1. Slechts voor de vorderingen in conventie onder sub 1), 2), 3), 5) en 6) en de vordering in reconventie tot vervallenverklaring van het Gemeenschapsmerk is relevant dat Van Doorne inmiddels bij het OHIM heeft gevorderd dat het Gemeenschapsmerk van Hormel wegens non-usus vervallen wordt verklaard. Van Doorne heeft zich evenwel akkoord verklaard met schorsing van de gehele procedure in conventie. Nu partijen derhalve beide verzoeken de procedure ook te schorsen ten aanzien van de vordering tot nietigverklaring van de merken van Van Doorne wegens de gestelde kwade trouw (de vordering sub 4), zal de rechtbank daartoe overgaan.

4.2. De vraag of er, na de beslissing van OHIM over de geldigheid van het Gemeenschapsmerk van Hormel, aanleiding zal zijn voor verdere aanhouding van de zaak in verband met de beslissing in de Onel/Omel- zaak, zal alsdan opnieuw kunnen worden beoordeeld. De rechtbank ziet geen aanleiding al in dit stadium tot verdere aanhouding te beslissen.

4.3. Voor zover de reconventionele vordering ziet op de nietigverklaring van het Beneluxmerk van Hormel kan deze, zoals Van Doorne terecht heeft gesteld, wel reeds worden beoordeeld. De procedure bij het OHIM staat aan dit gedeelte van de reconventionele vordering niet in de weg. Mogelijk bestaat in een later stadium van de procedure uit een oogpunt van proceseconomie aanleiding ook deze beoordeling aan te houden, maar dat is thans niet aan de orde. 

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Amsterdam, 26 januari 2011, LJN: BP4349, Monta Ltd c.s. tegen Masters Of The Game B.V.

Merkenrecht. Depot te kwader trouw.  HvJ-Goudhazen-criteria. Bodem na eerder (ongepubliceerd) kort geding. Geschil in de straatvoetbalwereld, “een kleine wereld, waarin iedereen elkaar kent”, aldus de rechtbank.

Gedaagde Masters Of The Game deponeert het merk MONTA, in de, door de rechtbank aangenomen, wetenschap dat het merk al werd voorgebruikt door een rechtsvoorganger van eiser: “Nu Masters of the game haar merk zeer kort na de introductie van het merk MONTA door Monta c.s. heeft gedeponeerd en Masters of the game ook nu nog altijd geen gebruik maakt van het merk MONTA, acht de rechtbank voldoende aannemelijk dat het merk vooral is gedeponeerd om Monta het gebruik/een depot van het merk MONTA door Monta c.s. te beletten.” Vorderingen toegewezen: nietigheid merkdepot en schadevergoeding. In citaten:

4.4.  De vraag of het depot van Masters of the game te kwader trouw is verricht moet globaal worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft zich in het arrest [J] (HvJEU 11 juni 2009, zaak C-529/07, IEF 7962) over een aantal van belang zijnde omstandigheden uitgelaten. Zo heeft het Hof onder punt 39 overwogen dat een vermoeden van wetenschap van de aanvrager van het gebruik door een derde van een gelijk of overeenstemmend teken voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, met name kan voortvloeien uit de algemene bekendheid in de betrokken economische sector van dat gebruik, waarbij deze bekendheid onder meer uit de duur van dat gebruik kan worden afgeleid. Hoe ouder dit gebruik, hoe waarschijnlijker immers dat de aanvrager er op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag kennis van had. Wetenschap of behoren te weten volstaat echter niet als bewijs van de kwade trouw van de aanvrager. Daarvoor moet ook het oogmerk van de aanvrager op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag in aanmerking worden genomen. (…)

4.6.  Op grond van de stukken staat in voldoende mate vast dat [A] al sinds eind 2000 bezig was met het ontwikkelen van een concept voor/de introductie van straatvoetbal(kleding) en voetbalschoeisel onder de naam Monta. Hij heeft in augustus 2000 een handelsnaamonderzoek laten verrichten naar de naam ‘Monta’, heeft in 2003 domeinnnamen gedeponeerd met diezelfde naam en heeft gebruik gemaakt van de handelsnaam Monta B.V. i.o. Uit de overgelegde facturen, het foto- en filmmateriaal, waarbij de rechtbank met name wijst op de door Monta c.s. overgelegde amateurbeelden, alsmede uit de verklaringen van [E] en [D], blijkt dat vanaf het begin van de straatvoetbaltour op 27 juni 2005 werd gespeeld in kleding met de opdruk MONTA. Deze tour werd georganiseerd door [A]. Het gebruik diende ertoe om bekendheid te geven aan het merk MONTA en aldus een afzetmarkt te creëren voor de kleding onder dat merk. Dat dit een serieuze voorbereiding op de introductie van het merk MONTA betreft, volgt onder andere uit de wijze waarop hij de tour vorm heeft gegeven (onder andere door een eigen cameraploeg mee te nemen) en het feit dat [A] in 2004 (samen met enkele investeerders) zijn activiteiten en het gebruik van het teken Monta heeft voortgezet in Monta c.s., hetgeen heeft geleid tot de daadwerkelijke introductie van kleding onder het merk MONTA.

4.7.  De rechtbank is van oordeel dat Monta c.s., gelet op de door haar overgelegde overeenkomst tot overdracht van intellectuele eigendomsrechten (zie 2.16) en gelet op hetgeen zij ter zake naar voren heeft gebracht, opvolgend gebruiker is van [A]. Blijkens bedoelde overeenkomst heeft [A] bij de voortzetting van het gebruik van het teken Monta zijn handelsnaamrechten en merkrechten ingebracht in Monta c.s. Onder die merkrechten valt het voorgebruik door [A] (iets anders is niet mogelijk, nu [A] nog geen depot had verricht). Dat in de overeenkomst niet expliciet wordt verwezen naar het voorgebruik staat er in het onderhavige geval niet aan in de weg dat Monta c.s. zich op het voorgebruik kan beroepen. [A] heeft een en ander immers juist met het oog op de voortzetting van zijn activiteiten, die waren gericht op de introductie van het merk MONTA, in Monta c.s. ingebracht. Dat [A] voorafgaand aan de overdracht nog geen personeel in dienst had, geen waren of diensten verhandelde en slechts in beperkte mate sprake was van voorgebruik, gelijk Masters of the game stelt, kan Monta c.s. gelet op het voorgaande niet worden tegengeworpen. Het laat onverlet dat op een serieuze wijze getracht is het merk in de markt te zetten.

4.8.  In straatvoetbalkringen heeft (de tour van) MONTA grote bekendheid gekregen, hetgeen volgt uit de zijdens Monta c.s. overgelegde verklaringen. Daarbij geldt dat de straatvoetbalwereld een kleine wereld is waarin iedereen elkaar kent. Gelet hierop, alsmede gelet op het feit dat Masters of the game deel uitmaakt van dit kleine wereldje van het straatvoetbal (Masters of the game en Monta c.s. zijn de enige twee spelers op de specifiek op straatvoetbal gerichte kledingmarkt), wist Masters of the game dat de straatvoetbaltour van Monta is gebruikt ter introductie en promotie van het merk MONTA voor kleding en straatvoetbalevenementen. Dat Masters of the game hiervan op de hoogte was, volgt (mede) uit de onder 2.22 bedoelde verklaringen van [E] en [G] en uit het onder 2.18 bedoelde e-mailbericht van [C], welke op dit punt niet, dan wel onvoldoende gemotiveerd zijn betwist.

4.9.  De rechtbank is niet gebleken dat Masters of the game vóór het depot van Monta Street GmbH enige activiteit heeft verricht in het kader van straatvoetbal en/of op het straatvoetbal gerichte kledinglijnen, waarbij zij de aanduiding Monta heeft gebruikt. De rechtbank acht ook niet aannemelijk dat de naam ‘Monta’, gelijk Masters of the game betoogt, door haar is bedacht in het kader van de gesprekken met [A]. Het was immers [A] die al in 2000 een handelsnaamonderzoek heeft laten verrichten naar de naam ‘Monta’. Masters of the game stelt wel dat [A] dit heeft gedaan als advocaat, maar laat onvermeld namens wie hij dat dan zou hebben gedaan. Zij onderbouwt deze stelling, welke door Monta c.s. gemotiveerd is betwist, niet, althans in onvoldoende mate. Masters of the game benadrukt dat [B] al sinds 1999 vergevorderde ideeën had voor een veelomvattend concept rondom straatvoetbal, maar hetgeen zij ter onderbouwing daarvan heeft overgelegd geeft geen blijk van de naam ‘Monta’. Van enig voorgebruik van de zijde van Masters of the game is dan ook geen sprake. De rechtbank wijst er daarbij ten overvloede op dat het depot voor het merk Monta The Soul of Socccer, los van de vraag in opdracht van wie dit depot heeft plaatsgevonden, niet heeft geleid tot enige inschrijving, dan wel gebruik.

4.10.  Nu Masters of the game haar merk zeer kort na de introductie van het merk MONTA door Monta c.s. heeft gedeponeerd en Masters of the game ook nu nog altijd geen gebruik maakt van het merk MONTA, acht de rechtbank voldoende aannemelijk dat het merk vooral is gedeponeerd om Monta het gebruik/een depot van het merk MONTA door Monta c.s. te beletten.

4.11.  De conclusie van het voorgaande is dat Masters of the game te kwader trouw handelde toen zij haar merk MONTA deponeerde. De rechtbank zal dit merk daarom, gelet op het bepaalde in artikel 2.28 lid 3 BVIE, nietig verklaren en ambtshalve de doorhaling daarvan uitspreken.

4.13.  De rechtbank acht voldoende aannemelijk dat Monta c.s. ten gevolge van het depot te kwader trouw en de als gevolg daarvan bij derden ontstane onzekerheid mogelijk schade heeft geleden. Monta c.s. stelt gemotiveerd (onder overlegging van een ‘cancellation letter’) dat investeerders/afnemers zijn afgehaakt vanwege de discussies omtrent de geldigheid van de inschrijving van het merk MONTA. De verklaring voor recht zal in zoverre worden toegewezen. De verklaring voor recht zal worden afgewezen voor zover Monta c.s. stelt dat zij ten gevolge van de inschrijving van Masters of de game de introductie van haar kledinglijn in Europa (de rechtbank begrijpt buiten de Benlux) heeft uitgesteld en haar marketingactiviteiten heeft beperkt. Dit betreft keuzes die voor risico van Monta c.s. komen.

Lees het vonnis hier.