Merkenrecht  

Geldige reden?

Omdat vast staat dat het niet om soortgelijke waren gaat en ervan uit gegaan wordt dat “The Bulldog” een bekend merk is, volgt beoordeling onder 13a lid 1 sub c en d BMW

De rechtbank begint met te onderzoeken of er sprake is van een ‘geldige reden’:

4.16. Het bestaan van een geldige reden dient primair te worden beoordeeld naar het moment van de eerste registratie door '"Z" van de domeinnaam www.bulldog.com in november 1997.

Waarom?  Dit impliceert dat het (alleen of met name) om de registratie gaat én het suggereert dat de (loutere) registratie als zodanig merkenrechtelijk relevant gebruik oplevert. Het is zeer de vraag of je voor loutere registratie een geldige reden nodig hebt.

M.i. heb je voor (merkenrechtelijk relevant) gebruik een geldige reden nodig. Niet duidelijk is waarom voor de beoordeling voor een geldige reden daarvoor het moment van eerste registratie of het direct daarop volgende eerste gebruik relevant zou zijn. Het lijkt mij goed verdedigbaar dat evenzeer onderzocht moet worden of de gebruiker thans een geldige reden heeft. Het gaat immers om een verklaring voor recht ex nunc.

Áls je tenminste aan de beoordeling van het bestaan van een geldige reden toe zou moeten komen. Volgens mij behoeft de rechtbank in de door hem overigens gevolgde redenering helemaal niet toe te komen aan die beoordeling.

Hij blijkt immers verderop in het vonnis van oordeel dat er geen sprak is van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Dan is een geldige reden dus niet nodig.

De rechtbank vervolgt:

4.17. Deze beoordelingsdatum brengt met zich dat, anders dan volgens het vóór 1 januari 1996 geldende Beneluxrecht, "Z" niet zonder meer gehouden is om aan te tonen dat er voor hem een noodzaak bestond voor een domeinnaam met het teken bulldog te opteren.

Dit is een belangrijke overweging. De rechtbank is blijkbaar van oordeel dat het Claeryn/Klarein criterium dat een geldige reden een ‘eigen recht’ of een ‘noodzaak’ om het teken te gebruiken vereist niet meer van kracht is. Dat zou waar kunnen zijn, maar we weten het niet omdat het HvJ EG zich er nog niet over heeft uitgesproken. Hof Den Haag ging recent nog wel van het noodzaak-criterium uit. (Zie Hof Den Haag 23 februari 2006 rolnr 03/410 (Marie Claire), ov. 5, te vinden op IEForum.nl).

4.18. "Z" stelt dat hij de aanduiding bulldog heeft gekozen omdat het een normaal zelfstandig naamwoord is, dat gemakkelijk te onthouden is en dat ook niet direct verwijst naar adult-websites. Bij de registratie van de domeinnaam in 1997 was hij niet bekend met de bulldog-merken van De Vries.

4.19. In beginsel is het door "Z" aangevoerde motief voldoende om een geldige reden op te leveren voor zijn keuze het teken bulldog te gebruiken als kenmerkende deel van zijn domeinnaam. De rechtbank merkt daarbij op dat De Vries heeft verklaard om vergelijkbare redenen geopteerd te hebben voor het merk The Bulldog.

Dit kan niet waar zijn. Het feit dat een aanduiding “een normaal zelfstandig naamwoord is, dat gemakkelijk te onthouden is” en niet direct verwijst naar de diensten waarvoor het wordt gebruikt kan naar mijn overtuiging op zich zelf geen “geldige reden” opleveren in de zin van art. 13A lid 1 sub c en d. En het feit dat De Vries die aanduiding ooit om die reden zelf heeft gekozen heeft er niets mee te maken. De Vries is die aanduiding vervolgens als merk gaan voeren en registeren.

4.20. Of "Z" bekend was met het merk van De Vries is in beginsel niet relevant. Uitgangspunt is dat men het merk van een ander, als daar een geldige reden toe is, mag gebruiken als kenmerkend onderdeel van een domeinnaam.

"Z" heeft (volgens mij) geen geldig reden, althans niet op grond van de redenering die de rechtbank hier noemt. (Maar misschien heeft "Z" ook helemaal geen geldige reden nodig, zie hierna).

4.22. Overgelegde cijfermatige gegevens tonen aan dat "Z" na november 1997 zijn domeinnaam is gaan gebruiken en dagelijks zeer grote aantallen bezoekers heeft getrokken. Het is eigenlijk niet goed denkbaar dat dat De Vries is ontgaan. Niettemin heeft De Vries pas voor het eerst in 2003 actie ondernomen tegen de domeinnaam van "Z", aanvankelijk vanwege het onrechtmatige gebruik van een beeldmerk van De Vries. In feite heeft De Vries zes jaar lang de geldige reden van "Z" gerespecteerd.

4.23. De rechtbank is dan ook van oordeel dat "Z" met geldige reden het teken bulldog in zijn .com domeinnamen is gaan gebruiken en is blijven gebruiken.

"Z" heeft de domeinnaam zes jaar ongestoord gebruikt. En daarmee zou De Vries de geldige reden hebben “gerespecteerd”. Deze overweging is moeilijk te plaatsen. Iemand heeft wel of niet een geldige reden. Of die al dan niet wordt gerespecteerd doet niet terzake. Het lijkt er meer op dat de Rechtbank hier aan rechtsverwerking heeft gedacht. Of aan het feit dat (ongestoord) gebruik gedurende enkele jaren een ‘eigen recht’ zou kunnen opleveren, dat vervolgens een ‘geldige reden’ oplevert. Dat zijn beide m.i. plausibele gedachten maar ze komen niet erg uit de verf, als er al op gedoeld is.

Levert het ongestoorde gebruik van een domeinnaam een eigen recht op (dat als geldige reden zou kunnen dienen?) Als het domeinnaam gebruik als handelsnaamgebruik gekwalificeerd kan worden is dat natuurlijk goed mogelijk. Het is de vraag of daarvan in dit geval sprake is.

Dat hij met de exploitatie van zijn websites onder die namen voordelen heeft behaald is dan ook niet ongerechtvaardigd.

Als er sprake is van een geldige reden dan is er inderdaad geen sprake van ongerechtvaardigd voordeel. Maar het gaat niet om ongerechtvaardigd voordel sec, maar om ongerechtvaardigd voordeel uit bekendheid of onderscheidend vermogen van het merk. En die vraag beantwoordt de rechtbank niet.

Geen schade?

Dat door het gebruik afbreuk is gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk The Bulldog voor de onder dat merk aangeboden diensten en waren heeft De Vries geheel niet aannemelijk gemaakt. Dat het gebruik van het teken voor pornosites afbreuk doet aan een merk dat is opgebouwd vanuit en rond een coffeeshop is niet aannemelijk. De Vries miskent dat zijn onderneming zijn fundament vindt in uitsluitend hier te lande gedoogde handel, terwijl de handel van "Z" hier te lande maar ook elders is aan te merken als geoorloofde handel. Dat een der genoemde omstandigheden zich zou voordoen en dat daardoor schade zou zijn ervaren is overigens ook niet te rijmen met het stilzitten van De Vries gedurende circa zes jaar.

De associatie met porno is niet schadelijk voor een bekend coffeeshop-merk (dat dus vooral bekend is vanwege handel in softdrugs). En impliciet: er is ook geen sprake van ongerechtvaardigd voordeel trekken. Dat is samengevat het feitelijk oordeel van de rechtbank. Daar kan je het mee eens zijn of niet, maar het lijkt mij de kern van de zaak, althans dat zou het moeten zijn. Daarbij zit er een element van rechtsverwerking in, dat de veronderstelling dat geen sprake is van schade zou kunnen ondersteunen. Het (weliswaar tijdelijke) gebruik van het logo van de coffeeshop vormt daarentegen weer een indicatie voor kwade trouw en opzet om voordeel te trekken uit het merk.

Volgens mij had de rechtbank beter kunnen beginnen met de vraag of sprake was van ‘afbreukdoen aan’ of  ‘voordeeltrekken uit’. Dan had zij haar (m.i. discutabele) overwegingen over geldige reden niet nodig gehad.

Dirk Visser

(Eerder bericht en vonnis hier)

De Vries stelt in conventie dat "Z" geen belang heeft bij de door hem gevorderde verklaring, nu hij heeft nagelaten tevens de vernietiging van het arbitraal vonnis ex artikel 1064 en 1065 te vragen. "Deze stelling is kennelijk gebaseerd op de opvatting dat de beslissing van het WIPO Arbitration and Mediation Center van 7 juni 2004 is aan te merken als een arbitraal vonnis.

Deze zienswijze is evenwel onjuist. (...) Het bestaan en het gebruik van deze adminstratieve procedure depriveren domeinnaamhouder en derde evenwel niet van het recht zich tot de gewone rechter te wenden ter beoordeling van hun geschil in volle omvang. (...) De eerdere beoordeling door het Panel bindt de rechtbank dan ook niet, als feitelijk omstandigheid kan zij evenwel van belang zijn."

Dan de beoordeling van de vorderingen in conventie en reconventie (deze worden gezamenlijk besproken). "Z" heeft aangevoerd dat het teken The Bulldog beschrijvend is en niet onderscheidend kan zijn. De rechtbank ontkracht dit. Ten tweede voert "Z" aan dat het teken niet overeenkomt, omdat het zonder het lidwoord 'the'  wordt gebruikt en slechts met één 'l' wordt geschreven. Dit verweer slaagt ook niet.

De rechtbank stelt vast dat de tekens voor waren of diensten worden gebruikt die niet soortgelijk zijn (doorverwijzen naar porno versus horecadiensten, fietsverhuur en energiedrankjes). De bezwaren zijn dus gegrond voorzover zij steunen op artikel 13-A1 sub c of sub d. De rechtbank gaat er veronderstellenderwijs van uit van de bekendheid van de merken van De Vries. Zeer groot is deze volgens de rechtbank echter niet.

Blijft over de vraag of Van "Z" een geldige reden had voor het gebruik. Dit dient primair te worden beoordeeld naar het moment van de eerste registratie van de domeinnaam. "Z" stelt dat hij de aanduiding bulldog heeft gekozen omdat het een normaal zelfstandig naamwoord is, dat gemakkelijk te onthouden is en dat ook niet direct verwijst naar adult-websites. Bij de registratie van de domeinnaam in 1997 was hij niet bekend met de bulldog-merken van De Vries. In beginsel is het door "Z" aangevoerde motief voldoende om een geldige reden op te leveren voor zijn keuze het teken bulldog te gebruiken als kenmerkende deel van zijn domeinnaam."

"Of "Z" bekend was met het merk van De Vries is in beginsel niet relevant. Uitgangspunt is dat men het merk van een ander, als daar een geldige reden toe is, mag gebruiken als kenmerkend onderdeel van een domeinnaam. Enkel bij een zeer bekend merk is hierop een uitzondering denkbaar.  Het is ook niet zo dat een merkrecht zonder meer een soort voorrang op de overeenkomende domeinnaam met zich meebrengt. Die vooronderstelling zou immers afbreuk doen aan het in domeinland geldende beginsel “wie het eerst komt, het eerst maalt”.

In beginsel zou "Z" – binnen de grenzen van artikel 14B sub 1 juncto artikel 3 lid 2 sub c BMW – het teken bulldog zelfs als merk mogen gebruiken. Hierboven is immers reeds overwogen dat "Z" zijn (overeenstemmende) teken voor waren of diensten gebruikte die niet soortgelijk zijn aan de door De Vries aangeboden waren of diensten." Nu De Vries pas voor het eerst in 2003 actie ondernam tegen de domeinnaam van De Vries, heeft De Vries in feite zes jaar lang de geldige reden van "Z" gerespecteerd.

De rechtbank is dan ook van oordeel dat "Z" met geldige reden het teken bulldog in zijn .com domeinnamen is gaan gebruiken en is blijven gebruiken. Dat hij met de exploitatie van zijn websites onder die namen voordelen heeft behaald is dan ook niet ongerechtvaardigd. “

Dat door het gebruik afbreuk is gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk The Bulldog voor de onder dat merk aangeboden diensten en waren heeft De Vries geheel niet aannemelijk gemaakt en is volgens de rechtbank eigenlijk sowieso niet aannemelijk.

“Dat het gebruik van het teken voor pornosites afbreuk doet aan een merk dat is opgebouwd vanuit en rond een coffeeshop is niet aannemelijk. De Vries miskent dat zijn onderneming zijn fundament vindt in uitsluitend hier te lande gedoogde handel, terwijl de handel van "Z" hier te lande maar ook elders is aan te merken als geoorloofde handel. Dat een der genoemde omstandigheden zich zou voordoen en dat daardoor schade zou zijn ervaren is overigens ook niet te rijmen met het stilzitten van De Vries gedurende circa zes jaar.

De vordering van De Vries wordt afgewezen. "Z" heeft een geldige reden voor het gebruik van zijn merk waar thans nog bij komt dat hij een merk heeft gedeponeerd dat overeenkomt met het kenmerkende deel van de domeinnaam waarmee hij zich een marktpositie heeft verworven.

De slotsom is enigzins curieus. De rechtbank verklaart dat de domeinnamen die inmiddels, na de WIPO-procedure, in bezit zijn van De Vries "geen inbreuk maken op enig recht van De Vries, met betrekking tot het teken 'The Bulldog.'"

Lees het vonnis hier.