Rechtspraak  

Vzr Rechtbank ’s-Gravenhage, 3 maart 2009,  KG ZA 09-254, vonnis in de zaak Novartis A.G. tegen Friedrichs c.s. en tevens vonnis in het door de vzr Rechtbank Haarlem gewezen kort geding Friedrichs c.s. tegen Novartis A.G (KG ZA 09-0273).

Octrooirecht. Twee vonnissen in één uitspraak. Haarlemse ex parte en Haags kort geding over gesteld inbreukmakende contactlenzen. De in een opheffings-kort geding (IEF 7624) verwezen, maar, om geen vacuüm te creëren, nog niet opgeheven Haarlemse ex parte wordt door de Rechtbank Den Haag meteen opgeheven wegens relatieve onbevoegdheid van de Rechtbank Haarlem.

De Haagse zaak is geen vervolg op Rechtbank ’s-Gravenhage, 11 februari 2009, Novartis / Johnson & Johnson (IEF 7571), maar gaat wel over dezelfde lenzen en is wel zo nauw verwant dat gedaagde i.c. het verweer voert dat J&J in die zaak niet meer mocht voeren en dat met verwijzing naar die zaak een voorlopig verbod wordt gegeven terwijl de zaak wordt aangehouden omdat zowel Novartis als de voorzieningenrechter onvoldoende zijn voorbereid om tot een deugdelijke reactie of beoordeling van het verweer te komen.

Novartis is rechthebbende op EP 0819258, een ctrooi heeft betrekking op lenzen die geschikt zijn voor langdurig dragen, en beschermt de contactlenzen “Air Optix” en “Night & Day die Novartis wereldwijd op de markt brengt. Friederichs, gedaagde in het onderhavige geschil, is een groep van ondernemingen in Nederland die in Nederland ondermeer de voornoemde contactlenzen van Novartis en de Acuvue Oasys lenzen van Johnson & Johson op de markt brengt. 

Novartis heeft Friederichs op de hoogte gesteld van het vonnis van 11 februari 2009, waarin is overwogen dat het Octrooi geldig is in Nederland en dat de Acuvue Oasys contactlenzen van Johnson & Johnson vallen onder de beschermingsomvang van het Octrooi. De Haarlemse voorzieningenrechter heeft vervolgens een door Novartis gevraagd conservatoir beslag en een ex parte verbod toegewezen. In een daarop volgens opheffings kort geding heeft de Rechtbank Haarlem het beslagverlof wegens gebrek aan belang opgeheven en de m.b.t. het ex parte verzoek overwogen dat de Rechtbank Den Haag weliswaar exclusief bevoegd was, maar het ex parte bevel niet vernietigd:

“Gelet op de belangen van Novartis dat geen vacuüm ontstaat tussen de herziene beschikking tot verwijzing en de uitspraak van de voorzieningenrechter te ’s-Gravenhage zal de beschikking in ieder geval van kracht blijven totdat de Haagse voorzieningenrechter een beslissing heeft gegeven.”

In de verwezen zaak is nu uitsluitend nog de vraag aan de orde of het ex parte gegeven verbod dient te worden opgeheven. Aangezien het door een relatief onbevoegde rechter is gegeven is dat inderdaad het geval.

In de Haagse zaak vordert Novartis dat gedaagden wordt verboden in Nederland inbreuk te maken op EP 258, meer in het bijzonder door de verhandeling e.d. van ACUVUE OASYS lenzen. Het kort geding heeft de strekking een voorlopige voorziening te geven welke is afgestemd op de verwachte uitkomst van de bodemzaak. Niet het vonnis van11 februari 2009, daar was Friederichs geen partij, hoewel die zaak wel een ‘gezichtspunt van zo groot gewicht’ is, dat een verbod in de rede licht.

4.5. In dit geval kan de zaak tussen Novartis en J&J met rolnummer 07-3547, waarin op 11 februari 2009 vonnis is gewezen niet gelden als de bedoelde bodemzaak. Friederichs was in die zaak geen partij en is daar dan ook niet aan gebonden. De uitkomst van de zaak tussen Novartis en J&J is echter wel een belangrijk gezichtspunt omdat ook in die zaak aan de orde  was de vraag of de Acuvue Oasys lenzen inbreuk maken op EP 258. Het is een gezichtspunt van zo groot gewicht dat toewijzing van het gevorderde verbod in de rede ligt, zolang er geen aanwijzing is dat in een bodemzaak tussen Novartis en Friederichs anders zal worden beslist dan in de gewezen bodemzaak tussen Novartis en J&J.

4.6. Friederichs ziet zodanige aanwijzing in het door hem gevoerde niet-inbreuk verweer. Kort gezegd stelt hij dat contactlenzen volgens het Octrooi co-continue wegen of fases zouden moeten hebben en bovendien hebben alle lenzen volgens de uitvinding een behandeling ondergaan om hun oppervlak ofthalmisch compatibel te maken. Volgens Friederichs beantwoorden de Acuvue Oasys lenzen niet aan beide kenmerken zodat hij door de verhandeling van die lenzen geen inbreuk maakt op het octrooi.

4.7. Dit verweer is in de bodemzaak niet gevoerd, althans niet beoordeeld. Friederichs wil feitelijk nu een verweer voeren dat J&J in de bodemzaak had willen voeren. Omdat J&J dit verweer wat betreft de co-coninue wegen eerst bij dupliek bij pleidooi voor het eerst naar voren bracht heeft de rechtbank dit verweer buiten beschouwing gelaten (vergelijk 2.12 hierboven). De afwezigheid van een oppervlakte behandeling is door J&J in het geheel niet aan de orde gesteld in de bodemzaak Novartis vs J&J.

4.8. In dit kort geding heeft Friederichs eerst in de avond voor de zitting, rond 22.00 uur, per email producties naar Novartis en de voorzieningenrechter toegezonden waaruit begrepen zou kunnen worden dat zij het hierboven bedoelde niet-inbreuk verweer in beide facetten zou gaan voeren. Kort voor negen uur op de dag van de zitting, welke om 10.00 uur begon, heeft zij nadere producties toegestuurd, welke de voorzieningenrechter wel heeft ontvangen maar Novartis niet meer.

4.9. De zo late introductie van een wezenlijk verweer en ook de zo late toezending van relevante producties is thans geen reden dit verweer in dit kort geding buiten beschouwing te laten. Doorslaggevend is daartoe dat pas in het begin van de avond van 23 februari 2009 duidelijk werd dat dit kort geding op 24 februari doorgang zou vinden en dat Friederichs de wetenschap had dat hij dit verweer – gegeven de onbevoegdheid – tegen een vordering als bedoeld in artikel 70 Row niet in het opheffings kort geding bij de voorzieningenrechter te Haarlem kon voeren.

4.10. Niettemin bleken zowel Novartis als de voorzieningenrechter onvoldoende voorbereid om tot een deugdelijke reactie of beoordeling van het verweer te komen. Daargelaten nog dat ook aan de zijde van Friederichs de onderbouwing naar voorlopig oordeel onvoldoend voorbereid lijkt te zijn. De voorzieningenrechter ziet daarom aanleiding partijen de gelegenheid te geven zich voldoende voorbereid nader uit te laten over het in 4.6 van dit vonnis bedoelde verweer. Met het oog op de goede procesorde zullen ander verweren tegen de inbreukvordering niet worden toegelaten.

4.12. De voorzieningenrechter ziet aanleiding als voorlopige maatregel het verbod op te leggen zoals door Novartis gevorderd. Aanleiding daartoe is dat Friederichs niet zonder voorbehoud heeft willen toezeggen de Acuvue Oasys lenzen niet meer te verhandelen. Zolang het door Friederichs in dit kort geding gevoerd verweer niet is beoordeeld is het in het licht van de beslissing in de bodemzaak tussen Novartis en J&J een redelijke verwachting dat in een bodemzaak zal worden geoordeeld dat het octrooi van Novartis geldig is en dat door de verhandeling van de Acuvue Oasys lenzen daarop inbreuk wordt gemaakt. Het belang van Novartis is ook voldoende spoedeisend.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof Amsterdam, 17 februari 2009, Zaaknr. 106.007.116/01, Merck Sharp & Dohme tegen Pharmachemie (met dank aan Wouter Pors, Bird & Bird)

Conflict over het geneesmiddel alendroninezuur (botontkalking). Schermutselingen aan de grenzen van het IE-recht. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep: Rechtbank Haarlem, 28 maart 2007, IEF 3843. Het  beroep van MSD op de correctie Langemeijer wordt afgewezen.

3.6.7 De rechtbank heeft bij de verwerping van het beroep van MSD op de correctie Langemeijer terecht als gezichtspunt in aanmerking genomen de omstandigheid dat Pharmachemie geen inbreuk heeft gemaakt op de wettelijke regelingen die wél strekken ter bescherming van de concurrentiebelangen van MSD, in het bijzonder de Rijksoctrooiwet, de Verordening op de Aanvullende Beschermingscertificaten en de Regeling van de Dossiersbescherming van artikel 2 lid 8 BRG jo. artikel 10 lid la (iii) van richtlijn 2001/83/EG. De daartegen gerichte grief 6 faalt.

De bedoelde wettelijke regelingen berusten, voorzover hier van belang, op een afweging tussen enerzijds het belang van producenten van innovatieve geneesmiddelen bij de bescherming van uitvindingen en anderzijds de belangen die gediend worden bij vrije mededinging. Het ligt daarom niet voor de hand om, met toepassing van de correctie Langemeijer, de uitkomst van die afweging in het onderhavige geval bij te stellen ten behoeve van MSD op grond van haar stelling dat zij schade heeft geleden als gevolg van de marktintroductie van een generieke variant van haar innovatieve (maar niet meer door eerder genoemde rechten beschermde) geneesmiddel, welke introductie is vervroegd door schending van normen die zijn geschreven ter behartiging van andere belangen, te weten de volksgezondheid en het functioneren van de gemeenschappelijke markt.”

Lees het arrest hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 18 februari 2009, HA ZA 08-1908, General Cardiac Technology Inc. tegen Exim Holland B.V. c.s.

Tussenvonnis. Octrooirecht, merkenrecht, maar misschien ook wel helemaal geen IE-recht. Geschil over de afwikkeling van een beëindigde distributieovereenkomst met betrekking tot borstharnassen voor geopereerde hartpatiënten.

Naar de kern genomen is het geschil wat partijen verdeeld houdt de vraag of de overeengekomen royalties moeten worden betaald over de volledige afzet van Europees geproduceerde Heart Hugger harnassen of dat de royalties enkel verschuldigd zijn over de afzet in landen waar het octrooi EP 351 geldig was. Gedaagde Exim stelt dat zij teveel heeft betaald omdat zij gedeeltelijk ook royalties heeft afgedragen in landen waar EP 351 nooit gelding heeft gehad.

Voorshands laat de rechtbank in het midden of deze zaak werkelijk een IE zaak is en bepaalt dat de accountants van partijen eerst gezamenlijk vast dienen te stellen hoeveel Heart Hugger harnassen in opdracht van Exim Holland in Europa zijn geproduceerd en gespecificeerd, naar enerzijds de landen waar het octrooi geldig was en anderzijds de landen waar het octrooi niet geldig is geweest, opgave doen van de jaarlijkse afzet. M.b.t. tot een al dan niet werkelijke 1019h-proceskosten geeft de rechtbank alvast een voorschot op haar mening: “Voorshands heeft de rechtbank de indruk dat de inzet zijdens GCT onevenredig is geweest en dat de IE-rechtelijke grondslagen niet slagen.”

“4.6. (…) GCT heeft ook niet inzichtelijk gemaakt waarom er sprake zou zijn van octrooi-inbreuk of merkinbreuk. In het algemeen maakt de distributeur die handelt onder een distributieovereenkomst geen inbreuk op een octrooi dat ziet op het product dat onder de distributieovereenkomst wordt verhandeld. Ditzelfde geldt indien er sprake is van een licentieovereenkomst met betrekking tot een geoctrooieerd product, ook niet indien de licentienemer in verzuim is wat betreft de betaling van royalties.

4.7. De registratie op 19 mei 2005 van het teken Heart Hugger als gemeenschapsmerk door Exim Holland is zonder meer evenmin als merkinbreuk of registratie ter kwader trouw aan te merken. Geen van partijen betwist immers dat op dat moment de distributieovereenkomst nog liep. Uit §11 van de distributieovereenkomst volgt niet dat de registratie van een merk dat identiek is aan het teken van GCT is verboden. De registratie door Exim Holland is eerder aan te merken als de handhaving van het recht van GCT ingevolge §12 van de overeenkomst. Vergelijkbare overwegingen gelden voor de registratie door Exim Holland van de Heart Hugger domeinnamen.

4.9. Naar de kern genomen is dit het geschil wat partijen verdeeld houdt. Uit de thans beschikbare rapportages van de accountants volgt dat indien de uitleg van GCT juist is Exim Holland nog een bedrag aan royalties verschuldigd is. Exim stelt dat zij juist teveel heeft betaald omdat zij gedeeltelijk ook royalties heeft afgedragen in landen waar EP 351 nooit gelding heeft gehad.

4.10. De rechtbank kan deze vraag vooralsnog niet beantwoorden. Partijen hebben haar onvoldoende geïnformeerd omtrent de modaliteiten van de aanvullende licentieovereenkomst. Onduidelijk is vooralsnog door welk recht deze overeenkomst wordt beheerst. Ter comparitie hebben partijen aangegeven zich hierover te willen beraden en nader te willen concluderen. Deze gelegenheid zal hun worden gegeven.

4.11. Bij voortprocederen kunnen partijen, met name GCT, ook enige aandacht besteden aan de door GCT gestelde onrechtmatigheid in algemene zin van het handelen van Exim in de periode rondom de beëindiging van de overeenkomsten. De rechtbank begrijpt dat die onrechtmatigheid ziet op wapperen met octrooirechten of merkrechten door Exim in die periode en op ongeoorloofde reclame. Vooralsnog heeft GCT aan die grondslag nog geen handen en voeten gegeven.

4.12. (…) de accountants van partijen (…) zullen gezamenlijk aan de hand van de actuele administratie van Exim Holland vaststellen hoeveel Heart Hugger harnassen in opdracht van Exim Holland in Europa zijn geproduceerd en gespecificeerd, naar enerzijds de landen waar het octrooi geldig was en anderzijds de landen waar het octrooi niet geldig is geweest, opgave doen van de jaarlijkse afzet.

4.15. In elk geval GCT merkt deze zaak aan als een IE zaak waarop de regeling van artikel 1019h Rv van toepassing is. Voorshands laat de rechtbank in het midden of deze zaak werkelijk een IE zaak is waarvoor de regeling van de volledige proceskosten in aanmerking dient te worden genomen. Eerst bij eindvonnis zal over de kosten van de procedure, ook die van het incident worden beslist. Partijen dienen er rekening mee te houden dat bij toepasselijkheid van artikel 1019h Rv de toetsingsnorm zal bestaan uit de redelijkheid en evenredigheid van de gemaakte proceskosten. Voorshands heeft de rechtbank de indruk dat de inzet zijdens GCT onevenredig is geweest en dat de IE-rechtelijke grondslagen niet slagen.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 22 december 2008, rekestnr: 2008-2245, ‘Octrooihouder Ltd. / Octrooihouder sas tegen Gerekwestreerde International B.V. / Gerekwestreerde Nederland B.V.’

Octrooirecht. Ex parte beschikking betreffende EP vaccin tegen de wegkwijnziekte (de varkensvariant, de menselijk variant is ogenschijnlijk nog niet als lichamelijke ziekte gediagnosticeerd). Beschikking Rechtbank Den Haag, na verwijzing rechtbank Den Bosch (zie IEF 7580). Ex parte verzoek tot het treffen van maatregelen op grond van 1019b-1019d Rv. (bewijsbeslag en andere bewarende maatregelen). Het verzoek wordt gedeeltelijk toegewezen.

2.1. De voorzieningenrechter van deze rechtbank ontleent zijn bevoegdheid in deze zaak aan de verwijzing ex artikel 270 Rv.

2.2. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is de stelling van Octrooihouder dat Gerekwestreerde inbreuk op haar octrooi maakt of dreigt te maken, voorshands voldoende gesubstantieerd voor toewijzing van maatregelen tot bescherming van bewijs en monstername op de wijze als hierna verwoord. De monstername wordt beperkt tot het materiaal gespecificeerd in § 94 van het verzoekschrift, het beslag op apparatuur wordt geweigerd. Tevens heeft Octrooihouder voldoende aangevoerd om te kunnen concluderen dat het nodig is de maatregelen te nemen zonder de wederpartij te horen.

2.3. Het verzoekschrift maakt onvoldoende inzichtelijk waartoe de beschrijving, naast het beslag en de monstername, zou kunnen dienen. Voor zover Octrooihouder zou bedoelen dat zij het oog heeft op een inventarisatie van de in beslag te nemen delen van de administratie en de monsters, wijst de voorzieningenrechter erop dat de deurwaarde een procesverbaal zal opmaken en dat proces-verbaal bedoelde inventarisatie zal bevatten. De deurwaarder zal de in beslag te nemen delen van de administratie en de monsters op zodanige wijze moeten omschrijven dat geen inhoudelijke informatie wordt prijsgegeven. Het verlof tot beschrijving zal worden geweigerd.

2.4. De voorzieningenrechter begrijpt dat Octrooihouder, naast conservatoir bewijsbeslag, gerechtelijke bewaring van de documenten heeft bedoeld te verzoeken. Dat verzoek zal worden toegewezen waarbij, teneinde de bedrijfsvoering van Gerekwestreerde zo min mogelijk te belemmeren, zal worden bepaald dat niet de originelen, maar slechts kopieën van de documenten in bewaring worden genomen. Daarbij kan Gerekwestreerde ervoor kiezen die kopieën ter plekke, dan wel ten kantore van de deurwaarder te laten vervaardigen door de deurwaarder. Indien Gerekwestreerde desgevraagd geen keuze maakt, is het aan de deurwaarder de wijze van kopiëren te bepalen. Onder kopiëren van documenten is ook te verstaan het maken van kopieën van digitale bestanden.

2.5. Ter verzekering van het belang dat van de inhoud van de gekopieerde documenten en de hoedanigheden van de monsters geen kennis wordt genomen buiten het geval van toestemming zijdens Gerekwestreerde of bevel van de rechter, zal de voorzieningenrechter bepalen dat al de beslagen objecten zodanig moeten worden verpakt dat zij in de gesloten verpakking verzegeld kunnen worden en dat Gerekwestreerde op de verzegeling zal kunnen toezien. De verzegelde verpakkingen zullen in bewaring worden genomen. De verpakkingen dienen zo te worden gekenmerkt dat zij kunnen worden gerelateerd aan de inventarisatie blijkende uit het proces-verbaal.

2.6. De advocaat van Octrooihouder heeft desgevraagd bevestigd dat de octrooigemachtigden welke als deskundigen zullen optreden, alsmede de deskundigen verbonden aan TNO en DigiJuris vrij staan van Octrooihouder. De advocaten van Octrooihouder zullen de beslagleggingen niet mogen bijwonen. Dat geldt evenzeer voor andere vertegenwoordigers van verzoeksters. Met het oog op de bescherming van vertrouwelijke gegevens wordt het verlof verleend onder de in 3.1 tot en met 3. te stellen voorwaarden ex artikel 1019b leden 2 en 4 Rv.

Lees de beschikking hier. 

Vzr Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Ex parte beschikking van 10 december 2008, LJN: BH2831, [octrooihouder] Limited tegen [inbreukmaker] International B.V.

Octrooirecht. Ex parte verzoek tot het treffen van maatregelen op grond van 1019b-1019d Rv. (bewijsbeslag en andere bewarende maatregelen) Op grond van art. 73 Rijksoctrooiwet-1995 wordt de rechtbank te 's-Gravenhage ook in dit geval exclusief bevoegd verklaard.

Artikel 80 van de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW) verklaart de rechtbank te ’s-Gravenhage uitsluitend bevoegd voor vorderingen, bedoeld in artikel 73 ROW. (…) Hoewel in Hoofdstuk 4, § 4 en in artikel 80 ROW telkens gesproken wordt van “vorderingen”, moeten daaronder mede begrepen worden de niet door een dagvaarding in te leiden handhavingsmaatregelen van de artikelen 1019b – 1019d Rv. Deze artikelen belichamen de implementatie in de Nederlandse wetgeving van de Europese Richtlijn 2004/48. De Europese regelgeving kent geen scherp onderscheid tussen bevoegdheden die moeten worden uitgeoefend door het uitbrengen van een dagvaarding of bevoegdheden die moeten worden uitgeoefend door het indienen van een verzoekschrift.

Voor het maken van een dergelijk onderscheid is te minder reden omdat de essentie van ex parte beslissingen nu juist is dat ze niet worden ingeleid door een oproeping gericht tot de wederpartij, zoals bij een dagvaarding onvermijdelijk het geval is.

De gegrondheid van de door [octrooihouder] ingeroepen handhavingsmaatregelen en de toewijsbaarheid daarvan in een ex parte beslissing, vergen een summiere beoordeling van vragen over de geldigheid en handhaving van de octrooien (vgl. Vzr. Zutphen, 23 augustus 2007, LJN BB5753). Met betrekking tot het onderhavige verzoek rijst tevens de vraag of een mogelijke inbreuk op de octrooien van [octrooihouder] niet eenvoudig kan worden vastgesteld door analyse van de reeds op de Duitse markt verkrijgbare diergeneesmiddelen waarvan [octrooihouder] inbreuk vermoedt.

Voor de ex parte beslissingen die in Boek 3, Titel 15 Rv. de gelaedeerde ten dienste staan geldt daarenboven dat deze, de één wellicht meer dan de ander, een grote impact kunnen hebben op de commerciële positie van de beweerdelijke inbreukmaker en veel schade kunnen toebrengen, ook voordat een vordering tot opheffing is toegewezen en uitvoerbaar is. Die maatregen en de daarbij te betrachten terughoudendheid vergen daarom beoordeling door een bijzonderlijk in de materie geverseerde rechter, waarvan sedert de daarmee beoogde concentratie van octrooizaken bij de rechtbank ’s-Gravenhage elders in den lande in afnemende mate sprake is.

Bij deze uitleg van artikel 80 lid 2 aanhef en onder a. van de Rijksoctrooiwet 1995 is de voorzieningenrechter van de rechtbank te ’s-Gravenhage in Nederland bij uitsluiting bevoegd om van verzoeken tot het geven van ex parte beslissingen op grond van Boek 3, Titel 15 Rv. (de artt. 1019 t/m 1019i) kennis te nemen.

De voorzieningenrechter zal zich onbevoegd verklaren en de zaak op de voet van artikel 270 Rv. verwijzen naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage.

Lees de beschikking hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 11 februari 2009, HA ZA 07-3547, Novartis A.G. tegen Johnson & Johnson Medical B.V. c.s.

Octrooirecht. Eerst even voor jezelf lezen. Europees Octrooi dat betrekking heeft op ‘een ofthalmische lens voor langdurig gebruik’, een contactlens. Octrooi is niet nietig, inbreuk aangenomen. 1019h proceskosten (na afspraak):  €300.000.

4.6. De formulering van een conclusie in termen van het gewenste resultaat, zoals in belangrijke mate gebeurt in conclusie 1 van EP 258, is in beginsel strijdig met de eisen die artikel 84 van het Europees Octrooiverdrag (hierna: EOV) stelt aan octrooiconclusies (vgl. EPO, Guidelines for Examination, December 2007, C, III-8, paragraaf 4.10). Schending van die bepaling is echter geen grond voor vernietiging van een Europees octrooi. Daarom zal de eventuele strijdigheid van conclusie 1 met artikel 84 EOV geen gevolgen hebben voor het beroep van Novartis op die conclusie in deze procedure.

4.42. De rechtbank verwerpt het betoog van J&J dat de Acuvue Oasys lenzen niet de vereiste beweging op het oog zouden vertonen en daarom geen inbreuk zouden maken. (…)

4.45. Daarnaast heeft het feit dat de Acuvue Oasys lenzen bij sommige sterktes niet voldoen aan de grenswaarde voor zuurstoftransmissibiliteit, anders dan J&J meent, niet tot gevolg dat de inbreukvordering van Novartis moet worden afgewezen. Vast staat immers dat het merendeel van de lenzen van J&J wel aan die grenswaarde voldoet en dat die lenzen in zoverre onder conclusie 1 van EP 258 vallen.

4.47. Ter voorkoming van executiegeschillen merkt de rechtbank op dat de marge van 5% die Novartis hanteert bij het vaststellen van het behalen van de grenswaarde te hoog is. Weliswaar vermeldt de tekst van conclusie 1 een grenswaarde van “about” 70 barrers/mm, zodat enige marge toelaatbaar is. Omdat het octrooischrift geen duidelijke basis biedt voor een marge van een bepaalde omvang acht de rechtbank echter, mede gelet op het belang van de rechtszekerheid voor derden, in dit geval niet meer dan toepassing van de normale regels voor afronding van getallen redelijk. (...)

4.48. De stelling van J&J dat bij de beantwoording van de vraag of de Acuvue Oasys lenzen de in conclusie 1 van EP 258 vereiste hoge mate van ionenpermeabiliteit bezitten niet de specifiek in die conclusie genoemde grenswaarde, maar een in de beschrijving genoemde waarde doorslaggevend moet zijn, verdraagt zich niet met de regels die artikel 69 EOV en het daarmee overeenstemmende artikel 53 lid 2 ROW 1995 stellen aan de vaststelling van de beschermingsomvang van een octrooi. Die artikelen schrijven voor dat de beschermingsomvang wordt bepaald door de conclusies, waarbij de beschrijving dient tot uitleg van de conclusies. Gelet daarop kan niet worden volgehouden dat de vereiste mate van ionenpermeabiliteit zou moeten worden ingevuld op basis van een in de beschrijving genoemde waarde, in plaats van de specifiek in de conclusie genoemde grenswaarde, die overigens ook op diverse plaatsen in de beschrijving wordt genoemd. Dat zou de grenswaarde in de conclusie zinledig maken en een element van de beschrijving voorrang geven boven de conclusies.

4.50. Op grond van het voorgaande moet de in reconventie gevorderde vernietiging van EP 258 worden afgewezen. Daarnaast staat vast dat J&J inbreuk heeft gemaakt op conclusie 1 van EP 258. De rechtbank zal in conventie dan ook een verbod toewijzen, op de wijze zoals hierna verwoord.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 11 februari 2009, HA ZA 08-733, Leo Pharmaceutical Products Ltd. A/S tegen Sandoz (met dank aan Anke Heezius, Steinhauser Van den Brink Heezius Rijsdijk).

Octrooirecht. Inbreuk op eisers Europees octrooi ‘Nieuwe kristallijne vorm van een analogon van vitamine D’ (geneesmiddel psoriasis).

"4.30. Het voorgaande brengt de rechtbank tot de slotsom dat niet voldoende aannemelijk is geworden dat de door Sandoz gehanteerde werkwijze voor de bereiding van zalf in overeenstemming is met de stand van de techniek. Daarenboven is naar het oordeel van de rechtbank de vorming van calcipotriol monohydraat geen onvermijdelijk resultaat van de bereiding van een Calcipotriolhoudende zalfuitgaande van calcipotriol anhydraat. Het beroep van Sandoz op een rechtvaardigingsgrond voor de aanwezigheid van calcipotriol monohydraat in haar zalf gaat daarom niet op. De conclusie luidt dat de calcipotriolhoudende zalf van Sandoz inbreuk maak op conclusies 1, 2 en 5 van het octrooi.”

Lees het vonnis hier en hier ('schone' pdf R. Den Haag).

Rechtbank ’s-Gravenhage, sector bestuursrecht, 3 juni 2004, LJN: BH1726 Genzyme Biosurgery Corporation, rechtsopvolgster van Biomatrix, Inc tegen het Bureau voor de Industriële Eigendom, rechtsvoorganger van het Nederlands Octrooicentrum.
 
Octrooirecht. Eerst even kort. Uitspraak van juni 2004, gisteren gepubliceerd. Aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (ABC). Zorgvuldigheidsgebrek.

“Beslissend is dan ook niet, zoals eiseres heeft betoogd, of het medische hulpmiddel naar het oordeel van verweerder een stof bevat die als een geneesmiddel in de zin van Richtlijn 65/65/EEG kan worden gekwalificeerd (waarover het instituut Dr. Müller-Lierheim GmbH mogelijk een ander oordeel heeft gehad) maar of voor die stof daadwerkelijk voornoemde belastende en langdurige procedure volgens 7.4 van bijlage I bij Richtlijn 93/42/EEG is doorlopen. Dit strookt voorts met de wenselijkheid van uniforme uitleg die aan dergelijke begrippen door instellingen belast met de uitvoering van gemeenschapsrecht wordt gegeven.”

Lees de uitspraak hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 27 januari 2009, zaaknr. 105.005.369/01, Sahajanand Medical Technologies PVT. Ltd. tegen Angiotech Pharmaceuticals Inc. & Boston Scientific Corporation (met dank aan Remco de Ranitz (De Ranitz Advocatuur) en Otto Swens (Vondst Advocaten).

Octrooirecht. Eerst even kort. Hoger beroep (zie voor eerste aanleg: Rechtbank s-Gravenhage 3 mei 2006, IEF 2010) in de zaak over de gestelde inbreuk van de Infinnium stent van Sahajanand op het Hunter Octrooi van Angiotech op de taxol stent. Het conflict over de inbreuk op de taxol stent speelt al geruime tijd, zowel in Nederland als in het Verenigd Koninkrijk, niet alleen tegen Sahajanand maar tot recent ook tegen Conor Medystems. Het conflict heeft tot diverse beslissingen geleid, waaronder twee bodemuitspraken in Nederland (tegen Conor (IEF 3320) en tegen Sahajanand (IEF 2010 - eerste aanleg i.c.) en drie in het Verenigd Koninkrijk (alledrie tegen Conor), waarvan de uitspraak van de House of Lords van 9 juli 2008 de bekendste is. (zie ook commentaar De Ranitz en Swens, IEF 6421)
 
Het Hof Den Haag oordeelt nu dat de nietigheidsbezwaren van Sahajanand tegen conclusie 6 en 12 van het Octrooi (geen geldige prioriteit, niet nawerkbaar, toegevoegde materie, gebrek aan nieuwheid en gebrek aan inventiviteit) moeten worden verworpen. Wel acht het Hof dat herformulering van conclusie 12 vereist is, om te voldoen aan het voorschrift van toepasbaarheid op het gebied van de nijverheid. Angiotech krijgt de gelegenheid om bij akte een herformulering voor te stellen. Daarna zal het Hof verder beslissen, ook op de inbreuk.
 
Lees het arrest hier. Engelse vertaling alvast hier.

Octrooicentrum Nederland, beslissing van 22 januari 2009, certificaataanvraag 300287, Merck & Co.

Octrooirecht, Interessante beslissing van het Octrooicentrum Nederland om toch een nul-duur certificaat te verlenen, om zo een verlenging van een abc met 6 maanden op grond van de Pediatrische Verordening mogelijk te maken.

Even ter herinnering: een aanvullend beschermingscertificaat voor een geneesmiddel (abc) verlengt de beschermingsduur van een octrooi als compensatie voor de tijd die verloren gaat met het verkrijgen van een vergunning om het geneesmiddel op de markt te brengen. Het abc loopt, vanaf expiratie van het octrooi, met een maximum van 5 jaar tot maximaal 15 jaar nadat de vergunning is verkregen. Wordt de vergunning verkregen na 8 jaar, dan heeft het certificaat een duur van (8 +15 - 20= ) 3 jaar na expiratie van het octrooi. Maar wordt de vergunning al binnen 5 jaar vanaf indiening van het octrooi verkregen dan biedt het abc dus geen aanvullende duur.

In de onderhavige zaak is de vergunning 4 jaar en 9 maanden na indiening van het octrooi verkregen. Een eventueel af te geven abc heeft dus een einddatum die ligt voor expiratie van het octrooi. De vraag was dus of afgifte van een dergelijk nul-duur certificaat toch is gerechtvaardigd, omdat alleen op die manier een extra 6 maanden verlenging voor het pediatrisch onderzoek kan worden verkregen. Het Octrooicentrum beantwoord die vraag voor Nederland bevestigend. (In tegenstelling tot veel andere Lidstaten, maar conform het oordeel van het Britse Intellectual Property Office).

Met betrekking tot artikel 13 ( 'Duur van het certificaatvan de ABC-Verordening heeft de behandelend ambtenaar meegedeeld dat het gevraagde certificaat rechtskracht zou hebben tot en met 15 jaar na de datum van verlening van de marktvergunningen, te weten 20 maart 2022. Deze datum valt vóór de expiratie van het octrooi op 5 juli 2022. zodat de aanvraag derhalve niet zal leiden tot een aanvullende beschermingsduur. De behandelend ambtenaar heeft toen overwogen dat uit de achtste overweging van de considerans voorafgaand aan de artikelen van de ABC-Verordening blijkt dat voor voldoende effectieve bescherming een uitsluitend recht van ten hoogste vijftien jaar in totaal vanaf de afgifte van de eerste vergunning is vastgesteld. Derhalve zou in het onderhavige geval de beschermingsduur van het octrooi reeds voldoende zijn voor een  effectieve bescherming van vijftien jaar sinds de afgifte van de vergunning. Aanvullende bescherming zou in dat geval door de Europese wetgever niet nodig worden geacht. De  behandelend ambtenaar was daarom van oordeel dat, gelet op, in het bijzonder de bewoordingen van artikel 13, lid 1 van de ABC-Verordening, de onderhavige aanvraag niet is een aanvraag voor aanvullende bescherming. aangezien zij niet voldoet aan de in deze verordening neergelegde vereisten om voor aanvullende bescherming in aanmerking te komen.

Op 20 februari 2008 heeft aanvraagster hierop schriftelijk gereageerd en op 8 april 2008 heeft aanvraagster haar reactie mondeling toegelicht. Aanvraagster geeft aan dat een certificaat zonder duur tot voor kort geen praktisch nut had, maar dat hier met Verordening 1901/2006/EG (hierna: de Pediatrische Verordening) verandering in is gekomen. De Pediatrische Verordening bepaalt dat onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid van het geneesmiddel onder de pediatrische populatie kan worden beloond met 6 maanden verlenging van de duur van het aanvullend beschermingscertificaat (vgl. het nieuwe lid 3 bij art. 13 ABC-Verordening). Aanvraagster ziet in de ABC-Verordening geen bepaling die in de weg staat aan verlening van een certificaat zonder aanvullende duur. Artikel 13, lid 1 van de AB-Verordening bepaalt uitsluitend de duur van een te verlenen certificaat zonder zelf vereisten te stellen ten aanzien van verleenbaarheid/geldigheid.  Octrooicentrum Nederland overweegt thans het volgende:

(…)

Het hebben van een certificaat is een conditio sine qua non voor verlenging van de duur daarvan. Artikel 36(1) van de Pediatrische Verordening en artikel 13 (3) van de ABC-Verordening bepalen namelijk dat de duur van het certificaat wordt verlengd, niet de duur van het octrooi. Wanneer in het onderhavige geval geen nulduur certificaat wordt verleend komt aanvraagster. ook al verricht zij het pediatrisch onderzoek. niet in aanmerking voor enige aanvullende bescherming. Voor aanvraagster bestaat die stimulans dus niet en zonder die stimulans zal het onderzoek dan ook niet worden uitgevoerd. Dit verdraagt zich niet goed met de centrale doelstelling van de Pediatrische Verordening, het verbeteren van de beschikbare informatie over het gebruik van geneesmiddelen bij de pediatrische populatie, en de door de Commissie geschetste winwin situatie.

Het niet verlenen van een nul-duur certificaat zou bedrijven er ook toe kunnen bewegen de vergunningsprocedure te vertragen om zo toch in aanmerking te komen voor aanvullende bescherming. Immers wanneer in een situatie als de onderhavige een vergunning enige maanden later wordt verkregen, kan wel een certificaat met een positieve duur worden verkregen, al was het maar voor één dag, welke termijn dan verlengd zou kunnen worden met een half jaar als pediatrisch onderzoek zou worden verricht. Een dergelijke vertraging in de verlening van een vergunning, waardoor het geneesmiddel pas later op de markt kan worden gebracht, is uiteraard niet in het belang van de volksgezondheid.

(…)

Bij het ontbreken van een expliciete bepaling in de ABC-Verordening die verlening van een certificaat zonder effectieve duur uitsluit. biedt de ABC-Verordening ruimte voor de door aanvraagster gewenste belangenafweging. Octrooicentrum Nederland acht het dan ook juist de onderhavige aanvraag voor een aanvullend beschermingscertificaat te honoreren.

De uit andere landen afkomstige, elkaar tegensprekende beslissingen van andere nationale octrooiverlenende instanties hebben geen invloed op de beslissing waartoe Octrooicentrum Nederland is gekomen.

Octrooicentrum Nederland besluit daarom (…) het (…) verlangde aanvullend beschermingscertificaat (…) te verlenen. Dit certificaat heeft na expiratie van het octrooi rechtskracht tot en met 20 maart 2022.”

Lees de beslissing hier. Zie ook The SPC Blog ('issues that arise when supplementary protection certificates (SPCs) extend patents beyond their normal life').