Octrooirecht  

Angiotech Pharmaceuticals Inc. (“Angiotech”) en Boston Scientific Corporation (“Boston Scientific”) werken samen op het gebeid van paclitaxel-afgevende stents. Angiotech is samen met de University of British Colombia houdster van een Europees octrooi dat betrekking heeft paclitaxel-afgevende stents. Boston Scientific is licentiehoudster.

Het octrooi is onderwerp geweest van oppositie bij het Europees Octrooibureau (EOB) en is bij beslissing van de Oppostie-Afdeling (na terugverwijzging) van 24 januari 2005 overeind gebleven.

Sahajanand is een in India gevestigde fabrikant van stents voor kransslagaders. Sahajanand produceert een drug-eluting stent onder de naam Infinnium, die als geneesmiddel paclitaxel bevat, de generieke benaming voor de stof taxol. Op verzoek van Sahajanand heeft Prof. Serruys een clinical trial uitgevoerd, genaamd SIMPLE 2, aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Angiotech en Boston Scientific zijn van mening dat de Infinnium stent valt onder de bescherming van het octrooi, en vorderen een inbreukverbod met nevenvorderingen, waaronder een op te leggen moratorium van drie jaar wegens gebruik van onrechtmatig in Nederland verkregen onderzoeksgegevens ten behoeve van de aanvraag van een CE-vergunning.

Sahajanand betwist de inbreuk en beroept zich onder meer op de onderzoeksexceptie van artikel 53 lid 3 ROW 1995. In reconventie vordert Sahajanand dat het octrooi wordt vernietigd voor Nederland, wegens gebrek aan nieuwheid en inventiviteit, en dat het toegevoegde materie zou omvatten.

In een incidenteel vonnis d.d. 31 augustus was reeds beslist dat de Rechtbank niet grensoverschrijdend, maar alleen voor Nederland bevoegd is.

De beoordeling

De rechtbank verwerpt de nietigheidsargumenten van Sahajanand en wijst de vorderingen in reconventie af. Ten aanzien van de stelling van Sahajanand dat de octrooihouder geen recht heeft op de ingeroepen prioriteit van US 94536 verwijst de rechtbank naar beslissingen G3/93 en G 2/98 van de Grote Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau en de daaruit bekende “AND”/”OR” theorie. 

Ten aanzien van de inventiviteit oordeelt de rechtbank onder meer (r.o.4.25): “Wil evenwel sprake zijn van onvoldoende uitvindingshoogte, dan dient de gemiddelde vakman volgens vaste rechtspraak ertoe te worden gebracht om taxol toe te passen. Dat betekent dat hij in de verwachting dat dit (mogelijk) restenose zou voorkomen taxol zou hebben gekozen als gevolg van aanwijzingen of “pointers” in de stand van de techniek. Hierbij dient evenwel in aanmerking te worden genomen dat van de gemiddelde vakman enig (routinematig) onderzoekwerk verwacht mag worden ter optimalisering van bekende techniek, zodat een selectie uit een vrij beperkte groep van geneesmiddelen – aangenomen dat op zich het testen van die geneesmiddelen geen bijzondere moeilijkheden voor de vakman met zich brengt of sprake is van overwinning van een vooroordeel – onvoldoende uitvindingshoogte kan opleveren ook al levert die selectie een optimaal resultaat op.”

De inbreukvorderingen van Angiotech in Boston Scientific in conventie worden deels toegewezen.  De rechtbank is van dat de Infinnium stent valt onder de beschermingsomvang van het octrooi.  

Het beroept op de onderzoeksexceptie slaagt niet. De rechtbank overweegt onder meer dat “(…) er bij het onderzoek van Serruys geen sprake was van een reëel nagestreefde verbetering van de geoctrooieerde stents. Het gaat niet om onderzoek in de zin van de wettelijke onderzoeksexceptie, maar om (pre-marketing) testen.” En: “(…) aangenomen mag worden dat Sahajanand met de resultaten van dit onderzoek in de hand de acceptatie van de stent, immers afkomstig uit een land dat niet direct bekend staat als producent van stents, wil vergroten. Onderzoek met dit doel valt niet onder onderzoeksexceptie.”

De rechtbank ziet geen termen voor een moratorium.

Lees het vonnis hier.

HBG en Van Kessel voeren aan dat onder de in artikel 63 lid 2 bedoelde personen niet die personen behoren die een nietigheidsactie hebben ingesteld maar alleen de personen wiens belang gericht is op het behalen van voordeel uit het octrooi (bijvoorbeeld de pandhouder, vruchtgebruiker of de partij die het octrooi opeist). De partij die een nietigheidsvordering instelt, heeft geen belang bij de instandhouding van het octrooi, aldus HBG en Van Kessel.

Dit standpunt lijkt wellicht logisch. Wie immers een licentie, pandrecht of vruchtgebruik heeft, zal niet willen dat de octrooihouder zonder zijn toestemming het octrooirecht beperkt. Dat zou immers de waarde van het afgeleide recht kunnen verminderen. Een soortgelijke redenering gaat op voor de partij die het octrooi als het zijne wil opeisen. Wat is dan het belang van de partij die het hele octrooi uit de registers wil zien verdwijnen?

Deze vraag beantwoord het Octrooicentrum niet. Het gaat uit van de tekst van artikel 63 lis 2 en oordeelt, mede aan de hand van de wetsgeschiedenis, dat onder het breed geformuleerde “rechtsvorderingen, het octrooi betreffende” ook nietigheidsvorderingen moeten worden verstaan.

Lees de beschikking hier.

“om ten aanzien van MP3 spelers die met het oog op de rechten van Philips c.s. moeten worden aangemerkt als "goederen die inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht" als bedoeld in artikel 2 lid 1 van Verordening EG 1383/2003, in Nederland de volgende handelingen te verrichten: in het douanegebied van de Gemeenschap binnen te brengen, of dergelijke goederen in het vrije verkeer te brengen, buiten het douanegebied van de Gemeenschap te brengen, (weer) uit te voeren, of die onder een schorsingsregeling te plaatsen dan wel in een vrije zone of in een vrij entrepot op te slaan, dan wel een of meer van de betreffende handelingen te doen uitvoeren, of daarbij overigens betrokken te zijn;”

Artikel 16 APV leest:

‘Goederen waarvan na afloop van de in artikel 9 bedoelde procedure is vastgesteld dat zij inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten, mogen niet:

- in het douanegebied van de Gemeenschap worden binnengebracht,
- in het vrije verkeer worden gebracht,
- buiten het douanegebied van de Gemeenschap worden gebracht,
- uitgevoerd worden,
- wederuitgevoerd worden,
- onder een schorsingsregeling worden geplaatst, of
- in een vrije zone of een vrij entrepot worden opgeslagen.’
 
Dit roept een aantal vragen op:

Kent artikel 16 een vorderingsrecht toe aan de rechthebbende, of bevat het een instructie geeft aan de douane-autoriteiten? Kun je als aangever van de goederen artikel 16 APV ‘schenden’?

Strekt artikel 16 verder dan de specifieke door de douane tegengehouden partij goederen? Kan Sisvel op grond van artikel 16 APV een verbod krijgen op toekomstige transporten van hetzelfde product?

Wie het weet, mag het zeggen.

Lees het vonnis hier.

Het is voor farmaceutische bedrijven veel profijtelijker om nieuwe varianten te ontwikkelen op medicijnen die veelgevraagd zijn in het Westen - zoals hooikoortstabletten of Viagra - dan een nieuw geneesmiddel te ontwikkelen voor ziektes die veel (meer) voorkomen in arme landen, zoals tuberculose en malaria.
 
Innovatie wordt in de weg gestaan door het feit dat steeds meer bedrijven en instellingen een patent hebben op moleculen in levende organismen, of op het onderzoek daarop. Voor een andere onderzoeker is het kostbaar om hiervan gebruik te mogen maken, als ze uiteindelijk na lange onderhandelingen zover zijn gekomen.

De Wildt beschrijft een mogelijke oplossing: patent pooling. Dat is een systeem waarbij alle relevante gegevens en patenten worden samengebracht. Onderzoekers zouden dan direct, wel tegen betaling maar zonder ingewikkelde onderhandelingen, gebruik kunnen maken van de informatie. De farmaceutische industrie heeft hier echter niet veel oren naar.
 
De situatie zou ook verbeterd kunnen worden als nationale of internationale overheden het recht zouden hebben om patentrechten op te mogen kopen. Die zouden ze op hun beurt tegen een geringe vergoeding beschikbaar kunnen stellen, of zelfs helemaal vrij kunnen geven. Het geneesmiddel komt zo weer op de vrije markt, waardoor bedrijven gestimuleerd worden te investeren in nieuwe ontwikkelingen. Het opkopen van deze patentrechten zou kunnen worden gefinancierd uit de collectieve besparingen op de kosten van geneesmiddelen die het vrijgeven zou opleveren.
 
Als laatste wordt overheden aangeraden alleen sociaal nuttige geneesmiddelen te kopen, en bijvoorbeeld varianten van Viagra over te laten aan het huidige patentsysteem. De Wildt: “Dit alternatief is geenszins gericht tegen de industrie. Integendeel, het is gericht op een bloeiende innovatie door het bedrijfsleven, aangepast aan landelijke en wereldwijde behoeften”.

"De vraag dient derhalve te worden beantwoord of appellant in de periode van 13 januari 1995 tot 1 mei 1995 direkt of indirekt diensten heeft verleend op het gebied van octrooien, merken, modellen, auteursrecht en dergelijke (in het algemeen de intellectuele en industriële eigendom) en zo ja, hoe vaak en gedurende hoeveel dagen, met dien verstande dat het appellant wel was toegestaan een zelfstandig octrooibureau te vestigen buiten de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland.
Een redelijke uitleg van dit verbod brengt naar het oordeel van het hof mee dat het appellant wel was toegestaan om de betreffende diensten in de genoemde periode te verlenen vanuit het door hem geopende kantoor in Nijmegen, maar niet vanuit de kantoorruimte die hij had gehuurd in Nuenen.

(...)De grieven slagen echter, voor zover zij gericht zijn tegen het feit dat de rechtbank Octrooibureau Zuid niet tot nadere bewijslevering heeft toegelaten.

In hoger beroep heeft Octrooibureau Zuid uitdrukkelijk en specifiek aangeboden te bewijzen dat appellant het verbod, ook in de "beperkte" uitleg daarvan, in de periode van 13 januari 1995 tot 1 mei 1995 bij herhaling heeft overtreden en terzake dwangsommen heeft verbeurd."

Lees veel meer in het arrest.

Aan een oordeel over de geldigheid van de octrooien waagt de rechtbank zich niet in verband met de oppostie die is ingesteld tegen de divisional. De rechtbank overweegt (r.o. 4.3): "Zowel in conventie als in reconventie heeft Unilever zich op het standpunt gestend dat de octrooien nietig zijn. In de regel zal de rechtbank die stelling als eerste onderzoeken aangezien inbreuk op een nietig octrooi niet mogelijk is. De rechtbank merkt evenwel op dat met betrekking tot EP 170 een oppositieprocedure loopt. In elk geval met betrekking tot dit octrooi is er dan ook reden de uitkomst van die oppositieprocedure af te wachten. Nu EP 193 feitelijk dezelfde uitvinding openbaart als EP 170 is het opportuun ook voor dit octrooi de uitkomst van die oppositieprocedure af te wachten. De rechtbank zal deze procedure, voorzover deze de geldigheid van de octrooien betreft dan ook schorsen op de voet van artikel 83, derde en vierde lid Row 1995."

De rechtbank ziet geen aanleiding om ook de inbreukvraag te schorsen in afwachting van de uitkomst in oppositie. In beide octrooien is in de eerste conclusie opgenomen het kenmerk dat de wrapper een helderheid (clarity) heeft van meer dan 90%. Colgate heeft een rapport van een onderzoeksbureau overgelegd waarin wordt geconcludeerd dat de LUX zeepverpakkingen een clarity hebben van meer dan 90%. Unilever heeft een rapport van een onderzoeksbureau overgelegd waarin juist wordt geconcludeerd dat de LUX zeekverpakkingen een clarity hebben van mínder dan 90%. Colgate heeft de inhoudelijke juistheid van de resultaten in het onderzoeksrapport van Unilever niet betwist, maar stelt dat niet de juiste, uit het octrooi blijkende meetmethode is gebruikt voor de bepaling van de clarity.

Door de onderzoeksbureaus van beide partijen is een standaardtestmethode van de American Society for Testing and Material (ASTM) gebruikt. Evenwel is door het onderzoeksbureau van Colgate de ASTM standaard D-1003-97 gebruikt, terwijl door het onderzoeksbureau van Unilever de ASTM standaard D 1746-97 gebruikt. Volgens de rechtbank heeft het onderzoeksbureau van Unilever de juiste standaard gebruikt, en Colgate's onderzoeksbureau de verkeerde. De rechtbank overweegt onder meer (r.o. 4.15): "Indien in een octrooi bepaalde parameters worden opgegeven dan dient vast te staan langs welke weg deze kunnen worden bepaald. Bij voorkeur dient daartoe aansluiting te worden gezocht bij in de industrie algemeen aanvaarde standaardmethoden. Als van een beschikbare standaardmethode wordt afgeweken dient het octrooischrift in elk geval zoveel informatie te verschaffen dat ondubbelzinnig duidelijk is langs welke methode de opgegeven parameters dienen te worden bepaald. EP 193 en EP 170 voldoen hieraan niet waar het gaat om de bepaling van clarity. Er wordt in het octrooischrift niet naar de bestaande voor clarity geëigende standaard verwezen en de methode die wordt gesuggereerd is onvoldoende navolgbaar omdat niet blijkt dat de Hazemeter van BYK-Gardner dient te worden gebruikt.(...) Hierbij weegt mee dat onduidelijkheden in het octrooischrift voor rekening van de octrooihouder dienen te blijven."

Omdat de meetresultaten in het rapport van Unilever niet inhoudelijk zijn betwist worden de vorderingen van Colgate afgewezen.

Lees het vonnis hier.

In de zomer van 1998 heeft Naaktgeboren de executie van het kort geding arrest gestaakt. Van Spelden heeft tot zekerheid van haar verhaal op Naaktgeboren eind april 2004 conservatoire beslagen doen leggen ten laste van Naaktgeboren, die inmiddels na een opheffing kort geding zijn opgeheven.

De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam hechtte in zijn vonnis van mei 2004 waarde aan het argument van Naaktgeboren dat zij Van Spelden niet heeft verhinderd om zuig-/blaaswagens te maken, maar uitsluitend om inbreuk te maken op haar octrooi.

Van Spelden heeft volgens de voorzieningenrechter niet aannemelijk kunnen maken dat zij wel verhinderd was om zuig-/blaaswagens te produceren zonder inbreuk te op het octrooi van Naaktgeboren. 

In het kader van de vaststelling van het tijdvak waarbinnen de schade zich heeft voorgedaan stelt de rechtbank eerst vast dat rechterlijke uitspraken van rechtswege werken en dat de verplichting tot voldoening aan een uitspraak ingaat, zodra het vonnis is uitgesproken.

De rechtbank oordeelt dat dit in ieder geval vanaf 9 december 1998 (einduitspraak rechtbank in de bodemzaak) gold, omdat op die datum het octrooi nietig is verklaard. Het hoger beroep maakt hierin geen verschil, nu het Hof het vonnis heeft bekrachtigd. 

Bovendien is volgens de rechtbank komen vast te staan dat al vanaf 8 juli 1998 de tenuitvoerlegging van de kort geding uitspraak van het Hof door Naaktgeboren was gestaakt.

De rechtbank concludeert dan dat vanaf 8 juli 1998 het Van Spelden vrij stond om droge stoffen wagens op de markt te brengen, zonder te worden gehinderd door octrooipretenties van Naaktgeboren. De periode waarover de omvang van de aansprakelijkheid van Naaktgeboren moet worden vastgesteld is van 3 maart 1994 t/m 8 juli 1998. 

Van Spelden slaagt niet in haar betoog dat zij ook nadien schade heeft geleden ten gevolge van de onterechte executie van het arrest. Volgens Naaktgeboren hebben derden in die periode zonder problemen substantiële marktaandelen in het segment van de droge stoffen wagens weten te bemachtigen. De rechtbank leidt daar uit af dat Van Spelden heeft afgezien van activiteiten op die markt en dat de reden ervoor niet zijn toe te rekenen aan het inroepen van achteraf gebleken nietige octrooipretenties.

De rechtbank schat de omvang de schade en bepaalt dat de relevante geografische markt Nederland en België is. In de betreffende periode bestond de relevante productmarkt naar het oordeel van de rechtbank uit 28 à 30 droge stoffen wagens. Per jaar komt dat neer op 7 à 8 wagens. Daarna komt de rechtbank toe aan de vraag welk aandeel Van Spelden op deze markt zou hebben kunnen verwerven.  De rechtbank stelt daarbij voorop dat Van Spelden voor alles een bouwer van natte stoffen wagens was en nog steeds is.

Tot het moment dat zij terzake van inbreuk werd aangesproken, had zij niet meer dan 3 droge stoffen wagens in opdracht van derden geassembleerd. Deze wagens waren bovendien van een op de markt ongebruikelijk niet-zelfrijdend type en niet door haar zelf ontwikkeld. Voorts wordt daarbij in aanmerking genomen dat Van Spelden na te zijn aangesproken door Naaktgeboren niet heeft getracht om het octrooi heen te werken.

Weliswaar is het Naaktgeboren geweest die Van Spelden ten onrechte aan een nietig octrooi heeft gehouden en daaruit kan in beginsel niet zonder meer een schadebeperkingsplicht worden afgeleid, bestaande uit het om een achteraf bezien nietig octrooi heenwerken, indien een dergelijke octrooihouder derden ten onrechte aan een pretens monopolierecht houdt.

Maar in een geval als het onderhavige, kan ruimte zijn voor een uitzondering.

Immers, de (ook aan Van Spelden bekende) integrale concurrentie op de relevante markt (waaronder de voormalige werkgever van de heer Van Spelden, marktleider Lagram) produceerde in die tijd droge stoffen wagens door eenvoudigweg een andere pomp toe te passen en/of een filter weg te laten. Dan ontstaat geen octrooiprobleem, zo staat ten processe als onvoldoende steekhoudend weersproken vast, waarin wordt uiteen gezet dat en waarom de door de concurrentie toegepaste pomp niet onder de beschermingsomvang van het octrooi valt.

Onvoldoende weersproken is met name ook dat de heer Van Spelden heeft erkend dat hij wist dat het technisch mogelijk was een andere pomp te monteren – bij gelegenheid van de mondelinge behandeling van het opheffings kort geding in Rotterdam. Dat Van Spelden niettemin stelt te menen dat zulks ook onder het octrooi zou vallen, is in het licht van de stellingen van Naaktgeboren onvoldoende gesubstantieerd en middels een deskunidgenrapport gemotiveerd weerlegd.

Zodoende moet het er voor gehouden worden dat Van Spelden wist dat het mogelijk was en binnen haar bereik lag om zonder onaanvaardbare inspanningen droge stoffen wagens te assembleren die vrij zouden lopen van het octrooi, zonder dat dat afbreuk zou doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de wagens.  Deze mogelijkheid heeft zij niet benut.

De hiervoor overwogen omstandigheden voeren de rechtbank tot de conclusie dat Van Spelden niet zodanig geïnteresseerd was in de markt voor droge stoffen wagens, dat het reëel is te veronderstellen dat zij een substantieel deel van deze markt, bijvoorbeeld 1 of 2 wagens per jaar, zou zijn gaan bedienen.  De rechtbank is van oordeel dat sprake is van eigen schuld in de zin van art. 6:101 BW aan de zijde van Van Spelden.  Volgens de rechtbank heeft Van Spelden nagelaten om het octrooi heen te werken teneinde droge stoffen wagens op de markt te kunnen brengen. Dat heeft Van Spelden als gezegd om haar moverende redenen nagelaten, welk nalaten gelet op art. 6:101 BW niet onbeperkt voor rekening van Naaktgeboren behoort te komen. 

De rechtbank oordeelt dat het evenwel te ver gaat om uit te gaan van 100% eigen schuld. Het is de rechtbank niet duidelijk of derden om het octrooi heen zijn gaan werken na te zijn aangesproken op (dreigende) octrooi-inbreuk door Naaktgeboren. De situatie is anders wanneer executie van een kort geding uitspraak boven je hoofd hangt. 

Daarnaast rekent de rechtbank Van Spelden toe dat zij te lang heeft gewacht met het aanbrengen van een nietigheidsactie. Zij is daartoe eerst overgegaan drie jaar na het kort geding vonnis en zelfs bijna twee jaar na het arrest in kort geding dat jegens haar ten uitvoer is gelegd door Naaktgeboren. Het ten tijde van het appel in kort geding nog niet aanhangig hebben gemaakt van een nietigheidsprocedure is blijkens het arrest van het Hof in kort geding immers een belangrijke reden geweest om in die zaak uit te gaan van de geldigheid van het octrooi. 

Schattenderwijs begroot de rechtbank het totale gemiste debiet van Van Spelden op hooguit 4 wagens over de betreffende periode van bijna vier en een half jaar. Verdiscontering van vorenbedoelde twee eigen schuld componenten resulteert naar schatting van de rechtbank in een gemist debiet van ongeveer 2 wagens à raison van een gederfde winst die door de rechtbank wordt geschat op f 30.000,- per stuk. Met verdiscontering van de wettelijke rente begroot de rechtbank de voor vergoeding in aanmerking komende schade aldus op € 50.000,- ten tijde van de uitspraakdag. 

Andere door Van Spelden opgevoerde schadeposten zijn niet toewijsbaar, omdat deze niet kunnen worden toegerekend aan het schadetoebrengende feit. Voor de betreffende posten bestaat geen adequaat geoordeeld causaal verband bedoeld in art. 6:98 BW. De proceskosten worden gecompenseerd.

Lees het vonnis hier.