Octrooirecht  

HvJ EU 17 oktober 2013, zaak C-210/12 (Sumitomo Chemical) - dossier
Verzoek om een prejudiciële beslissing van Bundespatentgericht, Duitsland.
ABC gewasbeschermingsmiddelen. Vergunning van kracht bij ABC-aanvraag. Uitlegging van de artikelen 3, lid 1, sub b, en 7, lid 1, ABC-Verordening voor gewasbeschermingsmiddelen. Voorwaarden voor verkrijging van het aanvullend beschermingscertificaat. Mogelijkheid tot afgifte van dit certificaat op basis van een overeenkomstig artikel 8, lid 4, van richtlijn 91/414/EEG verleende vergunning voor het in de handel brengen. Werkzame stof clothianidine. Het Hof verklaart voor recht:

1) Artikel 3, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 1610/96 [ABC-gewasbescherming] moet aldus worden uitgelegd dat het in de weg staat aan de afgifte van een aanvullend beschermingscertificaat voor een gewasbeschermingsmiddel waarvoor een noodvergunning voor het in de handel brengen is verleend op grond van artikel 8, lid 4, van richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, zoals gewijzigd bij richtlijn 2005/58/EG van de Commissie van 21 september 2005.

2) De artikelen 3, lid 1, sub b, en 7, lid 1, van verordening nr. 1610/96 moeten aldus worden uitgelegd dat zij eraan in de weg staan dat een aanvraag voor een aanvullend beschermingscertificaat wordt ingediend vóór de datum waarop voor het gewasbeschermingsmiddel de bij artikel 3, lid 1, sub b, van deze verordening vastgestelde vergunning voor het in de handel brengen is verkregen.

Gestelde vragen:

1. Moet artikel 3, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 1610/96 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 1996 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen aldus worden uitgelegd dat het er niet aan in de weg staat dat een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen wordt afgegeven wanneer een van kracht zijnde vergunning op grond van artikel 8, lid 4, van richtlijn 91/414/EEG is verleend?
2. Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord:
Verlangt artikel 3, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 1610/96 dat de vergunning nog van kracht is op de datum van de aanvraag van het certificaat?
3. Indien de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord:
Moet artikel 7, lid 1, van verordening (EG) nr. 1610/96 aldus worden uitgelegd dat een aanvraag reeds vóór het begin van de in deze bepaling genoemde termijn kan worden ingediend?

Op andere blogs:
SPC Blog (CJEU rules on status of emergency MAs in SPC applications)

Case law of the EPO boards of appeal, 7th edition september 2013.
This 1 200-page book on the case law of the EPO boards of appeal provides a wealth of useful information for everyone concerned with European patent law. The revised and expanded seventh edition was published in September 2013.

It takes account of decisions made available in writing by the end of December 2012, as well as a number of particularly important ones from the first months of 2013. It is an invaluable source of information for anyone concerned with European patent law - as are the special editions "EPO Board od Appeal Case Law" of the EPO Official Journal.

CONTENTS
Detailed table of contents
Foreword to the seventh edition
Reader's Guide
I. Patentability
II. Patent application and amendments
III. Rules common to all proceedings before the EPO
IV. Proceedings before the EPO
V. Proceedings before the Disciplinary Board of Appeal
VI. The EPO acting as a PCT authority - Euro-PCT applications
VII. Institutional matters
Table of cases
Index of cited provisions
Annexes

(order printed copy)

Rechtbank Den Haag 2 oktober 2013, HA ZA 12-1209 (TEVA Pharma tegen Sanofi)
Octrooirecht. ABC. Zie ook: IEF 13018. Sanofi is houder van Aanvullend Beschermingscertificaat (het combinatie-ABC) voor irbesartan, desgewenst in de vorm van een zout en/of een hydraat, en hydrochloorthiazide (HTCTZ). Irbesartan en HCTZ worden gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk, een veel voorkomende aandoening die kan leiden tot ernstige vaatziekten. Dit combinatie-ABC is verleend op basis van een een EP 0454 511. Teva vordert vernietiging van het combinatie-ABC, met veroordeling van Sanofi in de proceskosten ex 1019h Rv.

De rechtbank beoordeelt de inventiviteit van het onderliggende Europees octrooi. De rechtbank kijkt naar de meest nabij gelegen stand van techniek, een artikel van Chiu en een octrooi van Du Pont. Sanofi heeft willekeurig één van de alternatieven, beschikbaar na de analyse van Du Pont, gekozen en dat is niet inventief. Daarmee valt de grondslag voor het combinatie ABC weg en moet het ABC op basis van artikel 15 van de ABC-verordening worden vernietigd. Sanofi wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld.

De beoordeling
4.16. De rechtbank overweegt als volgt. Op zich is juist, zoals Sanofi stelt, dat in de regel een “pointer” of motivatie nodig is om de gemiddelde vakman de richting naar de uitvinding te wijzen wil inventiviteit ontbreken. Ten onrechte echter trekt Sanofi daaruit de conclusie dat die “pointer” of motivatie bij het enkel vinden van een alternatief voor de dichtstbijzijnde stand van de techniek, specifiek en eenduidig naar (uitsluitend) de geclaimde oplossing dient te wijzen. Alle alternatieven moeten immers als een oplossing van het gestelde probleem worden gezien, zolang van die alternatieven redelijkerwijs kan worden verwacht dat ze werkzaamheid behouden, een gemiddelde vakman deze in overweging zou nemen en hij ze op conventionele wijze kan synthetiseren zonder “undue burden”. Dat betekent evenzeer dat alle alternatieven die aan die voorwaarden voldoen, niet inventief zijn. Zie de volgende uitspraken van de Technische Kamers van beroep van het EOB: T0821/97, r.o. 6.4; T0852/91, r.o. 8.2; T0892/08, r.o. 1.7; T0964/92, r.o. 2.10, T0879/05, r.o. 5.3, T0631/06, r.o. 2.3.10.

4.17. Anders gezegd, bij gebreke aan een reden (zoals een onverwacht, verbeterd effect, hetgeen bij irbesartan niet aan de orde is zoals hiervoor onder 4.5. en 4.6. overwogen), is een keuze van één alternatief dat naar verwachting werkzaamheid behoudt uit vele (die na SAR-analyse van DuP 753 beschikbaar zijn) willekeurig en aldus niet inventief te achten. Zie een lange lijn van uitspraken van de Technische Kamers van beroep van het EOB: T0892/08, r.o. 1.7; T0964/92, r.o. 2.10, T0879/05, r.o. 5.3, T0631/06, r.o. 2.3.10, T0345/07, r.o. 4.7.3, T0012/07, r.o. 4,1,6, T0423/08, r.o. 2.3.5, T0931/04, r.o. 4.11.1.

4.18. Aldus kan er geen andere conclusie zijn dan dat conclusie 7 niet inventief is. Dat Du Pont irbesartan niet ook heeft gevonden en geclaimd in haar octrooiaanvragen maakt dit oordeel niet anders. Sanofi heeft de gemotiveerde stelling van Teva dat alsdan ook conclusie 20, irbesartan in combinatie met een diureticum, voor de hand ligt, niet bestreden zodat ook die conclusie moet sneuvelen. Evenmin heeft Sanofi betwist dat bij die stand van zaken de grondslag voor het combinatie ABC is weggevallen en het ABC op basis van artikel 15 van de ABC-verordening moet worden vernietigd. De overige argumenten van Teva behoeven gelet hierop geen nadere bespreking meer.

Op andere blogs:
NLO (Aanvullend beschermingscertificaat vernietigd wegens gebrek aan inventiviteit)

Rechtbank Den Haag 2 oktober 2013, HA ZA 12-1339 (Mylan tegen Yeda en Teva)
Ingezonden door Simon Dack en Geert Theuws, Hoyng Monegier LLP
Octrooi, geneesmiddelen, vernietiging, voorrang, licentie. Yeda verhandelt en commercialiseert intellectuele eigendom die is ontwikkeld door het Weizmann Institute of Sciene in Israël. Yeda is houdster van EP 076 2 888 voor de verbetering van copolymeer-l in samenstellingen van copolymeren. Het EP heeft voorrang op basis van Amerikaanse octrooiaanvragen. Teva heeft een wereldwijde exclusieve licentie en brengt een geneesmiddel met de in het octrooi geclaimde materie als werkzame stof op de markt onder de naam Copaxone. Mylan is een farmaceutisch bedrijf dat zich bezighoudt met de verkoop en distributie van onder meer generieke geneesmiddelen. Mylan vordert vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi van Yeda. Zij stelt dat het octrooi niet nawerkbaar, niet nieuw en niet inventief is.

De rechtbank wijst de vorderingen van Mylan af. De conclusies bevatten voldoende aanwijzingen voor de gemiddelde vakman om het product na te werken. Het octrooi bevat weliswaar geen uitdrukkelijke definitie van het kenmerk "gemiddeld molecuulgewicht", maar bevat voldoende aanwijzingen voor de gemiddelde vakman. Het ontbreken van een uitdrukkelijke definitie doet daar niet aan af. De uitvinding is ook nieuw. Mylan moest de niet-nieuwheid bewijzen. Dit heeft zij onvoldoende onderbouwd, laat staan bewezen. En de uitvinding is volgens de rechtbank ook inventief. De conclusie vloeit niet op voor de hand liggende wijze voort uit de stand van de techniek.

2. De feiten
2.1. Yeda houdt zich bezig met het verhandelen en commercialiseren van intellectuele eigendom die is ontwikkeld door het Weizmann Institute of Science in Israël (hierna: WIS).
2.2. Yeda is houdster van Europees octrooi 0 762 888 Bi (hierna: EP 888 of het octrooi) voor “Copolymer-] irnprovements in compositions ofcopolyies” (in de Nederlandse vertaling: “Verbeteringen van copolyrneer-1 in samenstellingen van copolyrneren”).
2.7. Teva heeft een wereldwijde exclusieve licentie onder EP 888. Teva brengt een geneesmiddel met de in EP 888 geclaimde materie als werkzame stof op de markt onder de naam Copaxone®. Het werkzame farmaceutische bestanddeel staat bekend onder de International Non-proprietary Name ‘glatirameer-acetaat’.
2.8. Mylan is een farmaceutisch bedrijf dat zich bezig houdt met de verkoop en distributie van onder meer generieke geneesmiddelen.

5. De beoordeling
5.1. De gevorderde nietigverklaring van het EP 888 moet worden afgewezen omdat het octrooi om de volgende redenen nawerkbaar, nieuw en inventief is en geen toegevoegde materie bevat.

toegevoegde materie: werkwijzen
5.20. Mylan heeft ten aanzien van de werkwijzeconclusies 7-10 ten eerste betoogd dat de aanvrage geen werkwijze openbaart voor het bereiden van een copolymeer-1 met een specifieke molecuulgewichtsverdeling waarin meer dan 75% van de molaire fractie een molecuulgewicht heeft van tussen 2 en 20 kDa. Dat betoog is ongegrond.

nieuwheid: bewijslast
5.22. Het betoog van Mylan dat Yeda en Teva moeten bewijzen dat het geclaimde copolymeer-I nieuw is ten opzichte van de stand van de techniek, vindt geen steun in het recht. Nu Mytan vernietiging van het octrooi vordert wegens het ontbreken van nieuwheid, rust de bewijslast van de stelling dat die nieuwheid ontbreekt, op grond van artikel 150 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) in beginsel op haar (vgl. HR 7 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ41 15, Lundbeck/Tiefenbacher en Centrapharm, r.o. 4.5.2).

inventiviteit: plausibiliteit verbetering
5.34. Naar het oordeel van de rechtbank vloeit de in de productconclusies geclaimde stof niet op voor de hand liggende wijze voort uit de stand van de techniek. Dat zal hierna worden toegelicht aan de hand van de gebruikelijke problem and solution approach, die ook beide zijden hanteren in hun argumentatie.

conclusie
5.53. Op grond van het voorgaande worden de nietigheidsargumenten van Mylan verworpen. De gevorderde nietigverklaring zal daarom worden afgewezen.
5.54. De rechtbank constateert dat het oordeel over de geldigheid van EP 888 overeenstemt met het — inmiddels in hoger beroep bekrachtigde — oordeel daarover van de Britse rechter. Een nadere toelichting op de verhouding tussen die oordelen kan daarom achterwege blijven.
5.5 5. Aan de beoordeling van de provisionele vorderingen wordt niet toegekomen omdat niet is voldaan aan de voorwaarde waaronder de provisionele vordering is ingesteld. Er is immers geen vertraging opgetreden in de behandeling van de hoofdzaak.
5.56. Mylan zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Daarbij gaat de rechtbank er met partijen van uit dat die kosten moeten worden begroot overeenkomstig artikel 1019h Rv. Deze nietigheidsprocedure kan namelijk worden beschouwd als een verweer tegen een concrete dreiging van handhavend optreden zoals bedoeld in het arrest van het hof Den Haag in de zaak Danisco-Novozymes (Hof Den Haag 26 februari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ1902). Yeda en Teva hebben onweersproken aangevoerd dat Mylan bezig is met voorbereidingen om haar eigen copolymeer-1 product op de markt te brengen en dat Yeda en Teva actie zullen ondernemen op basis van het octrooi zodra Mylan dat product daadwerkelijk op de markt brengt. 5.57. Yeda en Teva vorderen respectievelijk een bedrag van in totaal €144.513,03 en € 735.029,27. De redelijkheid en evenredigheid van die kosten zijn niet bestreden. Daarom zal de rechtbank daarvan uitgaan en de vorderingen volledig toewijzen.

W. Pors, B. Vandermeulen, Bird & Bird submission on the Rules of Procedure for the Unified Patent Court, brief 30 september 2013.
Ingezonden door Wouter Pors, Bird & Bird gericht aan het Prepatory Committee van het Unified Patent Court: On behalf of Bird & Bird LLP we hereby submit our comments on the Draft Rules of Procedure for the Unified Patent Court as published on the website on 31 May 2013. This submission was prepared by the International UPC Steering Group of Bird & Bird, which comprises patent litigators and patent attorneysin the various countries in which we practise. We have also been involved in the preparation of the submissions of AIPPI and EPLAW and have taken these submissions into account. We have further also taken the epi submission into account. This submission represents our independent professional view of the Rules of Procedure and is made to support the further improvement of the envisaged system.

We have taken the UPC Agreement as a given starting point that currently cannot be changed any more, which does not mean that we support all choices made in that Agreement. However, in some instances we cannot avoid suggesting some small amendments to the Agreement, but only where we think such amendments do not touch on political issues.

Lees de gehele bijdrage hier.

Technical Board of Appeal of the European Patent Office, 11 July 2013, ECLI:EP:BA:2013:T167007.20130711 (Nokia Siemens Networks - Method for planning a shopping trip using a mobile device)
Met samenvatting van John Allen, NautaDutilh.
In the continuing search for clarification of the patentability and inventive step criteria for computer implemented inventions, a Technical Board of Appeal of the EPO has used surprisingly clear wording to stop computer implemented inventions from expanding into the realm of functional, business method type claims. It has become more or less standard for applicants to argue that because of an "interaction" between basic technical features (such as processors, memories and displays) with "non-technical" features (e.g. certain specific data), the claim as a whole could constitute a patentable invention. It is exactly the nature of this "interaction" that is discussed in the recent decision T-1670/07. The EPO now warns that a lot of these arguments are considered "fallacies".

Shopping, anyone?
The case concerned the refusal of the grant of European Patent Application EP 1 216 450 ("EP 450") as applied for by Nokia. Nokia's application relates to a method and system of shopping with a mobile device to purchase goods and/or services. In short, the users would enter some of the items he (or she) would be looking for on his shopping spree, and a server in connection with the mobile device would identify the best shops to go or plan the shortest possible round trip. A great idea for those who regard shopping as a necessary evil, but a patentable invention?On appeal from a refusal by the Examining Division, the discussion before the Board centred around the question of whether identifying goods, identifying vendors and planning a shopping trip with the aid of a mobile device in contact with a server resulted in a patentable invention?

On appeal from a refusal by the Examining Division, the discussion before the Board centred around the question of whether identifying goods, identifying vendors and planning a shopping trip with the aid of a mobile device in contact with a server resulted in a patentable invention.

Technical effects: sold out?
In the earlier stage of the prosecution the examining division had described the object of the "invention" as "providing a technical means to optimise an itinerary" (shopping trip). It was deemed to lack an inventive step.

On appeal the Technical Board went some steps further and held that providing the user with a choice of an order of visiting shops and (thus) making the itinerary a function of the user profile, did not involve any technical effect at all. The Board rejected Nokia's argument that non-technical features "interacted" with technical features such as to provide an overall technical effect.

Citing older case law, the Board considered that what was required as the result of such an interaction, would be a "real" technical effect. For example, where software interacted with an X-ray apparatus and the result was a longer lifespan of an X-ray tube, there is a clear technical effect. If on the other hand the interaction results only in the display of different information on a screen, there is no technical effect.

The Board's view on "software patenting fallacies"
Discussing the "interaction" arguments raised by Nokia, the Board described these as different typical "fallacy" arguments. Relying on the interaction between the technical features (e.g. the server) and the non-technical features was described as the "technical leakage fallacy", i.e. the intrinsic technical nature of the implementation "leaks back into the intrinsically non-technical nature of the problem". Secondly, the fact that a user of the alleged invention was presented with a "possible choice" as to his shopping trip was described as the "broken technical chain fallacy": a technical effect might result from a user's reaction to information, but this also shows that a technical process is "broken by the intervention of the user" and any technical effect becomes dependant on the "mental activities of the user".

More generally the Board held that where the provision or generation of data is a key feature of the invention, a technical effect may arise from "either the provision of data about a technical process" (such as status information on the operation of a machine or device) or from "the provision of data that is applied directly in a technical process". Neither applied in this case.

So what's the problem?
Turning back to the technical problem, the Board held that describing the problem underlying the alleged invention as " providing a technique which has greater flexibility and can provide results tailored to the user's preferences is not a technical problem and is too general. The Board added that even where the claimed subject matter was different from the prior art and no clear reason could be found for modifying the prior art, this does not mean that there is an inventive step. This reasoning - according to the Board a "non-technical prejudice fallacy" - disregards that it is not so much why, but rather how the prior art was modified. If conventional technical features are used and these perform their tasks in an obvious way, there is no technical reason why the skilled person would refrain from making changes to the prior art. To summarize, the skilled person is basically, in a technical sense doing the same thing: in this case he is planning a shopping trip where two or more items could be bought from multiple vendors, as opposed to the solution in the prior art: identifying just one vendor who has all the items available. The Board held that there was no technical reason why a skilled person would not make this particular modification.

Analysis
The Board did not depart from its "technical contribution" doctrine where even trivial technical claim features would be sufficient to escape the patentable subject matter exclusions ("software as such" and "presentation of information as such".

However, the Board appears to be raising the bar in certain respects, particularly by specifying the nature of the "interaction" that is required between technical and non-technical claim features. Applicants and litigants should take notice of the "red flags" that the Board raises for computer implemented inventions. Particularly, certain types claims may particularly be regarded as "suspect":

• claims that essentially deal with standard human behavioural concepts such as going to the bank or going shopping;
• claims that provide for a technical effect or outcome, depending on the reaction of the user;
• claims said to provide for abstract solutions such as "greater flexibility", "customization"," individualization" etc.; and
• claims using functional langue in combination with trivial/well known technical features (such as standard hardware), especially where the patent does not specify how (i.e. in which technical way) the conventional hardware is to be modified.

HR 27 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA1733 (Boston Scientific tegen OrbusNeich)
Zie eerder IEF 9915 en IEF 9209. Octrooizaak. Proceskostenveroordeling in incident (art. 1019h Rv). Nu de provisionele eis in eerste aanleg dezelfde strekking had als de vordering in de hoofdzaak had het hof dienen te onderzoeken welke extra kosten voor OrbusNeich met haar verweer tegen de provisionele eis gemoeid zijn geweest met een specificatie of ten minste een beredeneerde schatting van die kosten.

Het hof kan niet zonder nadere motivering beslissen tot toerekening van een zesde deel van de totale proceskosten aan de provisie. Er is echter geen grond voor veroordeling tot terugbetaling van hetgeen op grond van het bestreden arrest reeds is voldaan. De Hoge Raad vernietigt het arrest van het Hof Den Haag en verwijst het geding naar het gerechtshof Den Haag ter verdere behandeling en beslissing. De Hoge Raad veroordeelt OrbusNeich in de kosten van het geding in cassatie.

3.2. (...) Het heeft omtrent die kostenveroordeling overwogen dat Boston Scientific zich heeft verweerd met de stellingen dat provisie en hoofdzaak zodanig samenhangen dat geen afzonderlijke kostenveroordeling in het incident is aangewezen en dat de door OrbusNeich voor de eerste aanleg opgevoerde totale kosten (€ 375.000) onevenredig zijn (rov. 3.1). Voorts, dat een afzonderlijke kostenvergoeding in het provisionele geschil (ook) in eerste aanleg op haar plaats is, aangezien een eventueel ongelijk van OrbusNeich in de bodemprocedure nog niet meebrengt dat de provisionele vorderingen achteraf bezien toch hadden moeten worden toegewezen, temeer nu de afwijzing van de provisionele vorderingen door de rechtbank berustte op de grond dat Boston Scientific daarbij onvoldoende belang had en niet op een oordeel omtrent de geldigheid van het octrooi of de gestelde inbreuk (rov. 3.2). Nadat het hof had overwogen dat OrbusNeich bij pleidooi in hoger beroep te kennen had gegeven het redelijk te achten een derde deel van haar proceskosten in eerste aanleg toe te rekenen aan haar verweer tegen de provisionele vorderingen (rov. 3.3), overwoog het hof (rov. 3.4):

“Het hof acht aannemelijk dat ook in eerste aanleg enige kosten zijn gemaakt ten behoeve van het verweer tegen de provisionele eis. Gelet op het zeer beperkte deel van de gedingstukken in eerste aanleg dat daaraan is gewijd, acht het hof een derde deel van de totale, in eerste aanleg gemaakte kosten, evenwel niet redelijk en evenredig. Het hof zal van die totaalkosten een zesde deel toerekenen aan het verweer tegen de provisionele vordering. OrbusNeich heeft de door haar in eerste aanleg gemaakte kosten nader begroot op € 371.348,71 (productie 31 bij akte van 19 januari 2012). Een zesde daarvan komt uit op (afgerond) € 61.891,-. Grief 2 van OrbusNeich slaagt in zoverre.”

(...)
3.3.3 Onderdeel 2.2 klaagt dat het hof heeft miskend dat de partij die op de voet van art. 1019h Rv vergoeding van de volledige proceskosten vordert, de gevorderde kosten zo tijdig dient op te geven en te specificeren dat de wederpartij zich daartegen behoorlijk kan verweren, en dat dat verweer zich ook dient te kunnen toespitsen op de vraag welk gedeelte van de in rekening gebrachte kosten op het provisionele geschil betrekking heeft. Onderdeel 2.3 behelst de klacht dat het hof zijn beslissing om een zesde deel van de totaal door OrbusNeich gevorderde proceskosten in eerste aanleg toe te rekenen aan het verweer tegen de provisionele vordering, onvoldoende (begrijpelijk) heeft gemotiveerd, mede in het licht van de overweging dat slechts een zeer beperkt deel van de gedingstukken in eerste aanleg is gewijd aan het verweer tegen de provisionele eis.

3.3.4 Deze klachten, bezien in hun onderlinge samenhang, slagen. Nu de provisionele eis in eerste aanleg dezelfde strekking had als de vordering in de hoofdzaak – en het verweer tegen de provisionele eis zich derhalve slechts hierin van dat in de hoofdzaak onderscheidde dat werd aangevoerd dat en waarom voor een voorlopige toewijzing van het gevorderde geen grond bestond – had het hof, daartoe door OrbusNeich met een specificatie of ten minste een beredeneerde schatting van die kosten in de gelegenheid gesteld, dienen te onderzoeken welke extra kosten voor OrbusNeich met haar verweer tegen de provisionele eis gemoeid zijn geweest. Bovendien kon het hof, dat vaststelde dat slechts een zeer beperkt deel van de gedingstukken in eerste aanleg aan dat verweer was gewijd, niet zonder nadere motivering beslissen tot toerekening van een zesde deel van de totale kosten aan de provisie, aangezien de toerekening van de door OrbusNeich opgevoerde totale kosten aan haar verweer in het incident recht dient te doen aan de hiervoor geschetste omstandigheid dat het bij de provisie slechts gaat om vergoeding van de extra kosten bovenop de kosten die toch al gemaakt moesten worden in de hoofdzaak.

3.4. Nu het bestreden arrest niet in stand kan blijven en verwijzing moet volgen, teneinde het hof alsnog te laten beoordelen welk gedeelte van de door OrbusNeich in eerste aanleg gevorderde proceskosten uitsluitend op het verweer tegen de provisionele eis betrekking heeft gehad, is de proceskostenvordering van OrbusNeich thans nog niet afgedaan. Bij deze stand van zaken bestaat geen grond voor een veroordeling tot terugbetaling van hetgeen door Boston Scientific aan OrbusNeich ter uitvoering van het bestreden arrest is voldaan, zoals Boston Scientific in cassatie heeft gevorderd.

Lees de uitspraak:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:HR:2013:CA1733 (pdf)

Vzr. Rechtbank Den Haag 17 september 2013, KG ZA 13-956 (Jet Set Hydrotechniek tegen Verwater c.s.)
Octrooi. Afwijzing. Niet inventief. X is uitvinder en houder van het Europees octrooi EP 1 507 630, voor "een mobiel snijsysteem voor het met een abrasieve vloeistof, bijvoorbeeld water, onder hoge druk snijden van staalplaat". JetSet exploiteert de snijmachines ontwikkeld door [X] onder de naam RAGWORM.

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af. Conclusie 1 is niet inventief en conclusies 2 en 3 behelzen geen afzonderlijke inventieve maatregelen. Verwater c.s. wijst er namelijk op dat de aanvullende maatregel van conclusie 2 ook reeds bekende stand van de techniek vormt (o.a. uit eerdere Amerikaanse octrooien).

Volgens JetSet c.s. is deze inrichting echter in alle uitvoeringsvormen voorzien van een geleiderail of -ketting, zodat het conclusiekenmerk “onafhankelijk ten opzichte van de staalplaat voort te bewegen” ontbreekt (4.2.). Zelfs echter indien men zou aannemen dat het onafhankelijk laten bewegen van de mobiele inrichting onvoldoende duidelijk en ondubbelzinnig blijkt uit de brochure van de ADMAC, valt voorshands niet aan te nemen dat dit een inventieve stap vertegenwoordigt waartoe het volgende geldt. (4.3)

4.3. De passage waarin beschreven wordt dat de inrichting ontworpen is om een hogedruksnijder “around pipes, straight or curved paths, or in circles” (onderstreping vzr) en het feit dat er bij de accessories wel een Pipe Cutter Kit, een Circle Cutter Kit en een Line Cutter Kit zijn vermeld – maar geen Curved Path Cutter Kit – doen vermoeden dat de inrichting bij het snijden van gebogen lijnen wel onafhankelijk ten opzichte van de staalplaat zou kunnen voortbewegen. Zelfs echter indien men zou aannemen dat het onafhankelijk laten bewegen van de mobiele inrichting onvoldoende duidelijk en

ondubbelzinnig blijkt uit de brochure van de ADMAC, valt voorshands niet aan te nemen dat dit een inventieve stap vertegenwoordigt waartoe het volgende geldt.

4.4. Het technische effect van deze verschilmaatregel is een verhoogde mobiliteit en flexibele inzetbaarheid van het systeem van conclusie 1 van EP 630. Het objectieve technische probleem is het systeem van ADMAC te verbeteren op het punt van mobiliteit en flexibiliteit. Zo de gemiddelde vakman al niet op basis van zijn algemene vakkennis van de
vele twee componenten systemen die ten tijde van de prioriteitsdatum werden toegepast voor bijvoorbeeld het van binnen schoonmaken van tanks, waarbij een mobiel karretje/tractortje zich vrij in de tankruimte kan voortbewegen door de banden aan te drijven, vindt hij dit voorshands zonder meer terug in bijvoorbeeld EP 690 (figuren 3 en 6). In de inrichting volgens EP 690 wordt – kort gezegd – een hydraulisch aangedreven tractor 12 (zie figuur 3) door een olieopslagtank gereden om deze met water onder druk (vanuit 78a-e) via een “water blasting device 40” schoon te spuiten. Ook US 190 openbaart een dergelijk mobiel karretje, waarbij de soldeerkop desgewenst kan worden vervangen door een oxy-acetyleen snijder. Vergelijkbare systemen zijn voorts te zien in US 4,817,653 (productie 14 Verwater c.s.). Ook het Houdini systeem is er zo een (producties 17-19 Verwater c.s.), waarbij dat systeem zelfs al met een hogedrukwatersnijdinstallatie was uitgerust.

4.5. Zodoende moet het er voorshands voor worden gehouden dat conclusie 1 niet inventief is. Naar voorlopig oordeel heeft JetSet c.s. bij die stand van zaken onvoldoende gemotiveerd bestreden dat conclusies 2 en 3 geen afzonderlijke inventieve maatregelen behelzen. Verwater c.s. wijst er namelijk op dat de aanvullende maatregel van conclusie 2 ook reeds bekende stand van de techniek vormt, gelet op Figuur 1, weergegeven onder 2.7. hierboven, en in de beschrijving van US 190 (“guide wheel 12”, kol. 2, r. 41-42) alsmede de “caster” (loopwiel) van US 648 (kol. 17, r. 44). De verende verbinding van conclusie 3 is volgens Verwater c.s. terug te vinden in eveneens US 648 (kol. 18, r. 28 ev.) als “spring tension arms”. De combinatie van deze maatregelen met die van conclusie 1 levert zodoende evenmin een uitvinding op.

4.6. Zelfs echter als over de geldigheid van conclusie 3 anders zou worden gedacht, overweegt de voorzieningenrechter dat door JetSet c.s. onvoldoende onderbouwd is dat de toepassing van een contragewicht, zoals in de inrichting van Verwater c.s., equivalent zou zijn aan een verende verbinding.

4.7. Conclusie 8 deelt het lot van conclusie 1, nu door Verwater c.s. onbestreden is gesteld dat hierin ten opzichte van die conclusie geen inventieve kenmerken zijn opgenomen.

4.8. Uit het vorenstaande volgt dat naar voorlopig oordeel een gerede kans bestaat dat conclusies 1, 2, 3 en 8 van het Nederlandse deel van EP 630 in een bodemprocedure nietig zullen worden geacht. De vorderingen van JetSet c.s. zijn alle gebaseerd op die conclusies van EP 630 en zullen dan ook worden afgewezen.

Rechtbank Den Haag 18 september HA ZA 12-1349 (Fluoron tegen DORC)
Ingezonden door: Koen Bijvank, V.O.
Octrooirecht. Fluoron ontwikkelt en produceert medische hulpmiddelen die worden gebruikt in de oogheelkunde. Fluoron is houdster van Europees octrooi 2274019 Bi (verder: EP 019) betreffende een kleurvloeistof. EP 019 roept prioriteit in op basis van een Duitse octrooiaanvrage. DORC heeft oppositie ingesteld. Fluoron vordert en een inbreukverbod en een verklaring voor recht dat DORC direct of indirect inbreuk maakt op het Nederlandse deel van het octrooi. DORC stelt dat ze geen inbreuk maakt en bestrijdt de geldigheid van het octrooi. In recoventie vraagt DORC om vernietiging van het Nederlandse deel van EP 019 en vraagt verklaring voor recht dat zij geen inbreuk maakt. De rechter wijst Fluorons eisen af. Er is geen sprake van inbreuk nu de conclusie van het octrooi EP 019 niet duidelijk is met betrekking tot de temperatuur en dichtheid van de stof.

4.10. Derden zoals DORC, die buiten het bereik van het octrooi willen blijven, kan aldus moeilijk worden tegengeworpen dat zij uitgaan van de dichtheid van de samenstelling bij lichaamstemperatuur. Van hen kan niet worden gevergd dat zij, in strijd met de door het octrooi aan derden te bieden redelijke rechtszekerheid, zelfstandig onderzoek doen naar de gebruikstemperatuur. De onduidelijkheid in het octrooi met betrekking tot de relevante temperatuur is voor risico van de octrooihouder.

De procedure wordt met betrekking tot de reconventionele vorderingen van DORC geschorst totdat onherroepelijk is beslist in de oppositieprocedure.

De feiten
2.1. Fluoron ontwikkelt en produceert medische hulpmiddelen die worden gebruikt in de oogheelkunde.

2.2. Fluoron is houdster van Europees octrooi 2 274 019 Bi, verleend op 19 september 2012 op een aanvrage van 18 december 2009, voor een Farbstofflösung’ (verder: EP 019 of het octrooi). EP 019 roept prioriteit in op basis van een Duitse octrooiaanvrage van 19 december 2008 (DE 102008064065). Het octrooi is verleend voor onder meer Nederland, Oostenrijk, België, Zwitserland, Spanje, Frankrijk, Engeland, Italië, Zweden en Turkije.

2.5. De beschrijving van het octrooi bevat zes uitvoeringsvoorbeelden van bereiding van samenstellingen die een dichtheid van de samenstelling vermelden met drie cijfers achter de komma.

2.6. Geuder is enig aandeelhouder en licentieneemster van Fluoron onder het octrooi. Geuder verhandelt de door Fluoron

2.8. DORC heeft oppositie bij het Europees Octrooibureau ingesteld tegen de verlening van het octrooi. Tegen het met EP 019 corresponderende nationale Duitse octrooi (i.e. het prioriteitsdocument van EP 019; vgl. 2.2.) is een nietigheidsprocedure aanhangig.

Het geschil
3.1. fluoron c.s. vordert, zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang:
a) een verklaring voor recht dat DORC direct of indirect inbreuk maakt op het Nederlandse deel van EP 019 door de verhandeling in Nederland van ILMB en MBD;
b) een inbreukverbod voor Nederland;
c) opgave van producenten en afnemers van de gesteld inbreukmakende producten,
hoeveelheden en prijzen van de in Nederland aangeboden en/of geleverde gesteld inbreukmakende producten en de daarmee behaalde winst;
d) schadevergoeding en/of winstafdracht en een bankgarantie van € 100.000 als borg voor en vooruitbetaling op de bij staat op te maken schadevergoeding, een en ander op straffe van dwangsommen en met veroordeling van DORC in de volgens artikel 1019h Rv1 te begroten proceskosten.

3.2. fluoron c.s. vordert voorts voor de duur van de procedure een inbreukverbod voor Nederland en voor de hiervoor onder 2.2. genoemde landen, eveneens op straffe van dwangsommen en met veroordeling van DORC in de volgens artikel 1019h Rv te begroten kosten van de provisionele voorziening.

3.3. Deze vorderingen baseert fluoron c.s. op de stelling dat DORC door de verhandeling van ILMB en MDB inbreuk maakt op de conclusies 1, 3, 4 en 8 respectievelijk 1, 2, 3, 4 en 82 van het octrooi. De inbreuk blijkt volgens Fluoron c.s. onder meer uit de eigen productspecificaties van DORC die een dichtheid van ILMB en MBD vermelden van 1,01 g/cm3. Bij pleidooi heeft Fluoron c.s. nog naar voren gebracht dat er ook sprake zou zijn van inbreuk op conclusie 6 van het octrooi.

3.4. DORC bestrijdt de geldigheid van het octrooi en meent dat zij bovendien geen inbreuk op het octrooi maakt. Zij vordert in reconventie, na wijziging van haar eis:
3.4.1. primair vernietiging van het Nederlandse deel van EP 019;
3.4.2. subsidiair een verklaring voor recht dat zij met de verhandeling in Nederland van de producten ILMB en MBD geen inbreuk maakt op het Nederlandse deel van EP 019 indien de dichtheid van die producten kleiner is dan 1,010 g/cm3 (afgerond op drie decimalen), of ter beoordeling van de rechtbank, kleiner is dan 1,01 g/cm3 (afgerond op twee decimalen), gemeten bij een temperatuur van 37 °C;
3.4.3. meer subsidiair een verklaring voor recht dat zij met de verhandeling in Nederland van de producten ILMB en MBDS geen inbreuk maakt op het Nederlandse deel van EP 019 indien de dichtheid van die producten kleiner is dan 1,010 g/cm3 (afgerond op drie decimalen), of ter beoordeling van de rechtbank, kleiner is dan 1,01 g/cm3 (afgerond op twee decimalen), gemeten bij een temperatuur van 25 °C;
3.4.4. met veroordeling van Fluoron c.s. zowel in conventie als in reconventie in de volledige proceskosten te begroten conform artikel 1019h Rv.

3.5. Fluoron c.s. bestrijdt op haar beurt de gestelde nietigheid van het octrooi. Voor het geval de rechtbank niettemin zou oordelen dat het octrooi zoals verleend nietig is, doet zij beroep op gewijzigde conclusies. Zij stelt dat DORC in dat geval ook inbreuk maakt op de gewijzigde conclusie 1.

3.6. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

De beoordeling in conventie en in reconventie

4.7. DORC bestrijdt de gestelde inbreuk met de navolgende stellingen.
4.7.1. De gemiddelde vakman is zich ervan bewust dat de dichtheid van de oplossing in hoge mate afhankelijk is van de temperatuur, zoals ook blijkt uit onderstaande tabel die de dichtheid van water weergeeft in een bereik van 0 — 100 °C.
4.7.2. EP 019 leert de vakman echter niet bij welke temperatuur de dichtheid van de kleuroplossing gemeten zou moeten worden om binnen het geclaimde bereik te vallen. Dat zou kamertemperatuur kunnen zijn, de temperatuur waarbij de vloeistof doorgaans bereid zal worden, maar ook lichaamstemperatuur, de temperatuur die de oplossing na injectering aanneemt en waarbij de oplossing haar werking moet hebben. Gelet op de in het octrooi gegeven uitvoeringsvoorbeelden zou het ook kunnen gaan om iedere temperatuur tot en met 60°C.

4.9. Het betoog van fluoron c.s. kan niet worden gevolgd. Niet in geschil is dat de gemiddelde vakman het kenmerk “dichtheid” in conclusie 1 zou kunnen uitleggen als de dichtheid van de samenstelling bij gebruikstemperatuur. Partijen zijn het er namelijk over eens dat de gemiddelde vakman zal begrijpen dat de dichtheid van de samenstelling afhankelijk is van de temperatuur en dat, nu het octrooi niet aangeeft bij welke temperatuur de dichtheid zou moeten worden bepaald, de gemiddelde vakman de gebruikstemperatuur in aanmerking zou kunnen nemen. Voor de stelling dat de gemiddelde vakman bij dat alles noodzakelijk zou aannemen dat de gebruikstemperatuur niet de lichaamstemperatuur is, maar 23 °C ontbreken voldoende overtuigende argumenten. Voorop staat dat het octrooischrift de vakman niets leert over gebruikstemperatuur. Dat de vakman op grond van zijn algemene vakkennis op de hoogte zou zijn van een gebruikstemperatuur van 23 °C is gesteld noch gebleken. Die vakkennis kan in ieder geval niet volgen uit alleen de aannames die Schmid heeft gedaan bij zijn experimenten.

4.10. Derden zoals DORC, die buiten het bereik van het octrooi willen blijven, kan aldus moeilijk worden tegengeworpen dat zij uitgaan van de dichtheid van de samenstelling bij gebruikstemperatuur. Van hen kan niet worden gevergd dat zij, in strijd met de door het octrooi aan derden te bieden redelijke rechtszekerheid, zelfstandig onderzoek doen naar de gebruikstemperatuur. De onduidelijkheid in het octrooi met betrekking tot de relevante temperatuur is voor risico van de octrooihouder.

4.12. Het voorgaande leidt tot afwijzing van de vorderingen in conventie. Aan de provisionele vorderingen wordt niet toegekomen omdat aan te nemen is dat die slechts zijn ingesteld voor het geval de hoofdzaak zou worden aangehouden. Nu met de afwijzing de procedure in conventie tot een einde komt, kunnen de provisionele vorderingen derhalve onbesproken blijven.

De beslissing in conventie
De rechtbank:
5.1. wijst de vorderingen af;

5.2. veroordeelt Fluoron c.s. in de proceskosten, aan de zijde van DORC begroot op € 93.607,87;

5.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

De beslissing in reconventie
De rechtbank:
6.1. schorst de procedure totdat onherroepelijk is beslist op de door DORC ingestelde oppositie tegen de verlening van het octrooi of de oppositieprocedure om andere redenen is beëindigd;

6.2. verwijst de zaak naar de parkeerrol van 2 april 2014;

6.3. bepaalt dat elk van partijen, nadat op de oppositie onherroepelijk is beslist of de oppositieprocedure om andere redenen is beëindigd, ktinnen verzoeken de zaak op de rol te plaatsen voor voortzetting.

HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:690 (Global Bio-chem Technology en Ajinomoto)
Uitspraak mede ingezonden door Thijs van Aerde en Rob Meijer, Houthoff Buruma en Rutger Kleemans, Arvid van Oorschot, Peter Hendrick, Freshfields Bruckhaus Deringer.
Zie Conclusie [IEF 12180] en Hof Den Haag [IEF 9507] en Rb Den Haag [IEF 4671].
Octrooirecht; inbreukvordering. (Europese) octrooien verleend voor microbiologische werkwijzen en genetisch/DNA-materiaal [EP0733710 B1 en EP0733712 B1]. Art. 53a ROW; uitleg art. 9 van de Biotechnologierichtlijn. Rechtstreeks verkregen voortbrengsel van door octrooi beschermde werkwijze; biologisch materiaal. Omvang octrooi, inventiviteit, toegevoegde materie, feitelijk oordeel. Wederrechtelijke toe-eigening beschermd materiaal en motiveringsklachten. Dat het hof bij zijn onderzoek tot een andere en mogelijke ruimere waardering van het bewijsmateriaal is gekomen dan in eerste aanleg, is met geen rechtsregel in strijd. De Hoge Raad verwerpt de  beroepen en verwijst naar de gronden vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal.

Het middel bestaat uit vijf onderdelen. Onderdeel 1 is gericht tegen het oordeel dat GBT c.s. inbreuk maken op EP 710 en EP 712, de onderdelen 2 en 3 tegen de verwerping van het beroep van GBT c.s. op vernietigbaarheid van EP 710 wegens gebrek aan respectievelijk inventiviteit en toegevoegde nieuwe materie, en onderdeel 4 tegen de verwerping van het beroep van GBT c.s. op vernietigbaarheid van EP 712 wegens gebrek aan inventiviteit. Onderdeel 5 mist zelfstandige betekenis. Dat het hof bij zijn onderzoek tot een andere en mogelijke ruimere waardering van het bewijsmateriaal is gekomen dan in eerste aanleg, is met geen rechtsregel in strijd.

De appelrechter is gebonden aan in hoger beroep niet aangevochten beslissingen uit de eerste aanleg, maar heeft de vrijheid om bij zijn waardering van in hoger beroep aangedragen, onderwerp van geschil uitmakende feitelijke materie, andere en mogelijk ruimere bevindingen te doen dan er in de eerste aanleg werden gedaan. (Conclusie A-G onder 25 )

De Hoge Raad verwerpt het beroep en verwijst naar de gronden vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal.

Inbreuk op EP 710 en EP 712
4.2.4 Onderdeel 1.4.2 faalt op de gronden, vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 25*.

* Conclusie A-G: 25. Op het zojuist besprokene stuiten ook de klachten onder 1.4, 1.4.1 en 1.4.2 af.

De klacht onder 1.4.2 miskent dat het hof de beslissing van de rechtbank heeft bekrachtigd, en dus, anders dan de klacht lijkt te veronderstellen, niet een ander, verderstrekkend oordeel heeft gegeven dan het oordeel van de rechtbank dat bekrachtigd werd.

Dat het hof bij zijn onderzoek naar het van de kant van Ajinomoto c.s. aangedragen bewijsmateriaal tot een enigszins andere en mogelijk ruimere waardering van het daaruit blijkende is gekomen dan misschien in de eerste aanleg het geval was(15), is met geen rechtsregel in strijd. De appelrechter is gebonden aan in hoger beroep niet aangevochten beslissingen uit de eerste aanleg, maar heeft de vrijheid om - waar nodig met instandlating van minder verstrekkende oordelen die de eerste rechter heeft gegeven - bij zijn waardering van in hoger beroep aangedragen, onderwerp van geschil uitmakende feitelijke materie, andere en mogelijk ruimere bevindingen te doen dan er in de eerste aanleg werden gedaan. Hij is daarbij wel gebonden aan de door de partijen aangedragen feiten - maar dat het hof zich daarvan zou hebben losgemaakt, wordt in het middel, naar ik meen: terecht, niet beweerd.

Inventiviteit EP 710
4.3.3 Voor zover de onderdelen 2.1.2-2.3 al niet afstuiten op hetgeen hiervoor in 4.3.1 is overwogen, missen zij doel op de gronden, vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 44-50**. Met betrekking tot onderdeel 2.1.3 wordt nog overwogen dat het hof gehouden was zich op de grondslag van de door partijen afgebakende rechtsstrijd een eigen oordeel te vormen zonder daarbij gebonden te zijn aan de uitleg die volgens de ene of de andere partij aan de overgelegde documenten moet worden gegeven.

** Conclusie A-G:
44. Ten aanzien van onderdeel 2.1.2 merk ik nog op dat de rechter allicht aan het feit dat een groep onderzoekers (de groep-Oh) betrekkelijk kort voor de prioriteitsdatum resultaten publiceert van onderzoek op een dicht tot het onderwerp van de uitvinding naderend gebied, en daarbij blijk geeft geen oog te hebben voor de stappen die tot de uitvinding leiden, een aanwijzing kán ontlenen, dat die stappen niet als voor de hand liggend kunnen gelden. Anders dan deze klacht suggereert, kon het hof dat gegeven dus geredelijk bij zijn beoordeling van de voor-de-hand-liggendheid op de prioriteitsdatum betrekken.

De in dit verband geopperde vraag of Oh c.s. wel met de gemiddelde vakman (de klacht bedoelt hier de in art. 56 EOV genoemde deskundige) gelijk gesteld kan worden, treft mij als enigszins bizar. Het valt niet in te zien waarom de rechter, bij gebreke van enige door partijen aangedragen aanwijzing die het tegendeel zou kunnen suggereren, zich ambtshalve in een dergelijke vraag zou moeten verdiepen(25).

45. De klacht van onderdeel 2.1.3 bouwt voort op de onjuiste premisse dat het hof de inventiviteit op de in de eerdere subonderdelen gestelde wijze zou hebben onderzocht, en is dus om dezelfde redenen ondeugdelijk.

Overigens lijkt deze klacht ook te miskennen dat de rechter bij het onderzoek van op inventiviteit gerichte nietigheidsargumenten niet gehouden is, alleen aan de hand van de door partijen voorgestelde argumenten te redeneren. De rechter is weliswaar verplicht, zijn onderzoek te beperken tot de door de partijen aan hun vorderingen of verweren ten grondslag gelegde feiten; maar binnen dat kader moet de rechter de aangedragen gegevens zelfstandig beoordelen, en eventueel aan de hand van een door de rechter gevonden eigen gedachtegang vaststellen hoe die gegevens geduid moeten worden, en of de aldus geduide gegevens de door de partijen verdedigde consequenties (kunnen) dragen.

46. In de onderdelen 2.2 en 2.2.1 worden varianten op de in de eerder voorgedragen onderdelen verdedigde gedachte(n) aangevoerd. Ook daarvoor geldt dat, volgens mij, het hof zich niet aan de beperkingen heeft bezondigd die deze onderdelen voordragen.

Deze klachten lijken in belangrijke mate te miskennen wat in de alinea's 34 en 35 hiervóór kort ter sprake kwam: het is meestal wél mogelijk om van individuele gegevens de relevantie te onderzoeken en daarover een gemotiveerd oordeel te geven, maar moeilijk en soms zelfs niet goed mogelijk om hetzelfde te doen als het gaat om de gesaldeerde waardering van de uitkomst waartoe een aanzienlijk aantal individuele gegevens tezamen leidt.

Het hof heeft zich aan een gewetensvol onderzoek van alle voorgedragen individuele elementen uit de stand van de techniek gezet, om vervolgens te concluderen dat die tezamen niet het oordeel rechtvaardigen dat de materie van EP710 voor de hand liggend was. Naar de aard der dingen ligt daarbij de klemtoon op het onderzoek van de individuele gegevens; maar dat betekent niet dat het in deze klachten geuite verwijt - dat ik omschrijf als: het hof heeft niet beoordeeld of de stand van de techniek in zijn geheel de materie van EP710 voor de hand liggend doet zijn - gegrond is(26).

47. In rov. 9.7 komt het hof tot de slotsom dat alle besproken documenten (en uiteraard, al spreekt het hof dat niet met zovele woorden uit: ook met inachtneming van hun gezamenlijke effect) niet opleveren dat de deskundige aanwijzingen had die hem op het spoor van de uitvinding zetten. Daaruit blijkt - nader - dat het in de vorige alinea's besproken verwijt van GBT c.s. goede grond mist.

48. Onderdeel 2.2.2 bepleit in subalinea's (i) en (ii) aan de hand van feitelijke argumenten een andere uitkomst dan de door het hof gevondene.

Het is niet zo, zoals in dit onderdeel wordt aangevoerd, dat het hof aan de daar aangehaalde argumenten voorbij heeft gezien - het hof heeft anders geoordeeld dan van de kant van GBT c.s. met die argumenten werd aangedrongen. In cassatie is er geen ruimte om de deugdelijkheid van die argumenten - zij zijn, als gezegd, feitelijk van aard - opnieuw te onderzoeken.

49. Subalinea (iii) van onderdeel 2.2.2 verdedigt dat 's hofs waardering van de publicatie van Oh c.s. onvoldoende begrijpelijk zou zijn. In deze subalinea wordt daartoe verwezen naar een reeksje argumenten die een andere waardering van deze vindplaats aandringen. Het is echter bepaald niet onbegrijpelijk dat het hof zich door die argumenten niet heeft laten overtuigen; terwijl het hof in de hier bestreden overweging - rov. 9.5 - duidelijk uiteenzet, hoe het tot zijn andere waardering van die vindplaats is gekomen.

Waar in deze subalinea het hof aanvulling van de (niet) door partijen gestelde feiten verwijt, hebben wij volgens mij weer te doen met het in alinea 45 hiervóór besproken misverstand.

50. Onderdeel 2.3 klaagt over het feit dat het hof in rov. 9.7 betekenis heeft toegekend aan het feit dat voor het bereiken van de in EP710 beschreven materie (en met name: de mutaties in het zogenaamde dapA-gen waar dit octrooi mede op ziet) nog niet bekende mutagenese- en selectietechnieken zijn toegepast.

Het valt echter niet in te zien waarom dit gegeven in het oordeel van de rechter geen bijdrage, in positieve zin, zou mogen leveren aan de waardering van de inventiviteit van in een octrooi geopenbaarde materie. De tevens aangevoerde klacht dat het hof hierbij is voorbijgegaan aan argumenten van de kant van GBT c.s. die een andere waardering van dit gegeven aandrongen kan niet slagen, omdat het aan het hof als "feitenrechter" was voorbehouden om zich over de gegrondheid van deze argumenten een oordeel te vormen. Het hof achtte die argumenten kennelijk niet overtuigend. Anders dan dit onderdeel aanvoert, valt niet in te zien dat dat oordeel onvoldoende begrijpelijk zou zijn. [einde conclusie A-G]

Toegevoegde materie in EP 710
4.4.  De in onderdeel 3 aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

Inventiviteit EP 712
4.5.1. Voor zover de klachten van onderdeel 4 niet afstuiten op hetgeen hiervoor in 4.3.1 is vooropgesteld, missen zij evenzeer doel.

4.5.2 De rechtsklacht van onderdeel 4.2.2, die erop neerkomt dat het hof was gebonden aan door GBT c.s. in eerste aanleg geponeerde, door Ajinomoto c.s. bestreden stellingen die de rechtbank niet had verworpen, terwijl Ajinomoto c.s. haar desbetreffende verweer in appel niet hadden herhaald, stuit reeds af op de devolutieve werking van het hoger beroep, die het hof noopte onder die omstandigheden met dat verweer rekening te houden.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:HR:2013:690 (pdf)