Octrooirecht  

Zie eerder IEF 12858. Volgens artikel 10 Rules of Procedure bij de Enlarged Board of Appeal kunnen derden bij de griffie van de Grote Kamer van Beroep schriftelijke verklaringen indienen vóór eind november 2013 (case number G 2/13). Conform article 112(1)(a)EPC heeft de Technical Board of Appeal de Enlarged Board of Appeal in de zaak T 83/05 de volgende vragen gesteld :

1. Can the exclusion of essentially biological processes for the production of plants in Article 53(b) EPC have a negative effect on the allowability of a product claim directed to plants or plant material such as plant parts?

2. In particular:

(a) Is a product-by-process claim directed to plants or plant material other than a plant variety allowable if its process features define an essentially biological process for the production of plants?
(b) Is a claim directed to plants or plant material other than a plant variety allowable even if the only method available at the filing date for generating the claimed subject-matter is an essentially biological process for the production of plants disclosed in the patent application?
3. Is it of relevance in the context of questions 1 and 2 that the protection conferred by the product claim encompasses the generation of the claimed product by means of an essentially biological process for the production of plants excluded as such under Article 53(b) EPC?
4. If a claim directed to plants or plant material other than a plant variety is considered not allowable because the plant product claim encompasses the generation of the claimed product by means of a process excluded from patentability under Article 53(b) EPC, is it possible to waive the protection for such generation by "disclaiming" the excluded process?

The Enlarged Board of Appeal considering the referral will be composed as follows: W. van der Eijk (Chairman), B. Günzel, C. Floyd, R. Menapace, U. Oswald, J. Riolo, G. Weiss.

Third parties are hereby given the opportunity to file written statements in accordance with Article 10 of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal (OJ EPO 2007, 303 ff) in one of the official languages of the EPO (English, French or German).

To ensure that any such statements can be given due consideration they should be filed by the end of November 2013 with the Registry of the Enlarged Board of Appeal, quoting case number G 2/13.

Each statement should also be accompanied by a list of cited documents and copies on paper or, preferably, CD/DVD of any such documents not previously filed.

Hof Amsterdam 6 augustus 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:2399 (StMicroElectronics N.V. tegen Nokia OYJ)
Uitspraak ingezonden door Thijs van den Heuvel, Bird & Bird LLP.
In navolging van IEF 12639 en IEF 12588. Rechtspraak.nl: IPR artt. 2 en 31 EEX-Vo / Fins recht. De Nederlandse kortgedingrechter is bevoegd kennis te nemen van vordering tot het treffen van voorlopige voorziening tegen in Nederland gevestigde vennootschap ondanks forumkeuze en arbitraal beding. Nu voorshands aannemelijk is dat een exclusiviteitsperiode van één jaar is overeengekomen, dient ST zich te onthouden van levering aan derden. Dat ST octrooirechten heeft op haar vindingen doet dan niet ter zake.

2.4. Met haar grief 1 in principaal beroep betoogt ST dat de Nederlandse rechter niet bevoegd is van het onderhavige geschil kennis te nemen. Volgens haar is de PPA niet van toepassing en heeft de voorzieningenrechter bovendien op onjuiste wijze artikel 31 EEX-verordening toegepast.
Indien de PPA inderdaad, om welke reden dan ook, niet van toepassing zou zijn (het hof komt daar hierna op terug) en tussen partijen geen forumkeuze zou gelden, dan geldt dat de Nederlandse rechter zonder meer op grond van artikel 2 EEX-Verordening bevoegd is van de zaak kennis te nemen, omdat ST in Nederland gevestigd is.
In het geval de PPA wel tussen partijen geldt dient op grond van de daarin opgenomen forumkeuze het geschil van partijen beslecht te worden door arbiters te Helsinki. Gesteld noch gebleken is dat Nokia in een Finse arbitrageprocedure een voorlopige voorziening kan verkrijgen als thans door haar gevorderd. In dat geval is op grond van artikel 31 EEX-Verordening de Nederlandse rechter, als rechter van de woonplaats van gedaagde, bevoegd deze voorziening te treffen mits er een reële band met Nederland bestaat. Dat is het geval, niet alleen omdat ST in Nederland gevestigd is maar ook omdat zij geen lege brievenbusmaatschappij is, zo blijkt uit het voorstel tot afsplitsing, en bovendien haar dochtermaatschappij International, waar de onderneming van ST na de afsplitsing grotendeels in is ondergebracht, ook in Nederland gevestigd is. Dat de onderneming mogelijkerwijs daadwerkelijk wordt gedreven door de Zwitserse branch, doet daar niet aan af.
De voorzieningenrechter heeft derhalve met juistheid aangenomen dat hij bevoegd was van de zaak kennis te nemen, zodat de eerste principale grief in zoverre hoe dan ook niet kan slagen. Op de klacht van ST met betrekking tot de grensoverschrijdende rechtsmacht komt het hof hierna onder 2.10 terug.

2.7. De PPA is een raamovereenkomst die de voorwaarden bevat waaronder Nokia en ST wereldwijd leveringsovereenkomsten zullen sluiten. Uitgangspunt is daarom dat ook op de opdracht tot levering van MEMS-Tufnel microfoons de PPA van toepassing is. Volgens ST houdt haar presentatie van november 2009 een aanbod in om te leveren met een periode van exclusiviteit vanaf de final sample date van 6 maanden. Buiten kijf is dat Nokia dat deel van het aanbod nooit heeft aanvaard. Nu dat is opgenomen in een presentatie van november 2009, waarna ST niet is geselecteerd en ST daarna op 4 mei 2012 niet alleen niet op de zes maanden termijn is teruggekomen, maar zelfs memoreerde dat zij zich door de PPA gebonden achtte, en bovendien toepassing van de termijn 6 maanden na final sample date tot het ongerijmde resultaat zou leiden dat de periode van exclusiviteit eind december 2012 zou zijn verstreken, derhalve ruim voordat Nokia de telefoons met MEMS-Tufnel microfoons op de markt kon brengen, is het primaire standpunt van ST onaannemelijk.
Dat de PPA in dezen volledig van toepassing zou zijn is evenmin aannemelijk, omdat Nokia in haar RFQ uitdrukkelijk heeft bepaald dat er een periode van exclusiviteit van 1 jaar na het begin van mass sales van de Nokia telefoon zou zijn. Tegen die achtergrond behoeft het standpunt van Nokia omtrent de toepasselijkheid van de PPA bepaling omtrent exclusiviteit nadere bewijslevering, waarvoor een kort geding zich niet leent.
Bij deze stand van zaken is het hof derhalve, evenals de voorzieningenrechter, van oordeel dat voor ST evenals voor de aanbieders van Tufnel microfoons met een andere technologie, een exclusiviteitsperiode van één jaar geldt waarbij voor ST de datum van mass sales gerekend dient te worden vanaf de datum dat door Nokia telefoons met de MEMS-Tufnel microfoons op de markt werden gebracht. Zowel de vijfde principale grief als de eerste incidentele grief is dus tevergeefs opgeworpen.

2.8. In het licht van het voorgaande kunnen de grieven 3 en 4 in principaal beroep evenmin slagen. Voor de te leveren MEMS-Tufnel microfoons geldt een van de PPA afwijkende exclusiviteitsperiode van één jaar. Dan doet het er niet toe of deze microfoons wel of niet customised products zijn in de zin van de PPA. Evenmin is van belang of ST de desbetreffende technologie zelf ontwikkeld heeft en daarop octrooien heeft of kan verkrijgen. De exclusiviteit geldt voor alle door ST te leveren MEMS-Tufnel microfoons.

2.13. Met betrekking tot grief 3 in incidenteel beroep merkt het hof allereerst op dat het op grond van artikel 31 EEX-Verordening bevoegd is voorlopige maatregelen te treffen volgens zijn eigen nationale wetgeving. Of een recall naar Fins recht mogelijk is, is derhalve niet van belang. Wel van belang is dat een recall een vergaande maatregel is, waarvan degene die deze vordert dient te onderbouwen dat deze passend en geboden is. De enkele omstandigheid dat Nokia vermoedt dat ST nog voorraad heeft en deze uitlevert is daarvoor niet toereikend. Waar het om gaat is dat derden nog MEMS-Tufnel microfoons in voorraad hebben die zij aan ST moeten terugzenden, en dat is niet aannemelijk geworden gelet ook op het just in time voorraadbeleid dat blijkens mededelingen ter zitting bedrijven als HTC en ook Nokia zelf voeren. De derde incidentele grief slaagt daarom niet.

2.17. De slotsom is dat de principale grieven falen, zodat het principaal beroep zal worden verworpen. ST dient de kosten daarvan te dragen. De incidentele grieven slagen gedeeltelijk. Het hof zal een deel van de vorderingen van Nokia, voor zover in eerste aanleg afgewezen, alsnog toewijzen en voor het overige beslissen als hierna te doen. Nu partijen in incidenteel beroep beiden op enige punten in het ongelijk gesteld worden, zal het hof de kosten daarvan compenseren als hierna te bepalen.

3 Beslissing

Het hof:
In principaal beroep:
verwerpt het beroep; veroordeelt ST in de kosten van het principaal beroep, tot op heden aan de zijde van Nokia begroot op € 683,-- aan verschotten en € 2.682,-- voor salaris;

In incidenteel beroep:
vernietigt het vonnis voor zover daarin de hierna toe te wijzen vorderingen zijn afgewezen, en in zover opnieuw rechtdoende:
gebiedt ST in aanvulling van beslissing 5.1 van het vonnis om iedere gelieerde vennootschap zoals gedefinieerd in de PPA te instrueren overeenkomstig het aan haar opgelegde gebod; verhoogt het in beslissing 5.2 van het vonnis bepaalde maximum van de dwangsom vanaf de datum van betekening van dit arrest tot € 5.000.000,--; bekrachtigt het vonnis voor het overige; bepaalt dat in incidenteel beroep ieder de eigen kosten draagt;

In principaal en incidenteel beroep:
verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

Lees de uitspraak:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:GHAMS:2013:2399 (pdf)

Besluit van de Raad van Bestuur van 27 juni 2012 tot wijziging van regel 53 van het Uitvoeringsreglement bij het Europees Octrooiverdrag (CA/D 7/12), Trb. 2013, nr. 127.
De Raad van Bestuur van de Europese Octrooiorganisatie, Gelet op het Europees Octrooiverdrag en artikel 33, eerste lid, onderdeel c, in het bijzonder, Op voorstel van de President van het Europees Octrooibureau, Gelet op het advies van de Commissie Octrooirecht, Besluit het volgende: Artikel 1

1. Regel 53 van het Uitvoeringsreglement bij het Europees Octrooiverdrag wordt als volgt gewijzigd:
Het derde lid luidt als volgt:

3. Indien de eerdere aanvrage niet in een officiële taal van het Europees Octrooibureau is gesteld en de geldigheid van het beroep op voorrang van belang is voor het vaststellen van de octrooieerbaarheid van de betreffende uitvinding, verzoekt het Europees Octrooibureau de aanvrager of de houder van het Europees octrooi binnen een te stellen termijn een vertaling van die aanvrage in een van de officiële talen in te dienen. In plaats van de vertaling kan een verklaring dat de Europese octrooiaanvrage een volledige vertaling is van de eerdere aanvrage worden overgelegd. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing. Indien de verzochte vertaling van een eerdere aanvrage niet op tijd wordt ingediend, vervalt het recht van voorrang voor de Europese octrooiaanvrage of voor het Europees octrooi ter zake van die aanvrage. De aanvrager of houder van het Europees octrooi wordt daarvan in kennis gesteld.”

Artikel 2
1. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2013.
2. Regel 53 van het Europees Octrooiverdrag, zoals gewijzigd bij artikel 1 van dit besluit, is van toepassing op Europese en Euro-PCT-aanvragen alsmede op Europese octrooien ter zake waarvan op de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde bepaling nog geen verzoek uit hoofde van regel 53, derde lid, van het Europees Octrooiverdrag is gedaan.

GEDAAN te München op 27 juni 2012

Voor de Raad van Bestuur
De Voorzitter
(w.g.) Jesper KONGSTAD

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 17 april 2013, zaak C-364/13 (International Stem Cell Corporation)
Prejudiciële vragen gesteld door High Court of Justice, Chancery Division, Patents Court (Verenigd Koninkrijk). Zie eerder IEF 12611, nu met vertaalde vragen. Octrooien. Richtlijn 98/44/EG betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen.

Verzoekster heeft twee octrooiaanvragen ingediend voor de productie van menselijke embryonale stamcellen. Deze worden geweigerd omdat verweerder van mening is dat de in de octrooiaanvragen beschreven uitvindingen volgens de Octrooiwet van Verenigd Koninkrijk (de omzetting van RL 98/44) van octrooiering zijn uitgesloten. Het gaat om de betekenis van de term ‘menselijk embryo’ in de RL. In het bijzonder rijst de vraag wat het Hof in zaak C-34/10, Brüstle bedoelde met de uitdrukking „het proces van ontwikkeling tot een mens in gang zetten”. De verwijzende rechter vraagt zich af of daarmee wordt gedoeld op het in gang zetten van een proces waaruit een menselijk wezen moet kunnen ontstaan? Of ziet die uitdrukking ook op het in gang zetten van een ontwikkelingsproces, ook al kan het proces niet worden voltooid, zodat daaruit geen menselijk wezen kan ontstaan?

In de punten 7 tot en met 16 wordt ‘de ontwikkeling van een menselijk wezen’ beschreven, alsmede wat wordt verstaan onder ‘parthenogenese’ (embryogenese zonder bevruchting).

Verweerder meent ook dat er behoefte is aan verduidelijking van de door het Hof gegeven uitspraak in Brüstle, en dat het onzeker is of het Hof met betrekking tot parthenoten tot hetzelfde besluit zou zijn gekomen op basis van de huidige feiten, aangezien het duidelijk is dat parthenoten en bevruchte eicellen, ondanks de oppervlakkige gelijkenissen in de aanvankelijke ontwikkeling ervan, in geen enkel stadium identiek zijn. In dat opzicht is het mogelijk dat in de schriftelijke opmerkingen die in de zaak Brüstle bij het Hof zijn ingediend, de technische achtergrond zoals die op heden wordt begrepen niet accuraat was samengevat.

De rechter legt dan ook de volgende vraag voor aan het HvJEU:

“Vallen onbevruchte menselijke eicellen, die werden gestimuleerd tot deling en verdere ontwikkeling middels parthenogenese, en die anders dan bevruchte eicellen enkel pluripotente cellen bevatten en zich niet kunnen ontwikkelen tot menselijke wezens, onder de term „menselijke embryo’s” bedoeld in artikel 6, lid 2, sub c, van richtlijn 98/44/EG betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen?”

Vzr. Rechtbank Den Haag 2 augustus 2013, KG ZA 13-655 (VG Colours tegen Jovaplant)
Uitspraak ingezonden door Wim Maas, Deterink NV.
Werkwijzeoctrooi. Afschrift met toepassing van artikel 28 lid 4 Rv (met gesloten deuren behandeld). VG Colours c.s. is houdster van octrooi NL2003621 (octrooi 1) en NL2006581 (octrooi 2) beiden voor een ‘Werkwijze voor het kleuren van een bloem aan een potplant en potplant met gekleurde bloem’. Het verschil tussen beide is dat in octrooi 1 de kleurvloeistof met een pipet in de steel van de bloem wordt gebracht, terwijl bij octrooi 2 dit met een injectienaald gebeurd. Jovaplant is kweker van onder meer orchideeën van de variëteit phalaenopsis, waarbij de bloemen gekleurd worden.

Er is er geen sprake van inbreuk op de octrooien. Bij de ter zitting gedemonstreerde werkwijze is geconstateerd dat in de stengel geen kleurvloeistof (zoals in de octrooien) maar kleurstof in poedervorm wordt ingebracht. Het apparaat [...] dat wordt gebruikt, is niet te kwalificeren als een pipet noch als een injectienaald in de zin van de conclusies van beide octrooien.

De spuit van de oude werkwijze is ook niet te kwalificeren als een injectienaald in de zin van octrooi 2. Daarvoor is de punt veel te stomp, waar de gemiddelde vakman onder een injectienaald volgens zijn gangbare taalgebruik juist een holle scherp naald zal verstaan. De nieuwe werkwijze [...] voldoet ook niet aan de conclusies uit het octrooi. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af.

4.4. Met Jovaplant kan worden vastgesteld dat in octrooi 1 geen specifieke betekenis wordt gegeven aan de te gebruiken pipet. Integendeel, er wordt verwezen naar het voordeel dat commercieel verkrijgbare pipetten kunnen worden gebruikt bij de werkwijze. Een gemiddelde vakman zal dan ook – daar zijn partijen het kennelijk ook over eens, zie productie 43, p. 2 onder 4 van Jovaplant – onder de pipet van octrooi 1 verstaan een “spits toelopend buisje waarmee een kleine hoeveelheid vloeistof met grote nauwkeurigheid kan worden geïnjecteerd”. Bij de oude werkwijze van Jovaplant wordt evenwel een apparaat in de vorm van een spuit met een holle stompe punt waarin het kleurpoeder is opgenomen in het geboorde gaatje gebracht waarna de kleurstof in dat gaatje wordt uitgedrukt. Deze spuit met stompe punt valt naar voorlopig oordeel niet als een pipet in voormelde zin te kwalificeren. Dat geldt evenmin voor de nieuwe werkwijze waarbij [vertrouwelijk].

4.5. De spuit van de oude werkwijze is ook niet te kwalificeren als een injectienaald in de zin van octrooi 2. Daarvoor is de punt veel te stomp, waar – evenzeer zonder nadere indicaties in de beschrijving – de gemiddelde vakman onder een injectienaald volgens zijn gangbare taalgebruik juist een holle scherp naald zal verstaan. Dat geldt te minder voor het [vertrouwelijk] van de nieuwe werkwijze van Jovaplant.

4.6. Na aanvankelijk te hebben aangegeven dat kleuren met een poeder onmogelijk zou zijn, heeft VG Colours c.s. zich in het licht van de demonstratie van de oude en nieuwe werkwijzen van Jovaplant ter zitting beroepen op equivalentie omdat het kleurstofpoeder in de sappen van de plant oplost en zo tot kleurvloeistof verwordt. Daarmee zou – zo begrijpt de voorzieningenrechter althans de stellingen van VG Colours c.s. – het kleurstofpoeder in wezen dezelfde functie vervullen op dezelfde wijze en met in wezen hetzelfde resultaat. Die stelling wordt voorshands verworpen. Het inbrengen van de kleurstof in poedervorm gebeurt in zowel de oude als nieuwe werkwijze op een duidelijk andere wijze (en met andere gereedschappen) dan als aangeduid in octrooi 1 of 2. Hierbij speelt mee dat naar voorlopig oordeel de octrooien maar weinig vernieuwing hebben gebracht en mitsdien een beperkte beschermingsomvang hebben. In WO 546 (zie r.o. 2.12) staat al een werkwijze beschreven, waarbij met een “spike 31” door de “predrilled holes” 36 vloeistof, al dan niet voorzien van kleurstof, in het xyleem van een plant wordt gebracht. In wezen voegt octrooi 1 aan die werkwijze slechts toe dat de wat ingewikkelde inrichting die in (de voorbeelden van) WO 546 wordt gebruikt om de vloeistof aan de spike toe te voeren (reservoir 21 in de vorm van een fles met een afsluiting), wordt vervangen door een welbekend pipet. Dat ligt echter nogal voor de hand als wordt bedacht dat het bij het kleuren van bloemen gaat om een in beginsel kortstondige toediening en niet om de langduriger toediening (van voedingstoffen, pesticiden, fungiciden maar ook kleurstoffen) zoals voorzien in WO 546. Indien de werkwijzeconclusies van octrooi 1 dan ook in een bodemprocedure al voor geldig worden gehouden, dan zal de mate van vernieuwing naar voorlopig oordeel zodanig marginaal zijn dat de ruimte voor equivalentie uiterst beperkt is en niet de afwijkende werkwijze van Jovaplant zal bestrijken. Hetzelfde geldt voor het gebruik van de al even bekende injectienaald in de werkwijze van octrooi 2 en het vervolgens afdichten van het boorgat.

4.7. VG Colours c.s. heeft niet gesteld of aannemelijk gemaakt dat Jovaplant van mogelijk een andere – wel inbreukmakende – werkwijze gebruik zou hebben gemaakt dan als gedemonstreerd ter zitting.

Geldigheid voortbrengselconclusies 9 en 10 van octrooi 1 4.8. Met betrekking tot de voortbrengselconclusies 9 en 10 van octrooi 1 kan aan het voorgaande nog voorshands worden toegevoegd dat er een gerede kans is dat die een ingestelde nietigheidsprocedure niet (ongeschonden) zullen overleven indien WO 546 in ogenschouw wordt genomen. Volgens conclusies 9 en 10 doet het er immers niet toe hoe de kleurvloeistof in de bloemstengel van de plant is gebracht en kan dat even goed met behulp van de (complexere) inrichting van WO 546 gebeuren. Voorshands wordt het niet inventief4 geacht om die inrichting toe te passen op een potplant of de in conclusie 10 genoemde rassen. Dat in WO 546 sprake zou zijn van het kleuren van gebladerte (“foliage”) maakt dit niet anders. Daaronder vallen bij potplanten – zo zal de gemiddelde vakman zonder meer onderkennen – ook de bloemen.

Slotsom en proceskosten 4.9. De gevraagde voorzieningen moeten worden geweigerd en VG Colours c.s. dient als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten te worden veroordeeld. De door Jovaplant opgevoerde proceskosten groot € 42.745,79 exclusief BTW zijn bestreden voor zover deze zien op het instellen van een nietigheidsprocedure, die VG Colours c.s. vervolgens begroot op € 5.095 inclusief BTW en kantoorkosten. Dit een en ander is niet door Jovaplant weersproken zodat van die vermindering is uit te gaan, behalve voor zover deze inclusief BTW zijn omdat de kosten ook exclusief BTW door Jovaplant worden gevorderd (en mag worden aangenomen dat dit voor haar geen schadepost is omdat zij de BTW kan verrekenen). De kosten aan de zijde van Jovaplant worden zodoende volgens 1019h Rv begroot op € 42.745,79 - € 4.281,51= € 38.464,28 te vermeerderen met het griffierecht van € 1.836,-, derhalve in totaal op € 40.300,28.

Rechtbank Den Haag 31 juli 2013, HA ZA 11-1715 (HPS c.s. tegen Geddeg-Bomée)
Uitspraak mede ingezonden door Ernst-Jan Louwers en Annemarie Bolscher, Louwers IP|Technology Advocaten.
Octrooirecht. De rechtbank heeft in het tussenvonnis [IEF 12138] in conventie het Nederlandse deel van EP 095 vernietigd en voor recht verklaard dat Geddeg onrechtmatig heeft gehandeld, alsmede Geddeg veroordeeld tot vergoeding van de daardoor geleden schade, nader op te maken bij staat. De beslissing over de proceskosten in conventie is aangehouden om partijen de gelegenheid te geven zich uit te laten over de consequenties van het arrest van het Hof van Justitie in de zaak Bericap/Plastinnova [IEF 12005].

De rechtbank is van oordeel dat de onderhavige procedure niet kwalificeert als een zuivere nietigheidsprocedure, nu de vordering tot vernietiging van het Nederlandse deel van EP 095 voortvloeit uit een dreigende handhavingsactie zijdens Geddeg, zoals beslaglegging, kort geding en hoger beroep tegen tussenvonnis (waarbij het Nederlandse deel van het octrooi werd vernietigd).

2.5. Geddeg heeft zich op het standpunt gesteld dat uit het Bericap-arrest volgt dat de handhavingsrichtlijn1 niet van toepassing is op procedures waarin uitsluitend de nietigheid van een intellectueel eigendomsrecht aan de orde is. Deze uitleg, waarin de handhavingsrichtlijn op geen enkele nietigheidsprocedure van toepassing zou zijn, verdraagt zich niet met het arrest van het hof Den Haag in de zaak Danisco/Novozymes (hof Den Haag 26 februari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013: BZ1902). Volgens het hof Den Haag is de handhavingsrichtlijn wel van toepassing op nietigheidsprocedures als die samenhangen met concrete (dreigende) inbreukacties. Het Bericap-arrest staat daaraan niet in de weg omdat, volgens het Haagse hof, het oordeel van het Hof van Justitie ziet op een andere situatie, te weten een nietigheidsprocedure die niet kenbaar samenhangt met een concrete (dreigende) inbreukactie. De rechtbank ziet geen aanleiding een andere lijn te volgen.

2.6. Anders dan Geddeg heeft betoogd, is de rechtbank met HPS c.s. van oordeel dat de onderhavige procedure niet kwalificeert als een zuivere nietigheidsprocedure, nu de vordering tot vernietiging van het Nederlandse deel van EP 095 voortvloeit uit een dreigende handhavingsactie zijdens Geddeg. De argumenten die Geddeg heeft aangevoerd ter onderbouwing van haar stelling dat er geen sprake is en ook niet is geweest van dreigende handhaving harerzijds, overtuigen de rechtbank niet. Onder meer de beslaglegging, het entameren van een kort geding (dat op het laatste moment werd ingetrokken) en ook het inmiddels ingestelde hoger beroep van het tussenvonnis, wijzen op het tegendeel. Er is derhalve sprake van samenhang tussen de nietigheidsprocedure en een dreiging van een inbreukactie. De handhavingsrichtlijn is dus van toepassing op de onderhavige procedure. Niet is in geschil dat in dat geval de proceskosten moeten worden begroot op basis van artikel 1019h Rv.

 

Rechtbank Den Haag 31 juli 2013, HA ZA 13-745 (MBI tegen Shimano)
Uitspraak ingezonden door Klaas Bisschop, Hogan Lovells.
Octrooirecht. EP 1 240 074 (8- en 11-speed fietsversnellingssystemen). Shimano c.s. vreest dat MBI niet in staat zal zijn om volledige proceskosten ex 1019h Rv te voldoen en vordert in dit incident zekerheidsstelling ex 224 Rv voor de betaling van schadevergoeding en proceskosten tot €200.000. Nu MBI geen woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, is zij gehouden zekerheid te stellen. Het is niet vereist dat MBI in Nederland geen verhaal kan bieden. Het beroep dat zij doet op artikel 224 lid 2 sub c Rv, dat zij beschikt over vermogenbestanddelen in Nederland, slaagt niet. Naar het oordeel van de rechtbank vormt het ingeroepen octrooirecht, gelet op de op voorhand niet vast te stellen waarde daarvan, vooralsnog geen reële verhaalsmogelijkheid.

Bij het executoriaal veilen van het octrooirecht zou bovendien kunnen blijken dat er geen koper voor te vinden is, zeker niet indien het octrooirecht in de procedure met succes zou kunnen worden aangevallen. Volgens artikel 6:51 lid 2 BW moet de zekerheid zodanig zijn dat de schuldeiser daarop zonder moeite verhaal kan nemen. De Rechtbank acht de hoogte van het bedrag reëel, gelet op de vergoedingen die in octrooiprocedures in eerste instantie worden toegekend ex artikel 1019h Rv.

De beslissing
5.1. De rechtbank beveelt MBI uiterlijk op 14 augustus 2013 ten behoeve van Shimano c.s. zekerheid te stellen voor de proceskosten en schadevergoeding tot een bedrag van €200.000 door middel van een onherroepelijke afroepgarantie van een gerenommeerde Nederlandse bank op gebruikelijke garantievoorwaarden.

Rechtbank Den Haag 31 juli 2013, HA ZA 12-1251 (Rijkswaterstaat tegen Doebros B.V.)
Uitspraak ingezonden door Ewoud Caspers en Franklin Geurts, Octrooibureau Vriesendorp & Gaade B.V..
Octrooirecht. Vernietiging. Doebros is houdster van het Europees octrooi EP 1224954 voor een "Fire extinguishing post" (bluspost). Tegen de verlening van het octrooi is door zowel Rijkswaterstaat als Ajax Chubb Varel B.V. oppositie ingesteld. De rechtbank is van oordeel dat conclusie 1 zoals verleend niet nieuw noch inventief is. Rijkswaterstaat heeft gewezen op een memorandum uit 1999, dat openbaart een bluspost bestaande uit een inbouwkast met afsluitdeuren, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen een publieksdeel en een overig deel dat alleen bereikbaar is voor de brandweer. Het deel dat niet bestemd is voor het publiek kan mogelijk visueel afgeschermd zijn met bijvoorbeeld een dichte deur. Dat laatste impliceert dat het publieke deel wel zichtbaar is voor het publiek en dus "transparant". Aldus zijn alle kenmerken van conclusie 1 terug te vinden in dit memo, althans daaruit zonder inventieve gedachte te herleiden.

De rechtbank gaat veronderstellenderwijs uit dat de transparantie van het materiaal voor toegang tot het eerste deel (en de niet-transparantie voor het tweede deel) in conclusie 1 terugslaat op de "means" om toegang te krijgen tot de verschillende delen en niet op de daarin slechts optioneel opgenomen deur. De rechtbank vernietigt het Nederlandse deel van het octrooi.

4.3 Rijkswaterstaat heeft er terecht op gewezen dat het memorandum van 10 mei 1999 (zie r.o. 2.8) een weerslag vormt van op de prioriteitsdatum bekende stand van de techniek. Dat memorandum openbaart onbetwist een bluspost bestaande uit een inbouwkast met afsluitdeuren, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen een publieksdeel en een overig deel dat alleen bereikbaar is voor de brandweer. Het deel dat niet bestemd is voor het publiek kan mogelijk visueel afgeschermd zijn met bijvoorbeeld een dichte deur. Dat laatste impliceert, zo is evenmin door Doebros bestreden, dat het publieke deel wel zichtbaar is voor het publiek en dus "transparant". Aldus zijn alle kenmerken van conclusie 1 terug te vinden in dit memo, althans daaruit zonder inventieve gedachte te herleiden.

4.4 Doebros heeft hier tegen in gebracht dat dit memo van 10 mei 1999 niet openbaar was. Dit verweer wordt gepasseerd. In de eerste plaats wordt overwogen dat Doebros de stelling van Rijkswaterstaat dat het memo is verstuurd aan Ajax de Boer B.V. (hierna: Ajax) en door Ajax is ontvangen eerst bij pleidooi en mede gelet op dat late tijdstip onvoldoende gemotiveerd heeft weersproken, terwijl Doebros in paragraaf V. 4.1 van de conclusie van antwoord nog had aangegeven dat het memo "een op een toegezonden [is] aan een derde partij, Ajax de Boer BV". De rechtbank stelt derhalve vast dat het memo daadwerkelijk aan Ajax is toegezonden. Ten tweede overweegt de rechtbank dat Doebros onvoldoende onderbouwd heeft gesteld dat de ontvanger van het memo (dhr. Hoyer van Ajax derhalve) onder een (impliciete) vertrouwelijkheidverplichting zou hebben gestaan, waarbij het volgende meeweegt. Het memo is afkomstig van een overheidsorgaan dat (mede) tot taak heeft de brandveiligheid van tunnels te bevorderen en reeds om die reden zal een ontvanger ervan in beginsel niet verwachten dat hij dat stuk vertrouwelijk dient te behandelen. Daarbij komt dat het memo opent met de tekst dat het "volgende pakket van eisen voor blusposten geformuleerd" is. Als voorts in ogenschouw wordt genomen dat een dergelijk pakket van eisen eveneens in het kader van de verplichte aanbestedingsprocedure volgens (destijds) Richtlijn 93/37/EEG voor alle (overige) bieders openbaar moet zijn, zal de ontvanger van het memo zonder meer aannemen dat eventuele concurrenten eveneens van dit eisenpakket op de hoogte zijn of zullen worden gesteld. Voorts is van belang dat die concurrentie er blijk van heeft gegeven die wetenschap ook daadwerkelijk te bezitten. Als concurrentie van Ajax was immers destijds zonder meer (de rechtsvoorganger van) Doebros te beschouwen. Bedoelde wetenschap kan worden afgeleid uit de brief van 13 maart 2000 (r.o. 2.10) en de email van 29 juni 2000 (r.o. 2.11) van de heer Doesschot aan Rijkswaterstaat waarin de belangrijkste kenmerken (opdeling bluspost in een publiek en niet-publiek deel, waarbij het niet-publieke deel voor het zicht afgeschermd is) worden opgesomd. Tot slot is van belang dat in feite een onbekend aantal mensen binnen de organisatie van Rijkswaterstaat van de inhoud van niet alleen het memo van 10 mei 1999, maar ook van dat van 23 februari 2000 (r.o. 2.9) alsmede van voormelde brief en email van Doesschot, op de hoogte moet zijn geweest, zonder dat kan worden aangenomen dat zij anders dan hun nogal algemene geheimhoudingsplicht voor ambtenaren tot specifieke vertrouwelijkheid gehouden waren, gelet op de onweersproken stelling van Rijkswaterstaat dat zij meer concurrentie op de markt voor blusposten toejuichte. Ook voor die laatsten zal dergelijke vertrouwelijkheid te minder voor de hand hebben gelegen, gelet op het openbare aanbestedingstraject dat diende te worden gevolgd.

4.6 Gelet op de niet-nieuwheid en niet-inventiviteit van conclusie 1, heeft Doebros onvoldoende onderbouwd gesteld waarin overigens het nieuwe- en inventieve karakter van de volgconclusies 2-3 alsmede 5-8 moet worden gezocht zodat het octrooi als verleend in zijn geheel moet worden vernietigd.

4.7 Ook van de subsidiair en meer subsidiair voorgestelde conclusies heeft Doebros niet toegelicht waarom deze, indien de verleende conclusies niet-nieuw of niet-inventief zouden worden geacht, nieuwe of inventieve maatregelen zouden toevoegen. De rechtbank begrijpt dat deze hulpverzoeken in verband met het verwijt in de oppositie van ongeoorloofde toegevoegde materie zijn ingediend. Zodoende wordt het octrooi ook volgens die conclusies voor ongeldig gehouden.

5. De beslissing
De rechtbank
5.1. vernietigt het Nederlandse deel van EP 1224954,
5.2. veroordeelt Doebros in de kosten aan de zijde van Rijkswaterstaat tot op heden begroot op 1819,17 euro,
5.3. verklaart het vonnis wat betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,
5.4. wijst het meer of anders gevorderde af.

Lees de uitspraak:
HA ZA 12-1251 (pdf)
HA ZA 12-1251 (grosse)

Vzr. Rechtbank Den Haag 24 juli 2013, KG ZA 13-461 (Astellas Pharma tegen Synthon)
Octrooirecht. Afwijzing. Astellas is houdster van EP 0 661 045 B1 voor een ‘Hydrogelpreparaat met aanhoudende afgifte’. Op en buiten de Spaanse markt zijn producten gevonden waarop Synthon als fabrikant wordt vermeld. Het Gerechtshof te Barcelona heeft het voorlopige inbreukverbod herroepen en het Tribunal de Grande Instance de Paris heeft inbreuk niet aangenomen en geoordeeld dat het octrooi de nietigheidsprocedure niet zal overleven. In lijn met rechtbank (thans) Gelderland [zie IEF 12305], oordeelt de voorzieningenrechter dat er geen inbreuk is.

In citaten:

4.3. Het geschil dat partijen verdeeld houdt is eerder al aan de orde geweest in een door de voorzieningenrechter van de rechtbank (thans) Gelderland [zie IEF 12305] behandeld kort geding strekkende tot inzage in beslagen bewijs. Toen en nu draait de zaak in hoofdzaak om de vraag of Synthon met de verhandeling van generieke tamsulosine-tabletten inbreuk maakt op (thans) primair conclusies 1 en 6 en subsidiair conclusies 1 en 6 in combinatie met conclusie 14 van EP 045, waarbij het debat zich toespitst op het al dan niet voldoen aan de kenmerken van conclusie 1 dat i) de ‘hydrogel-forming sustained release preparation’ een ‘gelation index’ heeft van 70% of meer en ii) er ten minste één additief is ‘which ensures penetration of water into the preparation and which has a solubility such that the volume of water required for dissolving 1 gram of said additive is not more than 5 ml (…)’.

i) geen geleringsindex van ten minste 70%
4.17. Gezien al het vorenstaande kan voorshands niet worden aangenomen dat de Synthon-producten voldoen aan het kenmerk dat de ‘hydrogel-forming sustained release preparation’ een ‘gelation index’ heeft van 70% of meer.

ii) Carbopol 71G NF is geen additief in de zin van EP 045
4.18. De voorzieningenrechter ziet ook op dit punt geen reden af te wijken van de bij vonnis van 1 februari 2013 door de voorzieningenrechter gegeven uitleg van het kenmerk dat het preparaat een additief kent ‘which ensures penetration of water into the preparation’ en een oplosbaarheid heeft ‘such that the volume of water required for dissolving 1 gram of said additive is not more than 5 ml’ in die zin dat het om twee te onderscheiden kenmerken gaat en dat de mate van oplosbaarheid wezenlijk is. Een additief in de zin van het octrooi is naar voorlopig oordeel dan ook alleen geschikt als het óók voldoet aan de geclaimde oplosbaarheids-eigenschappen (vgl. r.o. 4.21. van het vonnis van 1 februari 2013 – zie weergegeven in 2.14.).

4.23. In dit geding is onvoldoende aannemelijk geworden dat Synthon door de verhandeling van haar generieke tamsulosine-tabletten inbreuk maakt op EP 045 zodat de gevorderde voorziening reeds om die reden niet toewijsbaar is. Aan het door Synthon ook gevoerde nietigheidsverweer wordt in dit geding dan ook niet toegekomen. Datzelfde geldt voor de vraag of er in dit geding plaats zou zijn voor grensoverschrijdende voorzieningen, met name in Spanje en Frankrijk, in welk laatste land de rechter bovendien al een voorlopig oordeel heeft gegeven over de geldigheid van EP 045 en in zoverre een evaluatie van de Nederlandse rechter wellicht minder opportuun voorkomt.

Vzr. Rechtbank Den Haag 25 juli 2013, KG ZA 13-464 (Nimco tegen Macintosh en Scapino)
Uitspraak ingezonden door Charlotte de Boer en Wim Maas, Deterink 
Octrooirecht. Afwijzing. Macintosh Retail Group N.V. is een non-food retailer, gespecialiseerd in non-food consumentenproducten. Scapino B.V. verhandelt schoenen via ruim 200 winkelvestigingen in Nederland en haar website, waaronder de zogenaamde Orchard schoenen. Nimco is houdster van EP 1 368 148 B1 voor een 'laminaatmateriaal voor het beschermen van lichaamsdelen, en daaruit vervaardigde inrichting'.

Nimco vordert dat de voorzieningenrechter Macintosh verbiedt om op enigerlei wijze betrokken te zijn bij inbreuk op het octrooi en onrechtmatig handelen. Alle vorderingen worden afgewezen. Het is onvoldoende aannemelijk dat er sprake is van een steunlaag die bestaat uit tenminste twee verschillende soorten vezels, waarbij ten minste één vezel is vervaardigd uit een elastische stof, zoals conclusie 1 vereist. Het gebruik van vezels van verschillende dikte, leidt er niet toe dat er sprake is van verschillende soorten vezels, ook al is het vezelmateriaal in beide gevallen een polyester.

Inbreuk
4.3. Naar voorlopig oordeel is er geen sprake van inbreuk. Door Nimco is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een steunlaag die bestaat uit tenminste twee verschillende soorten vezels, waarbij ten minste één vezel is vervaardigd uit een elastische stof, zoals conclusie 1 vereist.

4.5. Nimco kan niet worden gevolgd in haar stelling dat doordat er in de Orchard schoen vezels van verschillende dikte zijn gebruikt er sprake zou zijn van verschillende soorten vezels, ook al is het vezelmateriaal in beide gevallen een polyester.(...)

4.6. De gemiddelde vakman zal te minder aannemen dat onder de conclusies ook een steunlaag van uitsluitend polyester zou vallen, nu in het octrooi in paragrafen 13 en 49 duidelijk wordt gemaakt dat polyester vezels door de octrooihouder juist niet als elastisch worden gezien, of in elk geval dat een steunlaag met vezels van polyester noodzakelijkerwijs ook vezels van een elastisch materiaal nodig heeft, wil deze voldoen aan het kenmerk in conclusie 1.

Geldigheid
4.9. De voorzieningenrechter voegt aan het voorgaande toe dat er voorts een gerede kans is dat het octrooi niet een ingestelde nietigheidsprocedure (ongeschonden) zal overleven indien (...)

4.10. De omstandigheid dat het in deze publicatie gaat om een snowboard, sneeuw of hiking laars/schoen maakt niet dat het document buiten beschouwing zou blijven, zoals Nimco nog had beoogt, om de eenvoudige reden dat de conclusies van EP 148 een dergelijke laars of schoen niet van bescherming uitsluiten. Evenmin is in dit kort geding voldoende komen vast te staan dat de dikte van de leerlaag als omschreven in conclusie 1, zoals Nimco niet onderbouwd bij repliek heeft gesteld en Macintosh heeft bestreden, ongebruikelijk dun zou zijn en om die reden - zo begrijpt de voorzieningenrechter - nieuwheid en inventiviteit zou verlenen.

5. De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1. wijst de vorderingen af,
5.2. veroordeelt Nimco in de proceskosten, aan de zijde van Macintosh tot op heden begroot op 23.872,50 euro
5.3. verklaart dit vonnis voor zover dat het de proceskosten betreft uitvoerbaar bij voorraad.

Lees de uitspraak:
KG ZA 13-464 (pdf)
KG ZA 13-464 (grosse)