Onrechtmatige daad  

Gerechtshof Amsterdam, 17 februari 2009, Zaaknr. 106.007.116/01, Merck Sharp & Dohme tegen Pharmachemie (met dank aan Wouter Pors, Bird & Bird)

Conflict over het geneesmiddel alendroninezuur (botontkalking). Schermutselingen aan de grenzen van het IE-recht. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep: Rechtbank Haarlem, 28 maart 2007, IEF 3843. Het  beroep van MSD op de correctie Langemeijer wordt afgewezen.

3.6.7 De rechtbank heeft bij de verwerping van het beroep van MSD op de correctie Langemeijer terecht als gezichtspunt in aanmerking genomen de omstandigheid dat Pharmachemie geen inbreuk heeft gemaakt op de wettelijke regelingen die wél strekken ter bescherming van de concurrentiebelangen van MSD, in het bijzonder de Rijksoctrooiwet, de Verordening op de Aanvullende Beschermingscertificaten en de Regeling van de Dossiersbescherming van artikel 2 lid 8 BRG jo. artikel 10 lid la (iii) van richtlijn 2001/83/EG. De daartegen gerichte grief 6 faalt.

De bedoelde wettelijke regelingen berusten, voorzover hier van belang, op een afweging tussen enerzijds het belang van producenten van innovatieve geneesmiddelen bij de bescherming van uitvindingen en anderzijds de belangen die gediend worden bij vrije mededinging. Het ligt daarom niet voor de hand om, met toepassing van de correctie Langemeijer, de uitkomst van die afweging in het onderhavige geval bij te stellen ten behoeve van MSD op grond van haar stelling dat zij schade heeft geleden als gevolg van de marktintroductie van een generieke variant van haar innovatieve (maar niet meer door eerder genoemde rechten beschermde) geneesmiddel, welke introductie is vervroegd door schending van normen die zijn geschreven ter behartiging van andere belangen, te weten de volksgezondheid en het functioneren van de gemeenschappelijke markt.”

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 23 december 2008, KG ZA 08-2328 WT/MV, Stichting IZZ & IZZ Zorgverzekeraar N.V. tegen Agis Zorgverzekeringen N.V. c.s. (met dank aan Bastiaan van Ramshorst, Klos Morel Vos & Schaap).

Merkenrecht. Onrechtmatige daad / slaafse nabootsing. Slagzinnen. Titels. Gebruik ‘ZorgvoorZorg’ door gedaagde zorgverzekeraar Agis maakt geen inbreuk op het merk ´IZZ Zorg voor de Zorg´ van eiser IZZ, maar is wel onrechtmatig.

“Aangezien ZorgvoorZorg door Agis als titel van een ‘concept’ wordt gebruikt, en dus niet louter beschrijvend (hetgeen ook blijkt uit het gebruik van de hoofdletters en de afwezigheid van spaties) en aangezien ZorgvoorZorg vrijwel identiek is aan het onderscheidingsteken c.q de slagzin Zorg voor de Zorg van IZZ, wordt geoordeeld dat Agis hiermee onvoldoende afstand neemt van haar concurrent IZZ. Zij profiteert hiermee overmatig van de inspanningen die EZZ zich heeft getroost om het onderscheidingsteken Zorg voor de Zorg bekendheid te geven, hetgeen onrechtmatig wordt geacht.”

Geen 1019h proceskostenveroordeling “aangezien de vorderingen niet op basis van het merkenrecht van IZZ worden toegewezen.”

Merkenrecht: “4.2. Bij beantwoording van de vraag of sprake is van verwarringsgevaar dient het merk zoals het is ingeschreven (IZZ Zorg voor de Zorg) te worden vergeleken met het teken (ZorgvoorZorg) zoals het wordt gebruikt. Agis gebruikt het teken met name in haar domeinnaam www.agiszorgvoorzorg.nl en in de aanduiding van haar producten “ZorgvoorZorg-verzekering”, “Compact ZorgvoorZorg” en “Comfort ZorgvoorZorg”. Bij de vergelijking moeten merk en teken in beginsel in hun geheel worden bezien. Beslissend is de totaalindruk van de gemiddelde consument die de betrokken waren of diensten afneemt. Het is niet de bedoeling een merk of teken in delen op te splitsen, eruit te halen wat niet van pas komt en de rest te vergelijken. Dit betekent dat het bestanddeel IZZ van het merk IZZ Zorg voor de Zorg bij de vergelijking uitdrukkelijk dient te worden meegewogen. Bovendien kan worden gezegd dat het bestanddeel IZZ binnen het merk meer onderscheidend vermogen heeft dan het meer beschrijvende bestanddeel Zorg voor de Zorg. Voorshands is, uitgaande van het merk zoals het is gedeponeerd en gezien het “dominante” bestanddeel RZZ, geen sprake van verwarringsgevaar. Hierbij is van belang dat de gemiddelde consument aan wie het product zorgverzekering voor werknemers in de zorg wordt aangeboden beter geïnformeerd zal zijn dan de gemiddelde consument op de markt van zorgverzekeringen. Zowel IZZ als Agis brengen immers hun producten aan de man als collectieve verzekeringen via de werkgevers in de zorg. Een werkgever die zijn werknemers attendeert op de mogelijkheid van een collectieve zorgverzekering, zal hierbij altijd uitdrukkelijk vermelden.”

Onrechtmatige daad: “4.5. Tot slot heeft IZZ de bescherming ingeroepen van artikel 6:162 BW. In dit kader heeft zij aangevoerd dat Agis met het gebruik van de domeinnaam www.agiszorgvoorzorg.nl en gebruik van het teken ZorgvoorZorg ter aanduiding van haar producten ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie en goodwill die IZZ rond het onderscheidingsteken (IZZ) Zorg voor de Zorg heeft opgebouwd. Vaststaat dat IZZ van oudsher actief was op de markt die bestaat uit personen werkzaam in de zorgsector. Het staat Agis uiteraard vrij diezelfde markt te benaderen. Zij heeft er -blijkens haar toelichting ter zitting- onlangs voor gekozen in het kader van haar doelgroepenbeleid een nieuw ‘concept’ in de markt te zetten dat zich richt op de zorgsector met een aansprekende en logisch herkenbare titel (ZorgvoorZorg) waarin de doelgroep zich zal herkennen. Het ligt, aldus Agis, in de bedoeling dit concept de komende jaren uit te breiden.

Aangezien ZorgvoorZorg door Agis als titel van een ‘concept’ wordt gebruikt, en dus niet louter beschrijvend (hetgeen ook blijkt uit het gebruik van de hoofdletters en de afwezigheid van spaties) en aangezien ZorgvoorZorg vrijwel identiek is aan het onderscheidingsteken c.q de slagzin Zorg voor de Zorg van IZZ, wordt geoordeeld dat Agis hiermee onvoldoende afstand neemt van haar concurrent IZZ. Zij profiteert hiermee overmatig van de inspanningen die EZZ zich heeft getroost om het onderscheidingsteken Zorg voor de Zorg bekendheid te geven, hetgeen onrechtmatig wordt geacht. Van belang hierbij is dat partijen een identiek product aanbieden (collectieve zorgverzekeringen), aan een identieke doelgroep (personen die werkzaam zijn in de zorg) op een identieke wijze (namelijk via de werkgevers in de zorg). De onderscheidende en wervende kracht van het onderscheidingsteken Zorg voor de Zorg zal door gebruik van het teken ZorgvoorZorg verminderen. De subsidiaire vorderingen die zijn gegrond op artikel 6:162 13W zijn daarom in beginsel toewijsbaar als na te melden.”

Lees het vonnis hier.

Hoge Raad, 19 december 2008, LJN: BG3592, Eisers tegen Stichting Euro 2000.

Oneerlijke mededinging. Onrechtmatige daad; uit winstoogmerk ondergraven van een gesloten kaartverkoop (Euro 2000). Procesrecht; misbruik van executiebevoegdheid. De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. (81 RO).  

Uit de conclusie van A-G Spier:  “4.2 Onderdeel 2 bevat een rechtsklacht inhoudend dat het Hof miskent dat het doorbreken van een gesloten verkoopsysteem in een situatie als de onderhavige door een derde alleen dan als bijzondere omstandigheid kan gelden die tot onrechtmatigheid van het handelen van die derde leidt, indien dit systeem daadwerkelijk als een juridisch en feitelijk gesloten systeem is opgezet en als zodanig heeft gefunctioneerd. Daarmee is - aldus het onderdeel - onjuist 's Hofs oordeel in rov. 4.17 dat voor de beantwoording van de vraag of [A] onrechtmatig jegens Euro 2000 heeft gehandeld niet van doorslaggevende betekenis is of het systeem in alle opzichten daadwerkelijk overeenkomstig de bedoelingen heeft gefunctioneerd. Heeft het systeem niet gefunctioneerd dan is immers van een ondermijning van de organisatie geen sprake. Het Hof zou daarom ten onrechte doorslaggevend achten het overwogene in rov. 2.16 (bedoeld is allicht 4.16).

4.3 Het onderdeel berust op een verkeerde lezing nu het Hof niet alleen beslissend acht hetgeen staat in rov. 4.16. Deze rov. bouwt immers voort op het in rov. 4.15 gevelde oordeel.

4.4.1 Bij inhoudelijke beoordeling is de klacht geen beter lot beschoren. Ingevolge vaste rechtspraak van de Hoge Raad is het handelen met iemand, terwijl men weet dat deze door dat handelen een door hem met een derde gesloten overeenkomst schendt, op zichzelf jegens die derde niet onrechtmatig. Van onrechtmatigheid is pas sprake indien de aangesproken partij weet of behoort te weten dat haar wederpartij door het sluiten van de desbetreffende overeenkomst wanprestatie pleegt jegens een derde en bovendien sprake is van bijkomende omstandigheden.”

Lees het arrest hier.

Gerechtshof Leeuwarden, 9 december 2008,  LJN: BG6638, Ingenieursbureau Ir. (persoonsnaam) B.V. tegen DVJ Infra en Milieu BV,

Geen auteursrecht op offertes. Geen geschriftenbescherming, geen databankbescherming en geen onrechtmatige daad. Appellant verwijt geïntimeerde dat deze, zonder haar toestemming, in haar rapportage van 30 augustus 2005 passages heeft overgenomen uit de offertes van appellant. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep.

Auteursrecht: “6. Het hof onderschrijft volledig hetgeen de rechtbank onder 5 van het bestreden vonnis heeft overwogen ter motivering van haar verwerping van deze grondslag. De kern daarvan is dat de passages in de offertes die DVJ in haar rapportage heeft overgenomen, overwegend objectieve historische en technische feiten bevatten, waarvan de beschrijving uitsluitend functioneel en zakelijk van aard is. Die passages missen derhalve het creatieve element dat is vereist om te kunnen spreken van een werk dat een eigen oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Noch in de toelichting op grief II, die zich richt tegen deze rechtsoverweging, noch in de overige inhoud van de stukken ziet het hof enig aanknopingspunt om hierover anders te oordelen. Dit geldt in het bijzonder voor het gestelde gebruik van korte zinnen en "flankerende (aan)duidingen". Ook het enkele feit dat de offertes het resultaat zijn van menselijk werk is ongenoegzaam voor het oordeel dat sprake is van een werk dat een eigen oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Het gestelde omtrent evaluatie en interpretatie van historische gegevens is verder niet onderbouwd en te vaag om tot een ander oordeel te komen. Voor zover het bewijsaanbod van appellant hierop betrekking heeft, wordt het dan ook gepasseerd."

Geschriftenbescherming:  “7. Ook hier onderschrijft het hof volledig de motivering van de rechtbank, zoals deze blijkt uit rechtsoverwegingen 6 tot en met 10 van het bestreden vonnis. De kern daarvan is dat gesteld noch gebleken is dat de offertes zijn geopenbaard, terwijl voorts hun bestemming ook niet was om geopenbaard te worden maar om tussen twee partijen te worden gehanteerd. Noch in de toelichting op grief III, die zich (mede) richt tegen deze rechtsoverweging, noch in de overige inhoud van de stukken ziet het hof enig aanknopingspunt om hierover anders te oordelen. Dit geldt in de eerste plaats voor het gestelde omtrent openbaarmaking in besloten kring. Niet onderbouwd is immers dat daarvan sprake is geweest. Het enkele feit dat de offertes door garagebedrijf aan DVJ ter hand zijn gesteld, zoals appellant stelt, is onvoldoende om daartoe te kunnen concluderen. Ook de stelling van appellant dat het vooronderzoek door belanghebbenden krachtens de Wet openbaarheid van bestuur of het Verdrag van Aarhus in voorkomende gevallen zou kunnen worden opgevraagd, dan wel dat deze gegevens op grond van de Wet bodembescherming in voorkomende gevallen dienen te worden overgelegd, brengt het hof - wat er zij van de juistheid van deze stelling - niet op een andere opvatting. Ook al zou dit alles juist zijn en ook al zou dit in casu niet alleen gelden voor de rapportage van DVJ maar ook voor de niet aanvaarde offertes van appellant, dan wil dat immers nog niet zeggen dat die offertes zijn bestemd om openbaar te worden gemaakt. Hun bestemming was - hoe dan ook - om aan garagebedrijf een onderbouwd voorstel over te brengen tot uitvoering van een bodemonderzoek. Een op openbaarheid gerichte bedoeling valt daar niet in te ontwaren.

Databankenrecht: “9. Volgens de meer subsidiaire stellingname van appellant, zoals toegelicht in grief III, is haar rapportage (het hof: de offertes) een verzameling van gegevens ten aanzien van de bodemgesteldheid van het bedrijventerrein van garagebedrijf, die systematisch geordend en toegankelijk zijn en die een substantiële investering van appellant hebben gevergd. Voorts stelt zij dat DVJ zonder haar toestemming "het relevantste en substantieelste deel" van de verzameling van de databank heeft geëxploiteerd. DVJ heeft een en ander bestreden.

10. Het hof stelt vast dat de offertes een doorlopende tekst bevatten, waarin onder meer informatie is terug te vinden over de onderzoekslocatie, de historische activiteiten op die locatie en een eerder onderzoek in 1990. Deze tekst is summierlijk in kopjes onderverdeeld. Van een systematische ordening van gegevens over de bodemgesteldheid, zoals appellant stelt, is geen sprake, laat staan dat deze gegevens afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk zijn gemaakt. De kosten voor het vergaren, controleren en presenteren van deze informatie heeft appellant zelf begroot op € 567,92. Hoewel uit de richtlijn en de wet niet duidelijk wordt wat precies substantieel is en wat niet, is het naar het oordeel van het hof evident dat een investering waarvoor een bedrag in deze orde van grootte in rekening wordt gebracht, niet als substantieel kan worden aangemerkt. De stelling van appellant dat niet alleen naar deze kosten moet worden gekeken maar ook naar het verdere gebruik van de databank, acht het hof onbegrijpelijk, nu niet tevens wordt gesteld dat en welke verdere investeringen daarmee gemoeid gaan. Op grond van dit alles concludeert het hof dat geen sprake is van een beschermde databank in de zin van de Databankenwet.”

Onrechtmatige daad: “11. Naar het oordeel van het hof heeft appellant de meest subsidiaire grondslag, zoals naar voren gebracht in de toelichting op grief III, niet of nauwelijks feitelijk onderbouwd. Dit lag wel op haar weg. Anders dan appellant ingang tracht te doen vinden, levert namelijk het enkele feit dat DVJ in haar rapportage passages heeft overgenomen uit de offertes van appellant, die blijkens het vorenstaande niet voldoen aan de materiële voorwaarden voor bescherming krachtens de Auteurswet of de Databankenwet, niet zonder meer een schending op van een volgens ongeschreven recht door DVJ jegens appellant in acht te nemen zorgvuldigheidsnorm. Blijkens de rechtspraak (zie o.a HR 27 juni 1986, NJ 1987/191, HR 20 november 1987, NJ 1988/311, HR 23 oktober 1987, NJ 1988/310, HR 23 mei 2003, NJ 2003/494) moet hier terughoudendheid worden betracht. Onrechtmatigheid kan in beginsel slechts worden aangenomen indien wordt geprofiteerd van een prestatie die van dien aard is dat die op één lijn valt te stellen met prestaties die wel (door middel van een absoluut recht van intellectueel eigendom) zijn beschermd, of in geval van andere bijkomende omstandigheden. Gesteld noch gebleken is dat deze uitzonderingen zich hier voordoen.”

Lees het arrest hier.

Rechtbank Haarlem, 17 december 2008, KG ZA 08-650, Fine Wine Merchants B.V. h.o.d.n. Wijndomein tegen Albert Heijn (met dank aan Dirk Straathof, Brinkhof).

Handelsnaamrecht. Onrechtmatige daad. Fine Wine Merchants (FWM), exploitant van de internet-wijnwinkel Wijndomein, maakt bezwaar tegen gebruik door Albert Heijn (AH) van de naam AH Wijndomein voor internet wijnverkoop. Los van de vraag of AH Wijndomein als handelsnaam dient te worden aangemerkt en los van de vraag of de handelsnaam Wijndomein voldoende onderscheidend vermogen heeft, kan van inbreuk geen sprake zijn omdat van verwarringsgevaar onvoldoende is gebleken.

De toevoeging van de zeer bekende merk- en handelsnaam "AH" in de naam "AH Wijndomein", maakt deze naam juist sterk onderscheidend van de naam "Wijndomein". Daarmee is het voor het gemiddelde publiek onmiddellijk duidelijk dat de naam en onderneming behoren tot AH en niet tot FWM. 1019h- proceskosten €9.875,64.

“4.6. Het betoog van FWM slaagt naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet. Veleer is er sprake van, zoals door Albert Heijn terecht naar voren is gebracht, dat de toevoeging AH in de naam AH Wijndomein die naam juist sterk onderscheidend maakt van de reeds door FWM gevoerde naam Wijndomein. AH is immers - en zo is door FWM ook niet betwist - in Nederland een zeer bekend merk en handelsnaam. Door toevoeging van de merknaam AH aan het woord Wijndomein, is voor het gemiddelde publiek daarmee onmiddellijk duidelijk dat de naam en de onderneming behoren tot Albert Heijn en dus niet een onderneming is van FWM. Dat effect wordt bovendien versterkt door het sterk onderscheidende AH-logo In het logo van AH Wijndomein, zodat ook zichtbaar is dat het gaat om Wijndomein van Albert Heijn.

Daarnaast presenteert AH Wijndomein zich hoofdzakelijk op internet, geheel in de bekende huisstijl van Albert Heijn, met op elke pagina duidelijk zichtbaar de in dit verband veelzeggende slogan Her nieuwe AH Wijndomein. Gewoon bij AH. Ook in de door AH Wijndomein gebruikte domeinnamen ahwijndomein.ah.nl en ah.nl/wijndomein Komt duidelijk de onderscheidende  naam AH naar voren, net als in het door FWM ter zitting getoonde (papieren) promotiemateriaal en de antwoordkaart van AH Wijndomein. Aan de andere kant zullen bezoekers van de website van FWM niet snel de internet wijnwinkel Wijndomein verwarren met die van AH Wijndomein, nu reeds door het uiterlijk van het logo en de website direct zichtbaar is dat het niet gaat om de internet webwinkel van Albert Heijn.”

4.9 (…) Zij heeft weliswaar gesteld dat er klanten zijn die vragen of Wijndomein is overgenomen door Albert Heijn, maar dat is onvoldoende voor de conclusie dat Wijndomein wordt verward met AH Wijndomein. Voor zover deze stelling van FWM als juist kan worden aangenomen, zijn deze klanten zich er immers kennelijk wel van bewust dat AH Wijndomein van Albert Heijn is en zullen bij een bezoek van de website van Wijndomein van FWM reeds door de uiterlijke vormgeving kunnen constateren dat die internet wijnwinkel geen onderneming van Albert Heijn betreft.

Lees het vonnis hier.

Hoge Raad, 21 november 2008, LJN: BF5284, Juresta Nederland B.V. tegen Advex Financiële Diensten B.V. c.s.  (met conclusie A-G Verkade)

81 RO-arrest. Oorspronkelijk auteursrechtelijk geschil. Onrechtmatige daad. Schadeplichtigheid na betekening van vonnis dat later werd vernietigd; eigen schuld in de zin van art. 6:101 BW; schadeberekening; gebruik deskundigenrapport waarop partijen niet tussentijds hebben kunnen reageren; passeren bewijsaanbod. Hoge Raad oordeelt dat de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling en verwerpt het beroep (81 RO). 
 
In deze zaak gaat het om de vraag of Juresta jegens Advex c.s. aansprakelijk is voor de schade die Advex c.s. vanaf 9 januari 1998 stellen te hebben geleden als gevolg van de betekening van het later vernietigde vonnis van de rechtbank Amsterdam van 7 januari 1998 en zo ja, tot welk bedrag.

Bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 7 januari 1998 is Advex c.s., op straffe van het verbeuren van een dwangsom, op auteursrechtelijke gronden verboden de (teksten van) incasso-overeenkomst(en) van Juresta geheel of gedeeltelijk in gewijzigde vorm bewerkt en/of nagebootst te verveelvoudigen of openbaar te maken. Na betekening van het vonnis door Juresta op 9 januari 1998 hebben Advex c.s. zich onthouden van het gebruik van de door hen gehanteerde incasso-overeenkomst en algemene voorwaarden. Nadien is het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 7 januari 1998 in hoger beroep vernietigd bij arrest van het hof Amsterdam van 20 mei 1999.

De rechtbank heeft - in hoger beroep en in cassatie niet bestreden - geoordeeld dat met de executie van het in hoger beroep vernietigde vonnis de onrechtmatigheid en schadeplichtigheid van Juresta jegens Advex c.s. vaststaat. De omvang van de schade is vervolgens onderwerp van geschil geworden. Na een door de rechtbank bevolen deskundigenbericht is Juresta veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan Advex c.s. Het hof heeft de bestreden vonnissen van de rechtbank bekrachtigd.

Lees het arrest hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 18 november 2008, zaaknr. 105.007.416/01, Stichting Paralegal Expertise & Management tegen Stichting het Juridisch loket (met dank aan Eva Veldhoen en & Gregor Vos, Klos Morel Vos & Schaap).

Handelsnaamrecht. Onrechtmatige daad. De handelsnaamrechtelijke vordering van eiser Het Juridisch Loket (HJL) m.b.t. de domeinaam www.juridischloket.info van gedaagde Paralegal wordt afgewezen, omdat HJL, als stichting die diensten om niet verricht, geen onderneming in de zin van de Hnw is Het vangnet van de onrechtmatige daad vangt eiser echter op: Het hof oordeelt dat de vordering van eiser in eerste instantie toch wel terecht is toegewezen, “wat er zij van de motivering van haar [Rechtbank Rotterdam] beslissing”.  Geen 1019h proceskosten, aangezien de vordering slechts toewijsbaar is op grond van onrechtmatige daad.

Handelsnaamrecht: "15. Het hof overweegt as volgt. HJL is een stichting die ingevolge artikel 2 van haar statuten tot doel heeft het realiseren van een effectieve en efficiënte toegang tot een kwalitatief goed stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. Dat doel tracht zij te bereiken door binnen Nederland juridische loketten op te richten en in stand te houden. De juridische loketten verlenen hun diensten om niet. Naar HJL niet betwist, wordt zij volledig gesubsidieerd door de overheid. Zij heeft dus zelf geen inkomsten. Dat haar klanten - gesteld noch gebleken is dat zij leden heeft - kosten besparen in die zin dat deze klanten, indien zij zich in plaats van tot een juridisch loket tot een advocaat of andere, op commerciële basis werkende juridische  dienstverlener wenden, daarvoor zouden moeten betalen, brengt niet mee dat het oogmerk om materieel voordeel te behalen aanwezig is. Naar her voorlopige oordeel van het hof moet het arrest van de Hoge Raad aldus worden uitgelegd dat het oogmerk om materieel voordeel te behalen bij de onderneming zelf aanwezig moet zijn. Dat oogmerk moet immers in georganiseerd verband aanwezig zijn, dat wil zeggen binnen de organisatie van de onderneming. 

Nu HJL haar diensten om niet verleent kan zij naar liet voorlopige oordeel van liet hof ook niet als concurrent van commerciële juridische dienstverleners worden aangemerkt. Rechtzoekenden die nier voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking kom en zullen zich (noodgedwongen) moeten wenden tot een commerciële dienstverlener. Mindervermogenden, die wel voor gefinancierde rechtshulp in  aanmerking komen. Zullen, naar aangenomen moet worden, steeds - in eerste instantie: HJL kan ook doorverwijzen - kiezen voor HJL. HJL beroept zich nog op het arrest van dit hof van 22 november 2001, BIE 2003, 33, maar het hof kan daarom geen steun voor haar standpunt vinden. In dat geval ging het anders dan in het geval van HJL, om een stichting die zich bezighield met het verrichten van diensten tegen betaling  en bestond een aantal soortgelijke organisaties. waarmee die stichting concurreerde. Naar het voorlopige oordeel van het hof kan HJL dus niet worden aangemerkt als een onderneming in de zin van de handelsnaamwet.”

16. Het voorgaande brengt mee dat aan HJL geen bescherming toekomt op grond van de Hnw. (…)”

Onrechtmatige daad: "20. In aanmerking genomen dat de handels- en domeinnaam van Paralegal – (www.)juridischloket.info – slechts in geringe mate afwijkt van de naam van HJL en dat Paralegal en HJL zich beide bezighouden met het geven van juridisch advies, is het hof voorshands van oordeel dat voor het publiek wel degelijk gevaar voor verwarring tussen HJL en Paralegal is te duchten. Dat ook daadwerkelijk verwarring is ontstaan,  blijkt uit de omstandigheid dat Paralegal, naar zij zelf stelt, wel eens 'verkeerde bezoekers' krijgt. Dat Paralegal haar diensten tegen betaling verricht en HJL gratis,  is niet relevant voor de beoordeling of er verwarring(sgevaar) bestaat. Indien een rechtzoekende zich tot Paralegal wendt in de veronderstelling dat hij van doen heeft met HJL, zal hij eveneens -evenwel ten onrechte - veronderstellen dat de diensten van Paralegal gratis worden verleend. Hieruit volgt naar het voorlopig oordeel van liet hof tevens dat voldoende aannemelijk is dat HJL door de handelwijze van Paralegal schade - naar zij stelt: verlies van exclusiviteit van de naam en reputatieschade – lijdt.

21. In het licht van het voorgaande is het hof voorshands van oordeel dat het gebruik door Paralegal van de handels- en domeinnaam (www. ) juridischloket.info onzorgvuldig is jegens (aanvankelijk: de oprichters van) HJL. De voorzieningenrechter heeft de vordering dan ook terecht toegewezen, wat er zij van de motivering van haar beslissing."

Lees het arrest hier. Arrest in incident hier. Vonnis vzr. Rb Rotterdam hier.

Rechtbank Utrecht, 12 november 2008, LJN: BG4155, Thuisbezorgd.nl B.V. tegen Tjokkie E-Marketing B.V. i.o.

Eerst even voor jezelf lezen. Domeinnamen, Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Onrechtmatige daad. Vervolg op Gerechtshof Amsterdam, 15 januari 2008, Thuisbezorgd.nl tegen Jolidé V.O.F. c.s, IEF 5552. (Dreigend) gebruik domeinnaam als handelsnaam. Gebruiksverbod o.g.v. onrechtmatige daad.  Proceskostenveroordeling in kort geding kan niet in de bodemzaak betrokken worden. Eiser Thuisbezorgd.nl wordt in de gelegenheid gesteld om  zich bij akte over de (hoogte van) proceskostenveroordeling i.c. uit het te laten.

Handelsnaamrecht: 7.14 In de onderhavige zaak doet zich niet de situatie voor dat een zuiver beschrijvend woord als handelsnaam gebruikt wordt. De handelsnaam van Tb is samengesteld uit het woorden thuis gevolgd door een vervoeging van het woord bezorgen. Dit zijn weliswaar gewone Nederlandse woorden maar door de combinatie van deze woorden met het achtervoegsel “.nl” is een niet zuiver beschrijvend woord ontstaan voor de door Tb aangeboden diensten, te weten het via online bemiddeling thuis (laten) bezorgen van maaltijden. In zoverre is er hier een andere situatie dan bij het gebruik van de naam Camping Holidays voor kampeervakanties of hypotheekofferte.nl voor het online aanbieden van hypotheekoffertes. Anders dan gedaagde partij heeft aangevoerd is hier derhalve geen sprake van monopolisering door Tb van een louter beschrijvende aanduiding.

(…) Het mag zo zijn dat gedaagde partij ingevolge het arrest van het hof van het gebruik van de aanduiding thuisbezorgen.nl heeft gestaakt, uit het feit dat zij geweigerd heeft aan Tb toe te zeggen dat het gebruik van de website thuisbezorgen.nl niet alsnog zal worden hervat voor activiteiten en diensten gelijk aan of overeenstemmend met die van Tb volgt dat er in ieder geval sprake is van een dreigend gebruik van de handelsnaam thuisbezorgen.nl. door gedaagde partij. Dit rechtvaardigt al een verbod op ieder gebruik van de handelsnaam thuisbezorgen.nl door gedaagde partij.”

Onrechtmatige daad: 7:16. (…) Het enkele feit dat er sprake is van verwarring en van verwarringsgevaar met de handelsnaam van Tb, leidt al tot de conclusie dat het gebruik van de domeinnaam thuisbezorgen.nl of enig ander daarmee overeenstemmend teken onrechtmatig is jegens Tb.

7.17.  Tb vraagt een verbod op het gebruik van de domein- en handelsnaam voor zover gebruikt met betrekking tot activiteiten en/of diensten (soort)gelijk aan of overeenstemmend met die van Tb of waarvoor (een van) de merken van Tb is ingeschreven. Gelet op de zeer ruime omschrijving van de categorieën waarvoor de merken van Tb zijn ingeschreven, zal dit bevel beperkt worden tot activiteiten en/of diensten gelijk aan of overeenstemmend met die van Tb. Uit hetgeen hiervoor is overwogen blijkt genoegzaam welke diensten of activiteiten dat zijn.”

Lees het vonnis hier. 

Rechtbank Amsterdam, 12 november 2008, HA ZA 04-3620, B.V. Algemeen Nederlands Persbureau ANP tegen Novum Nederlands Nieuws B.V. (met dank aan Arnout Groen, De Brauw Blackstone Westbroek).

Eerst even voor jezelf lezen. Vonnis  in de langlopende zaak tussen ANP en Novum (zie IEF 698). De vorderingen worden toegewezen op basis van ongeoorloofde mededinging.

“4.15. Novum B.V. heeft een deel van haar nieuwsgaring en nieuwsvoorziening gebaseerd op werk dat door inspanningen van het ANP, haar directe concurrent, tot stand was gekomen en (nog) niet publiekelijk toegankelijk was. Dit terwijl Novum B.V. wist dat ANP haar geen toegang tot die gegevens had gegeven. Novum B.V. heeft met gebruikmaking van niet aan haar toegekende inloggegevens technische beschermingsmaatregelen omzeild en is zodoende opzettelijk en wederrechtelijk binnengedrongen in de ARTOS-Nieuwsserver. Het op deze wijze profiteren van de inspanningen van een ander bedijf is een vorm van ongeoorloofde mededinging en onrechtmatig wegens handelen in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.”

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 11 november 2008, KG ZA 08-880, Arla Foods Amba tegen Th. Vergeer en Zonen B.V. 

Merkenrecht. Kaasmerk Puck tegen kaasmerk Cheez’Puck. Element Cheez is beschrijvend voor kaas, "tekenelementenpucks of Pu(c)k zijn beschrijvend voor ijshockeypucks, maar niet voor stukken kaas”. Overeenstemmende tekens, gevaar voor (minstgenomen indirecte) verwarring is aannemelijk: (impliciet pan-Europees?) inbreukverbod en overdracht domeinnaam. Rechtbank benadrukt nog eens dat “voor de beoordeling van potentieel verwarringsgevaar "sub b" een min of meer abstracte benadering is vereist en geen concreet opgetreden verwarring (of het gevaar daarvoor) behoeft te worden aangetoond.” Onrechtmatige daad en inbreuk handelsnaamrecht kunnen niet tot meeromvattend inbreukverbod leiden en blijven derhalve buiten beschouwing.

Nevenvorderingen niet toewijsbaar afgewezen onder verwijzing naar HR in Bax/Weijers (spoedeisend belang nevenvorderingen). Poceskosten: “Arla's stelling dat de indicatietarieven "op niets" zouden zijn gebaseerd en "een slag in de lucht" zouden betreffen, wordt gepasseerd.” €15.339,44. Afbeeldingen in het vonnis. 

Eiser Arla hanteert haar PUCK-(gemeenschaps)merken “voor een vooral in de Arabische wereld en onder inwoners van Europa met wortels in de Arabische wereld populaire geitenkaas- en roomkaasvariant. Dergelijke kaas is (ook) in Nederland, Duitsland en Denemarken op de markt en er wordt op Arabischtalige satelliettelevisiezenders met bereik in Europa zoals Al Jazeera reclame voor gemaakt.” Gedaagde Vergeer brengt een kaasproduct op de markt bestemd voor kinderen in Nederland en ook in Duitsland en Hongarije. Zij hanteert daarvoor het teken Cheez'Pucks en hanteert in haar marketinguitingen rondom dit kaasproduct een character (of mascotte, zoals haar advocaten dit betitelen) Puk of Puck.

Merkenrecht: “4.4. PUCK en Cheez'pucks zijn naar voorlopig oordeel overeenstemmende tekens ten opzichte van het Gemeenschapswoordmerk PUCK, waardoor gevaar voor (indirecte) verwarring kan ontstaan bij het in aanmerking te nemen publiek. (…)

4.5. Arla heeft genoegzaam aannemelijk gemaakt dat het teken Cheez' in het verkeer gehanteerd wordt in samenstellingen als een gebruikelijke en louter beschrijvende aanduiding voor kaassmaak of kaasproduct. Dat is zo in de door haar overgelegde afbeeldingen van verpakkingen van CheezWhiz (kaassaus of kaasspray voor topping), Cheez-it of Cheez - it van Frico (reepjes kaas in een pakje) en Cheez-doodles (maiszoutjes met kaassmaak). Het element Cheez' betreft een verbastering of fonetische weergave van het Engelse woord cheese.

4.6. Voor bedoelde globale beoordeling betekent dit dat het element "pucks" uit de samenstelling Cheez'pucks het dominerende en onderscheidende bestanddeel is (waaraan meer gewicht toekomt bij de overeenstemmingsvraag, nu die immers in het totaalbeeld meer opvallen) – en bij de tekens Puk en Puck, voor zover gebruikt ter onderscheiding van de betrokken waar, is dit sowieso het enige te vergelijken element. Bovendien geldt dat een hoge mate van overeenstemming van de betrokken waren (in dit geval: (geiten)kaas en (Goudse kinder)kaas, allebei kaas derhalve) volgens vaste rechtspraak een geringere mate van overeenstemming tussen merk en tekens – zo daar hier al sprake van zou zijn – kan compenseren. Dit alles bij elkaar genomen betekent naar voorlopig oordeel dat de verschillen Cheez', respectievelijk de toevoeging van een meervoudsletter 's' in het tekenelement pucks uit de samenstelling Cheez'pucks, respectievelijk weglating van de letter 'c' in het teken Puk, niet maken dat geen sprake is van in ieder geval auditieve en visuele overeenstemming. Wellicht is dat voor wat de samenstelling Cheez'pucks betreft in mindere mate het geval, maar merkenrechtelijk is dat is voorshands niet relevant te achten. Dat de klank van "pu(c)k" in het Arabisch als "boek" zou klinken, zoals Vergeer onweersproken heeft aangevoerd, maakt dit niet anders, omdat Arabisch in de Europese Unie geen doorgaans begrepen taal is. Evenmin valt in te zien wat dit aan overeenstemming zou afdoen. Mogelijk is tevens sprake van begripsmatige overeenstemming als puck opgevat zou kunnen worden als synoniem voor schijf – maar Arla bestrijdt juist dat dit teken(element) als zodanig kan worden opgevat, zoals Vergeer wel aanvoert. Enkel auditieve gelijkenis kan overigens al voldoende zijn voor verwarringsgevaar. Dat het teken Cheez'pucks louter beschrijvend zou worden gebruikt, zoals Vergeer aanvoert, wordt voorshands niet gevolgd. Tekenelementen pucks of Pu(c)k zijn beschrijvend voor ijshockeypucks, maar niet voor stukken kaas.”

Verwarringsgevaar: “4.7. Tevens wordt voorlopig geoordeeld dat sprake is van minstgenomen indirect verwarringsgevaar in de in 4.4. bedoelde zin. In de eerste plaats is daarbij relevant dat Arla zich in deze zaak beroept op Gemeenschapsmerken die korter dan 5 jaar geleden zijn ingeschreven, zodat deze überhaupt nog niet eens als merk gebruikt behoeven te worden (art. 15(1) GMVo), zoals Arla terecht naar voren heeft gebracht. Dat geen sprake zou zijn van verwarringsgevaar, omdat Arla haar merk zou gebruiken voor geitenkaas bestemd voor de Arabische markt en Vergeer zich met haar teken en character richt op de Nederlandse (kinder) kaasmarkt, wordt – wat daar verder gelet op art. 15(1) GMVo ook van zij – voorshands niet gevolgd. Nog daargelaten dat Arla onvoldoende steekhoudend weersproken ter zitting heeft gesteld dat zij haar van de Puck-merken voorziene kaas ook in Europa te koop aanbiedt, zodat voorshands niet aannemelijk is dat sprake is van een louter "exportmerk" (overigens een krachtens art. 15(2)(b) GMVo als normaal gebruik als merk aangemerkte handeling), miskent die stelling dat voor de beoordeling van potentieel verwarringsgevaar "sub b" een min of meer abstracte benadering is vereist en geen concreet opgetreden verwarring (of het gevaar daarvoor) behoeft te worden aangetoond.

4.8. Op grond van het vorenoverwogene is een merkinbreukverbod gebaseerd op het Gemeenschapswoordmerk versterkt met een voor matiging vatbare dwangsom toewijsbaar, evenwel als in het dictum verwoord. Beoordeling op grond van de gecombineerde Gemeenschapswoord/ beeldmerken kan bij die stand van zaken achterwege blijven.”

Domeinnaam: “4.9. Arla heeft onweersproken en onderbouwd gesteld dat Vergeer het teken cheezpucks in haar domeinnaam waarachter de website www.cheezpucks.nl wordt gedreven, gebruikt als merk, namelijk mede ter onderscheiding van de producten die op de door de domeinnaam verkregen website worden aangeboden, omdat er een direct verband is tussen die domeinnaam en de producten die worden aangeboden (bijvoorbeeld in de banner "cheez'pucks. hèt kaasje voor coole kids" op de openingspagina). Zodoende valt ook het hanteren van deze domeinnaam onder het toe te wijzen merkinbreukverbod en kan de gevorderde medewerking aan overdracht van bedoelde domeinnaam daarop worden gebaseerd. Ter voorkoming van executiegeschillen zal Vergeer bij wijze van nadere ordemaatregel enige tijd gegund worden om tot aanpassingen te komen, waaronder het "uit de lucht" halen en overdragen van haar website aan Arla.”

Nevenvorderingen: “4.12. De nevenvorderingen zullen worden afgewezen. Gegeven de betwisting van bedoeld spoedeisend belang bij elke afzonderlijke nevenvordering heeft Arla onvoldoende aannemelijk weten te maken dat zo'n belang aanwezig is. Haar stelling dat de proceseconomie ermee gebaat zou zijn thans al in het kader van deze voorlopige beoordeling inzicht te krijgen in afnemers of toeleveranciers om verdere inbreuk te stoppen en in staat te zijn zonder verdere procedure buiten rechte haar schade te kunnen begroten teneinde vervolgens eventueel in der minne tot een regeling daaromtrent te komen met Vergeer, wordt niet voldoende geacht.

4.13. Dat wordt niet anders in het licht van HR 15 juni 2007, NJ 2008/153 (Bax/Weijers), waarin een nevenvordering tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten aan de orde was. Daarin heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat indien een hoofdvordering voldoende spoedeisend is om in kort geding te kunnen worden beslist, de proceseconomie ermee gebaat is, dat in hetzelfde geding ook over een daarmee nauw verwante nevenvordering als die ter zake van buitengerechtelijke kosten kan worden beslist. Indien die vordering niet of onvoldoende wordt betwist en de hoofdvordering voldoende spoedeisend is, mag volgens dit arrest in beginsel worden aangenomen dat ook toewijzing van de nevenvordering uit hoofde van onverwijlde spoed geboden is. Allereerst is in de onderhavige zaak wel sprake van betwisting van het spoedeisend belang bij de nevenvorderingen. In de tweede plaats kan een dergelijke proceseconomische overweging naar voorlopig oordeel (zoals ook onlangs in Vzr Rb 's-Gravenhage 7 oktober 2008, IEPT 20081007 (BMW/Inter-Tyre Holland) is uitgemaakt, niet leiden tot toewijzing van zeer ingrijpende nevenvorderingen als in deze procedure door Arla gevorderd nu het gestelde spoedeisende belang daartoe onvoldoende aannemelijk wordt geacht. In dat licht zij erop gewezen dat dit type nevenvorderingen in de systematiek van de Handhavingsrichtlijn (die terug gaat op de systematiek van Deel III van TRIPs Verdrag) bedoeld lijkt te zijn als definitieve maatregelen nadat een inbreuk (in of tijdens een bodemprocedure) is vastgesteld (artt. 8 en 10) en naar voorlopig oordeel moeilijk is te begrijpen onder de voorlopige en conservatoire maatregelen uit art. 9 van deze richtlijn (dat teruggaat op art. 50 TRIPs).

Proceskosten: “4.15. Voor vonnissen gewezen na 1 augustus 2008 dient voor de hoogte van de proceskosten in het geval van betwisting aansluiting te worden gezocht bij de per die datum in werking getreden genoemde regeling Indicatietarieven in IE-zaken, te vinden op www.rechtspraak.nl. Het door Arla opgevoerde bedrag is beduidend hoger dan het daarin vermelde indicatietarief voor een eenvoudig kort geding, evenwel maar enigszins hoger dan het indicatietarief voor een niet-eenvoudig kort geding. Gelet tevens op de hoogte van de door Vergeer zelf verantwoorde kosten ter onderbouwing van haar aanspraak uit hoofde van art. 1019h Rv ter hoogte van € 10.117,- (ook belangrijk hoger dan het indicatietarief voor een eenvoudig kort geding), maakt dat termen bestaan om aan te nemen dat het hogere indicatietarief van € 15.000,- te dezen als uitgangspunt kan worden genomen. De door Arla in rekening gebrachte kosten die daarboven uitkomen zijn in deze omstandigheden, behoudens steekhoudende nadere motivering, die ontbreekt, in beginsel niet aan te merken als redelijk en evenredig in de zin van art. 1019h Rv. Arla's stelling dat de indicatietarieven "op niets" zouden zijn gebaseerd en "een slag in de lucht" zouden betreffen, wordt gepasseerd onder verwijzing naar de betreffende regeling die blijkens de tekst ervan is vastgesteld door het LOVC na voorbereiding in een werkgroep ingesteld door het LOVC en totstandkoming in samenspraak met de NOvA. Zodoende wordt de proceskostenveroordeling vastgesteld op € 15.000,-, vermeerderd met € 254,- aan vast recht en € 85,44 aan explootkosten, derhalve op € 15.339,44.”

Lees het vonnis hier.