Rechtspraak  

HvJ EU 12 juli 2012, zaak C-311/11 P (Smart Technologies tegen OHIM)

Gemeenschapsmerkenrecht.

Hogere voorziening ingesteld na Gerecht EU T-523/09, waarin het Gerecht EU heeft geoordeeld dat het woordmerk 'WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH' (klasse 9) niet zal worden ingeschreven. Hiertegen wordt door de aanvrager van het merk een hogere voorziening ingesteld. Middel: er is wel sprake van onderscheidend vermogen.

Het Hof oordeelt dat het merk elk onderscheidend vermogen mist. Het Gerecht EU heeft het merk als reclameslogan aangemerkt. Voor slogans gelden geen strengere criteria dan voor andere tekens. Het Hof oordeelt dat bij de concrete beoordeling van het onderscheidend vermogen de rechtspraak zich niet baseerd op de aanname dat het voor reclameslogans moeilijker is om onderscheidend vermogen vast te stellen, dan voor andere woordtekens.

Het Hof wijst de hogere voorziening af.

34 Het Gerecht heeft in punt 29 van het bestreden arrest niet alleen uitdrukkelijk verwezen naar de in de punten 44 en 45 van het arrest Audi/BHIM vermelde factoren, maar heeft in de punten 32 en volgende van het bestreden arrest aan de hand daarvan het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk ook onderzocht. Zoals uit punt 40 van het bestreden arrest blijkt, is het Gerecht op grond van dat onderzoek met name tot de conclusie gekomen dat het relevante publiek in dit merk buiten de verkoopbevorderende boodschap dat de betrokken waren de uitvoering van een complexe taak eenvoudig maken, geen aanduiding van de specifieke commerciële herkomst zal zien.

41 Ten slotte heeft het Gerecht het aangevraagde merk weliswaar als reclameslogan aangemerkt, maar heeft het bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen ervan in geen geval andere criteria gehanteerd dan voor andere woordtekens. Zoals duidelijk blijkt uit punt 25 van het bestreden arrest, gelezen in samenhang met de punten 24 en 28 daarvan, heeft het Gerecht daarentegen geoordeeld dat voor slogans geen strengere criteria dienden te worden gehanteerd dan voor andere tekens.

43 Wat het tweede deel van dit onderdeel betreft, moet erop worden gewezen dat het Gerecht in de punten 26 en 27 van het bestreden arrest weliswaar de in de punten 26 en 27 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte rechtspraak van het Hof heeft aangehaald, volgens welke niet valt uit te sluiten dat het onder bepaalde voorwaarden voor reclameslogans moeilijker kan zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen, maar dat het zich bij de concrete beoordeling van het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk niet heeft gebaseerd op de aanname dat het voor dit teken moeilijker is om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan voor andere woordtekens.

Op andere blogs:
Alicante News (A: Court of Justice: Judgments and Orders, case C-311/11)

Vzr. Rechtbank Arnhem 28 juni 2012, LJN BX3806 KG ZA 12-276 (De Bever tegen Nedac Sorbo)

Uitspraak ingezonden door Menno Jansen, Spectrum advocaten. 

De Bever ontwikkelt en produceert reinigingsmiddelen, waaronder een lijn met de naam BLUE WONDER. Nedac Sorbo heeft sinds 2005 met De Bever een exclusieve licentieovereenkomst voor de distributie van Blue Wonder- producten. Sinds 2010 is er onderhandeld over de verlenging van deze overeenkomst en over de beëindiging van de samenwerking, omdat De Bever zelf haar producten op de markt zal gaan brengen. Om bekendheid te geven aan de introductie van de nieuwe Sorbo Ultra Clean heeft Nedac Sorbo een promotieactie gehouden waarbij een oranje actiesticker is aangebracht op de Sorbo Blue Wonder-fles. In totaal zijn zo er 38.000 flessen geleverd.

Niet het beeldmerk, maar slechts het woordmerk wordt vermeld in deze promotiecampagne. Een beroep op de overeengekomen finale kwijting faalt, omdat de afspraken hierover niet gaan over expliciete afspraken over hoe partijen met elkaars merkrechten zullen omgaan.

Dat Nedac Sorbo gerechtigd is tot het verhandelen van de nog beschikbare voorraad tot 1 augustus impliceert geen toestemming om het merk Blue Wonder te gebruiken voor de presentatie en promotie van de eigen concurrerende nieuwe productlijn.

5.17. Deze promotieactie van Nedac Sorbo, waarbij flessen van de Blue Wonder-producten die voorzien zijn van het woordmerk Blue Wonder zonder toestemming van De Bever zijn beplakt met de actiesticker die verwijst naar het concurrerende product van Nedac Sorbo en waarbij bovendien de indruk wordt gewekt dat de Blue Wonder-producten zullen verdwijnen, kan bij de consument verwarring veroorzaken omtrent de commerciële relatie tussen partijen en de herkomst van het merk Blue Wonder, hierin bestaande dat het product Blue Wonder afkomstig is van partijen gezamenlijk, althans dat tussen hen een commerciële band bestaat. Hierdoor zal het merk Blue Wonder door de consument geassocieerd kunnen worden met de waren van Nedac Sorbo, zodat afbreuk wordt gedaan aan de herkomstaanduidingsfunctie van het merk Blue Wonder. Daarnaast kan er bij de consument verwarring ontstaan omdat de wijze van bestickering en de inhoud van de tekst op de actiesticker suggereert dat het product Blue Wonder als zodanig van de markt zal verdwijnen en zal worden vervangen door het product Sorbo Ultra Clean. Ook hierdoor wordt de herkomstaanduidingsfunctie van het merk Blue Wonder aangetast.

De vorderingen zijn echter ruim geformuleerd, maar het wordt Nedac Sorbo verboden om de gebruikte actiesticker en de suggestieve tekst daarop te gebruiken. Ook wordt zij verboden om Blue Wonder te gebruiken ter presentatie en promotie van haar eigen productlijn. Sorbo dient opgave te doen en online te rectificeren.

In reconventie wordt het De Bever verboden inbreuk te maken op de auteursrechten en merkrechten van Nedac Sorbo, meer in het bijzonder door zich te onthouden van het aanbieden van Sorbo Blue Producten (door Nedac Sorbo vormgegeven fles met bedrukking van het etiket). Nedac Sorbo is tot 1 augustus 2012 gerechtigd om de (Sorbo) Blue Wonder-producten uit te leveren. En De Bever dient een brief te zenden aan afnemers waarin de distributierelatie wordt uitgelegd.

Promotie/actiesticker
5.4. De voorzieningenrechter merkt allereerst op dat thans door Nedac Sorbo haar nieuwe productlijn reinigingmiddelen "Sorbo Ultra Clean" en door De Bever haar vernieuwde productlijn Blue Wonder-producten op de markt worden afgezet. Dit is in de vaststellingsovereenkomst met zoveel woorden geregeld. Daarnaast brengt Nedac Sorbo haar bestaande voorraden (Sorbo) Blue Wonder-producten op de markt, waartoe zij tot 1 augustus 2012 is gerechttigd ingevolge de vaststellingsovereenkomst. Een deel van deze (Sorbo) Blue Wonder-producten is echter bestickerd met de betreffende oranje actiesticker in het kader van de promotieactie van Nedac Sorbo. Daaromtrent zijn partijen niet uitdrukkelijk iets overeengekomen.

5.6. (...) Dit Blue Wonder-beeldmerk is afgebeeld op de verpakkingen van de vernieuwde productlijn Blue Wonder-producten van De Bever. Dit beeldmerk komt echter in het geheel niet voor in de beweerde inbreukmakende promotieactie van Nedac Sorbo noch op de verpakking van de (oude) Blue Wonder-producten waarop de actiesticker is bevestigd, zodat de promotieactie ook geen inbreuk kan opleveren op dit beeldmerk. Dit Blue Wonder-beeldmerk zal bij de beoordeling van de gestelde merkinbreuk dan ook verder buiten beschouwing worden gelaten. Derhalve dient te worden beoordeeld of Nedac Sorbo met haar promotieactie inbreuk maakt op het woordmerk van Blue Wonder van De Bever.

Verweer: geen inbreuk
5.15 Nedac Sorbo voert ten slotte het verweer dat de promotieactie geen merkinbreuk oplevert, omdat de op de actiesticker en de website www.uwhulpinhuis.nl vermelde informatie feitelijk juist is en op geen enkele wijze denigrerend richting De Bever is en ook geen afbreuk doet aan de reputatie van het merk Blue Wonder. Zij stelt dat op de actiesticker slechts op referende wijze gebruik wordt gemaakt van het merk Blue Wonder. Nedac sorbo dient immers de consument te kunnen informeren dat zij niet langer het product Sorbo Blue Wonder in haar assortiment van schoonmaakmiddelen opneemt, maar zal vervangen door producten van het merk Sorbo Ultra Clean.

Vzr: herkomstaanduidingsfunctie aangetast
5.16. De voorzieningenrechter constateert dat de tekst "Ultra Clean" op de actiesticker in een vergelijkbaar lettertype en grootte is als de tekst "Blue wonder" op het etiket van de fles (Sorbo) Blue Wonder en voorts dat de actisticker zodanig op het etiket van de fles is geplaatst dat de tekst Ultra Clean pal boven de tekst Blue Wonder staat. Door deze wijze van bestickering lijkt het alsof de naam van het Blue Wonder-product wordt gewijzigd in Sorbo Ultra Clean. Met de bijgeschreven tekst op de actiesticker dat Sorbo Blue Wonder wordt vervangen door Ultra Clean wordt de indruk versterkt dat Blue Wonder-producten geheel van de markt zullen verdwijnen. (...)

5.17. Deze promotieactie van Nedact Sorbo, waarbij flessen van de Blue Wonder-producten die voorzien zijn van het woordmerk Blue Wonder zonder toestemming van De Bever zijn beplakt met de actiesticker die verwijst naar het concurrerende product van Nedac Sorbo en waarbij bovendien de indruk wordt gewekt dat de Blue Wonder-producten zullen verdwijnen, kan bij de consument verwarring veroorzaken omtrent de commerciële relatie tussen partijen en de herkomst van het merk Blue Wonder, hierin bestaande dat het product Blue Wonder afkomstig is van partijen gezamenlijk, althans dat tussen hen een commerciële band bestaat. Hierdoor zal het merk Blue Wonder door de consument geassocieerd kunnen worden met de waren van Nedac Sorbo, zodat afbreuk wordt gedaan aan de herkomstaanduidingsfunctie van het merk Blue Wonder. Daarnaast kan er bij de consument verwarring ontstaan omdat de wijze van bestickering en de inhoud van de tekst op de actiesticker suggereert dat het product Blue Wonder als zodanig van de markt zal verdwijnen en zal worden vervangen door het product Sorbo Ultra Clean. Ook hierdoor wordt de herkomstaanduidingsfunctie van het merk Blue Wonder aangetast.

Reconventie: gebruik van Sorbo-merken door De Bever
6.9. Naast het hiervoor omschreven gebruik van de Sorbo-merken van Nedac Sorbo heeft Der Bever de merknaam Sorbo ook gebruik door op 11 mei 2012 aan afnemers (Sorbo) Blue Wonder producten aan te bieden die opgenomen zijn in de als bijlage gevoegde artikellijst. De Bever erkent dat in de bijgevoegde artikellijst in de productomschrijvingen de merknaam Sorbo meerdere keren is geplaatst, maar stelt dat dit een administratieve fout betreft en dat zij aan afnemers alleen haar eigen nieuwe productlijn van Blue Wonder artikelen verkoopt, waarop geen enkele verwijzing naar Nedac Sorbo of de Sorbo-merken is geplaatst, zodat reeds hierom geen sprake kan zijn van verboden merkgebruik. Dit betoog faalt, nu  het enkel aanbieden van waren ingevolge artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE wordt aangemerkt als gebruik van een merk in de zin van artikel 2.20 lid 1 BVIE. Niet is vereist dat de producten ook daadwerkelijk zijn verkocht. Voor zover er al sprake zou zijn van een administratieve fout, dan nog is dit een gebruik van de merknaam Sorbo dat voor rekening en risico komt van Nedac Sorbo.

6.10 Dit, zonder toestemming van Nedac Sorbo, gebruik van Sorbo-merken door De Bever, bestaande in het aan afnemers aanbieden van (Sorbo) Blue Wonder producten, voorzien van het Sorbo-beeldmerk, en in het veelvuldig gebruiken van de Sorbo-merken in de meest aangewezen informatiebronnen voor afnemers en consumenten van de nieuwe Blue Wonder-producten van De Bever, zoals de hiervoor genoemde twee websites van De Bever en haar accountboek, die door De Bever in het economisch verkeer wordt gebruik ter promotie van haar eigen nieuwe producten die concurrerend zijn aan de producten van Nedac Sorbo, kan bij de afnemers en de consument verwarring veroorzaken omtrent de commerciële relatie tussen partijen en de herkomst van de Sorbo-merken. Hierdoor kunnen de Sorbo-merken geassocieerd worden met de waren van De Bever, zodat afbreuk wordt gedaan aan de herkomstaanduidingsfunctie van de Sorbo-merken. Met dit gebruik van de Sorbo-merken maakt Nedac Sorbo [red. vermoedelijk De Bever bedoeld] dan ook inbreuk op de exclusieve merkrechten van Nedac Sorbo op de Sorbo-merken in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE.

Zie hier de grosse.

Vzr. Rechtbank Utrecht 29 juni 2012, LJN BX0083 (Telefoongids.com tegen Socialistische Partij)

Rapport over acquisitiefraude waarin staat: "Een geraffineerde werkwijze is het gebruik van naamsbekendheid van een ander. Een bekend voorbeeld hiervan is de Telefoongids.com, die de indruk wekte te bellen namens de bekende Telefoongids.nl van KPN."

Passage uit op de website van SP gepubliceerde rapport over acquisitiefraude moet door gedaagden worden verwijderd. De gewraakte passage staat niet op zichzelf maar maakt onderdeel uit van een rapport over acquisitiefraude. De in de passage beschreven werkwijze wordt onmiskenbaar in verband gebracht met de in het rapport op andere plaatsen genoemde kwalificaties als “malafide praktijken” en “boeven” en dergelijke. Niet gebleken is dat de auteurs van het rapport een eigen onderzoek hebben verricht, dan wel dat de bij het Landelijk Steunpunt Acquisitiefraude binnengekomen meldingen over eiser op hun inhoud zijn onderzocht.

De geuite beschuldigingen of verdachtmakingen kunnen door SP niet worden gestaafd, zijn onvoldoende concreet onderbouwd en moeten om genoemde redenen als onrechtmatig worden aangemerkt. De SP dient de passage te verwijderen.

4.2.  Vooropgesteld moet worden dat het een maatschappelijk belang is dat wordt opgetreden tegen acquisitiefraude en andere oneerlijke handelspraktijken. Het staat SP dan ook in beginsel vrij om zich over dergelijke praktijken kritisch uit te laten, daarbij man en paard te noemen en daarover een mening te geven of te publiceren.

Daarbij dienen echter de grenzen die de zorgvuldigheid in het maatschappelijk verkeer met zich brengt niet te worden overschreden. Van een dergelijke overschrijding kan sprake zijn, indien de gepubliceerde uitlatingen feitelijk onjuist of onnodig grievend zijn.

4.3.  Door Telefoongids.com is betoogd, dat de in het rapport gewraakte passage onjuist is en dat er geen sprake is van misleiding, oplichting dan wel van acquisitiefraude. Telefoongids.com heeft haar werkwijze toegelicht en heeft verwezen naar een aantal uitspraken van verschillende rechtbanken waarin in diverse kwesties is geoordeeld dat aan de door haar gevolgde werkwijze voor de totstandkoming van een overeenkomst geen gebreken kleven. Ook heeft Telefoongids.com aangevoerd dat het onjuist en onnodig grievend is dat het rapport haar onderneming over één kam scheert met ondernemingen die spooknota’s sturen en derhalve geen enkele dienst verrichten. Dat de aanduiding van “de fraudeurs” is vervangen door “ deze ‘dienstverlener’ ”, heft, naar zij heeft betoogd, de onrechtmatigheid van de hiervoor bedoelde passage niet op.

Telefoongids.com heeft ten slotte gesteld dat zij door deze publicatie reputatieschade en omzetderving ondervindt, hetgeen versterkt wordt door het feit dat de beschuldigingen zijn geuit door een politieke partij waardoor er voor de gemiddelde lezer veel autoriteit en betrouwbaarheid van die beschuldigingen uitgaat.

4.4.  SP heeft betwist dat de in dat rapport gebezigde termen als “malafide praktijken”,“geraffineerde werkwijze”, “boeven”, “vorm van fraude” en “oplichting” in verband zijn gebracht met de activiteiten van Telefoongids.com. SP stelt dat er slechts een kleine passage aan Telefoongids.com is gewijd en dat de daarin geuite beschuldigingen niet onjuist zijn en steun vinden in het feit dat er bij het Landelijk Steunpunt Acquisitiefraude meer dan 1200 klachten tegen Telefoongids.com zijn ingediend en dat MKB Nederland heeft gemeend een procedure tegen Telefoongids.com te moeten starten ter beantwoording van de vraag of haar werkwijze als misleidend en onrechtmatig moet worden aangemerkt.

4.5. De voorzieningenrechter acht de gewraakte passage onrechtmatig jegens Telefoongids.com. Daarbij zijn de volgende overwegingen van belang.

4.6. De gewraakte passage staat niet op zichzelf maar maakt onderdeel uit van een rapport over acquisitiefraude. Door het enkele vermelden van de handelsnaam van Telefoongids.com wordt zij, gelet op de context van deze passage, derhalve direct in verband gebracht met deze vorm van fraude. De uitlating “een geraffineerde werkwijze” brengt de beschreven werkwijze onmiskenbaar in verband met de in het rapport op andere plaatsen genoemde kwalificaties als “malafide praktijken” en “boeven” en dergelijke.

Daarnaast wordt in de beschreven werkwijze van Telefoongids.com de indruk gewekt dat de overeenkomst via een telefoongesprek tot stand komt, hetgeen door Telefoongids.com gemotiveerd is betwist. Ook is niet gebleken dat de auteurs van het rapport een eigen onderzoek hebben verricht, dan wel dat de bij het Landelijk Steunpunt Acquisitiefraude binnengekomen meldingen op hun inhoud zijn onderzocht. De geuite beschuldigingen of verdachtmakingen kunnen door SP niet worden gestaafd, zijn onvoldoende concreet onderbouwd en moeten om genoemde redenen als onrechtmatig worden aangemerkt.

Op andere blogs:
Hoogenraad & Haak weblog (Telefoongids.com vs. SP: Reputatiemanagement pur sang)

Beschluss Landgericht Düsseldorf 8 maart 2012, 12 O 101/12 (Nozzad tegen Alvern Media)

Beslissing en uitspraak ingestuurd door Wouter Pors, Bird & Bird LLP.

Einstweilige Verfügung (ex parte, kort geding) in Duitsland over persbericht over een vonnis gepubliceerd op IEF 10662 (Vzr. Rb Den Haag). Misleidende mededelingen.

Alvern Media wordt via een ex parte kort geding verboden om een mededeling te (laten) verspreiden met de titel "Alvern Media gewinnt Patentrechtsverletzungsverfahren gegen Nozzad" (Alvern Media wint octrooi-inbreukprocedure van Nozzad) onder last van een dwangsom tot €250.000.

In de daarop volgende inter partes bevestigt het Landgericht Düsseldorf 6 juni 2012, 12 O 101/12 (Nozzad tegen Alvern Media) de ex parte-beslissing en wordt een reconventionele vordering ingebracht. Met een persbericht, getiteld "more inaccurate and misleading statements from Alvern", reageert Nozzad op de mededeling (zie ex parte). In reconventie vordert Alvern Media dat deze mededelingen worden verboden.

De informatie is onvolledig voor de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van wie geen kennis van gerechtelijke instanties en rechtskracht van beslissingen verwacht kan worden. Ook miste er informatie over de territoriale beperking van de uitspraak (verbod treft Duitsland niet), terwijl de Duitstalige mededeling gericht is op Duitse afnemers. Verdere foutieve mededelingen gaan over het verschil tussen "Patentrechtverletzungsverfahren" tegenover "voorlopige bescherming in een mededingingsrechtelijke zaak" en het gebruik van een meervoud in de aanduiding "Patente". De aanduiding in de mededeling dat het proces "gewonnen" is, is onjuist en daarmee misleidend. Het ex parte verbod wordt, vanwege het oneerlijke en misleidende karakter van de mededeling, gehandhaafd, mede omdat gevaar voor herhaling bestaat.

De reconventionele vordering wordt voor het grootste deel afgewezen.

pagina 11: Die Antragsgegnerin hat den Verkehr durch ihre Pressemitteilung irregeführt, da diese eine unvollständige und teilweise unrichtige Information darstellt. Da sich Unvollständigkeit und Unrichtigkeit durch die gesamte Pressemitteilung ziehen, hat die Antragsgegnerin diese insgesamt zu unterlassen, ohne dass es einschränkender Zusätze im Antrag bzw. Tenor bedürfte. Für den Umfang des Obsiegens der Antragstellerin in diesem Verfahren ist es auch ohne Bedeutung, dass die Kammer nicht sämtliche der von der Antragstellerin vorgetragenen Aspekte bezüglich Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit der Mitteilung teilt.

 

Die Information ist unvollständig, denn der durchschnittlich aufmerksame, interessierte und verständige Marktteilnehmer, von dem keine Kenntnisse zum Instanzenzug und zur Rechtskraft erwartet werden können, entnimmt der Pressemitteilung ohne weiteres, die rechtliche Auseinandersetzung sei abschließend geklärt und die Vorrichtung der Antragstellerin stelle eine Verletzung des Patents EP 863 der Antragsgegnerin dar ( 5 Abs. 1 UWG). Es fehlt sowohl ein Hinweis darauf, dass die Entscheidung nicht rechtskräftig ist, als auch, dass es sich um ein Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes handelte. Die Annahme einer abschließenden gerichtlichen Klärung wird deutlich bestärkt durch die zitierte Aussage des Geschäftsführers der Antragsgegnerin, dem die Worte zugeschrieben werden, mit dem Urteil sei ein seit Jahren andauernder Streit zwischen den Parteien entschieden worden und es sei nun “endlich gerichtlich geklärt“, dass ein Erwerber von Produkten der Antragstellerin damit rechnen müsse, wegen Patentrechtsverletzungen in Anspruch genommen zu werden.

Pagina 16 (in reconventie): Der in der Äußerung enthaltene Vorwurf gegen die Antragsgegnerin, unzutreffende und irreführende Mitteilungen herauszugeben, ist bereits aufgrund der Pressemitteilung, die Gegenstand des Verfügungsantrags der Antragstellerin ist, gerechtfertigt. Welche irreführenden und unzutreffenden Angaben diese enthält, ist vorstehend unter II. festgestellt worden. Soweit die Antragstellerin von “weiteren“ irreführenden und zutreffenden Stellungnahmen gesprochen hat, erweist sich dies unter Berücksichtigung der von der Antragstellerin dargelegten Stellungnahmen gegenüber Dritten im Vorfeld der gerichtlichen Auseinandersetzung in den Niederlanden als zulässig. Die von der Antragstellerin gewählte offene Formulierung “statements“ vermittelt dem Durchschnittsadressaten nicht, dass die Antragsgegnerin mehrere irreführende bzw. unzutreffende Pressemitteilungen herausgegeben haben soll. Wie die Antragstellerin in der mündlichen Verhandlung unter Bezugnahme auf die von ihr vorgelegten drei Kopien von Stellungnahmen gegenüber verschiedenen Treibstoffhandelsunternehmen, die Tankstellennetze betreiben, dargelegt hat, hat die Antragsgegnerin wiederholt Stellungnahmen an Dritte herausgegeben, die zu Unrecht eine wortsinngemäße Patentverletzung behaupten.

Rechtbank Breda 6 juni 2012, HA ZA 11-1374 (Oishii tegen Oishii Gastro Events BVBA)

Uitspraak ingezonden door Marieke Coumans en Elise Menkhorst, De Gier|Stam & Advocaten. Mede ingezonden door Edwin Jacobs, time.lex.

Merkenrecht. Domeinnaamrecht. AdWords en Groupon reclame-uitingen. Handelsnaamrecht. Uitgebreide bevoegdheidsoverwegingen waarna de rechtbank zich onbevoegd verklaart.

Oishii exploiteert een restaurant in Breda en is houdster van woord- en beeldmerken. OGE exploiteert een restaurant te Aken (Duitsland) en Hasselt (België) en is houdster van de domeinnaam oishii.be.

De merkinbreuk strekt zich, aldus eiser, in elk geval via Internet, mede uit tot het arrondissement van de Rechtbank Breda waarin Oishii is gevestigd. OGE vordert in een incidentele vordering de onbevoegdheidsverklaring van de Rechtbank (4.6 lid 1 BVIE), omdat er geen enkel aanknopingspunt is voor de bevoegdheid van deze rechtbank.

Als uitgangspunt geldt dat het gebruik van een teken op een website niet reeds in ieder land waarin dat merk beschermd is een onrechtmatige daad oplevert op de grond dat de website vanuit dat land raadpleegbaar is. De website moet blijkens haar inrichting mede gericht zijn op potentiële deelnemers in Nederland, dat is afhankelijk van de omstandigheden, zoals TLD, de taal of taalkeuze en verwijzingen naar bepaalde landen (met verwijzing naar Vitra/Classic Design, IEF 5925)

Aangezien oishii.be linkt naar de vestiging te Aken, oishiihasselt.be linkt naar de vestiging in Hasselt en niet alleen het woord "Hasselt", maar ook de TLD .be getuigt dat de site zich richt tot het Belgische publiek. De site is daarbij in het Engels, omdat de bestuurder de Nederlandse taal niet machtig is. De OGE-Grouponactie was gericht op het publiek in de Euregio Maas-Rijn en niet op heel Nederland. Zelfs de "Deal van de dag voor de stad Maastricht" was gericht op publiek in Limburg, maar niet gericht op heel Nederland.

De aangehaalde Kösebasi (IEF 9731) en Gaastra(IEF 10014)-zaken zijn niet toepasbaar, omdat de gedaagde partijen zich niet in het buitenland bevonden en het ging om .nl-sites. Er is geen ruimte voor analoge toepassing van het Reinwaterarrest, omdat via artikel 71 lid 1 EEX-Verordening het lidstaten onverlet laat voor bijzondere onderwerpen de bevoegdheid te regelen. De rechtbank verklaart zich onbevoegd en veroordeelt eiser in de kosten ex 1019h Rv.

5.5. Dat bij een zoekopdracht naar het woord OISHII op google.nl als resultaat eerst www.oishii.be en www.oishii.de verschijnt en daarna www.oishiirestaurant.nl is het gevolg van de inkoop door OGE van de Google Adwords "Oishii" en "Hasselt". Dit is echter niet een aanwijzing dat OGE zich specifiek op Nederland richt, aangezien beide websites linken naar de Duitse vestiging van OGE in Aken. Bovendien heeft OGE toegelicht dat zij de genoemde Adwords niet specifiek voor Nederland, maar voor geheel het Google-domein heeft gekocht. Dat zoeken op de termen OISHII en HASSELT via google.nl als eerste resultaat oplevert www.oishiihasselt.be, is niet relevant voor eventuele merkinbreuk in Nederland, aangezien door de zoekopdracht met het woord HASSELT verwarring met de vestiging van Oishii in Nederland is uitgesloten en dit zoekresultaat een website oplevert die is gericht op de Belgische markt.

Op andere blogs:
De Gier|Stam advocaten (de eiser is gevestigd in Nederland en de gedaagde in België. Welke rechter is bevoegd?)

Vzr. Rechtbank Amsterdam 1 mei 2012, KG ZA 12-344 HJ/LO (Premium Solutions B.V. tegen Buurt & Co c.s..)

Uitspraak ingezonden door Josine van den Berg en Jacqueline Schaap, Klos Morel Vos & Schaap.

In't kort: Het plaatsen van (meta)tags, bestaande uit het merk van eiser, om te deeplinken naar een uitspraak en daarmee de zoekresultaten trachten te beïnvloeden, is onrechtmatig. De aldaar gelinkte uitspraak gaat niet over het genoemde merk van eiser, maar om een ander product van eisers. Hiermee wordt zij ten onrechte in diskrediet gebracht.

Uitgebreid: Buurt & Co heeft een format ontwikkeld dat zij exploiteert onder de naam BuurtKadoos, met als slogan "Welkom in de Buurt". Volgend uit een eerder vonnis (IEF 10009) dienden MiecMarketing en Premium Solutions inbreuk op de auteursrechten van dit format te staken. Premium Solutions heeft een nieuw marketingconcept ontwikkeld, de MIEC WALLET. Dit is als beeldmerk geregistreerd.

Buurt & Co heeft dit vonnis op haar site buurtkadoos.nl gehyperlinkt onder de tekst "Lees hier de uitspraak van Buurt & Co B.V. tegen MIEC Marketing" en "MIEC Wallet". Bij het intypen van de woorden "MIEC Wallet" in Google is deze site de zesde treffer in het zoekresultaat. Premium vordert nu staken en gestaakt houden van inbreuk op beeldmerk. Niet in geschil is dat Buurt & Co op enige manier gebruik heeft gemaakt van deze woorden door ze te vermelden in de broncode waarmee een zoekresultaat wordt gecreëerd dat verwijst naar het vonnis. Buurt & Co heeft erkend dat zij op enige manier de zoekmachines heeft getracht te beïnvloeden door die woorden in de broncode van haar website op te nemen. Direct na sommatie is het gebruik gestaakt. Van merkgebruik is geen sprake, omdat Premium Solutions zich niet op basis van haar beeldmerk zich kan verzetten tegen gebruik van enkele onderdelen (woorden) daaruit.

Onrechtmatig handelen Echter, er is door het toevoegen van de (meta)tag voor de woorden 'miec+wallet' onrechtmatig gehandeld: hierdoor wordt een zoekresultaat verkregen dat verwijst naar het vonnis van 27 juli 2011, waarin dezelfde partij (concurrent) is veroordeeld wegens merkinbreuk, maar in verband met een ander product of concept dan de Miec Wallet, heeft Buurt & Co onrechtmatig gehandeld. Daarmee wordt het publiek immers misleid en wordt Premium Solutions (ten onrechte) in diskrediet gebracht.

Proceskosten Premium Solutions had een onvoorwaardelijke toezegging kunnen lezen in de conclusie van antwoord, dan had zij ook haar vorderingen in deze procedure kunnen intrekken. Nu zij dat niet heeft gedaan is de voorzieningenrechter van oordeel dat de wederpartij nodeloos kosten heeft gemaakt voor het voeren van verweer in kort kort geding en wordt Premium Solutions (eiser) veroordeeld in de proceskosten.

4.10. Vervolgens dient te worden beoordeeld of het gebruik van de woorden 'miec' en 'wallet' op de website van www.buurtkadoos.nl als onrechtmatig moet worden aangemerkt, zoals Premium Solutions subsidiair aan haar vordering ten grondslag heeft gelegd. Daarbij wordt het volgende overwogen. In beginsel staat het een partij vrij een rechterlijk vonnis, dat in het openbaar is uitgesproken, op haar website te publiceren, ook als in dat vonnis een concurrerende onderneming is veroordeeld. In het vonnis van 27 juli 2011 is Premium Solutions veroordeeld in verband met het gebruik van de WIOB-doos. Het Miec wallet-concept was geen onderwerp van het geschil. Door aan haar website een (meta)tag toe te voegen voor de woorden 'mied+wallet', dan wel op andere wijze de zoekresultaten in de zoekmachines trachten te beïnvloeden door die woorden op enige wijze in haar broncode te vermelden, waardoor bij het intypen van die woorden een zoekresultaat wordt verkregen dat verwijst naar het vonnis van 27 juli 2011, waarin dezelfde partij (concurrent) is veroordeeld wegens merkinbreuk, maar in verband met een ander product of concept dan de Miec Wallet, heeft Buurt & Co onrechtmatig gehandeld. Daarmee wordt het publiek immers misleid en wordt Premium Solutions (ten onrechte) in diskrediet gebracht. De voorzieningenrechter zal de vordering van Premium Solutions tot het staken van dit gebruik van de woorden 'miec' en 'wallet' dan ook toewijzen, voor zover daarmee wordt verwezen naar het vonnis van 27 juli 2011. Een verbod op ieder gebruik van deze woorden is te ruim en kan niet worden toegewezen. Ook een veroordeling met betrekking tot het cache geheugen in Google is niet aan de orde, nu onbetwist de tekst inmiddels niet meer in het cache geheugen te zien is.

4.13. De voorzieningenrechter is van oordeel dat zo al aannemelijk is dat met deze formulering is bedoeld tevens sommaties in een brief in een andere procedure te ondervangen, Premium Solutions in ieder geval in hetgeen in de conclusie van antwoord is vermeld een onvoorwaardelijke toezegging had kunnen lezen. Niet valt in te zien, zoals Premium Solutions stelt, dat in de woorden "zij hebben zich bereid verklaard" een verwijzing moet worden gelezen naar de eerdere toezegging, in die zin dat daarmee de voorwaarde van finale kwijting zonder dat deze is vermeld toch hierin zou moeten worden gelezen. Zij had dan ook haar vorderingen in deze procedure kunnen intrekken. Nu zij dat niet heeft gedaan is de voorzieningenrechter van oordeel dat de wederpartij nodeloos kosten heeft gemaakt voor het voeren van verweer in kort kort geding en wordt Premium Solutions (eiser) veroordeeld in de proceskosten.

Hof 's-Hertogenbosch 10 april 2012, LJN BW2293 (Stichting Virtuele Trombosedienst tegen Stichting Orbis Medisch Centrum)

In't kort: Follow-up na IEF 10571 en 10940. Reclamerecht. Misleidende reclame. Ongeoorloofde mededelingen. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep en verbiedt de trombosediensten (gedaagden) enige mededeling openbaar te maken waarin is vermeld of wordt gesuggereerd dat er onvoldoende toezicht zou zijn op de kwaliteit en veiligheid van de trombosezelfzorg van de Nationale Trombose Dienst.

4.10. Grief 9 is gericht tegen de overweging in het vonnis waarvan beroep dat niet kan worden geoordeeld dat met de mailing van de trombosediensten is beoogd gezamenlijk de toetreding van NTD op de Limburgse trombosemarkt te bemoeilijken. Het hof overweegt daarover het volgende. De Mededingingswet heeft ten doel bij te dragen aan een goed functionerend marktmechanisme van de Nederlandse economie. Artikel 6 Mw verbiedt overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat de mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan wordt verhinderd, beperkt of vervalst. Dat daarvan sprake is heeft NTD in het kader van dit kort geding onvoldoende aangetoond. NTD heeft onvoldoende gesteld om aan te nemen dat een overeenkomst als hier bedoeld tussen de trombosediensten is gesloten. Van een onderling afgestemde feitelijke gedraging die een vorm van een coördinatie tussen de trombosediensten inhoudt die de risico’s van de onderlinge concurrentie welbewust vervangt door een feitelijke samenwerking is voorshands onvoldoende gebleken. Van mededinging beperkende onderlinge afspraken als prijsafspraken, marktverdeling, kartelvorming en dergelijke blijkt uit die brieven niets, evenmin van het gebruik van een machtspositie of enige vorm van dwang. Grief 9 faalt.

4.11. Het hof ziet in hetgeen onder 4.9.4. is overwogen aanleiding de trombosediensten te verbieden in de toekomst mededelingen te doen waarin wordt vermeld of waarmee wordt gesuggereerd dat er onvoldoende toezicht zou zijn op de kwaliteit en veiligheid van de trombosezelfzorg van NTD. De gevorderde rectificatie zal het hof afwijzen. Het hof acht dit in de omstandigheden van het geval een te zware maatregel, nu de brieven waarom het hier gaat inmiddels meer dan een half jaar geleden zijn verzonden. Het hof neemt mede in aanmerking dat de in rov. 4.9. besproken mededeling van de trombosediensten niet onjuist is, maar onvolledig. Nu uitsluitend een verbod wordt gegeven, heeft de NTD geen belang bij opgaaf van de NAW-gegevens van degenen aan wie de trombosediensten hun mailing hebben toegezonden, zodat ook deze vordering wordt afgewezen. De gevorderde dwangsom heeft alleen betrekking op de gevorderde rectificatie. De vordering tot betaling van € 5.000,00 als voorschot op de schade voor buitengerechtelijke kosten zal het hof afwijzen, nu NTD niet heeft onderbouwd dat dergelijke kosten zijn gemaakt.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 20 maart 2012, KG ZA 12-88 (Gillette Company tegen Wilkinson Sword)

Uitspraak ingestuurd door Micheline Don en Richard van Oerle, NautaDutilh N.V.. mede door Tobias Cohen Jehoram, Thomas Conijn en Maurits Jan Voogt, De Brauw Blackstone Westbroek.

In 't kort: In navolging van IEF 10712. Zowel Gillette (MACH en MACH3) als Wilkinson (HYDRO3 en HYDRO 5) zijn producenten van scheersystemen voor natscheren. Er is geen sprake van misbruik van procesrecht door verschillende - te onderscheiden - uitlatingen over meerdere kort gedingen te spreiden.

Het wordt Wilkinson verboden om een hydraterende werking te claimen ten aanzien van haar HYDRO scheersystemen zonder een duidelijke en opvallende disclaimer 'hydraterend effect enkel tijdens het scheren' of 'hydraterend effect treedt enkel tijdens het scheren op'. Deze disclaimer moet voldoende duidelijk en opvallend worden gevoerd, ook in de reclamefilm.

Interessant is de overweging rondom misbruik van procesrecht:

4.3. Wilkinson heeft aangevoerd dat Gilette door de uitlatingen niet in het in december 2011 gevoerde kort geding tussen partijen te betrekken, misbruik van procesrecht zou maken. Die stelling kan niet worden gevolgd. Er is geen rechtsregel die zich in zijn algemeenheid verzet tegen een "spreiding" van verschillende vorderingen (ze betreffen immers te onderscheiden uitlatingen) over meerdere kort gedingen. Bijkomende omstandigheden kunnen dit anders maken, maar die zijn gesteld noch gebleken. De voorzieningenrechter laat nog daar dat Gilette een valide reden voor spreiding heeft aangegeven inhoudende dat alle zaken in één kort geding te behandelen tot te zware belasting van dat kort geding zou leiden.

Vzr. Rechtbank Arnhem 6 februari 2012, LJN BV6315 (Stichting Virtuele Trombosedienst tegen Stichting Rode Kruis Trombosedienst "Neder-Veluwe")

Parallel gepubliceerd RB 1306. Follow-up na IEF 10571. Reclamerecht. Misleidende reclame. Ongeoorloofde mededelingen. In´t kort: SVT was bij een eerder vonnis in kort geding verboden bepaalde uitlatingen over de regionale trombosedienst te doen, op straffe van verbeurte van een dwangsom. De essentie van het onderhavige geschil tussen partijen is of en zo ja, voor welk bedrag SVT dwangsommen heeft verbeurd. SVT heeft het eerdere vonnis overtreden. Haar vorderingen worden afgewezen.

4.21. De stellingen van TD Neder-Veluwe komen er op neer dat het onderzoek van SVT op meerdere onderdelen niet aan de gangbare kwaliteitswaarborgen voldoet. Onderzocht dient dus te worden of deze stellingen voldoende aannemelijk zijn en vervolgens of deze het verwijt rechtvaardigen dat de vergelijkende reclame, wat de vergelijking betreft, niet geoorloofd is.

4.22. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat het aantal bevraagde patiënten, circa 300 op een landelijke groep van circa 375.000 trombosepatiënten, te klein is om verantwoord de mededelingen in het onderzoek te kunnen doen. Door enerzijds wel de mening van de patiënten van SVT mee te nemen in het onderzoek, maar de mening van patiënten, die niet zijn overgestapt naar SVT maar zijn gebleven bij de regionale trombosediensten bij hun bevraging naar hun tevredenheid over de dienstverlening door de regionale trombosediensten buiten beschouwing te laten, zijn de resultaten van de enquête niet gebaseerd op een aselecte steekproef en kunnen zij reeds daarom niet als objectief worden beoordeeld. Deze resultaten verstrekken dan ook niet de eerlijke en betrouwbare informatie over de positie van SVT ten opzichte van de regionale trombosediensten, als door SVT in haar publicatie wordt voorgewend, zodat geen sprake is van geoorloofde, vergelijkende reclame in de zin van artikel 6:194a BW.

De voorzieningenrechter is voorts van oordeel dat SVT, met hetgeen zij op haar website heeft geplaatst, suggereert dat haar diensten voordelen voor patiënten hebben, die de regionale diensten missen, zoals het door haar genoemde ‘gevoel van vrijheid’. Dit klemt temeer nu uit de publicatie niet blijkt dat de enquête alleen is uitgevoerd onder patiënten van SVT. SVT heeft haar mededelingen, waarin zij haar dienstverlening direct of indirect vergelijkt met de dienstverlening van de regionale trombosediensten, geenszins deugdelijk en controleerbaar onderbouwd. Het vorenstaande leidt tot de slotsom dat SVT de juistheid van de mededelingen in het klanttevredenheidsonderzoek niet aannemelijk heeft kunnen maken. Reeds op grond hiervan is voldoende komen vast te staan dat SVT het verbod, zoals geformuleerd in het vonnis van 9 februari 2010, heeft overtreden.

4.23. In het licht van het vorenstaande zal de vordering van SVT tot betaling van € 7.899,12 aan SVT door TD Neder-Veluwe worden afgewezen. De voorzieningenrechter kan een geldvordering als de onderhavige slechts toewijzen indien is voldaan aan de onder r.o. 4.4. genoemde criteria. Dat is niet het geval, nu voldoende aannemelijk is geworden dat de rechter in een bodemprocedure zal oordelen dat SVT de aan haar bij vonnis van 9 februari 2010 opgelegde verboden heeft geschonden en dat zij als gevolg daarvan dwangsommen heeft verbeurd. Een belangenafweging kan niet tot een ander oordeel leiden.

Vzr. Rechtbank Roermond 5 januari 2012, KG ZA 11-250 (Van Cranenbroek tegen Itek)

Met dank aan Laurens Thissen, Adelmeijer Hoyng Advocaten.

Parallelle publicatie Reclameboek 1248. Misleidende mededeling. Reclamerecht. Afbeelding zonder merktekens. Van Cranenbroek houdt zich bezig met de verkoop van een divers assortiment voor tuininrichting en -onderhoud en sindskort ook elektrische fietsen. Itek biedt fietsen en sindskort tuin- en sportartikelen aan in Nederland en België.

In dit kort geding over misleidende mededelingen is de vraag aan de orde of gedaagde ITEK (voldoende) kruiwagens en electrische fietsen in voorraad had waarmee ITEK in haar folder had geadverteerd. De afgebeelde kruiwagens waren identiek, maar er waren geen (herkenbare) merktekens zichtbaar in de advertentie. De mededeling elektrische fietsen vanaf €550 is een algemene mededeling en heeft geen betrekking of specifieke merkfietsen zoals afgebeeld. Vorderingen tot o.a. verbod en rectificatie worden afgewezen.

Kruiwagens

4.7 De voorzieningenrechter overweegt ten aanzien van het vorenstaande vooreerst dat Itek niet heeft aangeboden een Fort maïskruiwagen, maar een mäiskruiwagen van 170 liter met een polyethyleen bak en een gegalvaniseerd onderstel. Het mag zo zijn dat de bij de advertentie geplaatste foto identiek is aan de (eerder door Van Cranenbroek aangeboden) maïskruiwagen van het merk Fort, maar uit dat enkele feit kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet afgeleid worden dat de aanbieding enkel om die reden betrekking had op een Fort  kruiwagen: niet aannemelijk is dat bij het publiek door de foto in de folder de indruk werd gewekt dat de advertentie betrekking had op een kruiwagen van dat specifieke merk. Dit klemt te meer nu er geen (herkenbare) merktekens op de foto van de kruiwagen zichtbaar zijn. Dat er sprake zou zijn van een zogenaamd "lokkertje", waarbij wordt geadverteerd met een merkproduct dat niet in voorraad is, zoals Van Cranenbroek lijkt te suggeren, acht de voorzieningenrechter dan ook niet aannemelijk. Gelet hierop gaat de voorzieningenrechter voorbij aan de stelling van Van Cranenbroek, die erop neerkomt dat Itek heeft geadverteerd met een (hoogwaardig) product zonder dat product op voorraad te hebben of zelfs te kunnen leveren.

 

4.8. Door Itek is verder, met stukken onderbouwd, gesteld dat zij de kruiwagen waarmee zij heeft geadverteerd ook op voorraad had. (...) Dat aan de door Van Cranenbroek ingeschakelde proefaankopers, waaronder een deurwaarder, kennelijk kruiwagens zijn verkocht die niet voldeden aan de in de advertentie genoemde specififcaties doet naar het oordeel van de voorzieningenrechter aan het vorenstaand niets af: uit de proefaankopen volgt immers niet dat, indien de kopers daar uitdrukkelijk op gestaan hadden, aan hen (zo nodig met een leveringstermijn) geen maïskruiwagen met een gegalvaniseerd onderstel geleverd had kunnen worden.

Elektrische fietsen
4.9. Ten aanzien van de elektrische fietsen overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Uit de door Van Cranenbroek in het geding gebrachte reclamefolders van Itek volgt dat door Itek elektrische fietsen van specifieke merken en types worden aangeboden voor een daarbij expliciet vermelde prijs. Verder staat in de eerste advertentie vermeld: "we hebben al 28 inch elektrische fietsen met Shimano Nexave 7 versnellingen vanaf €550,-" en in de tweede advertentie "Er is al een 28 inch elektrische fiets vanaf €50,=". Bi jdeze aanbieding wordt, afgezien van de maat van de fiets en in de eerste advertentie het merk en type van de versnelling, geen enkele nadere specificatie vermeld. Deze advertenties kunnen naar het oordeel van de voorzieningenrechter door de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument tot wie de advertentie zich richt of die zij bereikt weinig anders opgevat worden als een - algemene - mededeling van Itek dat de allergoedkoopste nieuwe elektrische fiets van 28 insch die zij in vestigingen verkoopt, €550,= kost. uit hetgeen door Van Cranenbroek is aangevoerd, kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet afgeleid worden dat deze mededeling onjuist en derhalve misleidend is, mede gelet op de - onweersproken - stelling van Itek dat zij niet alleen de nieuwste modellen, maar ook overjarige modellen verkoopt. Dat Itek, indien klanten haar vragen  om een fiets van €50,=, die fiets niet aanprijst maar uitdrukkelijk wijst op nieuwere - en waarschijnlijk betere maar in elk geval duurdere - fietsen maakt het vorenstaande niet anders, nu daaruit niet volgt dat Itek geen nieuwe fiets voor €550,= zou kunnen leveren. Dit klemt te meer nu uit de op initiatief van Van Cranenbroek plaatsgehad hebbende proefaankopen blijkt dat een dergelijke fiets - zij het met inachtneming van een levertijd - ook daadwerkelijk aan een der proefaankopers gelever kon worden.