Dossiers

Rechtbank ’s-Gravenhage, 15 september 2010, HA ZA 09-2275, Solvay tegen Honeywell (met dank aan Koen Bijvank, Vereenigde en Ruprecht Hermans, Brinkhof).

Octrooirecht. EP m.b.t. (kort gezegd) drijfgas voor polyuretaan schuim ter vervanging van CFK’s. Prejudicële vragen.aan het HvJ EU betreffende de post- Gat/LuK & Roche/Primus-uitleg van de artikelen  6(1) en 22(4) EEX-Vo  (44/2001). Mag in een provisionele vordering nu wel of niet een grensoverschrijdend inbreukverbod worden uitgesproken? Hoe moet het begrip ‘onverenigbare beslissingen’ worden uitgelegd?

Provisionele verbodsvordering:  4.5. Indien artikel 22 lid 4 EEX-Vo evenzeer van toepassing zou moeten worden geacht op vorderingen tot verkrijging van een grensoverschrijdende voorlopige voorziening, waaronder een provisionele verbodsvordering als door Solvay ingesteld, indien daartegen bij wijze van verweer is aangevoerd dat het ingeroepen buitenlandse octrooirecht nietig zou zijn, dan zou in de onderhavige zaak,  gegeven deze nietigheidsverweren, ten aanzien van de ingestelde verbodsvordering sprake zijn van een situatie waarin artikel 22 (4) EEX-Vo van toepassing is. Dat zou er ingevolge het Roche/Primus arrest van de Hoge Raad uit 2007 toe leiden dat de rechtbank ook in dit incident eerst tot een oordeel omtrent de inbreukvordering mag komen indien de ingevolge artikel 22 (4) EEX-Vo bevoegde rechters omtrent de geldigheid van de respectievelijke nationale delen van EP 440 hebben beslist.

4.6. Aldus is de vraag of de rechtbank thans al dan niet kan toekomen aan de inhoudelijke beoordeling van de zaak, afhankelijk van het antwoord op de vraag of artikel 22 (4) EEX-Vo te dezen van toepassing is. Naar het oordeel van de rechtbank bestaat daarover geen duidelijkheid. De rechtbank heeft daarom het voornemen terzake prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

(…)

Onverenigbare beslissingen: 4.18. Het HvJ EG heeft in het Roche-Primus arrest – gegeven het gebrek aan noodzaak daartoe voor de beantwoording van de voorgelegde vraag – nadrukkelijk in het midden gelaten hoe het begrip ‘onverenigbare beslissingen’ uit artikel 6 lid 1 EEX-Vo dient te worden uitgelegd. Enerzijds zou voor die uitleg aansluiting kunnen worden gezocht bij de uitleg van het begrip ‘onverenigbare beslissingen’ in de context van artikel 22 EEX-Vo, waar het HvJ EG dit begrip heeft uitgelegd als ‘tegenstrijdige beslissingen’ [C-406/92, Tatry] (de ruime uitleg), Anderzijds zou aansluiting kunnen worden gezocht bij de uitleg van het begrip onverenigbare beslissingen in de context van artikel 27 (3) EEX-Vo, waar het HvJ EG heeft geoordeeld dat van ‘onverenigbare beslissingen’ sprake is als de betrokken beslissingen rechtsgevolgen hebben die elkaar uitsluiten [C-145/86, Hoffmann] (de enge uitleg).

4.19. Naar het oordeel van de rechtbank doet zich wel het gevaar voor van divergentie in de beslechting van het geschil in het kader van eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens, indien verschillende gerechten zouden oordelen over  de vraag of Honeywell Fluorine enerzijds en de Belgische Honeywell vennootschappen anderzijds in de verschillende landen waar de Fi set of de AT-SE set conclusies van EP 440 van kracht zijn inbreuk maken op die octrooien. De rechtbank is daarom van oordeel dat aan het door artikel 6 aanhef en onder l EEX-Vo bedoelde vereiste van samenhang is voldaan, indien wordt uitgegaan van de ruime uitleg van het begrip ‘onverenigbare beslissingen’ uit artikel 6 lid 1 EEX-Vo. Aldan zou deze rechtbank bevoegd zijn op die grond kennis te nemen van de vorderingen die zijn ingesteld tegen Honeywell Belgium en Honeywell Europa, zowel in het incident als in de hoofdzaak. Indien evenwel zou worden uitgegaan van de enge uitleg, dan zou - naar de rechtbank aanneemt – het oordeel moeten luiden dat de rechtbank die bevoegdheid niet heeft.

4.20. Het HvJ EG heeft in het Gat / LuK arrest geen uitsluitsel gegeven over de vraag wat de gevolgen zijn voor de inbreukvordering in het geval dat de gedaagde partij bij wege van verweer de geldigheid van het ingeroepen octrooi bestrijdt. De Hoge Raad heeft in het Roche / Primus arrest uit 2007 overwogen dat moest worden aangenomen dat een rechter, tot oordelen geroepen over een inbreukvordering die met een nietigheidsverweer of - vordering wordt begroet, door die enkele omstandigheid zijn bevoegdheid ter zake van de inbreukvordering niet verliest. Daarvan uitgaande, is voor de beantwoording van de vraag of de bevoegdheid van deze rechtbank ten aanzien van Honeywell Belgium en Honeywell Europe kan worden gebaseerd op artikel 6 (1) EEX-Vo, niet van belang of artikel 22 (4) EEX-Vo ook op vorderingen ter verkrijging van een voorlopige voorziening van toepassing moet worden geacht. Alsdan immers dient (nadat de bevoegde buitenlandse rechter over de geldigheid van het ingeroepen buitenlandse octrooi heeft beslist) nog immer te worden beslist op de overige (niet-inbreuk) verweren en blijft het risico van tegenstrijdige beslissingen bestaan.

4.2 1. Aldus is de beslissing over de bevoegdheid van de rechtbank in onderhavige zaak voor zover het de tegen Honeywell Belgium en Honeywell Europe ingestelde vorderingen betreft, afhankelijk van de vraag hoe artikel 6 (l) EEX-Vo dient te worden uitgelegd, waaromtrent geen duidelijkheid bestaat. De rechtbank heeft daarom het voornemen ook terzake hiervan prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

4.23. De rechtbank zal een comparitie gelasten, teneinde partijen in de gelegenheid te stellen zich uit te laten omtrent (de formulering van) de aan het Hof van Justitie van de Europese Unie re stellen prejudiciële vragen

Lees het vonnis hier.

Agentschap NL (NL octrooicentrum), 7 september 2010, beschikking op bezwaar inzake Certificaat nr. 300387 (met dank aan Anke Heezius, Life Sciences Legal).  
 
Octrooirecht. ABC. Het Octrooicentrum stelt dat het product niet wordt beschermd door een basisoctrooi (voorwaarde in artikel 3, aanhef en onder a verordening EG 469/2009) en weigert een aanvullend beschermingscertificaat af te geven. Het bezwaar van verzoekster tegen deze beslissing wordt afgewezen. Contextuele uitleg van het octrooi voor het vaststellen van de materie van het octrooi. Geen marginale maar volledige toets door Octrooicentrum. Verwijzing naar en bespreking van het Atorvastatine-arrest van het Hof te Den Haag (21 februari 2008). 

Het product betreft geneesmiddel tocilizumab; een gehumaniseerd monoklonaal antilichaam. Volgens het Octrooicentrum blijkt, als de conclusies worden uitgelegd in het licht van de beschrijving, dat zowel de beschrijving als de uitvoeringsvoorbeelden enkel monoklonale antilichamen van muriene oorsprong openbaren, terwijl de productiemethoden die worden beschreven uitsluitend betrekking hebben op hybridoma systemen, waarmee muriene monoklonale antilichamen worden gemaakt. Het octrooi openbaart noch suggereert derhalve een gehumaniseerd monoklonaal antilichaam. Dat in het basisoctrooi evenmin expliciet wordt beschreven noch wordt gesuggereerd dat de uitvinding beperkt is tot muriene monoklonale antilichamen doet hier volgens het Octrooicentrum niets aan af.

Het Octrooicentrum licht in de eerdere beschikking toe waarom het bij het vaststellen of aan de voorwaarde van artikel 3 onder a van de verordening is voldaan dient uit te gaan van de materie van het octrooi (de inhoud van de conclusies gelezen in het licht van de beschrijving) en niet de beschermingsomvang, dat wil zeggen de uitsluitende rechten die het octrooi aan de houder ervan toekent en waarop inbreuk zou kunnen worden gemaakt. De bepaling van de beschermingsomvang is in Nederland immers voorbehouden aan de burgerlijke rechter. Deze uitleg van de verordening wordt volgens het Octrooicentrum gesteund door het Atorvastatine arrest van het Hof te Den Haag (21 februari 2008).

Verzoekster stelt in het bezwaarschrift dat tocilizumab zonder meer wordt beschermd door de hoofdconclusie, nu deze conclusie een stofconclusie is voor een stof die een monoklonaal antilichaam is met specifieke bindingseigenschappen. Tocilizumab heeft de in de hoofdconclusie genoemde eigenschappen en heeft bijkomend de eigenschappen dat het gehumaniseerd is en tot het type IgG1 behoort. Het valt daarmee onder de ruime bescherming van het basisoctrooi.

Het Octrooicentrum hanteert verder volgens verzoekster ten onrechte de toets die het Gerechtshof in het atorvastatine-arrest zou hebben opgedragen. Het Gerechtshof legt een verband met artikel 84 EOV, maar artikel 84 mag na verlening geen rol spelen. Bovendien lijkt het Octrooicentrum gezien de uitleg van de conclusies in het licht van de beschrijving, welke lijken te zijn ontleend aan het protocol bij artikel 69 EOV, zich juist te mengen in het vaststellen van de beschermingsomvang. Verzoekster vindt dat het Octrooicentrum slechts marginaal zou moeten toetsen of is voldaan aan artikel 3(a).

Het Octrooicentrum overweegt:

“De Rechtbank 's-Gravenhage en in beroep het Gerechtshof 's-Gravenhage zijn
uitsluitend bevoegd in een nietigheidsprocedure te oordelen of NL Octrooicentrum in strijd met artikel 3 een certificaat heeft afgegeven. Het Gerechtshof heeft in het Atorvastatine-arrest uiteengezet wat naar zijn mening de taak van NL Octrooicentrum is bij het vaststellen of is voldaan aan artikel 3(a). De desbetreffende overwegingen van het Gerechtshof in paragrafen 9 en 10 hebben een algemene strekking; dat die zaak betrekking had op een enantiomeer heeft daarbij namelijk geen enkele rol gespeeld.

“Strikt genomen kan, zoals verzoekster terecht stelt, het Gerechtshof NL Octrooicentrum geen bindende instructies opleggen. Dat zal het Gerechtshof ongetwijfeld zelf ook wel beseft hebben. Maar het is uiteraard tamelijk onwenselijk, gelet op de rechtszekerheid voor derden, als NL Octrooicentrum op eigen gronden certificaten zou verlenen in de wetenschap dat die waarschijnlijk een toets bij de civiele rechter niet zouden doorstaan. Om die reden is enige terughoudendheid geboden bij het varen van een eigen koers. Niettemin zal NL Octrooicentrum het Gerechtshof niet blindelings volgen en de argumenten van verzoekster dat de opvatting van het Gerechtshof niet juist is op haar waarde beoordelen.

Verder stelt het Octrooicentrum dat het Gerechtshof in Atorvastatine met de verwijzing naar artikel 84 niet meer heeft willen zeggen dan dat de materie bepaald wordt door de conclusies en bijvoorbeeld niet de gehele beschrijving. Het Gerechtshof gaat er, aldus het Octrooicentrum, zonder meer van uit dat deze conclusies gelezen mogen worden in het licht van het verleningsdossier en de beschrijvingsinleiding en de tekeningen. Volgens het Octrooicentrum is bij een dergelijke benadering niet sprake van herhaalde toepassing van artikel 84, m.a.w. het opnieuw vaststellen van de materie van het octrooi.

“De materie van het octrooi ligt vast in de conclusies en de geldigheid van die conclusies staat niet ter discussie. Er wordt enkel teruggegrepen op de beschrijvingsinleiding voor een juist begrip van wat de octrooiaanvrager met de termen van de conclusies heeft willen uitdrukken. Het behelst dus niet meer dan een contextuele uitleg.

“Een dergelijke contextuele uitleg staat ook niet gelijk aan het vaststellen van de beschermingsomvang van het octrooi. De beschermingsomvang is namelijk ruimer omdat de civiele rechter, die uitsluitend is bevoegd dit vast te stellen, daarbij ook rekening moet houden met een billijke bescherming aan de octrooihouder, zonder overigens zo ver te gaan dat geen redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden (conform het protocol bij artikel 69).”

Het Octrooicentrum vermag niet in te zien waarom de contextuele uitleg, waar in het Nederlandse octrooirecht steevast is uitgegaan en die het Gerechtshof voorstaat, op een misvatting berust. De marginale toets die verzoekster propageert acht het Octrooicentrum in strijd met de Awb die het bestuursorgaan opdraagt zijn beslissingen zorgvuldig te nemen. Het zou verder ook in strijd zijn met artikel 3.46 Awb: ‘Een besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering’.

Het Octrooicentrum stelt de materie van het octrooi vast en concludeert dat tot de materie van het octrooi kunnen worden gerekend monoklonale antilichamen tegen de IL-6 receptor bereid via conventionele (= niet gehumaniseerde) methoden. Daartoe behoort tocilizumab niet. Bezwaar afgewezen. 

Lees de beschikking hier.

HvJ EU, 9 september 2010, C-265/09 P,OHIM tegen BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG

Merkenrecht. Beroep tegen weigering inschrijving van een teken bestaande uit één letter, het beeldteken α. Het Gerecht oordeelde eerder dat de onderbouwing van de weigering te algemeen was:  het OHIM dient steeds op basis van concrete feiten aan te tonen dat het aangevraagde merk geen onderscheidend vermogen heeft. Het Hof bevestigt dit oordeel. Maar het algemene heel eenvoudig geconcretiseerd worden, dus veel maakt het niet uit.

36. Zoals de advocaat-generaal in punt 47 van zijn conclusie heeft aangegeven, biedt de verplichting om concreet te beoordelen of het betrokken teken geschikt is om de aangeduide waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden de mogelijkheid om de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 in overeenstemming te brengen met de erkenning in artikel 4 van deze verordening dat een teken in het algemeen geschikt is om een merk te vormen.

37. In dit verband moet erop worden gewezen dat, ook al heeft het Hof blijkens de aangehaalde rechtspraak erkend dat het voor sommige categorieën tekens moeilijker kan zijn om van meet af aan onderscheidend vermogen te hebben, het Hof de merkeninstanties daarom niet van de verplichting heeft vrijgesteld om het onderscheidend vermogen van deze tekens in concreto te onderzoeken.

38. Wat meer bepaald het feit betreft dat het betrokken teken bestaat uit één letter zonder grafische wijziging, dient eraan te worden herinnerd dat de inschrijving van een teken als merk niet afhankelijk is van de vaststelling van een bepaald niveau van taalkundige of artistieke creativiteit of verbeelding van de houder van het merk (arrest van 16 september 2004, SAT.1/BHIM, C-329/02 P, Jurispr. blz. I-8317, punt 41).

39. Het BHIM is er dan ook toe gehouden, aan de hand van een concreet onderzoek betreffende de verschillende waren of diensten te beoordelen of het betrokken teken geschikt is om deze waren of diensten te onderscheiden, temeer daar de vaststelling van het onderscheidend vermogen moeilijker kan blijken te zijn voor een merk bestaande uit één letter dan voor andere woordmerken,

40. Derhalve heeft het Gerecht, voor zover het heeft geverifieerd of de vierde kamer van beroep van het BHIM concreet heeft onderzocht of het betrokken teken geschikt is om de betrokken waren te onderscheiden van die van andere ondernemingen, artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 juist toegepast.

Lees het arrest hier.

"Na maanden voorbereiding is ITenRecht.nl nu officieel van start gegaan. Om ITenRecht.nl een “vliegende start” te geven heeft de redactie al een aantal berichten geplaatst. Vanaf nu zal nieuwe content mede het succes van ITenRecht gaan bepalen. Daarom roepen wij iedereen op om relevante content in te sturen naar ITenRecht.nl. Advocaten en bedrijfsjuristen, wetenschappers en studenten, contractmanagers en anderen die zich bezig houden met IT en Recht, deel uw kennis en vergroot uw kennis met ITenRecht.nl. Met name roepen wij ook de academische wereld op om scripties, proefschriften en andere publicaties met betrekking tot IT-recht via de website te ontsluiten."

CIER-Lezing door Mr. Dr. Tina van der Linden-Smith, 15 september 2010, 16.00u, locatie: Molengraaf Instituut; Nobelstraat 2a, Utrecht.

De uitingen die via sociale netwerken het ruime sop kiezen zijn overwegend onschuldig. Toch gaat er veel mis. Naming en Shaming, ongewenste commerciële communicatie (spam) en IE-inbreuk, door bijvoorbeeld het zonder toestemming uploaden van film- en muziekbestanden zijn aan de orde van de dag. Moderators die in dienst zijn van de exploitanten van sociale netwerken houden toezicht op de uitingen van de platformgebruikers. In deze CIER-lezing zal Tina van der Linden het communicatiegedrag van de internetgebruiker onder de loep nemen aan de hand van de in artikel 10 EVRM en 7 Grondwet verwoorde communicatievrijheid. Beschouwd zal worden welke uitingen op grond van lid 2 van art. 10 EVRM beperkt kunnen worden en hoe dat in de praktijk uitwerkt. Recente uitspraken, zowel nationale als Europese, zullen worden besproken. Centraal staat de vraag of er een verschil in beoordeling is tussen online en offline uitingen, en als dat zo is, in hoeverre, en waarom.
 
Lees hier meer.

HvJ EU, 14 september 2010, conclusie A-G Cruz Villalón in zaak C-96/09 P, Anheuser-Busch, Inc. tegen Budějovický Budvar

Merkenrecht. Conclusie in een van de talrijke Budweiser/Bud geschillen. Oppositie door Budvar de houder van de oorsprongsbenaming Bud. Oppositie op basis van een ander teken: artikel 8, lid 4. “De bijzonderheid van deze zaak is gelegen in het feit dat Budvar haar oppositie tegen deze inschrijving van „Bud” als gemeenschapsmerk heeft gebaseerd op artikel 8, lid 4, van verordening (EG) nr. 40/94, waarin Budvar een beroep deed op een ouder recht op de benaming Bud, dat bestond uit een oorsprongsbenaming die in Oostenrijk en in Frankrijk bescherming zou genieten krachtens internationale overeenkomsten.” Uitgebreide argumentatie van de A-G, ter onderbouwing van het standpunt dat de oppositie wellicht ten onrechte door het Gerecht is toegewezen. De zaak dient volgens de A-G te worden teruggewezen naar Gerecht die het gebruik van ‘Bud’ in het economisch verkeer nader dient te onderzoek. Heel kort in citaten:

52. Onder artikel 8, lid 4, valt een zeer heterogene groep tekens. De onnauwkeurige omschrijving van de aard van de tekens die uit hoofde van deze bepaling kunnen worden ingeroepen, maakt dat lid 4 in de praktijk fungeert als een soort restbepaling of als een heterogene groep tekens waaronder niet alleen niet-ingeschreven merken vallen die niet aan de voorwaarde van algemene bekendheid voldoen, maar ook alle andere tekens die in het economisch verkeer worden gebruikt en een meer dan alleen plaatselijke betekenis hebben.

63. Van de nationale tekens worden, aan de hand van het dubbele criterium van „gebruik” en „betekenis”, die tekens gekozen en bijzonder beschermd die kenmerken bezitten die de blokkering van de registratie van een merk op communautair niveau rechtvaardigen. Zoals rekwirante immers terecht opmerkt, zou het, indien elk nationaal teken de inschrijving van een gemeenschapsmerk kon beletten, praktisch onmogelijk zijn een eenvormig merk te verkrijgen voor de gehele Europese Unie. Na inschrijving is het gemeenschapsmerk geldig en beschermd op het gehele grondgebied van de Unie (artikel 1 van verordening nr. 40/94). Daarom moet een nationaal teken, of een teken dat in verschillende lidstaten wordt beschermd, wil het die inschrijvingsprocedure kunnen belemmeren, bijzonder sterk zijn, dus kenmerken bezitten die het mogelijk maken de inschrijving van een merk, met werking voor de gehele Unie, te blokkeren.

64. Naar mijn mening ontstaan die kenmerken niet onmiddellijk als gevolg van een eventuele registratie. De door de wetgever gebruikte formuleringen lijken erop te wijzen dat een wat meer feitelijke beoordeling moet worden verricht, die gebaseerd is op het belang in het economisch verkeer. Het gaat kortom om voorwaarden die de wetgever welbewust op feitelijk vlak heeft gesitueerd, die meer aanknopen bij de feiten dan bij het abstracte gegeven van de rechtsbescherming

135. Krachtens artikel 1 van verordening nr. 40/94 is het gemeenschapsmerk na inschrijving geldig en wordt het beschermd op het gehele grondgebied van de Unie. Daarom moet een ouder niet-geregistreerd recht, om de inschrijving te kunnen beletten van een gemeenschapsmerk dat bestemd is om op het grondgebied van de 27 lidstaten te gelden, een importantie bezitten die voldoende is om te rechtvaardigen dat dit oudere recht voorrang heeft boven het jongere gemeenschapsmerk. De „betekenis” van dit oudere recht moet zodanig zijn dat het de mogelijkheid biedt om, met werking voor de hele Unie, de inschrijving van een merk te blokkeren, en die betekenis kan niet uitsluitend betrekking hebben op de territoriale beschermingsomvang van het ingeroepen recht.

155. In het bijzonder dient te Gerecht [na verwijzing – IEF] te onderzoeken of Budvar een gebruik van „Bud” „in het economisch verkeer” vóór de datum van indiening door Anheuser-Busch van de eerste aanvraag om inschrijving van „Bud” als gemeenschapsmerk heeft aangetoond. Hiertoe dient het Gerecht een autonome uitlegging toe te passen op de voorwaarde „gebruik in het economisch verkeer”, dat wil zeggen een uitlegging die niet aansluit bij die welke in de rechtspraak inzake diezelfde formulering, maar dan in de context van artikel 9, lid 1, van dezelfde verordening, is vastgesteld.

Lees de conclusie hier.

HVJ EU, 14 september 2010, zaak C 48/09 P, Lego Juris tegen OHIM / Mega Brands Inc. (met gelijktijdige dank aan Willem Hoyng, Carl de Meyer en Patricia Cappuyns, Howrey).

Merkenrecht. Vormmerk. Het Legoblokje kan niet als gemeenschapsmerk worden ingeschreven. Het betreft een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. 
Het geschil betreft een nietigheidsactie van Mega Brands tegen het vormmerk Legoblokje (afbeelding). Het HvJ EU oordeelt in het onderhavige arrest dat het merk terecht nietig is verklaard. Eerst even kort, in citaten:

Eerste onderdeel: onjuiste uitlegging van het voorwerp en de strekking van de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94

61.  In deze omstandigheden kan de positie van een onderneming die een technische oplossing heeft ontwikkeld, ten opzichte van concurrenten die slaafse nabootsingen van de vorm van de waar op de markt brengen waarbij juist dezelfde oplossing wordt gebruikt, niet worden beschermd door de toekenning van een monopolie aan die onderneming door merkinschrijving van het driedimensionale teken bestaande uit die vorm, maar kan deze situatie – in voorkomend geval – worden onderzocht tegen de achtergrond van de regels inzake oneerlijke mededinging. Een dergelijk onderzoek behoort evenwel niet tot het voorwerp van het onderhavige geding.

(…)

Tweede onderdeel: toepassing van onjuiste criteria bij de vaststelling van de wezenlijke kenmerken van een vorm van een waar.

74. Voor zover het Gerecht zich heeft gebaseerd op dezelfde feitelijke elementen om vast te stellen dat alle elementen van de vorm van het Legoblokje – met uitzondering van de kleur ervan – functioneel zijn, kan zijn beoordeling, bij gebreke van een door rekwirante aangevoerde onjuiste opvatting, niet worden getoetst door het Hof in het kader van de hogere voorziening.

75. Wat het argument van rekwirante betreft, dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de onderzoeken inzake de perceptie van de vorm van de betrokken waar door het relevante publiek irrelevant waren, dient te worden opgemerkt dat, anders dan het geval is in de hypothese bedoeld in artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 en artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, waarin dwingend rekening moet worden gehouden met de perceptie van het relevante publiek omdat deze wezenlijk is om vast te stellen of op grond van het aangevraagde teken de betrokken waren of diensten kunnen worden geïdentificeerd als afkomstig van een bepaalde onderneming (zie, in die zin, arresten van 6 mei 2003, Libertel, C‑104/01, Jurispr. blz. I-3793, punt 62, en Koninklijke KPN Nederland, reeds aangehaald, punt 34), een dergelijke verplichting niet kan worden opgelegd in het kader van lid 1, sub e, van die artikelen.

(…)

Derde onderdeel: toepassing van onjuiste criteria inzake het functionele karakter.

84. In het kader van het onderzoek van het functionele karakter van een teken bestaande uit de vorm van een waar hoeft enkel te worden beoordeeld, nadat de wezenlijke kenmerken van dit teken werden vastgesteld, of deze kenmerken beantwoorden aan de technische functie van de betrokken waar. Dit onderzoek betreft natuurlijk de analyse van het teken waarvan de inschrijving als merk is aangevraagd, en niet van tekens bestaande uit andere vormen van de waar.

85. Bij de beoordeling van de technische functionaliteit van de kenmerken van een vorm kan onder meer rekening worden gehouden met documenten inzake oudere octrooien die de functionele elementen van de betrokken vorm beschrijven. In casu hebben de grote kamer van beroep van het BHIM en het Gerecht met betrekking tot het Legoblokje rekening gehouden met dergelijke documenten.

Lees het arrest hier. Persbericht hier.

Rechtbank Amsterdam, 13 augustus 2010, KG ZA 10-1469 NB/BB, Van de Ven tegen CCCP B.V. (met dank aan Maria Pereira, Allen & Overy).

Auteurscontractenrecht, om het zo maar te noemen. Eiser Dennis van de Ven is acteur, regisseur, schrijver, zanger en televisiemaker. Sinds 1996 werkt hij samen met Jeroen van Koningsbrugge aan diverse televisieprogramma's, waaronder van 2007 tot en met 2009 het programma 'Draadstaal’, een satirisch televisieprogramma “waarin zij als verschillende typetjes het leven van gewone mensen naspelen en commentaar leveren op de actualiteiten.”

In december 2009 hebben Van de Ven en Van Koningsbrugge aan de producent van Draadstaal, gedaagde CCCP meegedeeld dat zij Draadstaal niet langer met CCCP willen produceren. Nadat is gebleken dat Van de Ven en Van Koningsbrugge voornemens waren om met producent Talpa een nieuw programma te gaan maken, zijn zij door CCCP gesommeerd. CCCP stelt dat Van de Ven zich dient te houden aan de met hem gesloten exclusieve samenwerkingsovereenkomst en dus niet voor een derde werkzaamheden op het gebied van televisie, internet en muziek mag verrichten. Tussen Van Koningsbrugge en CCCP bestaat geen exclusieve samenwerkingsovereenkomst.

De voorzieningenrechter stelt Van de Ven in het gelijk, onder meer overwegende dat “Voor het in stand houden van de naamsbekendheid van het duo van belang is dat zij als duo kunnen blijven samenwerken.” Ook een mooi citaat: “Verder is hier van betekenis dat Van de Ven een artiest is die het best tot zijn recht komt als hij in vrijwilligheid kan werken.” 

CCCP dient echter wel gecompenseerd te worden voor het (gedeeltelijk) vertrek van Van de Ven gedurende de looptijd van de overeenkomst. De voorzieningenechter bepaalt deze redelijke vergoeding bij wijze van voorschot op €50.000,-.

5 1. (…) Verder staat vast dat ten tijde van het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst partijen in de veronderstelling verkeerden dat zij samen Draadstad zouden blijven maken, een televisieprogramma dat uitsluitend kan voortbestaan met de medewerking van Van Koningsbrugge. Van Koningsbrugge wil echter niet meer met CCCP samenwerken, zodat kan worden geconcludeerd dat een nieuwe serie van Draadstaal, met CCCP als producent er niet zal komen. In dit verband is van belang dat tussen CCCP en Van Koningsbrugge geen exclusieve samenwerkingsovereenkomst bestaat en de op 10 november 2008 voor Draadstaal gesloten overeenkomst van rechtswege is geëindigd op 3 1 december 2009. Uit de tussen CCCP en Van de Ven en Van Koningsbrugge afzonderlijk voor Draadstaal gesloten overeenkomst volgt naar het oordeel van de voorzieningenrechter  overigens niet dat Van de Ven en Van Koningsbrugge verplicht zijn om een volgende serie van Draadstaal mee CCCP te maken. Hetgeen in die overeenkomsten is opgenomen over het beschikbaar houden voor een volgende serie van Draadstaal, zoals weergegeven onder 2.2, houdt naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet meer in dan dat partijen naar elkaar toe de intentie hebben uitgesproken om met Draadstaal verder te gaan. Nu in ieder geval een van partijen, te weten Van Koningsbrugge, het vertrouwen in CCCP heeft opgezegd is het onwaarschijnlijk te noemen dat een nieuwe overeenkomst voor een nieuw seizoen Draadstaal met CCCP tot stand zal komen.

5.3. Voor de vraag of Van de Ven voor het voorgenomen programma uit de met CCCP gesloten samenwerkingsovereenkomst kan worden ontslagen is van belang dat de omstandigheid dat Van de Ven en Van Koningsbrugge met CCCP geen nieuwe serie van Draadstaal zullen maken een ten tijde van het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst onvoorziene omstandigheid is.
De vraag is nu of deze onvoorziene omstandigheid voldoende zwaar weegt om te rechtvaardigen dat Van de Ven in afwijking van de met CCCP gesloten samenwerkingsovereenkomst met een derde een televisieprogramma gaat maken. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is dat het geval in aanmerking nemende dat Van de Ven jarenlang met Van Koningsbrugge programma’s heeft gemaakt waardoor zij als duo naamsbekendheid hebben opgebouwd. Voor het in stand houden van deze naamsbekendheid is het van belang dat zij als duo kunnen blijven samenwerken. Verder is hier van betekenis dat Van de Ven een artiest is die het best tot zijn recht komt als hij in vrijwilligheid kan werken. CCCP heeft ook zelf te kennen gegeven dat zij Van de Ven niet wil dwingen tot een samenwerking maar dat zij -als zij hem niet voor haarzelf kan behouden- voor een (gedeeltelijk) vertrek van Van de Ven gedurende de looptijd van de overeenkomst gecompenseerd dient te worden. De voorzieningenrechter volgt CCCP in dat standpunt. Wat in dit geval een redelijke vergoeding is, is niet eenvoudig vast te stellen. De voorstellen van partijen liggen op dit punt ook ver uit elkaar. De voorzieningenechter zal deze redelijke vergoeding bij wijze van voorschot bepalen op €50.000,-. Of CCCP, zoals zij heeft gesteld, aanzienlijk meer schade beeft geleden en zal lijden en Van de Ven dan ook een hogere vergoeding is verschuldigd, zal in en bodemprocedure moeten worden uitgezocht. In die procedure kan dan ook meegenomen worden of partijen onder de gegeven omstandigheden nog bij gebaat zijn om Van de Ven voor zijn overige werkzaamheden nog aan de samenwerkingsovereenkomst te houden.

Lees het vonnis hier.

Persbericht: “Op woensdag, 15 september a.s. gaat de website ITenRecht.nl 'live'. Uitgeverij deLex en de kernredactie van ITenrecht.nl organiseren de launch van ITenRecht.nl. Deze zal plaatsvinden tijdens een borrel vanaf 17.00 uur ten kantore van NautaDutilh in Amsterdam.

Belangstellenden zijn van harte welkom. ITenRecht.nl is geïnspireerd door het IE-forum IEForum.nl en moet zich ontwikkelen tot een vaste waarde in de dagelijkse routine van een groot deel van de Nederlandse IT-recht gemeenschap. ITenRecht.nl staat onder toezicht van een kernredactie en redactie, bestaande uit vrijwilligers van verschillende ondernemingen en instellingen. De kernredactie bestaat uit Polo van der Putt, Eric Tjong Tjin Tai, Tycho de Graaf, Menno Weij en Wouter Seinen."

Lees hier meer.

Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 25 augustus 2010, HA ZA 10-510, D. tegen B ( Schilderen in Stijl). (Met dank aan Axel van Reek, Croon Davidovich)

Auteursrecht. Eiseres, beeldend kunstenaar-schilder, stelt dat gedaagde B. inbreuk maakt op haar auteursrechten m.b.t. enkele van haar schilderen en m.b.t. figuren die zij in haar schilderijen gebruikt. De rechtbank oordeelt dat drie schilderijen van gedaagde inderdaad vereenvoudigingen zijn van drie specifieke werken van eiseres, waarbij het verweer van gedaagde dat ze voor eigen oefening dienden wordt verworpen nu ze zichtbaar aanwezig waren in een voor belangstellenden toegankelijk gedeelte van zijn atelier, geen sprake van een ‘besloten kring'.

Het gebruik van soortgelijke figuren wordt echter niet als inbreukmakend aangemerkt. “De figuren die D. op haar schilderijen afbeeldt, zijn geen figuren met een door haar vastgelegd uiterlijk en karakter, zoals dat het geval is met Bambi, Suske en Wiske, Bassie en Adriaan, Barbie en Ken of Nijntje. D. daarentegen schildert typetjes met telkens een ander uiterlijk en in een andere rol, zij het in dezelfde stijl. Daarom mist de door D. aangehaalde rechtspraak omtrent de genoemde en andere dergelijke specifieke strip- en mediafiguren (die niet ten onrechte vaak met een anglicisme worden aangeduid als: "'karakters") relevantie.” Ondanks de aangenomen verveelvoudiging wordt eisers veroordeeld in de volledige, ongematigde 1019h proceskosten (€14.500.00).

Een wellicht opmerkelijk ten overvloede: “Aandacht verdient dat D. aan haar vorderingen uitsluitend het auteursrecht ten grondslag heeft gelegd. Ten overvloede overweegt de rechtbank dat niet geheel ondenkbaar is dat de sterke overeenstemming tussen de werken van D.  en die van B. afhankelijk van de verdere omstandigheden van het geval tot één of meer van de door D. bij haar vorderingen ingeroepen rechtsgevolgen zou kunnen leiden (vgl. Hof Arnhem, 06-03-1979, BIE 1981/18, Bruna/Rolf). Maar de rechtbank kan daarop thans niet ingaan zonder de grenzen van het geschil zoals eiseres die heeft getrokken, te overschrijden.

4.2. Op 27 november 2007 fotografeert zekere M. in het atelier van B. drie van diens werken  die gelijkenis vertonen met drie werken van D. B. erkent dat deze drie werken van hem kunnen worden gezien als een verveelvoudiging van drie specifieke werken van D. Naar het oordeel van de rechtbank zijn deze drie werken van B. ook daadwerkelijk verveelvoudigingen van de bedoelde drie specifieke werken van D.: onderwerp, compositie, kleurgebruik en schilderstijl zijn zo verregaand overeenstemmend, dat hier sprake is van verveelvoudiging.

4.2.1. Het verweer dat niettemin geen sprake is van inbreuk omdat deze drie werken slechts dienden tot eigen oefening, studie of gebruik (art. f 6b Aw) faalt. De werken waren in ieder geval op 27 november 2007 zichtbaar aanwezig in een gedeelte van het atelier van B. dat toegankelijk was voor in zijn werk geïnteresseerde belangstellenden, ook al zou dat gedeelte niet openbaar maar slechts na afspraak toegankelijk zijn. Waar B. op zijn website het publiek oproept om hem in zijn atelier te bezoeken, is ook geen sprake van een "besloten kring". De aanwezigheid van die werken aldaar kan commercieel een nuttig effect hebben op die belangstellenden. Dan is slechts zijdelings, te weten: voor de beoordeling van de ernst van de overtreding, van belang dat die werken het atelier van B. nimmer verlaten hebben.

4.3. D. heeft ook bezwaar tegen andere schilderijen van B. omdat, naar de rechtbank uit onderdeel 1 van de vordering opmaakt, daarop figuren zijn geschilderd die inbreuk maken op het zelfstandig auteursrecht van D. op de in haar werken geschilderde figuren. Dienaangaande wordt overwogen:

4.3.1. De figuren die D. op haar schilderijen afbeeldt, zijn geen figuren met een door haar vastgelegd uiterlijk en karakter, zoals dat het geval is met Bambi, Suske en Wiske, Bassie en Adriaan, Barbi en Ken of Nijntje. D. daarentegen schildert typetjes met telkens een ander uiterlijk en in een andere rol, zij het in dezelfde stijl. Daarom mist de door D. aangehaalde rechtspraak omtrent de genoemde en andere dergelijke specifieke strip- en mediafiguren (die niet ten onrechte vaak met een anglicisme worden aangeduid als: "'karakters") relevantie.

4.3.2. Met juistheid doet D. aanvoeren dat ook auteursrechtelijk beschermwaardige elementen uit een werk als zelfstandig werk (zoals de figuur Bambi in de film Bambi) beschermd kunnen worden. Maar de wijze van afbeelden van een gezicht of een lichaamshouding, hoe consequent D. dat in haar werk ook doet, is en blijft een stijlelement dat geen zelfstandig auteursrechtelijk beschermd werk oplevert. Onderdeel 1 van de vordering moet op deze grond worden afgewezen

4.3.3. De door D. geschilderde figuren stemmen vooral overeen in de stijl waarin zij geschilderd zijn, zonder dat zij tekens herkenbaar zijn (zoals bijvoorbeeld bij Fokke en Sukke of Suske en Wiske het geval is). Om te beginnen hebben haar figuren niet een onderscheidende naam, maar ook de afbeeldingen vertonen onderling de nodige variatie. Naar geldend recht bataat er geen auteursrecht op de stijl waarin D. schildert en de personen op haar schilderijen afbeeldt, dat is: zolang de voorstelling (compositie, afbeelding, kleurgebruik) maar niet dezelfde is als die van een door haar vervaardigd werk.

(…)

4.5. Aandacht verdient dat D. aan haar vorderingen uitsluitend het auteursrecht ten grondslag heeft gelegd. Ten overvloede overweegt de rechtbank dat niet geheel ondenkbaar is dat de sterke overeenstemming tussen de werken van D.  en die van B. afhankelijk van de verdere omstandigheden van het geval tot één of meer van de door D. bij haar vorderingen ingeroepen rechtsgevolgen zou kunnen leiden (vgl. Hof Arnhem, 06-03-1979, BIE 1981/18, Bruna/Rolf). Maar de rechtbank kan daarop thans niet ingaan zonder de grenzen van het geschil zoals eiseres die heeft getrokken, te overschrijden.

Lees het vonnis hier.