Dossiers

GvEA, 2 april 2009, zaak T-379/05, Zuffa, LLC tegen OHIM (ULTIMATE FIGHTING) (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Gemeenschapsmerkenrecht. Weigering woordmerk ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP. Ontbreken van onderscheidend vermogen, beschrijvend karakter. Motiveringsplicht m.b.t. alle waren en diensten.

28. Second, in addition, and even assuming that the distinction made by the Board of Appeal between the goods and the services directly related to fighting and those which are not were relevant, it is apparent from the list reproduced in paragraph 3 above that the goods and service covered by the trade mark applied for display between them such a heterogeneity that the statement of reasons contained in the contested decision is excessively general and abstract in the light of their nature and characteristics.

31. It thus follows that the contested decision is vitiated by an inadequate statement of reasons and must for that reason be annulled.

Lees het arrest hier. 

GvEA, 2 april 2009, zaak T-118/06, Zuffa, LLC tegen OHIM (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP).

Gemeenschapsmerkenrecht. Weigering woordmerk ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP. Ontbreken van onderscheidend vermogen, beschrijvend karakter. Motiveringsplicht m.b.t. alle waren en diensten

27. Bij een verzoek om inschrijving van een merk voor verschillende waren of diensten, moet de kamer van beroep dus voor elk van deze waren of diensten in concreto nagaan of het merk onder geen van de (…) weigeringsgronden valt, en zij kan voor de in aanmerking genomen waren of diensten tot uiteenlopende conclusies komen (…)

28. De kamer van beroep kan enkel overgaan tot een globale motivering voor een reeks van waren of diensten wanneer een dermate rechtstreeks en concreet verband tussen deze waren of diensten bestaat dat deze een voldoende homogene categorie vormen (…) Het loutere feit dat de betrokken waren of diensten behoren tot dezelfde klasse in de zin van de Overeenkomst van Nice, is daartoe onvoldoende. (…) 

29. In casu heeft het aangevraagde merk betrekking op meer dan 215 waren van vier verschillende klassen (…)  alsmede op minstens dertien verschillende types van diensten, waaronder onder meer voorbespeelde audiocassettes, kookboeken, babyslofjes, bogen en pijlen, of nog verschaffing van informatie op het gebied van sport via computernetwerken. (…)

30. De kamer van beroep heeft evenwel enkel een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de diensten van klasse 41, waarvoor het aangevraagde merk volgens haar beschrijvend is, en anderzijds alle waren waarvoor de merkaanvraag is ingediend, met betrekking tot welke zij heeft opgemerkt dat het merk wellicht niet beschrijvend is maar in elk geval elk onderscheidend vermogen mist, aangezien het niet wordt opgevat als een herkomstaanduiding, maar als een soortnaam ter aanduiding van een sportevenement (zie punt 18 van de bestreden beslissing).

31. Wegens de globale aard ervan volstaat een dergelijke motivering duidelijk niet om het Gerecht in staat te stellen, zijn toezicht op de gegrondheid van de bestreden beslissing uit te oefenen.

(…) 36. Bijgevolg dient te worden geoordeeld dat de bestreden beslissing ontoereikend is gemotiveerd en dat zij derhalve moet worden vernietigd.

Lees het arrest hier.

HvJ EG, 2 april 2009, zaak C-421/07, Frede Damgaard (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Vestre Landsret (Denemarken) in de strafzaak tegen Frede Damgaard)

Reclamerecht. Geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Richtlijn 2001/83/EG. Begrip ‚reclame’. Verspreiding van informatie over geneesmiddel door derde op diens eigen initiatief. Een boodschap die afkomstig is van een onafhankelijke derde, kan een reclamekarakter hebben.

"Artikel 86 van richtlijn 2001/83/EG (…) tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik (…) moet aldus worden uitgelegd dat de verspreiding door een derde van informatie over een geneesmiddel, met name over de therapeutische of profylactische werking ervan, kan worden aangemerkt als reclame in de zin van dit artikel, indien deze derde op eigen initiatief handelt en feitelijk en rechtens volledig onafhankelijk is van de fabrikant of de verkoper van dat geneesmiddel. Het staat aan de nationale rechter, te bepalen of deze verspreiding een vorm van colportage, marktverkenning of stimulering vormt die is bedoeld ter bevordering van het voorschrijven, het afleveren, de verkoop of het verbruik van geneesmiddelen."

Lees het arrest hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 8 april 2009, HA ZA 08-1827, Alfred E. Tiefenbacher GmbH tegen H. Lundbeck A/S en HA ZA 08-1827, Centrafarm Services B.V. tegen H. Lundbeck A/S en HA ZA 08-2172,  Ratioharm GmbH tegen H. Lundbeck A/S (met vrijwel gelijktijdige dank aan Mark van Gardingen & Richard Ebbink,  Brinkhof en Marleen van den Horst & Jaap Bremer, BarentsKrans).

Octrooirecht. Vonnis in de “Nederlandse escitalopramzaak”. In de veelbesproken parallelle Engelse procedure draaide het met name om ‘sufficiency’. Meer informatie over de Engelse procedure hier. In het Nederlandse vonnis komt de nawerkbaarheid niet aan de orde omdat  het Octrooi reeds op andere gronden wordt vernietigd.

De rechtbank volgt de lijn van EOB en eerdere Nederlandse octrooirechtspraak: openbaarheid van een racemaat is niet zonder meer nieuwheidschadelijk voor een enantiomeer daarvan. Conclusies zijn wel nieuw, maar niet inventief. De rechtbank (geconfronteerd met ander bewijs)  ‘respectfully disagrees’ met punten uit de eerdere Engelse uitspraak. Matiging 1019h proceskosten.

Lundbeck ontwikkelt, vervaardigt en verhandelt geneesmiddelen, waaronder sinds 1989 Cipramil® met de werkzame stof citalopram en Cipralex® met de werkzame stof escitalopram, dat sinds 2002 op de markt is. Beide geneesmiddelen zijn antidepressiva. Citalopram is een racemisch mengsel. De naam escitalopram verwijst naar de S of (+) enantiomeer van citalopram. Citalopram is door Lundbeck in 1975 uitgevonden en in Nederland onder bescherming gesteld door NL 192 451, dat per 4 augustus 1997 is vervallen. Een verbeterde werkwijze voor de bereiding van citalopram is onderwerp van EP 0 171 943 (hierna: EP 943). Lundbeck is tevens houdster van EP 0 347 066 (hierna: EP 066 of ‘het Octrooi’) betrekking hebbend op new enantiomers and their isolation, dat op 15 maart 1995 is verleend. EP 066 heeft drie onafhankelijke conclusies, te weten conclusie 1 voor de stof escitalopram, conclusie 6 die betrekking heeft op een werkwijze voor de verkrijging daarvan en conclusie 7 met betrekking tot een enantiomere tussenverbinding.

Bij de werkwijze volgens EP 943 en de werkwijze volgens EP 066 wordt citalopram respectievelijk escitalopram verkregen door gebruikmaking van een ringsluitingsreactie. Uit klinische studies is gebleken dat alle therapeutische activiteit van citalopram wordt veroorzaakt door de (+)enantiomeer en dat de (-)enantiomeer de therapeutische werking van het (+)enantiomeer enigszins tegenwerkt. Het therapeutisch effect van escitalopram is om die reden beter dan dat van citalopram racemaat.

Het Bundespatentgericht heeft geoordeeld dat conclusies 1 t/m 5 nietig zijn wegens gebrek aan nieuwheid in het licht van US 193 en conclusie 7 – wat betreft het (-)enantiomeer van het diol – eveneens wegens gebrek aan nieuwheid in het licht van EP 943. Conclusies 6 en 7 – voor het overige – zijn niet inventief geacht gelet op EP 943. Het Duitse deel van EP 066 is om die reden vernietigd. Kitchin J. (Patents Court) heeft bij vonnis van 4 mei 2007 conclusies 1 en 3 vernietigd wegens gebrek aan nawerkbaarheid (insufficency) en het octrooi overigens – in het bijzonder ook conclusie 6 – geldig geacht. De Court of Appeal – waar alleen de niet-nawerkbaarheid onderwerp van discussie was - heeft het vonnis van Kitchin op dit punt vernietigd. De uitspraak van de Court of Appeal is bekrachtigd door de House of Lords.

Nieuwheid

6.2 ‘Volgens vaste jurisprudentie van de Technische Kamers van Beroep van het Europees Octrooibureau is de openbaarmaking van een racemaat niet zonder meer nieuwheidschadelijk voor een enantiomeer daarvan. Daarvan is pas sprake in het geval van een direct and unambiguous disclosure of this very compound in the form of a technical teaching (zie T 1046/97). Dat in theorie de mogelijkheid zou bestaan een bekend racemaat te splitsen in de afzonderlijke enantiomeren is voor de beoordeling van de nieuwheid niet relevant (zie ook T 296/87, paragraaf 6.5). De rechtbank neemt de door het Europees Octrooibureau en in het voetspoor daarvan door de Nederlandse octrooirechters gevolgde lijn tot uitgangspunt bij de beoordeling van de nieuwheid van een enantiomeer ten opzichte van een racemaat.’

Nu niet is komen vast te staan dat men escitalopram voor de prioriteitsdatum daadwerkelijk in handen heeft gehad, moet de stof als nieuw worden aangemerkt, aldus de rechtbank.

Inventiviteit

Conclusies 1 - 5: De rechtbank concludeert allereerst dat de gemiddelde vakman die het racemisch citalopram in handen had voldoende motivatie had om te proberen citalopram te splitsen teneinde beide afzonderlijke enantiomeren in handen te krijgen. Dit, aangezien bekend was dat de biologische activiteit van enantiomeren kan verschillen. Ook waren op de prioriteitsdatum diverse racemische mengsels gesplitst. Ook van de FDA regulations, die splitsing niet verplichten, maar die wel aanmoedigen de afzonderlijke enantiomeren te onderzoeken op werkzaamheid, ging naar het oordeel van de rechtbank een sterke prikkel uit.

Vervolgens onderzoekt de rechtbank of de gemiddelde vakman daartoe  op de prioriteitsdatum zonder inventieve denkarbeid in staat was.

Niet bestreden is dat er op de prioriteitsdatum verschillende methoden bekend waren om een racemisch mengsel te scheiden in de afzonderlijke enantiomeren, die ook tot de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman behoorden. Partijen waren het erover eens dat vooraf niet kon worden voorspeld of een, en zo ja welke werkwijze zou leiden tot verkrijging van een enantiomeer. Bij het uitblijven van succes hij in elk geval alle voornoemde werkwijzen toepassen. Pas als deze drie methoden niet tot de enantiomeren zouden leiden, zou hij mogelijk een andere route gaan bewandelen.

Uitgangspunt bij deze experimenten is het bekende racemisch citalopram, waarvoor EP 943 een verbeterde syntheseroute beschrijft en welk document derhalve als meest nabije stand van de techniek heeft te gelden. Het verschil tussen EP 943 en EP 066 is dan dat in EP 066 escitalopram is verkregen, het enantiomeer van citalopram waardoor de therapeutische werking van citalopram wordt veroorzaakt. Derhalve kan het objectieve probleem, waarvoor de vakman een oplossing zoekt, volgens de rechtbank worden omschreven als: kan citalopram worden gesplitst in diens enantiomeren teneinde het enantiomeer met de (meeste) therapeutische werkzaamheid te verkrijgen?

De gemiddelde vakman die zich voor dit probleem gesteld ziet zou als eerste proberen citalopram zelf te splitsen. Evenmin in geschil is dat de vakman daarna routinematig klassieke resolutie van citalopram-derivaten zou beproeven. Gelet op hetgeen in de overgelegde rapporten en bijlagen is vermeld met betrekking tot de experimenten die zijn uitgevoerd met citalopram-derivaten, stelt de rechtbank vast dat Lundbeck minder heeft gedaan dan de gemiddelde vakman door toepassing van zijn algemene vakkennis gedaan zou hebben in zijn zoektocht naar de enantiomeren van citalopram.

Het beperkte aantal door Lundbeck gerapporteerde experimenten met citalopramderivaten heeft Tiefenbacher c.s. aanleiding gegeven experimenten uit te laten voeren door Matrix. Naar het oordeel van de rechtbank is met het rapport van Matrix genoegzaam aangetoond dat de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum, door middel van fractionele kristallisatie gebruik makend van voor de hand liggende citalopram derivaten en gebruikelijke chirale zuren en oplosmiddelen, met routinematige en systematisch uitgevoerde experimenten, binnen aanvaardbare tijd en dus zonder undue burden, enantiomeerzuiver escitalopram zou hebben verkregen. Conclusie 1 is aldus niet inventief. Afhankelijke conclusies 2 tot en met 5, delen het lot van Conclusie 1.

Conclusies 6 en 7: Het verschil tussen EP 943 en EP 066 is dat bij de werkwijze volgens EP 943 gebruik wordt gemaakt van de SN1-reactie en racemisch citalopram wordt verkregen. Bij de werkwijze volgens conclusie 6 van EP 066 wordt het optische zuivere escitalopram verkregen doordat, uitgaande van het optisch zuivere diol, een stereoselectieve SN2-reactie wordt toegepast. Daaruit volgt volgens de rechtbank dat de objectieve probleemstelling is te formuleren als volgt: hoe kan de in EP 943 beschreven werkwijze zodanig worden aangepast dat het optisch zuivere enantiomeer wordt verkregen?

Volgens Tiefenbacher c.s. was het scheiden van het racemische diol in zijn enantiomeren een routinematige handeling die op de prioriteitsdatum zonder inventieve arbeid door de gemiddelde vakman succesvol kon worden uitgevoerd. Lundbeck heeft dat niet gemotiveerd bestreden. Daarmee is het gebrek aan inventiviteit van conclusie 7, dat ziet op het enantiomere diol, aldus de rechtbank, gegeven.

Vervolgens komt de rechtbank tot de slotsom dat de gemiddelde vakman op grond van zijn algemene vakkennis zou inzien dat hij door middel van een SN2-reactie het – zonder inventieve denkarbeid verkregen – optisch zuivere diol zou kunnen omzetten in optisch zuiver citalopram. Op grond van de zogenoemde Baldwin Rules (die de gemiddelde vakman volgens de Haagse rechtbank in tegenstelling tot het oordeel van Kitchin J wel van toepassing zou achten) en diverse publicaties in de stand van de techniek zou hij verwachten dat dit succesvol zou verlopen en er zouden door hem geen andere problemen worden gezien van dien aard dat hij desalniettemin van het uitvoeren van een SN2-reactie met het enantiomere diol zou afzien. Vast staat verder volgens de rechtbank dat het uitvoeren van zo’n SN2-reactie en de verdere stappen voor de verkrijging van escitalopram geen inventieve denkarbeid vergde en ook dat de gemiddelde vakman daarmee escitalopram zou hebben verkregen. Dat leidt tot de slotsom dat ook conclusie 6 inventiviteit ontbeert. 

De rechtbank stelt de advocaatkosten aan de zijde van Ratiopharm vast op €290.000 (gelijk aan de door Lundbeck gevorderde advocaatkosten), in plaats van op de door Ratiopharm gevorderde €427.346,58.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Rotterdam, 9 april 2009, KG ZA 09-104,  Kamer van Koophandel Nederland tegen Kantoor voor Klanten c.s.  (met dank aan Nanda Ruyters en Danielle Verhelst, AKD Prinsen Van Wijmen)

Vervolg op de KvK vs KVK ex parte beschikkingen (IEF 7413 en IEF 7502). Vervolg op de KvK vs KVK ex parte beschikkingen (IEF 7413 en IEF 7502). Inbreuk merk- auteurs- en handelsnaamrechten aangenomen. Bevel tot -onder meer- onthouding van iedere verwijzing naar de Kamer van Koophandel, resp. tot doorhaling van inbreukmakende merken en overdracht domeinnamen. Gedaagden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor geleden schade. Vordering tot voorschot schadevergoeding afgewezen wegens gebrek aan een (voldoende) gesteld spoedeisend belang. 

Eind 2008 zijn op naam van Kantoor voor Klanten facturen verstuurd aan een deel van 1,4 miljoen in het Nederlandse handelsregister ingeschreven ondernemingen. De facturen leken sterk op de factuur van de Kamer van Koophandel voor de jaarlijkse bijdrage en vroegen EUR 149 over te maken ten name van Kantoor voor Klanten. In de facturen wordt verwezen naar de website kvkhandelsregister.nl. Op 8 december 2008 vielen de eerste facturen bij ondernemers in de bus, waarna de Kamer van Koophandel diverse acties onderneemt, waaronder het indienen van ex parte verzoeken, welke deels worden toegewezen (zie IEF 7413 en IEF 7502).

In onderhavig kort geding vordert de Kamer van Koophandel onder meer -kort gezegd- het staken van iedere inbreuk op de merk- auteurs-, en handelsnaamrechten van eiseres alsmede staking van iedere andere onrechtmatige handeling, waaronder het gebruik van een inbreukmakend logo, het versturen van nepfacturen of het verspreiden van inbreukmakende informatie. De voorzieningenrechter oordeelt dat inderdaad sprake is van inbreuk.

De voorzieningenrechter acht tevens spoedeisend belang aanwezig nu -onder meer- Kantoor voor Klanten het gebruik van de domeinnaam www.trading-register.nl heeft voortgezet en omdat gedaagden bezwaar hebben gemaakt tegen onttrekking van de domeinnamen www.kvkhandelsregister.nl bij SIDN.

De gedaagden zijn tevens aansprakelijk voor de schade:

4.6 Gedaagden hebben erkend dat het de bedoeling was om in het kader van een publiciteitsstunt voor een vergelijkbare huisstijl als die van de Kamer voor Koophandel te kiezen De facturen vertonen qua logo,opmaak, kleurstelling, lay-out en gebruikte handelsnaam (KvK) en aanduidingen (handelsregister), een dermate sterke gelijkenis met de facturen die jaarlijks door de Kamer van Koophandel worden verstuurd ter zake de jaarlijkse bijdrage aan de Kamer van Koophandel, dat sprake is van een aanzienlijk verwarringsgevaar voor de ondernemers. (…) Door veel inspanning van de Kamer Van Koophandel is voorkomen dat ondernemers massaal tot betaling van de facturen van aan Kantoor voor Klanten zijn overgegaan.

4.7 Vraag is nu of gedaagden aansprakelijk zijn voor de schade die is voortgevloeid uit het versturen van de hiervoor genoemde facturen en de voorbereidingshandelingen  tot het verzenden van (nog meer van) dergelijke facturen. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is dat het geval. (…)

Echter, de voorzieningenrechter is van oordeel dat de Kamer van Koophandel onvoldoende heeft gesteld om tot een veroordeling in kort geding tot betaling van een geldsom over te gaan. ‘De Kamer van Koophandel heeft immers niet meer gesteld dan dat gedaagden er alles aan lijken te doen om ongrijpbaar te blijven. ‘ Daarmee heeft de Kamer van Koophandel onvoldoende concrete feiten en omstandigheden aangevoerd.

Kosten op grond van 1019h Rv conform indicatietarieven IE-zaken toegewezen tot het bedrag van EUR 15.000,- (in plaats van het door de Kamer van Koophandel gevorderde bedrag van EUR 110.000,-).

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 9 april 2009, KG ZA 09-200, Bax Beheer V.O.F. tegen X h.o.d.n. Clubsound.

Geschil tussen handelaren in audiovisuele middelen. Eiser Bax, eigenaar van de domeinnaam www.bax-shop.nl constateert dat concurrent Clubsound o.a. de domeinnaam www.baks-shop.nl gebruikt als doorlink naar de eigen site van gedaagde en maakt hiertegen bezwaar. Gedaagde stelt dat echter dat hij onder die naam een blikjesperser (Blikjes Afval Krusher Systeem) aan de man brengt.

De voorzieningenrechter wijst merkenrechtelijke (er is nog geen inschrijving) en de handelsnaamrechtelijke vorderingen af. X gebruikt de domeinnamen niet als handelsnaam, zodat van strijd met artikel 5 Handelsnaamwet geen sprake kan zijn. “Naar voorlopig oordeel is het doorlinken van de betreffende verwijsdomeinnamen naar de eigen website van X, zonder bijkomende omstandigheden, die zijn gesteld noch gebleken, onvoldoende om het voeren van een handelsnaam aan te nemen.”

De vorderingen gebaseerd op onrechtmatig handelen worden wel toegewezen, omdat X de domeinnamen gebruikte voor het trekken van bezoekers naar zijn eigen, met die van Bax, concurrerende website. “Zulks wordt (…) onrechtmatig geoordeeld omdat aldus een gevaar voor verwarring is te duchten, althans door X ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de domeinnaam en onderneming van Bax.”

Spoedeisend belang i.v.m. doorlinken: 4.2. X heeft voorts nog betoogd dat nu bezoekers van de domeinnamen www.baksshop. nl en www.baksshop.nl automatisch worden doorgeleid naar de website www.blikje123.nl en er ‘thans werkelijk geen verbinding of verwijzing meer naar de website van Clubsound’ bestaat, Bax ook om die reden geen spoedeisend belang bij haar vorderingen zou hebben. Dit betoog wordt verworpen. Terecht heeft Bax er op gewezen dat het gezien de voorgeschiedenis maar de vraag is of X zich thans blijvend zal onthouden van het koppelen van de domeinnamen www.baks-shop.nl en www.baksshop.nl naar www.clubsound.nl en dat de situatie elk moment weer gewijzigd kan worden, zodat er sprake is van een reële dreiging dat het gestelde inbreukmakende handelen wordt hervat. Ook daarmee is het spoedeisend belang gegeven.

Merkdepot: 4.3. (…) Nu gesteld noch gebleken is dat het depot waarop Bax zich beroept in het register is ingeschreven, zijn de vorderingen op die grond niet toewijsbaar.

Handelsnaam: 4.4. X heeft aangevoerd dat hij de domeinnamen www.baks-shop.nl en www.baksshop.nl niet als handelsnaam gebruikt, zodat van strijd met artikel 5 Handelsnaamwet geen sprake kan zijn. Dit verweer slaagt. De verwijsdomeinnamen www.baks-shop.nl en www.baksshop.nl worden door X immers slechts gebruikt voor het doorlinken van geïnteresseerden naar zijn eigen website www.clubsound.nl/baks althans, sinds kort, naar www.blikje123.nl. Naar voorlopig oordeel is het doorlinken van de betreffende verwijsdomeinnamen naar de eigen website van X, zonder bijkomende omstandigheden, die zijn gesteld noch gebleken, onvoldoende om het voeren van een handelsnaam aan te nemen. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het handelsnaamrecht, dienen deze mitsdien te worden afgewezen.

Onrechtmatig handelen:  4.5. Voor zover Bax haar vorderingen evenwel heeft gebaseerd op onrechtmatig handelen, slagen zij wel. Daartoe wordt het volgende overwogen. Desgevraagd heeft X ter zitting erkend dat het doorlinken van de domeinnamen www.baksshop. nl en www.baksshop.nl naar de domeinnaam www.clubsound.nl aanvankelijk (i.e. in 2007 vóór sommatie door Bax) plaats vond zonder dat er überhaupt sprake was van het ter verkoop aanbieden van blikjespersen onder de naam ‘BAKS’. Anders gezegd betekent dit dat X de domeinnamen gebruikte voor het trekken van bezoekers naar zijn eigen, met die van Bax, concurrerende website. Zulks wordt, gelet op enerzijds het feit dat Bax haar onderneming reeds voerde onder de handels- en domeinnaam www.bax-shop.nl voordat X tot registratie van de domeinnamen www.baks-shop.nl en www.baksshop.nl overging, en de anderzijds de domeinnamen van X slechts in zeer geringe mate afwijken van de handels- en domeinnaam van Bax, onrechtmatig geoordeeld omdat aldus een gevaar voor verwarring is te duchten, althans door X ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de domeinnaam en onderneming van Bax.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Amsterdam 8 april 2009, HA ZA 05-2461. Austin Nichols & Co. Inc. tegen Stichting Lodestar (Met dank aan Remco van Leeuwen, Van Doorne).

Merkenrecht.Vervallenverklaring wegens niet-normaal gebruik. Bewijsvoering verzending e-mails.

Austin Nichols, producent en distributeur van onder meer whiskey en rechthebbende op het Benelux beeld/woordmerk WILD TURKEY, vordert onder meer de vervallenverklaring van het jongere merk WILD GEESE wegens niet normaal gebruik. Bij tussenvonnis van 30 mei 2007 wordt Lodestar belast met het te leveren bewijs van normaal gebruik van haar merk in de Benelux en laat de rechtbank haar toe nader bewijs hiervan te leveren.

Tevens beroept Austin Nichols zich op de nietigheid van het merk WILD GEESE omdat het volgens haar verwarringwekkend overeenstemt met en het in rangorde dateert van na de inschrijving van het merk WILD TURKEY. Dit beroep wordt afgewezen. "Ook begripsmatig is er onvoldoende overeenstemming. Tegenover elkaar staan immers wilde ganzen (in meervoud) en wilde kalkoen (in enkelvoud), zijde twee verschillende (wilde) dieren. Dat het bij beide merken om gevogelte gaat, wordt onvoldoende geacht. De totaalindrukken van de merken WILD TURKEY en WILD GEESE zijn naar het oordeel van de rechtbank te verschillend om van verwarringwekkende overeenstemming uit te gaan."

Voor het leveren van het voornoemde bewijs heeft Lodestar onder meer een lijst van leveranciers en verkopers overgelegd waaraan namens Lodestar voorafgaand aan een beurs e-mails zijn verzonden waarin zij geïnformeerd werden over de aanwezigheid van Lodestar op die beurs. Lodestar heeft eveneens de bewuste e-mails overgelegd. De rechtbank overweegt in het (tweede) tussenvonnis van 6 februari 2008 dat uit de genoemde e-mails zelf niet kan worden afgeleid dat deze ook daadwerkelijk zijn verzonden aan de diverse geadresseerden en/of dat deze zijn ontvangen door potentiële leveranciers en afnemers van whiskey die zich richten op de Beneluxmarkt. De rechtbank heeft Lodestar de gelegenheid gegeven daarover nader bewijs te leveren.

Bij vonnis van 8 april 2009 oordeelt de rechtbank dat uit de getuigenverklaringen niet valt af te leiden dat de e-mails daadwerkelijk zijn verzonden aan een relevant aantal, zich op de Beneluxmarkt richtende potentiële leveranciers en/of afnemers van whiskey. Gelet daarop komt de rechtbank tot het oordeel dat Lodestar haar merk WILD GEESE niet normaal heeft gebruikt, zodat de door Austin Nichols gevorderde vervallenverklaring en doorhaling toewijsbaar is.

Lees de vonnissen hier.

Digel tegen DIGO (Toegew.)
VISIWEB tegen VisiTech (Toegew.)
OE tegen OE organicelements (Toegew.)
FLEXA tegen FLEX WORLD YOUR CHOICE OF SLEEPING (Afgew.)
RUBA  tegen ARUBA (Afgew.)
FIETSPUNT tegen IETSPUNT (Afgew.)
FIETSPUNT tegen POINT VELO (Afgew.)
MILANO tegen MILANO HERENMODE (Afgew.)
FIETSPUNT tegen FIETSPUNT POINT VELO (Afgew.)
INTRUDER tegen INTRUDER OWNERS CLUB HOLLAND (Toegew.)
BEST FRIENDS tegen BEST FOR YOUR FRIEND (Afgew.)
QUANTUM tegen Quantum ICT (Gedeelt.)
MATRIX tegen TRIXX (Afgew.)
GERH STEINBERG tegen CARL STEINBERG (Toegew.)
TOP1TOYS tegen TOYS 2 PLAY (Afgew.)
KNACKI tegen KNAKKER (Afgew.)
Apyral tegen AZYRAL (Toegew.)
HERITAGE BUILDINGS tegen HERITAGE EIKENHOUTEN GEBOUWEN (Toegew.)
Chalou tegen MALOU (Toegew.)
 
Lees de beslissingen hier.

Rechtbank Utrecht, 25 maart 2009, KG ZA 09-143, Filocal Europe B.V. c.s. tegen European Fruitservice Board B.V. (met dank aan Gitta van der Meer, Leidsegracht advocaten en Jan-Marcel van de Riet, Amice advocaten).

Auteursrecht. Merkenrecht. Bladvoedingsproduct Filocal (voorheen Folical). Spoedeisend belang in IE zaken. Bevoegdheid vzr. Utrecht m.b.t. een vordering tot doorhaling of overdracht van een Gemeenschapsmerk. Zekerheidsstelling.

4.1. (…) De rechtsmacht voor wat betreft het gemeenschapsmerk wordt gebaseerd op artikel 90 lid 1 (…) GMVo juncto artikel 2 EEX-Vo. De vordering van Filocal c.s. tot overdracht c.q. doorhaling van het door Kurver geregistreerde gemeenschapsmerk (onder d) betreft immers geen vordering in de zin van artikel 92 GMVo, op grond van welk artikel de rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk een uitsluitende bevoegdheid wordt toegekend. Dit betekent ook dat deze rechtbank op grond van artikel 99 lid 1 GMVo (mede) bevoegd is voorlopige en beschermende maatregelen te nemen, nu Kurver c.s. in het arrondissement van de rechtbank Utrecht gevestigd is.

4.2. (…) D e enkele omstandigheid dat de eisendege partij ruime tijd heeft laten verlopen voordat zij in kort geding een tot het verkrijgen van een verbod van de gewraakte handelingen strekkende vordering instelde, behoeft de kortgedingrechter er niet van te weerhouden aan te nemen dat een spoedeisend belang bij de vordering bestaat (vgl. HR 29 juni 2001, NJ 2001,602). Dit toetsingskader in acht genomen, wordt voorshands geoordeeld dat Filocal c.s. voldoende spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen, aangezien er een voortdurende situatie bestaat waarin Kurver c.s. volgens Filocal c.s. inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Filocal c.s. De omstandigheid dat Filocal c.s. haar vorderingen ook reeds in 2003 kunnen instellen omdat zij, als gesteld, op dat moment tot de ontdekking kwam dat Kurver c.s. zonder haar toestemming en medeweten een identiek bladvoedingsproduct onder de naam Filocal verkoopt in onder meer Nederland en Duitsland en tot tweemaal toe met een kort geding procedure heeft gedreigd, doet daaraan niet af.

Lees het vonnis hier.

Antwoorden op de schriftelijke kamervragen van het lid F. Teeven, kenmerk 2009Z04606, Ingezonden 13 maart 2009, naar aanleiding van het’iPod op het werk vonnis’, Vzr. Rechtbank Zwolle, 10 december 2008, IEF 7655 (Buma/Suplacon).

“Echter, het gegeven dat de rechter bij het aanwezig achten van een bedrijfsbelang rekening houdt met het feit dat de werkgever het luisteren naar  muziek dusdanig belangrijk acht voor zijn werknemers dat het zelfs is toegestaan dat zij naar iPods of muziekspelers luisteren, brengt geenszins de conclusie met zich dat het luisteren naar de iPods of mobiele telefoons via een koptelefoon als zodanig als een openbaarmaking moet worden beschouwd. Indien anderen niet kunnen meeluisteren, bijvoorbeeld wanneer met gebruikmaking van een koptelefoon via een privé mp3-speler of mobiele telefoon naar muziek wordt geluisterd, is er in het geheel geen sprake van openbaarmaking en zal er dus ook geen sprake kunnen zijn van een vergoedingsplicht.

Dit zou anders kunnen zijn indien de mp3-speler via luidsprekers muziek ten gehore brengt die ook door anderen kan worden beluisterd. In dat geval zal, in lijn met het eerder genoemde arrest van de HR, voorts moeten worden bezien of er sprake is van een beroeps-, bedrijfs- of andersoortig belang, alvorens kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een openbaarmaking waarvoor een vergoeding is verschuldigd. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat de rechter, gelet op het feit dat hij verwijst naar het eerder genoemde arrest van de HR, een oprekking van het begrip ‘openbaarmaking’ heeft beoogd. Buma heeft in reactie op de uitspraak zelf al aangegeven geen vergoedingen te vragen voor het op individuele basis luisteren naar iPods of mobiele telefoons.

Lees alle vragen en antwoorden hier.

Octrooicentrum Nederland, 26 maart 2009, beschikking op verzoek- en bezwaarschrift (artikel 6:4 Algemene wet bestuursrecht) van Synthon B.V. met betrekking tot aanvullend beschermingscertificaat 300107 van Merz & Co GmbH & Co.

Aanvullend beschermingscertificaat. Verordening 1768/92/EEG betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen. Verzoek – en bezwaarschrift van Synthon. Synthon stelt dat Octrooicentrum Nederland (“OCN”) 1) dient vast te stellen dat aanvullend beschermingscertificaat 300107 (het “ABC”) van Merz ten onrechte is verleend, 2) dat het OCN het ABC als vervallen dient te beschouwen dan wel dient in te trekken, 3) dient te bepalen dat het ABC een looptijd heeft van nihil en 4) Merz dient te veroordelen in de kosten van de procedure. OCN verklaart zich niet-ontvankelijkheid OCN in het bezwaar van Synthon en niet bevoegd om vast te stellen dat het ABC ten onrechte is verleend. Het OCN acht zich evenmin bevoegd om vast te stellen dat het ABC als vervallen dient te worden beschouwd, dan wel dient te worden ingetrokken. Op grond van een algemeen beginsel van bestuursrecht heeft het OCN i.c. wel een algemene bevoegdheid om de duur van het certificaat te corrigeren.

Het verzoek- en bezwaarschrift van Synthon richt zich tegen ABC 3001070 dat op 12 december 2002 aan Merz is verleend voor het product “Memantine, desgewenst in de vorm van een farmaceutisch aanvaardbaar zuuradditiezout, in het bijzonder hydrochloride” op basis van het Europese octrooi 0 392 059.

Ontvankelijkheid in het bezwaar

Het OCN is van oordeel dat het bezwaar van Synthon tegen de verlening van het ABC niet ontvankelijk moet worden verklaard. Op grond van artikel 17 van Verordening 1768/92/EEG staan tegen het besluiten van de nationale octrooiverlenende instantie tot verlening van aanvullende beschermingscertificaten dezelfde rechtsmiddelen open als die waarin de nationale wetgeving tegen soortgelijke besluiten op het gebied van het nationale octrooien voorziet. Aangezien het ABC is verleend onder de Rijksoctrooiwet 1995 was volgens het OCN bezwaar onder de Algemene wet bestuurswet tegen de beslissing tot verlening van het ABC (op 12 december 2002) slechts mogelijk binnen 6 weken daarna (artikel 6:7 Awb). Het bezwaarschrift is echter pas op 8 augustus 2008 en heeft de bezwaartermijn van 6 weken derhalve ruimschoots overtreden.

Bevoegdheid OCN

Volgens het ONC ontbreekt iedere wettelijke grondslag voor OCN om te beslissen op het verzoek van Synthon tot vaststelling dat het ABC ten onrechte is verleend. Het OCN wijst op artikel 18 van Verordening 1768/92 dat bepaalt dat “[N]iettegenstaande de procedurebepalingen die uit hoofde van nationale wetgeving op het desbetreffende basisoctrooi van toepassing zijn kan tegen een afgegeven certificaat geen oppositieprocedure ingesteld worden”. Het OCN merkt op dat het Synthon krachtens artikel 15 van de Verordening vrijstaat een verzoek tot nietigverklaring van het ABC in te dienen bij de Rechtbank ’s-Gravenhage en daarmee nog steeds en rechtsmiddel tot haar beschikking heeft.

Het OCN acht zich evenmin bevoegd te beslissen over het verval van het ABC. Artikel 14 van Verordening bevat een viertal gronden voor het verval van een aanvullend beschermingscertificaat. In tegenstelling tot hetgeen Synthon meent, acht het OCN zich niet bevoegd om op andere gronden dan die genoemd in artikel 14 van de Verordening te beslissen over het verval van het certificaat. Aangezien het verzoek Synthon is gebaseerd op onjuiste gegevensverschaffing bij de aanvraag tot verlening van het ABC, en deze grond in artikel 14 niet wordt genoemd als grond voor verval, verklaart het OCN zich niet bevoegd om te beslissen over het verzoek tot vervallenverklaring van het ABC.

Het OCN acht zich ook niet bevoegd om te beslissen over het verzoek van Synthon om Merz in de kosten van de procedure te veroordelen “nu er geen wettelijke basis voor het toekennen van het gevraagde bestaat”.

Het OCN acht zich wél bevoegd te beslissen op het verzoek van Synthon om de duur van het ABC te corrigeren. Ofschoon deze bevoegdheid zijn basis niet vindt in artikel 17 lid 2 van Verordening 1610/96/EEG, zoals Synthon heeft gesteld, verwijst OCN naar haar eerdere beslissing  (B.I.E. 2003-36, 28 oktober 2002) waarin is beslist “dat een bestuursorgaan op grond van een algemeen beginsel van bestuursrecht wel een algemene bevoegdheid heeft om de duur van een certificaat te corrigeren, indien het bestuursorgaan bij het toekennen van die duur afhankelijk was van door de aanvraagster verstrekte gegevens en die gegevens later onjuist blijken te zijn geweest.”

Het OCN wijst vervolgens het verzoek van Synthon tot het corrigeren van de duur van het ABC áf. Op grond van het verzoek van Synthon zou de beschermingsduur van het ABC tot nihil beperkt moeten worden, omdat de berekening van de duur van het ABC op grond van artikel 13 van Verordening 1768/92 ten onrechte gebaseerd zou zijn op Europese vergunningen met nrs. EU/1/02/219/001 van 15 mei 2002 als de eerste vergunningen voor het in de handel brengen van het geneesmiddel in de Gemeenschap. Volgens Synthon had het OCN uit moeten gaan van de datum van toelating van een geneesmiddel met de handelsnaam Akatinol of Akatinol Memantine in Duitsland zoals dat vóór 1976 krachtens het Arzneimittelgezets 1961 in de handel mocht worden gebracht, c.q. de aansluitende Duitse vergunning uit 1978 krachtens artikel 105 van het Arzneimittelgezets 1976, dan wel de Luxemburgse vergunning voor het geneesmiddel Akatinol uit 1983. Volgens Synthon is voor de berekening van de duur van het certificaat op grond van artikel 13 van de Verordening niet vereist dat de eerste vergunning voor het in handel brengen van het geneesmiddel in de Gemeenschap (i.e. de basis van de duurberekening van een aanvullend beschermingscertificaat) een vergunning overeenkomst Richtlijn 65/65/EEG moet zijn.

Na uitgebreide overwegingen over de uitleg van artikel 13 van Verordening 1768/92 in het licht van strekking en doel van de Verordening concludeert het OCN: “Uit deze overwegingen uit de considerans blijkt dat de wetgever van de Verordening met de Verordening heeft willen voorzien in een systeem van uniforme compensatie voor de periode die verloren gaat door het verplichte onderzoek naar de kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid van het geneesmiddel. In deze context zou bij de berekening van de duur volgens artikel 13 dan ook moeten worden uitgegaan van een eerste vergunning afgegeven na controle naar de kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid van het geneesmiddel. En dus zijn naar de mening van het Octrooicentrum Nederland in het onderhavige geval de Duitse en Luxemburgse vergunningen niet relevant omdat deze niet na een dergelijk onderzoek zijn afgegeven.”

Na het lezen van de beschikking blijft de prangende vraag aan (de advocaten van) Synthon waarom  de geldigheid van het basisoctrooi van Merz niet is aangevochten als vóór de aanvraagdatum van EP 0 392 059 in Duitsland en Luxemburg al handelsvergunningen zijn verleend voor het op de markt brengen van geneesmiddelen die door het basisoctrooi zijn beschermd.

Lees de beschikking hier.