Dossiers

Rechtbank Den Haag 12 maart 2014, HA ZA 13-808 (Burberry c.s. tegen X)
Tussenvonnis. Bewijsopdracht. Gedaagde verkoopt, ook na onthoudingsverklaring met finale kwijting voor inbreuk van vóór die datum, kleding via marktkramen in Amsterdam. Het beroep op uitputting slaagt niet. De verklaring van de eigenaar van de groothandel “ik verkoop alleen originele kleding” is onvoldoende bewijs. Van inbreuk ex 2.20 lid 1 sub a BVIE is geen sprake nu door de uitvergroting van de strepen en de plaatsing op de schoen, het kenmerkende bestanddeel van het ruitmotief, het Burberry beeldmerk niet voorkomt, noch een Burberry naam of logo.

Wel wordt vastgesteld dat gedaagde op enig moment inbreukmakende voorraad had. Burberry c.s. krijgt een bewijsopdracht.

4.3. [X] betwist de gestelde merkinbreuk en heeft daartoe allereerst aangevoerd dat hem met het ondertekenen van de onthoudingsverklaring van 2 juli 2012 (hiervoor vermeld in 2.16) finale kwijting is verleend voor inbreuken die zouden zijn gemaakt vóór die datum en de ingestelde vorderingen derhalve slechts kunnen zien op handelingen verricht na die datum. Nu Burberry c.s. dit niet heeft weersproken, zal de rechtbank daarvan uit gaan.

 4.6. De rechtbank verwerpt het betoog van [X] dat de op 26 april 2013 in beslag genomen waren, waarvan één product voorzien was van een G-Star merk en vier van een Adidas merk, geen inbreuk maken op de merkrechten van Burberry c.s. omdat het zou gaan om originele van de merkhouders afkomstige waren die hij legaal heeft gekocht bij een groothandel in Voorburg. De rechtbank begrijpt dat [X] hiermee een beroep doet op uitputting van de merkrechten van Burberry c.s. als bedoeld in artikel 13 lid 1 GMVo en artikel 2.23 lid 3 BVIE. Ook indien [X] de in beslag genomen waren daadwerkelijk zou hebben ingekocht bij voornoemde groothandel, hetgeen niet uit de door [X] overgelegde stukken (een ongedateerde handgeschreven factuur en een bankafschrift van 31 juli 2012) blijkt, dient het beroep op uitputting te worden verworpen. Ten eerste omdat [X] onvoldoende heeft gemotiveerd dat sprake is van originele van de merkhouder afkomstige waren. De verklaring van de eigenaar van de groothandel “ik verkoop alleen originele kleding” is daartoe in ieder geval onvoldoende. En ten tweede omdat [X] niet gemotiveerd heeft gesteld dat de betreffende waren door of met toestemming van Burberry c.s. in de EER in het verkeer zijn gebracht. [X] heeft ter zitting nog aangeboden nader bewijs over te leggen bestaande uit informatie uit de boekhouding van hemzelf dan wel van de groothandel. De rechtbank gaat aan dit bewijsaanbod voorbij omdat [X] verzuimd heeft de bedoelde stukken uit de administratie over te leggen en hij geen bewijs aanbiedt door getuigen. De rechtbank is niet verplicht om een aanbod tot overlegging van stukken te honoreren; zulke stukken kan een partij immers uit eigener beweging overleggen (vgl. Hoge Raad 19 maart 1999, NJ 1999, 496).

4.7. (...) Door de uitvergroting van de strepen en de plaatsing daarvan over de gehele schoen komt daarin het ruitmotief van het Burberry beeldmerk als zodanig echter niet voor. Dit ruitmotief is een kenmerkend bestanddeel van het Burberry beeldmerk. Nu niet alle bestanddelen van het Burberry beeldmerk in de print op de schoenen voorkomen is naar het oordeel van de rechtbank niet voldaan aan voornoemde maatstaf en is de print niet gelijk aan het ingeroepen Burberry beeldmerk. Van inbreuk in de zin van artikel 9 lid 1 sub a dan wel 2.20 lid 1 sub a BVIE is dan ook geen sprake. Burberry c.s. heeft niet aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat (subsidiair) sprake is van merkinbreuk op andere gronden.

4.9. Gelet op het voorgaande stelt de rechtbank vast dat [X] op 24 april 2013 waren voorzien van een G-star merk en/of van een Adidas merk in voorraad had en op 18 december 2013 waren voorzien van een Burberry merk. Daarmee heeft [X] inbreuk gemaakt op de Gemeenschapsmerken van de betreffende merkhouders op grond van artikel 9 lid 1 sub a GMVo en op de Beneluxmerken, althans de internationale merken met gelding in de Benelux, op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE.

Lees de uitspraak:
HA ZA 13-808 (pdf)

Rechtbank Den Haag 29 januari 2014, HA ZA 13-545 (A tegen Beckx Trading en Out of the Blue KG)
Procesrecht. Bevoegdheid. A vordert staking van auteursrechtinbreuk op Rubik's kubus. Out of the Blue c.s. vordert succesvol de verwijzing naar een andere gewone rechter van gelijke rang, rechtbank Midden-Nederland, op basis van 220 lid 1 Rv vanwege verknochtheid met een zaak [IEF 13314].

4.2. Vast staat dat de zaak 13-316 eerder dan de onderhavige zaak aanhangig is gemaakt bij de Rechtbank Midden Nederland, en derhalve bij een andere gewone rechter van gelijke rang. Voorts zijn in die zaak dezelfde partijen betrokken als in de onderhavige procedure. Bovendien is de rechtbank van oordeel dat beide procedures mede hetzelfde onderwerp betreffen, althans dat de onderwerpen van de procedures zijn verknocht, nu in beide procedures de vraag aan de orde is of (varianten van) de Rubik’s kubus auteursrechtelijk is/zijn beschermd en zo ja, of Out of the Blue c.s. inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van [A]. Derhalve is voldaan aan de vereisten van artikel 220 lid 1 Rv.

4.3. [A] heeft in zijn conclusie van antwoord in het incident betoogd dat de incidentele vordering niettemin zou moeten worden afgewezen omdat de rechtbank Midden Nederland onbevoegd zou zijn om van de zaak 13-316 kennis te nemen en hij zich op die onbevoegdheid zou beroepen, zodat verwijzing van de onderhavige zaak processueel ondoelmatig zou zijn. Inmiddels heeft de rechtbank Midden Nederland bij vonnis van 4 december 2013 [IEF 13314] geoordeeld dat zij bevoegd is om kennis te nemen van de zaak 13-316. Daarom behoeft dit verweer van [A] geen bespreking meer.

Lees de uitspraak:
HA ZA 13-545 (pdf)

Vzr. Rechtbank Gelderland 7 maart 2014, ECLI:NL:RBGEL:2014:1917 (WE R Music tegen WE ARE HARDSTYLE)
Uitspraak ingezonden door Boris von der Assen, Van Kaam advocaten. Merkenrecht. B heeft activiteiten in muziekproductie, muziekconcepten, artist management, is DJ onder de naam Brennan Heart en is houdster van woordmerk WE R (dat wordt uitgesproken als "we are". D organiseert dance evementen, waaronder "We are Hardstyle", waarvoor een beeldmerk is aangevraagd. Geen merkinbreuk, geen handelsnaamrechtinbreuk, geen onrechtmatige daad.

Onder b.
4.5. (...) Wat betreft het verwarringsgevaar, waarvan volgens B sprake is, geldt dat wel voorstelbaar is dat binnen een bepaalde scene, waar een bekend persoon zoals B als dj fungeert met een woordmerk dat wordt uitgesproken als "we are" verwarring kan ontstaan als een derde ook de woorden "we are" met een bepaalde toevoeging gebruikt in relatie tot hetzelfde genre muziek en de daarmee verbonden 'lifestyle', maar dat is niet relevant. De beschermingsomvang is immers, zoals overwogen, beperkt tot enkel het visuele aspect van "WE R".

Onder d:
4.7 (...) Aannemelijk is wel dat het woordmerk "WE R" binnen de hardstyle-scene bekendheid geniet. D gebruikt zijn teken "We are Hardstyle" echter niet structureel binnen die scene, maar, zo moet worden aangenomen, enkel voor de aanduiding van een door hem (jaarlijks) te organiseren dance event. Verder is van belang dat de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken gering is en dat het woordmerk van B weinig onderscheidend vermogen heeft.

Lees de uitspraak:
KG ZA 14-36 (pdf)
ECLI:NL:RBGEL:2014:1917 (pdf)
ECLI:NL:RBGEL:2014:1917 (link)

Op andere blogs:
DomJur

Vzr. Rechtbank Amsterdam 14 maart 2014, KG ZA 14-222 (Andries de Boer tegen Trouw)
Mediarecht. Onrechtmatige publicaties. De Boer is vastgoedinvesteerder en politicus in Noordwijk. Trouw wordt bevolen onrechtmatige berichtgevingen over hem (hier/hier/hier) te rectificeren op de voorpagina van een doordeweekse krant, niet de zaterdageditie, nu de te rectificeren artikelen op doordeweekse dagen zijn verschenen.

4.17. De stelling dat uit verscheidene onderzoeken zou blijken de appartementsrechten werden aangekocht tegen prijzen 'ver onder de taxatiewaarde' ofwel 'tegen bodemprijzen', kan op grond van het voorgaande dan ook niet als juist worden aanvaard. (...)

4.21 Al met al luidt de conclusie dat de beschuldigingen aan het adres van De Boer, die Trouw B.V. in de desbetreffende publicaties tot de hare heeft gemaakt, inhoudend dat De Boer zich schuldig heeft gemaakt aan belangenverstrengeling en het tegen bodemprijzen ver onder de taxatiewaarde aankopen van serviceflats, waarmee ten koste van de bejaarde bewoners miljoenen werden verdiend, onvoldoende steun vinden in het thans beschikbare feitenmateriaal. Onder de hiervoor geschetste omstandigheden - (voorzienbare) schade aan de reputatie van De Boer, geuit in een serieuze, veelgelezen krant, zonder een voldoende toepassing van het beginsel van wederhoor - zijn deze publicaties, met name de artikelen van 7 en 9 januari, met de koppen "Stichting verrijkt zich ten koste van bewoners service-flats" en "De Boer (CDA) stapt op om service-flat zaak", waarin deze beschuldigingen sterk naar voren komen, dan ook onrechtmatig jegens hem. De onder 4.2. genoemde belangenafweging valt daarom uit in het voordeel van De Boer, waarmee een inperking van de uitingsvrijheid van Trouw B.V., door middel van een veroordeling tot plaatsing van een rectificatie, in dit geval gerechtvaardigd is.

4.22. Anders dan De Boer heeft gevorderd zal Trouw B.V. niet worden verplicht de rectificatie in de zaterdagkrant te plaatsen, nu de te rectificeren artikelen op doordeweekse dagen zijn verschenen. (...)

Lees de uitspraak: 
KG ZA 14-222 (pdf)

Hof 's-Hertogenbosch 11 maart 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:673 (Houtwerkeringsindustrie X)
Know how. Onrechtmatig. Tussenarrest. Voorschot kosten deskundige 50-50. Onrechtmatig handelen door gebruik te maken van vertrouwelijke bedrijfsgegevens van concurrent, terwijl die vertrouwelijke bedrijfsgegevens via een werknemer van die concurrent zijn verkregen? Er bestaan in dit geval serieuze aanwijzingen dat dergelijk onrechtmatig handelen heeft plaatsgevonden. Deskundigenonderzoek in boekhouding van gedaagde om vast te stellen of gedaagde in de betreffende periode zaken heeft gedaan met vaste relaties van de concurrent.

4.6.10. [geïntimeerde] zal over de bovengenoemde periode aan de deskundige ter beschikking moeten stellen de jaarrekeningen, fiscale balansen en de fiscale verlies- en winstrekeningen alsmede de grootboeken en onderliggende bankafschriften, facturen en offertes op grond waarvan die bescheiden zijn opgesteld, alsmede eventuele andere bescheiden die de deskundige in wil zien.

4.6.11. Het hof is op dit moment voornemens om aan de te benoemen deskundige de volgende vragen voor te leggen:
Heeft u in de door [geïntimeerde] aan u ter beschikking gestelde boekhouding van [handelsbemiddeling hout] over de periode van 23 januari 2007 tot en met april 2009 aanwijzingen aangetroffen dat [handelsbemiddeling hout] in die periode producten heeft geleverd aan de klanten die genoemd zijn op de bladzijdes 9, 10 en 11 (nummers 63, 65 en 67) van de inleidende dagvaarding?
Heeft u in de door [geïntimeerde] aan u ter beschikking gestelde boekhouding van [handelsbemiddeling hout] over de periode van 23 januari 2007 tot en met april 2009 aanwijzingen aangetroffen dat [handelsbemiddeling hout] in die periode producten heeft geleverd aan de klanten die genoemd zijn in de e-mailberichten die zijn overgelegd als producties 2, 3 en 11 tot en met 38 bij de inleidende dagvaarding?
Heeft u in de door [geïntimeerde] aan u ter beschikking gestelde boekhouding van [handelsbemiddeling hout] aanwijzingen gevonden dat [handelsbemiddeling hout] in de eerste maanden na april 2009 transacties heeft verricht met in de vragen 1 en 2 bedoelde klanten, terwijl die transacties rechtstreeks te herleiden zijn tot bedrijfsinformatie van [Houtverwerkingsindustrie] die [medewerker 1] in de periode vóór 17 april 2009 aan [geïntimeerde] heeft verstrekt?
Als u de vragen 1 en/of 2 en/of 3 bevestigend beantwoordt, gaat het dan om leveringen van zaken die ook tot het assortiment van [Houtverwerkingsindustrie] behoren? Zo ja, in hoeverre is dat het geval.
Wilt u, voor zover u vraag 4 bevestigend beantwoordt, de leveringen en de daarvoor door [handelsbemiddeling hout] aan de klanten in rekening gebrachte prijzen zo nauwkeurig mogelijk omschrijven, zo mogelijk inclusief de data waarop de betreffende offertes zijn uitgebracht, de overeenkomsten zijn gesloten en de prijzen zijn gefactureerd?
Hoeveel winst heeft [handelsbemiddeling hout] met de onder 5 bedoelde leveringen naar uw berekening of inschatting in totaal gegenereerd?
Heeft u aanwijzingen dat de door [geïntimeerde] aan u ter beschikking gestelde boekhoudkundige gegevens van [handelsbemiddeling hout] onvolledig zijn en/of dat daaruit bepaalde informatie is verwijderd of vervalst?
Hebben partijen goed meegewerkt aan het deskundigenbericht? Hebt u de door u gevraagde informatie verkrijgen. Zo nee, welke informatie hebt u van welke partij niet gekregen?
Heeft u voor het overige nog opmerkingen waarvan u het zinvol acht dat het hof daarvan kennis neemt?

4.6.12. Het hof is voornemens het voorschot op de kosten van de deskundigenbericht ten laste van beide partijen, ieder voor de helft, te brengen. Het hof neemt daarbij in aanmerking dat enerzijds op [Houtverwerkingsindustrie] de bewijslast rust ten aanzien van het door haar gestelde onrechtmatige handelen en de daardoor veroorzaakte schade en anderzijds de door [Houtverwerkingsindustrie] overgelegde e-mails voorshands de verdenking doen rijzen dat [geïntimeerde] daadwerkelijk onrechtmatig heeft gehandeld.

4.6.13. Het hof zal de zaak naar de rol verwijzen om de partijen (eerst [Houtverwerkingsindustrie] en dan [geïntimeerde]) in de gelegenheid te stellen om zich bij akte uit te laten over aantal, deskundigheid en - bij voorkeur eensluidend - over de persoon van de te benoemen deskundige(n).
Voorts kunnen partijen suggesties doen over de aan de deskundige(n) voor te leggen vragen.
Naar het voorlopig oordeel van het hof kan met de benoeming van een deskundige worden volstaan. Als partijen geen overeenstemming bereiken over de persoon van de te benoemen deskundige zal het hof een deskundige benoemen uit het deskundigenbestand van het hof.

Rechtbank Gelderland 2 oktober 2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:6444 (Jager aannemingsbedrijf tegen Jager Holding)
Procesrecht. Bij tussenvonnis is besloten dat partijen zich kunnen uitlaten over een te benoemen deskundige. Er is echter geen eensluidend voorstel tot deskundige gedaan door partijen. De rechtbank acht zich vrij zelf een deskundige aan te wijzen.

2.2. Partijen hebben met betrekking tot de persoon van de deskundige geen eensluidend voorstel gedaan. Jager Holding en [gedaagde sub 5], [gedaagde sub 6] en [gedaagde sub 7] menen dat te benoemen deskundige een registeraccountant zou moeten zijn die werkzaam is op een gerenommeerd accountantskantoor zoals PricewaterhouseCoopers, KPMG of Ernst & Young omdat Jager Aannemingsbedrijf in het verleden altijd is bijgestaan door de grotere kantoren BDO en Deloitte. De curator stelt, zonder enige verdere toelichting, voor om te benoemen [naam] van Grip Accountants te Duiven. De rechtbank acht zich vrij nu zelf een deskundige aan te wijzen en wel een register accountant die reeds bij de rechtbank als deskundige bekend is. De rechtbank heeft vervolgens contact gehad met [naam], werkzaam bij Ons Accountants te Elst. Nu hij zich in staat en bereid heeft verklaard een benoeming als deskundige te aanvaarden, zal hij als zodanig worden benoemd.

2.3. Aan de deskundige worden de in het dictum geformuleerde vragen gesteld. Hierbij is uitgangspunt de vragen waaromtrent tussen partijen overeenstemming is bereikt.

Willemijn de Jonge, Rubriek: enerzijds/anderzijds: subsidiëren of niet? SENA Performers Magazine maart 2014 , p.16-17
Bijdrage ingezonden door SENA Performers. De een kwam met een motie om reissubsidies voor popmuzikanten af te schaffen; de ander diende een motie in om muziek op te nemen in het gesubsidieerde topsectorenbeleid. Arno Rutte van de VVD en Vera Bergkamp van D66 staan lijnrecht tegenover elkaar als het om steun voor de muzieksector gaat.

Arno Rutte (cultuurwoordvoerder voor de VVD in de Tweede Kamer): De kamer wees mijn motie af, terwijl 95 procent van de bevolking het een uitstekend voorstel vond. Er bestaat een enorme discrepantie tussen wat de bevolking vindt en wat de kamer vindt als het om cultuur gaat. Dat is iets wat de cultuursector zich niet lijkt te beseffen. De popsector stelt zich veel te afhankelijk op van de overheid.(...)

Vera Bergkamp (D66-Tweede Kamerlid) Het standpunt van de VVD verbaast me eerlijk gezegd nogal. De VVD is normaal juist voor het stimuleren van het bedrijfsleven. Wat D66 betreft is de popsector voor een deel gewoon een industriesector. Onze overheid doet hetzelfde met exportkredieten en handelsmissies, namelijk het ondersteunen van het Nederlandse product in het buitenland. Dat is goed voor ons imago en onze economie: het schept kansen en werkgelegenheid en daar verdient de overheid ook geld aan.(...)

Luister hieronder streaming naar de bewerkte opnames van het VIE / AIPPI-Symposium van 12 maart 2014. Met dank aan het Eggens Instituut en de VIE / AIPPI. Van de opening, de eerste bijdrage en een eerste deel van debat II is helaas (nog) geen opname beschikbaar. (Apple-apparaten ondersteunen geen flash, wij adviseren u de geluidsopnames via de pc te beluisteren)

Programma
09.30 Ontvangst
10.00 Opening door de voorzitter – Drs Koen Bijvank, V.O.
10.05-10.45 Vloeibaar merkenrecht: Ontwikkelingen in de Europese wetgeving en rechtspraak
Prof. Mr. Tobias Cohen Jehoram, De Brauw Blackstone Westbroek en Erasmus Universiteit
10.45-11.25 Het “Unified Patent Package”: geschiedenis, stand van zaken, toekomst en breder perspectief
Prof. Mr. Willem Hoyng, HoyngMonégier, Universiteit Tilburg
11.25-11.50 Koffiepauze
11.50-12.50 Paneldiscussie over de proceskostenveroordelingen volgens art. 1019h Rv
Mr. Germ Kemper, Advocatenkantoor Kemper, Mr. Wim Maas, Deterink Advocaten en Simon Dack, HoyngMonégier
12.50-13.00 Uitreiking van de VIE prijs door de jury*
Mr. Josine Fasseur-van Santen, Dr. Jeroen den Hartog, HoyngMonégier en Prof. Mr. Tobias Cohen Jehoram, De Brauw Blackstone Westbroek en Erasmus Universiteit
13.00-14.00 Aperitief en lunch
14.00-15.45
Debat I: De reikwijdte van octrooibescherming en de bijdrage aan de stand van de techniek
Voorzitter: Mr. Otto Swens, Vondst Advocaten
Debater I: Mr. Ir. Ferry van Looijengoed, De Vries & Metman
Debater II Drs. Hajo Kraak, V.O.
Debat II: Het verval van het merk
Voorzitter: Mr. Xandra Kiers-Becking, Hof Den Haag
Debater I: Mr. Fleur Folmer, NautaDutilh
Debater II: Mr. Kriek Wille, Van Doorne
Debat III: Het auteursrecht van de opdrachtgever
Voorzitter: Prof. Mr. Dirk Visser, Klos Morel Vos & Schaap en Universiteit Leiden
Debater I: Mr. Michiel Odink, Baker & McKenzie
Debater II: Mr. Frits Gerritzen, Allen & Overy
15.45-16.15 Koffiepauze
16.15-17.00 Plenaire samenvatting van de debatten door de voorzitters
17.00 Sluiting door de voorzitter en aansluitend borrel

Voor in uw agenda: In 2015 zal de 31e editie van het VIE / AIPPI-symposium te Zeist plaatsvinden 11 maart 2015.

Bijdrage ingezonden door Reindert van der Zaal, Kennedy Van der Laan.
Vanuit ons kantoor kijken we momenteel uit op de kermis die midden in het Amsterdamse Westerpark uit de grond is gestampt. Aangetrokken door alles waardoor mensen zich tot een kermis aangetrokken voelen besloot een collega met een groep vrienden een bezoek te brengen aan de kermis, waarbij een rit in de achtbaan uiteraard niet mocht ontbreken. Tijdens de rit wordt de groep op de foto gezet door een automatische camera. De foto komt vervolgens bij de ingang van de achtbaan op een bord te hangen en is na afloop van de rit te koop. Je kent het wel.

De foto blijkt vrij hilarisch. Dus aanschaffen zou je zeggen. Maar in plaats van de foto te kopen bedacht een van de vrienden dat hij ook gewoon met zijn telefoon een foto van die foto kon maken. Twee seconden na de klik van zijn telefooncamera vloog (of beter gezegd: viel) een woedende kermisexploitant hem aan. Naast de nodige verwensingen zou er sprake zijn van “plagiaat”. En de kermisexploitant leek daarbij niet van plan zijn gestelde rechten via de reguliere juridische weg te gaan handhaven.

Uiteindelijk bracht de groep het er heelhuids vanaf. Maar de situatie riep de vraag op of de kermisexploitant een punt had; kunnen geautomatiseerde achtbaanfoto’s auteursrechtelijk zijn beschermd? En leverde de met de telefoon gemaakte foto van de achtbaanfoto dus inderdaad een inbreukmakende verveelvoudiging op, zoals de kermisexploitant claimde (althans leek te claimen)?

Mijn eerste ingeving was nee, dergelijke automatisch gemaakte foto’s doorstaan de auteursrechtelijke werktoets niet en worden daarom niet onder het auteursrecht beschermd. Maar als ik er over door denk lijkt deze gedachte toch te kort door de bocht.

Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, is vereist dat het werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Het Hof van Justitie heeft de maatstaf zo geformuleerd dat het moet gaan om "een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk". Het werkbegrip vindt haar begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect.

In het geval van de achtbaanfoto’s geldt dat de kermisexploitant -net als een ‘reguliere’ fotograaf- keuzes maakt in onder meer de hoek van de lens, lichtgevoeligheid, mate van zoom, belichting en positionering van de camera. Deels zullen deze keuzes technisch bepaald zijn, simpelweg om de foto mogelijk te maken, maar het is in mijn optiek niet uit te sluiten dat hierbij door de maker -binnen de bewegingsvrijheid die hij heeft- ook zuiver creatieve keuzes worden gemaakt.

Hoewel er excepties zijn die mogelijk een uitweg bieden (zoals, afhankelijk van het gebruik, de privé-kopie exceptie) lijkt de claim van de kermisexploitant al met al niet op voorhand kansloos. De man die de foto maakte ontsnapt dus mogelijk aan een met dwangsommen versterkt verbod, schadevergoeding wegens gederfde inkomsten, een volledige proceskostenveroordeling, afgifte van het inbreukmakende materiaal en nog een hele rits aan nevenvorderingen. In theorie ja. Want als gezegd leek de kermisexploitant andere handhavingsstrategieën te hebben.

Tot slot kan het nog zo zijn dat iemand anders dan de kermisexploitant de camera heeft geplaatst en alle voornoemde (creatieve) keuzes heeft gemaakt. Dan wordt die derde mogelijk als maker aangemerkt. Wil de kermisexploitant met succes op eigen naam inbreukvorderingen kunnen instellen, dan zal hij de rechten overgedragen moeten krijgen van die derde; als licentienemer lijkt hij dat immers niet te kunnen. Wellicht bestaat er behoefte bij de exploitant aan IE-advies en liggen er mooie acquisitiemogelijkheden op de kermis.

Reindert van der Zaal

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Beroep IP ZONE, EUROPE IP ZONE, IP ZONE EUROPE & EUROPEAN IP ZONE afgewezen [tegen BBIE]
B) Beroep „SPORTV” afgewezen [tegen SPORT TV INTERNACIONAL]
C) Beroep PALMA MULATA afgewezen [tegen BBIE]
D) Beroep BTS afgewezen [tegen TBS]
E) Beroep European Network Rapid Manufacturing afgewezen [tegen Europese Commissie]
F) Beroep Apposition d’une fleur sur un col afgewezen [tegen BBIE]

Gerecht EU 12 maart 2014, gevoegde zaken T-102/11; T-369/12; T-370/12; T-371/12
(IP ZONE, EUROPE IP ZONE, IP ZONE EUROPE & EUROPEAN IP ZONE) - dossier
Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om het woordmerk IP ZONE in te schrijven voor diensten van klasse 42. Beroep is afgewezen.

30      As the Board of Appeal correctly found in paragraph 17 of the decision contested in Case T-102/11, in paragraph 25 of the decisions contested in Cases T-369/12 and T-370/12, and in paragraph 26 of the decision contested in Case T-371/12, the possible meaning of the acronym IP should not be examined in the abstract, but in relation to the services covered by the marks applied for and to the consumers for whom they are intended.

31      It should be borne in mind that the services concerned consist of ‘hosting an on-line portal for disclosing, selling, buying, licensing and general transactions for intellectual property’ and that, as found in paragraph 24 above, the relevant public is made up of English-speaking professionals in the field of intellectual property, that is to say, a public which regularly uses the abbreviation IP to refer to the words ‘intellectual property’.

Gerecht EU 12 maart 2014, T-348/12 (SPORT TV INTERNACIONAL) - dossier
Gemeenschapsmerk – Beroep door de houder van het nationale beeldmerk bevattende het woordbestanddeel „SPORTV” voor diensten van de klassen 38 en 41 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de oppositie die door verzoekster is ingesteld tegen de aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk SPORT TV INTERNACIONAL voor diensten van de klassen 35, 38 en 41. Beroep is afgewezen.

39      The applicant alleges that the Board of Appeal paid attention solely to the number of viewers or subscribers but did not take into account the fact that the channel is broadcast in Portugal. Consequently, according to the applicant, by requiring large-scale use and by wanting to assess the commercial success of the undertaking or its economic strategy, the Board of Appeal failed to have regard to the settled case-law.

40      In this respect, it must be found that the applicant’s claims are not well founded. The Board of Appeal, during the assessment of the evidence adduced by the applicant seeking to prove genuine use of the earlier mark, stated that that evidence did not contain information relating to the number of viewers or subscribers or to the turnover concerning the subscriptions to the channel produced by Globosat. However, in doing so, it did not set a de minimis threshold or other quantitative criterion, but merely stated that the evidence adduced by the applicant did not include information which could be considered to be solid and objective evidence of effective and sufficient use of the trade mark on the Portuguese market within the meaning of the case-law referred to at paragraph 25 above. It follows that the Board of Appeal in no way failed to have regard to the case-law relied on by the applicant and referred to at paragraph 24 above.

Gerecht EU 12 maart 2014, T-381/12 (PALMA MULATA) - dossier
Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling, waarbij verzoekers’ verzoek tot vervallenverklaring van het woordmerk PALMA MULATA voor producten van klasse 33 is afgewezen.

43      Or, il suffit de constater à cet égard, d’une part, que l’OHMI est appelé à décider chaque cas d’espèce selon ses propres mérites et qu’il n’est pas lié par des décisions antérieures prises dans d’autres affaires. En effet, la légalité des décisions de la chambre de recours doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement n° 207/2009 et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (arrêts de la Cour du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, Rec. p. I‑551, point 48 ; du 28 juin 2012, XXXLutz Marken/OHMI, C‑306/11 P, non publié au Recueil, point 91, et ordonnance de la Cour du 3 octobre 2012, Cooperativa Vitivinícola Arousana/OHMI et Sotelo Ares, C‑649/11 P, non publiée au Recueil, point 59). En outre, dans le cadre de son contrôle de légalité, le Tribunal n’est pas lié par la pratique décisionnelle de l’OHMI [arrêt de la Cour du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec. p. I‑3569, point 65, et arrêt du Tribunal du 22 avril 2008, Casa Editorial el Tiempo/OHMI – Instituto Nacional de Meteorología (EL TIEMPO), T‑233/06, non publié au Recueil, point 48].

46      En second lieu, les requérants soutiennent que l’intervenante a fait valoir l’usage du signe figuratif n° 2 pour « éluder » l’usage de la marque en cause. En effet, l’intervenante aurait cherché à se soustraire à son obligation de faire usage de la marque PALMA MULATA en invoquant à son avantage l’utilisation d’une marque totalement distincte, à savoir le signe figuratif n° 2, et qui aurait fait l’objet d’une demande d’enregistrement, rejetée à la suite de l’accueil de l’opposition formée par les requérants. Or, conformément à l’arrêt du Tribunal du 23 février 2006, Il Ponte Finanziaria/OHMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T‑194/03, Rec. p. II‑445, points 50 et 51), l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 ne permettrait pas au titulaire d’une marque enregistrée de se soustraire à l’obligation qui lui incombe de faire usage de cette marque en invoquant à son bénéfice l’utilisation d’une marque similaire faisant l’objet d’un enregistrement distinct, de sorte qu’il y aurait lieu de considérer que les conditions pour l’application de la disposition de l’article 15, paragraphe 1, sous a), dudit règlement ne se trouveraient pas réunies en l’espèce.

47      À cet égard, il suffit de relever que les circonstances ayant conduit à la solution développée aux points 50 et 51 de l’arrêt BAINBRIDGE, précité, ne sont pas réunies en l’espèce. En effet, comme les requérants l’indiquent eux-mêmes, le signe figuratif n° 2 a fait l’objet d’une demande d’enregistrement, mais celle-ci a été rejetée à la suite d’une procédure d’opposition formée par ces derniers. Ainsi, l’intervenante ne pouvait pas invoquer à son bénéfice l’utilisation d’une marque similaire faisant l’objet d’un enregistrement distinct, puisque, en tout état de cause, le signe figuratif n° 2 ne faisait pas l’objet d’un tel enregistrement.

Gerecht EU 12 maart 2014, T-592/10 (BTS) - dossier
Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk BTS voor waren van de klassen 14, 18, 25 en 28, en strekkende tot vernietiging van beslissing houdende vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de oppositie ingesteld door de houder van een aantal nationale en communautaire beeldmerken die het woordelement „TBS” bevatten voor waren van de klassen 18 en 25. Het beroep is afgewezen.

64      En effet, au vu de l’identité existant entre les produits en cause, d’une part, et des similitudes visuelle et phonétique existant entre les marques, d’autre part, et compte tenu de la jurisprudence selon laquelle cette identité a pour corollaire que la portée des différences entre les marques en cause est atténuée [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, Rec. p. II‑2737, point 74], il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant qu’il existait un risque de confusion dans la présente espèce.

65      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel il est assez improbable que, dans une situation réelle, le consommateur qui achète les produits désignés par les marques en conflit puisse les confondre ou même les associer à une entreprise ou à des entreprises liées économiquement. À l’appui de cet argument, elle donne l’exemple d’un consommateur qui se trouverait dans un grand magasin où les rayons des vêtements, des chaussures et des accessoires sont séparés les uns des autres et où, dans chacun de ces rayons, les articles sont disposés par marques, comme c’est généralement le cas.

66      En effet, ainsi que l’a relevé à juste titre l’OHMI, un tel argument est fondé sur une comparaison directe des signes en conflit. Or, il convient de rappeler que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire (voir point 37 ci-dessus).

67      En outre, il importe de relever que, si l’argument de la requérante devait être interprété en ce sens que la chambre de recours n’a pas tenu compte de ce que la comparaison visuelle des marques en cause était plus importante que les comparaisons phonétique et conceptuelle, dès lors que les vêtements sont en général achetés dans des grands magasins en libre-service « à vue », il y aurait lieu de le rejeter dès lors que la chambre de recours a pris en considération cette comparaison dans son appréciation du risque de confusion au point 29 de la décision attaquée. Elle a en effet constaté que, dans le contexte des vêtements, les marques sont essentiellement perçues visuellement, non phonétiquement, et que les différences visuelles prévalent dès lors en importance. De même, elle a signalé qu’en l’espèce les éléments dominants des signes en conflit étaient presque identiques et que les éléments graphiques ne sont pas suffisamment frappants. Ainsi, selon la chambre de recours, un consommateur mis en présence des marques TBS antérieures pourrait faire une confusion en voyant le signe BTS sur les mêmes produits, étant donné qu’il ne se rappellerait pas si la marque commence par le groupe de lettres « bt » ou « tb ».

68      En tout état de cause, s’il est vrai que les produits concernés sont habituellement achetés « à vue » et que la comparaison visuelle revêt, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion, la conclusion selon laquelle un tel risque existe reste pleinement fondée dès lors que, ainsi qu’il a été constaté au point 44 ci-dessus, les marques en conflit présentent précisément un degré de similitude sur le plan visuel.

Gerecht EU 13 maart 2014, T-430/12 (European Network Rapid Manufacturing) - dossier
Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het beeldmerk met de woordelementen European Network Rapid Manufacturing voor waren en diensten van de klassen 6, 7, 12, 17 en 42, en strekkende tot vernietiging van beslissing waarbij de beslissing van de nietigheidsafdeling is vernietigd en de door de Europese Commissie ingestelde vordering tot nietigverklaring van dit merk is toegewezen. Het beroep is afgewezen.

68      Die in Rede stehende Marke bezeichnet nämlich zum einen Waren der Klasse 6 („Waren aus Metall, soweit in Klasse 6 enthalten, insbesondere Gussteile aus Eisen, Stahl und Nichteisenlegierungen“), der Klasse 7 („Maschinenteile aus Kunststoff, maschinelle Wachsspritzwerkzeuge und Kunststoffspritzwerkzeuge sowie Teile davon, soweit in Klasse 7 enthalten“), der Klasse 12 („Kunststoffteile für Fahrzeuge, soweit in Klasse 12 enthalten“) sowie der Klasse 17 („Spritzguss-Kunststoffteile, soweit in Klasse 17 enthalten“) und zum anderen Dienstleistungen der Klasse 42 („Technologische Beratung, wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen, industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen“). Diese Waren und Dienstleistungen fallen in den Bereich „Industrie“ nach Titel XVII des Dritten Teils des AEU-Vertrags oder auch in den Bereich „Technologische Entwicklung“ gemäß Titel XIX des Dritten Teils des AEU-Vertrags.

69      Im Übrigen kann festgestellt werden, dass die Klägerin nicht dargetan oder auch nur behauptet hat, dass die von der Beschwerdekammer angeführten Vorschriften des abgeleiteten Rechts Bereiche beträfen, in die die von der Marke bezeichneten Waren und Dienstleistungen nicht fielen.

70      Die Gesamtbeurteilung der in Rede stehenden Marke ergibt deshalb, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass das angesprochene Publikum glaubt, die von der in Rede stehenden Marke bezeichneten Waren und Dienstleistungen seien mit einer Genehmigung oder Garantie der Union ausgestattet oder stünden in anderer Weise mit dieser in Verbindung. Infolgedessen ruft die in Rede stehende Marke, wie von der Beschwerdekammer festgestellt, beim Publikum den Eindruck einer Verbindung zwischen der Klägerin und der Union hervor.

Gerecht EU 14 maart 2014, T-131/13 (Apposition d’une fleur sur un col) - dossier
Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker van inschrijving van het op een vaste plaats aangebracht merk bestaande in een bloem in een knoopsgat voor waren van klasse 25. Het beroep is afgewezen.

34      Selon la requérante, la chambre de recours aurait appliqué un critère d’appréciation du caractère distinctif erroné. Au lieu de rechercher si la marque demandée était distinctive aux yeux du public pertinent pour les produits en cause, elle aurait fondé son examen sur une appréciation purement esthétique, notamment en appréciant le niveau de stylisation du signe. De même, la chambre de recours aurait opéré une appréciation esthétique totalement discrétionnaire dans la mesure où elle aurait comparé la marque demandée à deux autres marques communautaires (nos 9 763 905 et 2 535 813) représentant une fleur stylisée et affirmé que ces deux marques étaient dignes de faire l’objet d’une protection.

35      À cet égard, il y a lieu de constater que la chambre de recours n’a pas considéré que la marque demandée n’était pas apte à distinguer les produits en raison de son esthétique ou de sa simplicité, mais, plus précisément, en raison de l’absence d’éléments pouvant rendre ladite marque distinctive et permettant au public pertinent de la considérer comme indiquant l’origine commerciale des produits qu’elle couvrait. Même si, la chambre de recours, au point 14 de la décision attaquée, a indiqué que la marque demandée ne représentait pas un dessin épuré d’une fleur et qu’elle était rudimentaire du point de vue de la forme, elle n’a aucunement jugé le caractère esthétique de la marque demandée, mais uniquement sa capacité distinctive (voir point 22 ci-dessus). Partant, elle n’a pas imposé de critères d’appréciation discriminatoires et n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée.

36      En ce qui concerne la comparaison de la marque demandée avec des exemples de marques invoqués par la requérante elle‑même, la chambre de recours a uniquement mis en exergue le fait que ces marques antérieures comportaient une véritable stylisation d’une fleur dans la mesure où les éléments la composant pouvaient être clairement identifiés. La marque demandée, quant à elle, était notamment caractérisée par une forme insuffisamment définie.