Dossiers

Gerecht EU 13 november 2012, gevoegde zaken T-83/11 en T-84/11 (Antrax It / OHMI - THC (Radiateurs de chauffage))

Gemeenschapsmodel. Beroep ingesteld door de houder van gemeenschapsmodel nr. 000593959- 0001 (radiatoren voor verwarming), strekkende tot vernietiging van beslissing R 1451/20093 van de derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM), waarbij de vordering tot nietigverklaring ingediend door The Heating Company BVBA is ingewilligd. De beslissingen van de derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) worden vernietigd voor zover daarbij modellen nrs. 000593959‑0001 en 000593959‑0002 nietig werden verklaard.

De verzadiging van de stand van de techniek kon van dien aard zijn dat de geïnformeerde gebruiker gevoeliger was geworden voor de verschillen op het vlak van de interne verhoudingen van deze verschillende modellen. Het Gerecht heeft enkel niet aanvaard dat een algemene tendens inzake vormgeving kan worden beschouwd als een factor die de vrijheid van de ontwerper beperkt, aangezien juist die vrijheid de ontwerper in staat stelt nieuwe vormen en nieuwe tendensen te ontdekken of vernieuwend te zijn in het kader van een bestaande tendens.

Het Gerecht heeft in het arrest Communicatie-apparatuur T-153/08 daarentegen niet willen verklaren dat een situatie van verzadiging van de stand van de techniek irrelevant moet worden geacht voor de beoordeling van het eigen karakter van een model. Het Gerecht heeft hooguit elke overweging over de esthetiek van het onderzochte model of over het commerciële succes van het voortbrengsel waarin het model is verwerkt, uitgesloten van de beoordeling van het eigen karakter.

97 Uit deze overwegingen volgt dat, hoewel de bestreden beslissingen verzoeksters argument inzake een verzadiging van de stand van de techniek uitdrukkelijk vermelden en dit argument relevant was voor de beoordeling van het eigen karakter van de litigieuze modellen, deze beslissingen geen enkele motivering met betrekking tot dit betoog bevatten.

81 De vaststelling dat de vrijheid van de ontwerper niet door technische of reglementaire vereisten was beperkt, antwoordde immers geenszins op de vraag of de facto sprake was van een „verzadiging van de stand van de techniek” door het bestaan van andere modellen van thermosifons of van radiatoren met dezelfde globale kenmerken als de betrokken modellen, waarbij de verzadiging van de stand van de techniek van dien aard kon zijn dat de geïnformeerde gebruiker gevoeliger was geworden voor de verschillen op het vlak van de interne verhoudingen van deze verschillende modellen.

84 Subsidiair betoogt het BHIM, daarin gesteund door interveniënte, dat verzoekster hoe dan ook de verzadiging van de stand van de techniek niet heeft aangetoond en dat het BHIM niet hoeft te antwoorden op argumenten die van geen belang of irrelevant zijn. Het BHIM verwijst ook naar het arrest Communicatie-apparatuur (punt 37 supra, punt 58) en stelt dat het Gerecht in dat arrest een verzadiging van de stand van de techniek die enkel verband houdt met een tendens inzake vormgeving, als niet-relevant heeft afgewezen, of nog het beginsel heeft bevestigd dat het bestaan van een dergelijke tendens irrelevant is in het kader van de beoordeling van het eigen karakter.

Op andere blogs:
Class 99 (OHIM scalded in radiator appeal)

Rechtbank Dordrecht 14 november 2012, LJN BY2784 (Artiestenverloning B.V. tegen Prae artiestenverloning B.V.)

Zie eerder IEF 11037 en IEF 10184. Domeinnaamzaak. Handelsnaamrecht. Merkenrecht. In conventie: gedaagde gebruikt artiestenverloning.nl niet als handelsnaam, maar dit gebruik is wel onrechtmatig wegens verwarringsgevaar. Het belang van Prae om de domeinnaam te kunnen gebruiken omdat zij volgens eigen stelling dan op zo goedkoop mogelijke wijze hoog in de zoekresultaten van zoekmachines komt, ontneemt het onrechtmatig karakter niet aan haar handelwijze.

In reconventie: de enkele registratie van domeinnamen levert geen inbreuk op handelsnaamrecht of (beeld)merkrecht, maar is wel onrechtmatig wegens hinderlijk blokkeren. In citaten:

4.15.  AV vraagt wel een verbod van het specifieke gebruik door Prae; als domeinnaam voor haar website. Dat gebruik is naar het oordeel van de rechtbank wel onrechtmatig, ook al wordt in de domeinnaam een beschrijvende aanduiding gebruikt. De rechtbank wijst daarbij in de eerste plaats op de zeer nauwe overeenstemming met de handelsnaam en het emailadres van AV en, dientengevolge, de grote mate van verwarring(sgevaar). Voorts het feit dat partijen dezelfde diensten verrichten en zij beiden hebben meegedeeld dat mondelinge verwijzingen naar hun websites vaak voorkomen en men zich dan juist des te gemakkelijker kan vergissen. Voorts is van belang dat de handelsnaam van AV een zekere bekendheid heeft verworven, zoals AV heeft gesteld en voldoende heeft onderbouwd (productie 14 AV). Zo heeft bijvoorbeeld FNV/KIEM meegedeeld dat het bedrijf van AV een begrip is geworden in de wereld van de podiumkunsten en

“De service en activiteiten van Artiestenverloningen.nl staan bovenaan onze ‘voorbeeldfolders’ om potentiële leden het nut van een lidmaatschap van FNV Kiem te doen laten inzien. “

4.23.  Voor een geslaagd beroep op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE is onder meer vereist dat verwarringsgevaar ontstaat bij het publiek. Prae stelt echter niet – en ook is niet gebleken – dat door de loutere registratie van de domeinnamen verwarringsgevaar ontstaat met het beeldmerk van Prae.

Wat artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE betreft geldt dat, daargelaten de overige vragen die in het kader van het beroep op deze bepaling moeten worden beoordeeld, in dit geval onvoldoende is gesteld door Prae om aan te nemen dat door de enkele registratie van de domeinnamen schade aan het onderscheidend vermogen en reputatie van haar beeldmerk wordt veroorzaakt.

4.23.  Voor een geslaagd beroep op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE is onder meer vereist dat verwarringsgevaar ontstaat bij het publiek. Prae stelt echter niet – en ook is niet gebleken – dat door de loutere registratie van de domeinnamen verwarringsgevaar ontstaat met het beeldmerk van Prae.

Wat artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE betreft geldt dat, daargelaten de overige vragen die in het kader van het beroep op deze bepaling moeten worden beoordeeld, in dit geval onvoldoende is gesteld door Prae om aan te nemen dat door de enkele registratie van de domeinnamen schade aan het onderscheidend vermogen en reputatie van haar beeldmerk wordt veroorzaakt.

Onrechtmatige daad
4.25.  Zoals hierboven in r.o. 4.10 is overwogen is het op zichzelf niet onrechtmatig om gebruik te maken van een teken dat gelijkenis vertoont met een onderscheidingsteken van een ander. Daarvoor zijn bijkomende omstandigheden nodig. Zo’n bijkomende omstandigheid kan (behalve verwarringsgevaar) zijn dat de enige bedoeling van de registratie is om specifiek aan een ander de mogelijkheid te ontnemen om de domeinnaam te registreren, zodat sprake is van hinderlijk blokkeren. Prae beroept zich daar op.

4.26.  Het enige doel van AV met de registratie is Prae de mogelijkheid te ontnemen om zelf de domeinnamen te registreren. Daarmee wil AV Prae bewegen tot ruilhandel; ruil van de door AV geregistreerde domeinnamen tegen de domeinnaam artiestenverloning.nl. Misschien zou dateen praktische oplossing van het geschil kunnen zijn, zoals AV aanvoert, maar het is onrechtmatig van AV om Prae daartoe op deze wijze te dwingen. Door de registratie van de domeinnamen door AV wordt Prae belemmerd in haar mogelijkheden om haar handelsnaam tevens als domeinaam te gaan gebruiken. Prae had daar tot nog toe geen belangstelling voor, zoals tijdens de comparitie is gebleken (zij wilde alleen maar de domeinnaam artiestenverloning.nl), maar dat kan veranderen nu zij in conventie in het ongelijk wordt gesteld.

Op andere blogs:
DomJur 2012-906 (Artiestenverloningen B.V. – Prae Artiestenverloning B.V.)

Rechtbank 's-Gravenhage 14 november 2012, HA ZA 11-135 (Bacardi tegen Sanminez en Sandostine) en HA ZA 11-2683 (Sanminez en Sandostine tegen SEVA Trading)

Uitspraak ingezonden door Mark Tsoutsanis en Paul Wezelenburg, RWV advocaten.

In navolging van eerdere Bacardi-uitspraken. Hoofdzaak en vrijwaringzaak, parallelimport, productcode, merkinbreuk Bacardi, douane status, aangeboden website, invoer, verboden waar.

Hoofdzaak tussen Bacardi en Sanminez en Sandostine en in de vrijwaring tussen Sanminez en Seva Trading. Gedaagden in de hoofdzaak, Sandostine en Sanminez, hebben  Seva Trading B.V. opgeroepen in vrijwaring.

Bacardi brengt op haar producten productcodes aan, teneinde deze te kunnen traceren in het geval van een 'product recall'. Bacardi stelt dat Sandostine Bacardi-producten aanbiedt en verhandelt, die niet door of met toestemming van Bacardi in de EER in de handel zijn gebracht. Dat volgt uit de 'US health warning' op de verpakking.

Sanminez gebruikt accounts en inloggegevens van Sandostine voor het publiceren van advertenties op diverse adverteerderswebsites voor handelaren. Het enkel aanbieden van Bacardi producten levert geen merkintbreuk op. Het verweer van Sandostine faalt, de advertenties zijn afkomstig van Sandostine zoals in het advertentie-overzicht wordt vermeld. Voor bezoekers van de website heeft Sandosine te gelden als de adverteerder of wel degene die de producten aanbood. In dat geval blijft Sandostine de aanbieder.

5.10. Naar het oordeel van de rechtbank is daarmee vast komen te staan dat Sandostine Bacardi producten heeft aangeboden. (...) Ook is door X niet besteden dat de betreffende producten 'Rum Bacardi Blak USA health warning' niet door Bacardi in de EER op de markt zijn gebracht en dat Sandostine geen toestemming heeft gekregen van Bacardi voor de verhandeling van deze producten. Daarmee staat vast dat Sandostine inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Bacardi.

SEVA is niet aansprakelijk gehouden voor merkinbreuk door Sandostine, de vordering van Sandostine is dan ook onvoldoende gesubstantieerd. De rechter beslist staking merkgebruik BACARDI en afdracht  van de netto winst. SEVA is niet aansprakelijk gehouden voor merkinbreuk door Sandostine, de vordering van Sandostine is dan ook onvoldoende gesubstantieerd (r.o. 5.23).

Met opmerking van de inzendende advocaat: Ten aanzien van r.o. 5.5 en 5.6. is het interessant te vermelden dat omtrent dit vraagstuk inmiddels prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie EU gesteld zijn door het Hof 's-Gravenhage 30 oktober 2012, LJN BY1494, IEF 11948.

Op 22 november a.s. organiseren advocatenkantoor Brinkhof en XS4ALL het symposium “Auteursrechthandhaving op Internet”. Daar wordt o.a. de Internet Scriptieprijs uitgereikt voor de beste juridische masterscriptie over internet. Finalisten voor de prijs zijn dit jaar:

- Maarten Lous, “The Augmented Perception, Regulating the neutrality and reliability of augmented reality”, Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT), Tilburg University

- Michiel Rhoen, “Three strikes, you’re out! Onderzoek naar de haalbaarheid van het afsluiten van internettoegang wegens herhaalde inbreuken op het auteursrecht in het licht van artikel 10 EVRM”, Universiteit Utrecht

- Emre Yildirim, “Mobile Privacy: Is There An App For That? On smart mobile devices, apps and data protection”, Instituut voor Informatierecht (IViR), UvA

Op het symposium zullen de finalisten hun scripties kort presenteren, waarna de winnende scriptie gekozen wordt. Daarnaast geven verschillende interessante sprekers hun visie op de handhaving van auteursrecht op het internet. Aanmelden hier.

Het symposium wordt ingeleid door Niels Huijbregts (woordvoerder public affairs van XS4ALL). Ot van Daalen (directeur Bits of Freedom) spreekt over contentcontrole en internetvrijheid en Joost Poort (senior economisch onderzoeker IViR) gaat
onder de titel ‘Brein vs. Hydra’ in op het blokkeren van websites. Marietje Schaake (europarlementariër D66) zal per video spreken over digitale vrijheid in een verbonden wereld en Okke Delfos Visser (deputy general counsel Motion Picture Association) geeft een EU-perspectief op de verplichtingen van tussenpersonen.

Een bijdrage van Hendrik Vanhees, Universiteit Antwerpen.

Met veel interesse wordt vanuit België gekeken naar de totstandkoming in Nederland van een wettelijke regeling inzake auteurscontracten. Ook in België werd er in 1994, bij het redigeren van de nieuwe auteurswet, voor geopteerd om auteurscontracten uitgebreid wettelijk te regelen. Vastgesteld moet wel worden dat de hele discussie die nu in Nederland wordt gevoerd, in België in 1994 ontbrak. De Belgische wettelijke regeling inzake auteurscontracten is als het ware geruisloos in de nieuwe auteurswet ingegleden. Alleen de regels inzake het contracteren over creaties van werknemers leidde tot uitgebreide discussies. De reden waarom de invoering van wettelijke regels inzake auteurscontracten in België zonder een uitgebreide (maatschappelijke) discussie plaatsvond moet voor een deel gezocht worden in het feit dat de toen reeds bestaande Franse regeling in grote mate gekopieerd werd.

Op papier betekende de ingevoerde Belgische regeling inzake auteurscontracten, die als absoluut uitgangspunt de bescherming van de auteur bij het sluiten van deze overeenkomsten heeft, een hele revolutie. Bijna twintig jaar na de invoering van deze regeling was het tijd om ze, evenals de rechtspraak die sinds 1994 m.b.t. auteurscontracten het daglicht zag, te analyseren [red. H. VANHEES, De wettelijke regeling inzake auteurscontracten, in Recht en praktijk, nr. 69, Mechelen, Kluwer, 2012, 126p.].

Het onderzoek van de rechtspraak inzake auteurscontracten sinds 1994 toont aan dat, en dit had men niet zeker niet verwacht, er bitter weinig uitspraken m.b.t. deze problematiek geveld werden. Dit is des te vreemder daar de analyse van de wettelijke regeling leert dat men in 1994 toch heel wat begrippen invoerde die vaag zijn, en die zonder meer aanleiding geven tot discussies. Als voorbeeld kan bijv. verwezen worden naar de exploitatieplicht ‘overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken’ of het zich slechts kunnen binden m.b.t. toekomstige werken ‘voor een beperkte tijd’. Sommigen verdedigen in dit verband de opvatting dat de wettelijke regeling juist een dergelijke invloed heeft dat conflicten tussen de auteur en zijn contractspartner vermeden worden.

De analyse van de wettelijke regeling doet de vraag rijzen of het uitgangspunt ervan, namelijk de bescherming van de auteur, eigenlijk wel bereikt wordt. Zo laten de regels inzake de vergoeding het nog steeds toe dat de hoogte en de aard van de vergoeding die de auteur toekomt het resultaat zijn van contractsonderhandelingen. Wat men ook vaststelt is dat in sommige sectoren de wettelijke regels volledig terzijde worden geschoven, met als argument dat ze de contractuele verhouding tussen de auteur en zijn exploitant te veel formaliseren en verzwaren. Zo wordt bijv. voor de opname van bijdragen in juridische tijdschriften zeer vaak alles mondeling geregeld, alhoewel dit krachtens de Belgische auteurswet eigenlijk niet meer kan.

Het is nu interessant te zien hoe men in de toekomstige Nederlandse regeling inzake auteurscontracten een antwoord probeert te formuleren op problemen die ook in de Belgische auteurswet geregeld worden. Misschien kan de Belgische regeling, en de schaarse rechtspraak, als inspiratiebron dienen voor het al dan niet opnemen van bepaalde regels, of voor het anders aanpakken van mogelijke knelpunten die zich bij auteurscontracten kunnen voordoen. Bij wijze van voorbeeld kan hier verwezen worden naar de regeling inzake de exploitatieplicht (de plicht te ‘exploiteren overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken’). Ook 18 jaar na de invoering ervan blijft deze plicht in België vele inhoudelijke vragen oproepen. Ook kan verwezen worden naar re regeling over het kunnen contracteren over toekomstige werken, een probleem waarvoor ook in Nederland een regeling wordt voorgesteld. De Belgische regeling in dit verband heeft reeds aanleiding gegeven tot rechtspraak van het Hof van beroep te Brussel waarbij kritische vragen gesteld kunnen worden, maar die tegelijkertijd de hanteerbaarheid van de voorziene regels in vraag stellen.

Het zou goed zijn indien in België naar aanleiding van het twintig jarig bestaan van de auteurswet de regeling inzake auteurscontracten kritisch tegen het licht wordt gehouden. Hopelijk kan men in België dan iets leren uit de waarschijnlijk ondertussen in Nederland bestaande regeling, en uit het hele debat dat aan deze regeling is voorafgegaan.

Hendrik Vanhees, Universiteit Antwerpen.

T. Cohen Jehoram, The function theory in trademark law and the holistic approach of the ECJ, in: Verbindend recht, liber amicorum K.F. Haak, Kluwer 2012, pp. 177-188, IE-Forum nr. IEF 12001.

Bijdrage ingezonden door Tobias Cohen Jehoram, Erasmus Universiteit Rotterdam en De Brauw Blackstone Westbroek.

For this article I turn to a theory developed by the (European) Court of Justice ("CoJ") in the field of trade mark law: the function theory. In the past years it has become the pivot of trade mark protection within the EU, which is remarkable as no word on the function can be found either in the Trade Marks Directive (89/104/EEC of 21 December 1988; "TMDir") or the Community Trade Mark Regulation (last amended and codified version: 207/2009 of 26 February 2009; "CTMR"). This is of course odd, as the TMDir and CTMR aim to provide full harmonization in particular on the protection granted to trade marks in case of use of signs in relation to goods or services; this is one of the most important aspects of an internal market within the EU. It was thus conceived, created and defined solely by the CoJ. And it continues to shape this theory. That fact in itself shows that there is a lack of legal certainty here, but it also underlines the need for a clear interpretation, both to appreciate the effect of what the CoJ has decided to date, and to try to get a grip on where the CoJ is heading. Of course, for this is it essential to see where the CoJ is coming from and what is the (legal) background of this theory.

Below I will try to first provide a theory on the genesis of the function theory; let me already now give away that I think it comes from an adjacent area of the law. This will be followed by a synthesis of where we stand today. I will also aim to indicate what his might mean for future developments. Finally, I will have a brief look as to where else the ECJ is applying non-trade mark doctrine in trade mark law.

Table of contents
What is the function theory?
Background of the function theory
The protected functions of the trade mark
Which protected trade mark function is protected when?
- Application in art 5(1)(a) TMDir situations
- Application in art 5(1)(b) TMDir situations
- Application in art 5(2) TMDir situations
The holistic approach of the CoJ

Liber amicorum K.F. Haak is verkrijgbaar bij bol.com.

Gemeenschapsmerkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:

(A) bij visuele en fonetisch overeenstemming behoeft geen dominant onderdeel (Impulso creador)
(B) Afkorting GG is beschrijvend voor Großes Gewächs-wijn
(C)  Geen verwarringsgevaar bij merken met gemeenschappelijk element niet te bewijzen met algemene verwijzing naar lijst Gerecht EU-uitspraken

Gerecht EU 14 november 2012, zaak T-555/11 (Evonik Industries / OHMI - Impulso Industrial Alternativo (Impulso creador)(tesa / OHMI))

(A) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk „Impulso creador”, voor waren en diensten van onder meer de klassen 35, 36, 37 en 42, strekkende tot vernietiging van beslissing R 1101/20102 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 20 juni 2011, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling houdende gedeeltelijke weigering van inschrijving van dat merk in het kader van oppositie van de houder van het nationale en het gemeenschapsbeeldmerk die het woordelement „IMPULSO” bevatten, voor diensten van de klassen 35 en 42. Het beroep wordt afgewezen, visueel en fonetisch zijn de tekens gelijk, daarbij is het niet van belang of het onderdeel Impulso dominant is.

32 It follows from all the aforegoing considerations that, irrespective of the answer to the question whether the word ‘impulso’ must be considered to be the dominant element of the marks in question, they are similar from an overall visual and phonetic perspective.

39 (...) In any event, the applicant has failed to show how attaching the slightest importance to the phonetic aspect of the signs in question influenced the overall assessment of the likelihood of confusion.

Gerecht EU 15 november 2012, zaak T-278/09 (Verband Deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter / OHMI (GG))

(B) Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 1568/20081 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 30 april 2009 tot verwerping van het beroep tegen de beslissing van de onderzoeker waarbij de inschrijving van het woordmerk „GG”, voor waren van klasse 33, is geweigerd. De hoofdletters „GG“ wordt in de wijnsector gebruikt voor de Duitse uitdrukking „Großes Gewächs“. Het beroep wordt afgewezen.

55 Erstens verhindert, selbst wenn die Abkürzung, wie der Kläger geltend macht, nur von seinen Mitgliedern für den Ausdruck „Großes Gewächs“ verwendet wird, dieser Umstand nicht, dass die Öffentlichkeit oder die Fachleute des Weinsektors über das Internet oder andere Quellen Zugang zu dieser Information haben und sie als solche verstehen, d. h. als eine im Weinsektor für den fraglichen Ausdruck verwendete Abkürzung. Die Beschwerdekammer hat daher in Randnr. 23 der angefochtenen Entscheidung zu Recht festgestellt, dass die bloße Verwendung des Wortzeichens GG durch den Kläger und seine Mitglieder als beschreibende Angabe für die von der Anmeldung erfassten Waren nichts daran ändert, dass dieses Zeichen beschreibend ist.

Gerecht EU 13 november 2012, zaak T-555/11(tesa / OHMI - Superquímica (tesa TACK))

(C) Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het beeldmerk bevattende de woordbestanddelen „tesa TACK” voor waren van klasse 16 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 866/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 5 juli 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie die door de houder van de nationale woord- en beeldmerken bevattende het woordbestanddeel „TACK” voor waren van klasse 16 is ingesteld. Beroep wordt afgewezen, een verwijzing naar een lijst Gerecht EU-uitspraken zonder specifiek aan te geven wanneer er geen verwarringsgevaar is wanneer er toch een gemeenschappelijke element voorkomt, is onvoldoende voor toewijzing van het beroep. Ook op de Marques-blog.

54 Moreover, the applicant’s argument that the General Court has sometimes held that there is no likelihood of confusion in the case of marks sharing a common element cannot succeed. The question whether two marks give rise to a likelihood of confusion goes to the facts and the answer depends on the assessment of the individual circumstances of each case (see, to that effect, GIORGIO BEVERLY HILLS, paragraph 31). In the present case, however, the applicant does no more than list a series of judgments of the General Court in an abstract manner, without giving precise details as to the specific guidance that those judgments could provide for the purposes of settling the present case.

56 In the present case, it should be pointed out that the marks at issue are different from the marks examined by the Spanish Trademarks Office. The question addressed in that context was whether there was a likelihood of confusion between the word mark TESA TAC, written without the letter ‘k’ (‘tac’), and the figurative mark TACKCEYS. It follows that the analysis carried out by the Spanish Trademarks Office is not transposable and that the likelihood of confusion, in the present case, must be assessed only in the light of the individual circumstances of the case.

57 In the light of the foregoing, it must be held that the Board of Appeal did not make an error of assessment in concluding that there was a likelihood of confusion, for the purposes of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009, between the marks at issue.

Conclusie A-G Mengozzi HvJ EU 15 november 2012, zaak C-561/11 (Fédération Cynologique Internationale)

Prejudiciële vragen gesteld door Juzgado de lo Mercantil, Alicante (Spanje).

Uitlegging van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk. Inbreuk of dreigende inbreuk op een gemeenschapsmerk. Aan het gemeenschapsmerk verbonden uitsluitend recht, over het begrip „derde”.

Conclusie:

Artikel 9, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk moet aldus worden uitgelegd dat, in geval van een geschil betreffende schending van het door een gemeenschapsmerk verleende uitsluitende recht, het recht om derden het gebruik van dit merk te verbieden, zich uitstrekt tot iedere derde die een teken gebruikt dat tot verwarring kan leiden, daaronder begrepen de derde die houder is van een later ingeschreven gemeenschapsmerk.

Vraag:

„Strekt het recht om derden het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden als bedoeld in artikel 9, lid 1, van [verordening (EG) nr. 207/2009] zich in een procedure wegens inbreuk op het aan een gemeenschapsmerk verbonden uitsluitende recht uit tot iedere derde die een teken gebruikt dat verwarring kan doen ontstaan (doordat het overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor [soortgelijke] diensten of waren), of valt een dergelijke derde die gebruik maakt van dat teken dat [voor verwarring kan zorgen en] op zijn naam als gemeenschapsmerk is ingeschreven, daar integendeel niet onder zolang die jongere merkinschrijving niet nietig is verklaard?”

Op andere blogs:
IPKat (Community trade mark law goes to the dogs)
Marques (Dogfight over Community trade marks: AG opines)

HvJ EU 15 november 2012, zaak C-56/11 (Raiffeisen-Waren-Zentrale Rhein-Main)

Prejudiciële vragen gesteld door Oberlandesgericht Düsseldorf, Duitsland.

Zie IEF 11432 voor de conclusie A-G. Uitlegging van artikel 14, lid 3, zesde streepje, van verordening (EG) nr. 2100/94 en van artikel 9, leden 2 en 3, van verordening (EG) nr. 1768/95 geregelde informatieplicht van de loonwerker geldt alleen wanneer de houder van het kwekersrecht zijn informatieverzoek aan de loonwerker richt vóór afloop van het verkoopseizoen waarop het verzoek betrekking heeft en bij verschillende jaren: van het laatste economische seizoen. Vereisten inzake tijdstip en inhoud van informatieverzoek.

Het Hof verklaart voor recht:

1) Artikel 9, lid 3, van verordening (EG) nr. 1768/95 (...) moet aldus worden uitgelegd dat de informatieplicht van een loonwerker betreffende beschermde rassen ontstaat als het informatieverzoek over een gegeven verkoopseizoen wordt gedaan vóór het verstrijken van dit verkoopseizoen. Een dergelijke verplichting kan evenwel gelden voor informatie die teruggaat tot de aan het lopende seizoen voorgaande drie verkoopseizoenen, voor zover de houder van een communautair kwekersrecht een eerste verzoek over dezelfde rassen aan dezelfde loonwerker heeft gedaan in de loop van het eerste van de voorgaande verkoopseizoenen waarop het informatieverzoek betrekking heeft.

2) Artikel 14, lid 3, zesde streepje, van verordening (EG) nr. 2100/94 (...), moet aldus worden uitgelegd dat bij het informatieverzoek van de houder van een communautair kwekersrecht aan een loonwerker geen bewijs tot staving van de daarin gegeven aanwijzingen dient te worden geleverd. Dat een landbouwer een contractteelt van een beschermd ras verricht, kan bovendien op zich alleen geen aanwijzing vormen dat een loonwerker het oogstproduct dat is verkregen door aanplanting van teeltmateriaal van dit ras, voor aanplanting heeft verwerkt of voornemens is te verwerken. Dat feit kan evenwel naargelang van de overige omstandigheden van de zaak de conclusie wettigen dat sprake is van een dergelijke aanwijzing, hetgeen de verwijzende rechter in het voor hem aanhangige geding dient na te gaan.

Gestelde vragen:

1. Geldt de in artikel 14, lid 3, zesde streepje, van verordening nr. 2100/941 en artikel 9, leden 2 en 3, van verordening nr. 1768/952 geregelde informatieplicht van de loonwerker alleen wanneer de houder van het kwekersrecht zijn informatieverzoek aan de loonwerker richt vóór afloop van het verkoopseizoen waarop het verzoek betrekking heeft (bij verschillende jaren: van het laatste seizoen)?

2. Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord:

Is er sprake van een "tijdig" informatieverzoek, wanneer de houder van het kwekersrecht in zijn verzoek stelt over aanwijzingen te beschikken dat de loonwerker oogstmateriaal, die een in het verzoek bij naam genoemde landbouwer door aanplanting van teeltmateriaal van het beschermde ras heeft verkregen, met het doel van aanplanting heeft verwerkt of voornemens is te verwerken, of moet aan de loonwerker bovendien het bewijs van de gestelde aanwijzingen (bijvoorbeeld door toezending van een kopie van de aanplantverklaring van de landbouwer) worden geleverd?

Kunnen de aanwijzingen aan de grondslag van de informatieplicht van de loonwerker volgen uit het feit dat de loonwerker als lasthebber van de houder van het kwekersrecht een vermeerderingsovereenkomst voor de productie van eetbaar zaad van het beschermde ras uitvoert, die de houder van het kwekersrecht heeft gesloten met een landbouwer die voor de vermeerdering zorgt, wanneer de landbouwer in het kader van de uitvoering van de vermeerderingsovereenkomst in feite de mogelijkheid heeft een deel van het teeltmateriaal te gebruiken voor aanplantingen?

HvJ EU 15 november 2012, zaak C-180/11 (Bericap tegen Plastinnova)

Prejudiciële vragen gesteld door Fovárosi Bíróság (rechtbank Budapest; Hongarije)

Procesrecht en beoordeling van bewijs in een geding voor de nationale rechter ter zake van een vordering tot nietigverklaring van een gebruiksmodel. Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Bericap en Plastinnova over het gestelde ontbreken van nieuwheid en onderliggende uitvinderswerkzaamheid van een gebruiksmodel. Bij beslissing nr. U9200215/58 heeft het Hongaarse octrooibureau deze vordering tot nietigverklaring afgewezen onder verwijzing naar artikel 42, lid 3, van de octrooiwet. Uitleg van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele-eigendomsrechten, opgenomen in bijlage 1 C bij de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele-eigendomsrechten, van het Unieverdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, en van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten.

Het Hof (Derde kamer) verklaart voor recht:

Aangezien de bepalingen van de artikelen 2, lid 1, en 3, lid 2, van richtlijn 2004/48/EG (...), uitgelegd tegen de achtergrond van artikel 2, lid 1, van het Verdrag van Parijs (...) en artikel 41, leden 1 en 2, van de [TRIPs-Overeenkomst] niet van toepassing zijn op een nietigheidsprocedure als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, kunnen deze bepalingen niet worden geacht zich ertegen te verzetten dat de rechter in een dergelijke gerechtelijke procedure:
– niet gebonden is aan de vorderingen en andere verklaringen van partijen en ambtshalve de overlegging van de noodzakelijk geachte bewijzen kan gelasten;
– niet gebonden is aan een administratieve beslissing die op een vordering tot nietigverklaring is gegeven, noch aan de daarin vastgestelde feiten, en
– bewijzen die reeds in het kader van een eerdere vordering tot nietigverklaring werden overgelegd, niet opnieuw kan onderzoeken.

Gestelde vragen:

1) Is het verenigbaar met het Unierecht dat in een wijzigingsprocedure met betrekking tot een vordering tot nietigverklaring van een gebruiksmodel de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen zo zijn gestructureerd dat de nationale rechter niet gebonden is aan de door de partijen geformuleerde vorderingen en overige verklaringen met rechtsgevolgen en, met name dat de rechter ambtshalve de noodzakelijk geachte bewijsmaatregelen kan gelasten?

2) Is het verenigbaar met het Unierecht dat in een wijzigingsprocedure met betrekking tot een vordering tot nietigverklaring van een gebruiksmodel de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen zo zijn gestructureerd dat de nationale rechter bij zijn beoordeling niet gebonden is aan de administratieve beslissing die op de vordering tot nietigverklaring is gegeven, noch aan de daarin vastgestelde feiten evenmin als aan met name de nietigheidsgronden die tijdens de administratieve procedure zijn aangevoerd, of aan de verklaringen, beoordelingen en bewijzen die tijdens de administratieve procedure zijn overgelegd?

3) Is het verenigbaar met het Unierecht dat in een wijzigingsprocedure met betrekking tot een nieuwe vordering tot nietigverklaring van een gebruiksmodel de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen zo zijn gestructureerd dat de nationale rechter van de documenten die de nieuwe vordering betreffen – met inbegrip van het bewijs omtrent de stand van de techniek – die documenten uitsluit die reeds ter ondersteuning van de vorige vordering tot nietigverklaring van het gebruiksmodel zijn aangevoerd?”

Op andere blogs:
IPKat (Is Hungarian IP litigation bad for your health? Or, the Battle of Bericap)
IE-Forum (Kort commentaar bij Bericap tegen Plastinnova)
IE-Forum (Update met Apple/Samsung kort commentaar bij HvJ EU Bericap tegen Plastinnova)
NautaDutilh (Claims for legal fees in IP cases: are they restricted as a result of the ECJ decision in Bericap?)