Gerechtshof Amsterdam, 23 december 2008, zaaknummer 200.004.493/01, Intersong Basart Publishing Group B.V. c.s. tegen Hans van Hemert.
 
Auteursrecht. Via de website van Margriet Koedooder: “Hoger beroep van muziekuitgeverij Intersong Basart  tegen het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 6 februari 2008 (zie: IEF 5612).

Intersong had 11 grieven aangevoerd tegen het vonnis van de rechtbank. In de rechtbankprocedure had Intersong tevergeefs gestreden tegen de door haar auteur Hans van Hemert buitengerechtelijk ontbonden muziekuitgavecontracten. Hans van Hemert wilde weer zélf over zijn catalogus van 227 muziekwerken, waaronder vele hits, kunnen beschikken doordat Intersong naar zijn mening al jaren lang ten onrechte nauwelijks enige exploitatie activiteiten ten aanzien van zijn muziekwerken had verricht. Dit ondanks herhaaldelijk aandringen daartoe door Van Hemert.
 
Het Hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank en oordeelt dat Van Hemert de overeenkomsten wel degelijk rechtsgeldig heeft ontbonden wegens een voldoende ernstige wanprestatie. Intersong heeft in de procedure volgens het Hof te weinig bewijzen naar voren gebracht waaruit de volgens Intersong wel degelijk gedane inspanningen kunnen blijken. Het overhandigen van schriftelijke verklaringen van de eigen medewerkers van Intersong is daarvoor niet genoeg. Van Hemert had onbestreden aangevoerd dat hij de afgelopen acht jaar niets van Intersong had gehoord.

In de tekst van de vele onderliggende overeenkomsten, waarbij Van Hemert de uitgaverechten op zijn werken in volle omvang en voor de duur van het auteursrecht en wereldwijd had overgedragen, was geen enkele verplichting voor de uitgever opgenomen. Dat kon Intersong echter niet baten. Een inspanningsverplichting tot exploitatie is inherent aan de aard van de betreffende contracten, had de rechtbank al eerder geoordeeld. Ook het door Van Hemert jaarlijks accorderen van de (door Intersong opgemaakte) jaarstukken van het in de vorm van een besloten vennootschap gegoten ‘fonds’ met Intersong mag niét worden uitgelegd als een akkoordverklaring met betrekking tot alle activiteiten die tot die cijfers hebben geleid. Met een dergelijk akkoord wordt niet meer verklaard dan dat de cijfers kloppen, aldus het Hof.”
 
Lees het arrest hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 31 december 2008, HA ZA 05-3008, Teckru Projects B.V. tegen B.V. Machinefabriek P.M. Duyvis

Octrooirecht. Tussenvonnis na tussenvonnis (zie:  IEF 2800). Heroverweging eindbeslissing door wijziging EOV. Duyvis is houder van een Europees octrooi dat ziet op een pers voor het scheiden van cacaomassa in cacaokoek en cacaoboter. Teckru stelt, kort gezegd,  dat de uitvinding van Duyvis op de prioriteitsdatum niet nieuw was. Dat wordt nu bewezen geacht en dientengevolge moet het Nederlandse deel vernietigd worden, althans in de vorm waarin het is verleend, maar het afscheid van Spiro/Flamco noopt de rechtbank wel tot verdere aanhouding waar het de partiële nietigheid betreft: partijen worden in de gelegenheid gesteld zich bij akte nader uit te laten over de gevolgen die de wijziging van het EOV voor deze zaak heeft. 

Onder de uitzondering op de gebondenheid aan eigen eindbeslissingen valt naar het oordeel van de rechtbank ook een eindbeslissing die berust op een juiste juridische grondslag, die na het tussenvonnis achterhaald is door een wijziging van het recht en die ook in lopende procedures onmiddellijke werking zou kunnen hebben.

“2.5. Omdat de Bauermeisterhandleiding 1965/1966 vóór de prioriteitsdatum openbaar toegankelijk was, dient - gelijk de rechtbank in haar tussenvonnis van 25 oktober 2006 heeft overwogen - het Nederlandse deel van EP 961 te worden vernietigd, althans in de vorm waarin het is verleend. De rechtbank ziet geen aanleiding haar tussenvonnis op dit punt te heroverwegen, gelijk door Duyvis in haar conclusie na enquête is verzocht. Van een kennelijke vergissing is in het tussenvonnis geen sprake. Ook kan niet gesproken worden van nieuwe feiten en/of omstandigheden die tot een herziening zouden nopen. Een andersluidend oordeel van een buitenlandse rechter is niet als zodanig aan te merken.

2.6. Dit is anders wat de bindende eindbeslissing van de rechtbank inzake de partiële nietigheid (rechtsoverwegingen 4.16. tot en met 4.21.) betreft. De rechtbank overweegt in dit verband het volgende.

2.7. De eisen van een goede procesorde brengen mee dat de rechter, aan wie is gebleken dat een eerdere door hem gegeven, maar niet in een einduitspraak vervatte beslissing berust op een onjuiste juridische of feitelijke grondslag, bevoegd is om over te gaan tot heroverweging van die eindbeslissing, teneinde te voorkomen dat hij op een ondeugdelijke grondslag een einduitspraak zou doen (HR 25 april 2008, NJ 2008, 553 m.nt. HJS). Onder deze uitzondering op de gebondenheid aan eigen eindbeslissingen valt naar het oordeel van de rechtbank ook een eindbeslissing die berust op een juiste juridische grondslag, die na het tussenvonnis achterhaald is door een wijziging van het recht en die ook in lopende procedures onmiddellijke werking zou kunnen hebben.

2.8. De onder 2.6. bedoelde bindende eindbeslissing is gegrond op de toepassing van de leer uit het arrest Spiro/Flamco (HR 9 februari 1996, BIE 1996/94). In het vonnis van deze rechtbank van 8 oktober 2008, rolnummer, HA ZA 97-1605 (Boston/EGP) heeft de rechtbank geoordeeld dat die leer sinds de inwerkingtreding van het Europees octrooiverdrag 2000 (hierna: EOV 2000) per 13 december 2007 niet langer van toepassing is op Europese octrooien. Daarbij is tevens voorop gesteld dat de nieuwe verdragstekst onmiddellijke werking heeft.3 Nu het EOV 2000 in art. 138 EOV een zelfbeperkingsrecht van de octrooihouder ten overstaan van de nationale rechter introduceert (naast de mogelijkheid van centrale zelfbeperking na verlening, art. 105b(2) EOV 2000), ziet de rechtbank aanleiding terug te komen op haar tussenvonnis van 25 oktober 2006, voor zover dat ziet op de partiële nietigheid van EP 961.

2.9. Omdat het debat tussen partijen niet is gevoerd tegen de achtergrond van het zelfbeperkingsrecht zoals dat thans in art. 138 EOV is neergelegd, ziet de rechtbank aanleiding partijen in de gelegenheid te stellen zich bij akte nader uit te laten over de gevolgen die de wijziging van het EOV voor deze zaak heeft. Duyvis zal daartoe als eerste in de gelegenheid worden gesteld. Zij kan daarbij tevens aangeven of zij EP 961 op andere wijze wil beperken dan zij (in het licht van Spiro Flamco) al heeft voorgesteld, en, zo ja, daartoe een concreet voorstel doen. De rechtbank wijst er ten overvloede op dat het octrooi in gewijzigde vorm moet voldoen aan de eisen die voor elk octrooi gelden, te weten de vereisten met betrekking tot octrooieerbaarheid, nawerkbaarheid en toegevoegde materie. Teckru zal vervolgens in de gelegenheid worden gesteld tot het nemen van een antwoordakte.”

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 31 december 2008, HA ZA 06-2955, Kruidvat Retail B.V. tegen Nutricia N.V.

Octrooirecht. Nieuwe ronde in het prebiotische geschil tussen (babyvoeding)producenten Kruidvat en Nutricia (zoek op ‘prebiotisch’ voor eerdere uitspraken). Kruidvat stelt, kort gezegd,  dat Nutricia’s Europese octrooi voor ‘koolhydraatmengsels voor diëtische voedingen en farmaceutica’ vernietigd moet worden omdat de in de conclusies geclaimde materie niet als nieuw en inventief kan worden aangemerkt terwijl er bovendien geen technisch effect kan worden bereikt. De rechtbank volgt de stellingen van Kruidvat niet en wijst de vorderingen af. Dat tegen het octrooi (door vier partijen) oppositie is ingesteld, is geen reden voor aanhouding. 1019h proceskosten, volgens afspraak partijen: €120.000,-.

“4.1. Anders dan ten tijde van het incidentele vonnis van 31 januari 2007 werd verwacht, is in de oppositie nog niet definitief beslist. Voor aanhouding van de procedure in afwachting van de uitkomst van het beroep dat tegen de beslissing van de oppositieafdeling is aangetekend, bestaat evenwel ook thans geen aanleiding. In dat verband is van belang dat beide partijen ter zitting uitdrukkelijk hebben verzocht dat beroep niet af te wachten, onder welke omstandigheid de rechtbank in dit geval afziet van toepassing van haar discretionaire bevoegdheid op de voet van artikel 83 lid 4 Rijksoctrooiwet 1995”.

(…) 4.25. Uit het voorgaande volgt dat geen van de door Kruidvat genoemde documenten
schadelijk zijn voor de nieuwheid van conclusie 1. Conclusie 1 en de daarvan afhankelijke
volgconclusies 2 tot en met 11 zijn dus nieuw.

(…) 4.35. Gezien het voorgaande zijn de maatregelen van conclusie 1 en de daarvan afhankelijke volgconclusies als nieuw en inventief aan te merken.

(…) 4.36. Pas bij pleidooi heeft Kruidvat zich op het standpunt gesteld dat het octrooi, althans conclusie 1, ook daarom niet inventief is omdat daarmee het beoogde technische effect niet bereikt zou worden. Volgens Kruidvat is een synergetisch prebiotisch effect niet aantoonbaar. In dit verband heeft Kruidvat overgelegd productie 30 en 31, verslagen van door Nestec uitgevoerde tests, en productie 32, het verslag van een door Friesland Brands uitgevoerde test. Kruidvat vindt de resultaten van een door Nutricia overgelegd rapport van Van Nuenen, waaruit dat synergetisch effect zou moeten blijken, niet overtuigend.”

Lees het vonnis hier.

Kamerstukken II 2008/09,21501-30, nr. 198. Raad voor Concurrentievermogen; Brief minister met het verslag van de Raad van 1 en 2 december 2008

Verlenging beschermingsduur muziekwerken: Voortgangsverslag. Het voorzitterschap gaf een toelichting op het voortgangsrapport en benadrukte het belang van een akkoord. De Commissie, bij monde van Commissaris McCreevy, benadrukte dat de huidige beschermingsduur in de EU kort is ten opzichte van bijvoorbeeld de VS (55 jaar) en Mexico (75 jaar). De Commissaris verwelkomde het voortgangsverslag van het voorzitterschap en sprak de hoop uit dat de Raad snel tot een akkoord kan komen over dit voorstel. Er was geen tafelronde voorzien en er werden dan ook geen interventies gepleegd. Tijdens het volgende agendapunt «Gemeenschapoctrooi» heeft Nederland kort benadrukt afwijzend te staan tegenover dit voorstel.

Gemeenschapsoctrooi: Voortgangsverslag. Een aantal lidstaten, waaronder Nederland, benadrukte het belang van een snellere voortgang op dit dossier, om eindelijk politiek knopen te kunnen doorhakken. Veelgenoemde openstaande punten zijn de kwaliteit van de rechtspraak (geschilbeslechting), de rol van het Europese Hof van Justitie, de vertaling en de kosten voor het aanvragen en in standhouden van het gemeenschapsoctrooi. Een tweetal lidstaten herhaalde het standpunt dat geen sprake mag zijn van discriminatie van hun taal. Tot slot stelden veel lidstaten zich sceptisch op tegenover het voorstel van de Commissie in het Europees herstelplan om de kosten van octrooien met 75% te verminderen.

Lees de brief hier.

Kamerstukken II 2008/09, 29838, nr. 13 (met Bijlage).  Auteursrechtbeleid; Brief minister inzake aanbieding van het onderzoek 'De economische omvang van het auteursrecht in Nederland', uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek

"Uit het onderzoek blijkt dat de toegevoegde waarde van de auteursrechtelijk relevante sectoren € 30,5 miljard bedroeg (5,9% van het Bruto Binnenlands Product). De werkgelegenheid bestond uit 567 214 voltijdbanen (8,8% van de werkgelegenheid in Nederland), en het handelsbalansoverschot was € 2,4 miljard (6,9% van het handelsbalansoverschot in Nederland).

Uit de vergelijking met de andere 16 landen die volgens de Guide onderzoek verricht hebben, blijkt dat Nederland een vijfde positie inneemt daar waar het gaat om het aandeel in de toegevoegde waarde, en een derde positie bij het aandeel in werkgelegenheid. Ten slotte blijkt uit het onderzoek dat sprake is van een toename van het economisch belang van het auteursrecht. Zo is tussen 1998 en 2005 de toegevoegde waarde van de kernsectoren gemiddeld jaarlijks met 4,4% toegenomen, en de werkgelegenheid met 7,4%."

Lees hier de brief en hier het onderzoek.

De nieuwjaarsdagtraditie: Kunst, omdat het mag. Voor veel uitgevers, (muziek)producenten, drukkers van ansichtkaarten en andere verveelvoudigers is de 1ste januari een vrolijke dag, voor veel erven en nabestaanden niet. Werk van kunstenaars en andere makers die in 1938 zijn overleden, is in Nederland en andere '70-jaren landen' sinds vandaag niet langer auteursrechtelijk beschermd.

Hieronder het beroemde en nu rechtenvrije  ´Ik ween om bloemen in de knop gebroken´, uit Verzen (1894) van Willem Kloos (dichter, 1859 –1938), hiernaast Marcella’ (1910) van Ernst Kirchner, (Schilder, 1880-1938). Andere bekende kunstenaars die na 1938 geen creatieve keuzes meer hebben gemaakt: Robert Johnson (bluesgitarist, 1911-1938), Richard Roland Holst (kunstenaar, 1868-1938), Joe "King" Oliver, (jazzmusicus en bandleider,1885-1938), Gabriele d'Annunzio (schrijver, dichter,1863-1938), Edmund Husserl (filosoof, 1859-1938), E.C. Segar (kunstenaar, schepper Popeye,1894-1938), Thomas Wolfe (schrijver, 1900-1938), Osip Mandelstam (dichter, 1891-1938). 

Ik ween om bloemen in de knop gebroken
En vóór den uchtend van haar bloei vergaan,
Ik ween om liefde die niet is ontloken,
En om mijn harte dat niet werd verstaan.

Gij kwaamt, en 'k wist -- gij zijt weer heengegaan...
Ik heb het nauw gezien, geen woord gesproken:
Ik zat weer roerloos nà die korten waan
In de eeuwge schaduw van mijn smart gedoken:

Zo als een vogel in den stillen nacht
Op éés ontwaakt, omdat de hemel gloeit,
En denkt, 't is dag, en heft het kopje en fluit,

Maar eer 't zijn vaakrige oogjes gans ontsluit,
Is het weer donker, en slechts droevig vloeit
Door 't sluimerend geblaarte een zwakke klacht.

Iets overgehouden aan 2008? Nieuwe kleren van de merken Endstra en Intel, die volgens sommigen wel eens van de keizer geweest kunnen zijn? Verschuivende rechtsgronden, een onsje meer slaafse nabootsing en onrechtmatige daad, als klassieke gronden als auteursrecht en merkenrecht het niet meer zo lekker doen? Je proceskosten terugverdiend, of dankzij de indicatietarieven toch nog flink moeten schuiven om je rechten gehandhaafd te zien? Een ex parte om je oren gekregen, omdat je bij die ene rechtbank wel zwart kon maken maar bij die andere niet? Je Spiro-Flamco argument gefrustreerd door het EOV 2000?

Tsja, er is geen vlucht uit een voorgoed mislukt bestaan, schreef dichter en jurist J.C Bloem al in het gedicht Nieuwjaar, dat we hier graag volledig zouden citeren, wat helemaal niet mag, maar dat, om wat juridisch door te somberen, natuurlijk wel gewoon overal op het internet is te vinden, hier bijvoorbeeld.

In 2009 wordt het gelukkig allemaal beter. Aan wetgeving en rechtspraak kunnen we niet zoveel doen, maar naar het schijnt gaat het een heel mooi jaar worden voor rechthebbenden, mits ze het allemaal voldoende kunnen motiveren en onderbouwen natuurlijk en de omstandigheden van het geval een beetje meewerken. Wat wij wel kunnen is IEForum.nl verbeteren en dat gaat de goede kant op. Na wat flinke kinderziektes, sorry daarvoor, gaat het nu al weer beter, met bijvoorbeeld de zoekmachine, en aan een volledig herstel wordt gewerkt.

Nieuwe plannen liggen klaar en de bekende spin-offs als het IE Diner en de Wereld IE Dag Borrel staan weer op de agenda. Allemaal ook in 2009 weer mogelijk gemaakt door redacteuren, medewerkers, uitgevers en natuurlijk sponsoren. Heel, heel veel dank. Zonder hen geen IEForum.nl. En vergeet vooral ook in 2009 niet dat het toemailen of toezenden van opmerkingen, artikelen correcties, uitspraken, nieuwtjes, recensie-exemplaren, personeelszaken, tips, suggesties en verbeteringen altijd bijzonder op prijs wordt gesteld. Ook Boek2009.nl zal weer drijven op haar lezers en gebruikers.

Tot slot en ter bezinning weer de gebruikelijke en wèl volledig rechtenvrije nieuwjaarsbeschouwingen van mr. Rhynvis Feith LL.M., jurist in ruste. Omdat iedereen het kent, maar bijna niemand weet hoe het verder gaat. En hoe mooi het is:

Nieuwjaarslied

Uren, dagen, Maanden, jaren,
Vliegen als een schaduw heên.
Ach! wij vinden, waar wij staren,
Niets bestendigs hier beneên!
Op den weg, dien wij betreden,
Staat geen voetstap, die beklijft:
Al het heden wordt verleden,
Schoon 't ons toegerekend blijft!

Voorgeslachten kwijnden henen,
En wij bloeien op hun graf;
Ras zal 't nakroost ons bewenen.
't Mensdom valt als blaadren af.
't Stof, door eeuwen zaamgelezen,
Houdt hetzelfde graf bewaard.
Buiten U, o eeuwig Wezen!
Ach! wat was de mens op aard'!

Maar door U aan 't niet onttogen,
Liet uw gunst hem niet alleen.
Godlijk Licht omscheen zijne ogen,
En zijn nietigheid verdween.
Onder uw genadeleiding
Wordt hem deze levensbaan
Slechts ontwikkeling, voorbereiding
Tot een eindeloos bestaan.

Dat de tijd hier 't al verover',
Aan geen tijdperk hangt mijn lot.
Gij, Gij blijft mij altijd over,
Gij blijft eindeloos mijn God.
Welk een ramp mij hier ook nader,
'k Vind in U mijn rustpunt weêr.
Gij blijft in uw' Zoon mijn Vader,
Wat verander', wat verkeer'.

Vader, onder al mijn noden,
Vader, onder heil en straf,
Vader, ook in 't rijk der doden,
Vader, ook in 't zwijgend graf.
Waar ik ooit verandring schouwe,
Gij, o God, houdt eeuwig stand.
Ook mijn stof rust op uw trouwe,
Sluimert in uw vaderhand!

Snelt dan, jaren, snelt vrij henen
Met uw blijdschap en verdriet.
Welk een ramp ik moog bewenen,
God, mijn God, verandert niet.
Blijft mij alles hier begeven;
Voortgeleid door zijne hand,
Schouw ik uit dit nietig leven
In mijn eeuwig Vaderland.

Mr. Rhynvis Feith (1753 - 1824)
Proeve van eenige gezangen, 1805

Vzr. Rechtbank Rotterdam, 30 december 2008, LJN: BG8588, vennootschap onder firma La Vita tegen La Vita Mode B.V

Handelsnaamrecht. Even kort: Wel en geen verwarringsgevaar in relatie tot plaats van vestiging (Brielle - Maassluis & Maassluis - Maassluis).”

4.4. La Vita en La Vita Mode: 4.4.2. Nu het kenmerkend woord in de handelsnaam ‘La Vita Mode’ La Vita is, is er op dit punt naar voorlopig oordeel verwarring tussen de handelsnamen La Vita Mode en La Vita te duchten. Evenwel is overigens het navolgende van belang. De mate waarin de naam La Vita onderscheidend vermogen heeft, kan - gezien de talrijke varianten waarin deze naam voorkomt - niet als heel bijzonder sterk gekwalificeerd worden. Daarnaast zijn de ondernemingen gevestigd in twee steden die weliswaar hemelsbreed niet ver uit elkaar liggen, maar die - gelet op de (natuurlijke) scheidslijn door de Nieuwe Waterweg - onderling lastig (per veerboot dan wel via de omweg van de Beneluxtunnel) te bereiken zijn. De aard van de ondernemingen (detailhandel in een niet exclusieve markt) brengt met zich dat zij een lokaal verzorgingsgebied hebben. Niet aannemelijk is geworden dat het winkelend publiek uit Brielle in zijn algemeenheid veelvuldig gaat winkelen in Maassluis en vice versa (hetgeen ook blijkt uit de door La Vita overgelegde klantengegevens).

De voorzieningenrechter acht naar voorlopig oordeel op basis van het voorgaande geen verwarringsgevaar tussen de ondernemingen te Brielle en Maasluis te duchten.

4.5 La Vita Fashion en La Vita Mode: 4.5.1. Een vergelijking van de handelsnamen La Vita Fashion en La Vita Mode, die beide gevoerd worden in Maassluis en derhalve in hetzelfde verzorgingsgebied, leidt tot de conclusie dat de naam La Vita Fashion in onvoldoende mate afwijkt van de naam La Vita Mode.
Die conclusie volgt uit het gegeven dat in de naam La Vita Fashion eveneens het kenmerkende woord La Vita voorkomt aangevuld met het beschrijvende element Fashion (het Engelse woord voor mode). Dit in ogenschouw nemende in combinatie met het gegeven dat partijen opereren in elkaars zeer nabije omgeving (na onweersproken is gesteld: op 50 meter afstand) in het centrum van Maassluis, alwaar zij zich bedienen van hetzelfde winkelende publiek, brengt naar voorlopig oordeel met zich mee dat verwarringsgevaar bij het publiek kan ontstaan. Dit is overigens ook niet door La Vita gemotiveerd betwist.

4.5.2 Nu La Vita Mode als eerste de handelsnaam in Maasluis voerde kan zij rechtens aanspraak maken op de bescherming van haar naam voor haar activiteiten in Maassluis.

4.7. (…) Aan de hand van deze indicatietarieven acht de voorzieningenrechter een vergoeding van € 6.000,= (excl. BTW) voor onderhavig eenvoudig kort geding en voornoemd verzoekschrift, te ver-meerderen met de verschotten, passend en geboden.”

Les het vonnis hier. 

HvJ EG, 22 december 2008, zaak C-276/05, The Wellcome Foundation Ltd tegen Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk)).

Merkenrecht. Parallelimport. Ompakken. Wezenlijke wijziging van verschijningsvorm van verpakking. Verplichting tot voorafgaande kennisgeving. 

Parallelimporteur pakt farmaceutisch product om in verpakking met nieuw ontwerp, om te voorkomen dat de merkhouder de markt kan afschermen door het identieke product in alle lidstaten in een andere verpakking op de markt te brengen en zo, aan de hand van die verpakking, kan zien van welke distributeur in welke lidstaat het parallel verhandelde product afkomstig is. Moet nu het bewijs dat het gebruik van het merkrecht tot kunstmatige marktafscherming zal bijdragen, niet enkel voor het ompakken als zodanig, maar ook voor het ontwerp van de nieuwe verpakking moet worden geleverd? En zo nee: Moet het ontwerp van de nieuwe verpakking worden getoetst aan het beginsel van het minst ingrijpende middel of (enkel) aan de vraag of hierdoor de reputatie van het merk en van de merkhouder kan worden geschaad? De tweede vraag betreft de informatieplicht van de parallelimporteur.

Het Hof oordeelt dat het ontwerp van de verpakking enkel moet worden getoetst aan de voorwaarde dat het de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden. Daarnaast dient de parallelimporteur de merkhouder de informatie te verstrekken die noodzakelijk en voldoende is om deze in staat te stellen, na te gaan of de ompakking van het product onder dit merk noodzakelijk is voor de verhandeling in de lidstaat van invoer. De aard van de te verstrekken informatie hangt voor het overige af van de omstandigheden van het concrete geval. A priori kan niet worden uitgesloten dat deze informatie in uitzonderlijke gevallen de vermelding van de lidstaat van uitvoer omvat wanneer bij gebreke hiervan de merkhouder niet in staat is de noodzaak tot ompakking te beoordelen.

R.o. 27 e.v.: “Aangezien het ontwerp van de nieuwe verpakking van het product niet wordt getoetst aan de voorwaarde dat het noodzakelijk is voor de verdere verhandeling van dit product, kan het zeker niet worden getoetst aan het criterium van het minst ingrijpende middel voor het merkrecht. Het zou immers incoherent zijn te stellen dat niet dient te worden nagegaan of het door de parallelimporteur gekozen ontwerp van de nieuwe verpakking van het betrokken product noodzakelijk is voor de verdere verhandeling van dit product, en tegelijkertijd te eisen dat dit ontwerp voldoet aan het criterium van het minst ingrijpende middel voor het merkrecht.

De bescherming van de merkhouder met betrekking tot het door de parallelimporteur gekozen ontwerp van de verpakking van het farmaceutische product wordt in beginsel gewaarborgd door de naleving van de voorwaarde dat de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden. Bijgevolg dient op de eerste vraag, sub b, te worden geantwoord dat artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat, wanneer vaststaat dat de ompakking van het farmaceutische product, waarbij dit product wordt voorzien van een nieuwe verpakking, noodzakelijk is voor de verdere verhandeling ervan in de lidstaat van invoer, het ontwerp van deze verpakking enkel moet worden getoetst aan de voorwaarde dat het de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden.

(…) In het kader van een bij een nationale rechterlijke instantie aanhangig geding tussen de merkhouder en een parallelimporteur die in een lidstaat een uit een andere lidstaat ingevoerd farmaceutisch product verhandelt in een nieuwe verpakking, is het aan deze parallelimporteur om onder meer aan te tonen dat is voldaan aan de voorwaarde dat het gebruik van het merkrecht door de merkhouder om zich tegen de verhandeling van de omgepakte producten onder zijn merk te verzetten, tot kunstmatige afscherming van de markten van de lidstaten zou bijdragen. Dit is met name het geval wanneer de merkhouder in verschillende lidstaten een identiek farmaceutisch product in verschillende verpakkingen in het verkeer heeft gebracht en de ompakking door de importeur noodzakelijk is voor de verhandeling van het product in de lidstaat van invoer.

Gelet op het voorgaande en het feit dat de goede werking van het stelsel van kennisgeving veronderstelt dat elk der belanghebbende partijen zich loyaal inzet om de rechtmatige belangen van de andere partij in acht te nemen, dient de parallelimporteur de merkhouder de informatie te verstrekken die noodzakelijk en voldoende is om deze in staat te stellen, na te gaan of de ompakking van het product onder dit merk noodzakelijk is voor de verhandeling in de lidstaat van invoer. De aard van de te verstrekken informatie hangt voor het overige af van de omstandigheden van het concrete geval. A priori kan niet worden uitgesloten dat deze informatie in uitzonderlijke gevallen de vermelding van de lidstaat van uitvoer omvat wanneer bij gebreke hiervan de merkhouder niet in staat is de noodzaak tot ompakking te beoordelen. In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat indien blijkt dat de verstrekte informatie door de merkhouder wordt gebruikt om lekken in zijn verkooporganisatie op te sporen en zo de parallelhandel in zijn producten te bestrijden, de bij de parallelhandel betrokken personen bescherming tegen laatstgenoemde handelingen kunnen vinden in het kader van de mededingingsregels van het EG-Verdrag. De parallelimporteur dient de merkhouder de informatie  te verstrekken die noodzakelijk en voldoende is om deze in staat te stellen, na te gaan of de ompakking van het product onder dit merk noodzakelijk is voor de verhandeling in de lidstaat van invoer.”

“Het Hof van Justitie (Tweede kamer) verklaart voor recht:

1) Artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, moet aldus worden uitgelegd dat, wanneer vaststaat dat de ompakking van het farmaceutische product, waarbij dit product wordt voorzien van een nieuwe verpakking, noodzakelijk is voor de verdere verhandeling ervan in de lidstaat van invoer, het ontwerp van deze verpakking enkel moet worden getoetst aan de voorwaarde dat het de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden.

2) Artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, moet aldus worden uitgelegd dat de parallelimporteur de merkhouder de informatie dient te verstrekken die noodzakelijk en voldoende is om deze in staat te stellen, na te gaan of de ompakking van het product onder dit merk noodzakelijk is voor de verhandeling in de lidstaat van invoer.”

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank Haarlem , 22 december 2008, LJN: BG8038, gevoegde zaken: Gemeente Haarlemmermeer tegen Gedaagde  en Gemeente Haarlemmermeer tegen Baan Kleef Aan B.V (voor ie-rechters: vonnis op rechtspraak.nl mèt plaatje).

Kort dubbelvonnis. Handelsnaamrecht. Vordering uit vaststellingsovereenkomst van de gemeente tot overdracht domeinnaam, staken van het gebruik van handelsnaam, en doorhaling van het bij het Benelux-Bureau van de Intellectuele Eigendom geregistreerde merk.
 
De gemeente heeft in 2005, tezamen met verschillende partijen, een werkgelegenheidsconcept ontwikkeld onder de naam Baan Kleef Aan. In 2007 heeft zij geconstateerd dat het logo, het concept en de naam van Baan Kleef Aan werd gebruikt door gedaagde BKA. Later is het de gemeente gebleken dat BKA het logo als beeldmerk heeft laten registreren bij het BBIE en dat op naam van de (indirect) bestuurder van BKA, de domeinnaam www.baankleefaan.nl is geregistreerd. De gemeente heeft hiertegen bezwaar gemaakt en partijen zijn vervolgens in een minnelijke regeling o.a. overeengekomen dat BKA het gebruik van de naam Baan Kleef Aan per uiterlijk 1 oktober 2008 staken en voor altijd gestaakt zou houden, de merkregistratie zou worden doorgehaald en domeinnaam overgedragen. In het onderhavige kort geding vordert de gemeente nakoming van de overeenkomst.

Inmiddels is de domeinnaam overgedragen. De overige vorderingen, staking en doorhaling, worden toegewezen door de voorzieningenrechter, nu BKA haar stelling dat zij de naam Baan Kleef Aan inmiddels niet meer gebruikt, en haar naam heeft gewijzigd in BKA Project en de merkregistratie heeft doorgehaald op geen enkele wijze heeft onderbouwd en heeft erkend dat op de website www.baankleefaan.nl haar bedrijfsomschrijving en de naam en het logo Baan Kleef Aan nog steeds zichtbaar zijn. 1019h proceskosten twee zaken: nihil en €5.954,00. De voorzieningenrechter wijst de vordering om BKA te veroordelen in de nakosten af, nu in artikel 237 lid 4 Rv voor het verhaal van deze kosten een bijzondere procedure is voorgeschreven.

Lees het vonnis hier.