“4.13 De vakman die van het octrooi kennis neemt zal evenwel begrijpen dat toepassing van de geoctrooieerde werkwijze alleen het door het octrooi beoogde voordeel oplevert indien de gehele stroom in de productielijn wordt verwerkt met toepassing van de werkwijze. De werkwijze kan niet ‘een beetje’ worden toegepast op een deel van de productie. Het octrooi beoogt immers een werkwijze te bieden die voert tot mosselen met een langere levensduur op het traject naar de eindgebruiker. Volgens de uitvinding wordt die langere levensduur bereikt door de mosselen ‘enige tijd’ in schoon koud zeewater te laten recupereren. Het is duidelijk dat alle mosselen in de verpakkingseenheid daartoe de gelegenheid moeten hebben gehad. (…)

“4.15 Dat het in haar inrichting principieel mogelijk is de werkwijze van het octrooi toe te passen, is onvoldoende voor de conclusie dat de geoctrooieerde werkwijze ook is toegepast. (…)”

Derhalve worden de inbreukvorderingen van Moule d’Or afgewezen. Het verzoek om voorlopige plaatsopneming van Krijn Verwijs wordt ook afgewezen, omdat de plaatsopneming volgens de voorzieningenrechter niet het geschikte middel is om vast te stellen dat van inbreuk geen sprake is.

Moule d’Or wordt veroordeeld in de (volledige) proceskosten in kort geding. Krijn Verwijs wordt veroordeeld in de proceskosten in de verzoekschriftprocedure. De voorzieningenrechter gaat er daarbij vanuit dat de kosten van partijen in verband met het verzoek tot voorlopige plaatsopneming slechts een fractie (5%) bedragen van de totale proceskosten. Krijn Verwijs wordt daarom veroordeeld tot betaling van 5% van de proceskosten van Moule d’Or in de verzoekschriftprocedure, terwijl om dezelfde reden op de door Moule d’Or te vergoeden proceskosten van Krijn Verwijs een kleine aftrek wordt toegepast.

Lees het vonnis hier. Over hetzelfde octrooi heeft tussen partijen eerder een kort geding plaatsgevonden. Lees dat vonnis hier.

“4.7. Het hof kan Scapa niet volgen in haar stelling, dat Adidas met haar vordering kennelijk beoogt een monopolie te verwerven op het gebruik van strepen voor sportieve kleding. Het moge zo zijn dat, naar Scapa aanvoert, het gebruik van strepen op (sport-)kleding wijd en zijd gebruikelijk is. Waar het hier echter om gaat is, of het aangevallen teken, zoals dat door Scapa in de vorm van twee strepen is gebruikt, zo dicht tegen het bekende 3 strepenmerk van Adidas aanligt dat door dat gebruik in het economisch verkeer, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk van Adidas. Deze restrictie laat de mogelijkheid van het aanbrengen van strepen op (sport )kleding in het algemeen, waarop Adidas naar zij ook erkent geen monopolie heeft, onverlet. Naar het voorlopig oordeel van het hof komt aldus het door Scapa ingeroepen algemene belang tot vrijhouding van gebruikelijke decoratieve elementen, door partijen ook wel aangeduid als het “Freihaltebedürfnis”,hier niet in de knel.

4.8. Bij de beoordeling van de door Adidas gestelde gelijkenis moet uitgegaan worden van het 3 strepenmerk zoals dat is gedeponeerd en het teken zoals dat door Scapa wordt gebruikt. Daarbij zijn derhalve in aanmerking te nemen de in het depot vermelde, hiervoor onder 4.1 sub a weergegeven specifieke kenmerken die in hun onderling verband bepalend zijn voor het uiterlijk en het onderscheidend vermogen van het merk van Adidas. Behalve door de drie door Scapa genoemde kenmerken wordt het 3 strepenmerk tevens hierdoor gekenmerkt dat de strepen van gelijke breedte zijn, van elkaar gescheiden door tussenruimten die nagenoeg dezelfde breedte hebben als de strepen, en dezelfde kleur hebben die contrasteert met de kleur van de onderliggende kleding.

4.10. Met de grieven VIII, IX en X, die eveneens gezamenlijk zijn toegelicht, bestrijdt Scapa het oordeel van de voorzieningenrechter dat sprake is van een met het merk overeenstemmend teken. Volgens Scapa is hiermee voorbijgegaan aan het feit dat het meest kenmerkende van het 3-strepenmerk van Adidas is, dat het uit drie strepen bestaat. Omdat het om een bekend merk gaat zal het relevante publiek dit specifieke kenmerk weten te reproduceren en zal het bij beschouwing van andere streepmotieven onmiddellijk zien hier niet met het Adidas–merk te maken te hebben, aldus Scapa.

4.11. Zoals reeds werd overwogen, zijn bij de vergelijking alle voornoemde specifieke kenmerken van het Adidas-merk in aanmerking te nemen. Het gaat hierbij om de totaalindruk die door merk en teken wordt opgeroepen. Scapa heeft niet betwist dat zij, zoals het hof ook zelf heeft waargenomen bij aanschouwing van de ter zitting getoonde kleding, alle genoemde kenmerken van het Adidas-merk heeft toegepast in het door haar gehanteerde strepenmotief met als enige verschil dat zij twee strepen gebruikt in plaats van drie. Voor het aannemen van overeenstemming in de zin van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE volstaat, dat het relevante publiek een verband legt tussen het bekende merk van Adidas en het twee-strepenteken van Scapa. Het hof acht voldoende aannemelijk dat dit zich hier voordoet. Het tevens aangebrachte maar weinig opvallende Scapa-beeldmerk maakt dit niet anders. Dat het publiek een verband legt als hier bedoeld wordt in voldoende mate ondersteund door de gerapporteerde resultaten van het Ivomar-onderzoek. De kritische evaluatie hiervan door prof. Wagenaar brengt het hof vooralsnog niet tot een ander oordeel. Het feit dat de respondenten zeer vaak Adidas zeggen tegen kleding met drie strepen, en veel minder vaak tegen kleding met twee strepen, laat onverlet dat door een significant gedeelte van het onderzochte publiek (38%) het bedoelde verband juist wel wordt gelegd. De grieven VIII, IX en X falen derhalve.

4.12. Met de grieven V, VI en VII komt Scapa op tegen de verwerping van haar betoog, dat zij de strepen op haar kleding louter als versiering heeft aangebracht en niet als merk. Ook deze grieven falen. Het gaat er om, of de strepen geschikt zijn als herkomstaanduiding en of zij aldus door consumenten in verband kunnen worden gebracht met de producent van kleding als die van Adidas. Met juistheid heeft de voorzieningenrechter overwogen dat het er niet om gaat wat het publiek denkt over de motieven van de producent, maar om de vraag hoe en op welke wijze het teken feitelijk in het economisch verkeer is gebruikt. De uitkomsten van het Ivomar-onderzoek wijzen er op, dat (een niet te verwaarlozen deel van) het publiek de strepen als een merk ervaart. Onder deze omstandigheden is geen plaats voor het verweer van Scapa dat zij een geldige reden heeft voor het gebruik van twee strepen op de wijze als door haar gedaan, nu dit strepengebruik niet als louter decoratief is te beschouwen. Dit brengt mee dat ook grief XIII faalt.

4.13. Op grond van het vooroverwogene acht het hof voorshands voldoende aannemelijk dat door het gebruik van het twee-strepenteken, zoals door Scapa toegepast, afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het Adidas-merk, in die zin dat dit gebruik leidt tot verwatering van de onderscheidende kracht van de bekende Adidas-strepen. Adidas heeft genoegzaam aangetoond stelselmatig tegen inbreuk op haar strepenmerk te hebben opgetreden. Dat zij daarbij mogelijk een enkel geval over het hoofd heeft gezien, zoals bijvoorbeeld indertijd de kleding van Reebok, is onvoldoende om haar te verwijten dat zij die verwatering zelf heeft bevorderd. Ook de grieven XI en XII falen derhalve.

Lees het arrest hier.  

In het kader van de inbreuk is aan de orde of in de werkwijze van Krijn Verwijs wordt voldaan aan het kenmerk volgens het octrooi, dat de mosselen na het reinigen, scheiden en/of sorteren, gedurende ‘enige tijd’ in schoon koud zeewater worden gebracht.

Volgens de voorzieningenrechter is aan deze maatregel in de werkwijze van Krijn Verwijs niet voldaan. Onder ‘enige tijd’ in de zin van het octrooi dient volgens de voorzieningenrechter te worden verstaan een verblijftijd in een bak met schoon koud zeewater van enkele uren. Voor zover het octrooischrift hierover onduidelijkheid is, komt dit voor risico van de octrooihouder. Aan dit ‘enige tijd’ criterium is ‘bij normaal bedrijf’ van de productielijn van Krijn Verwijs niet voldaan, omdat de hoofdsorteringen van de mosselen gemiddeld niet langer dan circa 12 minuten in schoon koud zeewater verblijven. Dat de minder courante sorteringen als regel een aanzienlijk langere verblijftijd hebben, en dat daarbij dus – ook volgens de voorzieningenrechter! - wél de geoctrooieerde werkwijze wordt toegepast, doet niet af aan de conclusie dat Krijn Verwijs geen inbreuk maakt.

Op de stelling van Moule d’Or dat ook ‘een beetje’ inbreuk toewijzing van de door haar gevraagde voorzieningen rechtvaardigt, overweegt de voorzieningenrechter (r.o. 4.13):

“4.13 De vakman die van het octrooi kennis neemt zal evenwel begrijpen dat toepassing van de geoctrooieerde werkwijze alleen het door het octrooi beoogde voordeel oplevert indien de gehele stroom in de productielijn wordt verwerkt met toepassing van de werkwijze. De werkwijze kan niet ‘een beetje’ worden toegepast op een deel van de productie. Het octrooi beoogt immers een werkwijze te bieden die voert tot mosselen met een langere levensduur op het traject naar de eindgebruiker. Volgens de uitvinding wordt die langere levensduur bereikt door de mosselen ‘enige tijd’ in schoon koud zeewater te laten recupereren. Het is duidelijk dat alle mosselen in de verpakkingseenheid daartoe de gelegenheid moeten hebben gehad. (…)
 
“4.15 Dat het in haar inrichting principieel mogelijk is de werkwijze van het octrooi toe te passen, is onvoldoende voor de conclusie dat de geoctrooieerde werkwijze ook is toegepast. (…)”

Derhalve worden de inbreukvorderingen van Moule d’Or afgewezen. Het verzoek om voorlopige plaatsopneming van Krijn Verwijs wordt ook afgewezen, omdat de plaatsopneming volgens de voorzieningenrechter niet het geschikte middel is om vast te stellen dat van inbreuk geen sprake is.

Moule d’Or wordt veroordeeld in de (volledige) proceskosten in kort geding. Krijn Verwijs wordt veroordeeld in de proceskosten in de verzoekschriftprocedure. De voorzieningenrechter gaat er daarbij vanuit dat de kosten van partijen in verband met het verzoek tot voorlopige plaatsopneming slechts een fractie (5%) bedragen van de totale proceskosten. Krijn Verwijs wordt daarom veroordeeld tot betaling van 5% van de proceskosten van Moule d’Or in de verzoekschriftprocedure, terwijl om dezelfde reden op de door Moule d’Or te vergoeden proceskosten van Krijn Verwijs een kleine aftrek wordt toegepast.

Lees het vonnis hier. Over hetzelfde octrooi heeft tussen partijen eerder een kort geding plaatsgevonden. Lees daarover hier meer.

“6.5. Het betoog van Granuband slaagt niet. Door het verzet was de procedure op basis van de oorspronkelijke dagvaarding heropend. De voorzieningenrechter heeft de wijziging eis ook niet toegelaten. Van belang is ook dat de voortgezette procedure door de voorzieningenrechter ex tunc is beoordeeld, dat wil zeggen naar de stand van voor 9 december 2003. Dit belang is met name hierin gelegen dat bij een geheel nieuwe beoordeling ex nunc, dat wil zeggen naar de stand van 25 mei 2004, de voorzieningenrechter op de gronden als hierboven uiteengezet onder de beoordeling van de bevoegdheid in conventie, tot het oordeel zou zijn gekomen dat er geen sprake meer was van enige internationale bevoegdheid omdat inmiddels per 1 mei 2004 Hongarije tot de Gemeenschap was toegetreden. De uitkomst van het nader onderzoek is dat het vonnis van 9 december 2003 is bevestigd. Dat vonnis heeft daardoor zijn executoriale kracht had behouden met dezelfde beperking ex artikel 260 Rv (oud). Het vonnis van 25 mei 2004 is op zich zelf niet voor tenuitvoerlegging vatbaar. Om die reden behoefde in dat vonnis ook niet de clausulering ex artikel 260 RV (oud) te worden opgenomen.

6.6. De ‘tripstermijn’ van het vonnis van 9 december 2003 liep af op 9 juni 2004. De dagvaarding in de bodemzaak heeft Granuband eerst na afloop van die termijn, op 22 juni 2004, uitgebracht. In de tussenliggende periode heeft Granuflex op 14 juni 2004 een verklaring ex artikel 260 Rv (oud) ingediend met het verzoek de voorlopige voorzieningen als opgenomen in het verstekvonnis van 9 december 2003 als vervallen te verklaren. Deze voorzieningen zijn daarmee daadwerkelijk vervallen.”

Het door Granuflex primair gevorderde executieverbod wordt toegewezen. Aan de proceskosten wijdt de voorzieningrechter vervolgens nog enkele paragrafen:

7.1. (…) Granuband betwist dat er in redelijkheid nog 25 uren konden worden besteed en zijn besteed door twee advocaten in de korte periode na het doen van een opgave en tot en met de zitting. (…)

7.3. Granuflex heeft onvoldoende aangetoond dat in de laatste fase door haar raadslieden nog 25 uur aan de zaak is gewerkt. De voorzieningenrechter zal de totale kosten dan ook modereren tot het bedrag van € 17.000. Gelet op hetgeen Granuband in dit kort geding aan de orde heeft gesteld of wilde stellen – zo is in dit kort geding uitvoerig de beslissing van 12 juni 2007 waarbij het Gemeenschapsmerk GRANUFLEX van Granuband geheel nietig is verklaard ter discussie gesteld – is voornoemd bedrag ook als redelijk en evenredig aan te merken.

De procedure is ook als geheel als IE-rechtelijk aan te merken. Dat dit kort geding uiteindelijk is aan te merken als een executie kort geding met betrekking tot het vonnis van 9 december 2003 doet daar niet aan af. Dat vonnis betrof immers de handhaving van IE rechten door Granuband. De voorzieningenrechter van deze rechtbank heeft al meermalen uitgemaakt dat een daartegen gericht executiegeschil is aan te merken als een procedure waarop 1019 h Rv van toepassing is.”

Lees het vonnis hier.