Oor/oog
Rechtbank Rotterdam 17 januari 2007, KG ZA 06-1138. Aventis Pharma S.A. en Sanofi-Aventis Netherlands B.V. tegen Euro Registratie Collectief B.V. (Met dank aan Edmon Oude Elferink van Houthoff Buruma).
Vonnis in kort geding over parallelimport, ompakken en heretikettering van geneesmiddelen; gegronde redenen voor verzet merkhouder. Ook heretikettering dient te worden beoordeeld aan de hand van de in jurisprudentie ontwikkelde ompakkingsvereisten. Anderhalf jaar stilzitten leidt niet tot rechtsverwerking.
Euro Registratie Collectief B.V. (ERC) importeert vanuit Engeland het combinatiegeneesmiddel Sofradex (oor-en oogdruppels) en brengt deze als oordruppels op de Nederlandse markt. Producent van dit geneesmiddel en houder van het internationale merk Sofradex is Aventis Pharma. Haar Nederlandse licentiehouder, Sanofi-Aventis, verhandelt onder de merknaam Sofradex oogdruppels en oordruppels als twee afzonderlijke producten in Nederland. Deze producten zijn qua samenstelling identiek aan het combinatieproduct. Het CBG heeft de door ECR uit Engeland geïmporteerde oor-en oogdruppels als oordruppels geregistreerd.
Volgens Aventis maakt ERC inbreuk op haar merkrechten omdat ERC niet zou voldoen aan de in de jurisprudentie ontwikkelde ompakkingsvereisten. De rechtbank deelt deze mening niet en wijst de vorderingen van Aventis van de hand. ERC voldoet aan de vereisten van het Besluit etikettering en bijsluiter farmaceutische producten, aldus de rechtbank. Het feit dat op de verpakking van het betreffende product nog de oorspronkelijke tekst “Ear/Eye Drops” zichtbaar is, is niet voldoende om aan te nemen dat ERC een combinatieproduct aanbiedt in plaats van de volgens de CBG registratie toegestane oordruppels.
Ook het niet afplakken van het oord “Eye” op de buitenverpakking tast de aard van het product niet aan. Gelet op de CBG registratie (voor oordruppels) en de overige informatie op de verpakking en in de bijsluiter zal het voor de consument voldoende duidelijk zijn dat het gaat om oordruppels. Bovendien speelt in het oordeel van de rechtbank mee dat zowel het CBG als de Inspectie voor de Volksgezondheid hun goedkeuring hebben gegeven voor het verhandelen van het product door ERC in de huidige vorm.
Het plakken van een sticker over het merk Sofradex op de verpakking doet naar mening van de rechtbank ook geen afbreuk aan de reputatie van het merk. Deze merknaam is immers op meerdere plaatsen op de verpakking zichtbaar.
Lees het vonnis hier.
Parodiërend golfpak
Rechtbank 's-Hertogenbosch, 23 januari 2007, KG ZA 07-16. Wilbers Karnaval B.V. tegen WG Europe B.V. (met dank aan Maaike Grondman, Banning).
Auteursrecht. Carnavalspak is concrete uiting van het algemene, niet beschermde, idee om een carnavalesk golfpak te maken.
Wilbers houdt zich bezig met – kort gezegd – de inkoop, verkoop en productie van carnavalskleding. WG Europe is haar directe concurrent. Tot het assortiment van Wilbers behoort een carnavalspak genaamd “golfer”. Ook WG Europe heeft een golfpak in haar assortiment. Wilbers heeft WG Europe gesommeerd de handel in haar golfpak te staken. Aan deze sommatie heeft WG Europe geen gehoor gegeven.
In het kort geding vordert Wilbers (onder meer) dat WG Europe B.V. zich onthoudt van iedere inbreuk op het auteursrecht van Wilbers dan wel van het op de markt brengen van slaafse nabootsingen.
Allereerst stelt de Voorzieningenrechter de vraag aan de orde of het golfpak van Wilbers (linker beeldcitaat) is aan te merken als een werk dat auteursrechtelijke bescherming geniet. WG Europe ontkent dat heeft gewezen op gelijksoortige pakken die volgens haar reeds voordat het golfpak van Wilbers is ontworpen, op de Amerikaanse markt bekend waren. Dit verweer kan volgens de Voorzieningenrechter niet slagen. Daarbij stelt de rechter voorop dat het enkel ontwikkelen of inzetten van een “idee” (in casu: het maken van parodiërend golfpak) of van een nieuwe mode of stijl inderdaad geen bescherming krachtens het auteursrecht toekomt (vgl. HR 29 december 1995, NJ 1996/546). Slechts wanneer een stijl of idee in een concrete uiting is uitgewerkt, geniet die betreffende uiting mogelijk bescherming als werk.
Het golfpak van Wilbers betreft naar het voorlopig oordeel van de rechter echter een concrete uiting in voormelde zin van het algemene – niet beschermde – idee om een carnavalesk golfpak te maken. Verder bezit het golfpak van Wilbers – gezien ook de voorbeelden van Amerikaanse golfpakken – een eigen, oorspronkelijk karakter en het persoonlijk stempel van de maker. De Voorzieningenrechter merkt het golfpak van Wilbers dan ook aan als werk in de zin van de Auteurswet.
Naar het voorlopige oordeel van de rechter maakt WG Europe met haar golfpak inbreuk op dat auteursrecht van Wilbers. Het golfpak van WG Europe is vrijwel identiek aan het pak van Wilbers. Slechts bij nauwkeurige observatie zijn op een beperkt aantal onderdelen van het pak marginale verschillen te vinden, terwijl binnen het idee van een carnavalesk golfpak vele concrete uitvoeringen denkbaar en mogelijk zijn.
De vordering van Wilbers tot schadevergoeding betreft de betaling van geldsommen. Een dergelijke vordering komt in kort geding slechts voor toewijzing in aanmerking als het bestaan en de omvang van de vordering voldoende aannemelijk zijn. De rechter oordeelt dat zulks niet het geval is. Ten aanzien van de schade, die door Wilbers geleden is ten gevolge van het feit dat zij de onderhavige procedure heeft moeten aanspannen ligt dat volgens de rechter anders. Echter, de door Wilbers ingediende schadestaat is volgens de rechter aan de hoge kant. De kosten aan de zijde van Wilbers worden begroot op EUR 2.132,87.
Dameslaarzen
Rechtbank Den Haag van 23 januari 2007, KG ZA 06-1461. Calzature Lamica Di Marco Lami & C.SNC en Boekhorn B.V. tegen SPM Shoetrade B.V.
Gestelde auteursrecht- en (ongeregistreerde) gemeenschapsmodelrechtinbreuk met betrekking tot dameslaarzen (afbeeldingen in het vonnis). Er kan echter niet worden vastgesteld welke laars als eerste is ontworpen of geopenbaard.
Lamica brengt een dameslaars op de markt genaamd WEZIA die wordt gekenmerkt door onder meer een spitse, puntige leest, donder “soft” leer, een rijgveter in de hiel, een zijrits en een bewerkte neus. SPM verkoopt een vergelijkbare laars. Boekhorst B.V. is een agent van SPM. Lamica spreekt SPM en haar agent onder meer aan op grond van auteursrecht- en (ongeregistreerde) gemeenschapsmodelrechtinbreuk alsmede op grond van onrechtmatig handelen in de vorm van slaafse nabootsing.
Ten aanzien van de agent Boekhorst B.V. oordeelt de rechter dat Lamica niet-ontvankelijk is in haar vorderingen. Boekhorst B.V. had immers betoogd dat zij niet als maker van de laars kan worden beschouwd, wat niet door Lamica is betwist.
De Rechtbank stelt dat voor het slagen van de vorderingen jegens SPM een noodzakelijke voorwaarde is dat van ontlening sprake is door SPM van het ontwerp van Lamica.
Lamica slaagt er echter niet in om te bewijzen dat de WEZIA laars eerder dan februari 2006 op de markt is gebracht. Wel brengt Lamica nog andere ontwerpen laarzen met vergelijkbare kenmerken in het geding, die mogelijk eerder op de markt zouden zijn gebracht. De rechtbank acht ook dit niet bewezen. Dit staat echter nog los van het feit dat enkel overnemen van stijlkenmerken als ingevolge een bepaald modebeeld zonder bijeenkomende omstandigheden niet met enig IE-recht beschermbaar is en evenmin onrechtmatig.
Op haar beurt stelt SPM dat zij haar ontwerp in het najaar 2005 heeft ontworpen. Maar SPM slaagt er evenmin in te bewijzen dat haar ontwerp voor februari 2006 openbaar gemaakt zou zijn.
Niet kan worden vastgesteld welke laars als eerste is ontworpen of geopenbaard. De “omkering”-rechtspraak – zie o.a. HR NJ 1993/164 (Barbie) en HR NJ 2003/17 (Una Voce Particulare – gaat dan ook niet op. Verder is het in dit kort geding niet aannemelijk geworden dat sprake is van ontlening, wat de mogelijkheid openlaat dat de laarzen onafhankelijk van elkaar zijn ontworpen. In het midden kan blijven of de WEZIA laars een auteursrechtelijk beschermd werk is of voor ongeregistreerde gemeenschapsmodelbescherming in aanmerking komt. Ook de vordering op grond van slaafse nabootsing wordt afgewezen.
Lees het vonnis hier.
Een vermoeden van ontlening
Rechtbank Rotterdam, 20 december 2006, HA ZA 04-423. Eiser tegen Unifruit B.V.
Auteursrecht op logo. Artikel 8 Auteurswet. Bewijsopdracht met betrekking tot openbaar maken van een werk door een rechtspersoon. Onderscheidend vermogen beeldmerk. Gevaar voor associatie. Bekendheid in één lidstaat van de Benelux volstaat.
Deze zaak spitst zich toe op de vraag naar het onderscheidend vermogen van het ‘Jaguar’-beeldmerk van eiser (afbeelding). De rechter geeft een goed inzicht in de manier waarop zij haar oordeel over een vermeende inbreuk op een auteursrecht opbouwt.
Alvorens in te gaan op het onderscheidend vermogen van het logo van eiser, stelt zij zich de vraag of er sprake is van een werk in de zin van art. 1 jo. art. 10 lid 1 Auteurswet (Aw). Zij oordeelt dat dit het geval is nu het logo een voldoende eigen oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt.
Verder oordeelt de rechtbank dat het ‘Poema’-logo van verweerder (helaas geen afbeelding in vonnis) en eiser dusdanig overeenstemmen dat een vermoeden van ontlening gerechtvaardigd is. Verweerder is er niet in geslaagd om dit vermoeden te weerleggen.
Dan art. 8 Aw. Verweerder stelt zich op het standpunt dat eiser geen rechten kan doen gelden ter zake van de gestelde inbreuk nu zij niet de maker van het werk is. De rechtbank geeft eiser de gelegenheid te bewijzen dat zij rechthebbende is op grond van art. 8 Aw. en verwijst de zaak daartoe naar de rol. Slechts indien zij hierin slaagt kan zij rechten doen gelden ten aanzien van het litigieuze logo.
Vervolgens gaat de rechter in op de merkenrechtelijke aspecten van deze zaak. De rechtbank stelt vast dat het beeldmerk Jaguar, eye for quality, als een bekend beeldmerk kan worden aangemerkt. Zij baseert dit onder meer op de door eiser overgelegde merkbekendheidsonderzoek.
Deze rechtbank stelt dat de bekendheid in één lidstaat van de Benelux volstaat. Ter onderbouwing van haar oordeel dat er sprake is van inbreuk op het Jaguar beeldmerk haakt de rechtbank aan bij haar eerdere overwegingen ten aanzien van de ontlening in de zin van de Auteurswet.
"In het oordeel van de rechtbank betreffende de vraag of in het onderhavige geval sprake is van inbreuk op de op het beeldmark rustende auteursrechten, ligt reeds besloten dat gevaar voor associatie in merkenrechtelijke zin aanwezig moet worden geacht."
In zoverre vallen de respectievelijk de inbreukvraag op grond van Auteurwet en het Merkenrecht samen. Nu de rechter heeft geoordeeld dat de deelvorderingen voor zover gebaseerd op het merkenrecht in beginsel voor toewijzing vatbaar zijn, zal de vordering gebaseerd op de Auteurswet naar aller waarschijnlijkheid worden toegewezen, wanneer eiser slaagt in haar bewijsopdracht. Wordt vervolgd.
Lees het vonnis hier.
15 of 20 jaar?
HvJ EG, 23 januari 2007, zaak C-431/05, conclusie A-G Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer. Merck Genéricos-Produtos Farmacêuticos Lda tegen Merck & Co. Inc. & Merck Sharp & Dohme Lda (Geen Nederlandse versie beschikbaar).
Octrooirecht. Geen directe werking van artikel 33 TRIPs (duur van het octrooi).
Portugese octrooizaak over een geneesmiddeloctrooi. De octrooihouders maken bezwaar tegen een generieke versie, onder andere met de stelling dat het octrooi helemaal niet verlopen is, waarbij een beroep wordt gedaan op artikel 33 TRIPs, dat bepaalt dat een octrooi pas na 20 jaar verloopt en dus niet na 15 ‘Portugese jaren’. De vraag is of artikel 33 directe werking heeft.
De Hoge Raad van Portugal stelt vervolgens de volgende prejudiciële vragen:
1. Is het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bevoegd om artikel 33 van de TRIPs-overeenkomst uit te leggen?
2. In geval van een bevestigend antwoord op de eerste vraag, dienen de nationale rechters dit artikel ambtshalve of op verzoek van een van de partijen toe te passen in een bij hen aanhangig geding?
De A-G gaat uitgebreid in op TRIPs en het merkenrecht, waarover veel EG jurisprudentie is, constateert dat de jurisprudentie e.d. nogal onduidelijk is en komt uiteindelijk met betrekking tot de eerste vraag met het voorstel om de vraag met ja te beantwoorden:
Over de tweede vraag, de directe werking van artikel 33 concludeert de A-G uiteindelijk dat het aan de nationale wetgever is om de duur van het octrooirecht vast te stellen en dat het artikel dus geen directe werking heeft.
"90. Art. 33 des TRIPs-Übereinkommens umfasst zwei Prämissen: Die eine ist die Mindestdauer des Patentschutzes, die er auf 20 Jahre festlegt, die andere die Höchstdauer, die er dem freien Willen des nationalen Gesetzgebers überlässt.
91. Der Wortlaut ist nicht eindeutig und hat zu einer irrigen Auslegung geführt. Das zutreffende Verständnis der Vorschrift begreift sie als Anweisung an die Signatarstaaten: Sie sollen ihre Patentregelungen der ersten Prämisse anpassen und eine Schutzdauer für diese Rechte des gewerblichen Eigentums von mindestens 20 Jahren ab Antragstellung vorsehen. Die zweite Prämisse der Vorschrift räumt ihnen bei der Bestimmung der Höchstdauer ein Ermessen ein.
93. Wegen des Fehlens einer Höchstgrenze bestehen im Hinblick auf die Anerkennung einer horizontalen unmittelbaren Wirkung größere Zweifel. Das Ende der Schutzfrist für diese Sondereigentumsrechte betrifft nicht nur ihren Inhaber, sondern insbesondere Dritte und die Allgemeinheit, die in diesem Bereich das allgemeine Interesse repräsentieren. Für die Wettbewerber, aber auch im Sinne einer angemessenen Verwaltung der für diese Rechte vorgesehenen Register, muss Klarheit darüber bestehen, wann der Schutz des Patents in der nationalen Rechtsordnung endet.
94. Übt der Gesetzgeber diese Befugnis nicht aus, ist es unmöglich, anhand des reinen Wortlauts von Art. 33 den genauen Zeitpunkt festzustellen, an dem die Geltung des gesetzlich eingeräumten Monopols endet. Insbesondere würde die Entscheidung, dass es ausreiche, auf die Mindestoption der 20 Jahre zurückzugreifen, bedeuten, sich eine Kompetenz des Gesetzgebers anzumaßen, und könnte Dritten nicht entgegengehalten werden.
95. Folglich hat Art. 33 des TRIPs-Übereinkommens keine unmittelbare Wirkung, da es in die Zuständigkeit des nationalen Gesetzgebers fällt, die genaue Dauer des Patentschutzes in seiner eigenen Rechtsordnung festzulegen.
Het voorstel voor een prejudicieel antwoord luidt vervolgens:
97. Aus all diesen Gründen schlage ich dem Gerichtshof vor, auf die Vorlagefragen des portugiesischen Supremo Tribunal de Justiça folgendermaßen zu antworten:
Art. 33 des TRIPs-Übereinkommens hat keine unmittelbare Wirkung, da er eine weitere gesetzgeberische Tätigkeit des nationalen Gesetzgebers zur Festlegung der genauen Dauer des Patentschutzes erfordert, so dass sich Einzelne vor den nationalen Gerichten nicht auf ihn berufen können.
Lees de conclusie hier.
Woontoren
Het Dagblad van het Noorden bericht dat “de strijd tussen belanghebbenden en tegenstanders van de woontoren in Hoogeveen zich aan het verharden is. De ontwerper van de toren, architectenbureau B+O in Ansen, heeft een advocatenbureau in de arm genomen om het beeldmateriaal van de beoogde toren van de website https://woontoren.web-log.nl van de tegenstanders te krijgen, omdat de foto's zonder toestemming van de website van de architect zijn gehaald.
De afbeeldingen zijn inmiddels verwijderd, hoewel de actiegroep Woontoren Nee! het maar een vreemde actie vindt van het architectenbureau. "Het beeldmateriaal is overal op internet te zien. Op de site van de architect zelf dus, op architectenweb.nl en op sites van dagbladen. Het gaat hier om een publieke zaak met een grote nieuwswaarde. Volgens mij kan het auteursrecht waar de advocaat mee schermt dan opgerekt worden ten behoeve van vrije meningsuiting."
Alcoholreclame
Adformatie bericht dat “de ChristenUnie ervan uit gaat dat een beperking van alcoholreclame bij de formatie van een kabinet met CDA en PvdA kan worden geregeld. Tweede Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie zei gisteren daarom af te zien van zijn motie over dit onderwerp tijdens de behandeling van de begroting Volksgezondheid deze week.”
Lees hier iets meer.
Take-no-prisoners intellectual property litigator
Leestip: Errors and Omissions, juridische thriller van de Amerikaanse IE-deskundige Paul Goldstein. Held van het verhaal is Michael Seely, ‘defender of artists’right, take-no-prisoners intellectual property litigator – and a man on the brink of personal and career collapse’.
Het begint met een schikkingscomparitie in een zaak over voorgenomen ‘verminking’ van een kunstwerk door het overschilderen ervan. Tijdens de comparitie rechter noemt de hoofdpersoon/advocaat de rechter een ‘opgeblazen pad’. Daarna ontwikkelt het verhaal zich als een IE-John Grisham.
Dit boek wordt aanbevolen door Dirk Visser, die het boek afgelopen weekend met plezier blijkt te hebben gelezen: “Geen verplichte, wel aangename, spannende en soms herkenbare kost voor alle IE-specialisten”. Ook Gino van Roeyen kan Goldstein van harte aanbevelen. "Mooi verhaal, maar volstrekt niet te vergelijken met Grisham, wat mij betreft. Goldstein legt haarfijn uit hoe een IE-advocaat iedere dag gedwongen wordt tot keuzes tussen het banale en het verhevene."
Het manuscript van Goldsteins volgende IE-thriller is al bijna voltooid. De titel is nog onbekend, maar ‘take-no-prisoners intellectual property litigator’ Michael Seeley komt in het boek in de problemen als hij optreedt voor een farmaceut in een octrooigeschil. Het boek speelt zich af in San Franciso.
Biografie Paul Goldstein hier. Interview met Paul Goldstein hier. Bestel Errors and Omissions bijvoorbeeld hier (Amazon).
Gewafeld keukenrolmotief
GvEA 16 januari 2007 zaak T-283/04, Georgia-Pacific tegen OHIM
Vormmerkzaak over wafelpatroon op keukenrolpapier. Geen onderscheidend vermogen.
Georgia Pacific ziet haar vormmerk (afbeelding) geweigerd door het OHIM. Het merk, en gewafeld keukenrolmotief, dat volgens de inschrijving ‘consists of the appearance of the product, characterised by its design in relief.’, mist volgens het OHIM onderscheidend vermogen ter identificatie van "papierrollen voor huishoudelijk gebruik, keukenrolpapier, handdoeken van papier". Georgia Pacific komt tevergeefs tegen deze beslissing in beroep bij het Gerecht.
Het Gerecht wijst er op dat aandachtniveau van het relevante publiek, de gewone consument, bij dit soort laaggeprijsde consumptiegoederen laag is (peu élevé) waar het het uiterlijk van het product betreft. Bovendien geldt voor vormmerken dat alleen een vorm die significant verschilt van wat in de markt gebruikelijk is voor registratie in aanmerking komt.
Geometrische wafelprints zijn echter zeer gebruikelijk in de keukenrollenmarkt en consumenten kijken er ook echt niet van op en zien een wafelprint ook eerder als iets decoratiefs of als iets wat met het absorberend vermogen te maken heeft dan als een herkomstaanduiding. Het motief in kwestie is bovendien niet meer dan een variant van de in de markt gebruikelijke patronen. Het Gerecht wijst het beroep derhalve af.
Lees het arrest hier (alleen beschikbaar in het Frans).
Oneerlijk
Kamerstukken 30928, nr. 1 t/m 4. 2e Kamer 2006-2007. Aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere wetten aan de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt.
De implementatie waar professor Kabel de IE-gemeenschap al geruime tijd op heeft voorbereid: “Die consument gaat door het leven als “de gemiddelde, normaal geïnformeerde, omzichtig handelende en oplettende consument.” In mei van dit jaar is die consument verwerkt in de Europese Richtlijn oneerlijke handelspraktijken die in ons land zal moeten worden geïmplementeerd. De beoordeling van misleiding zal daardoor, zo wordt gevreesd, soepeler moeten worden. Die consument is volgens een andere uitspraak van het Hof zo door de wol geverfd, dat hij weet dat in aardbeienjam met de aanduiding NATUURZUIVER altijd een beetje lood, cadmium en wat pesticiden zitten, omdat die tegenwoordig overal in zitten. De Europese Commissie wil inderdaad die kant op.” (oratie 2005).
Lees de Koninklijke Boodschap hier,
het Voorstel van Wet hier,
de Memorie van Toelichting hier,
het Advies en Nader Rapport hier
en de oratie van Kabel hier.
