BenGH 22 november 1985, rolnr. A 84-2 (Blanc de Bierges)
"Feitelijke bekendheid" is niet vereist om niet-nieuwheid van een modeldepot aan te nemen.

HR 31 mei 1991, BIE 1992, 15, m.nt. Ste (Borsumij/Stenman; raamuitzetters)
Onnodige nabootsing van't model van't geoctrooieerde product na afloop van een octrooi is niet in het belang van eerlijke mededinging.

BenGH 16 december 1991, rolnr. A 90-6 (Adidas/Coenraad & Triumph)
Model depot vereist slechts de geometrische kenmerken tezamen en contrasterende kleuraanduiding voor uitsluitend recht.

HR 10 maart 1995, BIE 1998, 63 (Van der Lans/Floral; Kinderkapperstoel)
Voortbrengsel samengesteld uit o.a. bekend voorwerp met andere gebruiksfunctie, kan voor modelbescherming vatbaar nieuw uiterlijk hebben.

HR 29 december 1995, BIE 1997, 66 (Decaux/Mediamax)
De maatstaf voor zowel inbreuk op het auteursrecht als modellenrecht is de vergelijking van totaalindrukken. Aan ontwikkelen nieuwe stijl of mode komt geen auteurs- of modelrecht toe.

HR 26 mei 2000, LJN AA5967 (Cassina/Sedeti; Jacobs)
Eis van een instandhoudingsverklaring is in strijd met het formaliteitenverbod van de Berner Conventie.

HR 11 mei 2001, LJN AB1558 (Vredestein/Ring 65)
Relevante publiek gevormd door consumenten en eindgebruikers.

HR 14 december 2001, BIE 2003, 5 (Maars/Nordprofil)
Het is aan de feitenrechter om aan de hand van omstandigheden van't geval te beoordelen of sprake is van feitelijke bekendheid.

HR 2 april 2004, LJN AO6893 (Jysk/Doréma)
Bij gebreke van het onderscheidend vermogen behoeft het hof op de vraag of in de gegeven omstandigheden verwarringsgevaar bestond, niet meer in te gaan.

Heeft u een afschrift van een 'klassieker' die nog niet digitaal beschikbaar is, of meent u dat een andere inhoudsindicatie treffender is, tipt u dan de redactie: redactie@ie-forum.nl. Leest u vooral ook het Overzicht modellenrechtpraktijk HvJ EU, een zogenaamd, continue bijgewerkt living document, over aanhangige procedures en de meer recente uitspraken, IEF 10424.

S.H. Kingma, De botsing tussen IE- en privacyrechten - het einde van het Lycos/Pessers-tijdperk, Privacy & Informatie Afl. 2012-4, p. 171-176.

Een bijdrage van Sil Kingma, Boekel De Nerée.

Vorig jaar heeft de hoogste civielrechtelijke instantie van Zweden, in de zaak Bonnier Audio AB c.s./Perfect Communication Sweden AB [red. IEF 11204] prejudiciële vragen gesteld aan het Europees Hof van Justitie (HvJ) over het toepassingsbereik van en de verhouding tussen de Dataretentierichtlijn en artikel 8 van de Handhavingsrichtlijn. Inmiddels heeft het HvJ ter zake arrest gewezen. Het arrest van het HvJ en meer in het bijzonder de conclusie van advocaat-generaal Jääskinen bij dit arrest, gaf aanleiding voor het schrijven van dit artikel. De uitkomst van het arrest druist in tegen de in Nederland geldende rechtspraak op dit punt en verdient daarom onze aandacht. Na een bespreking van de relevante (Europese) regelgeving en jurisprudentie, wordt de inhoud van het door het HvJ ter zake gewezen arrest besproken. Vervolgens wordt in dit artikel ingegaan op de vraag of de voor de praktijk erg ongunstige conclusie van de A-G terecht is. Ten slotte zal worden nagegaan welke gevolgen de in mijn ogen juiste conclusie van de A-G heeft voor de Nederlandse rechtspraktijk.

1 Inleiding
De Zweedse rechter heeft in zijn verzoek aan het HvJ gevraagd of de Dataretentierichtlijn eraan in de weg staat dat informatie over een abonnee aan wie een IP-adres is toegewezen, aan civiele partijen wordt medegedeeld. Tot op heden wordt deze vraag voor Nederland veelal beantwoord aan de hand van het in het Lycos/Pessers-arrest bepaalde toetsingskader. Dit door de Hoge Raad der Nederlanden gewezen arrest stamt echter van voor de inwerkingtreding van de Dataretentierichtlijn. Het is dus interessant na te gaan of met de komst van de Dataretentierichtlijn de Lycos/Pessers-criteria naar de prullenbak kunnen worden verwezen.

Het bovengenoemde artikel 8 van de Handhavingsrichtlijn regelt, kort gezegd, dat lidstaten erin moeten voorzien dat een rechter op verzoek van een houder van een intellectuele-eigendomsrecht (IE-recht) de in een procedure betrokken partij kan bevelen informatie over de herkomst en de distributiekanalen van goederen en diensten te verstrekken die inbreuk maken op een IE-recht. De Dataretentierichtlijn heeft tot doel de nationale bepalingen van de lidstaten te harmoniseren voor wat betreft de bewaringsverplichtingen van onder andere ISP’s ten aanzien van gegevens van haar abonnees. Dit ten behoeve van de bestrijding van criminaliteit.

Inhoudsopgave:
1 Inleiding
2 Relevante Europese regelgeving
  2.1 IE-rechtelijke richtlijnen
     2.1.1 E-Commercerichtlijn
     2.1.2 Handhavingsrichtlijn
   2.2 Privacyrichtlijnen
     2.2.1 E-Privacyrichtlijn
     2.2.2 Dataretentierichtlijn
3 Relevante Nederlandse wetgeving
4 Relevante rechtspraak
   4.1 Nationaal
     4.1.1 Lycos/Pessers
   4.2 Europees
     4.2.1 Promusicae-arrest
5 Bonnier Audio c.s.
   5.1 Conclusie HvJ
   5.2 Conclusie A-G
6 Analyse uitspraak HvJ
7 Rechtsgevolgen voor Nederland
8 Conclusie

Lees het gehele artikel, inclusief uitgebreide voetnootverwijzingen hier.

Een bijdrage van Michel Frequin, VOI©E.

In navolging van de eerdere conclusies IEF 12042. Het voortgezet algemeen overleg auteursrecht heeft vier moties opgeleverd waarin de noodzakelijke nuances helaas ver te zoeken zijn. De regeringspartijen lijken verdeeld, op Europese regelgeving wordt niet gelet en de staatssecretaris brengt de nuances niet terug in het debat. Een impressie van Michel Frequin.

Misleidend gebruik van terminologie
Het meest storende is het bewust ongenuanceerd en daardoor onjuist en misleidend gebruik van terminologie. Zo gaat het steeds over een "downloadverbod", terwijl rechthebbenden het downloaden alleen maar willen stimuleren, maar dan wel graag van een legale bron, waardoor zij direct of indirect nog wat centjes voor het gebruik van hun werk krijgen. Waar het om gaat is of het downloaden uit een illegale bron formeel een auteursrechtinbreuk is. Een deel van de rechthebbenden vreest namelijk dat op termijn het illegale aanbod niet of minder effectief juridisch kan worden bestreden als het gebruik daarvan niet onrechtmatig is.

Zo wordt de thuiskopievergoedingsregeling steeds voorgesteld als een vergoeding voor (illegaal) downloaden. De thuiskopievergoeding ziet echter niet op het overzetten van bestanden en computerprogramma's van het internet naar de eigen computer (definitie downloaden). De thuiskopievergoeding ziet op de daaropvolgende niet-tijdelijke vastlegging van het (auteursrechtelijk beschermd) bestand. Het downloaden en vastleggen zijn twee gescheiden handelingen met verschillende auteursrechtelijke relevantie en die nuance is nu juist cruciaal om er voor te zorgen dat het illegaal aanbod kan worden bemoeilijkt, de consument buiten schot kan blijven en de rechthebbenden ten minste voor het thuiskopiëren een billijke vergoeding blijven ontvangen. Als het aan de Hoge Raad ligt zou deze oplossing binnen de Europese regelgeving vallen, al moeten we voor de bevestiging daarvan wachten op de uitspraak van het Europese Hof.*

Onterechte kritiek op thuiskopieregeling
Tegenstanders van de thuiskopievergoedingsregeling, waaronder de staatssecretaris, hebben geen goed woord over voor deze regeling: ouderwets, oneerlijk en het zou zelfs modernisering en nieuwe businessmodellen in de weg staan. Stichting de Thuiskopie en VOI©E hebben herhaaldelijk aangegeven dat de wettelijke thuiskopievergoedingsregeling mediumneutraal en – via aanwijzing van voorwerpen per AMvB –flexibel is en per 1 januari 2013 ook weer helemaal up-to-date. Er is ook geen sprake van dubbele betaling. De meeste legale diensten, zoals Spotify, verlenen wel legaal toegang tot de werken, maar staan niet toe dat er een permanente vastlegging plaatsvindt of dat een werk wordt overgezet naar een ander voorwerp. Dat geldt voor heel veel werken die door of namens rechthebbenden via internet beschikbaar worden gesteld, vooral omdat technische middelen om het thuiskopiëren te reguleren door de consument onwenselijk worden geacht en dan al snel de privacy betreden wordt. De thuiskopieregeling legaliseert nu juist die vastleggingen voor privégebruik. Er is dus helemaal geen belemmering voor nieuwe businessmodellen. Nieuwe modellen richten zich op legaal downloaden en niet op de thuiskopie. De thuiskopievergoedingsregeling is al met al het next-best uitvoerbare systeem met respect voor de privacy, met een waarborg voor een evenredige verdeling onder betrokken rechthebbenden, en is in lijn met het stelsel in de overgrote meerderheid van de Europese lidstaten.

Bemoeilijken van illegaal aanbod én een thuiskopievergoedingsregeling
Een genuanceerde benadering van de problematiek zou wel eens tot de conclusie kunnen leiden dat de ideale oplossing voor de komende jaren juist de combinatie is van enerzijds een handhavingsmechanisme dat zich richt op grootschalige en/of commerciële inbreuken op het auteursrecht aan de aanbodzijde. En anderzijds een thuiskopievergoedingsregeling om de consumenten te ontzien en tegelijkertijd de schade voor de rechthebbenden te beperken door ten minste te voorzien in een billijke vergoeding voor het thuiskopiëren. De consument blijft buiten schot omdat en zolang hij voor de wettelijk toegestane vastlegging van het werk voor eigen gebruik – ongeacht of de bron illegaal was – een billijke vergoeding via de thuiskopievergoeding betaalt. Daardoor is de schade zodanig beperkt dat een actie uit onrechtmatige daad geen zin meer heeft. Overigens is in Nederland nog nooit tegen particuliere downloaders opgetreden.

De staatssecretaris houdt voorlopig vast aan de keuze: of handhaving of een thuiskopievergoeding, waarbij hij de voorkeur geeft aan handhaving. Daarmee gaat hij er blijkbaar nog steeds van uit dat de huidige thuiskopieregeling het illegaal downloaden legaliseert. Dat is ook tot op heden de conclusie van het Gerechtshof Den Haag, maar Advocaat-Generaal Huydecoper van de Hoge Raad denkt daar duidelijk anders over en voordat een keuze wordt gemaakt, lijkt het dan toch vooral verstandig om de beantwoording van de hierover gestelde vragen aan het Europese Hof af te wachten. Ook de Tweede Kamer gaat helaas vooralsnog met de 'of-of'-discussie mee en dan is het ook niet zo gek dat daar ongenuanceerde moties uit voortkomen.

Ongenuanceerde moties
• Motie nr. 56 van Verhoeven (D66) / Oosenbrug (PvdA) strekt er toe dat de regering afziet van voorstellen tot wetswijzigingen die een downloadverbod tot stand brengen of anderszins het recht op het maken van een "thuiskopie" beperken.
Daar hebben we weer de term "downloadverbod", waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen legaal en illegaal downloaden. Maar deze motie verdient steun voor zover deze de thuiskopievergoedingsregeling in stand houdt.

• Motie nr. 57 van Verhoeven (D66) / Oosenbrug (PvdA) strekt er o.a. toe dat de regering er zorg voor draagt dat ISP’s niet meer worden ingezet als politieagent via het opleggen van blokkades van (een gedeelte van) het internet. In zijn ongenuanceerdheid een buitengewoon onverstandige motie.
In zijn ongenuanceerdheid een buitengewoon onverstandige motie.
Als de aanbieders van illegaal aanbod op internet niet tegengehouden kunnen worden, kunnen tussenpersonen – zo nodig door de rechter en na zorgvuldige belangenafweging – gedwongen worden grootschalig illegaal aanbod (zoals via The Pirate Bay) te blokkeren.

Stichting BREIN gaat namens de rechthebbenden nooit achter de inbreukmakende consument aan, maar achter de 'winkel' op internet waar die consument toegang tot illegale bestanden krijgt. Als zo’n winkel zich in het buitenland verschanst en volhardt in zijn illegale handel dan kan het zijn dat blokkering door access providers de meest proportionele maatregel is. BREIN sloot vorig jaar meer dan 600 illegale internetwinkels. Een beperkt aantal gaat hardnekkig door en zal uiteindelijk ook geblokkeerd moeten worden.

Laat de rechter hier zijn werk doen en roep de tussenpersonen ter verantwoording om samen met de rechthebbenden afspraken te maken over het weren van illegaal aanbod. Als het D66 en PvdA ernst is om legale businessmodellen te stimuleren, of dat nu via individuele of collectieve licenties geregeld wordt, dienen zij deze motie in te trekken. Het belemmeren van illegale platforms is een belangrijke aanvullende voorwaarde voor succesvolle digitale innovatie.

• Motie nr. 58 van Oskam (CDA) / Taverne (VVD) strekt er toe dat de regering alles in het werk stelt om het heffingenstelsel met ingang van 1 januari 2014 af te schaffen, en te komen met een alternatief handhavingsmechanisme dat zich uitsluitend richt op grootschalige en/of commerciële inbreuken op het auteursrecht.

Het is een prima idee dat de regering gaat nadenken over zo’n alternatief handhavingsmechanisme, maar het is onverstandig om dat bij voorbaat te koppelen aan de afschaffing van een 'heffingenstelsel' dat er nu juist voor kan zorgen dat de handhaving zich blijft richten op grootschalige en/of commerciële inbreuken aan de aanbodzijde, de consument buiten schot laat en de rechthebbenden daarvoor compenseert. Zolang er geen technische mogelijkheden zijn om illegaal thuiskopiëren tegen te gaan, dient door de wet een vergoeding te blijven worden opgelegd voor thuiskopieën uit illegale bron om de rechthebbenden op billijke wijze te compenseren, zoals ook de Hoge Raad impliceert.

• Motie nr. 59 van Oskam (CDA) strekt er toe dat de thuiskopie-AMvB zodanig wordt aangepast dat de uitbreiding van de thuiskopieheffing naar settopboxen met harde schijf komt te vervallen, met als overweging dat hierop geen illegale kopieën kunnen worden opgeslagen en (tijdelijk) hierop opgeslagen content niet kan worden gedeeld via internet.
Deze motie is een goed voorbeeld van het op het verkeerde been staan van de Kamer. De thuiskopieregeling is geen vergoeding voor illegaal downloaden of zelfs uploaden. De huidige thuiskopievergoedingsregeling omvat een vergoeding voor het vastleggen ongeacht de legaliteit van de bron: het heeft betrekking op het vastleggen van legaal door radio of televisie uitgezonden werken, van zelf gekochte of geleende dragers, van legaal of illegaal gedownloade bestanden. Uit het laatste SEO-consumentenonderzoek blijkt dat nog altijd het merendeel van de thuiskopieën gemaakt wordt van legaal aangeboden of verworven werken en dat gebeurt dus ook op settopboxen. Staatssecretaris Teeven heeft deze motie dan ook ontraden.

Voorstel voor een breed gedragen motie
Al met al lijkt het op dit moment de meest verstandige weg voor de regering om het komend jaar de ontwikkelingen in Europese en nationale jurisprudentie af te wachten voordat onomkeerbare keuzes worden gemaakt. Wat de moties betreft zou het een verstandige zet van de Kamer zijn geweest om de regering daartoe de ruimte te bieden, bijvoorbeeld door een combinatie van de moties 56 en 58 in een nieuwe motie van D66, PvdA, VVD en CDA die er toe strekt dat de regering afziet van voorstellen tot wetswijzigingen die het recht op het maken van een "thuiskopie" beperken totdat het Europese Hof daarover een uitspraak heeft gedaan, en alles in het werk stelt om in overleg met tussenpersonen en rechthebbenden een voorstel voor een alternatief handhavingsmechanisme te ontwikkelen dat zich uitsluitend richt op grootschalige en/of commerciële inbreuken op het auteursrecht.

Dat vraagt wel om terugkeer van de nuance in het debat.

* De Hoge Raad heeft aan het Europese Hof gevraagd of een lidstaat via een beperking op het auteursrecht illegaal downloaden kan legaliseren (volgens de AG niet), en of een lidstaat desondanks ter compensatie van de rechthebbenden wel een thuiskopievergoeding mag heffen op kopieën van een bestand dat van illegale bron afkomstig is (volgens de AG wel); HR 21.09.2012 ACI cs. – Stichting de Thuiskopie.

HR 14 december 2012, LJN BX9024 (Eiseres tegen R.E.M. Holding)

Arrest Hof 's-Hertogenbosch ingezonden door Nanda Ruyters, BRight Advocaten.

Procesrecht. Niet-ontvankelijkheid. In navolging van o.a. DNL2009-0019 en IEF 8838 en arresten van het Hof 's-Hertogenbosch LJN BY6605. Over de domeinnaam hittepit.nl die linkt door naar cosibag.nl.

Beide arresten zijn echter tussenarresten als bedoeld in art. 401a lid 2 Rv, waarvan slechts cassatieberoep kan worden ingesteld tegelijk met dat van het eindarrest, tenzij de rechter anders heeft bepaald. Nu het hof niet anders heeft bepaald, is [eiseres] niet-ontvankelijk in haar cassatieberoep.

3. Beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep
Bij het hiervoor genoemde arrest van 31 mei 2011 heeft de rolraadsheer van het hof akte van niet-dienen tegen [eiseres] verleend met betrekking tot de door haar te nemen memorie van grieven. Bij het arrest van 16 augustus 2011 heeft de rolraadsheer diverse processuele verzoeken van [eiseres] afgewezen, waaronder een verzoek tot het mogen bepleiten van de zaak. Beide arresten zijn tussenarresten als bedoeld in art. 401a lid 2 Rv, waarvan slechts cassatieberoep kan worden ingesteld tegelijk met dat van het eindarrest, tenzij de rechter anders heeft bepaald. Nu het hof niet anders heeft bepaald, is [eiseres] niet-ontvankelijk in haar cassatieberoep.

Arrest Hof 's-Hertogenbosch, LJN BY6605

Op andere blogs:
DomJur (HR: [X] – R.E.M. Holding B.V.)

Beschikking HR 14 december 2012, LJN BX7456 (Realchemie Nederland tegen Bayer Cropscience)

Proceskostenveroordeling. Exequaturprocedure art. 38 EEX-Verordening. Vervolg op HR 16 oktober 2009, IEF 8276 en HvJEU 18 oktober 2011, IEF 10364. Over de toepasselijkheid van de EEX-Verordening op de tenuitvoerlegging van een buitenlands vonnis met boetebeslissing inzake een octrooi-inbreuk en de toepasselijkheid art. 14 Handhavingsrichtlijn op exequaturprocedure.

Uit het arrest van het HvJEU volgt dat art. 14 van de Handhavingsrichtlijn ook van toepassing is op een exequaturprocedure als de onderhavige en op beslissingen omtrent de daaraan verbonden kosten. Het oordeel van de rechtbank is derhalve onjuist, zodat de bestreden beschikking ten aanzien van de proceskostenveroordeling moet worden vernietigd. De Hoge Raad kan zelf de zaak afdoen door de door Bayer op de voet van art. 1019h Rv gevorderde en door Realchemie niet bestreden proceskosten alsnog toe te wijzen.

3.1 Het door Bayer in het incidentele beroep voorgestelde middel is gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat in de onderhavige exequaturprocedure geen plaats is voor een proceskostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv. De rechtbank overwoog daartoe (rov. 3.8) dat het in deze procedure niet gaat om vragen betreffende (inbreuk op) een intellectuele-eigendomsrecht, maar om vragen betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen.
De Hoge Raad heeft naar aanleiding van het middel de hiervoor in 1.1 onder 2 weergegeven vraag van uitleg gesteld, die door het HvJEU als volgt is beantwoord.
"2) De kosten die zijn verbonden aan een in een lidstaat ingeleide exequaturprocedure waarin wordt verzocht om erkenning en tenuitvoerlegging van een beslissing die in een andere lidstaat is gegeven in het kader van een procedure tot handhaving van een intellectuele-eigendomsrecht, vallen onder artikel 14 van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten."

3.2 Uit het arrest van het HvJEU volgt dat art. 14 van de Handhavingsrichtlijn ook van toepassing is op een exequaturprocedure als de onderhavige en op beslissingen omtrent de daaraan verbonden kosten.
Het oordeel van de rechtbank is derhalve onjuist, zodat de bestreden beschikking ten aanzien van de proceskostenveroordeling moet worden vernietigd.
De Hoge Raad kan zelf de zaak afdoen door de door Bayer op de voet van art. 1019h Rv gevorderde en door Realchemie niet bestreden proceskosten alsnog toe te wijzen.

dictum:
in het incidentele beroep:
vernietigt de beschikking van de rechtbank 's-Hertogenbosch van 26 februari 2008, doch uitsluitend voor zover deze betreft de in het dictum onder 4.2 opgenomen kostenveroordeling, en, in zoverre opnieuw rechtdoende, veroordeelt Realchemie in de kosten aan de zijde van Bayer gevallen en tot aan de uitspraak van de rechtbank begroot op € 12.438,62;

in het principale en het incidentele beroep:
veroordeelt Realchemie in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Bayer begroot op € 42.611,80.

Rechtbank 's-Gravenhage 12 december 2012, zaaknr. 395991 / HA ZA 11-1715 (HPS c.s. tegen Geddeg B.V./Bomée B.V.)

Octrooirecht. Procesrecht. Onrechtmatig beslag. Proceskosten. In opdracht van HPS c.s. is door Patentwerk ten aanzien van de geldigheid van EP1062095 een rapport opgesteld, daarin is geconcludeerd dat conclusie 1 en 12 zijn niet nieuw ten opzichte van EP’382 en het openbaar voorgebruik door Color Wings. Bovendien zijn deze conclusies niet inventief ten opzichte van de combinatie van de NUR Blueboard printer "(...) ben ik van mening dat EP’095 niet verleend had mogen worden omdat alle conclusies niet nieuw althans niet inventief zijn. EP’095 is dus nietig”.

HPS vordert vernietiging van het Nederlandse deel en een verklaring dat Geddeg onrechtmatig heeft gehandeld door beslag te leggen en het betrekken van AVI, X en Y in kort geding. Geddeg stelt dat HPS inbreuk maakt op haar Nederlands octrooi met haar EU-octrooi. In reconventie vordert Geddeg verklaring voor recht dat er onrechtmatig is gehandeld door het openbaar voorgebruik te verzwijgen voor Color Wings.

Het in het geding gebrachte rapport is niet weersproken en de vernietigingsvordering wordt toegewezen. Dat HPS c.s. geen belang meer zou hebben, omdat EP 095 inmiddels is vervallen, wordt niet gevolgd nu de gevorderde vernietiging onder meer relevant is voor een schadevergoedingsvordering die ziet op beweerdelijk inbreuk in het verleden. Er is niet onrechtmatig gehandeld met het wapperen en entameren kort geding.

Evenmin weersproken is dat HPS c.s. het voormelde rapport van Patentwerk, waarin de nietigheid van het octrooi onderbouwd wordt toegelicht vier dagen voor het geappointeerde kort geding, aan Geddeg heeft doen toekomen. Dat is anders wat het door Geddeg gelegde conservatoir beslag. Volgens vaste jurisprudentie handelt degene die een beslag legt op eigen risico en is diegene, bijzondere omstandigheden daargelaten, gehouden de door het beslag geleden schade te vergoeden indien het beslag ten onrechte blijkt te zijn gelegd, zulks ook in het geval hij, op verdedigbare gronden van het bestaan van zijn vorderingsrecht overtuigd, bij het leggen van beslag niet lichtvaardig te werk is gegaan.

Onder verwijzing naar HvJ Bericap-Plastinnova, waarover partijen zich nog niet hebben kunnen uitlaten en zij daartoe in de gelegenheid worden gesteld, is de vraag of 1019h Rv van toepassing is wanneer uitsluitend de nietigheid van een IE-recht aan de orde is. Geddeg wordt in haar reconventionele vordering niet-ontvankelijk verklaard.

vernietiging Nederlands deel EP 095
4.2. HPS c.s. heeft betoogd dat het Nederlandse deel van EP 095 nietig is, vanwege een gebrek aan nieuwheid en inventiviteit, waarbij zij heeft verwezen naar het door haar als productie in het geding gebrachte rapport van Patentwerk. Nu dit door Geddeg in ieder geval wat het gebrek aan nieuwheid en inventiviteit ten opzichte van de in het rapport genoemde publicaties betreft in het geheel niet is weersproken (ten aanzien van het daarnaast gestelde openbaar voorgebruik refereert Geddeg c.s. zich), ligt de vordering tot vernietiging van het na gedeeltelijke afstand luidende Nederlandse deel van EP 095, althans voor de periode dat het octrooi van kracht is geweest, reeds om die reden voor toewijzing gereed. Het standpunt van Geddeg dat, zoals zij nog heeft aangevoerd, HPS c.s. geen belang meer zou hebben bij haar vordering, omdat EP 095 voor Nederland inmiddels is vervallen, wordt niet gevolgd. HPS c.s. heeft immers onweersproken gesteld dat de gevorderde vernietiging onder meer relevant blijft in verband met een mogelijk door Geddeg in te stellen schadevergoedingsvordering die ziet op beweerdelijke inbreuk in het verleden. De vordering tot vernietiging van het Nederlandse deel van EP 095 zoals dat luidt na de akte van afstand van 22 juni 2010 zal derhalve worden toegewezen als hierna in het dictum verwoord.

Wapperen/entameren kort geding
4.5. (...) Van een serieuze, niet te verwaarlozen kans dat het octrooi geen stand zou houden in een nietigheidsprocedure behoefde Geddeg naar het oordeel van de rechtbank op dat moment niet uitgaan. Daarbij is van belang dat Geddeg c.s. onweersproken heeft gesteld dat zij HPS c.s. voorafgaand aan het kort geding verschillende malen tevergeefs heeft verzocht om haar te voorzien van informatie waaruit de nietigheid van EP 095 zou blijken. Evenmin weersproken is dat HPS c.s. het voormelde rapport van Patentwerk, waarin de nietigheid van het octrooi onderbouwd wordt toegelicht, eerst op 4 december 2010, zijnde vier dagen voor het geappointeerde kort geding, aan Geddeg heeft doen toekomen. Dat Geddeg van de nietigheid van het octrooi al had uit te gaan uit andere bron, zoals HPS c.s. stelt, is door Geddeg c.s. betwist en vervolgens door HPS c.s. niet nader onderbouwd, zodat die stelling als ongegrond wordt verworpen. Datzelfde geldt voor de stelling dat Geddeg c.s. ook na december 2010 handelingen ter handhaving van haar octrooirecht heeft verricht, welke stelling, gelet op de betwisting daarvan door Geddeg c.s., onvoldoende is onderbouwd. De vordering tot een verklaring voor recht van onrechtmatig handelen en de gevorderde schadevergoeding zal in zoverre derhalve worden afgewezen.

kosten procedure in conventie tussen HPS c.s. en Geddeg
4.14. Het arrest dat het Hof van Justitie heeft gewezen in de zaak Bericap – Plastinnova (HvJ EU 15 november 2012, C-180/11) roept de vraag op of dat artikel grond biedt voor een volledige proceskostenveroordeling in een zaak waarin uitsluitend de nietigheid van een intellectueel eigendomsrecht aan de orde is, zoals in de onderhavige zaak in conventie. In dat arrest heeft het hof namelijk onder meer het volgende overwogen over het toepassingsbereik van de handhavingsrichtlijn, waarvan onder meer artikel 1019h Rv de implementatie vormt: (...)

4.15. Aangezien dit arrest is gewezen nadat vonnis was bepaald, hebben partijen zich nog niet kunnen uitlaten over de consequenties van dit arrest voor deze zaak. Partijen zullen daarom in de gelegenheid worden gesteld dat alsnog te doen bij akte, waarbij wordt opgemerkt dat de akte uitdrukkelijk tot dit onderwerp beperkt dient te blijven. Voor zover het meer omvat, kan de akte door de rechtbank geheel of gedeeltelijk worden geweigerd. Met het oog op de aktewisseling zal de beslissing over de proceskosten in conventie, ook die in de procedure tussen HPS c.s. en Bomée en Z, waarbij HPS c.s. als de in het ongelijk gestelde partij moet worden aangemerkt, worden aangehouden.

Vzr. Rechtbank Arnhem 12 november 2012, LJN BY6186 (Nedac Sorbo B.V. tegen De Bever B.V.)

Executievonnis. Dwangsommen. In navolging van IEF 11527, over het reinigingsmiddel BLUE WONDER waar een licentieovereenkomst eindigend is. De Bever geeft bekendheid aan de haar te lanceren producten door een oranje actiesticker op de bestaande flessen te plakken.

Rechtspraak.nl: Executiegeschil over dwangsommen. In een executiegeschil als het onderhavige, waarin de vraag moet worden beantwoord of er dwangsommen zijn verbeurd, moet de voorzieningenrechter onderzoeken of de in het veroordelend vonnis door de rechter verlangde prestatie waaraan de dwangsom als sanctie is verbonden, is verricht.

Daarbij heeft de voorzieningenrechter niet tot taak de door die rechter besliste rechtsverhouding zelfstandig opnieuw te beoordelen. Hij dient zich ertoe te beperken de ter uitvoering van het veroordelend vonnis verrichte handelingen te toetsen aan de inhoud van de veroordeling, zoals deze door uitleg moet worden vastgesteld. Daarbij dient de voorzieningenrechter het doel en de strekking van de veroordeling tot richtsnoer te nemen in dier voege dat de veroordeling niet verder strekt dan tot het bereiken van het daarmee beoogde doel. Deze uitleg dient plaats te vinden met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid.

De veroordeling strekt ertoe dat De Bever inzicht wordt verschaft via welke kanalen Nedac Sorbo de uitingen over de promotieactie openbaar heeft gemaakt, met de accountantsverklaring heeft zij hieraan voldaan. De voorzieningenrechter verbiedt De Bever om dwangsommen ten uitvoer te leggen, onder last van een dwangsom.

4.6.  Volgens De Bever voldoet de afgegeven accountantsverklaring niet aan het in rov. 7.3 van het vonnis van 28 juni 2012 neergelegde gebod. Het assurance-rapport bevat slechts een overzicht van de verschillende soorten uitingen op verpakkingsmaterialen en op internet met betrekking tot de promotieactie, terwijl, zo stelt De Bever, uit de veroordeling in rov. 7.3 volgt dat Nedac Sorbo opgave had moeten doen van het aantal gedane uitingen in het kader van de promotieactie, waaronder het aantal in omloop gebrachte Blue Wonder-producten met actiesticker en niet van de soorten uitingen om informatie te verkrijgen over de omvang van de gepleegde inbreuk.

4.7. (...) Deze veroordeling strekt enkel ertoe dat De Bever inzicht wordt verschaft op welke manieren, via welke kanalen, Nedac Sorbo de uitingen over de promotieactie openbaar heeft gemaakt, en aan die informatieplicht heeft Nedac Sorbo met de hiervoor genoemde accountantsverklaring naar behoren voldaan.

4.8.  De conclusie is dan ook dat Nedac Sorbo op deugdelijke wijze aan de veroordeling in 7.3 van het vonnis van 28 juni 2012 heeft voldaan, zodat zij uit dien hoofde geen dwangsommen heeft verbeurd. (...) De Bever zal daartoe worden veroordeeld op straffe van verbeurte van een dwangsom.

5.2.  veroordeelt De Bever om aan Nedac Sorbo een dwangsom te betalen van € 5.000,00 voor iedere keer dat zij niet aan de in 5.1 uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van € 100.000,00 is bereikt,

Vzr. Rechtbank Amsterdam 1 november 2012, LJN BY6209 (Molenbeek Invest B.V. tegen gerequestreerden)

Als randvermelding. Prejudiciële vragen over toelaatbaarheid van bewijsbeslag in niet-IE-zaken.

Rechtspraak.nl: De eerste van twee tussenbeschikkingen van de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam. Verzoekster heeft verlof gevraagd tot het leggen van conservatoir verhaalsbeslag en conservatoir bewijsbeslag. Het verwijt van verzoekster jegens gerequestreerden komt er in de kern op neer dat zij vertrouwelijke en/of onjuiste informatie aan een derde hebben verstrekt, waardoor een deal met die derde niet is doorgegaan en dat gerequestreerden dat hebben gedaan met het oogmerk zichzelf te bevoordelen. Eén van de gerequestreerde zou over 16.000 e-mails beschikken die zijn gelijk zouden kunnen aantonen, maar hij was niet bereid die vrijwillig aan verzoekster te verstrekken. Het verzoek is bij beschikking van 1 november 2012 voorlopig toegestaan. Omdat het onder meer om een bewijsbeslag gaat dat geen betrekking heeft op rechten van intellectuele eigendom en in de rechtspraak daarover verschillend is geoordeeld, heeft de voorzieningenrechter in zijn beschikking van 1 november 2012 het voornemen bekend gemaakt om daarover prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad. Na het leggen van de bewijsbeslagen zijn partijen in de gelegenheid gesteld om te reageren op die voorgenomen vragen.

De voorzieningenrechter is ambtshalve voornemens de navolgende vier prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad over de toelaatbaarheid van bewijsbeslag in niet-IE-zaken:

1.  Volgens artikel 1019b lid 1 jo. 1019c lid 1 Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Rv) kan bewijsbeslag gelegd worden in zaken met betrekking tot intellectuele eigendom. Bestaat in zaken die niet vallen onder deze bepalingen ('niet IE-zaken') ook de mogelijkheid voor het leggen van een bewijsbeslag?

Toelichting.
Verschillende gerechtshoven hebben verschillend over de mogelijkheid van een bewijsbeslag in niet-IE-zaken geoordeeld:
-  Hof 's-Hertogenbosch 30 mei 2007, LJN BA9007 (niet mogelijk)
-  Hof Leeuwarden 4 augustus 2009, LJN BJ4901 (niet mogelijk)
-  ’s-Gravenhage 29 maart 2011, LJN BQ1725 (wel mogelijk)

De praktijk neemt in meerderheid aan dat de grondslag voor een dergelijk bewijsbeslag kan worden gevonden in artikel 730 jo 843a Rv en hiervoor wordt dan ook met zekere regelmaat verlof verleend. Kortheidshalve wordt verwezen naar de beslagsyllabus versie augustus 2012, p. 29-30 (bijgaand, tevens te vinden op www.rechtspraak.nl).

Het bewijsbeslag is een zeer ingrijpend middel. Zie bijvoorbeeld het door de voorzieningenrechter Amsterdam verleende verlof tot het leggen van bewijsbeslag bij een bank en het als vervolg daarop gevoerde kort geding tot inzage van het bewijs waarop het beslag rustte op grond van artikel 843a Rv en het daar weer uit voortvloeiende deurwaarderskortgeding. De genoemde uitspraken zijn bijgevoegd. Ze zijn ook op rechtspraak.nl gepubliceerd:
BY0184 KG RK 12-1416 beschikking beslagverlof
BY0185 KG ZA 12-1023 artikel 843a Rv procedure
BY0187 KG ZA 12-1343 deurwaarderskortgeding

2.  Indien bewijsbeslag in niet IE-zaken mogelijk is, moet er dan bijzondere terughoudendheid worden betracht bij het leggen van bewijsbeslag in woonhuizen? En als dit zo is, dient de voorzieningenrechter daarvoor in zijn beslagverlof bijzondere bepalingen op te nemen?

3.  Dient de voorzieningenrechter bij de beslaglegging (in geval van bewijsbeslag in niet IE-zaken) aanwezig te zijn? zo ja, geldt dit altijd of alleen als het gaat om beslag in woonhuizen. Zo nee, dient hij zich dan beschikbaar te houden voor vragen of problemen die zich tijdens de beslaglegging voordoen?

Toelichting vragen 2 en 3:
Het bewijsbeslag kan als het moet worden gelegd in een woonhuis praktisch gezien een soort 'civielrechtelijke huiszoeking' opleveren, zodat de vraag opkomt of dit evenals de strafrechtelijke huiszoeking moet worden voorzien van de waarborg dat (al dan niet 'ter plekke') onmiddellijk een rechterlijke toets kan worden ingeroepen. Overigens kan ook een bewijsbeslag in een bedrijfsruimte zeer ingrijpend zijn: veelal wordt een deel van het bedrijf praktisch stilgelegd en ook daar kunnen privacybelangen (bijvoorbeeld van werknemers) een rol spelen. De vertrouwelijkheid van bedrijfsgevoelige informatie is in die zin gewaarborgd dat in het verlof bepaald pleegt te worden dat de verzoeker niet bij de beslaglegging aanwezig mag zijn en dat de inzage pas plaatsvindt in het kader van de artikel 843a Rv procedure.

4.  Artikel 292 lid 5 Rv bepaalt: "De rechter houdt de beslissing op de eis of het verzoek aan totdat een afschrift van de beslissing van de Hoge Raad is ontvangen." Is met deze bepaling verenigbaar dat als de spoedeisendheid van een verzoek dit vereist, het verzoek voorlopig wordt toegewezen, waarbij de definitieve beslissing wordt aangehouden in afwachting van het antwoord van de Hoge Raad op de te stellen prejudiciële vraag?

Toelichting
Vanuit de gedachte dat het meerdere het mindere omvat wordt soms een voorlopig verlof tot beslaglegging gegeven (zie Hof 's-Hertogenbosch 7 oktober 2010, LJN BN9816 en beslagsyllabus versie augustus 2012, pagina 9). Wat de rechtsgevolgen van het voorlopig beslagverlof zijn als het niet komt tot een definitieve verlening van het verlof is overigens nog niet uitgekristalliseerd.
Ook in het onderhavige geval is een voorlopig beslagverlof verleend, omdat het anders niet mogelijk zou zijn een prejudiciële vraag aan de Hoge Raad te stellen zonder dat een onaanvaardbaar risico in het leven wordt geroepen dat het bewijsmateriaal waarop verzocht wordt beslag te mogen leggen verdwijnt. Op deze wijze kan de gerequestreerde ook de rol spelen die hem in art. 292 lid 2, 393 lid 1 en 7 en 394 lid 1 Rv, zoals ingevoerd krachtens de Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad is toegedacht. Als eerst vragen zouden worden gesteld aan de Hoge Raad en het antwoord daarop zou worden afgewacht alvorens verlof te verlenen, zou immers gerequesteerde genoemde rol niet spelen.

BGH 13 december 2012, I ZR 182/11 (Metall auf Metall II)

In navolging van OLG Hamburg; Langverwacht, uitspraak helaas pas over enkele maanden beschikbaar. Gebaseerd op het persbericht: Het BGH heeft geoordeeld dat er sprake is van een auteursrechtinbreuk indien tonen of klanken worden gebruikt, in het kader van ‘freien Benutzung für eigene Zwecke’, wanneer een gelijkwaardige opname door een doorsnee muziekproducent zelf kan worden gemaakt.

Eisers zijn leden van de muziekgroep Kraftwerk. Zij hebben in 1977 een plaat uitgebracht waarop onder andere het muziekwerk “Metall auf Metall” staat. Gedaagden hebben een rythmereeks van ongeveer 2 seconden elektronisch gekopieerd en deze voortdurend herhaald voor het nummer “Nur mir”. Dit nummer is op twee muziek-cd’s uitgebracht. De rythmesectie hadden gedaagden zelf ook kunnen inspelen, aldus eiser.

Het BGH oordeelt dat eiser in zijn “Tonträgerherstellerrecht” is aangetast (§ 85 Abs. 1 UrhG) door het gebruik van de betreffende twee maten. Gedaagden kunnen zich niet met succes beroepen op het “Recht zur freien Benutzung”. Weliswaar kan er ook zonder toestemming gebruik toegestaan zijn, wanneer een nieuw werk een dusdanig grote afstand behoudt, zodat het als een zelfstandig werk is aan te merken. Een “freie Benutzung” is uitgesloten, aldus het BGH, wanneer het mogelijk is de tonen zelf in te spelen. In dat geval bestaat er geen rechtvaardiging voor de inbreuk op de ondernemingsinspanning. Ook de kunstvrijheid uit art. 5 van de Duitse Grondwet, staat dit niet toe.

Die Beklagten haben - so der BGH - in das Tonträgerherstellerrecht der Kläger (§ 85 Abs. 1 UrhG) eingegriffen, indem sie dem von den Klägern hergestellten Tonträger im Wege des Sampling zwei Takte einer Rhythmussequenz des Titels "Metall auf Metall" entnommen und diese dem Stück "Nur mir" unterlegt haben. Die Beklagten können sich nicht mit Erfolg auf das Recht zur freien Benutzung (§ 24 Abs. 1 UrhG) berufen. Zwar kann in entsprechender Anwendung dieser Bestimmung auch die Benutzung fremder Tonträger ohne Zustimmung des Berechtigten erlaubt sein, wenn das neue Werk zu der aus dem benutzten Tonträger entlehnten Tönen oder Klängen einen so großen Abstand hält, dass es als selbständig anzusehen ist.

Eine freie Benutzung ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs allerdings ausgeschlossen, wenn es möglich ist, die auf dem Tonträger aufgezeichnete Tonfolge selbst einzuspielen. In diesem Fall gibt es für einen Eingriff in die unternehmerische Leistung des Tonträgerherstellers keine Rechtfertigung. Auch aus der von Art. 5 Abs. 3 GG geschützten Kunstfreiheit lässt sich in einem solchen Fall kein Recht ableiten, die Tonaufnahme ohne Einwilligung des Tonträgerherstellers zu nutzen.

Das Berufungsgericht ist mit Recht davon ausgegangen, dass zur Beurteilung der Frage, ob es möglich ist, eine Tonfolge selbst einzuspielen; darauf abzustellen ist, ob es einem durchschnittlich ausgestatteten und befähigten Musikproduzenten zum Zeitpunkt der Benutzung der fremden Tonaufnahme möglich ist, eine eigene Tonaufnahme herzustellen, die dem Original bei einer Verwendung im selben musikalischen Zusammenhang aus Sicht des angesprochenen Verkehrs gleichwertig ist. Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsfehler angenommen, dass die Beklagten nach diesen Maßstäben in der Lage gewesen wären, die aus "Metall auf Metall" entnommene Sequenz selbst einzuspielen.

HR 22 mei 1955, BIE 1951, 70 (Spek’s Yellow)
Derden voortkwekingsmateriaal slechts in het verkeer brengen, als het voor de eerste maal als zodanig door de kweker in het verkeer is gebracht.

HR 20 januari 1961, BIE 1961, 27 (Sluis/Zwaan; Cherry Belle)
Tegen betaling voor proefneming verstrekken door de kweker van kleine hoeveelheid zaad is niet 'in het verkeer brengen'.

HR 7 mei 1971, BIE 1971, 70 (Handelsvereniging/Weston; Red Pontiac)
Een kweker heeft aan een door hem gewonnen aardappelras de naam „Red Pontiac" gegeven; deze naam is als benaming voor dit ras in het rassenregister ingeschreven op grond van een aanwijzing als bedoeld in art. 18, lid 1 sub b van de wet; daardoor is een mogelijk aan die kweker met betrekking tot die benaming voor gelijke of gelijksoortige waren toekomend recht op een merk van rechtswege vervallen.

HR 19 april 1974, BIE 1975, 28 (Sluis/Enkhuizer; Preresco)
Kwekersrecht alleen indien er eigenschap is, waardoor het ras zich duidelijk onderscheidt. Langer groen blijven is een van belang zijnde eigenschap.

HR 17 september 1982, BIE 1983, 40 (Hofstede/Visser; Hoblanche)
Wanneer niet kan worden vastgesteld, dat het door Durieux in Frankrijk in het verkeer gebrachte teeltmateriaal afkomstig is van't door Hofstede gewonnen product, komt de vraag aan de orde, of het andere ras van Durieux hetzij in Frankrijk aldus in het verkeer was gebracht, dat het algemeen bekend was geworden, hetzij die algemene bekendheid op andere gronden had verkregen.

HR 12 april 1985, BIE 1985, 56 (Van Winsen/vof Van Winsen&zonen; Elvira)
Het oprooien van de oorspronkelijk geleverde gladiolen bollen "Elvira" en uitplanten van de aan die knollen ontstane, nieuwe knollen in het nieuwe groeiseizoen, ten behoeve van de eigen professionele bloemproductie, betreft het teeltmateriaal voor gebruik in eigen bedrijf dat aan de voorafgaande toestemming van de houder van't kwekersrecht — op de oorspronkelijk geleverde bollen — is onderworpen; uitzondering op het zg. "farmer's privilege".

HR 23 februari 1990, BIE 1990, 99 (Verheijen/Enza Zaden; sla-ras Clarion)
In art. 40, lid 2 ZPW ligt voor kwekersrechtinbreuk niet het "desbewustheidsvereiste" van art. 43 Row. besloten. Verheijen Seeds had op eenvoudige wijze, verklaring van toeleverancier, kunnen aantonen dat het door haar verhandelde teeltmateriaal rechtmatig in het verkeer was gebracht.

HR 18 januari 2002, LJN AD4915 (Interplant/Oldenburger)
Als men de door Interplant gevorderde schade wil begroten aan de hand van concreet door Interplant geleden nadeel (de weg die Interplant zelf in deze zaak primair verdedigt), is inderdaad de door rechtbank en hof geaccepteerde tegenwerping dat er geen concreet nadeel was, bepaald aannemelijk.

HvJ EG 14 oktober 2004, zaak C-336/02 (STV/Brangewitz)
Gebruik van oogstproduct door landbouwers - Loonwerkers - Verplichting om aan houder van communautair kwekersrecht informatie te verstrekken.

Heeft u een afschrift van een 'klassieker' die nog niet digitaal beschikbaar is, of meent u dat een andere inhoudsindicatie treffender is, tipt u dan de redactie: redactie@ie-forum.nl.