Answer could lie in the case law of the ECJ
Met dank aan Pieter Veeze, BBIE
UNION of European practitioners in intellectual property heeft zijn vijftigste verjaardag gevierd. Dit heuglijke feit is gevierd tijdens een congres te Brussel, waarbij Edmond Simon (Directeur-Generaal van het BBIE) tijdens de opening zijn felicitaties heeft overgebracht. Een van de sprekers op het programma was Pieter Veeze (jurist bij het BBIE), die een voordracht hield over normaal gebruik van gemeenschapsmerken (de ONEL zaak).
I will of course not be able to discuss the whole study in 20 minutes, so I decided to focus on one element, which is in my view of the utmost importance for the coexistence of the systems and, in the end, for the successful functioning of the European trademark system as a whole: genuine use. Or to be more precise, territorial aspects of genuine use. You will probably all have guessed by now that I will discuss the famous ONEL-case.
But before I continue, I must make a clear statement: I admit my name is Pieter Veeze. I also admit that I am employed by the Benelux Office for Intellectual Property. I even admit being rapporteur of the opposition decision in the matter of ONEL vs. OMEL1. However, I am here today as Pieter Veeze, the person, and not in my capacity of staff member of the Benelux Office. So anything I will say is attributable to myself and to me alone, and if my personal opinion happens to correspond with the opinion of my Office, this is no more than a coincidence.
ONEL: the facts
As I am sure everyone present here today knows, in the beginning of 2010, our Office issued an opposition decision which attracted quite a bit of attention: the ONEL case. I will very briefly summarize the facts, since I assume that they are not new for most of you.
An opposition was filed at our Office against the Benelux trademark OMEL for legal services, based on an earlier CTM for the mark ONEL, also for legal services. As you can see, both the marks and the services are similar or even identical. The earlier mark was registered as a CTM for more than five years, and the defendant demanded proof of use. He specifically added that he was aware of the use of the ONEL mark in the Netherlands – which is not surprising because ONEL is active in the IP consulting business for more than 40 years. Genuine use in the Netherlands was, therefore, in confesso between the parties, and the request for proof of use only concerned other EU countries. (...)ONEL: the arguments
As a true lawyer, I always read backwards, so I will start with the conclusion (points
37 and 38 of the decision). I have fully quoted them, since I have experienced that there is sometimes a misunderstanding about it:37. Taking everything into consideration, the Office is of the opinion that the view contained in the Joint Statements stating that genuine use in one single country by definition results in genuine use in the Community, cannot be maintained.
38. The invoked right is a CTM and parties have admitted that it has only been used in the Netherlands. The services for which the invoked right is registered are destined at a large public located throughout the entire Community. Use in only the Netherlands can, given these facts, not be classified as normal use of the invoked right.
As you can see, I have underlined the words “by definition”. Many people seem not to have read those words very carefully. Our decision does not state that use in one member state is by definition not enough. It simply states that it is not by definition enough. This is, of course, something quite different. (...)
ONEL: the discussion
The discussion about genuine use of a CTM is, of course, not entirely new8. But the ONEL decision really seemed to “boost it up”. Honestly speaking, we were a bit overwhelmed by the enormous amount of attention the decision generated, not only in the Benelux, not even only in the EU, but literally worldwide. (...)ONEL: arguments against the decision
The first argument I have heard from some critics is, so to say, “haven’t these morons at the Benelux Office read PAGO9?” Or in other words, if reputation in one country is already enough, genuine use in one country will certainly be sufficient. I am not convinced by this argument. Genuine use and reputation are totally different subjects, with a totally different ratio legis. Genuine use is about the existence of the right, and we know from cases like EUROPOLIS10 and BOUNTY11 that this is a question of all or nothing. Reputation can lead to a broader protection, and we already knew from the CHEVY12 case that this can very well be limited to a specific area or country. This is also how I interpret the recent DHL13 case. (...)Genuine use: predicting the future
I now come to the last and hopefully most exciting part of this presentation: I will use my crystal ball and try to predict the future.(...)But to be honest, I am not convinced that an “invented solution” is really necessary. Perhaps the answer is closer than we all think. In ANSUL, the ECJ considered:
“When assessing whether use of the trade mark is genuine, regard must be had to all the facts and circumstances relevant to establishing whether the commercial exploitation of the mark is real, particularly whether such use is viewed as warranted in the economic sector concerned to maintain or create a share in the market for the goods or services protected by the mark, the nature of those goods or services, the characteristics of the market and the scale and frequency of use of the mark.”
In my opinion, if one would take account of all these facts and circumstances, the answer would clearly be different for a market of 500 million people than for a market that has a fraction of that population. So basically, I think the answer could lie in the case law of the ECJ itself. If all the characteristics of the market concerned – whether they are geographic, economic, sociologic, demographic or whatever – are properly taken into account – which must of course happen on a case by case basis – I think we could be on the right way to solve the problem.
Broedmachine van Saab-Spyker?
BBIE 26 mei 2011, oppositienrs. 2005435 en 2005457 (Saab AB en Spyker Cars NV tegen Rudi Izaäk van der Linden)
Merkenrecht. Oppositie o.g.v. ouder woordmerken SAAB, en o.m. woordmerken SPYKER en gecombineerde woord-/beeldmerken SPYKER tegen woordmerken SAAB-SPYKER(en 2). Oppositiebeslissing. Gedeeltelijk toegewezen. Merk wordt, behoudens uitkomst oppositie, ingeschreven voor werktuigmachines, broedmachines. Niet ingeschreven voor klasse 7 machines en werktuigmachines, motoren, koppelingen en transmissie-organen, landbouwmachines; Kl 8 handgereedschappen en -instrumenten, Kl 12. Tekens komen visueel en auditief in zekere mate overeen. Geen conceptuele betekenis, dus geen beoordeling. Sprake van verwarringsgevaar v.w.b. identiek en soortgelijk bevonden waren.
2005457.
67. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Vooral met betrekking tot de waren in klasse 7 en 12 geldt dat er sprake kan zijn van een verhoogd aandachtsniveau, aangezien deze waren zich ofwel tot een professioneel publiek richten, dan wel een grote financiële investering vergen. Voor de overige waren geldt dat niet kan vastgesteld worden of er een hoger dan wel gemiddeld aandachtsniveau aan de dag zal worden gelegd door het in aanmerking komend publiek.
68. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie.
Duurt voort totdat
Met dank aan Marloes Bakker, Klos Morel Vos & Schaap advocaten.
In navolging van IEF 8697. Auteursrecht. Leenrecht. Bibliotheekboeken. Een verlenging is geen nieuwe openbaarmaking. Anders geformuleerd: een verlengde uitlening valt immers nog steeds binnen de aangehaalde definitie van uitlenen. De procedure gaat met name om de situatie waarin de bibliotheek geen vergoeding vraagt aan de klant voor een verlenging. Het is nu duidelijk dat de bibliotheken in dat geval geen vergoeding aan Stichting Leenrecht hoeven af te dragen. Beroep slaagt niet.
A contrario redenering rondom 'aan het publiek ter beschikking komen' slaagt niet. Leenovereenkomst ex art. 7A:1777 BW wordt genoemd, in dit geval gaat het om een voortdurende uitlening ipv nieuwe uitlening. Communautaire auteursrecht (Verhuur en Leenrecht Richtlijn, hierna: VRL), billijke vergoeding en drie-stappentoets. Tussen partijen gemaakte afspraken kunnen geen invloed hebben op uitleg van de Auteurswet. Ontbreken van specificatie proceskosten, liquidatietariefbegroting. Het Hof bekrachtigd het vonnis waarvan beroep. (begeleid met een persbericht)
Openbaarmaking 11. Nu de hiervoor aangehaalde bepalingen zijn ingevoerd ter implementatie van de VRL, dienen zij richtlijnconform te worden uitgelegd, waarbij het begrip ‘uitlening’ als een autonoom Unierechtelijk begrip dient te worden aangemerkt dat uniform moet worden uitgelegd op het grondgebied van de Europese Unie. In dat verband is van belang dat uit de betreffende bepalingen uit de AW en uit de toelichting daarop niet blijkt dat de Nederlandse wetgever iets anders heeft beoogd dan de VRL. Daarbij verdient wel opmerking dat, zoals uit het voorgaande blijkt, de kwalificatie van ‘uitlening’ als een vorm van openbaarmaking een keuze van de Nederlandse wetgever is, die niet mag leiden tot een andere betekenis van dit begrip dan die welke het in de VRL heeft.(…).
Toetsing 12. Om te kunnen beoordelen of de verlenging van de uitlening van een werk moet worden aangemerkt als een nieuwe uitlening is allereerst van belang om onder ogen te zien hoe de feitelijke situatie is bij uitlening, respectievelijk verlenging. Bij de uitlening van een werk door openbare bibliotheken is sprake van het feitelijk meegeven van het werk aan de gebruiker. Het werk wordt buiten de feitelijke macht van de bibliotheek gebracht en in de macht van de gebruiker gebracht. Partijen zijn het erover eens dat bij verlenging van de uitlening door dezelfde persoon geen sprake hoeft te zijn van het terugbrengen en opnieuw in gebruik geven van het werk. Verlenging kan ook telefonisch of via internet plaatsvinden. Partijen gaan er derhalve beide vanuit gaan dat de wijze van verlenging voor het antwoord op de voorliggende vraag niet terzake doet. Bij die stand van zaken is uitgangspunt voor de beoordeling dat het werk bij verlenging niet eerst aan de bibliotheek wordt teruggegeven en vervolgens door deze opnieuw ten gebruik wordt afgestaan.13. Een belangrijk argument van Stichting Leenrecht voor haar stelling dat verlenging als nieuwe uitlening kwalificeert is ontleend aan de omstandigheid dat uitlening door de Nederlandse wetgever als een vorm van openbaarmaking is aangemerkt. Stichting Leenrecht doet in dit verband een beroep op het arrest van de Hoge Raad van 27 januari 1995, NJ 1995, 669 (Bigott/Doucal), waarin is geoordeeld dat, om te kwalificeren als openbaarmaking, vereist is dat het werk op een of andere manier aan het publiek ter beschikking komt. Volgens Stichting Leenrecht leidt de omstandigheid dat de overige leden van de bibliotheek het betreffende werk tijdens de uitlening kunnen reserveren en dat zodanige reserveringen in de weg staan aan verlenging, tot de conclusie dat verlenging is aan te merken als een nieuwe uitlening, omdat de mogelijkheid tot reservering meebrengt dar het werk aan het eind van de primaire leentermijn aan het publiek ter beschikking komt.
14. Dit argument snijdt geen hout. De in voornoemt arrest gegeven regel dat, om te kwalificeren als openbaarmaking, vereist is dat het werk op een of andere manier aan het publiek ter beschikking komt, brengt immers niet (a contrario) mee dat telkens als het werk aan het (relevante) publiek ter beschikking komt, sprake is van een nieuwe juridisch relevante openbaarmaking. Stichting Leenrecht ziet over het hoofd dat reeds sprake is van ‘aan het publiek ter beschikking komen komen’ in de zin van het auteursrecht zodra van werk in het bestand van uit te lenen werken van een bibliotheek word opgenomen. Vanaf dat moment wordt een werk ter uitlening aan het publiek aangeboden. Zulk een aanbieding aan het publiek is noch naar de inhoud en strekking van de VRL, noch het Nederlandse auteursrecht aan te merken als een ‘uitlening’. Het op deze wijze ter beschikking staan van het publiek stopt niet nadat het werk is uitgeleend aan één concrete gebruiker; het betreffende werk blijft immers in het bestand van de bibliotheek en de mensen uit het publiek kunnen dat desgewenst reserveren voor de periode na afloop van de eerste uitleentermijn. Gebeurt dat niet, dan verandert de situatie niet. Daaruit volgt evenzeer dat het “vrij zijn of komen”, c.q. de mogelijkheid tot reservering van het betreffende werk voor een concrete uitlening, niet leidt tot een (hernieuwd) ter beschikking komen van het grote publiek, zodat van een (tusssentijdse) juridisch relevante openbaarmaking die aan de weg zou staan aan het voortduren van de uitlening geen sprake is.
15. Uitlening is, zo blijkt uit de VRL (zie hiervoor rov. 8), alsook uit de hiervoor aangehaalde bepalingen van de Aw (vergelijk ook artikel 15g Aw), een rechtshandeling, waarbij het werk voor een beperkte tijd aan een bepaalde persoon uit het betreffende publiek ten gebruik wordt afgestaan. ‘Verlenging is, gelet op het voorgaande, niet als een, in het kader van bet communautaire begrip ‘uitlening’ relevante nieuwe rechtshandeling aan te merken. De periode van verlenging valt immers onder de ‘beperkte tijd’ gedurende welke een gebruiker het werk tot zijn (feitelijke) beschikking krijgt.
Bruikleen 17. Voor zover nog van belang, vloeit ook uit het overige civiele recht voort dat een verlenging van de gebruiksduur niet kan worden aangemerkt als een nieuwe uitlening. Uitlening door de bibliotheek aan de consument heeft naar Nederlands civiel recht het meest weg van een overeenkomst van bruikleen. Deze overeenkomst kenmerkt zich hierdoor dat de ene partij, de uitlener, aan de andere partij, de bruiklener, een zaak tijdelijk en om niet in gebruik geeft en de andere partij zich verbindt om het geleende terug te geven op het tijdstip dat uit de overeenkomst of de wet voortvloeit (artikel 7A:1777 BW). Deze overeenkomst wordt als een zogenaamde reële overeenkomst aangemerkt; zij komt pas tot stand doordat de uitlener een zaak daadwerkelijk ten gebruike geeft en zij duurt voort totdat de zaak wordt terug gegeven. Nu bij de verlening van de uitlening geen sprake is, althans hoeft het zijn, van een teruggeven en weer op nieuw in gebruik geven, is derhalve geen sprake van een nieuwe uitlening, maar van een voortdurende uitlening. [accentuering red.]
Het communautaire auteursrecht; billijke vergoeding en drie-stappentoets
18. Stichting Leenrecht betoogt voorts dat het recht op een billijke vergoeding noopt tot het aanmerken van een verlenging als een nieuwe uitlening. Zij wijst erop dat bij verlenging sprake is van een voortdurende exploitatie en dat het werk gedurende de periode van verlenging niet aan een derde kan worden uitgeleend. Het oordeel van de rechtbank heeft dan tot gevolg dat de auteur voor die periode een billijke vergoeding misloopt, aldus Stichting Leenrecht.19. Mede in aanmerking genomen hetgeen hiervoor in rechtsoverweging 11 voorop is gesteld, snijdt dit argument van Stichting Leenrecht geen hout. Dat over de periode van verlenging niet een separate vergoeding behoeft te worden betaald betekent niet dat de door de auteur te ontvangen vergoeding niet mede betrekking heeft op deze periode. Deze valt immers onder de periode van uitlening (aan één gebruiker), waarvoor de auteur een vergoeding ontvangt. Of die vergoeding, gelet op de periode van maximale uitlening aan één gebruiker, billijk is moet in het kader van de vaststelling van de vergoeding door StOL worden vastgesteld. Artikel 15dAw voorziet in het mechanisme daarvoor.
Drie-stappentoets 21. De hier aan de orde zijnde beperking is die van artikel 15c Aw. In het midden latend of deze beperking onder het toepassingsbereik van de ARL, TRIPS of WCT valt, overweegt het hof als volgt. Dat de beperking als zodanig niet voldoet aan de drie-stappentoets wordt door Stichting Leenrecht (terecht) niet bepleit. Het gaat in casu om de vraag of verlenging van een uitlening dient te worden aangemerkt als een nieuwe uitlening. Stichting Leenrecht betoogt dat deze vraag bevestigend moet worden beantwoord, omdat anders een categorale uitzondering wordt gecreëerd, hetgeen in strijd is met de eerste stap (beperkingen zijn alleen toelaatbaar in bijzondere gevallen). Dat betoog slaagt niet. Door uitleg van het begrip uitlenen wordt geen uitzondering daarop gecreëerd. De door rechtbank en hof aanvaarde uitleg impliceert dat een verlenging onderdeel uitmaakt van de oorspronkelijke uitlening en dus valt onder de daarvoor geldende wettelijke regeling. Evenmin wordt, gelet op hetgeen in rov. 20 is overwogen, door die uitleg op zichzelf afbreuk gedaan aan de normale exploitatie van het recht of worden de wettige belangen van de auteurs onredelijk geschaad.
Lees het vonnis hier (pdf / bibliotheken.nl / LJN / zuivere pdf)
Afstand wordt gecreëerd
Met gelijktijdige dank aan Joris van Manen & Laura Fresco, Hoyng Monegier en Christien Wildeman, Kennedy Van der Laan
Even voor jezelf lezen. Zeer uitvoerig geïllustreerde en onderbouwde uitspraak. Merkenrecht. Kleding. Inbreuk. G-Star wordt gezien als een bekend merk 2.20 lid 1 sub c BVIE. Verwarringsgevaar geen vereiste. Overeenstemming: visueel DSTR, marktonderzoek, verboden wordt: gebruik van het teken DSTR waarbij afstand tussen de D en STR is gecreëerd. Niet verboden: tekens waarbij geen afstand is gecreëerd tussen de D en STR. Dwangsom €1.000 per kledingstuk of €10.000 per dag, met maximum €1.000.000.
4.10. Bij deze stand van zaken neemt de voorzieningenrechter voorshands als uitgangspunt dat G-STAR als een bekend merk de zin van de artikelen 9 lid 1 sub c GMVo en 2.20 lid 1 sub c BVIE dient te worden aangemerkt.
4.15. Naar voorlopig oordeel kan evenwel niet zonder meer worden aangenomen dat de letters STR ook worden gelezen als ‘star’ indien het DSTR teken zo is vormgegeven dat geen afstand is gecreëerd tussen de D en STR. Naar C&A gemotiveerd heeft gesteld kan het teken DSTR immers ook worden aangeduid als lettercombinatie (fonetisch dee-es-tee-er of in het Engels die-es-tie-ar) of worden opgevat als een afkorting van het woord ‘district’. Dat laatste geldt temeer indien het teken DSTR wordt gebruikt in direct verband met en voorafgaand aan het woord ‘urban’. In dat geval is het aannemelijker dat het publiek het teken DSTR zal opvatten als ‘district’. In die gevallen is dan geen sprake van auditieve en begripsmatige overeenstemming. Dat het publiek het teken DSTR zou uitspreken als ‘diester’, zoals door G-Star aangevoerd, acht de voorzieningenrechter niet aannemelijk en de resultaten van de overgelegde marktonderzoeken geven voor die stelling ook geen steun.
4.27. De voorzieningenrechter oordeelt daarom voorshands dat C&A door gebruik van het teken DSTR waarbij afstand tussen de D en STR is gecreëerd bijvoorbeeld op een van de wijzen zoals genoemd in 4.13, voor waren waarvoor het merk is ingeschreven, inbreuk maakt op het Gemeenschaps- en Beneluxmerk G-STAR als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub (c) GMVo en artikel 2.20 lid sub (c) BVIE. Het door G-Star gevorderde verbod op inbreuk op haar merk G-STAR is derhalve toewijsbaar voor zover het gebruik van die tekens betreft.
4.28. Voor de overige tekens – derhalve die waarbij geen afstand is gecreëerd tussen de D en STR, geldt naar voorlopig oordeel dat voldoende afstand is gehouden van het G-STAR merk, zodat daarmee geen inbreuk wordt gemaakt op dat merk.
Op andere blogs:
Abcor (Design DSTR bepalend bij inbreuk C&A kleding op G-STAR merken – C&A moet groot deel mannencollectie uit winkels halen)
Op grond van diens ervaring
Hoge Raad 5 juli 2011, LJN: BP8793 (Deskundige strafzaak valse merkkleding)
Valse merkkleding, bewijs: deskundigheid getuige. Niet een verklaring van een deskundige ex art. 343 Sv. Het Hof stelt vast dat onderzoek van de kleding is verricht door een coördinator opsporing van een bedrijf dat optreedt tegen handel in namaakkleding en dat diens tot bewijs gebezigde bevindingen zijn gedaan o.g.v. door het Hof vermelde en in cassatie niet betwiste objectief waarneembare kenmerken. Gelet daarop moet het aangevallen oordeel van het Hof aldus worden verstaan dat het daarmee, zij het in minder gelukkige bewoordingen, tot uitdrukking heeft gebracht dat het hier gaat om bevindingen van een deskundige getuige, gedaan o.g.v. diens ervaring op het gebied van valse merkkleding. Aldus heeft het Hof het verweer op toereikende gronden verworpen.
2.3.2. Dienaangaande heeft het Hof in het bestreden arrest het volgende overwogen en beslist:
"Onderzoek aan de merkkleding vond plaats door de coördinator opsporing van de [A] en een verbalisant. De [A] is een coöperatieve vereniging van bedrijven die in grote mate worden gedupeerd door de handel in namaak. Namens deze vereniging werd ook aangifte tegen verdachte gedaan. In het proces-verbaal van aangifte worden de criteria genoemd aan de hand waarvan is vastgesteld dat de merkkleding vals was.
Gelet op het vorenstaande alsmede het feit dat ook ambtshalve het hof niet is gebleken van feiten of omstandigheden die zouden nopen tot een andersluidend oordeel heeft het hof geen reden te twijfelen aan de deskundigheid van het instituut [A] om als deskundige een oordeel te geven over de valsheid van merkkleding. Door de raadsman is tevens onvoldoende gesteld om aan deze bevoegdheid te twijfelen. Gelet op deze aangenomen bevoegdheid is niet relevant welke individuele medewerker het betreffende onderzoek heeft verricht. Het verweer van de raadsman wordt mitsdien verworpen.
(...)
In het proces-verbaal van aangifte van de [A] worden objectieve criteria vermeld aan de hand waarvan de echtheid van merkkleding wordt vastgesteld. Dit zijn waarneembare kenmerken. Zo wordt bijvoorbeeld vermeld dat bij valse merkkleding de wasvoorschriften klein zijn en niet zijn voorzien van juiste merkindicaties. Daarnaast ontbreken coderingen of zijn deze foutief weergegeven. Ook is de kwaliteit van de gebruikte materialen slecht en laat de afwerking te wensen over. Bovendien is vastgesteld dat geen enkel kledingstuk in een originele verpakking zat.
(...)
Verdachte had sinds 2003 een florerend bedrijfje in de kledinghandel. Op die grond gaat het hof er van uit dat zij meer dan de gemiddelde burger over kennis beschikt van alles wat met kleding te maken heeft. Verdachte heeft verklaard dat zij de kleding niet heeft gekocht bij de producenten ervan, hun dochterondernemingen of reguliere afzetkanalen.
Het hof is van oordeel dat verdachte door deze wijze van inkoop extra risico liep dat de merkkleding vals bleek te zijn. Van verdachte, als professional in de kledinghandel, mag in dit geval extra alertheid worden verlangd. Gelet op de vervalste merkkleding die verdachte voorhanden had, heeft zij deze geboden voorzichtigheid niet betracht.
Verdachte heeft zich derhalve naar het oordeel van het hof schuldig gemaakt aan schuldheling. Aan dit oordeel doet niet af dat verdachte verklaart over inkoopbonnen van de kleding te beschikken.
Het andersluidende verweer van de raadsman wordt verworpen."
2.4. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
[A] UA is een coöperatieve vereniging van bedrijven die "in grote mate worden gedupeerd door de handel in namaak". Namens de coöperatie is door [betrokkene 1], die aldaar als jurist werkzaam is, aangifte gedaan tegen de verdachte nadat door medewerkers van [A] na onderzoek was vastgesteld dat de verdachte valse merkkleding voorhanden had. Bij dat onderzoek zijn objectieve criteria gehanteerd aan de hand waarvan de echtheid van merkkleding kan worden vastgesteld. In cassatie zijn die criteria niet betwist.2.5. Het middel, dat eraan voorbij ziet dat het hier niet gaat om een verklaring van een deskundige als bedoeld in art. 343 Sv, faalt. Het Hof heeft vastgesteld dat het onderzoek van de kleding is verricht door de coördinator opsporing van [A] en dat diens tot het bewijs gebezigde bevindingen zijn gedaan op grond van - door het Hof vermelde en in cassatie niet betwiste - objectief waarneembare kenmerken. Gelet daarop moet het aangevallen oordeel van het Hof aldus worden verstaan dat het daarmee, zij het in minder gelukkige bewoordingen, tot uitdrukking heeft gebracht dat het hier gaat om bevindingen van een deskundige getuige, gedaan op grond van diens ervaring op het gebied van valse merkkleding. Aldus heeft het Hof het verweer op toereikende gronden verworpen.
Personalia: prof. Scheltema
Persbericht Prof. mr. M.W. Scheltema is per 1 juli 2011 benoemd tot hoogleraar Enforcement Issues in Private Law aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Scheltema heeft de opleiding Civiel Recht in 1991 afgerond aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de RU Leiden. Bij deze universiteit is hij in 1997 gepromoveerd op het proefschrift "Onverschuldigde betaling". In 2002 is hij cum laude geslaagd aan de Grotius Academie voor de opleiding informaticarecht.
De leeropdracht: Steeds vaker staan beleidsmakers voor de keuze of zij regelgeving via het bestuursrecht, via het privaatrecht, dan wel via een combinatie van beide zullen handhaven. Dergelijke beleidskeuzes roepen de vraag op naar de effectiviteit van verschillende (combinaties van) handhavingarrangementen. De instelling van de onderhavige leerstoel beoogt onderzoek te faciliteren om inzicht te vergaren in de voorwaarden voor effectiviteit. Daarnaast wordt met de instelling van deze leerstoel beoogd om, in het verlengde hiervan, onderzoek mogelijk te maken naar de effectiviteit van privaatrechtelijke middelen om regels inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen door multinationals te handhaven.
Op dit moment is Scheltema partner bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, alwaar hij thans werkzaam is in de sectie Cassatie. Op dit kantoor is hij eveneens voorzitter van de praktijkgroep ICT / IE, lid van de praktijkgroep Grond & Schade en is hij hoofd Opleidingen.
Fioruccis "Recht op naam" volgens nationaal recht
HvJ EU 5 juli 2011, zaak C-263/09 P (Edwin Co. Ltd tegen OHIM-Elio Fiorucci)
In navolging van T-165/06. Merkenrecht. Gemeenschapswoordmerk ELIO FIORUCCI (CTM, geregistreerd door Edwin Co. Ltd). Vordering tot nietigverklaring op grond van "recht op naam" volgens nationaal recht. Elio Fiorucci is een Italiaanse ontwerper. Hogere voorziening. Toetsing door Hof van uitlegging en toepassing van nationaal recht door Gerecht. Bevoegdheid van Gerecht om beslissing van kamer van beroep te herzien. Grenzen. Beslissing OHIM vernietigd, beroep voor het overige verworpen.
Recht op naam 32. Voor de beoordeling van de gegrondheid van de door rekwirante voorgestelde uitlegging dienen de formulering en de structuur van artikel 52, lid 2, van verordening nr. 40/94 in aanmerking te worden genomen.
33. Wat de formulering van deze bepaling betreft, dient te worden opgemerkt dat de woorden „recht op de naam” geen enkele steun bieden aan de door rekwirante voorgestelde restrictieve uitlegging, volgens welke deze bepaling enkel betrekking heeft op dit recht als een kenmerk van de persoonlijkheid en niet op de vermogensrechtelijke exploitatie van de naam.
34. De structuur van artikel 52, lid 2, van verordening nr. 40/94 [nietigheid o.g.v. ouder recht op naam] verzet zich tegen een dergelijke uitlegging. Volgens deze bepaling kan een gemeenschapsmerk immers worden nietig verklaard op vordering van een belanghebbende die „een ander ouder recht” doet gelden. Ter precisering van de aard van een dergelijk ouder recht somt deze bepaling vier rechten op. Door het gebruik van het bijwoord „met name” wordt evenwel erop gewezen dat het geen uitputtende lijst betreft. Onder de gegeven voorbeelden wordt naast het recht op de naam en het recht op een afbeelding melding gemaakt van het auteursrecht en het recht van industriële eigendom.
35. Uit deze niet-limitatieve opsomming blijkt dat de als voorbeeld aangehaalde rechten belangen van verschillende aard beogen te beschermen. Opgemerkt dient te worden dat voor bepaalde van deze rechten, zoals het auteursrecht en het industriële-eigendomsrecht, de economische aspecten zowel door de nationale rechtsordes als door het Unierecht worden beschermd tegen commerciële aantasting [zie met name richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PB L 157, blz. 45)].
36. Wanneer een recht op de naam wordt aangevoerd, is het derhalve – anders dan rekwirante aanvoert – niet mogelijk om op grond van de formulering en de structuur van artikel 52, lid 2, van verordening nr. 40/94 de toepassing van deze bepaling te beperken tot de loutere gevallen waarin de inschrijving van een gemeenschapsmerk in strijd is met een recht dat uitsluitend beoogt de naam als kenmerk van de persoonlijkheid van de belanghebbende te beschermen.
schending van artikel 52, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94 en van artikel 8, lid 3, van de CPI
55 Wat in de eerste plaats de bewering betreft dat het Gerecht, door te oordelen dat artikel 8, lid 3, van de CPI de houder van een naam het recht verleent om het gebruik van deze naam als merk te verbieden, deze bepaling heeft geïnterpreteerd op een wijze die onverenigbaar is met de formulering ervan, dient eraan te worden herinnerd dat volgens de bewoordingen van deze bepaling algemeen bekende namen van personen „enkel [...] door de houder, of met de toestemming van deze laatste” als merk kunnen worden ingeschreven. Aangezien de formulering van artikel 8, lid 3, van de CPI de inschrijving van algemeen bekende namen van personen als merk afhankelijk stelt van de toestemming van de houder van de naam, kon het Gerecht, zonder onjuiste voorstelling van deze bewoordingen, daaruit afleiden dat de houder van een algemeen bekende naam het recht heeft om zich te verzetten tegen het gebruik van deze naam als merk wanneer hij betoogt dat hij geen toestemming voor de inschrijving van dat merk heeft gegeven.
56 Wat in de tweede plaats de grief betreft dat het Gerecht, door te oordelen dat artikel 8, lid 3, van de CPI van toepassing is ongeacht het gebied waarop de betrokken naam algemene bekendheid heeft verworven, deze bepaling heeft geïnterpreteerd op een wijze die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan, dient te worden vastgesteld dat – zoals het Gerecht in punt 50 van het bestreden arrest heeft opgemerkt – de bewoordingen van deze bepaling, voor zover deze betrekking hebben op algemeen bekende persoonsnamen, geen onderscheid maken naar het gebied waarop deze algemene bekendheid is verworven. Door in punt 56 van het bestreden arrest te oordelen dat er geen rechtvaardiging is om de toepassing van artikel 8, lid 3, van de CPI uit te sluiten wanneer een algemeen bekende persoonsnaam reeds als merk is ingeschreven of gebruikt, heeft het Gerecht evenmin de inhoud van deze bepaling onjuist voorgesteld. Zoals het Gerecht heeft opgemerkt, stelt deze bepaling immers geen andere voorwaarde dan die inzake de algemene bekendheid van de betrokken persoonsnaam. 57 Wat de werken van de rechtsleer betreft, heeft het Gerecht in het kader van zijn wettigheidstoetsing de beoordeling ervan door de kamer van beroep onderzocht. Uit de punten 58 tot en met 60 van het bestreden arrest blijkt dat het Gerecht niet is voorbijgegaan aan het feit dat bepaalde standpunten waarop de kamer van beroep zich heeft gebaseerd, steun konden bieden aan de stelling van rekwirante. Het Gerecht heeft evenwel in punt 58 van dat arrest opgemerkt dat de opvatting die de kamer van beroep toeschreef aan Vanzetti, als auteur van een werk, door de auteur zelf werd betwist ter terechtzitting voor het Gerecht, waaraan deze heeft deelgenomen als advocaat van Fiorucci. Het Gerecht heeft voorts in punt 59 van ditzelfde arrest vastgesteld dat de bewoordingen die Ricolfi in zijn werken heeft gehanteerd, in het bijzonder de verwijzing naar „de algemene bekendheid [van een naam van een persoon] die het resultaat is van een eerste gebruik dat zeer vaak niet-commercieel is”, onvoldoende duidelijk was om een restrictieve uitlegging van artikel 8, lid 3, van de CPI te staven. In het geval van Ammendola, waarop punt 60 van dat arrest betrekking heeft, is het Gerecht van oordeel dat de mening van deze auteur op zich onvoldoende gezag had om de toepassing van artikel 8, lid 3, van de CPI afhankelijk te stellen van een voorwaarde die niet uit de bewoordingen zelf van deze bepaling voortvloeit. In deze omstandigheden kan het Gerecht evenmin worden verweten dat het deze voor hem overgelegde gegevens onjuist heeft voorgesteld.
ontoereikende motivering respectievelijk schending van artikel 63 van verordening nr. 40/94 en rechtsweigering
72 Hieruit volgt dat de aan het Gerecht toegekende bevoegdheid tot herziening niet impliceert dat het Gerecht bevoegd is om zijn eigen beoordeling in de plaats te stellen van die van de kamer van beroep, en a fortiori niet om over te gaan tot een beoordeling waarover die kamer van beroep nog geen standpunt heeft ingenomen. De uitoefening van de bevoegdheid tot herziening moet derhalve in beginsel beperkt blijven tot situaties waarin het Gerecht na toetsing van de beoordeling van de kamer van beroep in staat is om op basis van de elementen, feitelijk en rechtens, zoals deze zijn vastgesteld, te bepalen welke beslissing de kamer van beroep had moeten nemen.
73 In casu heeft de kamer van beroep de vernietiging van de beslissing van de nietigheidsafdeling gebaseerd op de loutere vaststelling dat Fiorucci, volgens de uitlegging die zij aan artikel 8, lid 3, van de CPI heeft gegeven, geen recht op de naam in de zin van artikel 52, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94 kon doen gelden. De kamer van beroep heeft zich dus niet uitgesproken over de invloed die de vermeende contractuele overdracht van het litigieuze merk aan rekwirante zou kunnen hebben op de geldigheid van dit merk.
74 In deze omstandigheden is het Gerecht terecht niet overgegaan tot het onderzoek van dit onderdeel van het betoog dat subsidiair door rekwirante werd ontwikkeld.
75 Voor zover rekwirante het Gerecht verwijt, het onderzoek van dit betoog niet uitdrukkelijk naar de kamer van beroep te hebben terugverwezen, hoeft enkel te worden opgemerkt dat in het kader van een voor het Hof ingesteld beroep tegen de beslissing van een kamer van beroep het BHIM overeenkomstig artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 de maatregelen dient te treffen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van het Hof. Door in punt 67 van het bestreden arrest, via een uitdrukkelijke verwijzing naar punt 64 van dat arrest, met klem erop te wijzen dat dit betoog door de kamer van beroep niet was onderzocht, heeft het Gerecht voorts een duidelijke aanwijzing gegeven wat de te treffen maatregelen betreft.
Lees het arrest hier (link).
Komst van het postagentschap
Met gelijktijdige dank aan Onur Arslan, Wessel Tideman & Sassen advocaten
Als randvermelding. Franchiseovereenkomst. Zorgplicht dat prognoses worden gehaald en deze juist zijn. Nu de onjuistheid en onvolledigheid van de uitgangspunten van de exploitatiebegroting betreffen niet de komst van een (concurrerend) postagentschap op 865 meter afstand. Contractuele plichten. Echter vorderingen afgewezen omdat het beroep op wanprestatie, dwaling en onrechtmatige daad faalt.
Wanprestatie 4.7. Uit de franchiseovereenkomst vloeit een zorgplicht van de franchisegever voort die met zich brengt dat als de prognose niet wordt gehaald, de franchisegever de verplichting heeft de franchisenemer advies en bijstand te verlenen. Dit dient ertoe om te komen tot een situatie die recht doet aan de franchiseovereenkomst, te weten een overeenkomst waarbij zowel de franchisegever als de franchisenemer baat hebben. De vraag is derhalve of The Read Shop haar zorgplicht heeft geschonden. De overgelegde e-mailwisseling bevat geen onderbouwing van de stelling van RSW. Namens RSW wordt niet gevraagd om begeleiding en ook niet geklaagd over het uitblijven daarvan. Er wordt slechts gevraagd om een gesprek over ontbinding van de overeenkomst. The Read Shop verklaart zich vervolgens bereid tot dat gesprek en merkt daarbij op dat als RSW ervoor kiest om juristen in te schakelen, zij dat ook zal doen. Vervolgens geeft The Read Shop aan er voor te kiezen om er in onderling overleg uit te komen. Ook de nadere toelichting van RSW tijdens de comparitie is onvoldoende concreet om als onderbouwing van een schending van de zorgplicht te dienen. Niet gebleken is waarin The Read Shop concreet tekort is geschoten. Gelet op de gemotiveerde betwisting van The Read Shop kan zonder nadere onderbouwing, die ontbreekt, niet worden aangenomen dat The Read Shop haar zorgplicht heeft geschonden. De stelling van RSW dat daar wel sprake van is, wordt als onvoldoende gemotiveerd gepasseerd. Ten overvloede wordt opgemerkt dat voor een bewijsopdracht dan geen plaats meer is. Daar komt nog bij dat gesteld noch gebleken is dat The Readshop in verzuim is geraakt zoals bedoeld in artikel 6:81 BW.
Dwaling 4.9. De aard van de franchiseovereenkomst brengt met zich dat de franchisegever moet zorgen voor deugdelijke prognoses. Hij dient in te staan voor de juistheid van de historische gegevens die aan de prognose ten grondslag liggen alsmede voor de juistheid van de voor het vestigingsplaatsonderzoek gehanteerde uitgangspunten. Indien de prognoses niet gehaald worden en bovendien komt vast te staan dat de prognoses niet deugdelijk zijn, is de franchisegever in beginsel schadeplichtig. Enkel een substantiële afwijking tussen prognose en behaalde marges is dus niet genoeg voor schadeplichtigheid. De redenering van RSW kan in zijn algemeenheid dus niet worden gevolgd, omdat het enkele feit dat een prognose niet wordt gehaald niet meer is dan een verkeerde voorstelling van zaken van uitsluitend toekomstige omstandigheden als bedoeld in artikel 6:228 lid 2 van het BW. Immers, een prognose is naar haar aard een uitspraak omtrent het vermoedelijke verloop van nog niet bekende, toekomstige gebeurtenissen, in dit geval te verwachten marges. Gelet op de vele onzekerheden bij de start van elke nieuwe onderneming is immers zeer goed denkbaar dat de behaalde marge afwijkt van de prognose, welke prognose op zichzelf gebaseerd is op juiste uitgangspunten en een deskundig oordeel. Als dit zich voordoet (een in alle opzichten deugdelijke prognose gevolgd door een substantieel daarvan afwijkende realiteit), dan zal doorgaans hooguit sprake zijn van dwaling in uitsluitend toekomstige omstandigheden, die dus geen grond biedt voor een vernietigingsactie. De tegenvallende marges vallen dan onder het ondernemersrisico.
4.13. Wat er ook zij van de juistheid en volledigheid van de uitgangspunten, het hiervoor geciteerde artikel 2.2 staat in de weg aan een beroep op de onjuistheid of onvolledigheid daarvan. Dit artikel bepaalt immers dat een vordering binnen 3 maanden na ondertekening van de overeenkomst moet zijn ingesteld en dat is hier niet gebeurd. RSW heeft gesteld dat The Read Shop zich in redelijkheid niet mag beroepen op dit artikel, omdat RSW pas geruime tijd later ontdekte dat er een postagentschap zou komen in [locatie]. Nu de onjuistheid en onvolledigheid van de uitgangspunten van de exploitatiebegroting niet de komst van het postagentschap betreffen – daarover is hiervoor reeds geoordeeld – gaat deze stelling van RSW niet op. Daar komt nog bij dat RSW het ondernemersplan zelf heeft ingevuld en het vestigingsplaatsonderzoek heeft ontvangen. RSW kende de inhoud, dan wel behoorde de inhoud daarvan te kennen en was dus bekend met een belangrijk deel van de uitgangspunten. Van gebrek aan wetenschap is dus hooguit in beperkte mate sprake en RSW had haar standpunt hier nader kunnen en moeten onderbouwen. De vordering tot vernietiging van de overeenkomst op grond van dwaling zal dus worden afgewezen.
Onrechtmatige daad 4.14. RSW stelt dat het verschaffen van een te rooskleurige exploitatiebegroting een onrechtmatige daad oplevert. Deze stelling wordt verworpen. Nog daargelaten dat er in de onderhavige zaak geen wanprestatie wordt aangenomen, levert een enkele wanprestatie nog niet zonder meer een onrechtmatige daad op. Ten slotte stelt RSW dat het niet aanpassen van de exploitatiebegroting bij het bekend worden van de komst van het postagentschap in [locatie] een onrechtmatige daad vormt. Op dit punt heeft de rechtbank reeds geoordeeld dat van wanprestatie geen sprake is en dat de komst van een concurrent op de markt een ondernemersrisico is. Ook heeft zij geoordeeld dat op The Read Shop niet de verplichting rustte – zo zij de informatie al had – om RSW de komst van het postagentschap in [locatie] mee te delen. Gelet hierop heeft RSW zijn stelling dat The Read Shop onrechtmatig heeft gehandeld, onvoldoende onderbouwd en kan deze niet tot toewijzing van de vordering leiden.
Om domeinnaamkaping tegen te gaan
WIPO Arbitration and Mediation Center 10 juni 2011 , Zaaknummer: DNL2011-0017 (Stichting Den Haag Marketing tegen Olthoff) Arbiter: Willem Leppink
Domeinnaamrecht. Handelsnaamrecht. www.denhaagmarketing.com "Verweerder heeft voldoende geloofwaardig aannemelijk gemaakt dat hij reeds lang actief is als ondernemer op het gebied van marketing in Den Haag", geeft voldoende legitiem belang, zeker bij dergelijke generieke termen die verwijzen naar activiteiten van verweerder. Eiseres miskent in haar stellingen dat Verweerder over een handelsnaamrecht zou moeten beschikken om haar recht of legitiem belang aan te tonen.
Eiseres miskent in haar stellingen dat Verweerder over een handelsnaamrecht zou moeten beschikken om haar recht of legitiem belang aan te tonen.
Eiseres miskent eveneens het karakter van de Regeling door subsidiair te stellen dat Eiseres een “sterker” recht zou hebben op de Domeinnaam dan Verweerder. Zie in dit verband Draijer Vermogensmanagement B.V. v. Parknet B.V., WIPO Zaaknr. DNL2008-0020. De Geschillenbeslechter hecht eraan in herinnering te roepen dat de Regeling in de kern bedoeld is om domeinnaamkaping tegen te gaan. Een procedure onder de Regeling biedt, anders dan een procedure voor de burgerlijke rechter, geen ruimte voor de afweging van belangen en de beoordeling welk recht al dan niet “sterker” is. Het vaststellen of al dan niet sprake is van handelsnaaminbreuk is niet aan een geschillenbeslechter.
Lees arbitrage hier (link)
Woordmerken met Mijn
WIPO Arbitration and Mediation Center 6 juni 2011 , Zaak-/rolnummer: DNL2011-0028 (Stichting de Nationale Sporttotalisator tegen ABC Plus) Arbiter: Wolter Wefers Bettink
Eiser is Stichting de Nationale Sporttotalisator, een loterij-organisator en houder van vijftiental woord/beeldmerken. Verweerder is ABC Plus, vastgoedontwikkelaar en houder van de domeinnamen: lottolot.nl, lottohetgrootsterisicoommiljonairteworden.nl, lottosdecembermarathon.nl, lotto6uit41.nl, lottosuperzaterdag.nl, luckylottolive.nl, totodivisie.nl en totodaagtjeuit.nl. Eiseres vordert overdracht van de domeinnaam. Verweerder voert verweer o.a. dat het woord Mijn al 30.000 heeft geïnvesteerd in dit 'project'. Verwarringwekkende overeenstemming. Geen recht of legitiem belang verweerder, niet te goeder trouw. Overdracht bevolen.
6. B. Verweerder stelt dat de ondeelbare naam “Mijnlotto” letters bevat waarmee onder andere een woord en/of familienaam kan worden gevormd niet impliceert dat “Mijnlotto” iets met kansspelen te maken heeft, noch met andere woordmerken zoals Lotto Sport en/of met woordmerken met Mijn.
7.A. De toevoeging “mijn” is een beschrijvend woord, dat aan de verwarringwekkende overeenstemming niet afdoet.
7.C. Ten overvloede wijst de Geschillenbeslechter er op dat gezien de bekendheid van de Merken, niet goed voorstelbaar is dat de Domeinnaam gebruikt kan worden voor een rechtmatig doel. Gebruik voor een vastgoedproject, zoals Verweerder kennelijk van plan was, zou naar alle waarschijnlijkheid gebruik te kwader trouw opleveren, daar Verweerder door zulk gebruik commercieel voordeel zou kunnen behalen door internetgebruikers naar diens website te leiden met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met de Merken van Eiser (artikel 3.2 onder d van de Regeling).
Lees de beslissing hier (link).
