HvJ EG 29 september 2001, zaak C-383/99 P, P&G/OHIM; Baby-dry
Baby-dry was volgens het HvJ EG ten onrechte als gemeenschapsmerk voor luiers geweigerd op basis van artikel 7 lid 1 sub c Merkenverordening.

‘Met betrekking tot merken die uit woorden bestaan, zoals het merk dat in casu voorwerp is van het geschil, moet een eventueel beschrijvend karakter niet alleen worden vastgesteld ten aanzien van elk van de woorden afzonderlijk, doch ook ten aanzien van het geheel dat zij vormen. Elk merkbaar verschil tussen de formulering van de woordcombinatie waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, en de terminologie die in het normale taalgebruik van de betrokken categorie consumenten wordt gebezigd om de waar of de dienst of de essentiële eigenschappen daarvan aan te duiden, is geschikt om deze woordcombinatie onderscheidend vermogen te verlenen, zodat zij als merk kan worden ingeschreven.’ (Ov. 40).

NJ 2002/139, m.nt. DWFV;
BIE 2001, p. 344 (act.) Br.;
IER 2001/54, m.nt. SdW;
AA 2002, p. 40, m.nt. ChG;
NTER, m.nt. HMHS

N.B. Algemeen wordt aangenomen dat dit arrest inmiddels is achterhaald door Biomild en Postkantoor.

HvJ EG 4 oktober 2001, zaak C-517/99, Merz & Krell/ OHIM; Bravo
Het Bundespatentgericht weigerde het woordmerk Bravo voor schrijfbenodigdheden op grond van artikel 3 lid 1 sub d van de Merkenrichtlijn, omdat het woord ‘bravo’ voor de betrokken handelskringen louter een bijvalsbetuiging zou zijn.

Reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot het kopen van de waren of diensten kunnen volgens het HvJ EG op zich merken zijn.

‘Het is aan de nationale rechter om van geval tot geval uit te maken of die tekens of benamingen in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden ter aanduiding van de waren of diensten waarop dat merk betrekking heeft.’ (Ov. 40).

NJ 2002/140, m.nt. DWFV;
IER 2001/56, m.nt. HMHS

HvJ EG 19 september 2002, zaak C-104/00 P, Deutsche Krankenversicherung/OHIM; Companyline
Companyline is in het Engelse taalgebied een beschrijvende combinatie die geen onderscheidend vermogen heeft voor (een ‘lijn’ van) verzekeringsproducten voor ondernemingen (‘companies’).

‘In casu gaat het om een woordmerk bestaande uit twee beschrijvende termen, zonder dat de combinatie van de twee termen een verbeeldingselement bevat dat de beschrijvende begripsinhoud overstijgt. De beschrijvende betekenis is ondubbelzinnig en dringt zich zonder analyse-inspanningen onmiddellijk op.’ (Ov. 19).

BIE 2003/19, m.nt. Ste;
IER 2002/52, m.nt. ChG

HvJ EG 5 februari 2004, zaak C-150/02 P, Streamserve/OHIM; Streamserve
Volgens het Gerecht van Eerste Aanleg was het woord streamserve samengesteld uit een basiswerkwoord (serve) en een zelfstandig naamwoord (stream) en liet het bij de betrokken consumenten dus geen ongewone indruk achter. Het was verder van oordeel dat het woord Streamserve betrekking had op een techniek voor het overbrengen van numerieke gegevens via een server, waardoor deze in een regelmatige en continue stroom kunnen worden verwerkt en dat die overbrengingstechniek een van de functies van de betrokken waren was en niet alleen een van de toepassingsgebieden daarvan. Het Gerecht heeft daaruit afgeleid dat dit woord kon dienen ter aanduiding van een kenmerk van het merendeel van de in de inschrijvingsaanvraag bedoelde waren, zodat voor de inschrijving van dit woord voor die waren de absolute weigeringsgrond van artikel 7 lid 1 sub c Merkenverordening moest gelden. Daarentegen was het Gerecht van oordeel dat het OHIM niet had aangetoond dat dit woord een beschrijvend karakter kon hebben, en evenmin dat het onderscheidend vermogen miste voor de waren van de categorieën ‘handboeken’ en ‘publicaties’. (Ov. 14-17).

HvJ EG: ‘Door […] aan te nemen dat artikel 7, lid 1, sub c, van [Merkenverordening] een doel van algemeen belang nastreefde, volgens hetwelk de voorgestelde tekens of aanduidingen door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt, heeft het Gerecht geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting over de doelstellingen van die bepalingen, zodat het die bepalingen juist heeft uitgelegd.’ (Ov. 26).

HvJ EG 5 februari 2004, zaak C-326/01 P, Telefon & Buch/OHIM; Universaltelefonbuch
In het Duits betekenen de woorden ‘Universaltelefonbuch’ en ‘Universalkommunikationsverzeichnis’ respectievelijk universele telefoongids en universele communicatiegids. Zij zijn correct gevormd in overeenstemming met de grammaticaregels van deze taal en bestaan uit gangbare Duitse termen. De woordcombinaties ‘Telefonbuch’ en ‘Kommunikationsverzeichnis’ duiden de soort van de waren en de bestemming van diensten aan, waarvoor merkinschrijving wordt gevraagd. Zij kunnen derhalve worden aangemerkt als beschrijvend voor de betrokken waren en diensten.

HvJ EG 16 september 2004, zaak C-329/02 P, Sat.1/ OHIM; Sat.2
Sat.2 is een combinatie van een gebruikelijke afkorting voor ‘Satelliet’ met een cijfer, maar kan toch wél onderscheidend vermogen hebben voor een televisiezender. ‘Dat merken bestaande uit een woordelement en een cijferelement in de telecommunicatiesector vaak worden gebruikt, wijst erop dat een dergelijke combinatie niet kan worden geacht in beginsel onderscheidend vermogen te missen.’ (Ov. 44). Het gemeenschapsmerk is inmiddels ingeschreven (op 6 februari 2006).

IER 2005/8

HvJ EG 16 september 2004, zaak C-404/02, Nichols/Registrar of Trademarks; Nichols
Een gangbare familienaam kan op zichzelf een merk zijn. ‘In het kader van artikel 3 lid 1 sub b [Merkenrichtlijn], dient de beoordeling van het al dan niet onderscheidend vermogen van een uit een - zelfs gangbare - familienaam bestaand merk concreet te gebeuren, aan de hand van de criteria die gelden voor alle in artikel 2 van voornoemde richtlijn bedoelde tekens, uitgaande van enerzijds de waar of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd en anderzijds de perceptie van de betrokken kringen. Dat aan de rechtsgevolgen van de inschrijving van het merk ingevolge artikel 6 lid 1 sub a van dezelfde richtlijn beperkingen zijn gesteld, is niet van invloed op deze beoordeling.’ (Dictum).

IER 2005/9

HvJ EG 5 oktober 2004, zaak C-192/03 P, Alcon/OHIM; BSS
HvJ EG: Het Gerecht heeft art. 7 lid 1 sub d Merkenverordening correct toegepast. Het feitelijk oordeel van het Gerecht was dat het woord ‘BSS’ ten tijde van de indiening van de inschrijvingsaanvraag van het merk BSS een gebruikelijke soortnaam voor een gebalanceerde zoutoplossing (balanced salt solution) was geworden voor de doelgroep van de betrokken waren, (oogartsen en oogchirurgen). Dit bleek uit verschillende wetenschappelijke woordenboeken en publicaties en uit de verkoop door verschillende vennootschappen van oogproducten onder benamingen met het woord ‘BSS’.

‘Het Gerecht heeft aan zijn oordeel dat het merk BSS uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik van het doelpubliek gebruikelijk zijn geworden ter aanduiding van de waren waarvoor dit merk is ingeschreven, en dat het om die reden bij de litigieuze beslissing rechtmatig nietig is verklaard, in punt 39 van het bestreden arrest terecht ten grondslag gelegd, dat niet het beschrijvende karakter van het merk, maar het heersende gebruik in de kringen waarin deze waren worden verhandeld, beslissend is.’ (Ov. 28)

HvJ EG 21 oktober 2004, zaak C-64/02 P, Erpo/OHIM; Das Prinzip der Bequemlichkeit
‘Slagzinnen kunnen een merk zijn en er gelden geen andere/ strengere criteria voor het onderscheidend vermogen. Wel moet rekening worden gehouden met ‘de omstandigheid dat de gemiddelde consument niet gewend is om de herkomst van de waar uit dergelijke slogans af te leiden.’

Het HvJ EG bevestigde de beslissing van het Gerecht om de beslissing van de Kamer van Beroep om wél strengere criteria aan te leggen te vernietigen. Zie inmiddels Kamer van Beroep 24 januari 2006 (R 392/1999-2): merk geaccepteerd en ingeschreven.

HvJ EG 9 maart 2006, zaak C-421/04, Matratzen Concord/Hukla; Matratzen
‘Matratzen’ kan in Spanje een geldig merk zijn voor matrassen, ook al is het in het Duits volledig beschrijvend voor de waar ‘matrassen.’

‘Artikel 3, lid 1 sub b en c [Merkenrichtlijn] verzet zich niet ertegen dat een leenwoord uit een taal van een andere lidstaat, waarin het onderscheidend vermogen mist of beschrijvend is voor de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, in een lidstaat als nationaal merk wordt ingeschreven, tenzij de betrokken kringen in de lidstaat waar de inschrijving is aangevraagd, in staat zijn om de betekenis van dat woord vast te stellen.’ (Dictum).

IER 2005/8

HvJ EG 15 september 2005, zaak C-37/03 P, BioID/OHIM; BioID
Dit acroniem voor ‘biometrical identification’ wordt door het relevante publiek als zodanig opgevat en mist derhalve elk onderscheidend vermogen. Het lettertype (Arial) en de grafische elementen punt ‘ ’ en het teken ‘®’, zijn ‘niet van dien aard dat ze het relevante publiek in staat stellen, de in de inschrijvingsaanvraag opgegeven waren of diensten zonder gevaar van verwarring te onderscheiden van waren of diensten met een andere herkomst.’ (Ov. 70-72).

Op grond van artikel 50 lid 6 TRIPs worden voorlopige maatregelen op verzoek van de verweerder herroepen of houden zij anderszins op gevolg te hebben, indien de procedure die leidt tot een beslissing ten principale niet wordt aangevangen binnen een redelijke termijn, te bepalen door de rechterlijke autoriteit die de maatregelen gelast wanneer het nationale recht zulks toestaat of, wanneer geen termijn wordt bepaald, binnen een termijn van ten hoogste twintig werkdagen of eenendertig kalenderdagen, naar gelang van welke van beide termijnen de langste is.

‘Als ‘voorlopige maatregel’ in de zin van artikel 50 van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, als bijlage 1 C gevoegd bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, moet worden aangemerkt een maatregel die een einde beoogt te maken aan vermeende inbreuken op een merkrecht en die wordt getroffen in een procedure met de volgende kenmerken:

• De maatregel wordt in het nationale recht aangemerkt als ‘onmiddellijke voorziening bij voorraad’ en moet vereist zijn ‘uit hoofde van onverwijlde spoed’.
• De wederpartij wordt gedagvaard en wordt, indien zij verschijnt, gehoord.
• De beslissing over de maatregel wordt schriftelijk en gemotiveerd gegeven na een inhoudelijke beoordeling van de zaak door de kortgedingrechter.
• Tegen deze beslissing staat hoger beroep open.
• Hoewel partijen steeds een bodemprocedure aanhangig kunnen maken, aanvaarden zij de beslissing veelal als ‘definitieve’ beslechting van hun geschil’. (Dictum).

Zie verder, voor antwoorden op allerlei detail-vragen over (directe werking van) artikel 50 lid 6: HvJ EG 13 september 2001, zaak C-89/99, Schieving-Nijstad/Groeneveld; Route 66 (niet opgenomen), IER 2001/59, m.nt. Red. Artikel 50 lid 6 TRIPs is inmiddels geïmplementeerd in art. 260 Rv (binnenkort in art. 1019i Rv).

Artikel 10 lid 2 sub e van Verordening (EEG) nr. 1907/90 van de Raad van 26 juni 1990 betreffende bepaalde handelsnormen voor eieren (PB L 173, blz. 5) bepaalt dat een aantal bijkomende vermeldingen op de verpakking van eieren niet mogen misleiden.

Volgens de Duitse feitenrechter ‘kon een niet te verwaarlozen deel van het publiek worden misleid door de aanduiding ‘6 – Korn – 10 frische Eier’, die tevens een handelsmerk is, en door het ingesloten informatieblaadje, daar ten onrechte wordt gesuggereerd dat het voeder van de kippen uitsluitend uit zes graansoorten bestaat en dat de eieren bijzondere kwaliteiten hebben’.

‘Om uit te maken of een vermelding ter bevordering van de verkoop van eieren de koper in strijd met […] bepaalde handelsnormen voor eieren kan misleiden, moet de nationale rechter uitgaan van de vermoedelijke verwachting van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument. Het gemeenschapsrecht verzet er zich evenwel niet tegen dat hij, wanneer hij bij de beoordeling van het misleidend karakter van de vermelding bijzondere moeilijkheden ondervindt, overeenkomstig de regels van zijn nationaal recht ten behoeve van zijn oordeelsvorming een opinie- of een deskundigenonderzoek gelast.’ (Dictum).

‘Bij gebreke van enige gemeenschapsbepaling terzake, dient de nationale rechter die een dergelijk onderzoek onontbeerlijk acht, overeenkomstig zijn nationaal recht te bepalen, welk percentage misleide consumenten hem voldoende significant lijkt om in voorkomend geval een verbod van die reclame-uiting te rechtvaardigen.’ (Ov. 36).

Voor de merkenrechtelijke verwarringsvraag is dit criterium overgenomen in de zaak Lloyd/Loints.

VIPA verkoopt componenten die met de ‘Simatic’-besturingssystemen van Siemens compatibel zijn en waarvoor zij een identificatiesysteem gebruikt dat nagenoeg overeenkomt met dat van Siemens. Het eerste deel van de tekencombinatie in de bestelnummers van Siemens wordt namelijk vervangen door het letterwoord ‘VIPA’, gevolgd door het kernelement van het bestelnummer van het originele product van Siemens. Deze bestelnummer-kern verwijst naar de kenmerken van het betrokken product en naar het gebruik ervan in het automatiseringsplatform; dit nummer moet in dit platform worden ingevoerd om de besturing te activeren.

Vergelijkende reclame beoogt consumenten de mogelijkheid te bieden, zoveel mogelijk profijt van de interne markt te trekken, aangezien reclame een zeer belangrijk middel is om overal in de Gemeenschap voor alle goederen en diensten reële afzetmogelijkheden te scheppen. Vergelijkende reclame heeft ook tot doel, in het belang van de consument, om de concurrentie tussen de leveranciers van goederen en diensten te stimuleren.

‘In casu zouden de gebruikers, wanneer VIPA het kernelement van de bestelnummers van haar aanvullende componenten voor de besturingssystemen van Siemens veranderde, de bestelnummers van de overeenkomstige producten van Siemens in een vergelijkende lijst moeten opzoeken. Dat zou, zoals de verwijzende rechter vaststelt, nadelen voor de consumenten en VIPA opleveren. Een beperkend effect op de mededinging op de markt van aanvullende componenten voor Siemens-besturingssystemen is dus niet uit te sluiten.’ (Ov. 26).

‘Artikel 3 bis lid 1 sub g [Vergelijkende reclamerichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat een concurrerende leverancier die in zijn catalogi gebruikmaakt van het kernelement van een in vakkringen bekend onderscheidend kenmerk van een fabrikant, in omstandigheden als die in het hoofdgeding geen oneerlijk voordeel trekt uit de bekendheid van dit onderscheidend kenmerk.’ (Dictum).

Derhalve dient te worden nagegaan of het door de kamer van beroep vastgestelde verband tussen de semantische inhoud van het aangevraagde teken en de betrokken waren en diensten voldoende concreet en rechtstreeks is om aan te tonen dat het relevante publiek deze waren en diensten onmiddellijk kan herkennen in dit teken en dat het dus beschrijvend is.

Gelet op het voorgaande heeft de kamer van beroep op goede gronden geoordeeld dat het relevante publiek, dat wordt gevormd door de gemiddelde consument uit het Engelstalige grote publiek, het teken map&guide beschrijvend acht voor de in de inschrijvingsaanvraag opgegeven waren en diensten.

Aangezien de bestreden beslissing evenwel berust op het juiste oordeel, dat het teken map&guide geen onderscheidend vermogen heeft wegens het bestaan van een rechtstreeks en concreet verband tussen de semantische inhoud ervan en de betrokken waren en diensten, dient te worden geoordeeld dat de kamer van beroep geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door vast stellen dat er voor de inschrijving van het teken map&guide een absolute weigeringsgrond bestaat.

Anders dan verzoekster stelt, heeft het feit ten slotte dat het Bureau reeds de inschrijving van merken zou hebben aanvaard voor waren of diensten waarmee deze merken een nauwere band hebben dan de band bestaande tussen het teken 'map&guide'  en de waren en diensten waarvoor de inschrijving van dit teken is aangevraagd, geenszins als gevolg dat een uniforme toepassing van verordening nr. 40/94 vereist dat dit teken als gemeenschapsmerk wordt ingeschreven voor de betrokken waren en diensten."

Lees het arrest hier.

Seniorennet beheert een website met toegang tot verschillende mailgroepen. Een van de mailgroepen is Muziek Carousel. In deze groep kan een lid aan andere leden van de groep boodschappen met bijlagen versturen. Seniorennet slaat deze boodschappen op. De eventuele bijlagen echter tijdelijk. I.F.P.I. en Sabam hebben vastgesteld dat de mailberichten die via de Muziek Carousel worden uitgewisseld muziek opnamen bevatten die behoren tot het repertoire van de producenten van de geluidsdragers die door hun vertegenwoordigd worden. Zij hebben daarop seniorennet gesommeerd dit inbreukmakend handelen te staken. Als reactie hierop heeft Seniorennet bevestigd dat zij de MP3 bestanden van haar mailgroep zal verwijderen.

Na deze briefwisseling blijkt Seniorennet zich te verschuilen achter haar algemene voorwaarden en de onmogelijkheid van controle. Vrijwilligers maken de dienst uit. Dit is aanleiding voor de rechtbank om aan te nemen dat Seniorennet de mogelijkheid heeft de MP3 bestanden te verwijderen.

Het verweer van Seniorennet dat zij enkel een doorgeefluik is, gaat volgens de rechter niet op.Seniorennet geeft instructies aan haar administrator betreffende wat volgens haar kan en niet kan qua muziekbijlagen. “Via een archief houdt verwerende partij de mailberichten, met eventuele bijlagen muziekbestanden, ter beschikking van de leden van de mailgroep.” Ook het feit dat de bijlagen tijdelijk wordt opgeslagen, brengt hierin geen verandering. Volgens de rechter toont dit juist aan dat Seniorennet wel actief kan ingrijpen om de eventuele inbreuken op de rechten van de I.F.P.I. en Sabam ongedaan te maken.

Ook stelt de rechter vast dat ook al zou er alleen sprake zijn van een doorgeefluik dan nog kan op haar de verantwoordelijkheid rusten om inbreuk op rechten te stoppen. “Eenieder heeft de verplichting binnen zekere grenzen het handelend op te treden om het ontstaan of voortbestaan van schade van derden te voorkomen.” Volgens de rechter kan Seniorennet in deze omstandigheden niet volstaan met een loutere verwijzing naar haar algemene voorwaarden en de regels tot de toetreding van de mailgroep. De rechter wijst de vordering toe.

 De rechter wijst de eis in reconventie af. De rechter is van mening dat de vraagstelling duidelijk is. Dit blijkt onder meer uit de door de partijen gevoerde correspondentie. Van onrechtmatig verkregen bewijs is volgens de rechter geen sprake.

Lees de uitspraak hier. Eerder bericht hier.